Proceso Abreviado por Competencia Desleal Demandante: Compañía Gervais Danone y Danone Alquería S.A. Demandado: Alpina Productos Alimenticios S.A. HECHOS: La demandante argumenta que: i) ii) iii) DANONE ALQUERÍA S.A es una empresa colombiana, resultado de la unión del GROUPE DANONE y PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA S.A ALQUERÍA. Cuyo objeto consiste en “poner a disposición de los consumidores colombianos los productos lácteos que comercializa Danone en el mundo”. DANONE es una empresa líder en el mercado desde 1919, que para la época de 1970 y 1980 ya había incursionado en los cinco continentes, “constituyéndose en el conglomerado de productos lácteos frescos más importantes del mundo (41.000.000 millones de yogures consumidos al día)”. Para el año de 2009, esta sociedad ya se encontraba presente en más de 40 países y se había consolidado como una de las 100 mejores marcas del mundo según listado publicado por la Revista Business Week. Frente a su de capacidad crecimiento económico se resalta que para el 2006, la compañía alcanzó una estimado de €1.034 millones de Euros y para el año 2007 se superan los €1.141 millones de Euros. iv) “En Colombia desde hace más de 6 años las marcas DANONE se promocionan en forma extensiva en los distintos canales de cable que transmiten su señal en el territorio colombiano (…)” A su vez, la demandante reconoce que indiscutiblemente i) ii) Alpina es líder en el mercado colombiano en la producción y comercialización de productos lácteos, con una expansión en más de 20 países. Hace más de 10 años (2000) ambas empresas mantuvieron conversaciones con el fin de realizar una alianza que no pudo concretarse. Por lo cual, la demandante afirma que ALPINA conocía de antemano los productos y las marcas de DANONE así como el “Marketing Mix”, lo que le permitió copiar de “manera desleal” las prestaciones mercantiles de DANONE. Ahora bien, dentro de los productos presuntamente imitados se encuentran: 1) Producto ACTIMEL: Comercializado por DANONE desde 1994 en 48 países y marca registrada en Colombia desde 1999. Para promocionar el producto, DANONE creó los nombres de DEFENSIS e INMUNITASS para identificar la bacteria L. Casei propia de la bebida. Posteriormente, en el año 2004, ALPINA solicita la marca DEFENSIS y lanzó al mercado en el 2007 YOX con DEFENSIS, 2) Imitación de la publicidad ACTIMEL: Según DANONE, ALPINA reprodujo la campaña publicitaria de este producto utilizada en el año 2007 y copiada de forma “casi idéntica” en un comercial de la campaña publicitaria de YOX CON DEFENSIS. Por ejemplo, en la introducción, donde DANONE se pregunta ¿Sabías que en el intestino está el 70% de tu sistema inmunológico? Y por su parte, ALPINA se cuestiona ¿Sabías que el 70% de defensas de tu cuerpo se encuentran en tu intestino? Igualmente, alegan una supuesta copia en afirmaciones como: “Crea un ambiente hostil para las bacterias perjudiciales”, imitación de “Actúa sobre la flora intestinal ayudando a crear un ambiente hostil a las bacterias nocivas”; “contribuye a reforzar tu sistema de defensas”, copiado de “ayuda a reforzar el sistema inmunitario”; “YOX es la única bebida con mil millones de DEFENSIS” copia de “ACTIMEL es el único con diez mil millones de su fermento exclusivo L. Casei DEFENSIS”. Otra copia del comercial se identifica porque “en ambos comerciales se muestra una figura humana masculina que empieza a beber el producto y se genera un efecto de transparencia (…), en virtud del cual se puede observar el producto ingresando al organismo en forma de partículas que llegan al estómago y allí se mueven”. Para DANONE, también hubo copia del comercial STRESS de YOX con el comercial ACTIMEL JASP HOMBRE, al presentar imágenes que reflejan el día a día como multitudes en las calles, congestión vehicular, situaciones en la oficina; confirmando que el trote diario disminuye las defensas. De donde se infiere que ALPINA copió sistemáticamente los elementos esenciales del Marketing Mix como el nombre del fermento (DEFENSIS); el color de la botella y su cantidad; y el número de botellas que contiene la presentación en pack; entre otros. 3) Producto LICUAMIX: Comercializado por DANONE desde el 2004, el cual consiste en una mezcla de frutas y cereales. No obstante, en el año 2005, ALPINA solicitó el registro de la marca LICUAMIX para distinguir productos de la clase 29 internacional. Registro cuyo único objetivo fue bloquear la comercialización de LICUAMIX DANONE en Colombia, pues para ese momento, ALPINA no estaba haciendo uso de la marca. 4) Producto LICUADO: La marca es propiedad de DANONE en diferentes partes del mundo, registrada en el país para el año 2000. “Cuando DANONE entró al mercado colombiano, encontró que ALPINA comercializa el yogurt de frutas de marca LICUADO. (…) La comercialización del producto LICUADO de ALPINA en Colombia constituye un obstáculo para el registro y posterior venta por parte de DANONE de un producto lácteo que lleve el mismo nombre”. 5) Producto ACTIVIA: A nivel mundial, es la marca más reconocida y valiosa de la empresa DANONE. Marca que ha logrado su registro en todo el continente europeo y en la gran mayoría de países asiáticos. “En algunos países, ACTIVIA es el nuevo nombre de un producto que en principio se denominó BIO (…)”. Expresión que posteriormente desapareció y le dio paso a la marca ACTIVIA a nivel mundial en el año 2006. En este sentido, desde el lanzamiento de las marcas BIO y posteriormente ACTIVIA, el producto ha sido muy exitoso, al punto que en la actualidad es comercializado en aproximadamente 78 países, con ventas anuales de alrededor de mil millones de Euros. Afirma la demandante que ALPINA solicitó el registro de expresiones como ALPINA BIO, BIO ALPINA, BIO ACTIVO, ALPIACTIV y ALPINA ACTIV, “las cuales reproducen la esencia de los signos empleados por DANONE para la presentación de la marca ACTIVIA, lo que evidencia una intención de bloquear cualquier posibilidad de entrada de DANONE al mercado colombiano”. Marcas que, según DANONE, no son usadas por ALPINA, lo que contraría el principio de que “las marcas que se registran lo son para ser utilizadas y no para ser instrumentos puestos al servicio de la competencia desleal”. Por su parte, ALPINA lanzó al mercado en octubre de 2007, el producto REGENERIS; un yogurt que tiene la función de regular el tránsito intestinal, por lo que puede asimilarse como un sustituto de ACTIVIA. El cual era representado por el color verde al igual que el producto ACTIVA y que de igual manera ALPINA también comercializó, generando competencia directa entre los dos productos. Así mismo, ALPINA copió otras prestaciones tales como los empaques que usaba DANONE para ofrecer su producto. En noviembre de 2008, DANONE lanzó al mercado colombiano su producto ACTIVIA 0% grasa. A su vez, días después ALPINA introdujo al mercado REGENERIS 0% grasa con elementos similares de la etiqueta usada por DANONE. Por último, DANONE afirma que ALPINA copió sus anuncios publicitarios ubicados en los paraderos de autobuses de Bogotá, en donde a partir de luces se muestra el efecto que genera el producto dentro del tracto intestinal de una persona. Escena representada por una flecha que curiosamente también se ilumina en los comerciales de ALPINA. 6) Producto DANONINO 4x4: DANONE argumenta que “la expresión 4X4 no es de uso común en el mercado lácteo, y tampoco es un elemento necesario para informarle al consumidor que un producto tiene 4 ingredientes principales”. Así mismo, se afirma que DANONINO es un sustituto del producto ALPINITO, y que tradicionalmente ALPINA comercializaba este producto sin mención adicional a las características o cualidades del mismo. Sin embargo, para marzo de 2007, ALPINA solicitó el registro de la marca ALPINITO 4x4, imitando así otro elemento del Marketing Mix de DANONE. 7) Marca VITALIS: DANONE es titular de la marca en Francia desde el 6 de enero de 1996 y posteriormente, en el año 2006 ALPINA registró la marca VITALIS en su producto FRUTTO CON VITALIS, como un néctar de frutas que se mezcla con un probiótico que la demandada denominó como VITALIS. Lo cual, en consideración de la demandante retrasa la entrada de los productos de DANONE al mercado colombiano. 8) Marca MI PRIMER DANONE: Fue registrada por primera vez en mayo de 2004 en Francia, y 3 años después fue solicitada en Colombia. Según DANONE, el 8 de marzo de 2007, ALPINA registró MI PRIMER ALPINITO, evidenciando así su ánimo de imitar. EXCEPCIONES Con fundamento en lo anterior, ALPINA presentó las siguientes excepciones: i) Licitud de la conducta: La conducta de la sociedad demandada corresponde a una respuesta natural en el mercado, encaminada a satisfacer las actuales necesidades de los consumidores. Por tal razón, con el fin de cumplir con los requerimientos propios del mercado, en el año 2007 incursiona en el campo de los productos denominados funcionales, a través de productos como ALPINA YOX CON DEFENSIS, REGENERIS, al ser beneficiosos para la salud intestinal, física, mental. De ahí que, su único objetivo buscaba “impulsar sus nacientes productos, mediante la utilización del sistema comunicacional más apto para que sus beneficios sean aprehendidos y captados por el público al que van dirigidos” Así mismo, ALPINA reconoce que no ha sido la única marca dentro del mercado de productos funcionales colombianos. Al respecto, expuso que la empresa PARMALAT lanzó al mercado el producto VAALIA, cuya función principal consiste en mejorar el desarrollo de la flora intestinal y mantener el equilibrio de las funciones digestivas. De donde se colige que, su incursión estuvo precedida por la sociedad PARMALAT, La cual, según la demandada es la empresa pionera en utilizar dentro de sus empaques el color verde oscuro, así como la presencia de la flecha hacia abajo presupuesta en el abdomen de una mujer sentada; haciendo énfasis en el tracto intestinal. De igual manera afirman que “la libertad de empresa protegida en Colombia, incluye la posibilidad de que un competidor en el mercado, pueda incursionar con productos que sean iguales o similares a aquellos que ya se encuentran en el mercado, permitiéndosele además que pueda ganar al público consumidor de otro competidor en el mercado, haciendo uso para ello de prácticas que resulten deshonestas”. De esta forma, puede aseverarse que la intención de ALPINA no fue la de obstaculizar la afirmación en el mercado de las demandantes, o entorpecer en forma alguna la llegada de nuevos competidores. Por el contrario, se buscó responder a las necesidades del mercado que hasta ese momento estaban siendo cubiertas por PARMALAT, ampliando así la oferta en esta clase de productos. En criterio de ALPINA, “la sociedad DANONE cuenta ahora y contaba en su momento con sus marcas registradas en el territorio colombiano, las cuales la facultaban para ingresar libremente sus productos en el mercado nacional, circunstancia cuya concreción no depende de la voluntad de la sociedad ALPINA, sino de las estrategias comerciales de la sociedad demandante, de las cuales no puede culparla” De tal manera que si la SIC ordenaba a ALPINA retire sus productos del mercado por ser similares a los de otra empresa, desconocería la necesidad de innovación inspirada a partir de ideas de otros competidores, por lo que la demanda no podría afectar únicamente a la empresa demandada sino a las demás empresas participantes del mercado. En defensa de ALPINA, la demanda de DANONE tiene como único propósito, la salida del mercado de productos lácteos de su principal competidor, pues no se puede desconocer que “(…) en el momento en que se dieron las conversaciones para una posible alianza con una de las hoy demandantes, no quiso vender parte de su compañía, todo lo cual puede indicar una retaliación encaminada a terminar con una de las empresas de mayor trayectoria en Colombia, que se convierte en la piedra en el zapato para el posicionamiento en el mercado de las demandantes (…)” Por último, ALPINA señala que debe tenerse en cuenta que desde 1992, muchos años antes de que la DANONE ingresara al mercado colombiano, la sociedad ya había incursionado en el enriquecimiento del yogurt con la adición de probióticos, como bacterias benéficas para la salud. Beneficios enfocados a facilitar el tránsito digestivo y a aumentar las defensas. ii) Ejercicio legítimo de derechos por parte de la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.: ALPINA considera que no se aportan pruebas suficientes que sustenten el supuesto perjuicio causado a la sociedad demandante, toda vez que todas las actuaciones de ALPINA, se encuentran respaldadas y obedecen al ejercicio de derechos legítimos, consagrados en LCD. En la medida que los registros marcarios fueron otorgados por la División de Signos Distintivos de la SIC, a través de actos administrativos y que en la actualidad se encuentran vigentes. De ahí que sea equivocado afirmar que el desarrollo de su empresa se limite a usurpar las marcas de DANONE, pues está en la facultad de usar las marcas que le fueron conferidas. Prueba de lo anterior, es que, si bien la accionante asegura que “ha tenido presencia marcaria en Colombia desde 1999, aun cuando sólo ha efectivamente entrado al mercado recientemente”, por lo tanto, si ALPINA hubiese querido entorpecer su ingreso al mercado, tenía la posibilidad de cancelar por no uso sus registros marcarios, situación que no se produjo. iii) Excepción de prescripción: Con fundamento en el artículo 23 de la LCD, la demandada argumenta que, para la fecha de presentación de la demanda, ya había vencido el termino de prescripción para invocar la acción de competencia desleal. CONSIDERACIONES La Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales, concluyó que las sociedades DANONE y DANONE ALQUERÍA estaban facultadas para adelantar esa clase de acción en razón a su participación en el mercado colombiano. Luego entonces, se entiende cumplido el requisito según, el cual “una persona está legitimada para incoar una acción de competencia desleal siempre que acredite la efectiva participación o su intención de participar en el mercado y la afectación actual o potencial de sus intereses económicos como consecuencia de los actos que denuncia”. Como segundo requisito, se exige que la parte actora ostente un interés económico afectado o amenazado por el acto de competencia desleal. Exigencia que también se cumple en el sub lite, en razón a que la conducta denunciada se concreta en la imitación sistemática de sus prestaciones mercantiles, afectando sus intereses económicos en la medida en que los hechos alegados podrían implicar la obstaculización en el mercado de productos lácteos. Ahora bien, en lo que respecta a los problemas jurídico, la Entidad se concentró en determinar si ¿Las conductas cometidas por ALPINA configuran el acto desleal de imitación sistemática la luz del artículo 14 de la Ley de Competencia Desleal? 1. Imitación Sistemática: Este acto es entendido como una práctica obstruccionista que está encaminado a restringir el afianzamiento de las prestaciones del imitado, así como dificultar su afirmación en el mercado. Empero, sin olvidar que esta conducta debe superar aquello que es considerado como una respuesta natural del mercado. Frente a esta especifica conducta, la Superintendencia aclaró que: (…) han de tenerse en cuenta todas aquellas prestaciones o iniciativas imitadas sistemáticamente, incluyendo por supuesto las creaciones formales, por cuanto, se reitera, la protección de este específico desleal es impedir un comportamiento desleal orientado a evitar que otros agentes ingresen y se afiancen en el mercado, lo cual propende por una mayor oferta que beneficia tanto la competencia, como a los consumidores y al mercado en general (…). Con fundamento en lo anterior, precisó cuáles son los elementos constitutivos del tipo: 1) La imitación debe ser sistemática; 2) Que dicho acto produzca efectos nocivos por impedir u obstaculizar “‘las posibilidades de introducción, consolidación o ampliación de un tercero en el mercado’”. 3) Las prestaciones imitadas deben ser nuevas a tal punto que le representan una singularidad competitiva al sujeto pasivo; 4) La imitación debe recaer sobre una pluralidad de prestaciones o iniciativas del mismo empresario; 5) La empresa imitada no puede estar asentada en el mercado En el caso concreto, la SIC estudió los referidos requisitos, encontrando que ALPINA tuvo conocimiento de las iniciativas empresariales y prestaciones mercantiles de DANONE. Lo anterior, con base en las negociaciones previas de las partes, así como la competencia que tienen en países como Estados Unidos. Así, en razón al fracaso de las negociaciones, se encontró que la demandada empezó a solicitar el registro de signos distintivos que estaban relacionados con DANONE tales como ALPINA ACTIVIO, DEFENSIS, INMUNITAS, INMUNIS, BIOALPINA, BIO-ACTIVIO, LICUAMIX, ALPINA VITALIS, ALPINA ACTIV, ALPINA YOX CON DEFENSIS, DEFENS, MI PRIMER ALPINITO Y ALPINITO 4x4. Por otra parte, ALPINA tuvo conocimiento de la entrada al mercado de DANONE a través de los medios de comunicación desde el 2004, en donde se afirmaba que la demandante ingresaría al mercado colombiano. Argumento que de igual forma utilizó la Entidad para asegurar que la demandada empezó a generar obstáculos para la entrada de DANONE al territorio colombiano. Del mismo modo, la SIC encontró que al haber lanzado al mercado el producto YOX CON DEFENSIS, ALPINA hizo uso de las expresiones DEFENSIS e INMUNITAS que correspondían a las iniciativas de DANONE. Las cuales eran utilizadas para explicar los beneficios de la bacteria Lactobacillus Casei” empleada en el producto ACTIMEL. Así mismo, se encontró semejanza en la presentación del producto en ambas marcas, en donde se resaltaba en la botella la palabra DEFENSIS. Por lo cual, se concluyó que este hecho inducía en error al consumidor al hacerlo pensar que correspondía a un ingrediente y no a un elemento del “Marketing Mix” de DANONE. Adicionalmente, se encontró similitud entre las piezas publicitarias de los extremos procesales en productos como ACTIMEL triple Defensa Vs. YOX bebida láctea defens; ACTIMEL jasp hombre Vs. Stress de YOX. Los cuales no podían ser consideradas como una coincidencia o el simple uso de elementos comunes, lo que dificultaba la entrada al mercado de DANONE. Ahora bien, frente al producto DANONINO 4x4 se demostró que hacía parte de las prestaciones de la demandante por medio del cual se apilaban 4 bloques que se asimilaban a los cuatro ingredientes principales del producto. Por su parte, ALPINA además de que registró la expresión 4x4, empezó de igual forma a utilizar la misma presentación en su producto ALPINITO. Por último, respecto al producto LICUAMIX y VITALIS, la Entidad encontró que ALPINA registró las marcas ALPINA VITALIS y LICUAMIX con el fin de imposibilitar la entrada de DANONE al mercado. Toda vez que, si ésta intentaba entrar al mercado, “no lograría una distintividad con sus propias iniciativas y prestaciones y, además, porque de hecho generaría en el imaginario del consumidor, la idea errónea de que se están copiando de la empresa líder en el mercado”. Así, Con base en lo anteriormente descrito, la entidad fundamentó que la estrategia utilizada por ALPINA sobrepasó la respuesta natural del mercado, pues la imitación pasó de ser una imitación normal, a una imitación desleal por ser predatoria. Sin embargo, se señaló que, aunque ALPINA empezó su competencia contra DANONE con su producto REGENERIS como sustituto de ACTIVIA, no se configuró la conducta, en razón a que “(…) la imitación de los elementos publicitarios como flechas, color verde, amarillo y demás, son códigos comunes de la categoría de funcionales (…). De esta forma se desestimó el cargo por considerar el acto como una respuesta natural del mercado. 1. Improcedencia de la excepción de prescripción: Para ello, la Superintendencia distinguió entre los tipos de prescripciones -ordinaria y extraordinaria-. La primera entendida como aquella “(…) eminentemente subjetiva, [que] se configura pasados dos años a partir del momento en que el legitimado para ejercer la referida acción tiene conocimiento del acto concurrencial que considera desleal”. Por otro lado, la extraordinaria de “carácter objetivo tiene lugar cuando trascurren tres años contados desde el momento de la realización del acto denunciado”. Para determinar el tipo de prescripción aplicable, se deben tener en cuenta dos escenarios en los que se puede enmarcar una conducta. El primero de estos, hace referencia a conductas que se desarrollan a través de actos duraderos o de tracto sucesivo, o si por el contrario la conducta se concreta en un solo acto final, en cuyo caso el término de prescripción se cuenta desde el momento en que la actuación se entienda completamente consumada. En el caso en concreto, la conducta se entiende un acto final materializado en la obstaculización del ingreso de DANONE a Colombia. Por ello, “el término de prescripción de la presente acción comenzó a correr desde el momento en que se consumó la ejecución del acto en cuestión”. Así pues, se considera que la conducta de ALPINA consistió en “(…) imitar sistemáticamente las prestaciones e iniciativas de DANONE para obstaculizar su entrada al mercado colombiano. [Situación que] sólo se materializó el 14 de febrero de 2008, fecha en la que ingresó DANONE al mercado colombiano, por lo que corresponde concluir que la demanda (presentada el 27 de mayo de 2009) está dentro de los términos previstos en el artículo 23 de la Ley 256 de 1996”. SENTENCIA En consecuencia, la Entidad condenó a ALPINA por la comisión del acto de imitación sistemática, y en consecuencia decidió: 1. ORDENAR el retiro y destrucción del producto YOX CON DEFENSIS; FRUTTO CON VITALIS 2. PROHIBIR el uso de las expresiones DEFENSIS y DEFENS; INMUNITAS, INMUNITASS, INMUNIS o cualquier otra expresión similar, así como de la palabra VITALIS y cualquier otra expresión similar; ALPINITO 4x4, 5x5; LICUAMIX, MI PRIMER ALPINITO, ACTIVO, BIO ACTIVO, ALPINA ACTIV, BIO ALPINA, ALPINACTIV. 3. ORDENAR abstenerse de emitir el comercial denominado YOX BEBIDA LÁCTEA DEFENSIS; así como suprimir de su publicidad el concepto y la representación del efecto “halo”; “barrera intestinal”, bloques apilados que representan los cuatro ingredientes de ALPINITO. 4. ORDENAR a ALPINA a la renuncia de los registros marcarios así como renunciar a eventuales concesiones de las marcas: ALPINA YOX CON DEFENSIS + GRÁFICA; ALPININO; BIO-ACTIVO, DEFENS, DEFENSIS, INMUNITAS, INMUNIS, LICUAMIX, 4x4, 5x5, ALPINA ACTIV, ALPINA ACTIVO, ALPINA VITALIS + GRÁFICA, ALPIACTIV, ALPINITO 4x4, MI PRIMER ALPINITO, BIO, FRUTTO CON VITALIS, ALPIACTIV. 5. CONDENAR en costas a la demandada por valor de $200.000.000 equivalente al 10% de las pretensiones negadas.
