Prosecution History Estoppel Comentarios a la Sentencias Festo I (CAFC) y Festo II (Tribunal Supremo) de los EEUU Bernabé Zea Centre de Patents / Zea, Barlocci & Markvardsen Los Lunes del CP 29 de septiembre de 2004 1 Bernabé Zea – Centre de Patents de la Universitat de Barcelona / ZBM FESTO II ¾ The language in the patent claims may not capture every nuance of the invention or describe with complete precision the range of its novelty. If patents were always interpreted by their literal terms, their value would be greatly diminished ¾ …we appreciated that by extending protection beyond the literal terms in a patent the doctrine of equivalents can create substantial uncertainty about where the patent monopoly ends. 2 Bernabé Zea – Centre de Patents de la Universitat de Barcelona / ZBM Doctrina de los equivalentes (DE) ¾ Permite impedir a un infractor evitar las acciones legales por infracción con el simple cambio de detalles menores e insustanciales de una invención patentada, mientras que mantiene la identidad esencial de la invención ¾ Pero para ello se debe alcanzar un equilibrio entre la protección que se ofrece al titular de la patente y la seguridad jurídica de los terceros que pueden verse afectado por la misma 3 Bernabé Zea – Centre de Patents de la Universitat de Barcelona / ZBM Protocolo artículo 69 CPE ¾ El artículo 69 no deberá interpretarse en el sentido de que el alcance de la protección que otorga la patente europea haya de entenderse según el significado estricto y literal del texto de las reivindicaciones y que la descripción y los dibujos sirven únicamente para disipar las ambigüedades que pudieran tener las reivindicaciones. Tampoco debe interpretarse en el sentido de que las reivindicaciones sirven únicamente de línea directriz y que la protección se extiende también a lo que, según opinión de una persona de oficio que haya examinado la descripción y los dibujos, el titular de la patente haya querido proteger. El artículo 69 debe, en cambio, interpretarse en el sentido de que define, entre esos extremos, una posición que asegura a la vez una protección equitativa al solicitante y un grado razonable de certidumbre a terceros 4 Bernabé Zea – Centre de Patents de la Universitat de Barcelona / ZBM Equivalencia e infracción Reivindicación = realización cuestionada generalización obvia de la reivindicación independiente Interpretación literal zona de equivalencia 5 Interpretación por equivalencia Bernabé Zea – Centre de Patents de la Universitat de Barcelona / ZBM Infracción de patentes ¾ Infracción literal: – La realización cuestionada cae literalmente en el texto de la reivindicación ¾ Infracción por equivalencia – La realización cuestionada NO cae literalmente en el texto de la reivindicación – En cambio, cae dentro de una generalización obvia de la reivindicación y no se excluye la infracción por otros motivos 6 Bernabé Zea – Centre de Patents de la Universitat de Barcelona / ZBM Exclusiones a la equivalencia Protecting Inventions in Chemistry (Commentary on Chemical Case Law under the European Patent Convention and the German Patent Law) Hanses - Hirsch Wiley - VCH Pag. 316: (3) Limitaciones al alcance de la protección:... como se muestra de forma simplificada y esquemática en el siguiente diagrama, la Jurisprudencia reconoce ciertas defensas contra el uso de la DE en relación con la protección conferida por una reivindicación. 7 Bernabé Zea – Centre de Patents de la Universitat de Barcelona / ZBM Análisis de infracción ¾ Verificación de la posible infracción literal de la reivindicación por la realización cuestionada ¾ Ante la ausencia de infracción literal se estudia la posible infracción por la DE: – Ante la dificultad de establecer la infracción por equivalencia, se puede plantear el estudio “en negativo”: • ¿Cae la realización cuestionada en algunos de los casos en que no se puede aplicar la DE? – Sí: No hay infracción – No: Posiblemente hay infracción 8 Bernabé Zea – Centre de Patents de la Universitat de Barcelona / ZBM Waiver and limitations ¾ Limitaciones o renuncias que el titular de una patente hace durante la tramitación frente a la oficina de patentes ¾ Su presencia puede significar la ausencia de infracción por equivalencia – No se podría generalizar por la DE aquello a lo que durante el historial de la tramitación el titular ha renunciado o limitado 9 Bernabé Zea – Centre de Patents de la Universitat de Barcelona / ZBM Hechos relacionados con FESTO – FESTO interpuso acciones contra SMC en base a dos patentes: • US 4.354.125 – Modificada ante el primer rechazo oficial • US 3.779.401 – Modificada durante un procedimiento de reexamen – La United States District Court for the District of Massachusetts condenó a SMC por la infracción de ambas patentes por DE • Considero que no era aplicable un prosecution history estoppel (PHE) puesto que las modificaciones de la reivindicaciones no habían sido hechas para salvar un antecedente del estado de la técnica 10 Bernabé Zea – Centre de Patents de la Universitat de Barcelona / ZBM Hechos relacionados con FESTO ¾ SMC presentó un recurso ¾ La Court of Appeals of the Federal Circuit el 29.11.2000 consideró –FESTO 1- que el PHE era aplicable y declaró que no existía infracción por la DE ¾ FESTO presentó un recurso ¾ La Supreme Court of the United States el 28.05.2002 consideró -FESTO 2- que algunos puntos de la Sentencia FESTO 1 no eran correctos – No fue una “revocación completa” de la argumentación realizada en FESTO 1 11 Bernabé Zea – Centre de Patents de la Universitat de Barcelona / ZBM Situación previa a FESTO ¾ La DE debe ser aplicada elemento a elemento ¾ Una limitación o renuncia durante el trámite da lugar a un PHE, a no ser que: – El titular demuestre que la limitación o renuncia no estaba relacionada con la patentabilidad de la invención (evitar antecedentes) – Si el titular no puede demostrar el propósito de la limitación o renuncia, el PHE sería efectivo ¾ El posible PHE se entiende de forma flexible, no supone la total imposibilidad de aplicar la DE ¾ En FESTO 1 se analiza esta situación mediante el planteamiento de 5 preguntas 12 Bernabé Zea – Centre de Patents de la Universitat de Barcelona / ZBM Pregunta 1 FESTO 1 ¾ For the purposes of determining whether an amendment to a claim creates prosecution history estoppel is “a substantial reason related to patentability” WarnerJenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co., limited to those amendments made to overcome prior art under § 102 and § 103, or does “patentability” mean any reason affecting the issuance of a patent? ¾ Una razón sustancial relacionada con la patentabilidad no se limita a subsanar anticipaciones de la invención (novedad y actividad inventiva) sino que se refiere a cualquier razón que esté relacionada con los requisitos legales de patentabilidad (11 jueces a favor – 1 en contra) 13 Bernabé Zea – Centre de Patents de la Universitat de Barcelona / ZBM Patentabilidad en EE.UU. ¾ Entre otros aspectos: – La invención debe ser patentable – La invención debe ser útil – Se debe describir suficientemente el mejor modo de llevar a cabo la invención – Reivindicaciones deben definir particular y específicamente lo que el solicitante considera su invención 14 Bernabé Zea – Centre de Patents de la Universitat de Barcelona / ZBM Prueba ¾ La carga de la prueba es del titular de la patente – El titular debe demostrar que las modificaciones no fueron hechas por motivos de patentabilidad, pues en caso contrario significaría un PHE ¾ La datos que permitan demostrar la razones del titular para introducir las modificaciones deben estar incluidos en el historial de la tramitación (deben ser públicos) – Seguridad de los terceros a la hora de valorar la posible infracción de una patente 15 Bernabé Zea – Centre de Patents de la Universitat de Barcelona / ZBM ¿Qué es una renuncia? ¾ Desde el punto de vista de FESTO una renuncia puede darse por cualquiera de estas dos situaciones en el transcurso del procedimiento de concesión: – La modificación de una reivindicación que limite el alcance de alguna de las características reivindicadas – La sustitución de una reivindicación por otra de menor alcance 16 Bernabé Zea – Centre de Patents de la Universitat de Barcelona / ZBM Pregunta 2 FESTO 1 ¾ Under Warner-Jenkinson, should a “voluntary” claim amendment –one not required by the examiner of made in response to a rejection by an examiner for a stated reason– create prosecution history estoppel? ¾ Una modificación voluntaria debe tratarse como cualquier otra modificación, por lo que puede dar lugar a un PHE ¾ La situación es idéntica si la renuncia fue consecuencia de una petición incorrecta del examinador ¾ Concuerda básicamente con la aplicación de la DE hasta el momento de la FESTO 1 17 Bernabé Zea – Centre de Patents de la Universitat de Barcelona / ZBM Pregunta 3 FESTO 1 ¾ If a claim amendment creates prosecution history estoppel, under Warner-Jenkinson what range of equivalents, if any, is available under the doctrine of equivalents for the claim element so amended? ¾ Si una modificación da lugar un PHE sobre un elemento, no se puede aplicar la DE en ningún grado sobre dicho elemento: “Complete bar” (8 jueces a favor – 4 en contra) – – – 18 Eliminación del “flexible bar” Se mantiene el análisis elemento por elemento La prohibición absoluta facilita la aplicación de la norma Bernabé Zea – Centre de Patents de la Universitat de Barcelona / ZBM “Workability” ¾ “We believe that the current state of the law regarding the scope of equivalents that is available when prosecution history estoppel applies is “unworkable.” In patent law, we think that rules qualify as “workable” when they can be relied upon to produce consistent results and give rise to a body of law that provides guidance to the market place on how to conduct its affairs.” ¾ “The patentee and the public can look to the prosecution history, a public record, to determine if any prosecution history estoppel arises as to any claim element. If so, that element`s scope of protection is clearly defined by its literal terms.” 19 Bernabé Zea – Centre de Patents de la Universitat de Barcelona / ZBM Efectos de la incertidumbre ¾ “Thus, under the complete bar approach, technological advances that would have lain in the unknown, undefined zone around the literal terms of a narrowed claim under the flexible bar approach will not go wasted and undeveloped due to fear of litigation… This certainty will stimulate investment in improvements and design-arounds because the risk of infringement will be easier to determine.” 20 Bernabé Zea – Centre de Patents de la Universitat de Barcelona / ZBM Pregunta 4 FESTO 1 ¾ When “no explanation [for a claim amendment] is established, “Warner-Jenkinson, thus invoking the presumption of prosecution history estoppel under WarnerJenkinson, what range of equivalents, if any, is available under the doctrine of equivalents for the claim element so amended? ¾ Cuando no se ofrece una explicación a una modificación en una reivindicación, no se puede aplicar la DE en ningún grado sobre dicho elemento (“Complete bar”) ¾ Se mantiene la carga de la prueba sobre el titular de la patente 21 Bernabé Zea – Centre de Patents de la Universitat de Barcelona / ZBM Pregunta 5 FESTO 1 ¾ Would a judgment of infringement in this case violate Warner-Jenkinson’s requirement that the application of the doctrine of equivalents “is not allowed such broad play as to eliminate [an] element in its entirety,”. In other words, would such a judgment of infringement, post Warner-Jenkinson, violate the “all elements” rule ¾ Pese a que a pregunta se plantea, la discusión concreta del caso hace que finalmente el tribunal no se posicione sobre el tema. 22 Bernabé Zea – Centre de Patents de la Universitat de Barcelona / ZBM FESTO 2 ¾ Analiza los dos puntos que FESTO 1 había cambiado en relación a la práctica anterior – Criterio para la aplicación de un PHE – Extensión del alcance de la limitación “Complete” vs. “Flexible” 23 Bernabé Zea – Centre de Patents de la Universitat de Barcelona / ZBM Pregunta 1 - FESTO 2 ¾ We agree with the Court of Appeals that a narrowing amendment made to satisfy any requirement of the Patent Act May give rise to an estoppel. ¾ Estoppel arises when an amendment is made to secure the patent and the amendment narrows the patent’s scope – No-PHE modificaciones: (clarificación de un término ambiguo, transformación de una reivindicación dependiente en una independiente, etc.) – Prácticamente criterios estéticos ¾ FESTO 2 está de acuerdo con la conclusión alcanzada en la pregunta 1 de FESTO 1 24 Bernabé Zea – Centre de Patents de la Universitat de Barcelona / ZBM Flexible bar – FESTO 2 ¾ … we disagree with the decision to adopt the complete bar – After amendment, as before, language remains an imperfect fit for invention ¾ There is no reason why a narrowing amendment should be deemed to relinquish equivalents: – unforeseeable at the time of the amendment – for aspects of the invention that have only a peripheral relation to the reason the amendment was submitted – other reason ¾ FESTO 2 revoca la interpretación adoptada por FESTO 1 en relación a una “complete bar”, pero mantiene un criterio mucho más estricto que el existente con anterioridad a FESTO 1 25 Bernabé Zea – Centre de Patents de la Universitat de Barcelona / ZBM Carga de la prueba ¾ A patentee’s decision to narrow his claims through amendment may be presumed to be a general disclaimer of the territory between the original claim and the amended claim ¾ The patentee must show that at the time of the amendment one skilled in the art could not reasonable be expected to have drafted a claim that would have literally encompassed the alleged equivalent – El titular debe demostrar que el equivalente no podía deducirse en el momento de la modificación o que tenía una relación tangencial con el motivo de la modificación 26 Bernabé Zea – Centre de Patents de la Universitat de Barcelona / ZBM Conclusión FESTO 2 ¾ Confirma que FESTO hizo las modificaciones debido a cuestiones de patentabilidad ¾ La PHE es por tanto aplicable ¾ Deja sin efecto la aplicación del “complete bar” ¾ El caso vuelve al tribunal de apelación para la aplicación de la PHE de acuerdo con FESTO 2 ¾ While estoppel does not effect a complete bar, the question remains whether petitioner can demonstrate that the narrowing amendments did not surrender the particular equivalents at tissue 27 Bernabé Zea – Centre de Patents de la Universitat de Barcelona / ZBM Situación tras FESTO 2 ¾ Si bien FESTO 2 suaviza a FESTO 1, la aplicación de la DE es mucho más limitada cuando hay una modificación de las reivindicaciones ¾ El PHE es aplicable para cualquier modificación que afecte a la patentabilidad de la invención – Para evitar una renuncia absoluta el titular debe demostrar: • Que era un equivalente no previsible en el momento de la modificación – ¡Eliminación de equivalentes “muy evidentes”! • Elementos con una relación colateral con el motivo de la modificación • Otras razones que evidenciaran que el titular no había podido tener en cuenta dichos equivalentes 28 Bernabé Zea – Centre de Patents de la Universitat de Barcelona / ZBM Estrategia ante la nueva situación ¾ Evitar en lo posible cualquier modificación de las reivindicaciones durante el trámite – Mejores búsquedas del estado de la técnica previamente a la redacción de la patente – Más dedicación a la elaboración de la memoria y reivindicaciones de la patente ¾ Frente a una modificación de las reivindicaciones – Indicar el motivo de la misma sino es por una razón de patentabilidad – Estudiar detenidamente el alcance de la limitación a introducir (Búsqueda de antecedentes + buena redacción) 29 Bernabé Zea – Centre de Patents de la Universitat de Barcelona / ZBM Eliminación de las reivindicaciones ¾ De acuerdo con Frederick Calvetti en “Patent World, abril 2003” – Including more and narrower claims to ensure that they will be patentable without amendment ¾ ¿Incertidumbre? – La renuncia a una reivindicación podría suponer un PHE • P.ej: Reiv. 1: A+B+20-100ºC / Reiv. 2: A+B+50-70ºC – ¿Si se renuncia a la reivindicación 1 por motivos de patentabilidad se renuncia al intervalo 20-49 y 71-100ºC? 30 Bernabé Zea – Centre de Patents de la Universitat de Barcelona / ZBM Grupo Español de la AIPPI – Q175 ¾ El papel de los equivalentes y del “prosecution history” (historial de la tramitación) en la determinación del alcance de la protección de patente: – En España no hay sentencias de infracción de patente en las que el historial de la tramitación (“prosecution history” o “file wrapper”) explícitamente haya sido determinante en la resolución. Sin embargo, la mayoría de especialistas españoles opinan que todas las renuncias y limitaciones efectuadas ante oficinas de patente, así como cualquier otro acto propio hecho por el solicitante, puede alegarse ante un tribunal español para determinar el alcance de la protección de la patente. Esto es así porque en España existe un principio general de derecho, conocido como “doctrina de los propios actos”. http://www.aippi.es; 13 de marzo de 2003 31 Bernabé Zea – Centre de Patents de la Universitat de Barcelona / ZBM Aplicable pero ¿en qué circunstancias? ¾ ¿Cuándo una renuncia daría lugar a un PHE? – Motivos de la renuncia – Realizada voluntariamente o a petición del examinador ¾ ¿Quién debe tener la carga de la prueba? ¾ ¿La renuncia sería total o interpretable posteriormente? 32 Bernabé Zea – Centre de Patents de la Universitat de Barcelona / ZBM ¡Todavía queda mucho camino por recorrer! 33 Bernabé Zea – Centre de Patents de la Universitat de Barcelona / ZBM