Contratos de confidencialidad para proteger la propiedad intelectual Randall Suarez Villalobos Maestría en gestión de la innovación tecnológica. Universidad Nacional de Costa Rica En la gestión de las empresas uno de los elementos más importantes es la valorización de sus activos, siendo esta la manera más orgánica de incrementar el valor de la compañía. Un activo cómo tal se define como “todo recurso controlado por la empresa como resultado de sucesos pasados; y del que la empresa espera obtener, en el futuro, beneficios económicos” (NICS,2019). En aras de proteger el beneficio económico esperado de los activos existen una serie de medidas financieras y administrativas para salvaguardar el valor monetario de los mismos. De hecho, existen muchos actores englobados en la industria financiera dedicados al desarrollo de instrumentos financieros para salvaguardar el valor económico de los activos, siendo las aseguradoras el actor más popular de esta industria. Adentrándose en la definición de un activo, los hay tangibles e intangibles. Siendo estos últimos los más relevantes cuando se trata de temas de propiedad intelectual. Es complejo imaginar medidas de seguridad sobre los activos intangibles, por esto justamente el riesgo de perder control sobre estos recursos no es mitigable desde la administración. Un activo intangible está definido en la NIC 38 como un “activo identificable, de carácter no monetario y sin apariencia física, que se posee para ser utilizado en la producción o suministro de bienes y servicios, para ser arrendado a terceros o para funciones relacionadas con la administración de la entidad” (NICS, 2019). Un activo intangible debe cumplir con 3 condiciones: identificabilidad, control sobre el recurso (lo cual implica que la empresa sea capaz de restringir el acceso a terceros) y que se planee obtener un beneficio económico del mismo. Algunos ejemplos mencionados en las NICS (2019) son: el conocimiento científico, tecnológico o comercial, el diseño e implementación de nuevos procesos o nuevos sistemas, listas de clientes, programas informáticos, bases de datos, condiciones comerciales, cuotas de importaciones, licencias de explotación de recursos, patentes, marcas, derechos editoriales y modelos de utilidad entre otros. Dado que no existen medidas administrativas efectivas para proteger los activos intangibles, es necesario recurrir al derecho para garantizar el control de la empresa sobre estos recursos. Estos recursos están expuestos a la interacción con muchas personas y son imposibles de almacenar de forman física, por lo tanto, es necesario que exista un acuerdo para evitar el perjuicio sobre el beneficio económico esperado por la empresa. Es decir, un acuerdo que defina que el propietario del activo intangible es quien incurrió en la inversión para su obtención y no precisamente quienes realicen acciones relacionadas a la valorización o desarrollo del intangible. Un instrumento clave en la protección de los activos intangibles es el acuerdo de confidencialidad. Según Irish (2003), se trata de un acuerdo en el cual las partes interesadas (dueño y beneficiario) acuerdan la definición de información confidencial y definen las condiciones en las cuales se gestionará el uso de los activos intangibles de la empresa a los que el beneficiario tenga acceso. Asimismo, se podrían definir otros elementos cómo la vigencia del acuerdo, el derecho aplicable, y el tipo de acuerdo (podría ser un acuerdo recíproco). Un aspecto importante por considerar antes de recurrir a un acuerdo de confidencialidad es conocer que puede ser objeto de protección. En “…el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) se establece que, para ser susceptible de protección, la información deberá: i) ser secreta, es decir que no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza ese tipo de información; ii) tener un valor comercial por ser secreta; iii) haber sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta, tomadas por su titular.” (Irish, 2003) Otro tema muy relevante es considerar que los acuerdos de confidencialidad no son una medida del todo efectiva, por lo que la prudencia en la divulgación y el fortalecimiento de la lealtad de los empleados, suplidores y demás partes interesadas sigue siendo el mejor método para proteger el valor económico de un activo intangible. Esto debido a que no se puede evitar que los empleados que dejan la empresa se lleven el conocimiento adquirido y en ocasiones las cláusulas de no competencia tienen “…un alcance limitado en cuanto a duración y el ámbito geográfico” (Sheikh, 2019). Sheikh (2019) menciona que en el derecho anglosajón existen 2 doctrinas referentes a la interpretación de las infracciones en materia de información confidencial: “la doctrina de la divulgación inevitable” y “la doctrina del trampolín”. la “doctrina de la divulgación inevitable” que se basa en el principio de que los empleados no podrán evitar la divulgación puesto que es involuntaria mientras se desempeñen en el mismo ámbito y por ende revelarán la información confidencial o harán uso de ella para favorecer a un competidor. Kahnke (2008) hace mención del caso Pepsico vs Reedmond que en el año 1995 acabo con la prohibición a Reedmond (excolaborador de Pensico) de asumir un rol en Quaker debido a que la similaridad de los roles era suficiente para asumir que Reedmond acabaría sacando provecho de la información confidencial de Pepsico en su nuevo rol. Por otro lado, la “doctrina del trampolín” aplica en casos de empleados que hacen uso de información confidencial de empleadores pasados para sacar algún beneficio personal. Sin embargo, es complicado diferenciar el conocimiento o contactos comerciales adquiridos durante la relación con el empleador y los que ya existían a priori. Adicionalmente es importante recalcar que se considera una violación a la confidencialidad cuando se obtiene una ventaja competitiva de corto plazo con el uso de la información del empleador y se comprueba una conducta desleal (Hardwicke, 2014). Un acuerdo de confidencialidad es un instrumento indispensable para evitar que empleados, proveedores e inclusive potenciales inversionistas hagan uso de los activos intangibles de la empresa a los que se accede cómo parte de las relaciones comerciales en beneficio de terceros. Después de analizar diferentes contratos de confidencialidad, se concluye que es indispensable que un acuerdo de confidencialidad con empleados o proveedores incluya las siguientes partes: Los actores (el titular y el receptor) y el propósito del acuerdo. Definiciones. Es necesario definir en qué consiste la información confidencial y que elementos no se deberían divulgar durante o después de la relación comercial. También se puede aclarar que la divulgación de cualquier información recae únicamente en el titular. Compromisos del receptor y periodo de vigencia de estos (condiciones de uso de la información, medidas de seguridad, medios seguros a utilizar). Efectos del incumplimiento del contrato. Aclaraciones importantes: Determinar que el acuerdo no implica una licencia para la explotación de patentes u otro activo tangible. Fecha, lugar del acuerdo y firmas de las partes. Adicionalmente Reid (2013) menciona que en contratos más complejos que involucren transferencia tecnológica o asociados a contratos “joint venture” se pueden incluir acuerdos de anti-ingeniería inversa, anti-competencia, y acuerdos para evitar que se contacte a terceros (“non-circumvention”). Según Reid (2013) aclarar además que no solamente se protegen los secretos comerciales o la propiedad intelectual, sino además elementos públicos altamente relacionados con estos; de esta forma se podría evitar que los receptores eludan un proceso judicial aduciendo que la información contenida en los activos intangibles es de orden público y por ende no es parte de los alcances del contrato de confidencialidad. El conocimiento y en general los activos intangibles son de suma importancia para las organizaciones. Una operación de investigación y desarrollo podría implicar años gasto y realmente se puede contabilizar cómo inversión apenas una pequeña parte de este gasto. De hecho, la plusvalía de un activo intangible es muy difícil de estimar contablemente. Como consecuencia, el valor de los activos intangibles normalmente es valor de mercado. Esto implica que se trate de un valor altamente volátil y por ende es vital proteger el control sobre estos activos con la finalidad de mantener las ventajas competitivas en manos de la empresa titular. Dada la naturaleza de los activos intangibles no son sujetos de protección mediante instrumentos financieros para mitigar el riesgo por la pérdida de valor de este. Además, una vez que la información confidencial es divulgada no puede volver a considerarse un secreto. Por tanto, la única forma de proteger su valor es mediante la prudencia y la protección legal mediante acuerdos de confidencialidad ajustados para cada tipo de relación comercial que implique su exposición. Referencias Irish, V. (2019). Divulgación de información confidencial. Consultado el 14 de nov. de 19, en https://www.wipo.int/sme/es/documents/disclosing_inf.htm Normas Internacionales de Contabilidad -NICs-. (2019). Consultado el 14 de nov. de 19, en http://ain.mef.gub.uy/10190/11/areas/norma-internacional-de-contabilidadn%C2%BA-38-nic-38.html#Definiciones Reid, B. (2013). A Business Review of The Ethics and Law of Non-Disclosure Agreements. The Mustang Journal of Business and Ethics, 4, 72-85. Sheikh, T. (2019). Los secretos comerciales y la lealtad de los empleados. Consultado el 14 de nov. de 19, en https://www.wipo.int/sme/es/documents/trade_secrets_employee_loyalty.html Kahnke, Randall E. et al (2008). Doctrine of Inevitable Disclosure. Consultado el 14 de nov. de 19, en https://ipo.org/wpcontent/uploads/2013/04/DoctrineofInevitableDisclosure.pdf Hardwicke, Gaby. (2014). Springboard Injunctions. Consultado el 14 de nov. de 19, en https://www.gabyhardwicke.co.uk/briefing-notes/springboard-injunctions/
