Contrato de Licencia - OTT - Universidad Estatal de Sonora

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CONTRATO PARA EL OTORGAMIENTO DE LICENCIA EN
MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL
En Hermosillo, Sonora, a .. de ............ 2013
DECLARACIONES
l.
DECLARA “XXXXXX” POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE:
l.1
Que es una XXXXXXXXXXXXXXXXX constituido como Asociación Civil conforme a las leyes mexicanas, según
consta en la escritura pública XXXXXX, de fecha XX de marzo de 19XX, otorgada ante la fe del Notario Público No.
XXX de Hermosillo, Sonora, LIC. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio bajo el número XXXX, de la sección Sociedad Civil, volumen No. XXX, el XX de abril de 19XX.
l.2
Que el Dr. XXXXXXXXXXXXX acredita la personalidad que ostenta como Director General del XXXXX mediante
instrumento público número XXXXXX, otorgado en la ciudad de Hermosillo, Sonora, el día XX de marzo del año
2XXX, ante la fe de la Licenciada XXXXXXXXXXXXXX, titular de la Notaría Pública número XX, en el que constan
su nombramiento y facultades de acuerdo a la ley y a los estatutos del XXXX entre los que se encuentran la de
otorgar toda clase de actos y documentos respecto del objeto de la asociación, así como la de administrar y
representar legalmente al Centro, con facultades de dominio, administración, pleitos y cobranzas, aún aquellas que
requieran cláusula especial conforme a la ley.
l.3
Que su objeto social consiste en ………………
l.4
Que cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes No. XXXXXXXX, otorgado por la SHCP, y manifiesta
encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales.
l.5
Para los efectos de este instrumento, señala como domicilio legal
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en la ciudad de Hermosillo, Sonora.
el
ubicado
en
ll. DECLARA “LA UES”, A TRAVÉS DE SU RECTOR:
ll.1 Que mediante publicación en el Boletín oficial del Estado de Sonora, con fecha de 03 de julio del año 2008, se crea
la Ley Orgánica Número 165, del Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora, la cual se reforma en su
denominación el día 12 de abril de 2012 y se publica en el Boletín Oficial del Estado de Sonora No. 40, Secc. I, Tomo
CLXXXIX, el día 17 de mayo del mismo año, entrando en vigor el nuevo nombre de UNIVERSIDAD ESTATAL DE
SONORA, Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal, el día 01 de septiembre de 2012.
ll.2 Que a partir del 01 de Septiembre de 2012, el CESUES se convirtió en Universidad Estatal de Sonora, y que todas
las disposiciones jurídicas, derechos y obligaciones, seguirán vigentes en todos sus términos.
ll.3 Que el LIC. SAMUEL ESPINOSA GUILLÉN, Rector de la Universidad Estatal de Sonora, acredita su personalidad
con Nombramiento expedido en fecha 01 de marzo de 2011, por el Titular del Poder Ejecutivo, Sr. Gobernador del
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Estado, LIC. GUILLERMO PADRÉS ELÍAS, en ejercicio de la facultad que le confiere el Artículo 79, fracción XI, de
la Constitución Política del Estado de Sonora, 45 Bis B, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora,
y 13 de la Ley Orgánica No. 165, de la Universidad Estatal de Sonora.
ll.4 Que su Rector LIC. SAMUEL ESPINOSA GUILLÉN, representa legalmente a “LA UES” y tiene facultades para
celebrar el presente acuerdo de voluntades con fundamento en el artículo 14, fracciones I, XIII y XVIII de la Ley
Orgánica número 165 de la Universidad Estatal de Sonora.
ll.5 Que tiene por objeto:
 Prestar servicios de educación superior a través de la docencia, la investigación y la extensión y la difusión de la
cultura;
 Formar recursos humanos profesionales, científicos y técnicos con capacidad y visión global, para iniciar en el
desarrollo local, nacional e internacional;
 Promover la vinculación con los diferentes sectores de la sociedad, para difundir en la comunidad, el arte, la cultura
y el deporte;
 Coadyuvar al desarrollo de la tecnología tendiente a incrementar la producción y la productividad;
 Instrumentar las políticas y estrategias para la generación y aplicación del conocimiento y diseñar y operar programas
para la preservación y difusión de la cultura y la extensión universitaria;
 Establecer esquemas de organización administrativa y de operación para el cumplimiento de sus fines;
 Establecer relación de colaboración con otras instituciones nacionales o extranjeras para el desarrollo de programas
académicos, científicos, tecnológicos, culturales y deportivos, acorde a lo dispuesto por los artículos 2, 4, Fracciones
I, III, VII, X y 5, Fracciones IV, V, VII, XII y XX de la Ley Orgánica Número 165 de la Universidad Estatal de Sonora.
ll.6 Que su Registro Federal de Contribuyentes en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es: UES-830928-HF5
ll.7 Que se tiene establecido su domicilio fiscal en calle Ley federal del trabajo e Israel González s/n, Colonia Apolo, y
que las oficinas del Rectoría se ubican en Rosales no. 189, colonia Centro, ambos domicilios en Hermosillo, Sonora,
México, señalando este último para los fines y efectos legales que puedan derivarse de este convenio.
EN VIRTUD DE LAS DECLARACIONES QUE ANTECEDEN, "LAS PARTES" OTORGAN Y SE SOMETEN A LAS
SIGUIENTES:
CLÁUSULAS
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO
El objeto del contrato es regular la concesión de licencia de los derechos de explotación de la patente propiedad de la
UES, con número............., concedida con fecha..................., y de título.........................., a la Empresa..................... para
su explotación en.................... por un periodo de.................. y con la finalidad de....................................
En el presente contrato no se incluyen conocimientos adicionales al contenido de la patente. De estar LA EMPRESA
interesada en ellos, éstos serán objeto de un contrato de asesoría de transferencia en el que se regularán condiciones de
dicha asesoría.
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SEGUNDA.- LICENCIA
LA EMPRESA, de acuerdo con lo anterior, recibe automáticamente licencia de fabricación y comercialización del objeto de
la mencionada patente, limitada al lugar, tiempo y objeto señalados en este contrato.
TERCERA.- DURACIÓN DEL CONTRATO Y PRÓRROGA
La duración del presente contrato será de .......... a partir de la fecha de su firma. De continuar LA EMPRESA interesada
en la explotación de la patente al concluir dicho período, ambas partes negociarán nuevamente las condiciones
económicas. En caso de no llegar a un acuerdo, se dará por finalizada la licencia de explotación.
CUARTA.- IMPORTE Y CONDICIONES DE PAGO
Como contraprestación a la licencia de los derechos de explotación que se indican en la cláusula primera, LA EMPRESA
abonará a la UES una regalía del .....% del valor neto de las ventas de los productos fabricados de acuerdo con la patente
objeto de la licencia. Se entenderá como valor neto de las ventas, el valor en factura sobre muelle de fábrica de las
mercancías suministradas por ............... a sus clientes dentro o fuera del territorio nacional, quedando excluidos los gastos
de transporte a su destino y otros ajenos al valor en muelle de fábrica de la mercancía suministrada.
POSIBILIDAD A
Hasta tanto no haya ventas de los productos antedichos, o éstas sean inferiores a ..... pesos/año, LA EMPRESA abonará
a la UES la cantidad fija de ..................... PESOS SEMESTRALES, en concepto de regalía mínima, comenzando el pago
en el semestre natural siguiente al de la firma del presente contrato. Una vez iniciadas las ventas, los pagos se harán sobre
las ventas facturadas en el semestre anterior. Estas cantidades deberán incrementarse con el correspondiente I.V.A.
POSIBILIDAD B
Hasta tanto no haya ventas de los productos antedichos, LA EMPRESA no abonará a la UES ninguna regalía.
En el ANEXO II se indica una estimación de las ventas e ingresos mínimos anuales esperados en los próximos …. años.
Asimismo, durante el período de duración del presente contrato, serán por cuenta de LA EMPRESA los costos de
gestión y mantenimiento de la patente objeto de licencia.
QUINTA.- FORMA DE PAGO
El abono de las cantidades correspondientes se efectuará en la cuenta número …………….., a nombre de la Universidad
Estatal de Sonora, dentro del primer mes de cada semestre, contra factura dirigida a D. ................. de .............. de LA
EMPRESA.
SEXTA-. PROPIEDAD DE LOS DERECHOS DE PATENTE EN OTROS PAÍSES
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Si por interés de LA EMPRESA se acordara el registro de esta patente en algún país extranjero, se hará a nombre de la
UES, quedando el presente contrato automáticamente extendido para la explotación de la patente en dicho país. Las
gestiones en este sentido serán efectuadas por la UES o por quien ésta delegue, y LA EMPRESA correrá con los gastos
correspondientes de registro y mantenimiento.
De no interesarle a LA EMPRESA el registro de la patente en otros países, la UES podrá efectuar los registros que tenga
por convenientes, quedando libre para licenciar la patente con terceras empresas en los países que abarquen dichos
registros.
En este caso, la UES deberá hacer frente a todos los gastos de solicitud, tramitación, registro y mantenimiento que ello
conlleve, si bien LA EMPRESA podrá acceder a un licencia exclusiva para cada país que desee, en un plazo de un año
desde que la UES le comunique la existencia de las correspondientes solicitudes, en las mismas condiciones que las
expuestas en el presente contrato.
SÉPTIMA.- UTILIZACIÓN DE LA PATENTE CEDIDA POR PARTE DE LA UES
La UES se reserva la facultad de empleo de las técnicas, know-how e invención cedidas LA EMPRESA en el presente
contrato, exclusivamente para los fines de su propia investigación.
OCTAVA.- PERÍODO DE EXPLOTACIÓN
LA EMPRESA se compromete a explotar la patente en un período razonable desde la firma de este contrato, nunca superior
a ................
En caso de que transcurridos ...........años la patente no se haya explotado, la UES podrá solicitar la rescisión del presente
contrato.
NOVENA.- CESIÓN DE DERECHOS
LA EMPRESA no podrá ceder a terceros los derechos derivados del presente contrato, sin el consentimiento previo de la
UES.
DÉCIMA.- RESPONSABILIDAD SOBRE LOS RIESGOS DE EXPLOTACIÓN
....................... asume los riesgos derivados del desarrollo industrial de la mencionada patente, tanto en relación con los
productos, pruebas de duración, fiabilidad, etc., como en relación con los sistemas de producción.
DÉCIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDADES FISCALES
Serán responsabilidad de LA EMPRESA todas las cargas fiscales que puedan recaer sobre la fabricación y explotación
comercial del objeto de la patente.
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DÉCIMA SEGUNDA.- GARANTÍAS A CLIENTES
Serán responsabilidad de ................................. las garantías dadas a los clientes respecto al objeto de fabricación.
La UES no asume ninguna responsabilidad frente a terceros y es totalmente ajena a litigios derivados de la fabricación
comercial de la invención objeto de la cesión.
DÉCIMA TERCERA.- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ANTE LA UES
Constituyen obligaciones de ............................ hacia la Oficina de Transferencia de Conocimiento y/o Tecnología (OTT)
de la UES, durante el tiempo de duración de este contrato:
a)
b)
Enviar informes semestrales, por escrito, especificando el volumen de las ventas de los productos sujetos a este
contrato, el cliente, su dirección y la fecha de facturación de las ventas, realizadas durante el semestre anterior.
Llevar una contabilidad relativa a la patente que afecta a este contrato y facilitar el acceso a la misma a la UES
o a la persona que ésta designe, que permita la comprobación del cumplimiento de los compromisos pactados.
DÉCIMA CUARTA.- CANCELACIÓN POR INVIABILIDAD COMERCIAL
Si una vez finalizado el desarrollo de la patente objeto de este contrato, las dos partes apreciaran la inviabilidad comercial
de los productos obtenidos, de común acuerdo negociarían la cancelación de éste.
DÉCIMA QUINTA.- RESCISIÓN DEL CONTRATO
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas en el presente contrato por cualquiera de las dos partes,
faculta a la otra parte para rescindir el mismo. En tal caso, quedarán automáticamente anulados todos los derechos de
fabricación y explotación comercial por parte de LA EMPRESA quedando ésta obligada a pagar la regalía correspondiente
al semestre en curso.
DÉCIMA SEXTA.- JURISDICCIÓN
LA EMPRESA y la UES se comprometen a resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo que pueda surgir en el
desarrollo del presente contrato. En caso de anulación del contrato, se notificará con una antelación mínima de dos meses.
En caso de conflicto, ambas partes acuerdan resolverlo mediante arbitraje en el marco de la Junta de Conciliación y
Arbitraje, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.
DÉCIMA SÉPTIMA.- ESCRITURA PÚBLICA
Este contrato será elevado a escritura pública a petición de cualquiera de las partes contratantes, a su costo, o cuando así
lo requiera la legislación vigente.
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Leído el presente Contrato y enteradas "LAS PARTES" del contenido y alcance de todas y cada una de las cláusulas, lo
firman por duplicado en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México, a los XXX días del mes de XXXXXXXX del año dos mil
XXXX.
POR " LA EMPRESA "
POR "LA UES"
DR. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
LIC. SAMUEL ESPINOSA GUILLEN
Director General
RECTOR
TESTIGOS
DR. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ING. __________________________
Coordinador de xxxxxxxxxxx
Director de ________
LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO PARA LA LICENCIA DE EXPLOTACION DE LA
PATENTE, CELEBRADO ENTRE LA UES REPRESENTADO POR EL LIC. SAMUEL ESPINOSA GUILLEN Y EL
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx., REPRESENTADO POR SU DIRECTOR GENERAL, DR. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, EN
FECHA ___ DE ____ DE 2xxx, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA.
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