decision nº 4/1998

OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR
(MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS)
División de Oposición
B280
OPOSICIÓN Nº B 1 973 752
Ramón Bernard Grima, Partida Alzabares Bajo, P 1-84 Ctra. Elche Dolores. KM.
1,800 Vizcarra, 16, 03200 Elche (Alicante), España (parte oponente), representada por
Javier Ungria López, Avda. Ramón y Cajal, 78, 28043 Madrid, España (representante
profesional)
contra
Inversiones Daruan S.L., C/ Fuente del Rey, 50 - Chalet 5, 28023 Madrid, España
(solicitante), representado por Demarks&Law, Cirilo Amorós 57, 46004 Valencia,
España (representante profesional).
El 30/04/2013, la División de Oposición adopta la siguiente
RESOLUCIÓN:
1.
La oposición n° B 1 973 752 se estima parcialmente, concretamente para los
siguientes productos y servicios impugnados:
Clase 18: Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no
comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas,
sombrillas y bastones; guarnicionería; bolsos; mochilas; bolsas de mano;
marroquinería; Carteras; Tarjeteros [carteras].
Clase 25: Prendas de vestir, calzados, artículos de sombrerería; cinturones,
pañuelos, bandanas, bañadores, ropa interior; guantes [prendas de vestir]; orejeras
[prendas de vestir]; pieles [prendas de vestir].
Clase 35: Publicidad; servicios de venta al por mayor, servicios de venta al detalle en
comercios y servicios de venta a través de redes mundiales informáticas de prendas
de vestir, calzados, artículos de sombrerería, accesorios y complementos de moda,
bolsos, maletas, carteras y mochilas, paraguas, artículos de cuero e imitaciones de
cuero, marroquinería y guarnicionería; gestión de negocios.
2.
La solicitud de marca comunitaria n° 10 411 114 se deniega para todos los
productos y servicios anteriores. Se admite para los demás servicios, concretamente
para los siguientes:
Clase 35: Servicios de importación y exportación de artículos de joyería y bisutería,
artículos de relojería, prendas de vestir, calzados, artículos de sombrerería,
accesorios y complementos de moda, bolsos, maletas, carteras y mochilas,
paraguas, artículos de cuero e imitaciones de cuero, marroquinería y guarnicionería,
artículos de perfumería y cosmética, artículos electrónicos e informáticos, artículos
fotográficos y audiovisuales, artículos de viaje, artículos de menaje y decoración de
hogar, artículos de oficina, juegos y juguetes, y en general artículos de regalo y de
viaje; servicios de venta al por mayor, servicios de venta al detalle en comercios y
servicios de venta a través de redes mundiales informáticas de artículos de joyería y
bisutería, artículos de relojería, artículos de perfumería y cosmética, artículos
electrónicos e informáticos, artículos fotográficos y audiovisuales, artículos de viaje,
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artículos de menaje y decoración de hogar, artículos de oficina, juegos y juguetes, y
en general artículos de regalo y de viaje; servicios de emisión de franquicias
relativas a la ayuda en la explotación o dirección de una empresa comercial.
3.
Cada parte correrá con sus propias costas.
MOTIVOS:
La parte oponente presentó una oposición contra todos los productos y servicios de
la solicitud de marca comunitaria nº 10 411 114 basándose en el registro comunitario
de marca nº 9 908 633. La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, letra (b)
del RMC.
RIESGO DE CONFUSIÓN – ARTICULO 8(1)(b) del RMC
Existe riesgo de confusión si hay un riesgo de que el público pueda creer que los
productos o servicios en cuestión, asumiendo que llevan las marcas
correspondientes, proceden de la misma empresa o, si fuera el caso, de empresas
relacionadas económicamente. La existencia del riesgo de confusión depende de la
apreciación en una valoración global de varios factores interdependientes. Estos
factores incluyen la similitud de los signos, la similitud de los productos y servicios, el
carácter distintivo de la marca anterior, el carácter distintivo y los elementos
dominantes de los signos en conflicto y el público correspondiente.
a) Los productos y servicios
Los factores pertinentes relativos a la comparación de los productos y servicios
incluyen, en particular, la naturaleza y el fin de los productos y servicios, los canales
de distribución, los puntos de venta, los productores, el método de uso y si entran en
competencia entre sí o son complementarios unos de otros.
Los productos y servicios en los que se basa la oposición son los siguientes:
Clase 18: Cuero y cuero de imitación, productos de estas materias no comprendidos
en otras clases; Pieles de animales; Baúles, maletas, bolsos, mochilas, bolsas de
deporte; Paraguas, sombrillas y bastones; Fustas y artículos de guarnicionería.
Clase 25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería; cinturones, pañuelos
y guantes.
Clase 35: Servicios de promoción y publicidad; servicios de venta al por mayor y al
por menor en comercios, así como a través de rede informáticas mundiales de todo
tipo de bolsos, mochilas, bolsas de deporte, paraguas, parasoles, confecciones,
calzados, sombrerería, cinturones, pañuelos y guantes.
Los productos y servicios impugnados son los siguientes:
Clase 18: Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no
comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas,
sombrillas y bastones; guarnicionería; bolsos; mochilas; bolsas de mano;
marroquinería; Carteras; Tarjeteros [carteras].
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Clase 25: Prendas de vestir, calzados, artículos de sombrerería; cinturones,
pañuelos, bandanas, bañadores, ropa interior; guantes [prendas de vestir]; orejeras
[prendas de vestir]; pieles [prendas de vestir].
Clase 35: Publicidad, servicios de importación y exportación de artículos de joyería y
bisutería, artículos de relojería, prendas de vestir, calzados, artículos de
sombrerería, accesorios y complementos de moda, bolsos, maletas, carteras y
mochilas, paraguas, artículos de cuero e imitaciones de cuero, marroquinería y
guarnicionería, artículos de perfumería y cosmética, artículos electrónicos e
informáticos, artículos fotográficos y audiovisuales, artículos de viaje, artículos de
menaje y decoración de hogar, artículos de oficina, juegos y juguetes, y en general
artículos de regalo y de viaje; servicios de venta al por mayor, servicios de venta al
detalle en comercios y servicios de venta a través de redes mundiales informáticas
de artículos de joyería y bisutería, artículos de relojería, prendas de vestir, calzados,
artículos de sombrerería, accesorios y complementos de moda, bolsos, maletas,
carteras y mochilas, paraguas, artículos de cuero e imitaciones de cuero,
marroquinería y guarnicionería, artículos de perfumería y cosmética, artículos
electrónicos e informáticos, artículos fotográficos y audiovisuales, artículos de viaje,
artículos de menaje y decoración de hogar, artículos de oficina, juegos y juguetes, y
en general artículos de regalo y de viaje; gestión de negocios; servicios de emisión
de franquicias relativas a la ayuda en la explotación o dirección de una empresa
comercial.
La marca impugnada solicita protección para la totalidad del título de la clase 25 de
la Clasificación de Niza. La solicitud se presentó el 11/11/2011. De acuerdo con la
Comunicación No 2/12 del Presidente de la Oficina de 20/06/2012, por lo que
respecta a las solicitudes de marca comunitaria presentadas antes del 21/06/2012,
la Oficina considera que la voluntad del solicitante fue comprender todos los
productos y servicios incluidos en la lista alfabética de las clases afectadas de la
Novena edición de la Clasificación.
En consecuencia, para tener en cuenta la totalidad de la lista alfabética en la clase
25 de la solicitud de marca comunitaria, la División de Oposición comparará los
productos y servicios de la marca anterior con (i) las indicaciones generales
especificadas y (ii) los elementos de la correspondiente lista alfabética que no entren
dentro del significado natural y habitual de dichas indicaciones generales.
Por lo que respecta a la clase 25, la División de Oposición ha identificado los
siguientes elementos en las listas alfabéticas cubiertas por la solicitud de marca que
comunitaria que no entran dentro del significado natural y habitual de estas
indicaciones generales:
Clase 25: Antideslizantes para calzado; armaduras de sombreros; cañas de botas;
canesúes de camisa; contrafuertes para calzado; forros confeccionados [partes de
prendas de vestir]; herrajes metálicos para calzado; palas de calzado; plantillas;
puños [prendas de vestir]; punteras de calzado; refuerzos de talón para medias;
suelas [calzado]; tacones; tacos para botas de fútbol; viras de calzado.
En consecuencia, por lo que respecta a esta clase, la comparación se llevará a cabo
teniendo en cuenta las indicaciones generales del título y los elementos enumerados
anteriormente.
La marca comunitaria anterior nº 9 908 633 está registrada para la totalidad del título
de clase de la clase 25 de la Clasificación de Niza. La fecha de presentación de
dicha marca es el 20/04/2011. De acuerdo con la Comunicación No 2/12 del
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Presidente de la Oficina de 20/06/2012, por lo que respecta a las solicitudes de
marca comunitaria registradas antes del 21/06/2012, la Oficina considera que la
voluntad del solicitante fue comprender todos los productos y servicios incluidos en
la lista alfabética de la clase afectada, de la edición de la Clasificación de Niza en
vigor en el momento de la solicitud, en este caso, la Novena edición.
En consecuencia, los elementos en la lista alfabética cubierta por esta marca
anterior que no entran dentro del significado natural y habitual de estas indicaciones
generales son los mismos que en la marca solicitada (ver supra)
Productos impugnados de la clase 18
Los productos cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no
comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas,
sombrillas y bastones; guarnicionería; bolsos; mochilas se incluyen en ambas
especificaciones. Estos productos son idénticos.
Los productos impugnados bolsas de mano se incluyen en la categoría más amplia
de los bolsos de la parte oponente. Por tanto, estos productos se consideran
idénticos.
Los productos impugnados marroquinería; carteras; tarjeteros [carteras] son
similares al los anteriores bolsos; mochilas dado que comparten naturaleza,
finalidad, público destinatario y canales de distribución. Además, son productos
complementarios.
Productos impugnados de la clase 25
Los productos prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, cinturones,
pañuelos y guantes se incluyen en ambas especificaciones. Estos productos son
idénticos.
En lo que respecta a los productos bandanas, bañadores, ropa interior; orejeras
[prendas de vestir]; pieles [prendas de vestir] estos se incluyen en la categoría más
amplia de prendas de vestir de la parte oponente. Por tanto, estos productos se
consideran idénticos.
Al tratarse de la misma edición de la Clasificación de Niza, tanto la marca anterior
como la marca impugnada cubren los mismos elementos de la correspondiente lista
alfabética que no entren dentro del significado natural y habitual de las indicaciones
generales. En consecuencia, estos elementos son idénticos.
Servicios impugnados de la clase 35
Los servicios impugnados publicidad, servicios de venta al por mayor, servicios de
venta al detalle en comercios y servicios de venta a través de redes mundiales
informáticas de prendas de vestir, calzados, artículos de sombrerería, accesorios y
complementos de moda, bolsos, maletas, carteras y mochilas, paraguas, artículos
de cuero e imitaciones de cuero, marroquinería y guarnicionería, se incluyen en
ambas especificaciones. Estos servicios son idénticos.
Los servicios de importación y exportación se consideran disimilares a los servicios
de venta al por menor y al por mayor en general al no compartir cualquier factor
pertinente relativo a la comparación de los productos y servicios, ya sea naturaleza,
fin o público destinatario.
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Así, los impugnados servicios de importación y exportación de artículos de joyería y
bisutería, artículos de relojería, artículos de perfumería y cosmética, artículos
electrónicos e informáticos, artículos fotográficos y audiovisuales, artículos de viaje,
artículos de menaje y decoración de hogar, artículos de oficina, juegos y juguetes, y
en general artículos de regalo y de viaje son disimilares a cualquiera de los
anteriores servicios o productos.
Los servicios de importación y exportación relativos a productos concretos se
consideran disimilares a dichos productos concretos. Ni naturaleza, finalidad
método de uso o público destinatario de estos productos y servicios son los mismos.
Así, los impugnados servicios de importación y exportación de prendas de vestir,
calzados, artículos de sombrerería, accesorios y complementos de moda, bolsos,
maletas, carteras y mochilas, paraguas, artículos de cuero e imitaciones de cuero,
marroquinería y guarnicionería son distintos a los anteriores productos de la clase 25
o 18.
Los impugnados servicios de venta al por mayor, servicios de venta al detalle en
comercios y servicios de venta a través de redes mundiales informáticas de artículos
de joyería y bisutería, artículos de relojería, artículos de perfumería y cosmética,
artículos electrónicos e informáticos, artículos fotográficos y audiovisuales, artículos
de viaje, artículos de menaje y decoración de hogar, artículos de oficina, juegos y
juguetes, y en general artículos de regalo y de viaje son disimilares a cualquiera de
los anteriores servicios o productos al no compartir cualquier factor pertinente
relativo a la comparación de los productos y servicios especificados en Canon.
Al comparar los servicios de publicidad con los servicios de gestión de negocios
comerciales, ha de tenerse en cuenta que la publicidad es una herramienta esencial
para la gestión de negocios comerciales porque da a conocer el negocio en el
mercado. Como se afirmó con anterioridad, la finalidad de los servicios de publicidad
es «reforzar la posición del cliente en el mercado» y la finalidad de los servicios de
gestión de negocios comerciales es ayudar a una empresa a «desarrollar, ampliar y
adquirir una mayor cuota en el mercado». No hay una diferencia clara entre
«reforzar la posición del cliente en el mercado» y ayudar a una empresa a
«desarrollar, ampliar y adquirir una mayor cuota en el mercado». Un profesional que
ofrece asesoramiento para dirigir un negocio con eficacia puede incluir
razonablemente estrategias publicitarias en ese asesoramiento, porque no cabe
duda de que la publicidad desempeña un papel esencial en la gestión de negocios
comerciales. Además, los consultores empresariales pueden ofrecer asesoramiento
publicitario (y de marketing) como parte de sus servicios y, por tanto, el público
destinatario puede creer que estos dos servicios tienen el mismo origen profesional.
Por consiguiente, estos servicios se consideran similares en grado bajo.
Así, los servicios impugnados gestión de negocios se consideran similares en grado
bajo a los anteriores servicios de publicidad.
Los impugnados servicios de emisión de franquicias relativas a la ayuda en la
explotación o dirección de una empresa comercial se consideran distintos a
cualquiera de los anteriores servicios o productos al no compartir cualquier factor
pertinente relevante.
b) Los signos
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LE FREAK
Marca anterior
Marca impugnada
El territorio de referencia es la Unión Europea. Por motivos de economía de
procedimiento, la División de Oposición comparará los signos centrándose en la
parte del público destinatario de habla inglesa.
Visualmente, la marca anterior es una marca denominativa que consiste en los
elementos verbales “LE FREAK”. Se subraya que en el caso de las marcas
denominativas, es la denominación como tal la que queda protegida y no la forma en
la que está representada; por lo tanto, puede aparecer representada en minúsculas.
La marca impugnada es una marca figurativa que contiene el elemento verbal
“LEFRIK” escrito en tipografía algo estilizada. Las marcas son similares en el sentido
de que coinciden en las letras “LEFR__K_” situadas en la misma posición aunque
los elementos aparezcan juntos en la solicitud mientras que en la marca anterior los
elementos verbales aparecen separados. Por otro lado, difieren en las letras
intermedias (EA/I), en la representación en dos palabras (marca anterior) y una
palabra (solicitud) y en el elemento figurativo (tipografía) inexistente en el signo
anterior.
Fonéticamente, la pronunciación de las marcas es muy similar en los países de habla
inglesa y, en dicha medida, las marcas son fonéticamente muy similares.
Conceptualmente, aunque la palabra FREAK de la marca anterior se perciba como
“raro” o “extravagante” por el público inglés, el signo impugnado no tiene ningún
significado en ese territorio. Puesto que uno de los signos no se asociará a ningún
significado, los signos no son conceptualmente similares.
Teniendo en cuenta la similitud visual y fonética antes mencionada, se considera que
los signos comparados son similares.
c) Elementos distintivos y dominantes de los signos
A la hora de determinar si existe riesgo de confusión, la comparación de los signos en
conflicto debe basarse en la impresión general que proporcionan las marcas, teniendo
en consideración, principalmente, sus componentes distintivos y dominantes.
Las marcas objeto de la comparación no tienen elementos que se puedan considerar
claramente más distintivos o dominantes (que atraigan la atención visualmente) que
otros elementos.
d) Carácter distintivo de la marca anterior
El carácter distintivo de la marca anterior es uno de los factores que se debe tener
en consideración en la apreciación global del riesgo de confusión.
El oponente no ha reivindicado de manera explícita que su marca tuviera un carácter
distintivo particular en virtud de un amplio uso o reputación.
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En consecuencia, la apreciación del carácter distintivo de la marca anterior estará
basada en su carácter distintivo intrínseco. En el presente caso, la marca anterior no
tiene un significado en relación con ninguno de los productos en cuestión desde la
perspectiva del público en el territorio correspondiente. Por tanto, el carácter
distintivo de la marca anterior debe considerarse normal.
e) Público destinatario. Nivel de atención
Se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un
consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Procede,
igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del
consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios
contemplada.
En el caso que nos ocupa, los productos y servicios están dirigidos al público en
general y a clientes empresariales con conocimientos o experiencia profesional
específicos (publicidad/gestión de negocios).
f) Apreciación global, otros argumentos y conclusión
Los productos y servicios son idénticos, similares y distintos.
Los signos son similares desde un punto de vista visual y fonético para el público de
habla inglesa.
Se considera que la componente figurativa de la marca impugnada no altera la
impresión de semejanza visual entre los signos. En efecto, esa componente se
resume a una tipografía no especialmente llamativa u original, sin colores o otros
elementos que llamen la atención. En esencia, el consumidor se vería confrontado
con dos signos incluyendo nada más que palabras. Se entiende que el hecho de que
la marca anterior incluya dos palabras distintas en vez de una como la marca
solicitada es secundario ante las coincidencias visuales contundentes (5 letras
compartidas en un total de 6/7).
Por otra parte, la gran similitud fonética y la falta de elementos dominantes en los
signos potencian la posibilidad de confusión a pesar de la ausencia de similitud
conceptual.
En sus observaciones, el solicitante alega que la marca anterior posee un carácter
distintivo débil dado que existen muchas marcas que incluyen LE FREAK y FREAK.
En apoyo de su alegación, el solicitante hace referencia a varios registros de marca
en España y en la Unión Europea.
La División de Oposición señala que la existencia de varios registros de marca no es
en sí misma especialmente concluyente, ya que no refleja necesariamente la
situación del mercado. En otras palabras, basándose exclusivamente en los datos
concernientes al registro, no puede presumirse que todas esas marcas hayan sido
objeto de un uso efectivo. De lo anterior se deduce que la prueba presentada no
demuestra que los consumidores hayan estado expuestos a un uso intensivo de las
marcas que incluyen LE FREAK /FREAK y que se hayan habituado a las mismas.
En tales circunstancias, procede desestimar la alegación del solicitante.
Teniendo en cuenta todo lo anterior la División de Oposición considera que las
diferencias existentes entre los signos no son suficientes para contrarrestar las
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semejanzas entre los mismos, por lo que el consumidor puede llegar a la conclusión
de que los signos referidos tienen un mismo origen empresarial.
En vista de lo precedente, la División de Oposición considera que existe riesgo de
confusión entre el público. Por consiguiente, la oposición se considera parcialmente
fundada sobre la base de la marca comunitaria nº 9 908 633 de la parte oponente.
Se desprende de lo anterior que la marca impugnada se debe rechazar para los
productos y servicios declarados idénticos o similares (incluso los similares en
grados bajo) a los de la marca anterior. La oposición se desestima en tanto en
cuanto se refiere a servicios diferentes.
COSTAS
De conformidad con el artículo 85, apartado 1 del RMC, recaerán en la parte vencida
en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como
todos los gastos sufragados por la misma. De conformidad con el artículo 85,
apartado 2 del RMC, en la medida en que las partes pierdan respectivamente en uno
o varios de los elementos del litigio o en la medida en que la equidad lo exija, la
División de Oposición dispondrá que los gastos se repartan de otro modo.
Puesto que la oposición sólo ha prosperado para una parte de los servicios
impugnados, ambas partes han resultado vencedoras en algunos elementos del
litigio y vencidas en otros. Por consiguiente, cada una de las partes sufragará sus
propios gastos.
La División de Oposición
Ricardo NUNES
FERREIRA
Ana DA FONSECA
Janja FELC
De conformidad con el artículo 59 del RMC, las resoluciones dictadas en un
procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones no
hayan sido estimadas. De conformidad con el artículo 60 del RMC el recurso deberá
interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de
la notificación de la resolución. Deberá presentarse un escrito en el que se expongan
los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la fecha de
notificación de la resolución. Sólo se considerará interpuesto el recurso una vez que
se haya pagado la tasa de recurso (800 EUR).