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Nº de Recurso:
Nº de Resolución:
Procedimiento:
Ponente:
Tipo de Resolución:
28079130032007100108
Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
Madrid
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6210/2004
CONTENCIOSO
EDUARDO ESPIN TEMPLADO
Sentencia
Voces:
• x MARCAS x
• x RIESGO DE CONFUSIÓN (MARCAS) x
• x PROPIEDAD INDUSTRIAL x
Resumen:
Compatibilidad entre Wraps y Raps. En el supuesto de autos, aunque en la Sentencia
impugnada se razona la cuasi identidad denominativa entre ambas marcas, lo cierto es que existe
una clara aunque pequeña diferencia entre las mismas que impide privar sin más de eficacia a la
prestación de consentimiento por parte de la empresa opuesta, como hace la Sala de instancia al
considerar que existe una cuasi identidad. Resultaba obligado en todo caso examinar tanto el
consentimiento como las medidas adoptadas para atenuar o eliminar el riesgo de confusión y valorar
si, pese a todo, el riesgo de confusión para el consumidor era tan intenso que impedía admitir la
eficacia del consentimiento. La Sala a quo, por el contrario, ha prescindido por completo de efectuar
este examen de confundibilidad a la vista de las medidas adoptadas para evitar dicho riesgo,
limitándose a realizar una valoración de dicho riesgo entre ambas marcas sin darle ninguna
virtualidad al consentimiento ni examinar las referidas medidas.Se estima por ello el recurso, y se
anulan las resoluciones denegatorias de la inscripción procediendo el registro de la marca Wraps.
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veinticinco de Abril de dos mil siete.
VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituída en su Sección
Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 6.210/2.004, interpuesto
por ANDROS FOOD, S.A., representada por la Procuradora Dª Rosa Sorribes Calle, contra la sentencia
dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid en fecha 7 de enero de 2.004 en el recurso contencioso-administrativo número 418/2.001, sobre
denegación de inscripción de marca número 2.200.900 "WRAPS".
Es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada por el Sr. Abogado
del Estado.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En el proceso contencioso-administrativo antes referido, la Sala de lo ContenciosoAdministrativo (Sección Tercera) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 7 de
enero de 2.004 , desestimatoria del recurso promovido por Andros Food, S.A. contra las resoluciones de la
Oficina Española de Patentes y Marcas de 20 de enero de 2.000 y de 19 de diciembre de 2.000,
desestimatoria ésta última del recurso de alzada interpuesto contra la primera. Por dichas resoluciones se
denegaba el registro de la marca número 2.200.900 "WRAPS", de tipo denominativo, para productos de la
clase 30 del nomenclátor.
SEGUNDO.- Notificada dicha sentencia a las partes, la demandante presentó escrito preparando
recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 27 de
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abril de 2.004 , al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de
los litigantes.
TERCERO.- Emplazadas las partes, la representación procesal de Andros Food, S.A. compareció en
forma en fecha 15 de junio de 2.004, mediante escrito interponiendo recurso de casación, que articula en los
siguientes motivos:
- 1º, formulado al amparo del apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio ,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por infracción del artículo 12.2 de la Ley 3/1988,
de 10 de noviembre, de Marcas ;
- 2º, que se basa en el mismo apartado que el anterior, por infracción de la jurisprudencia relativa a la
eficacia de la autorización otorgada por un titular anterior para enervar la prohibición del artículo 12.1.a) de
la Ley de Marcas ;
- 3º, en base al apartado 1.c) del citado artículo 88 , por quebrantamiento de las formas esenciales del
juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, que habría incurrido en incongruencia,
vulnerando lo dispuesto en los artículos 33.1 y 67.1 de la Ley jurisdiccional, y
- 4º, de nuevo amparado en el apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción , por infracción
del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas , así como de la jurisprudencia.
Terminaba suplicando que se dicte sentencia por la que se anule y revoque la recurrida, acordando,
en consecuencia, la estimación del recurso contencioso-administrativo y declarando, por tanto, que no son
conformes a derechos los acuerdos de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 20 de enero y 19 de
diciembre de 2.000, por los que se denegó la concesión de la marca nº 2.200.900 "WRAPS" para distinguir
rellenos preparados de tortitas de trigo y, por consiguiente, anulando y revocando tales resoluciones, y
ordenar a la Oficina Española de Patentes y Marcas la inscripción de la citada marca.
El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sala de fecha 29 de septiembre de 2.005 .
CUARTO.- Personado el Abogado del Estado, ha formulado escrito de oposición al recurso de
casación, suplicando que se dicte sentencia desestimando el recurso con costas.
QUINTO.- Por providencia de fecha 13 de febrero de 2.007 se ha señalado para la deliberación y fallo
del presente recurso el día 18 de abril de 2.007, en que han tenido lugar dichos actos.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo Espín Templado,
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Objeto y planteamiento del recurso.
La sociedad mercantil Andros Food, S. A., impugna la Sentencia de 7 de enero de 2.004, dictada por
la Sala de lo Contencioso-Administativo (Sección Tercera) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que
desestimó su recurso contra la denegación por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas de la
marca denominativa nº 2. 200.900 "Wraps", para productos de la clase 30. Se opuso inicialmente la
sociedad Raps & Co. en defensa de su marca internacional nº 412.830 "Raps".
La Sala de instancia funda su fallo desestimatorio en las siguientes consideraciones:
"PRIMERO.- Se impugnan en el presente recurso contencioso-administrativo las resoluciones de la
Oficina Española de Patentes y Marcas de 20 de enero de 2000 y 19 de diciembre de 2000, por las que fue
denegada la solicitud de marca nº 2.200.900 "WRAPS", en clase 30, propuesta por la aquí actora, mercantil
"ANDROS FOOD, S.A.", y en la demanda su representación procesal alega - sustancialmente- que la titular
de la marca internacional obstaculizante nº R-412.830, "RAPS" ha otorgado su declaración de
consentimiento expreso para el registro de la maraca solicitada, lo que elimina el impedimento opuesto de
oficio por la Administración, puesto que este consentimiento debe desplegar los efectos previsto en el artº
12.2 de la Ley 32/1988, enervando la prohibición prevista en el apartado 1 del mismo precepto; asimismo,
expone que se dan diferencias denominativas, fonéticas y visuales entre las marcas en conflicto que permite
el acceso a registro de la marca propuesta.
SEGUNDO.- Las marcas como signo distintivo más importante del tráfico mercantil -se afirma en la
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Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª) de 2 de junio de 1998 - y como fundamental protección al
consumidor, se ha dicho que constituye uno de los elementos patrimoniales intangibles de más
transcendencia en la empresa moderna. La fuerza atractiva de la marca forma parte de la cultura
empresarial del mundo actual y su valor patrimonial puede ser incalculable; los tratados, las Directivas de la
Unión Europea y las leyes internas de los Estados, han tendido a la protección de la marca, no sólo en
beneficio del empresario, sino también en consideración de los consumidores que, muy reiteradamente se
interesan más por la marca que por el producto y, en todo caso, éste se halla cubierto por la características
y garantías que emana de la marca. Así, se dice también en la Sentencia de la misma Sala de 6 de marzo
de 1994 , el público consumidor tiene derecho a recibir veraz y adecuada información sobre los productos
como base indispensable para posibilitar una libre y consciente decisión de compra, que constituye uno de
los fundamentos clave por los que se protegen las marcas, y con mayor razón cuando los productos se
venden en los mismos establecimientos comerciales.
TERCERO.- Cuanto queda expuesto, abona la necesidad de referirnos, en primer lugar, a la
declaración de consentimiento prestado por la titular de la marca opuesta, en virtud de la cual autoriza y
consiente la utilización e inscripción registral de la denominada "WRAPS" para la clase 30 del nomenclátor
internacional, y siendo así es preciso tener en cuenta que la prohibición de acceso a registro para las
marcas cuya semejanza pueda producir confusión en el mercado tiene una doble dimensión: por un lado,
proteger el prestigio de las marcas precedentemente inscritas evitando que del mismo se aprovechen otras
posteriores, así como aquel valor patrimonial, intangible a que antes nos referíamos, y, de otro, defender a
los consumidores frente a posibles confusiones respecto de la procedencia de los productos amparados por
los signos distintivos, es decir, por la fuerza atractiva de la marca de transcendental importancia en el
comercio actual, también referido anteriormente.
Como se dice en la Sentencia de 27 de Enero de 1997 del Tribunal supremo el primer aspecto
pertenece -siempre a salvo de los supuestos de identidad- a la disponibilidad de sus titulares, como se
infiere de la propia Ley de Marcas, de tal forma que si se presenta autorización o un pacto de uso común, la
Administración no puede se más exigente para defender los derechos de terceros que la parte directamente
afectada, amén de ser reiterada jurisprudencia que señala que en la vía jurisdiccional han de tenerse en
cuenta las pretensiones jurídicas ulteriores. Ahora bien, la segunda cuestión, la protección de los
consumidores que viene a ser uno de los fines principales de la Ley de Marcas no puede quedar al arbitrio
de las partes, o de los titulares de las marcas en conflicto, derivándose de ello la indisponibilidad por los
mismos de los supuestos de compatibilidad entre las marcas, lo que -además- sería tanto como dejar tan
particular e importante materia a merced de los intereses particulares de quienes actúan en el comercio.
como nos recuerdan las Sentencias de aquel Alto Tribunal de 22 de julio de 1988 y 11 de noviembre de
1993 , ha de otorgarse efectos a la autorización del primitivo concesionario siempre que no se produzca la
identidad de las marcas que haría ineficaz aquélla.
Ello determina que, en el presente caso, debamos entrar en el análisis y enjuiciamiento de la
compatibilidad o no de las marcas enfrentadas para convivir en el mercado y, además, en el ámbito
comercial de la clase 3ª del nomenclátor internacional.
CUARTO.- El art. 12.1.a) de la Ley de Marcas, 32/1988 , prohibe la admisión o acceso a registro
como marca de todos aquellos signos o medios identificativos que, por identidad o semejanza fonética,
gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o
servicios idénticos o similares, puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación
con la marca anterior, en defensa todo ello del consumidor, y en el caso que enjuiciamos se somete a la
consideración de la Sala determinar si entre la marca a la que se denegó el registro, con la denominación
"WRAPS" nº 2.200.900 y la preexistente denominada "RAPS" nº 412.830, existe la incompatibilidad que
previene el precepto antes mencionado, y para resolver dicha cuestión debemos tener presente que la
jurisprudencia del Tribunal Supremo, viene de muy antiguo reiterando que el criterio esencial para decidir
sobre la incompatibilidad entre los distintivos o denominaciones enfrentadas es, ciertamente, que la
semejanza fonética o gráfica (con esta alternativa o disyuntiva) se manifieste por la simple prosodia o la
imagen de los vocablos, teniendo en cuenta la íntegra y total denominación de las marcas, tras una
comparación meramente sintética, sin más que una sencilla visión, lectura o apreciación de conjunto, que no
se entretenga en descomponer o aquilatar técnicamente, ni de forma desmesuradamente minuciosa los
elementos confrontados (SSTS de 5 de julio de 1993 y 8 de abril y 15 de junio de 1995 , entre otras), ya que
lo fundamental es que los signos no induzcan a error en el mercado. Insistiendo en esta doctrina la STS de
13 de julio de 1999 , nos dice que no debe descomponer la afinidad fonética, y la estructura debe prevalecer
sobre sus integrantes parciales, ya que tal impresión global constituye el impacto verbal y visual
inescindible, de tal forma que el todo prevalezca sobre las partes o factores componentes. En el tráfico
mercantil como sostienen las SSTS de 11 de noviembre de 1996, 10 de octubre de 1997 y 12 de abril de
2000 , prevalece la vertiente verbal y denominativa, sin que existan, en consecuencia, reglas previas para
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determinar la existencia o no de semejanza entre dos o más distintivos enfrentados, por lo que el concepto
jurídico indeterminada semejanza sólo puede, en su caso, llenarse de contenido según el sentido de la sana
crítica (STS de 6 de octubre de 1997 ).
QUINTO.- A la luz de aquellos criterios, tomando la íntegra y total denominación de ambas marcas,
desde el punto de vista denominativo la propuesta sólo añade un "W" a la que se le opone, pues el resto de
las letras es coincidente, por lo que la similitud viene a ser de una casi identidad, pero fonéticamente son
similares ya que suenan al oído de igual forma, lo que produce una evidente asociación entre ellas, y en el
mercado la confusión de los consumidores. Por tanto, hemos de confirmar la resolución negativa a la
inscripción de la marca "WRAPS", declarando conforme a Derecho la decisión de la Oficina registral."
(fundamentos de derecho primero a quinto)
El recurso se articula mediante cuatro motivos. En el primer motivo, acogido al apartado 1.d) de la Ley
de la Jurisdicción, se aduce la infracción del artículo 12.2 de la Ley de Marcas (Ley 32/1988 de 10 de
noviembre ), por no haber dado eficacia a la posterior declaración de consentimiento otorgada por la
sociedad titular de la marca opuesta. El segundo motivo, al amparo del mismo precepto, se basa en la
alegación relativa a la jurisprudencia aplicativa del citado artículo 12.1 de la Ley de Marcas. El tercer motivo
se formula bajo el apartado 1 .c) de la Ley jurisdiccional, y en él se imputa a la Sentencia recurrida
incongruencia omisiva, por no haberse referido al consentimiento de la sociedad adversa. Finalmente, el
cuarto motivo se acoge al apartado 1.d) del referido texto procesal y se alega la infracción del artículo 12.1
de la Ley de Marcas , por no haber efectuado una valoración de todos los elementos de las marcas en
conflicto.
SEGUNDO.- Sobre los motivos primero y segundo, relativos al artículo 12.2 de la Ley de Marcas y su
jurisprudencia aplicativa.
Entiende la parte actora que al denegar el registro solicitado la Sala de instancia ha infringido el
artículo 12.2 de la Ley de Marcas (primer motivo) y su jurisprudencia aplicativa (segundo motivo), ya que ha
privado de eficacia al consentimiento otorgado por la sociedad opuesta por la supuesta identidad de las
marcas en litigio, cuando resulta evidente mediante una observación visual que ambas marcas no son
idénticas. Además, alega que se han tomado las medidas adecuadas para evitar cualquier riesgo de
confusión, puesto que se ha procedido a una limitación de productos, de forma que la marca solicitada sólo
es válida para "rellenos preparados de tortitas de trigo", frente a las salsas, salazones y otros condimentos
que distingue la marca "Raps". En el desarrollo del segundo motivo la recurrente cita diversas Sentencias de
esta Sala en las que se otorga eficacia al consentimiento de titulares de marcas opuestas semejantes a las
solicitadas.
Tiene razón la recurrente y procede estimar el motivo. Es verdad, como recuerda la Sala de instancia,
que existe un doble objetivo de la protección registral de las marcas, que atiende tanto a la defensa de los
intereses económicos y comerciales de las mismas cuanto a la defensa de los consumidores y usuarios, al
objeto de evitar la confusión de éstos respecto a las diversas características y al origen empresarial de los
productos que adquiere. Por ello, el artículo 12.2 de la Ley de Marcas sólo admite la eficacia del
consentimiento respecto de las marcas semejantes, no así respecto de las idénticas; y, en cuanto a las
semejantes, el consentimiento no es vinculante sin más, sino que la autoridad administrativa y los órganos
judiciales pueden denegar eficacia al consentimiento si entienden que existe un riesgo acentuado de
confusión. Prevé también el precepto que se tomen medidas para paliar dicho riesgo, resultando obligatorio
en tal caso valorar la suficiencia de dichas medidas.
En el supuesto de autos, aunque en la Sentencia impugnada se razona la cuasi identidad
denominativa entre ambas marcas, lo cierto es que existe una clara aunque pequeña diferencia entre
"Wraps" y "Raps" que impide privar sin más de eficacia a la prestación de consentimiento por parte de la
empresa opuesta, como hace la Sala de instancia al considerar que existe una cuasi identidad, conculcando
con ello el precepto y la jurisprudencia alegada. Resultaba obligado en todo caso examinar tanto el
consentimiento como las medidas adoptadas para atenuar o eliminar el riesgo de confusión y valorar si,
pese a todo, el riesgo de confusión para el consumidor era tan intenso que impedía admitir la eficacia del
consentimiento. La Sala, por el contrario, ha prescindido por completo de efectuar este examen de
confundibilidad a la vista de las medidas adoptadas para evitar dicho riesgo, limitándose a realizar un
valoración de dichon riesgo entre ambas marcas sin darle ninguna virtualidad al consentimiento ni examinar
las referidas medidas.
La estimación conjunta de ambos motivos hace innecesario el examen de los restantes.
TERCERO.- Sobre la eficacia del consentimiento y de las medidas adoptadas para evitar el riesgo de
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confusión.
Casada la Sentencia impugnada debemos resolver la cuestión litigiosa en los términos planteados en
el anterior fundamento de derecho. La prestación del consentimiento por parte de la sociedad inicialmente
opuesta a la concesión de la marca solicitada hace que el examen de confundibilidad deba efectuarse con
una mayor tolerancia, puesto que otorgado el consentimiento sólo queda en pie el interés de proteger a los
consumidores, al haber renunciado la titular de la marca opuesta a sus derechos de prioridad registral en
relación con la marca solicitada. En el presente supuesto hay que tener en cuenta además, que la sociedad
solicitante ha restringido la marca a un sólo producto de los comprendidos en la clase 30, los "rellenos
preparados de tortitas de trigo".
Pues bien, habida cuenta de la diferencia denominativa, así como de que la marca solicitada solo va
a caracterizar el mencionado producto, frente a los designados por la marca opuesta (diversos condimentos,
productos para salazones, especias y otros productos alimentarios análogos) y teniendo en cuenta el
consentimiento otorgado por la titular de esta marca, entiende la Sala que debe admitirse el registro
solicitado. En efecto, la semejanza denominativa y fonética entre ambas marcas no es suficiente para
denegar la marca pedida, ya que el riesgo para los consumidores - único a considerar en este supuestoqueda absolutamente minimizado al proyectarse la nueva marca sobre un único producto, por lo que su
alcance comercial queda sumamente restringido y especializado, permitiendo con ello una más fácil
distintividad y diferenciación respecto de la marca inicialmente opuesta.
CUARTO.- Conclusión y costas.
Las consideraciones expuestas en los anteriores fundamentos de derechos llevan a la estimación del
recurso de casación, así como a la del contencioso administrativo previo, con la consiguiente nulidad de las
resoluciones administrativas impugnadas en este último.
De acuerdo con lo prevenido en los artículos 95.3 y 139.1 y 2 , no precede imponer las costas al no
concurrir las circunstancias legales requeridas para ello.
En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana
del Pueblo español y nos confiere la Constitución,
FALLAMOS
1. Que HA LUGAR y por lo tanto ESTIMAMOS el recurso de casación interpuesto por andros Food,
S.A. contra la sentencia de 7 de enero de 2.004 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
(Sección Tercera) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo
418/2.001, sentencia que casamos y anulamos.
2. Que ESTIMAMOS el citado recurso contencioso-administrativo, promovido por Andros Food, S.A.
contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 20 de enero y de 19 de diciembre
de 2.000 dictadas en el expediente de la marca número 2.200.900 "WRAPS", y anulamos dichas
resoluciones denegatorias de la inscripción, procediendo el registro de dicha marca.
3. No se hace imposición de las costas del recurso contencioso-administrativo ni las del de casación.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la
publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos,
mandamos y firmamos .-Fernando Ledesma Bartret.-Óscar González González.- Manuel Campos
Sánchez-Bordona.-Eduardo Espín Templado.-José Manuel Bandrés Sánchez- Cruzat.-Firmado.PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado
Ponente Excmo. Sr. D. EDUARDO ESPIN TEMPLADO, estando constituída la Sala en audiencia pública de
lo que, como Secretario, certifico.-Alfonso Llamas Soubrier.-Firmado.-
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