VICI(W. VICI(W. - Corte Suprema de Justicia del Paraguay

EXPEDIENTE : MC DONALDS CORPORATION C/ RES
No 733 DEL 10/SET/10 Y RES No 594 DEL 25/NOV/11
DICT. POR LA SCRIA. DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y LA DPI
\"L
TE •UPREMADEJUMUNIDO Y SENTENCIA NUMERO 0°54°1435-
1O
En la:I.Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los
skocaraá, .Y.11161:del mes de
VICI(W.
del año dos mil quince,
eunidos en la Sala de Acuerdos los Excmos. Señores Ministros de la Corte
,j,!,zu í Lo
uprema de Justicia, Sala Penal, los Dres. LUIS MARIA BENITEZ RIERA,
SINDULFO BLANCO y ALICIA PUCHETA DE CORREA, por ante mí la Secretaria
autorizante, se trajo el expediente caratulado: "MC DONALDS CORPORATION C/
RES No 733 DEL 10/SET/10 Y RES No 594 DEL 25/NOV/11 DICT. POR LA
SCRIA, DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y LA DPI'', a fin de resolver el recurso de
apelación interpuesto contra el Acuerdo y Sentencia No 105 de fecha 22 de julio de
2013, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala.
Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala
Penal, resolvió plantear y votar la siguiente:
CUESTION:
¿Se halla ella ajustada a derecho la sentencia recurrida?
Practicando el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el
siguiente resultado: LUIS MARIA BENITEZ RIERA, ALICIA PUCHETA DE
CORREA Y SINDULFO BLANCO.
A LA UNICA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. BENITEZ RIERA
dijo: Por Acuerdo y Sentencia No 105 de fecha 22 de julio de 2013, el Tribunal de
Cuentas, Primera Sala, resolvió: 1) No hacer lugar a la demanda contencioso
administrativa planteada por la firma MC DONALDS CORPORATION y, en
consecuencia, 2) Confirmar la Resolución No 733 del 10/09/2010 dictada por LA
Secretaria de Asuntos Litigiosos y la Resolución No 594 del 25/11/2011 dictada por la
Dirección de la Propiedad Industrial, 3) Imponer las costas a la perdidosa, 4) Anotar,
registrar, notificar y remiti
la a la Excma. Corte Suprema de Justicia.
QUE, anta de entrar a estudiar el fondo de la cuestión debemos realizar una
breve síntes de las cu iones
demanda Así, en fec
inistrativas que sirvieron de base a la presente
2009 se presentó ante la Dirección de la Propiedad
Industri a I del Minista rio de Industria y Comercio el Agente Luis
res ntación de la fir a Macedonia S.
Luis María Be ítez Riera
Mini a o
rma rtunguez
Secretaria
ar el r-
Alicia Pucheta de Correa
Ministra
--ras-Morel, en
ro de la mar, a " AC
ETIQUETA", en la clase 28. En fecha 9/04/2010 se presenta la firma Mc Donalds
Corporation, bajo patrocinio de la Agente Marta Berkemeyer a deducir oposición
contra la solicitud de registra de la marca citada, en base a las marcas de su
propiedad: BIG MAC, AUTOMAC, CIBER MAC, MAC FRIES, inscriptas en las clases 25,
29, 30, 42, 43. Al respecto la Secretaria de Asuntos Litigiosos del Ministerio de
Industria y Comercio dicto la Resolución No 733 de fecha 10/09/2010 (recurrida), por
la cual resolvió declarar improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por la
firma Mc Donalds Corporation contra la firma Macedonia S.A. sobre oposición al
registro de la marca "MAC Y ETIQUETA" clase 28 y disponer la prosecución del
trámite de registro de la citada marca. La firma Mc Donalds Corporation, se presenta
ante la autoridad administrativa a interponer recurso de apelación contra la
Resolución No 733 de fecha 10/09/2010. La Dirección de la Propiedad Industrial del
Ministerio de Industria y Comercio dictó la Resolución No 594 de fecha 25/11/2011
(recurrida) por la cual resolvió confirmar en todas sus partes la Resolución No 733 de
fecha 10/09/2010 dictada por la Secretaria de Asuntos Litigiosos y disponer la
prosecución del trámite de registro de la marca "MAC Y ETIQUETA", clase 28,
solicitada por la firma Macedonia S.A.
QUE, ya en sede jurisdiccional, el Abogadó Hugo Berkemeyer, en
representación de la firma Mc Donalds Corporation, se presenta a promover acción
contencioso administrativa en fecha 22/12/2011 (fs. 10/19) contra la Resolución No
No 733 de fecha 10/09/2010 de la Secretaria de Asuntos Litigiosos y la Resolución
No594 de fecha 25/11/2011 de la Dirección de la Propiedad Industrial. Una vez traba
la litis y luego de los trámites de rigor, el Tribunal de Cuentas Primera Sala, dictó el
Acuerdo y Sentencia No 105 de fecha 22 de julio de 2013, hoy recurrido. Contra esta
decisión del Tribunal de Cuentas, Primera Sala, el Abogado Hugo Berkemeyer,
representante de la firma Mc Donalds Corporation interpone y fundamenta recurso de
apelación (fs. 274/281), argumentando que es bien sabido que muchos de los
productos y servicios de Mc Donalds van dirigidos al público familiar y los locales
están dotados de juegos y las comida para niños van acompañadas de juguetes, por
lo que pretender registrar en la clase de juegos y juguetes producirá una asociación
indeseable, pues se tratan de clases que se relacionan por las actividades de su
mandante. Agrega que no puede hablarse de diferencias sustanciales entre la marca
solicitada y la registrada cuando que la denominación MAC constituye la parte
esencial que identifica a las marcas de su mandante. Sigue diciendo que la etiqueta
de la marca solicitada no es suficiente para distinguirla de las marcas de su
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No 733 DEL 10/SET/10 Y RES No 594 DEL 25/NOV/11
DICT. POR LA SCRIA. DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y LA DPI
Volo.k--TtrUP,REMA DE JUárlintWO Y SENTENCIA NUMERO Dr35(-:1&(I1-°S.
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lnándahte, por lo que denota falta de originalidad y distintividad. Luego de otras
,:jváriasdisquisiciones termina solicitando se dicte sentencia revocando el Acuerdo y
1' -91entéhcia No 105 del 22/07/2013.
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QUE, de lo precedentemente analizado y transcripto, resulta obvio que el
meollo de la cuestión se circunscribe a resolver si la marca solicitada por la firma
Macedonia S.A. (MAC Y ETIQUETA), y que cuya inscripción debería hacerse en la
clase 28, se presta o no a confusión frente a la marca oponente de la firma Mc
Donalds Corporation (BIG MAC, AUTOMAC, CIBER MAC, MAC FRIES - clases 25, 29,
30, 42, 43) y si pudiera o no inducir al error en el público consumidor.
QUE, entrando a examinar la cuestión, debo señalar como ya dijera en fallos
análogos anteriores, que la esencia de la marca está en poder excluir a otros en el
uso de marcas confundibles. El espíritu de la legislación marcaria, conforme la
doctrina imperante, es el de evitar la confusión. Tanto es así que ya no se habla de
que las marcas deben ser claramente inconfundibles, sino que deben ser claramente
distinguibles. Se pone acento así en la necesidad de una clara diferenciación de las
marcas en pugna. En el caso sub-examine ¿son las marcas en pleito confundibles?.
, para po er r sponder la pregunta precedente y para mejor apreciación y
ent dimiento d
cuestión, a
ntinuación, pasamos a exhibir y confrontar, para
icitante y la marca oponente:
ego analizar,
Benítez Riera
stro
AC
MARCA SOLIC
orina• minguez V.
Secretaria
MARCA REGI T DA
Observación: De las marcas registradas oponentes (BIG MAC, AUTOMAC,
CIBER MAC, MAC FRIES), solo consta en autos la imagen de la marca registrada BIG
MAC, no así las demás.
Bien, basándome en las características que adornan a las marcas en litigio,
sostengo que es la totalidad del conjunto lo que debe ser objeto de análisis y no sus
partes separadas. Así, sabiendo que las cuestiones marcarias no se limitan a reglas
preestablecidas, sino que responden a un análisis prudente realizado por parte del
juzgador, del cual se torna imposible prescindir de cierta subjetividad razonable y,
colocándome en el papel de público consumidor y contrastando las marcas en pugna,
la primera impresión que me producen es que las mismas no son confundibles,
aprehensión esta que se prolongó en los sucesivos cotejos que he realizado. Es decir
la percepción de las marcas enfrentadas no me provoco una sensación espontanea
de semejanzas capaz de suscitar equívocos entre ellas, pues las mismas tienen una
marcada diferenciación gráfica, fonética e ideológica (los tres campos principales en
los cuales debe efectuarse el cotejo de los signos marcarios según los autores Luis
Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas en su obra Derecho de Marcas, Tomo II,
Editorial Eliasta).
QUE, si bien ambas marcas comparten las mismas tres letras (MAC) y resulta
innegable esa similitud, no es menos cierto que existen diferencias que las separan:
1) la marca solicitada (MAC y etiqueta), és una marca mixta, que va acompañada de
una etiqueta que la hace visualmente diferente de las marcas oponentes ya
registradas, pues la misma muestra la imagen de tres columnas y un techo mientras
la marca registrada posee una tipografía especial. Es más, las marcas registradas no
puede impedir un registro con la intención de adueñarse de un término, en este caso
MAC, por el solo hecho de que su marca lo contenga. 2) ambas, marcas distinguen
productos de clases diferentes, pues la marca solicitada (MAC Y ETIQUETA) solicito
su inscripción en la clase 28 y las marcas registradas (BIG MAC, AUTOMAC, CIBER
MAC, MAC FRIES) se hallan inscriptas en las clases 25, 29, 30, 42, 43. Convengamos
que el registro de una marca en una determinada clase no equivale el registro en otra
o en todas las clases, por lo que el titular de una marca registrada no puede
oponerse a que la misma denominación sea utilizada para cubrir artículos distintos.
Por otro lado, el hecho de que la marca solicitante se dedique a comercializar
juguetes que a criterio del apelante podrían confundirse con los juguetes que regala
la firma Mc Donalds Corporation junto con sus comestibles no es una razón de peso
para impedir un registro. Con ese criterio deberían impedirse la producción y
comercialización del universo de juguetes. 3) Queda claro que la que el nombre de la
EXPEDIENTE : MC D O N A L D S CORPORATION C/ RES
No 733 DEL 10/SET/10 Y RES No 594 DEL 25/NOV/11
DICT. POR LA SCRIA. DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y LA DPI
ORTE SUPREMA DE JU9fit1BilD0 Y SENTENCIA NUMERO
marca solicitante (MAC y etiqueta) es el resultado de las tres primeras letras de la
cyfif4ma MACEDONIA S.A., dueña de la marca solicitante.
°á
Que, como dijera precedentemente, las marcas oponentes no pueden impedir
registro con la intención de adueñarse de un término, en este caso MAC, por el
solo hecho de que su marca es mundialmente conocida y aceptada, es más,
justamente por ello, por ser una marca sumamente reconocida y de notoria
trayectoria, tiene su público consumidor bien formado e instruido que difícilmente
caiga en confusión. Me mantengo en que la marca solicitante goza del elemento de
distintividad necesario que impediría al consumidor entrar en confusión (directaindirecta) o asociación.
ConseCuentemente, podemos concluir sin temor a equívocos, que las marcas
en pugna son inconfundibles, no existiendo perjuicio para que ambas marcas puedan
coexistir pacíficamente.
QUE, por tanto, teniendo en consideración las manifestaciones realizadas
precedentemente, soy de parecer que el Acuerdo y Sentencia No 105 de fecha 22 de
julio de 2013, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, debe ser confirmado
in tottum. En cuanto a las costas en esta instáncia/las mismas deberán ser impuestas
al perdidoso, en virtud a lo establecido en el artículo 203 inc. a) del CPC. ES MI
VOTO.
Que a su turne los Dres. PUCHETA DE CORREA y BLANCO, manifiestan
que se adh* en al voto q e antecede por los mismos fundamentos.
Con lo que
e lo certifica
dio por termin • ° o el acto firmando S.S.E.E. todo por ante mí
ando
Luis M Benítez Riera
inistro
ida
cia que inmediatamente g
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11
1
Alicia •• Veta de Correa
Ministra
O B' ANCO
SITO
ANT
a Domíng ez V.
Secretaria
Asunción, -543‘-
de Mal
• — 2.015.-
VISTOS los méritos del Acuerdo que antecede, la
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA PENAL
RESUELVE:
1) NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por el Abog.
Hugo Berke
y en
er, en representación de la firma Mc Donalds Corporation,
secuencia;
2) C• FIRMAR el Acuerd► y Sentencia No 105 de fecha 22 de julio de
013, dictad
or el ribunal de Cuentas, Primera Sala, de conf
con lo expu
ordio de la pres te Resolución.-
) IMPONER
la perdidosa.--
4) ANOTAR, re
notificar
Luis María Bení z Riera
Ministr
ANTE MI:
idad
cia Puclieta de Correa
Ministra
• Norma Domingu z
Secretaria
iV
miCiOSO
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