1 Rol: 10800. Dominio: iso-chile.cl. Caratulados: INSTITUTO

Rol: 10800.
Dominio: iso-chile.cl.
Caratulados: INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACION con Mauricio Sánchez.
Tipo de revocación: temprana.
SENTENCIA DEFINITIVA
Santiago, 18 de julio de 2016
VISTOS
1) Con fecha 01 de marzo de 2016, don Mauricio Sánchez solicitó la asignación del nombre
de dominio iso-chile.cl. Posteriormente, el 23 de marzo de 2016, y conforme a los numerales
18 y siguientes de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del
Dominio .CL (en adelante indistintamente RFR-CL) el INSTITUTO NACIONAL DE
NORMALIZACION (en adelante indistintamente el revocante o demandante), domiciliado
para estos efectos en Av. Miraflores 130, piso 25, Santiago, representado por don Rodrigo
Albagli Ventura, presentó dentro del plazo de 30 días que establece la citada norma, una
solicitud de revocación temprana respecto del mismo nombre de dominio.
2) En este contexto, con fecha 16 de mayo de 2016, NIC Chile designó como árbitro
arbitrador al infrascrito para resolver este conflicto sobre la revocación temprana del
nombre de dominio iso-chile.cl, en adelante también individualizado como el nombre de
dominio en disputa, en conflicto o litigioso.
3) El 16 de mayo de 2016, este sentenciador aceptó el cargo de árbitro arbitrador y juró
desempeñarlo con la debida diligencia y en el menor tiempo posible.
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4) Posteriormente, se abrió un plazo de 5 días para solicitar la inhabilidad del árbitro
contemplado en el numeral 14.4. del Reglamento de Política de Resolución de Controversias
por Nombres de Dominio .CL (en adelante indistintamente RPRC-CL), periodo en el cual
ninguna de las partes manifestó reparos respecto de este punto.
5) A continuación se dio inicio al periodo de consignación, etapa en la cual la parte revocante
con fecha 01 de junio de 2016, dio cuenta del depósito de los honorarios arbitrales dentro
del plazo de 10 días que establece el numeral 22 del RPRC-CL.
6) Acto seguido, con fecha 10 de junio de 2016, el revocante presentó una demanda de
revocación, la cual se funda básicamente en las siguientes consideraciones.
Como punto de partida, la demanda parte haciendo referencia a la International
Organization For Standardization (en adelante indistintamente ISO), una federación mundial
no gubernamental y sin fines de lucro, que promueve el desarrollo de la normalización con
miras a facilitar el intercambio de productos y servicios a nivel mundial, por una parte, y
propender al fortalecimiento y cooperación entre las esferas de actividad intelectual,
científica, tecnológica y económica, por la otra.
En efecto, la propia OMC reconoce que las normalizaciones internacionales y sus sistemas
de evaluación de conformidad, juegan un rol fundamental para la reducción de las barreras
técnicas al comercio global, añadiendo un valor a todas las clases de operaciones de
negocios.
La expresión ISO se posiciona como una sigla reconocida internacionalmente en el área de la
normalización, para designar una serie de productos y servicios asociados al ámbito de
actividades desarrolladas por el revocante.
Por su parte, el Instituto Nacional de Normalización (en adelante indistintamente INN) es una
fundación de derecho privado sin fines de lucro, creada por CORFO en el año 1973, como un
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organismo técnico en materias de la Infraestructura de la calidad, y miembro chileno de la
ISO, organización de la cual forma parte desde su fundación.
En nuestro país, una parte importante de los elementos que componen la Infraestructura de
la calidad han sido atribuidos y reconocidos como parte del quehacer del INN. Además, el
INN representa a Chile en los distintos organismos y foros que dicen relación con los
componentes de la Infraestructura de la Calidad, a nivel internacional, regional y subregional,
incluyendo desde luego a la ISO.
Respecto del signo ISO, deriva del griego “Isos”, palabra que significa “Igual”. Sin importar el
país, sin importar el idioma, la International Organization For Standardization siempre se
identifica como ISO.
Este signo cuenta con una gran cantidad de registros marcarios tanto en Chile como en el
extranjero consistentes en la sigla “ISO”. En Chile es posible citar el registro Nº 825143,
correspondiente a la marca mixta ISO, para servicios de clases 35, 41 y 42. En este punto, la
demanda cita a su vez varios registros de la marca ISO en diversos países, como por ejemplo
Afganistán, Bangladesh, Bolivia, Canadá, Ecuador, Hong Kong, Indonesia, y República
Dominicana.
En cuanto al derecho, a su juicio el interés preferente emana de la familia de marcas ISO; el
uso legítimo y relevante que se ha efectuado del citado signo en mercado nacional e
internacional, el cual va aparejado a la fama del mismo; el nombre de dominio iso.org; y el
nombre comercial que ha identificado a la International Organization For Standardization
desde 1947.
En cuanto al concepto de “interés preferente”, la demanda cita el artículo 19 de la
Reglamentación, el cual no posee una definición técnica o jurídica, por lo que debe
entenderse en su sentido natural y obvio, es decir, como una inclinación de ánimo superior
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respecto a un objeto determinado, lo cual ha sido ratificado por la jurisprudencia de los
árbitros designados por NIC Chile, citando el fallo recaído en el dominio polloni.cl.
A juicio del demandante, el interés debe ser legítimo y pertinente, siendo el concepto de
“interés” es más amplio que el de “derecho”, pudiendo consistir en cualquier derecho o
posición jurídica legítima respecto de un signo reproducido, lo cual ha sido reafirmado en el
fallo recaído en el dominio promoart.cl.
Luego cita los artículos 14, 18.1 y 19.1 de la Reglamentación, señalando que en este caso el
nombre de dominio en disputa incluye de manera íntegra y destacada la sigla “ISO”, la cual
ha sido ampliamente usada por el INN y la ISO a nivel nacional e internacional para identificar
las actividades de normalización que realizan, contrariando a su juicio los principios de la
competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, los derechos marcarios vinculados
a la expresión ISO ya enunciados, los cuales son anteriores a la inscripción del dominio en
disputa, siendo confusamente similares al dominio en disputa, sin que la adición de la palabra
Chile le otorgue distintividad.
En base a lo anterior, a su juicio un usuario medio de Internet podría suponer que el dominio
iso-chile.cl dirige al sitio web para Chile de la conocida organización internacional del mismo
nombre, incurriendo en un error o engaño respecto del origen del contenido que se
desplegará en el sitio web ya identificado. Esto se ve reforzado por la fama y notoriedad del
sigo ISO.
Más adelante la demanda cita el dominio iso.org, respaldando la idoneidad de un nombre de
dominio para servir de sustento a un interés preferente en base a los argumentos del fallo
recaído en el dominio promoart.cl.
Luego se refiere al uso legítimo, efectivo y relevante de la familia de marcas ISO en el
mercado nacional e internacional como argumento para fundar la existencia de un interés
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preferente, lo cual ocurre en este caso, ya que el INN y la ISO han empleado el signo ISO por
décadas y han cultivado su renombre.
Por otro lado, basa el interés preferente en la protección a los nombres comerciales, citando
el artículo 8 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el art. 28 A
de la Ley 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, y el art. 4, letra a),
de la Ley 20.169 sobre Competencia Desleal.
Por último, sostiene que en este caso no tiene aplicación el principio “first come, first
served”, debido a la existencia de un interés preferente latamente explicado.
En la demanda se acompañan los siguientes documentos:
1. Antecedentes relativos al nombre comercial bajo el cual opera la ISO:
a) Copia de los estatutos de la ISO. Su artículo 1 señala lo siguiente: “The name of the
Organization shall be the International Organization for Standardization, hereinafter referred
to as the ‘Organization’. The abbreviated title shall be ‘ISO’”. Aquello puede traducirse como:
“El nombre de la Organización será la Organización Internacional de Normalización, en
adelante referida como la ‘Organización’. Su nombre abreviado será ‘ISO’”. A estos estatutos
también se puede acceder accediendo a la dirección http://www.iso.org/iso/statutes.pdf.
b) Extracto relativo a la Organización Internacional de Normalización extraído de la base de
datos públicas del Cantón de Ginebra, lugar de constitución de dicha organización. En esta,
se señala que el nombre de la organización es “Organisation internationale de normalisation
(ISO)”.
2. Antecedentes sobre los registros marcarios invocados:
a) Copia de imágenes extraídas de la base de datos pública del Instituto Nacional de
Propiedad Industrial, respecto del registro Nº 825143, correspondiente a la marca mixta
ISO®, la que distingue servicios de clases 35, 41 y 42.
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b) Copia de certificados y antecedentes que dan cuenta de los registros marcarios respecto
a la marca ISO® en Afganistán, Bangladesh, Bolivia, Brunei, Canadá, Ecuador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua, Hong Kong, Indonesia, y República Dominicana.
3. Antecedentes sobre el sitio web oficial de la Organización Internacional de Normalización:
iso.org:
a) Copia del informe obtenido del WHOIS de la ICANN en la cual consta la titularidad de la
ISO sobre el dominio iso.org.
b) Imagen extraída de la página principal del sitio web iso.org.
4. Antecedentes relativos al uso efectivo que han hecho las demandantes de la marca ISO®
ante el público y del renombre que esta ha alcanzado a nivel mundial:
a) Artículo de Wikipedia sobre la International Organization for Standardization (versión en
inglés y versión en español).
b) Revista ISO Focus, “Action Plan for the Developing Countries”, volumen 1, Nº 11, diciembre
del año 2004.
c) Revista ISO Focus, “State of the art technologies”, volumen 1, Nº 10, noviembre del año
2010.
d) Revista ISO Focus, “Caos Climático”, Nº 114, enero - febrero del año 2016.
e) Informe emitido por Google Analytics, el cual da cuenta de que entre el 4 de junio de 2015
y el 4 de junio de 2016 se accedió al sitio web iso.org 75.197 veces desde Chile.
f) Artículo titulado “Municipalidad de Colina recibe certificación ISO 9001-2008”, publicado
el 26 de octubre de 2014 en El Mercurio.
g) Artículo titulado “Millward Brown, primera empresa de estudios de mercado en obtener
certificación ISO 20252”, publicado el 16 de abril de 2014 en El Mercurio.
h) Artículo titulado “Mall Plaza, única cadena de centros comerciales del país en ser
certificada bajo la norma ISO 50001”, publicado el 9 de marzo de 2014 en El Mercurio.
i) Artículo titulado “Agencia Chilena de Eficiencia Energética (AChEE) firma acuerdo con 13
empresas para implementar norma ISO 50001 en Chile”, publicado el 14 de julio de 2013.
j) Artículo titulado “Normas de calidad: La serie ISO 9000”, publicado el 04 de abril de 2013
en El Mercurio.
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k) Artículo titulado “Banco Central y DCV trabajan en conjunto en implementación de
estándar ISO15022”, publicado el 18 de enero de 2013 en La Tercera.
5. Agencia del Instituto Nacional de Normalización para actuar en autos como codemandante invocando los intereses de la Organización Internacional de Normalización:
a) Documento emitido por la International Organization for Standardization (ISO) en el cual
consta que el Instituto Nacional de Normalización (INN) es miembro pleno de aquella
organización y, por tanto, comparten los mismos intereses en relación al juicio de autos.
7) Siguiendo con los hechos, el 12 de junio de 2016 se dio inicio a la etapa de contestación
de la demanda, instancia en la cual el actual asignatario del nombre de dominio en disputa
no presentó defensa ni contestación a la demanda.
8) Finalmente, el pasado 28 de junio de 2016 se citó a las partes a oír sentencia.
CONSIDERANDO
9) Que, en relación al presente arbitraje, al ámbito de competencia y a su carácter vinculante
para las partes, el numeral 21 del RFR-CL señala que “los conflictos que se susciten con
ocasión de la revocación de un nombre de dominio .CL serán resueltos de acuerdo a la
Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio. CL.”. Acto seguido, sujeta
las controversias por nombres de dominio al procedimiento de arbitraje establecido en dicha
política.
Esta misma norma dispone que “Las partes podrán designar un árbitro de común acuerdo, y
en su defecto, facultan a NIC Chile de manera expresa e irrevocable para designar en su lugar
a un árbitro de una nómina que estará publicada en su sitio web, nombramiento que se
entenderá efectuado directamente por cada una de ellas mismas”.
10) En cuanto a las exigencias establecidas por el RFR-CL para registrar un nombre de
dominio, resulta pertinente citar el artículo 14, el cual señala que “Será de responsabilidad
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exclusiva del titular del registro que su inscripción no contraríe las normas sobre ejercicio de
la libertad de expresión y de información, los principios de la competencia leal y de la ética
mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros y NIC Chile no
tendrá ninguna responsabilidad por el uso que el asignatario haga del nombre de dominio
inscrito”.
En base a lo anterior, la aplicación de esta norma resulta preponderante para estos efectos,
sin perjuicio que la apreciación de los hechos y la decisión que este tribunal adopte, debe
tomarse a la luz de los principios de prudencia y equidad aplicables a este tipo de arbitrajes1,
y a las normas constitucionales y legales que sean atingentes.
Asimismo, el artículo 19 del RFR-CL dispone que si la solicitud de revocación fuere presentada
dentro del plazo de 30 días contados desde la inscripción del nombre de dominio en disputa,
el revocante podrá hacerlo invocando un interés preferente, norma que ser interpretada
justamente en relación con las directrices que el artículo 14 del mismo Reglamento
establece.
11) Que, en relación con los hechos fundantes de la demanda, de los antecedentes tenidos
a la vista, se desprende que la ISO es una entidad no gubernamental internacional y sin fines
de lucro, que promueve el desarrollo de la normalización con miras a facilitar el intercambio
de productos y servicios a nivel mundial, teniendo como miembro nacional desde su
nacimiento al INN, una fundación de derecho privado sin fines de lucro nacional, creada por
CORFO como un organismo técnico en materias de la Infraestructura de la calidad.
En este sentido, la ISO es justamente titular en nuestro país de la marca ISO, la cual se
encuentra debidamente registrada en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial,
constituyendo una sigla reconocida internacionalmente en el área de la normalización, para
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MORALES, MARCOS (2008). Sistemas y criterios de resolución de conflictos sobre nombres de dominio. Revista
de Derecho de la Universidad Finis Terrae, pp. 184.
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designar una serie de productos y servicios, siendo el miembro nacional de dicha
organización el INN. Adicionalmente, la marca ISO se encuentra registrada con anterioridad
a la fecha de la solicitud del nombre de dominio en disputa.
12) En este contexto, a fin de determinar si la parte demandante tiene un interés preferente
en el dominio en disputa en los términos señalados en el artículo 19, resulta pertinente
analizar previamente los supuestos descritos en el artículo 14 del RFR-CL ya señalados en la
parte expositiva, en particular la posible vulneración de derechos válidamente adquiridos por
terceros.
De la lectura y análisis de la demanda, es posible constatar que el revocante si tiene un
derecho válidamente adquirido, el cual se materializa en la existencia de la marca comercial
ISO cuyo titular es justamente la ISO, siendo el INN el miembro chileno de dicha asociación,
sigla que es sumamente similar al nombre de dominio iso-chile.cl del actual asignatario, sin
que la inclusión de la expresión Chile le otorgue la distintividad necesaria para coexistir
pacíficamente en Internet, por lo que, a juicio de este árbitro, su registro como nombre de
dominio vulnera derechos marcarios válidamente adquiridos por el revocante en los
términos del artículo 14 recientemente citado.
13) En este sentido, el nombre de dominio en disputa podría llevar a los usuarios de Internet
a caer en un error, al pensar que el dominio en disputa es de propiedad o se encuentra
relacionado con el revocante, lo cual no es efectivo.
El potencial riesgo de confusión en los consumidores queda reflejado además por el uso
efectivo y presencia de la expresión ISO, lo cual ha quedado acreditado en virtud de los
antecedentes de prensa y revistas presentados y de las visitas que recibe desde Chile el sitio
web iso.org.
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El mantenimiento del dominio en manos del actual consignatario podría generar toda clase
de errores o confusiones en los consumidores, al creer que efectivamente es una página web
asociada al revocante, lo cual no es efectivo.
14) Se hace presente que hay otros principios y derechos que deben tenerse a la vista a la
hora de resolver un conflicto por nombres de dominio, como el principio del “first come, first
served”, el cual se suma al hecho que la falta de actividad o la no comparecencia de alguna
de las partes no podrá ser considerada como allanamiento, falta de interés, renuncia o
admisión de los hechos alegados por la otra.
Sin perjuicio de todo lo anterior, a juicio de este sentenciador, la existencia de un derecho
válidamente adquirido por un tercero, en atención a las circunstancias ya explicadas, debe
primar en este caso en particular.
15) Por otro lado, si bien en la demanda se menciona a dos entidades, se hace presente que
a juicio de este árbitro, a la luz del oficio N° 201605161646-10800 de fecha 16 de mayo de
2016 en el cual se comunica designación del árbitro, el revocante para estos efectos es
únicamente la INN.
16) En definitiva, la existencia de registros marcarios de una entidad cuyo miembro es el INN
que protegen una expresión muy similar al dominio en disputa, la utilización efectivamente
de la expresión ISO para identificar una sigla reconocida internacionalmente en el área de la
normalización, su uso efectivo en el comercio, y los demás argumentos ya señalados en el
presente fallo, permiten sopesar los principios de prudencia y equidad consagrados en el
artículo 222 del Código Orgánico de Tribunales en favor de los revocantes, estimando que
éstos tienen un derecho preferente sobre el nombre de dominio en disputa.
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Y de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento de Política de Resolución de Controversias
por Nombres de Dominio .CL y lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código
Orgánico de Tribunales y artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.
SE RESUELVE
1. Acoger la demanda de revocación temprana presentada por la parte demandante y
asignar el nombre de dominio iso-chile.cl al INSTITUTO NACIONAL DE
NORMALIZACION.
2. No condenar en costas al demandado.
3. En su oportunidad, procédase al cierre y archivo del expediente electrónico.
Rol N° 10800.
Notifíquese a las partes y a Nic Chile mediante correo electrónico emanado del sitio web
arbitral.
Andrés Grunewaldt Cabrera
Árbitro designado
Autorizan en la calidad de testigos
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Claudia Ortega Ulzurrum
Andrés
Fernando
Grunewal
dt Cabrera
Mariana Gallardo Ban
Firmado digitalmente por
Andrés Fernando Grunewaldt
Cabrera
Nombre de reconocimiento
(DN): c=CL, st=METROPOLITANA
DE SANTIAGO, l=Santiago,
o=Andrés Fernando Grunewaldt
Cabrera, ou=*, cn=Andrés
Fernando Grunewaldt Cabrera,
email=andresgrunewaldt@gmai
l.com
Fecha: 2016.07.18 22:23:26
-03'00'
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