APECTOS LEGALES DE LA CESIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES
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APECTOS LEGALES DE LA CESIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES © Todo os los derechos rese ervados Laura Montoya Terán Asesoría Jurídica Pons Patentes y Marcas PONS PATENTES Y MARCAS Glorieta de Rubén Darío, 4 28010 Madrid www.ponspatentesymarcas.com Derechos de propiedad industrial cuya cesión PUEDE acogerse al beneficio fiscal • Patentes • M d l de Modelos d utilidad tilid d • Dibujos o modelos industriales (diseños industriales) • Planos y fórmulas o procedimientos secretos • Know – how - Ausencia de definición legal: Conjunto no divulgado de informaciones técnicas, patentables o no, que son necesarias para la © Todo os los derechos rese ervados reproducción industrial, directamente y en las mismas condiciones, de un producto o procedimiento. El Elementos t esenciales: i l carácter á t secreto, t sustancial t i l e id identificado. tifi d PONS PATENTES Y MARCAS Glorieta de Rubén Darío, 4 28010 Madrid www.ponspatentesymarcas.com NO PUEDEN ACOGERSE AL BENEFICIO FISCAL: • Marcas. • Obras literarias, literarias cinematográficas. artísticas o científicas científicas, • Derechos de imagen. • Equipos industriales, comerciales o científicos. • Software © Todo os los derechos rese ervados ¿Contratos de franquicia? PONS PATENTES Y MARCAS Glorieta de Rubén Darío, 4 28010 Madrid www.ponspatentesymarcas.com incluidas las películas MECANISMOS DE TRANSFERENCIA: Licencia contractual de derechos: •Patente P t t / Modelo M d l de d Utilidad Utilid d •Diseño industrial (dibujo o modelo industrial) Know how •Know-how Cesión de derechos (en sentido estricto): © Todo os los derechos rese ervados •Patente / Modelo de Utilidad •Diseño industrial (dibujo o modelo industrial) •Know-how K h PONS PATENTES Y MARCAS Glorieta de Rubén Darío, 4 28010 Madrid www.ponspatentesymarcas.com LICENCIAS - REGULACIÓN: REGULACIÓN • De patente y modelo de utilidad: Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y Modelos de utilidad utilidad. • De diseños (dibujos/modelos) industriales: Ley 20/2003, de Protección Jurídica del Diseño Industrial y Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre, de 2001 sobre los diseños o modelos comunitarios. © Todo os los derechos rese ervados • Know-how – regulación dispersa. PONS PATENTES Y MARCAS Glorieta de Rubén Darío, 4 28010 Madrid www.ponspatentesymarcas.com LICENCIAS DE PATENTE, MODELO DE UTILIDAD Y DISEÑO TIPOS • Exclusivas / no exclusivas – presunción de no exclusividad exclusividad. • Totales / parciales. • Gratuita / onerosa. © Todo os los derechos rese ervados • Cesiones de licencias / sublicencias - presunción de que no se puede sublicenciar. cruzadas. • Recíprocas o cruzadas • Complejas o mixtas. PONS PATENTES Y MARCAS Glorieta de Rubén Darío, 4 28010 Madrid www.ponspatentesymarcas.com LICENCIAS DE PATENTE , MODELO DE UTILIDAD Y DISEÑO Obligaciones del licenciante: • Garantizar la posesión legal y pacífica del derecho. • Responde de la evicción y de los vicios intrínsecos del derecho licenciado. • Transmitir el know-how necesario para explotar la patente. Obligaciones del licenciatario: © Todo os los derechos rese ervados • Utilizar el derecho licenciado (licenciatario exclusivo) y dentro de los límites pactados. p • Abonar la contraprestación pactada. • Advertir al licenciante sobre infracciones del derecho licenciado. • Requisitos formales: forma escrita como requisito de validez validez. • Registro: efectos frente a terceros de buena fe. PONS PATENTES Y MARCAS Glorieta de Rubén Darío, 4 28010 Madrid www.ponspatentesymarcas.com LICENCIA DE KNOW HOW • El titular comunica a un tercero sus conocimientos y le autoriza a emplearlos de acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato. • Modalidades: similar a la licencia de patente. © Todo os los derechos rese ervados • Elemento esencial: CONFIDENCIALIDAD. PONS PATENTES Y MARCAS Glorieta de Rubén Darío, 4 28010 Madrid www.ponspatentesymarcas.com LICENCIA DE KNOW HOW OBLIGACIONES DEL LICENCIANTE: Comunicación del know-how know how objeto del contrato. contrato Puede implicar entrega de materiales. • Concesión de derecho de explotación de conocimientos suministrados, con o sin i limitaciones li it i t it i l u objetivas. territoriales bj ti • Responde de titularidad y disponibilidad del know-how – ¿responde de la utilidad del know-how? • Prestación de asistencia técnica + formación de personal. • Obligación de actualizar los conocimientos suministrados. • Pacto de exclusiva o de licencia única. • Si hay transmisión de bienes (máquinas, herramientas, instalaciones, etc.): saneamiento por vicios ocultos. © Todo os los derechos rese ervados • PONS PATENTES Y MARCAS Glorieta de Rubén Darío, 4 28010 Madrid www.ponspatentesymarcas.com LICENCIA DE KNOW HOW OBLIGACIONES DEL LICENCIATARIO: © Todo os los derechos rese ervados Pago del precio acordado. No divulgación de los conocimientos suministrados. Uso de conocimientos transferidos únicamente en la p producción p propia. p Comunicación al transmitente de las mejoras realizadas por el cliente a partir de la tecnología transferida. Control de calidad sobre la producción. producción Obligación de explotación. En su caso, respeto del ámbito territorial determinado. PONS PATENTES Y MARCAS Glorieta de Rubén Darío, 4 28010 Madrid www.ponspatentesymarcas.com © Todo os los derechos rese ervados Cláusulas habituales y recomendables en contratos de licencia • Finalidad del contrato: Límites a las facultades de explotación. • Objeto del contrato: límites a las aplicaciones técnicas. • Ámbito Á subjetivo: exclusividad /no exclusividad. • Ámbito territorial. • Ámbito temporal y renovaciones. • Condiciones económicas. • Mantenimiento y extensión de los derechos licenciados. • Confidencialidad. • Responsabilidades. R bilid d • Cesión del contrato / sublicencias. • Resolución anticipada del contrato: causas, procedimiento y efectos. • Formalidades y pago de tasa tasa. • Transmisión de conocimientos técnicos y asistencia técnica. PONS PATENTES Y MARCAS Glorieta de Rubén Darío, 4 28010 Madrid www.ponspatentesymarcas.com © Todo os los derechos rese ervados CESIÓN DE DERECHOS • Concepto: Transmisión voluntaria de su titularidad • Diversidad de títulos de transmisión (onerosos y gratuitos) • Efecto traslativo de la titularidad del derecho • Efecto de sustitución extendido a derechos y obligaciones que afectan al activo cedido (licencias inscritas, inscritas tasas, tasas etc.) etc ) • Diversidad de modalidades: completa/parcial, pura/condicionada, etc. • Forma escrita – requisito de validez en caso de patentes, modelos de utilidad y diseños industriales. • Inscripción en Registro – oponibilidad frente a terceros de buena fe PONS PATENTES Y MARCAS Glorieta de Rubén Darío, 4 28010 Madrid www.ponspatentesymarcas.com CESIÓN DE DERECHOS – OBLIGACIONES DE LAS PARTES Obligaciones del cedente: • Entrega del derecho. • Saneamiento por evicción. • No competencia / confidencialidad. © Todo os los derechos rese ervados Obligaciones del cesionario • Pago del precio en la forma pactada. • Posibilidad de pago aplazado. • Posibilidad de falta de pago como condición suspensiva o resolutoria. resolutoria • Admisible el pacto de reserva de dominio. PONS PATENTES Y MARCAS Glorieta de Rubén Darío, 4 28010 Madrid www.ponspatentesymarcas.com Cercanía ¡Gracias por la atención! T. 902.280.480 [email protected] www.ponspatentesymarcas.es © Todo os los derechos rese ervados Alicante li – Barcelona l – Madrid d id – Sevilla ill – Valencia l i - Vigo i – Vitoria i i - Zaragoza PONS PATENTES Y MARCAS Glorieta de Rubén Darío, 4 28010 Madrid www.ponspatentesymarcas.com
