Doctrina del Supremo sobre acción reivindicatoria de marca

Doctrina del Supremo sobre acción reivindicatoria de marca
El titular de una marca registrada también puede ejercitar una acción reivindicatoria
sobre otra marca registrada por un tercero si se cumplen ciertos requisitos
El pasado día 9 de mayo de 2016 la Sala Primera del Tribunal Supremo (TS) ha dictado una
interesante sentencia en materia de marcas. Las marcas en pugna eran DYA (Asociación de Ayuda
en Carretera), denominativa y mixtas, para productos y servicios de las clases 39, 41, 42 y 43
(principalmente servicios relacionados con asistencia en carretera, como el de transporte en
ambulancias) y las marcas españolas (mixtas) nº 2.874.610 "DYA Dediciación y Atención Escuela
de Formación" para clases 39 (servicio de transporte en ambulancia) y 41, y nº 2.941.949 "DYA
Dedicación y Atención" para clases 37 (transporte) y 39, registradas y utilizadas en el mercado por
el demandado.
Tanto la sentencia de primera instancia dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Bilbao,
como la sentencia de la Audiencia Provincial de Bizkaia habían desestimado la demanda por
diferentes razones que analizaremos al entrar en los motivos de casación que se comentan a
continuación, pero básicamente por considerar que no se producía semejanza entre las marcas
prioritarias de la parte actora y las marcas utilizadas y registradas por el demandado que diera
lugar a un riesgo de confusión en el consumidor medio.
Dada la extensión de la sentencia, en el presente artículo se abordarán sólo algunos aspectos de
los motivos de casación, que según la Sala de lo Civil del TS han sido dignos de ser admitidos, al
suscitar interés casacional.
El primero de ellos (segundo motivo Casación) afecta a la acción regulada en el artículo 2.2 de la
Ley de Marcas, denominada "acción reivindicatoria".
La sentencia de segunda instancia había desestimado esta acción basándose en el hecho de que
quien la ejercitaba en este caso era titular de marcas registradas anteriores, y que para ejercitar
una acción reivindicatoria el demandante no ha de ser titular de marca alguna semejante o
idéntica a la marca cuya titularidad se reivindica.
Pues bien, en las páginas 24 y 25 de la sentencia que analizamos el TS afirma lo siguiente: "no es
correcta la posición restrictiva adoptada por la Audiencia, puesto que el titular de una marca
registrada también puede ejercitar una acción reivindicatoria sobre otra marca registrada por un
tercero si se cumplen los requisitos indicados, es decir, cuando se demuestre que ha usado el
signo anteriormente, y resulte probado que el registro de la marca fue solicitado con fraude de los
derechos del demandante o con violación de una obligación legal o contractual que el solicitante
de la marca tenía respecto del demandante".
Es decir, el TS dicta doctrina jurisprudencial afirmando que tanto un titular de marca anterior
como quien no lo es pueden ejercitar la acción reivindicatoria del artículo 2.2. LM, si se dan los
requisitos establecidos en el mismo.
En segundo lugar, tiene especial interés examinar el Primer y Cuarto Motivo de casación que la
sentencia analiza conjuntamente, sobre la aplicación de los artículos 34.3 e) y 52.1 de la Ley de
Marcas, que tratan de la infracción de marca.
El recurrente denuncia en este caso la vulneración de criterios jurisprudenciales del Tribunal
Supremo, como por ejemplo y sin ánimo de ser exhaustivo, que en la comparación entre marcas
se ha de atender al elemento preponderante de las mismas, argumentando que en el caso
concreto, lo eran los vocablos DYA incluidos en las marcas enfrentadas.
La sentencia analiza en el Fundamento derecho Decimocuarto la semejanza entre las marcas y
declara que el recurso de casación tiene interés casacional en la medida en que: "cabe concluir
que la sentencia recurrida no ha enjuiciado correctamente el riesgo de confusión, al no respetar
los criterios indicados sobre la valoración de la similitud de los signos confrontados, ni concluir que
la impresión general acerca de la similitud de los signos, aplicados a idénticos o semejantes
productos o servicios, genera confusión en el consumidor".
Como tercer elemento destacado de esta sentencia es el pronunciamiento relativo a la doctrina
denominada del "fin de la inmunidad registral" adoptada por el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea en su sentencia de 21 de febrero de 2013 asunto C/561/11, que fue adoptada por
nuestro TS por primera vez mediante sentencia de fecha 4 de abril nº 177/2012, y corroborada en
varias sentencias posteriores.
Con anterioridad a esta doctrina jurisprudencial, si dos titulares de marcas se enfrentaban y el de
la marca anterior interponía una acción de infracción, éste debía necesariamente interponer una
acción de nulidad de las marcas posteriores del demandado, y no se obtenía indemnización (salvo
que la solicitud de marca fuese declarada de mala fe) pues se entendía que el demandado al usar
su marca, usaba su derecho.
En la sentencia que comentamos el TS describe la doctrina de la inmunidad registral que se
aplicaba hasta ahora y el cambio jurisprudencial que se ha seguido posteriormente, en el que ya
no es necesario solicitar la nulidad de la marca posterior para interponer una acción de infracción
de marca por el titular de una marca prioritaria, ni tampoco que se declare solicitada de mala fe
para conseguir una indemnización.
En conclusión, se trata de una sentencia relevante pues trata cuestiones jurídicas importantes en
materia de marcas sentando doctrina jurisprudencial en varios aspectos oscuros de la Ley de
marcas, acorde con el derecho comunitario sobre el particular.
13/06/2016
eleconomista.es
http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/7631949/06/16/Nueva-sentencia-del-tribunalsupremo-Doctrina-sobre-accion-reivindicatoria-de-marca.html