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Resolución Nº 1980-2013/TPI-INDECOPI
Tribunal: Sala Especializada en Propiedad Intelectual
Magistrada Ponente: María Soledad Ferreyros Castañeda
Lima, 10 de Junio de 2013
Solicitante: BRISAFARMA S.A.C.
Opositora: GENOMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V.
Riesgo de confusión entre signos que distinguen productos de las clases 3 y 5 de la nomenclatura
oficial: Existencia.
ANTECEDENTES
Con fecha 13 de Abril de 2011, Brisafarma S.A.C. (Perú) solicitó el registro de la marca de
producto SIRKAL para distinguir productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y
sanitarios para uso médico, de la clase 5 de la nomenclatura oficial.
Con fecha 4 de Julio de 2011, Genoma Lab Internacional S.A.B. de C.V. (México) formuló
oposición manifestando lo siguiente:
-
Es titular de la marca de producto SILKA (Certificado Nº 105519), que distingue
productos de la clase 3 de la nomenclatura oficial.
Existe identidad fonética entre los signos confrontados toda vez que comparten algunas
de las consonantes (S-L-K / S-R-K-L) y las vocales (I-A) en la misma ubicación.
El signo solicitado está conformado por variaciones mínimas a la marca registrada, lo que
genera que ambos signos sean similares.
De acceder al registro el signo solicitado se generaré riesgo de confusión en el público
consumidor.
Los productos que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran vinculados con
los productos que distingue la marca registrada.
Dadas las semejanzas de los signos el consumidor puede asumir de manera equivocada,
que se trata de productos que tienen el mismo origen empresarial.
El solicitante ha actuado de mala fe al momento de solicitar el signo, toda vez que
pretende beneficiarse del prestigio logrado por su marca que ha sido creada de fantasía.
No es coincidencia la similitud entre los signos, ya que la solicitante pretende cometer
actos de competencia desleal beneficiándose del posicionamiento de su marca registrada.
La marca registrada pertenece a una familia de marcas de su empresa.
A pesar de haber sido debidamente notificada, la solicitante Brisafarma S.A.C. no cumplió con
absolver el traslado de la oposición.
Con fecha 21 de Setiembre de 2011, Brisafarma S.A.C. manifestó que el signo solicitado no es
similar a la marca registrada, y dado que no existe vinculación entre los productos que distinguen
los mismos, el registro del signo solicitado no generará riesgo de confusión en el público
consumidor.
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Mediante Resolución Nº 1037-2012/CSD-INDECOPI de fecha 23 de Marzo de 2012, la Comisión
de Signos distintivos declaró infundada la oposición formulada por Genoma Lab Internacional
S.A.B. de C.V. y otorgó el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente:
Familia de marcas alegada por la opositora
-
-
La opositora sostiene que su marca registrada pertenece a la familia de marcas de su
empresa, por lo que de otorgarse el signo solicitado en el presente procedimiento, los
consumidores podrían pensar que éste también forma parte de su familia de marcas.
Se advierte que la opositora no ha señalado las marcas que pertenecerían a su familia de
marcas ni las clases a las cuales éstas pertenecen, por lo que la Comisión considera no es
posible establecer si se cumplen los elementos objetivo y subjetivo, a fin de que se
configure una familia de marcas a su favor.
Evaluación de riesgo confusión
-
-
Se advierte que los signos en conflicto distinguen algunos de los mismos productos;
asimismo, los productos que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran
vinculados con los productos que distingue la marca registrada , toda vez que son
productos destinados a una finalidad semejante, como es el cuidado y la higiene personal
por lo que se encuentran dirigidos a un mismo público consumidor, motivo por el cual
comparten similares canales de comercialización, no siendo extraño encontrar en nuestro
medio, que una misma empresa se dedique a la elaboración de dichos productos.
Finalmente, los productos de perfumería, cosméticos, lociones para el cabello y piel que
distingue el signo solicitado se encuentran vinculados con los jabones, que pretende
distinguir la marca registrada en tanto son productos destinados a una finalidad semejante.
Examen comparativo
-
Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado y la marca registrada, se
advierte que no son semejantes.
En efecto, la denominación SIRKAL del signo solicitado y SILKA de la marca registrada
se encuentran conformadas por distinta secuencia de consonantes (S-R-K-L en el caso
del signo solicitado y S-L-K en el caso de la marca registrada), lo que determina que
forman distintas sílabas (SIR-KAL en el caso del signo solicitado y SIL-KA en el caso
de la marca registrada). Todo ello determina que los signos en conflicto tengan una
pronunciación e impresión visual de conjunto distinta.
Conclusión
-
Si bien los signos en conflicto distinguen productos vinculados, dadas las diferencias
existentes entre los mismos, la Comisión considera que el otorgamiento del registro no
produciría confusión entre el público consumidor; por lo que corresponde declarar
infundada la oposición formulada.
Mala fe – aplicación del artículo 137 de la Decisión 486
-
La opositora señala que existe mala fe por parte de la solicitante al pretender registrar un
signo que resulta idéntico a la marca registrada, lo cual no puede ser atribuido a una
coincidencia.
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-
Al respecto se ha podido verificar que la opositora no ha presentado medios probatorios
a fin de acreditar la mala fe de la solicitante, siendo necesario señalar que no basta que el
signo solicitado sea semejante a la marca sobre la cual la opositora ha demostrado ser
titular en el Perú para determinar la mala fe de la solicitante, situación que incluso no se
da en el presente caso, sino que hace falta además que se transgreda uno de los deberes
de la leal competencia comercial.
Examen de registrabilidad
-
Cabe precisar, que se ha tenido a la vista las marcas registradas ZINCAL (Certificado Nº
98445) y ZIRCARIS (Certificado Nº 92643) con las cuales la Comisión considera que el
signo solicitado no es confundible, toda vez que presentan diferencias gráficas y fonéticas
que permiten distinguirlas entre sí.
Con fecha 13 de Abril de 2012, Genoma Lab Internacional S.A.B. de C.V. interpuso recurso de
apelación. Indicó lo siguiente:
i.
ii.
iii.
Los signos en cuestión son semejantes y distinguen productos vinculados, por lo que
existe riesgo de confusión en el público consumidor.
Existe identidad fonética entre los signos confrontados, toda vez que comparten las
consonantes (S-L-K / S-R-K-L) y las vocales (I-A) en la misma ubicación.
El solicitante pretende aprovecharse de la reputación, prestigio y posicionamiento que ha
logrado la marca registrada, toda vez que los signos son casi idénticos, generando un gran
perjuicio a los consumidores y a su empresa.
Con fecha 23 de Mayo de 2012, Brisafarma S.A.C., absolvió traslado de la apelación presentado
por Genoma Lab Internacional S.A.B. de C.V., reiterando sus argumentos.
CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
De la revisión de lo actuado, la Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si el signo
solicitado SIRKAL, resulta confundible con la marca registrada SILKA (Certificado 105519).
ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes:
Se ha verificado lo siguiente:
a) Genoma Lab Internacional S.A.B. de C.V., por cambio de nombre por fusión de
Producciones Infovisión, S.A. de C.V., es titular de la marca de producto SILKA, para
distinguir preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones
para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; dentífricos de la clase 3 de la
nomenclatura oficial, inscrita con certificado Nº 105519, vigente hasta el 12 de Mayo de
2015.
2. Cuestiones previas:
Extremos apelados:
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Mediante Resolución Nº 1037-2012/CSD-INDECOPI de fecha 23 de Marzo de 2012, la Comisión
de Signos Distintivos declaró infundada la oposición formulada por Genoma Lab Internacional
S.A.B. de C.V., y otorgó el registro del signo solicitado. Consideró que:
i.
ii.
iii.
No se ha configurado una familia de marcas a favor de la opositora.
El signo solicitado no resulta confundible con la marca registrada base de la oposición.
No se ha acreditado que el signo solicitado SIRKAL haya sido solicitado con mala fe y/o
con la intención de perpetrar actos de competencia desleal (artículo 137 Decisión 486).
Al respecto dado que Genoma Lab Internacional S.A.B. de C.V., únicamente ha interpuesto
recurso de apelación en el extremo referido al riesgo de confusión entre los signos confrontados
y al aprovechamiento del prestigio y posicionamiento de la marca registrada, se advierte que los
extremos i) e ii), mencionados en el párrafo anterior, han quedado consentidos, por lo que no
corresponde a la Sala pronunciarse al respecto.
Respecto al prestigio de la marca SILKA (Certificado 105519) alegado por la opositora
En su recurso de apelación la opositora ha reiterado que su marca goza de un alto prestigio.
Al respecto, la Sala conviene en señalar que la protección respecto al prestigio de la marca solo
es aplicable a marcas que gocen de notoriedad, conforme lo establece el artículo 136 Decisión
486, situación que no ha sido invocada ni demostrada con relación a la marca fundamento de la
oposición, razón por la cual dicho argumento resulta infundado.
3. Principio de especialidad:
Para que la marca pueda desempeñar sus funciones básicas en una economía competitiva, el
ordenamiento jurídico otorga al titular el derecho exclusivo a utilizar la marca en el mercado. Este
derecho exclusivo tiene dos dimensiones: una positiva y otra negativa. La dimensión positiva
implica que el titular de la marca esté facultado para usarla, cederla o conceder una licencia sobre
ella. La dimensión negativa implica que el titular de la marca está facultado para prohibir que
terceros la registren o usen. La dimensión positiva se ciñe estrictamente al signo en la forma
exacta en que fue registrado y para los productos o servicios que figuran en el registro. La
dimensión negativa, en cambio, tiene un ámbito más amplio que tradicionalmente se vincula con
el riesgo de confusión.
Para determinar si existe riesgo de confusión debe tenerse en cuenta el principio de la
especialidad, derivación de la finalidad esencial de la marca: la distinción en el mercado de los
productos o servicios de un agente económico de los productos o servicios idénticos o similares
de otro. Por ello, este principio limita la posibilidad de oponer una marca (registrada o solicitada)
frente al registro de otra que tiene por objeto un signo idéntico o similar sólo para productos
idénticos o similares.
Cabe precisar que la regla de la especialidad no está necesariamente vinculada a las clases de la
nomenclatura oficial, por lo que no debe confundirse su verdadero alcance. A este respecto, el
segundo párrafo del artículo 151 de la Decisión 486 otorga a la clasificación internacional un
carácter meramente referencial.
Así puede ser que productos o servicios comprendidos en una misma clase de la nomenclatura
oficial no sean similares; y a su vez, que productos o servicios de clases diferentes sean similares.
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4. Determinación del riesgo de confusión
La Decisión 486 establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los
límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca.
Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse a la interpretación prejudicial del
artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina en el Proceso 156-IP-2005, en la cual se afirma que “Los signos que aspiren ser
registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos, y en consecuencia no deben
generar confusión con otras marcas debidamente registradas que gozan de la protección legal
concedida a través del acto de registro y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer
uso de ellas con exclusividad”.
En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:
“Según la normativa comunitaria andina no es registrable un signo confundible ya que no posee
fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca
anteriormente registrada y el de los consumidores. La prohibición de registro de signos
confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia
para que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir a error al realizar la
elección de los productos que desea adquirir.”
La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación
de todos los elementos: productos – servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos
elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o
conexión competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos
como su distintividad.
En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así puede ser que ante
marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande,
que aún con lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro
lado, ante productos o servicios idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente
para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que a pesar de la similitud de los
signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre productos o
servicios, no se determine un riesgo de confusión, si la marca registrada anterior es muy débil,
por lo que cuenta con una protección limitada.
De otro lado, en el Proceso Nº 126-IP-2005, el Tribunal Andino estableció que: “Para determinar
el riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya
solicitada para registro, será necesario establecer si se presenta identidad o semejanza tanto entre
los signos en disputa, como entre los productos o servicios distinguidos por ellos y, además,
considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos
o servicios de que se trate”.
Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o
conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos.
En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es
necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad o similitud de los productos o
servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta, siempre, la distintividad de
los signos.
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4.1 Respecto de los productos
En el presente caso, el signo solicitado pretende productos farmacéuticos y veterinarios; productos
higiénicos y sanitarios para uso médico, de la clase 5 de la nomenclatura oficial.
La marca registrada distingue preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada;
preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; dentífricos.
Existe conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos en cuestión, toda vez
que los dentífricos de la clase 3 de la nomenclatura oficial que distingue la marca registrada son
productos que pueden ser utilizados por los mismos consumidores de manera conjunta o
complementaria o presentan los mismos canales de comercialización y distribución (farmacias y
boticas) que los dentífricos medicados destinados al tratamiento de ciertas enfermedades, tales
como la gingivitis o la hipersensibilidad dental que se encuentran comprendidos por los productos
farmacéuticos de la clase 5 de la nomenclatura oficial que pretende distinguir el signo solicitado.
Asimismo, de acuerdo a la clasificación internacional de productos y servicios los medicamentos
antitranspirantes y los medicamentos contra la transpiración de pies están comprendidos en los
productos farmacéuticos que pretende distinguir el signo solicitado (clase 5). Además los jabones
antitranspirantes y los jabones antitranspirantes para los pies se encuentran comprendidos por los
jabones (clase 3) que distingue la marca registrada; en consecuencia, existe vinculación entre los
productos farmacéuticos y jabones que distinguen los signos confrontados.
4.2 Examen comparativo
Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en
conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes
productos o servicios. Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos
simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a
confrontar con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por
ello, al comparar dos signos distintivos, debe considerarse principalmente aquellas características
que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las
semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia
en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes que dejan un recuerdo en la
mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Andino y más recientemente en Procesos Nº 147-IP-2005 y 156-IP-2005.
El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a
distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación
de esos productos y servicios.
Tratándose de productos comprendidos dentro de la clase 3 de la nomenclatura oficial, resulta
razonable asumir que el público consumidor los examinará con especial atención y que su
adquisición demandará diligencia y cuidado, por cuanto la elección y compra de los mismos
responde generalmente a las necesidades, gustos y preferencias del consumidor, quien se guiará
además por la opinión de otras personas o por las experiencias que haya tenido con anterioridad.
Asimismo, tratándose de productos comprendidos en la clase 5 de la nomenclatura oficial, resulta
razonable asumir que el público consumidor prestará un especial grado de atención al momento
de adquirirlos, para lo cual tendrá en cuenta sus requerimientos particulares, así como la calidad
y costo de los productos. Adicionalmente, deben tenerse presente que, en el caso específico de
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los productos farmacéuticos, es razonable asumir que el consumidor, al adquirir tales productos,
hará un detenido examen en función de sus necesidades. Asimismo, si bien la Sala advierte el
hecho de que, en nuestro medio, el expendio de productos farmacéuticos muchas veces no
requiere receta médica, ello no implica que un consumidor medio deje de examinar el producto
después de haber sido adquirido para verificar si coincide con el que necesita, además de verificar
datos como fecha de caducidad, presentación (100, 250, 500mg), composición, etc.
En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos es similar al grado de inducir a
confusión respecto a la identificación de los productos, servicios o actividades económicas
mismas. Ello sucederá cuando se trate de los mismos productos, servicios o actividades
económicas y los signos sean esencialmente iguales. En estos casos se está frente a un riesgo de
confusión directa, en el cual el público puede terminar adquiriendo un producto, contratando un
servicio o acudiendo a un establecimiento, en la creencia de que se trata del producto, servicio o
establecimiento del competidor.
Pero también puede suceder que por la similitud o conexión competitiva de los productos,
servicios o actividades y la similitud o la identidad de los signos, el público crea que ambos signos
provienen del mismo origen empresarial. Ello también puede ocurrir aun cuando el consumidor
perciba que existen algunas diferencias entre los signos, pero estos presenten elementos comunes
que, por su carácter arbitrario o de fantasía posean gran fuerza distintiva, pudiendo inducir a creer
al consumidor que uno de los signos es la variación de otro anterior o cuando un signo posterior
es considerado por el público consumidor como parte de una familia de marcas de propiedad de
un tercero. En estos supuestos, se produce un riesgo de confusión indirecto, en la medida en que
el público no confunde un producto, servicio o actividad con otro, sino considera erróneamente
que la segunda marca es una variación o nueva presentación de la primera marca inscrita o que el
origen empresarial de éstos es el mismo.
Realizado el examen comparativo, se advierte lo siguiente:
Entre el signo solicitado SIRKAL, y la marca registrada SILKA (Certificado 105519):
-
-
Desde el punto de vista fonético, si bien los signos confrontados presentan diferente
secuencia de consonantes (S-R-K / S-L-K), el hecho que compartan el número de sílabas
(2), así como la misma secuencia de vocales (I-A / I-A), determina que los signos
presenten un impacto sonoro de conjunto similar.
Desde el punto de vista gráfico, los signos confrontados comparten varias letras colocadas
en la misma disposición (S-I-R-K-A-L / S-I-L-K-A), determinando un impacto visual de
conjunto diferente.
Por lo antes expuesto, dadas las similitudes fonéticas de los signos en cuestión así como la
vinculación entre los productos que distinguen los mismos, se concluye que no es posible su
coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de conducir a confusión al público consumidor.
4.3 Riesgo de confusión
En conclusión, el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida
en el artículo 136 inciso a) Decisión 486, motivo por el cual no corresponde acceder a su registro.
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RESOLUCIÓN DE LA SALA
REVOCAR la Resolución 1037-2012/CSD-INDECOPI de fecha 23 de Marzo de 2012, en
consecuencia DENEGAR el registro del signo SIRKAL, solicitado por Brisafarma S.A.C.
Con la intervención de los Vocales: María Soledad Ferreyros Castañeda, Néstor Manuel
Escobedo Ferradas, Teresa Stella Mera Gómez, Virginia María Rosasco Dulanto y Edgardo
Enrique Rebagliati Castañón.
María Soledad Ferreyros Castañeda
Presidenta de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual
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