ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD

s
OMPI/ACAD/HAV/OO/3(iij
OMPI
ORIGINAL: espafiol
FECHA: II de abril de 2000
ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA
ACADEMIA DE LA OMPI SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL
La Habana, 17 a 21 de abril de 2000
LA PROTECCION INTERNACIONAL DE LAS INDICACIONES GEOGRMICAS
Doeumento preparado por el Lie. Rolando M Hernandez Vigaud, LIM, Vicedirector
General, Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI), La Habana
n:\orglac\shared\roca\cuba\2000\academia\d3(ii).doc
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INTRODUCCION
01. Como indicaciones geograficas se entienden (i) las denominaciones de origen y (ii) las
indicaciones de procedencia. Las indicaciones geograficas son signos distintivos de
naturaleza muy especial: su funci6n no esta dirigida primariamente a determinar el origen
empresarial (como sucede con las marcas), sino el origen geografico del producto. En las
indicaciones geograficas, y particularmente las denominaciones de origen, la funci6n de
procedencia empresarial es inexistente, pues no identifica un producto, sino que se constituye
en el nombre del mismo.
02. Su estrecho vinculo con el medio geografico (que puede constituirse tanto por los factores
naturales como por los factores humanos) determina otra diferencia con las marcas: aunque
estas ultimas pueden constituirse con denominaciones de fantasia 0 sugestivas, nombres
propios, numeros, combinaciones de colores, y hasta sonidos u olores, las indicaciones
geograficas siempre corresponderan al nombre geografico de un pais, region 0 localidad
determinados. Si en todos los derechos de propiedad industrial el ambito espacial de
existencia tiene una importancia particular, en el caso de las indicaciones geograficas la
Iocalizacion geografica adquiere una relevancia especial, desde el propio nacimiento del
derecho, pasando por su ejercicio y su observancia, que siempre requerira un reconocimiento
estatal expreso.
03. Aunque tradicionalmente las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia
siguieron cauces separados, aunque muy similares, es sobre todo a partir de la adopcion del
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) de la Organizacion Mundial del Comercio (OMC) que
su proteccion sigue vias cornunes, aunque aun ligeramente diferenciadas.
04. Desde el punto de vista comercial, las indicaciones geograficas pudieran calificarse de
signos distintivos de "valor agregado", pues transportan en si mismas el atractivo de todo un
mundo de cultura, tradiciones y formas de hacer muy especificos y valorados, con un nivel de
calidad estable y determinado, y por 10 general un tanto superior que los productos identicos 0
simi lares que estan en el mercado.
EL CONVENIO DE PARiS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
(ACTA DE ESTOCOLMO DE 1967)
05. El Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial (en 10 adelante
«Convenio de Paris») desde su articulo 1 declara que las indicaciones de procedencia yl las
1
Realmente, el texto del Convenio de Paris rnenciona "las indicaciones de procedencia 0 las denominaciones de
origen". La existencia de la "0" disyuntiva ha suscitado polemicas, pues no puede producirse una
equiparaci6n entre las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia. Segim JIMENEZ
BLANCO (Jimenez Blanco, Pilar.- Las denominaciones de origen en el derecho comercial internacionaI,
Editorial Eurolex, Madrid, pagina 77):
"En fa Corferencia de Lisboa de f958 se pretendio sustituir fa conjuncion "0" por fa 'y", siendo rechazada
esta propuesta por entender que, al tener fa misma naturaleza juridica y al ser fa unica diferencia entre
elias una distincion basada en un contenido concreto de proteccion, nada impediria que los preceptos
que se aplicaran afalsas indicaciones de procedencia pudieran contribuir a fa proteccion de las
denominaciones de origen. "
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denominaciones de origen forman parte de los objetos de protecci6n de la propiedad
industrial, 10 cuallas somete al principio del trato nacional establecido en el articulo 2 del
propio Convenio. Como detalle hist6rico curioso, apuntamos que ni las indicaciones de
procedencia ni las denominaciones de origen figuraban en el texto original del Convenio. Las
indicaciones de procedencia se incluyeron en la Conferencia de Revisi6n de Washington
(1911), Y las denominaciones de origen en la de La Haya (1925).
06. Sin embargo, su texto es escaso en referencias a las indicaciones geograficas, 10 cual
quizas refleja la diversidad de regimenes legales para su protecci6n, inclinandose mas bien a
regular de forma casi exclusiva y especifica a las indicaciones de procedencia. Solo el
articulo 10 autoriza el embargo a la importaci6n (0 la prohibici6n a la importaci6n 0 el
embargo en el interior) en el caso de utilizaci6n directa 0 indirecta de una indicaci6n falsa
concemiente ala procedencia de un producto. De acuerdo con JIMENEZ BLANC0 2:
"... se deduee que el Dereeho unionista', eomprendiendo tanto el Convenio de la
Union de Paris eomo el Arreglo de Madrid relativo a la represion de las indieaciones
de proeedeneia falsas 0 engahosas [14 de abril de 1891j, mantiene del regimen
general de la aplicacion del Dereeho del Estado para euyo ambito se pide la
proteccion del dereeho .... La razon que podriajustijiear estaforma de proeeder es
que el Dereeho unionista no eontempla ni protege a las denominaciones de origen,
como supuestos espeeijieos de propiedad industrial, sino que se dirige, mas bien, a la
proteccion de las indicactones geograficas en general, basando su reglamentacion no
tanto en la existeneia de dereehos subjetivos euanto en la proteccion del trafico
eomereial y en la represion de la eompeteneia desleal. Esto haee que el sistema de
Dereeho aplieable para determinar el regimen y contenido de las denominaciones de
origen siga dependiendo de 10 establecido por los sistemas de Dereeho autonomo. "
07. Tambien las conductas capaces de constituirse en un acto de competencia desleal quedan
cubiertos por el articulo 10 bis en 10 que concieme a las indicaciones geograficas,
EL ARREGLO DE MADRID (INDICACIONES DE PROCEDENCIA)
08. EI Arreglo de Madrid relativo a la represion de las indicaciones de procedencia
falsas 0 engafiosas en los productos4 , de 1891, es un tratado multilateral administrado por la
OMPI, y que ha sido revisado en varias ocasiones, la ultima de elias en Estocolmo en 1967.
Es una "union particular" en el sentido del articulo 195 del Convenio de Paris.
09. EI Arreglo autoriza el embargo, la prohibici6n de la importaci6n, u otras medidas 0
sanciones, de todos los productos que lIeven una indicaci6n falsa 0 engafiosa, entendiendose
Ob. Cit., pagina 84.
denomina derecho unionista 0 convencional aI derivado de Ia aplicacion del Convenio de Paris, y de los
distintos arreglos particulares establecidos en virtud de su articulo 19.
4 Son Estados parte del Arreglo de Madrid al 18 de febrero de 2000 los siguientes 32 paises: Alemania, Argelia,
Brasil, Bulgaria, Cuba, Republica Checa, Republica Dominicana, Egipto, Francia, Hungria, Irlanda,
Israel, Italia, Japon, Lfbano, Liechtenstein, Monaco, Marruecos, Nueva Zelandia, Polonia, Portugal, San
Marino, Eslovaquia, Espana, Sri Lanka, Suecia, Suiza, Republica Arabe Siria, Tunez, Turquia, el Reino
Unido, y Yugoslavia.
5 Dice el articulo 19 del Convenio de Paris:
"Queda entendido que los paises de fa Union se reservan el derecho de concertar separadamente entre sf
arreglos particulares para 10proteccion de 10propiedad industrial, en tanto que dichos arreglos no
contravengan las disposiciones del presente Convenio. "
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como tal toda indicacion que designe directa 0 indirectamente como pais 0 como lugar de
origen a alguno de los Estados contratantes del Arreglo, precisando en que casos y de que
manera podra requerirse y ejecutarse el embargo.
EL ARREGLO DE LISBOA
10. EI Arreglo de Lisboa (cuyo nombre oficial es "Arreglo de Lisboa relativo a la
Proteccion de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional", concertado en
1958) es otra de las "uniones particulares" del Convenio de Paris y es uno de los "acuerdos
multilaterales sobre adquisici6n y mantenimiento de la proteccion" salvaguardados por el
articulo 56 del Acuerdo sobre los ADPIC, y por tanto exentos de las obligaciones que sobre
trato nacional y trato de la naci6n mas favorecida contiene ese Acuerdo.
11. En su articulo 2, el Arreglo define a las denominaciones de origen como la:
"denominacion geografica de un pais, de una regi6n 0 de una localidad que sirva para
designar un producto originario del mismo y cuya calidad 0 caracteristicas se deba
exclusiva 0 esencialmente al medio geografico, comprendidos los factores naturales y
los factores humanos"
12. EI sistema que establece el Arreglo de Lisboa se puede resumir como sigue: las
denominaciones de origen son registradas en la Oficina Intemacional de la OMPI en Ginebra
a peticion de las autoridades competentes del Estado contratante interesado ("Estado de
origen"). La Oficina Intemacional comunica el registro a todas las autoridades competentes
del resto de los Estados contratantes ("Estados de proteccion"), que cuentan con el plazo de
un afio para declarar que no pueden conceder proteccion a la denominacion de origen.
13. Desde el punto de vista tecnico, y siguiendo a JIMENEZ BLANCO':
"EI sistema que se establece en el Arreglo de Lisboa relativo a la proteccion de las
denominaciones de origen supone la posibilidad de extender los efectos y proteger
efectivamente en los restantes Estados parte del Convenio a las denominaciones de
origen. Sin embargo, para ello se necesita que el derecho pase por dos fases sucesivas.
La primera consiste en el reconocimiento "como tal" en el Estado de origen, es decir,
que se reconozca de forma efectiva la denominaci6n, ya sea a traves de un
reconocimiento legislativo, judicial 0 administrativo. La competencia normativa del
Estado de origen seria absoluta, estando unicamente mediatizada por el concepto de
denorninacion de origen que ofrece el propio Convenio. Asimismo, el acto de
reconocimiento del derecho definiria los elementos esenciales del mismo: la zona
geografica, los derechohabientes y la naturaleza del producto. La segunda fase supone
la necesidad de proceder a una inscripcion en el Registro intemacional, debiendo
acreditarse para ello el reconocimiento en el Estado de origen, mediante documento
autentico expedido par autoridad judicial 0 administrativa, haciendo constar todos los
datos relativos al derecho.
Segun el articulo 5 del Acuerdo sabre los ADPIC:
"Las obligaciones derivadas de las articulas 3 [Trato nacional] y 4 [Trato de la nacion mas favarecida} no se
aplican a los procedimientos para fa adquisicion y mantenimiento de los derechos de propiedad
intelectual, estipuladas en acuerdos multilaterales concertados bajo las auspicios de la OMP/. "
7 Ob. Cit., paginas 87-88.
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Sin embargo, el cumplimiento de los tramites anteriores no garantiza una protecci6n
internacional de la denominaci6n de origen, pues es la facultad de oposici6n contenida
en el articulo 5.3 la que proporciona la verdadera dimensi6n de la competencia
normativa del Estado de origen, de modo que la existencia de la denominaci6n de
origen en el Estado de origen no va a ser determinante para extender sus efectos a los
restantes Estados parte. Por ello, al intentar determinar los requisitos de protecci6n de
las denominaciones de origen, no solo hay que estar a su efectivo reconocimiento en el
Estado de origen y, a su posterior registro internacional, sino que cualquiera de los
Estados podra rechazar la protecci6n para su ambito alegando cualesquiera motivos, sin
estar tasados por el Convenio, bastando simplemente que los manifieste. La unica
"ventaja" de la que goza en este aspecto el Estado de origen es de cierta presunci6n de
proteccion en los demas Estados, presunci6n que se deriva de que si en el plazo de un
afio, a contar desde la recepcion de la notificaci6n de registro, el Estado de la protecci6n
no dice nada, se entendera que reconoce los efectos de la denominacion."
14. De ello podremos enunciar algunos de los factores que han motivado la escasa
participacion de los Estados parte en el Convenio de Paris en el Arreglo de Lisboa 8, a saber:
V La necesidad de proteccion de la denominacion de origen "como tal" en el Estado de
origen, con las solernnidades y formalidades requeridas, 10 que convierte al
procedimiento en poco amistoso para los solicitantes.
V La dualidad de competencias (Estado de origen vs. Estado de protecci6n) tampoco
brinda mucha certeza juridica a los efectos de la utilizaci6n de este sistema.
V La dualidad 0 multiplicidad de tecnicas de reconocimiento de la denominaci6n de
origen en el Estado de origen y en los Estados de protecci6n. En estos ultimos, como
ya se expres6, cualquier oposici6n fundada bastara para determinar la falta de
protecci6n.
EL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC
15. EI Acuerdo sobre los ADPIC dedica tres articulos, en la Secci6n 3 (Indicaciones
geograficas) de la Parte II del Acuerdo (Normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio
de los derechos de propiedad intelectual) a las indicaciones geograficas, Sin embargo, aunque
te6ricamente su normativa esta dirigida tanto a las denominaciones de origen como a las
indicaciones de procedencia, es sobre la protecci6n de las primeras a 10 que se dirige la
mayoria de sus normas.
16. Comienza, en el epigrafe I del articulo 22, a definirlas, estableciendo que:
"A los efectos de 10 dispuesto en el presente Acuerdo, indicaciones geograficas son las
que identifiquen un producto como originario del territorio de un Miembro [de la OMC]
o de una regi6n 0 localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputaci6n, u
otra caracteristica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen
geografico."
8 Al
14 de enero de 2000, solo eran Estados parte del Arreglo de Lisboa los siguientes paises: Argelia, Bulgaria,
Burkina Faso, Congo, Costa Rica, Cuba, la Republica Checa, Francia, Gabon, Haiti, Hungria, Israel,
Italia, Mexico, Portugal, Eslovaquia, Togo, Tunez, y Yugoslavia (19).
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17. De esta definicion se derivan varias conclusiones:
(a) Las indicaciones geograficas son unicamente aplicables a productos. Es esta otra
diferencia con las marcas, que como es conocido se aplican tambien a servicios. Pero
a diferencia de las marcas, las indicaciones geograficas strictu sensu se aplican
solamente a un producto, 10 que las convierte en signos mas restringidos que las
marcas, que pueden aplicarse a determinados generos de productos y servicios.
(b) Son tanto indicaciones geograficas a los fines del Acuerdo sobre los ADPIC las
denominaciones de origen (...que identifiquen un producto como originario... de una
region 0 localidad de ese territorio ...) como las indicaciones de procedencia (...un
producto como originario del territorio de un Miembro ...). Esto no descarta de
ningun modo que existan denominaciones de origen constituidas por el nombre de un
Estado, pero es un caso bastante raro e inusual. EI aforismo que sefiala que "todas las
denominaciones de origen son indicaciones de procedencia, pero no todas las
indicaciones de procedencia son denominaciones de origen" continua siendo
perfectamente aplicable.
(c) Es imprescindible que exista un triple nexo: entre la indicacion (que debe ser
geografica) y el producto identificado, entre ellos y un determinado territorio, region 0
localidad, todo ello unido a cierta reputacion, calidad u otra caracteristica que sea
derivada en 10 fundamental del medio geografico, En otras palabras, hay una estrecha
vinculacion del derecho con el producto. Pero esto se denota en especial en el caso de
las denominaciones de origen, pues en el caso de las indicaciones de procedencia, solo
operan como indicadores de lugar de origen de un producto, sin que sean
imprescindibles los vinculos con determinada calidad.
18. Es curio so constatar que los negociadores del Acuerdo sobre los ADPIC, aunque
dedicaron su Parte III a la "Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual", en 21
articulos, que son perfectamente aplicables a las indicaciones geograficas, no consideraron
esto suficiente, e incluyeron otras medidas especificas en la parte sustantiva del Acuerdo,
especialmente en los incisos 2, 3 y 4 del articulo 22.
19. EI articulo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC, como indica su titulo, se dedica a establecer
una "Proteccion adicional de las indicaciones geograficas de los vinos y bebidas espirituosas",
Esta "proteccion adicional" consiste fundamentalmente en toda una serie de medidas
procesales para reforzar los derechos sobre indicaciones geograficas de las llamadas
"especificas" 0 "determinadas", en este caso las de vinos y bebidas espirituosas, que son
normalmente denominaciones de origen.
20. Una curiosa mezcla de normas 10 constituye el articulo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC.
Comienza por validar junto al multilateralismo de la OMC, el bilateralism0 9 de naturaleza
especifica que ha gobernado desde siempre la proteccion entre Estados de las denominaciones
de origen, en la forma de obligacion de los Estados de entablar negociaciones en los dos
9
Por poner un ejemplo, tan solo Espana ha suscrito convenios bilaterales para la protecci6n de las indicaciones
geograficas con Alemania, Portugal, Francia, !talia, Suiza, Austria, y Hungria. Francia, por su parte, tiene
tambien multiples convenios bilaterales suscritos. Las Comunidades Europeas, en nombre de sus Estados
miembros, han concluido tambien convenios bilaterales con ciertos paises, entre los que cabe mencionar a
Mexico, Bulgaria, Hungria y Australia.
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ambitos para mejorar la protecci6n de las indicaciones geograficas "determinadas". Asi,
tarnbien dispone que el Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (Consejo de los ADPIC), uno de los 6rganos de la OMC,
mantendra en examen la aplicaci6n de la Secci6n del Acuerdo correspondiente a las
indicaciones geograficas,
21. Implicitamente, el Acuerdo sobre los ADPIC reconoce la primacia de las indicaciones
geograficas sobre el resto de los signos distintivos, particularmente sobre las marcas.
22. Establece 10 que se ha dado en llamar las "clausulas del abuelo", 0 10que es 10 mismo,
normas que protegen la materia existente en cada Miembro de la OMC antes de la entrada en
vigor del Acuerdo sobre los ADPIC.
23. De esa forma, ningun Miembro de la OMC tendra que impedir el usa de una indicaci6n
geografica determinada (vinos y bebidas espirituosas) que haya sido utilizada durante diez
10
afios como minimo en su territorio antes del 15 de abril de 1994 , 0 que la haya utilizado de
buena fe antes de esa fecha.
24. Cuando una marca haya sido solicitada 0 registrada de buena, fe, 0 cuando se hayan
adquirido derechos sobre una marca de buena fe a partir del uso, antes de la fecha de
aplicaci6n 11 del Acuerdo sobre los ADPIC para cada Miembro, 0 antes de que la indicaci6n
geografica estuviese protegida en su pais de origen, no podra atacarse ni la posibilidad ni la
validez de su registro, ni el derecho a utilizar dicha marca.
25. Tampoco los Miembros estan obligados a tomar medidas para proteger indicaciones
geograficas utilizadas con respecto de bienes 0 servicios para los cuales la indicaci6n es
identica al termino habitual en lenguaje corriente como nombre comun para tales bienes
servicios en su territorio.
0
26. Las acciones que se quieran entablar contra el uso 0 registro de marcas en cualquier
Miembro de la OMC, en virtud de la Secci6n 3 del Acuerdo sobre los ADPIC, solo podran
ejercerse en un termino dado, que es de cinco afios, para dar cierta certeza juridica a los
registros nacionales de marcas. Este termino sera:
o
Contado a partir del momenta en que el uso lesivo de la indicaci6n protegida haya
adquirido notoriedad general en ese Miembro de la OMC, 0
10 EI Acuerdo
sobre los ADPIC entro en vigor ell de enero de 1995.
EI Acuerdo sobre los ADPIC incluye toda una serie de clausulas transitorias que diferencian la fecha de
entrada en vigor de la fecha de aplicacion. Como ya expresamos, la fecha de entrada en vigor es el I de
enero de 1995. Sin embargo,Ia fecha de aplicacion, segun el tenor de la Parte VI del propio Acuerdo, en
10 que respecta a Ia Seccion de Indicaciones Geograficas, varia de Ia siguiente forma:
•
Para los paises desarrollados, ta fecha general de aplicacion se difiere por un afio, 0 sea, es el I de enero de
1996.
•
Para los paises en desarrollo, la fecha de aplicacion es el I de enero de 2000. Igual termino se Ie aplica a los
Miembros de la OMC que se hallen en proceso de transformacion de una economia de planificacion central
en una economia de mercado y libre empresa y que realice una reforma estructural de su sistema de
propiedad intelectual.
•
Los parses en desarrollo considerados menos adelantados podran hacer uso de una fecha de aplicacion mas
Iarga, por un periodo de diez aiios, 10que los obligaria ell de enero de 2005.
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o
A partir de la fecha de registro de la marca de fabrica 0 de comercio en ese Miembro,
siempre que la marca haya sido publicada, y si esta fecha es anterior a aquella en que
el usa lesivo adquirio notoriedad general en dicho Miembro de la OMC.
o
Todo ello con la salvedad de que la indicacion geografica no se haya usado 0
registrado de mala fe, en cuyo caso, y como resulta habitual, el termino no prescribe.
27. EI Acuerdo de los ADPIC no impone "obligacion ninguna de proteger las indicaciones
geograficas que no esten protegidas 0 hayan dejado de estarlo en el pais de origen, 0 que
hayan caido en desuso en ese pais [de origen]".
28. El Consejo de los ADPIC ha celebrado multiples debates en su tarea de examinar y
analizar la aplicacion de la Seccion 3 de la Parte II del Acuerdo. Variadas propuestas han
sido presentadas por los Miembros, unas buscando el establecimiento de un sistema de
registro intemacional de las denominaciones de origen mas flexible y apropiado, otras
buscando extender la proteccion especial de las denominaciones de origen "determinadas" a
otros sectores distintos de los vinos y las bebidas espirituosas. Pero hasta el momenta ningun
resultado concreto puede ser mostrado. Sin embargo, es esta una cuestion realmente
importante para todos los Estados, y en especial para los paises en desarrollo, en la proteccion
de su acervo cultural y sus tradiciones.
ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE LA OMP!
29. Entre las actividades previstas en la Subpartida 09.2, Derecho de marcas, dibujos y
modelos industriales e indicaciones geograficas del Programa y Presupuesto de la OMP! para
el bienio 2000-200 I se preve la preparacion de estudios sobre:
"la conveniencia y viabilidad de establecer principios rectores sobre cuestiones
especificas relativas a la proteccion de las indicaciones geograficas y que amparen la
definicion de la materia que debe protegerse, saber si dicha proteccion debe basarse en
un registro y, de ser asi, las caracteristicas convenientes y esenciales del procedimiento
de registro (inc1uyendo la medida en la que las solicitudes de registro deben
examinarse), asi como todas las posibles soluciones de controversias entre las marcas y
las indicaciones geograficas e indicaciones geograficas homonimas."
30. Bajo la Partida Principal 14 se inc1uye al Arreglo de Lisboa, reconociendose la necesidad
de revision del Reglamento de Ejecucion del Arreglo, dado el bajo numero de Estados
miembros y el grado de actividad, que ha permanecido en un nivel muy bajo en los ultirnos
alios. De ahi que en la Subpartida 14.2, Marco juridico, actividades informativas y de
formacion, y cooperacion para el desarrollo en relacion con los Sistemas de Madrid, La Haya
y Lisboa, se inc1uya como actividad prevista el:
"Examen del Reglamento del Arreglo de Lisboa, con la ayuda de uno 0 mas consultores
y de un Cornite de Expertos que ha de convocar el Director General, y presentacion de
propuestas de modificacion del Reglamento a la Asamblea de la Union de Lisboa en el
2001. EI Comite de Expertos celebrara dos sesiones en el bienio."
[Fin del documento]