Tema 8 Proteccion del SW

Tema 8
La patentabilidad: Teoría general. Los requisitos de patentabilidad. El concepto de invención. Sus clases.
Reglas que no se consideran invenciones. La aplicabilidad industrial. Invenciones no susceptibles de
aplicación industrial. Otras excepciones a la patentabilidad. La protección jurídica de los programas de
ordenador.
El marco legal vigente en España en materia de propiedad industrial está formado por
Ley 11/1986, de 20 de marzo, de régimen jurídico de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad
(LP).
Convenio sobre concesión de Patentes Europeas hecho en Munich el 5 de octubre de 1973 (CPE).
Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), tratado anexo que
acompañó a la fundación de la OMC en 1994 y al que se adhirió poco después España.
Tanto la LEP como el CPE establecen que son patentables las invenciones nuevas, que impliquen actividad
inventiva y que sean susceptibles de aplicación industrial (LEP artículo 4, CPE artículo 52). Sin embargo, la
ley no establece qué es una invención. En efecto, el concepto de invención no se encuentra definido en la ley
de manera explícita.
No obstante, la ley cita algunos ejemplos de las reglas que no se consideran invenciones. Es decir, establece
una delimitación negativa del concepto de invención. Esta delimitación tiene la forma de una lista no
exhaustiva.
Así, la LEP establece (artículo 4.4) que no se consideran invenciones, en particular:
a) Los descubrimientos, las teorías científicas, los métodos matemáticos.
b) Las obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética, las obras científicas.
c) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos, actividades
económicocomerciales, los programas de ordenadores.
d) Las formas de presentar informaciones.
Para algunos autores los elementos de esta lista comparten una característica común, su carácter abstracto. O de
otra manera, dicha delimitación negativa indicaría que sólo lo concreto es patentable. Así, se consideraría que
las invenciones se llevan a la práctica mediante dispositivos o procedimientos, haciendo uso de la técnica, y por
lo tanto son concretos. Por ejemplo, las teorías o los métodos matemáticos se refieren a ideas o conceptos
abstractos y por lo tanto no serían patentables.
Esta visión no es compartida por otros autores que cuestionan que “el carácter abstracto” sea la característica
común de los elementos de la lista. Este hecho, que se traduce en la ausencia de un criterio claramente definido
para la identificación de las no-invenciones, dificulta la identificación de tales reglas.
La expresión “en particular” incluida en el texto del artículo, convierte a la lista en una enumeración no
exhaustiva.
Interpretación de la exclusión
Al margen de la dificultad que pueda entrañar la consideración de una regla no contemplada en la lista anterior
como invención o no-invención por los motivos aludidos, surge la cuestión, paralela, sobre el modo en que
debe interpretarse la exclusión definida en el artículo 4.
En efecto, la interpretación más limitante impediría la patentabilidad en los casos en los que la solicitud se
refiriera a uno de los casos enumerados. Así, una solicitud que divulgara un método matemático, entre otros
contenidos, no podría dar lugar a una patente de acuerdo con esta interpretación.
En el caso que nos ocupa, una solicitud que se refiriera a un dispositivo considerado como una invención, sería
excluida de la patentabilidad si las reivindicaciones se refirieran en su texto a un programa de ordenador. Es
decir, la mera presencia del programa de ordenador impediría la patentabilidad de la invención, “contaminaría
la solicitud”, proporcionando a la exclusión un carácter absoluto.
El artículo 4.5 trata de disipar las dudas sobre el modo de llevar a la práctica esta interpretación, estableciendo
que
“Lo dispuesto en el apartado anterior excluye la patentabilidad de las invenciones mencionadas en el mismo
solamente en la medida en que el objeto para el que la patente se solicita comprenda una de ellas.”
Desafortunadamente, este texto da lugar a nuevas interpretaciones, como señalan algunos autores. De inicio, la
expresión “invenciones mencionadas en el [apartado anterior]” resulta contradictoria, puesto que en el texto de
dicho apartado se define que aquéllas reglas no se consideran invenciones.
Sin embargo, la confusión tiene su origen en las expresiones “solamente en la medida en que” y “comprenda
una de ellas”, como veremos a continuación.
En primer lugar, se aprecia que “el objeto para el que la patente se solicita”, de acuerdo con el artículo 26,
resulta ser el texto de las reivindicaciones. Por claridad, se reproduce de nuevo el texto sustituyendo esta
expresión y eliminando el contenido superfluo:
“excluye la patentabilidad… solamente en la medida en que las reivindicaciones comprendan una de ellas.”
Es decir, si las reivindicaciones comprenden alguna de las reglas indicadas en el artículo 4.4 entonces se
aplicaría la exclusión y se consideraría que no es una invención, y por tanto no sería patentable.
Si la solicitud contuviera una invención la sola presencia de una de las reglas consideradas como no invención
en las reivindicaciones anularía la posibilidad de obtener una patente.
Este caso es contrario a la práctica que llevan a cabo las oficinas de patente, que realizan una interpretación de
este artículo de un modo menos limitante, y que se traduce en que sólo si las reivindicaciones consisten en las
reglas consideradas como no invenciones en el artículo 4.4 entonces se considera que no hay una invención.
De acuerdo con esto, una invención no es excluida de la patentabilidad aunque en su definición la
reivindicación incluya uno o más de los elementos considerados como no invenciones en la Ley.
En esta misma línea se pronuncia la Ley de Propiedad Intelectual, cuando se refiere a la protección dispensada
a los programas de ordenador, donde realiza una interpretación acorde con la que se acaba de exponer:
Los programas de ordenador que formen parte de una patente o de un modelo de utilidad gozarán, sin
perjuicio de lo dispuesto en la presente Ley, de la protección que pudiera corresponderles por aplicación del
régimen jurídico de la propiedad industrial.
(Art. 96.3 Ley de Propiedad Intelectual)
Patentes de Software vs Invenciones Implementadas en Ordenador
Una patente de software, o una solicitud de patente de software, es un documento que divulga una innovación
relacionada con al menos una de estas categorías de datos
La Oficina norteamericana (USPTO) clasifica las patentes de software en función del tipo de procesamiento de
datos realizado. La siguiente lista resume esta clasificación e ilustra cada caso con un ejemplo:
Modificación de datos. Compresión de datos utilizando la transformada de Chebyshev
Transmisión de datos. Método para transmitir datos y red para ejecutar el método
Recogida de datos. Sistemas para recoger datos de consumo
Visualización de datos. Visualización de información para indicar tanto la importancia como la
urgencia de la información.
Clasificación de datos. Identificación de unidades semánticas dentro de una consulta de búsqueda
Utilización de datos. Producto programa de ordenador y sistema informático
¿Cuándo es patentable una “patente de Software? Cuando cumple los cuatro requisitos de patentabilidad:
1. las invenciones
2. nuevas
3. que impliquen una actividad inventiva y
4. sean susceptibles de aplicación industrial
Como se ha visto el primer requisito es que sea una invención según establezca la Ley pero el concepto de
invención no se encuentra definido de manera explícita en la Ley; no obstante, el texto en varios artículos de la
Ley y de su Reglamento de ejecución proporciona diversas indicaciones que delimitan el concepto de
invención.
En particular, el artículo 5.2.d del Reglamento aporta la idea central:
La descripción debe contener “una explicación de la invención, tal y como es caracterizada en las
reivindicaciones que permita la comprensión del problema técnico planteado, así como la solución al
mismo…”
Por tanto, una invención, en el sentido de la Ley, debe superar un problema técnico. O de otro modo, el
inventor se enfrenta a una dificultad técnica y la puesta en práctica de la invención, tal como es definida en la
solicitud de patente, permitiría la superación de dicha dificultad técnica.
Las invenciones que cumplen esto pero se lleván a cabo mediante un programa de ordenador se denominan
“invenciones implementas en ordenador”
Aquella invención que para su puesta en práctica requiere la utilización de un ordenador, una red informática u
otro aparato programable en los que la ejecución de, al menos, un programa informático produce un efecto
técnico que forma parte de la solución al problema técnico planteado.
A nivel Internacional
En Europa, tanto la Oficina Europea de Patentes, como la Oficina Española de Patentes y Marcas, admiten la
patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador, que es un subconjunto de las Patentes de
Software. La Oficina de patentes norteamericana (USPTO) no exige requisitos particulares a los programas de
ordenador, al margen de los que debe cumplir cualquier otra invención: novedad, actividad inventiva y utilidad.
NOTA: También se debería mencionar que la protección es acumulable y por lo tanto una invención
implementada en ordenador se puede proteger por la Ley de Propiedad Intelectual y por la Ley de Patentes