Gaceta Oficial 1981 - Secretaría General de la Comunidad Andina

Año XXVIII - Número 1981
Lima, 23 de setiembre de 2011
SUMARIO
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
Pág.
Proceso 29-IP-2011.-
Proceso 32-IP-2011.-
Proceso 26-IP-2011.-
Proceso 34-IP-2011.-
Proceso 39-IP-2011.-
Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 134 literales a) y b),
136 literales a) y h), 224, 225, 228 y de la Disposición Transitoria Primera
de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en lo solicitado por la Sala de Derecho Constitucional y Social
Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.
Marca: BOSS (denominativa). Actor: sociedad HUGO BOSS TRADEMARK
MANAGEMENT GMBH & CO. KG. Proceso interno Nº 2102-2010 ...........
2
Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 134 y 136, literal a), de
la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de
la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por la
Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.
Expediente Interno Nº 2007-00024. Actor: DELL, INC Marca: DIMENSIÓN
(mixta) ..........................................................................................................
18
Interpretación Prejudicial, a solicitud del juez consultante, de los artículos
81 y 82, literales d) y e), de la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, del artículo
113 de la misma normativa; con fundamento en la consulta formulada por la
Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1,
Quito, de la República del Ecuador. Expediente Interno Nº 5127-LR. Actor:
MUNDIPHARMA AG. Marca: MORFIN RETARD (denominativa) ................
29
Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 1, 2, 4 y 17 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición
Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad
Andina, con fundamento en lo solicitado por el Consejo de Estado de la
República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera. Patente de invención: VACUNAS CON BASE EN COMPOSICIONES ADYUVANTES DE SAPOPINAS Y OLIGO-NUCLEOTIDOS INMUNOESTIMULANTES. Actor: sociedad SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS
S.A. Proceso interno N° 2007-00006 ..........................................................
41
Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión
486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la
República de Colombia. Actor: Sociedad PRODUCTORA TABACALERA
DE COLOMBIA S.A. – PROTABACO S.A. Marca: “LOTO” (denominativa).
Expediente Interno N° 2007-00188 ..............................................................
52
Para nosotros la Patria es América
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PROCESO 29-IP-2011
Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a) y b), 136
literales a) y h), 224, 225, 228 y de la Disposición Transitoria Primera de la
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con fundamento en lo
solicitado por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte
Suprema de Justicia de la República del Perú. Marca: BOSS (denominativa).
Actor: sociedad HUGO BOSS TRADEMARK MANAGEMENT GMBH & CO. KG.
Proceso interno Nº 2102-2010.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los
seis días del mes de julio del año dos mil once.
VISTOS:
La solicitud de interpretación prejudicial y sus
anexos, remitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, relativa
al literal a) de los artículos 82 y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 2102-2010;
El auto de 9 de junio de 2011, mediante el cual
este Tribunal decidió admitir a trámite la referida
solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de
Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,
Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en
anexos.
específicamente, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas.
2. Contra dicha solicitud, la sociedad HUGO
BOSS TRADEMARK MANAGEMENT GMBH
& CO.KG. presentó oposición sobre la base
de sus marcas BOSS, HUGO BOSS & DISEÑO Y BOSS ENERGISE, todas registradas
para distinguir productos de la Clase 3 de la
Clasificación Internacional de Niza.
3. Por Resolución Nº 3750-2007/OSD-INDECOPI,
de 28 de febrero de 2007, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, decidió “Declarar INFUNDADA la oposición formulada por
HUGO BOSS TRADEMARK MANAGEMENT
GMBH & CO.KG. de Alemania, y en consecuencia INSCRIBIR (…) a favor de C. CARBO
& CIA. S.A.C. de Perú, la marca de producto
constituida por la denominación BOSS, para
distinguir productos para la destrucción de
animales dañinos, fungicidas, herbicidas de
la Clase 5 de la Clasificación Internacional
(…)”.
a) Partes en el proceso interno.
Demandante: sociedad HUGO BOSS TRADEMARK MANAGEMENT GMBH & CO.KG.
Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Protección de la Propiedad
Intelectual de la República del Perú, INDECOPI.
Tercero interesado: sociedad C. CARBO & CIA.
S.A.C.
b) Hechos
1. El 10 de enero de 2006, la sociedad C. CARBO & CIA. S.A.C. solicitó ante el INDECOPI
el registro como marca del signo BOSS (denominativo), para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza,
4. Contra dicha Resolución, HUGO BOSS TRADEMARK MANAGEMENT GMBH & CO.KG.
interpuso recurso de apelación, el cual fue
resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del
INDECOPI que, por Resolución Nº 1468-2007/
TPI-INDECOPI, de 26 de julio de 2007, decidió CONFIRMAR la Resolución Nº 3750-2007/
OSD-INDECOPI.
5. HUGO BOSS TRADEMARK MANAGEMENT
GMBH & CO.KG. interpuso demanda contencioso administrativa, contra las Resoluciones
antes citadas, la cual fue resuelta por Sentencia de Primera Instancia, Resolución número 7, de 19 de septiembre de 2008, donde
la Cuarta Sala Especializada en lo Conten-
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cioso Administrativo de la Corte Superior de
Justicia de Lima, declaró “INFUNDADA LA
DEMANDA (…)”.
6. Contra dicha Providencia HUGO BOSS TRADEMARK MANAGEMENT GMBH & CO.KG.
interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Sala Civil Transitoria de la Corte
Suprema de Justicia del Perú que por Providencia de 1 de enero de 2010, revocó la sentencia apelada, reformándola declarando fundada la demanda y, en consecuencia, nula la
Resolución administrativa Nº 1468-2007/TPIINDECOPI.
7. Contra dicha Sentencia el INDECOPI interpuso recurso de casación, el cual fue declarado procedente por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte
Suprema de Justicia del Perú, que por Providencia de 2 de noviembre de 2010 declaró
que “resulta necesario suspender el procedimiento del presente proceso judicial (…), a
efectos de solicitar el Informe a la Comunidad
Andina, respecto a la correcta interpretación
del literal a) de los artículos 82 y 83 de la
decisión (sic) 344 (…) lo que va a coadyuvar a
dilucidar la controversia (…)”.
c) Fundamentos jurídicos de la demanda.
HUGO BOSS TRADEMARK MANAGEMENT
GMBH & CO.KG. en su escrito de demanda,
manifiesta que:
1. En la Resolución impugnada, el INDECOPI
indicó que no existe conexión competitiva
entre los productos de la Clase 3 y los productos de la Clase 5 que distinguen los signos en conflicto, lo cual es un error pues
entre los productos que distinguen las Clase
3 y clase 5 sí existe conexión competitiva y
“las marcas BOSS y BOSS (idénticas) evidentemente serán asociadas y vinculadas al
origen empresarial de nuestra representada,
causando confusión ante los consumidores y
un gravísimo perjuicio a la demandante”.
2. El INDECOPI para realizar su análisis, sólo
tomó en cuenta algunos productos comprendidos en la Clase 3, como son los productos
cosméticos empleados para el embellecimiento y cuidado de las personas, y no todos
los productos de la Clase como “preparacio-
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nes para blanquear y otras sustancias para
colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas)”
los cuales están directamente relacionados
con los productos de la Clase 5, específicamente con los productos que distingue el
signo solicitado en conflicto: “productos para
la eliminación de animales dañinos, fungicidas y herbicidas y los productos de limpieza,
de pulido, de desengrasar y de raspar”.
3. Reiterando el argumento de la conexión competitiva entre los productos de la Clase 3 y
los de la Clase 5, que distinguen los signos
en conflicto, afirma que dichos productos “se
pueden expender en los mismos lugares (supermercados, tiendas de limpieza, etc.) en
donde fácilmente encontramos insecticidas
y fungicidas, al costado de productos de limpieza y de eliminación de gérmenes”.
4. Su marca BOSS “cuenta desde hace muchos
años con prestigio, renombre, aceptación,
vinculación con calidad y posicionamiento en
el mercado, todo lo cual responde a la inversión y trabajo realizado durante muchos
años. Es evidente que el público consumidor
asociaría directamente un producto marca
‘BOSS’, con nuestra representada y VINCULARÍA los productos y/o servicios otorgándoles erróneamente un mismo origen empresarial”.
5. Para el análisis de confundibilidad debe tomarse en cuenta la confusión gráfica, fonética e ideológica y “para los efectos del examen comparativo, debe considerarse principalmente aquellas características que son
capaces de ser recordadas por el público
consumidor”.
6. Realizado un análisis comparativo entre los
signos en conflicto “es evidente la IDENTIDAD en los signos, siendo el único elemento
relevante el denominativo, el cual identificará el origen empresarial (…). En ese orden de
ideas, se puede apreciar que no existen diferencias entre ambas marcas por lo que resulta evidente el riesgo de confusión que se
producirá entre los consumidores, más aún
cuando la marca BOSS no obedece a un término preexistente, en idioma español, sino
que es un signo arbitrario para el mercado
peruano”.
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d) Fundamentos jurídicos de la contestación
a la demanda.
sólo similitudes secundarias incapaces de
inducir a confusión”.
El INDECOPI contesta la demanda y manifiesta:
5. Finalmente, “Bajo este contexto, tenemos que
en razón a que los productos en referencia,
NO están dirigidos a un mismo consumidor,
al no ser ofrecidos en los mismos centros de
venta y al ser –en suma- productos que NO
se complementan en el proceso de comercialización o mercado se concluye, los mismos no poseen conexión competitiva, y por
ende, los signos que los identifican, pese
compartir (sic) un vocablo idéntico como es
BOSS, no serán apreciados como originarios
de una misma fuente empresarial”.
1. Respecto al argumento sobre el que versa la
demanda de que existiría vinculación o conexión competitiva entre los productos que
distinguen las marcas en conflicto afirma que
“para determinar si dos marcas son confundibles, se debe tomar en cuenta los productos o servicios que distinguen” y si éstos se
encuentran vinculados entre sí.
2. Además, “la figura de la ‘VINCULACIÓN de
productos’ conocida también como ‘conexión
competitiva’ debe ser apreciada de acuerdo a
su connotación jurídica y no bajo su acepción
común o usual” y que “estamos ante un tipo
de ‘vinculación’ diferente a la categoría jurídica denominada ‘conexión competitiva’”.
3. La conexión o la vinculación entre los productos distinguidos por los signos en conflicto
“consiste en una relación de tipo material, el
cual, en el presente caso se genera por razones estrictamente utilitarias. El que los productos confrontados expidan un aroma, sólo
constituye un plus sobre la función principal
del producto. Y es que, así como los insecticidas que huelen bien pueden ser más requeridos que aquellos que no lo hacen, los
productos de limpieza que al mismo tiempo
aromatizan, son por lo general preferidos por
las amas de casa (…)”. Por lo tanto, “la
vinculación por la presencia de un aroma en
ambos productos que ha citado la actora,
resulta ser jurídicamente irrelevante, ya que
no son pocos los productos que poseen aroma, y que sin perjuicio de ello, se trata de
productos absolutamente distintos”.
4. En el caso concreto “encontramos que la
marca de la demandante, que identifica PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PULIDO, DESENGRASE Y ABRASIVOS, de la clase 03 de la
N.O. no posee ‘conexión competitiva’ o ‘ vinculación’ (jurídicamente relevante) con los
PRODUCTOS INSECTICIDAS (sic), HERBICIDAS Y FUNGICIDAS que distingue la
marca de nuestra litisconsorte BOSS y logotipo (sic) de la clase 05 de la N.O. dado que
las relaciones o conexiones entre los mismos no son conexiones competitivas, son
d) Fundamentos jurídicos del tercero interesado.
En el expediente no se encuentra contestación
a la demanda por parte del tercero interesado
sociedad C. CARBO & CIA. S.A.C.
e) Fundamentos jurídicos del recurso de casación.
En vista de que en segunda instancia, al resolver el recurso de apelación, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia del Perú
revocó la sentencia apelada, reformándola declarando fundada la demanda y, en consecuencia, nula la Resolución administrativa Nº 14682007/TPI-INDECOPI, el INDECOPI, presentó
recurso de casación en el cual esgrime los siguientes argumentos:
1. Primera infracción normativa: la sentencia
afecta nuestro derecho al debido proceso “en
tanto desconoce e inaplica el Principio de
Congruencia Procesal”, esto significa que “la
actuación del órgano jurisdiccional debe circunscribirse a los temas controvertidos por
las partes y obviamente, a aquellos que han
dado lugar a la alzada”. Por lo tanto, la apelación únicamente debía analizar el tema en
debate, que es “determinar si los productos
que distinguían las marcas enfrentadas (…)
se encontraban vinculados competitivamente.
2. También se desconoce el principio de “motivación aparente” en el caso concreto “la
Sala Suprema Ad quen (sic) no ha explicado
cómo es que considera que los signos en
controversia podrían inducir a confusión a los
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consumidores, sin analizar el tipo de productos que los signos identifican”.
3. Segunda infracción normativa: “En la sentencia se ha aplicado indebidamente normas de
derecho material (…). Específicamente, nos
referimos al literal a) de los artículos 82 y 83
de la Decisión Andina 344 (…) normas que no
resultan aplicables al caso (…)”, ya que la
norma que debía aplicarse era el artículo 136
literal a) de la Decisión 486.
4. Los artículos mencionados de la Decisión
344 no debieron aplicarse por: “(i) La Decisión Andina 344 no se encontraba vigente a
la fecha en que se desarrolló el procedimiento administrativo (…). (ii) Los artículos citados correspondientes a la Decisión Andina
344, jamás han sido objeto de análisis en la
controversia presentada por las partes, ni en
sede administrativa, ni en sede judicial, ni en
grado de apelación, debido a que en todo
momento ha sido objeto de evaluación la aplicación al caso concreto del artículo 136 inciso a) de la Decisión Andina 486. (iii) El literal
a) del artículo 82 de la Decisión 344, corresponde a una prohibición absoluta de registro
que versa sobre la falta de capacidad intrínseca de un signo (…) mientras que en el
presente caso, lo que se ha discutido en todo
momento ha sido si el signo BOSS era distintivo desde el punto de vista extrínseco (…)”.
5. Al aplicar el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 “no es posible colegir que los signos
BOSS y HUGO BOSS sean confundibles debido a que éstos identifican productos no
vinculados competitivamente”, pues de dicha
norma se desprende que “el análisis de confundibilidad, no se agota en la confrontación
de los signos, para determinar si éstos son
iguales o parecidos, sino que dicha confrontación debe incluir también a los productos
que tales signos distinguen”.
6. En la sentencia impugnada la Sala Civil Transitoria se limitó a “analizar el aspecto denominativo de las marcas en materia, sin enjuiciar la naturaleza de los productos que identifica por un lado la marca BOSS, como son,
productos para la destrucción de animales
dañinos, fungicidas, herbicidas de la clase 05
(…) y por otro lado, los que distingue la marca HUGO BOSS, tales como, perfumería,
jabones, desodorantes de la clase 03 (…)”.
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7. Recalca que no se trata únicamente de evaluar si los signos en conflicto son iguales o
semejantes “sino de establecer, si es que los
productos que éstos distinguen, son realmente capaces de situar al consumidor en
situaciones en las que pueda terminar creyendo que los productos que dos proveedores le ofrecen resultan pertenecer a una misma fuente empresarial”.
CONSIDERANDO:
Que, las normas contenidas en el literal a) de
los artículos 82 y 84 de la Decisión 344 de la
Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del
ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina,
conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del
Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina;
Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con
el fin de asegurar su aplicación uniforme en el
territorio de los Países Miembros, siempre que
la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez
Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes
para la resolución del proceso, conforme a lo
establecido por el artículo 32 del Tratado de
Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión
472), en concordancia con lo previsto en los
artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);
Que, la presentación de la solicitud de registro
como marca del signo BOSS (denominativo) fue
el 10 de enero de 2006, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas
aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que de acuerdo a lo facultado por la norma comunitaria, de
oficio se interpretarán los artículos 134 literales a) y b), 136 literales a) y h), 224, 225, 228 y
la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y,
Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente:
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Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina
“(…)
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productos o servicios, o para productos o
servicios respecto de los cuales el uso de
la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
(…)
PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a
la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos
de vigencia, en cuyo caso los derechos de
propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.
h) constituyan una reproducción, imitación,
traducción, transliteración o transcripción,
total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos
o servicios a los que se aplique el signo,
cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación
con ese tercero o con sus productos o
servicios; un aprovechamiento injusto del
prestigio del signo; o la dilución de su
fuerza distintiva o de su valor comercial o
publicitario.
En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión.
Para el caso de procedimientos en trámite, la
presente Decisión regirá en las etapas que
aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su
entrada en vigencia.
(…)
Artículo 134.- A efectos de este régimen
constituirá marca cualquier signo que sea
apto para distinguir productos o servicios en
el mercado. Podrán registrarse como marcas
los signos susceptibles de representación
gráfica. La naturaleza del producto o servicio
al cual se ha de aplicar una marca en ningún
caso será obstáculo para su registro.
Podrán constituir marcas, entre otros, los
siguientes signos:
a) las palabras o combinación de palabras;
b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos,
logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
(…)
Artículo 136.- No podrán registrarse como
marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de
tercero, en particular cuando:
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o
registrada por un tercero, para los mismos
(…)
Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro
por el sector pertinente, independientemente
de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.
Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso
y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones
de esta Decisión que fuesen aplicables y de
las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro.
(…)
Artículo 228.- Para determinar la notoriedad
de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:
a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;
b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de
cualquier País Miembro;
c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de
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cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos
o servicios, del establecimiento o de la
actividad a los que se aplique;
d) el valor de toda inversión efectuada para
promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a
los que se aplique;
e) las cifras de ventas y de ingresos de la
empresa titular en lo que respecta al signo
cuya notoriedad se alega, tanto en el plano
internacional como en el del País Miembro
en el que se pretende la protección;
f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
g) el valor contable del signo como activo
empresarial;
h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia
del signo en determinado territorio; o,
i) la existencia de actividades significativas
de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;
j) los aspectos del comercio internacional;
o,
k) la existencia y antigüedad de cualquier
registro o solicitud de registro del signo
distintivo en el País Miembro o en el extranjero.
(…)”.
1. Aplicación de la normativa comunitaria
en el tiempo.
Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y
la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva, no surte efectos retroactivos; en consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se
encuentran sometidas a la norma vigente en el
tiempo de su constitución. Y si bien la norma
comunitaria nueva, en principio, no es aplicable
a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su
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aplicación inmediata tanto en algunos de los
efectos futuros de la situación jurídica nacida
bajo el imperio de la norma anterior y en los plazos de vigencia, como en materia procesal.
Por lo que la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la
aplicable para resolver si se han cumplido los
requisitos para la concesión o denegatoria del
mismo; y, en caso de impugnación —tanto en
sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de
la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar
sobre su legalidad, la misma norma sustancial
del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado
el registro marcario.
La nueva normativa, en lo que concierne a la
parte procesal, se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por
iniciarse como a los que están en curso. En
este último caso, la nueva norma se aplicará
inmediatamente a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya
cumplida.
Al respecto el Tribunal ha señalado que: “si la
norma sustancial, vigente para la fecha de la
solicitud de registro de un signo como marca,
ha sido derogada y reemplazada por otra en
el curso del procedimiento correspondiente a
tal solicitud, aquella norma será la aplicable
para determinar si se encuentran cumplidos o
no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”. (Proceso 38-IP-2002, publicado en
la G.O.A.C. Nº 845, de 1 de octubre de 2002,
marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y
PREPAC).
En conclusión, en el caso de autos la solicitud
de registro del signo BOSS (denominativo) fue
presentada el 10 de enero de 2006, en vigencia
de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a
los requisitos para el registro de las marcas, así
como las causales de irregistrabilidad de los
signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen.
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2. La marca y los requisitos para su registro.
El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a
la marca señala: “(…) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de
representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una
marca en ningún caso será obstáculo para su
registro (…)”. Este artículo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables.
Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien
inmaterial constituido por un signo conformado
por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color
determinado por su forma o combinación de
colores, forma de los productos, sus envases o
envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para
distinguir en el mercado productos o servicios, a
fin de que el consumidor o usuario medio los
identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del
origen o la calidad del producto o servicio. Este
artículo hace una enumeración enunciativa de
los signos que pueden constituir marcas, por lo
que el Tribunal dice que “Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos,
pero también los tridimensionales, así como los
sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de
extender el alcance de la noción de marca”.
(Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C.
Nº 1121 del 28 de setiembre de 2004, marca:
“UNIVERSIDAD VIRTUAL”).
El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, se
encuentra implícitamente contenido en esta definición toda vez que, un signo para que pueda
ser captado y apreciado es necesario que pase
a ser una impresión material identificable a fin
de que, al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la
mente de los consumidores o usuarios. Sobre la
perceptibilidad, José Manuel Otero Lastres dice:
“(…) es un acierto del artículo 134 no exigir
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expresamente el requisito de la ‘perceptibilidad’,
porque ya está implícito en el propio concepto
de marca como bien inmaterial en el principal de
sus requisitos que es la aptitud distintiva” (Otero Lastres, José Manuel, Régimen de Marcas
en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena
(sic). Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p.
132).
La susceptibilidad de representación gráfica juntamente con la distintividad, constituyen los requisitos expresamente exigidos por la norma
comunitaria.
La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.
La distintividad, es la capacidad que tiene un
signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios,
haciendo posible que el consumidor o usuario
los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para
ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla
su función principal de identificar e indicar el
origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión y/o asociación.
En cuanto al requisito de la distintividad, si bien
este artículo con relación a lo que disponía el
artículo 81 de la Decisión 344 no hace expresa
mención a la “suficiente” distintividad, sin embargo para efectos de registro del signo, de
conformidad con el literal a) del artículo 135 de
la Decisión 486 se exige que “(…) el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el
mercado los productos o servicios producidos o
comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión y/o de asociación en
torno a su origen empresarial o a su calidad (…)
esta exigencia se expresa también a través de
la prohibición contemplada en el artículo 135,
literal b, de la Decisión en referencia, según la
cual no podrán registrarse como marcas los
signos que carezcan de distintividad”. (Proceso
205-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº 1333,
del 25 de abril de 2006, caso “FORMA DE UNA
BOTA Y SUS SUELAS”).
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Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros
signos.
La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el
signo distintivo, como el interés general de los
consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios,
evitando el riesgo de confusión y/o de asociación, tornando así transparente el mercado.
En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo BOSS (denominativo) cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la
Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro
de las causales de irregistrabilidad previstas en
los artículos 135 y 136 de la referida Decisión.
3. Clases de signos. Comparación entre signos denominativos. Comparación entre
signos denominativos y mixtos.
El Tribunal considera necesario examinar lo concerniente a la comparación entre signos denominativos y entre signos denominativos y mixtos en virtud de que el signo solicitado BOSS es
denominativo y los signos sobre la base de los
cuales se basa la oposición son BOSS denominativo, HUGO BOSS & DISEÑO y BOSS
ENERGISE denominativo. Además, el Tribunal
se referirá a los signos que en su parte denominativa son compuestos.
Signos denominativos.
Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto
o un todo pronunciable y que pueden o no tener
significado conceptual. Este tipo de signos se
subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la
naturaleza, cualidades y funciones del producto
que va a identificar.
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Dentro de los signos denominativos están los
signos denominativos compuestos, que son
aquellos que se componen de dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido
que: “No existe prohibición alguna para que los
signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una
palabra compuesta, o de dos o más palabras,
con o sin significación conceptual, con o sin el
acompañamiento de un gráfico (...)”. (Proceso
13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677,
de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA).
Comparación entre signos denominativos y
mixtos.
Cuando el Juez Consultante, realice el examen
de registrabilidad entre signos denominativos,
sean simples o compuestos y, mixtos que en
su parte denominativa sean simples o compuestos, deberá identificar cuál de los elementos, el
denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El
Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha
inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser
el más característico o determinante, teniendo
en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables,
lo que no obsta para que en algunos casos se le
reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación,
que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en
un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410, de 24 de febrero de
1999, marca: C.A.S.A. (mixta)).
En el caso de realizarse el cotejo entre un signo
denominativo, que contenga en su parte denominativa elementos compuestos, y un signo
denominativo, simple o compuesto registrado o
solicitado con anterioridad se debe identificar
cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el
denominativo o el gráfico. A fin de llegar a tal
determinación, “en el análisis de una marca
mixta hay que fijar cuál es la dimensión más
característica que determina la impresión general que (…) suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar
esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y
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que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los
consumidores”. (Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial
Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239).
frontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del
consumidor y determina, por lo mismo, la
impresión general que la denominación va a
suscitar en los consumidores.
Con base a estos criterios el Juez Consultante
deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del
consumidor, si el denominativo o el gráfico y
proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso
de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o
viceversa, en principio, no habrá riesgo de confusión. Caso contrario deberá procederse al cotejo entre signos denominativos.
El examen de los signos es atribución exclusiva
del administrador o juez nacional, en su caso,
quienes deben aplicar los criterios elaborados
por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia
comunitaria para la comparación de todo tipo de
marcas.
Comparación entre signos denominativos.
Si el elemento preponderante del signo mixto es
el denominativo, se deberá hacer el cotejo de
conformidad con los parámetros para la comparación entre signos denominativos. A saber:
En la comparación entre signos denominativos,
sean estos denominativos simples o denominativos compuestos, el Tribunal, sobre la base de
la doctrina, Fernández Novoa, ha manifestado
que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo
integran, sin descomponer su unidad fonética y
gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las
sílabas y letras que forman los vocablos de las
marcas en pugna, sin perjuicio de destacar
aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a
los que disminuyan dicha función. Para realizar
esta labor, se considera que el Juez Consultante
deberá tener presente que:
1. Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o
muy difícil de distinguir.
2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las
marcas comparadas porque la sucesión de
vocales asume una importancia decisiva para
fijar la sonoridad de una denominación.
3. En el análisis de las marcas denominativas
hay que tratar de encontrar la dimensión más
característica de las denominaciones con-
El Tribunal ha resaltado que cuando un signo
está compuesto por una palabra y se solicita su
registro, entre los signos ya registrados y el
requerido para registro, puede existir confusión
dependiendo de las terminaciones, número de
vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión,
siempre en el entendido de que los productos a
cubrirse sean los mismos. Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio
que señala que a los signos se les observará a
través de una visión de conjunto, sin fraccionar
sus elementos.
4. Irregistrabilidad por identidad o similitud
de signos. Riesgo de confusión y/o de
asociación. Similitud gráfica, fonética e
ideológica. Reglas para efectuar el cotejo de signos distintivos.
En virtud de que el signo solicitado BOSS (denominativo) es idéntico a la marca registrada
BOSS (denominativa); y, que puede ser similar
a las marcas registradas HUGO BOSS & DISEÑO y BOSS ENERGISE (denominativo), el Tribunal considera oportuno referirse al tema.
Las prohibiciones contenidas en el artículo 136
de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente,
precautelar el interés de terceros. En efecto,
conforme a lo previsto en el literal a) del referido
artículo 136, no son registrables como marcas
los signos que, en el uso comercial, afecten
indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen
a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o
productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación.
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Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina
tradicionalmente se ha referido a dos clases de
riesgos: al de confusión y al de asociación.
Actualmente, la lista se ha extendido y se han
clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos según su grado de notoriedad.
Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación,
el Tribunal ha manifestado lo siguiente:
“El riesgo de confusión es la posibilidad de
que el consumidor al adquirir un producto
piense que está adquiriendo otro (confusión
directa), o que piense que dicho producto
tiene un origen empresarial diferente al que
realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de
que el consumidor, que aunque diferencie las
marcas en conflicto y el origen empresarial
del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”.
(Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.
A.C. N° 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).
En este sentido, el Tribunal considera que no es
necesario que el signo solicitado para registro
induzca a error a los consumidores, sino que es
suficiente la existencia del riesgo de confusión
y/o de asociación, tanto con relación al signo
como respecto a los productos o servicios que
amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que
los signos en cuestión amparen productos o
servicios que pertenezcan a diferentes clases,
no garantiza por sí la ausencia de riesgo de
confusión y/o asociación, toda vez que dentro
de los productos o servicios contemplados en
diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de
confusión y/o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad.
El Tribunal ha sostenido que “La confusión en
materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que
puedan ser inducidos los consumidores por no
existir en el signo la capacidad suficiente para
ser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, publicado
en la G.O.A.C. Nº 1124, de 4 de octubre de 2004,
marca: DIUSED JEANS).
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Hay riesgo de confusión cuando el consumidor
o usuario medio no distingue en el mercado el
origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a
dos productos o servicios que se le ofrecen un
origen empresarial común al extremo que, si
existe identidad o semejanza entre el signo
pendiente de registro y la marca registrada o un
signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario
relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado.
Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa,
tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios,
la cual variará en función de los productos o
servicios de que se trate, independientemente
de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.
Con base a jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al
riesgo de confusión entre varios signos y entre
los productos o servicios que cada una de ellos
ampara, serían los siguientes: (i) que exista
identidad entre los signos en disputa y también
entre los productos o servicios distinguidos por
ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o
semejanza entre los signos e identidad entre
los productos y servicios; (iv) o semejanza entre
aquellos y también semejanza entre éstos.
El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza
presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.
En cambio, entre marcas o signos idénticos, se
supone que nos encontramos ante lo mismo,
sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso
82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891,
de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S).
El Tribunal observa que la determinación del
riesgo de confusión y/o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a
principios y reglas que la doctrina y la jurispru-
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dencia han sugerido a los efectos de precisar el
grado de confundibilidad, la que va del extremo
de identidad al de semejanza.
En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a
otro de origen empresarial distinto, ya que con
la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo de asociación, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.
Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.
El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora
que pueda tener el consumidor respecto de la
denominación aunque en algunos casos vistas
desde una perspectiva gráfica sean diferentes,
auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la
confusión ideológica, que conlleva a la persona
a relacionar el signo o denominación con el
contenido o significado real del mismo, o mejor,
en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a
la comprensión, o al significado que contiene la
expresión, ya sea denominativa o gráfica”. (Proceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº
1114, de 7 de setiembre de 2004, haciendo
referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la
G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX).
En consecuencia el Tribunal, con base en la
doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud:
La similitud ortográfica se presenta por la
coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras,
su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión.
La similitud fonética se da entre signos que al
ser pronunciados tienen un sonido similar. La
determinación de tal similitud depende, entre
otros elementos, de la identidad en la sílaba
tónica o de la coincidencia en las raíces o
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terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en
cuenta las particularidades de cada caso, pues
la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.
La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que
deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos
representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.
Reglas para efectuar el cotejo marcario.
A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional
Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por
los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro
Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes:
1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que
debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin
descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse
por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos
elementos integrantes”. (Fernández-Novoa,
Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p.
215).
2. En el examen de registrabilidad las marcas
deben ser examinadas en forma sucesiva y
no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe
predominar el método de cotejo sucesivo,
excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común.
3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas
y no las diferencias que existan entre los
signos, ya que la similitud generada entre
ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los
mismos, y no de los elementos distintos que
aparezcan en el conjunto marcario.
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4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en
disputa. (Breuer Moreno, Pedro, Tratado de
Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis,
Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).
En el cotejo que haga el Juez consultante, es
necesario determinar los diferentes modos en
que pueden asemejarse los signos en disputa e
identificar la posible existencia o no de similitud
o identidad, entre los signos en conflicto. Además se recomienda al consultante la importancia de determinar la posible existencia o no de
una confusión ideológica.
5. Signos distintivos notoriamente conocidos, su protección y su prueba.
La sociedad HUGO BOSS TRADEMARK MANAGEMENT GMBH & CO.KG. manifiesta que
su marca BOSS es notoriamente conocida en el
mercado, por lo tanto el Tribunal analizará el
tema de los signos distintivos notoriamente conocidos. Además, se advierte que, el juez consultante, analizará la notoriedad de la marca
BOSS (denominativa) sólo si determina previamente que existe riesgo de confusión entre los
signos confrontados. De no existir riesgo de
confusión entre los signos, no tiene sentido ver
la notoriedad de la marca.
La Decisión 486 en su artículo 224 entiende
como signo distintivo notoriamente conocido a
aquel que sea reconocido como tal en cualquier
País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual
se hubiese hecho conocido. En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre
el público consumidor del producto o servicio al
que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la
calidad de los productos o servicios que ella
ampara, ya que ningún consumidor recordará ni
difundirá el conocimiento de la marca cuando
los productos o servicios por ella protegidos no
satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.
El artículo 228 de la misma Decisión analiza
algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de un signo,
tales como el grado de conocimiento entre los
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miembros del sector pertinente, la extensión
geográfica de su utilización y promoción dentro
o fuera de cualquier País Miembro, el valor de la
inversión ya sea para promoverla o para promover el establecimiento, actividad, productos o
servicios a los que aplique, las cifras de ventas
y de ingresos de la empresa titular tanto en el
plano internacional como en el País Miembro
donde se pretenda su protección, el grado de
distintividad, el valor contable del signo como
activo empresarial, el volumen de pedidos de
personas interesadas en obtener una franquicia
o licencia del signo en determinado territorio, la
existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular
del signo en el País miembro, los aspectos de
comercio internacional y la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro
del signo distintivo en el País Miembro o en el
extranjero, influyen decisivamente para que ésta
adquiera el carácter de notoria, ya que así el
consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la
misma realice para elevarla de la categoría de
marca común u ordinaria al status de notoria.
Este Tribunal caracteriza a la marca notoria
como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios
a los que les es aplicable, porque se encuentra
ampliamente difundida entre dicho grupo. Asimismo el Tribunal ha manifestado “(…) la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende –caso de haber
riesgo de confusión por similitud con un signo
pendiente de registro- con independencia de la
clase a que pertenezca el producto de que se
trate y del territorio en que haya sido registrada,
pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así
como impedir el perjuicio que el registro del
signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla”. (Proceso 143IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1147, de 3
de diciembre de 2004, marca: BONITO+GRÁFICA).
La notoriedad de la marca no se presume, debe
ser probada, por quien alega ese estatus. Al
respecto, el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia:
“En la concepción proteccionista de la marca
notoria, ésta tiene esa clasificación para efec-
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tos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa
que la notoriedad surja de la marca por sí sola,
o que para su reconocimiento legal no tengan
que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status”. (Proceso 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 231,
de 17 de octubre 1996, marca: LISTER).
Por su parte el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 prohíbe el registro como marca de un
signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido
cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que
sean los productos o servicios a los que se
aplique el signo, es decir, por fuera de la especialidad cuando su uso pueda causar un riesgo
de confusión o de asociación, aprovechamiento
injusto del prestigio del signo o la dilución de su
fuerza distintiva o de su valor comercial.
Con el objeto de proteger los signos distintivos
según su grado de notoriedad, se han clasificado y diferenciado diversos tipos de riesgos, a
saber: riesgo de confusión, de asociación, de
dilución y de uso parasitario. Al respecto, el Tribunal Comunitario ha expresado en reiterada
jurisprudencia lo siguiente:
“El riesgo de confusión es la posibilidad de
que el consumidor al adquirir un producto
piense que está adquiriendo otro (confusión
directa), o que piense que dicho producto
tiene un origen empresarial diferente al que
realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de
que el consumidor, que aunque diferencie las
marcas en conflicto y el origen empresarial
del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
El riesgo de dilución es la posibilidad de que
el uso de otros signos idénticos o similares
cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se
use para productos que no tengan ningún
grado de conexidad con los que ampara el
signo notoriamente conocido”.
Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la
posibilidad de que un competidor parasitario se
aproveche injustamente del prestigio de los sig-
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nos notoriamente conocidos, aunque la acción
se realice sobre productos o servicios que no
tengan ningún grado de conexidad con los que
ampara el signo notoriamente conocido”. (PROCESO 109-IP-2007, publicado en la G.O.A.C.
Nº 1581, de 4 de febrero de 2008Marca mixta:
LOMA´S. Sentencia de 4 de diciembre de 2007).
La normativa comunitaria prevé que el titular de
un signo distintivo notoriamente conocido podrá
acudir ante la autoridad nacional competente
para prohibir su uso a terceros. Además, el
titular de un signo distintivo notoriamente conocido podrá impedir a terceros realizar los actos
indicados en el artículo 155 de la Decisión 486,
éstos son: “(…) los actos de aplicar o colocar
dicho signo, o un signo idéntico o semejante,
sobre productos para los cuales haya sido registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal a), así como suprimir o modificar la
marca con fines comerciales sobre los productos ya nombrados (literal b); los de fabricar, comercializar o detentar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca (literal c), los
de usar en el comercio un signo idéntico o semejante respecto de cualesquiera productos o
servicios, caso que tal uso pudiera causar un
riesgo de confusión o de asociación (literal d);
los de usar en el comercio un signo idéntico o
similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios,
cuando esto pudiese causar un engaño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva (literal e); y, los de
usar públicamente un signo idéntico o similar a
una marca notoriamente conocida, aún para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar
dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca; o un aprovechamiento injusto de su prestigio (literal f). Sin
embargo, estas prohibiciones no impiden a los
terceros el uso de la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente
marcados, o para indicar la compatibilidad o
adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca
registrada, siempre que tal uso sea de buena fe,
se lleve a cabo con el propósito de informar al
público, y no sea susceptible de inducirlo a
confusión sobre el origen empresarial de tales
productos o servicios (artículo 157). Asimismo,
las prohibiciones no impiden a los terceros rea-
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lizar actos de comercio sobre los productos
amparados por la marca, después de haber sido
introducidos en el comercio de cualquier país
por el titular del registro, o por otra persona con
el consentimiento del titular, o vinculada económicamente a él, en particular cuando los productos, y sus envases o embalajes de contacto
directo, no hayan sufrido modificación, alteración o deterioro (artículo 158)”. (Proceso 149-IP2007, publicado en la G.O.A.C. Nº 1586, de 15
de febrero de 2008, caso: competencia desleal).
El Tribunal considera que “Dentro del conflicto
suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial
radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad
a fin, o bien de impugnar con ella un registro o
bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca (…)”. (Proceso 17-IP-96, publicado en la G.O.A.C. Nº 253, de 7 de marzo de
1997).
El juez nacional deberá analizar la dosis de
prestigio de la que goza un signo y proceder en
consecuencia, tal como se podría dar en el
caso de estar en conflicto dos signos notoriamente conocidos, teniendo en cuenta al sector
pertinente y la circunscripción a su propio mercado, dentro del cual ha alcanzado su grado de
notoriedad. En todo caso deberá probarse alguno o algunos de los riesgos a los que pueden
estar expuestas las marcas notorias, es decir,
no basta con probar la notoriedad de la marca
para otorgar su protección más allá de los principios de territorialidad y de especialidad, sino
que se deberá probar también el riesgo o los
riesgos de dilución, uso parasitario o asociación, ya analizados.
6. Signos de fantasía.
La sociedad HUGO BOSS TRADEMARK MANAGEMENT GMBH & CO.KG. en su escrito de
demanda sostiene que “(…) la marca BOSS no
obedece a un término preexistente, en idioma
español, sino que es un signo arbitrario para el
mercado peruano”, por este motivo, se interpreta el tema de los signos de fantasía.
Los signos caprichosos o de fantasía constituyen una elaboración del ingenio e imaginación
de sus autores. Es la creación de un vocablo
que no tiene significado por sí mismo, sino que
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asocia indirectamente una idea. Este tipo de
signos causan en el consumidor o en el usuario
un doble esfuerzo de percepción: aprender la
nueva palabra y enlazarla con el producto o con
el servicio distinguidos por éstos.
Sobre los signos caprichosos o de fantasía, el
Tribunal ha indicado que son “(…) los vocablos
creados por el empresario que pueden no tener
significado pero hacen referencia a una idea o
concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o
servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.
Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se
pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento
de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 989, de 29
de setiembre de 2003, marca: INSTAFRUTA).
Por lo tanto, el juez consultante, deberá determinar si el signo BOSS (denominativo) constituye un signo de fantasía o si por el contrario está
dotado de un significado conceptual comprendido por el público consumidor medio.
7. Registro de marcas para amparar productos de la Clase 5 diferentes a los farmacéuticos.
La Clase 5 de la Clasificación Internacional de
Niza abarca “Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para
uso médico, alimentos para bebés; emplastos,
material para apósitos; material para empastar
los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas”. En el caso
concreto, el signo BOSS (denominativo) fue solicitado para distinguir específicamente productos para la destrucción de animales dañinos,
fungicidas y herbicidas, por el cual el Tribunal
abordará el tema.
Sobre el registro de signos pertenecientes a la
Clase 5 que no sean farmacéuticos, el Tribunal
ha sostenido que el análisis de registrabilidad
debe ser tan riguroso como el efectuado a una
marca farmacéutica, a fin de evitar cualquier
riesgo de confusión en el público consumidor,
que, de encontrar similitud con marcas que amparen productos de la misma Clase 5 ó de
Clases con las cuales se pueda dar riesgo de
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confusión o conexión competitiva, podría causar
riesgo en la salud, tales como pesticidas, fungicidas y herbicidas. Por lo tanto, la Autoridad
Competente debe apreciar de una manera muy
concienzuda tal riesgo para la salud humana y
evitar cualquier error sobre el producto a consumirse.
Si bien, en principio, los insecticidas comprendidos en la Clase 5 y los productos comprendidos en la Clase 3 pueden tener canales de comercialización diferentes y expendedores calificados, en el uso y la manipulación de tales
productos, sin embargo, a pesar de lo anterior,
el público consumidor puede incurrir en confusión, tal como sería el caso del almacenamiento y el posterior consumo de productos de otras
Clases conexas en el hogar o en almacenajes
privados de cualquier clase. Es muy posible que
al ser confundible una marca que ampara un
plaguicida con una que ampara un producto de
belleza, el consumidor que, por alguna razón
tiene a su alcance los productos, pueda caer en
un error, que podría convertirse en fatal para su
salud.
En este aspecto, el sólo riesgo para la salud
puede resultar suficiente en la adopción de las
conclusiones del examen de registrabilidad. En
el caso concreto se deberá identificar si efectivamente podría producirse riesgo de confusión
en el público consumidor al adquirir productos
para la destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas y productos comprendidos en
la Clase 3 como preparaciones para blanquear
y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar;
jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.
8. La conexión competitiva.
Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta
los productos o servicios que distinguen dichos
signos a efecto de establecer la posible conexión competitiva y en su caso aplicar los criterios relacionados con la misma. En el presente caso, el signo solicitado para registro distingue productos comprendidos en la Clase 5,
mientras que los signos sobre la base de los
cuales se presenta la oposición distinguen productos de la Clase 3, por lo que el juez consultante, deberá analizar si se trata en efecto de un
caso de conexión competitiva.
23/09/2011 16.64
Con relación a las consideraciones relativas a la
conexión competitiva entre productos o servicios, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, con base en la doctrina, señala algunas
pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos o servicios, que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor; (ii)
Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación
entre los productos o servicios; (v) Uso conjunto o complementario de productos o servicios;
(vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género de
los productos o servicios; (viii) Misma finalidad;
(ix) Intercambiabilidad de los productos o servicios.
La Autoridad Nacional Competente debe considerar que, si bien el derecho que se constituye
con el registro de un signo como marca, por virtud de la regla de la especialidad, en principio
cubre únicamente los productos o servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las
clases de la Clasificación Internacional de Niza,
la pertenencia de dos productos o servicios a
una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases
tampoco prueba que sean diferentes.
También debe tomar en cuenta la intercambiabilidad, en el sentido de que los consumidores estimen que los productos o servicios son
sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y la complementariedad, relativa al hecho
de que los consumidores juzguen que los productos o servicios deben utilizarse en conjunto,
o que el uso de uno de ellos presupone el del
otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.
Asimismo debe analizar si la conexión competitiva podría surgir en el ámbito de los canales de
comercialización o distribución de los productos o servicios, provenientes de la identidad o
similitud en la utilización de medios de difusión
o publicidad. En tal sentido, si ambos productos
o servicios se difunden a través de los medios
generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos
será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.
Finalmente, deberá considerar la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al
GACETA OFICIAL
momento de identificar, diferenciar y seleccionar el producto o servicio. A juicio del Tribunal,
“el consumidor al que debe tenerse en cuenta
para establecer el posible riesgo de confusión
entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor
medio’ o sea el consumidor común y corriente
de determinada clase de productos, en quien
debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes (...)”. (Proceso 09IP-94, publicado en a G.O.A.C. Nº 180, de 10 de
mayo de 1995, marca: DIDA). Como se dijo
supra, el consultante deberá aplicar lo relacionado con productos a servicios.
En consecuencia el consultante deberá tener en
cuenta en el presente caso que, de acuerdo a lo
previsto en el artículo 136 literales a) de la Decisión 486, se encuentra prohibido el registro
del signo cuyo uso pueda inducir al público a
error si, además de ser idéntico o semejante a
una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero o a un nombre
comercial protegido, tiene por objeto un producto o servicio semejante al amparado por el signo
en referencia, sea que dichos productos o servicios pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas que lleven a que se
asocie el producto o servicio a un origen empresarial común.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA
COMUNIDAD ANDINA
CONCLUYE:
PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si
el signo BOSS (denominativo), cumple con los
requisitos de registrabilidad establecidos en el
artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión
de la Comunidad Andina y si no se encuentra
incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la
misma Decisión.
SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de
un signo, se debe tener en cuenta la totalidad
de los elementos que lo integran y, al tratarse
de un signo denominativo, comparado con signos denominativos y mixtos, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo,
sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al
efectuar el examen de registrabilidad del signo,
se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del
consumidor, si el denominativo o el gráfico y
proceder en consecuencia.
23/09/2011 17.64
Si el elemento preponderante del signo mixto es
el denominativo, se deberá hacer el cotejo de
conformidad con los parámetros para la comparación entre signos denominativos. Si el elemento preponderante del signo mixto es el gráfico, en principio, no existiría riesgo de confusión.
Al cotejar marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención
al criterio que señala que a los signos se les
observará a través de una visión de conjunto, sin
fraccionar sus elementos.
TERCERO: No son registrables como marcas
los signos cuyo uso en el comercio afectara el
derecho de un tercero y que, en relación con
éste, el signo que se pretenda registrar, sea
idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para
registro, para los mismos productos o servicios,
o para productos o servicios respecto de los
cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es
suficiente la existencia del riesgo de confusión
y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.
CUARTO: Corresponde a la Administración y,
en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de
confusión y/o de asociación con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la
jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos y/o servicios que estos amparan.
QUINTO: El juez consultante, deberá determinar si el signo BOSS (denominativo) constituye
un signo de fantasía o si por el contrario está
dotado de un significado conceptual comprendido por el público consumidor medio.
SEXTO: En los signos distintivos notoriamente
conocidos convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que el
signo se refiere proveniente del uso intensivo del
mismo y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de
los productos o servicios que él ampara, ya que
ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento del signo cuando los productos o
GACETA OFICIAL
23/09/2011 18.64
servicios por él protegidos no satisfagan las
necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.
El que alega la notoriedad de la marca debe
probarlo. De no probarse la notoriedad de la
marca opositora se tendrá que analizar la conexión competitiva entre los productos de las
Clases 3 y 5.
SÉPTIMO: El análisis de registrabilidad de una
marca que ampare productos comprendidos en
la clase 5, que no sean farmacéuticos, debe ser
tan riguroso como el efectuado a una marca
farmacéutica, a fin de evitar cualquier riesgo de
confusión y/o de asociación en el público consumidor.
La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la
República del Perú, deberá adoptar la presente
interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2102-2010, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 35
del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo
tercero, del Estatuto del Tribunal.
NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente
interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Ricardo Vigil Toledo
PRESIDENTE
En el caso concreto se deberá identificar si
efectivamente podría producirse riesgo de confusión en el público consumidor al adquirir productos de la Clase 5 para la destrucción de
animales dañinos, fungicidas y herbicidas y productos comprendidos en la Clase 3 como preparaciones para blanquear y otras sustancias para
la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones, perfumería, aceites
esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.
OCTAVO: Además de los criterios sobre la comparación entre signos, es necesario tener en
cuenta los criterios relacionados con la conexión
competitiva entre los productos o servicios. En
el presente caso, al referirse los signos en cuestión a diferentes productos de la Clase 3 y de la
Clase 5, el consultante deberá analizar si se
trata en efecto de un caso de conexión competitiva, con base en los criterios señalados en la
presente interpretación prejudicial.
Leonor Perdomo Perdomo
MAGISTRADA
Carlos Jaime Villarroel Ferrer
MAGISTRADO
José Vicente Troya Jaramillo
MAGISTRADO
Isabel Palacios Leguizamón
SECRETARIA
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de
esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L.
SECRETARIA
PROCESO 32-IP-2011
Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 134 y 136, literal a), de la
Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la
Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección
Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno
Nº 2007-00024. Actor: DELL, INC Marca: DIMENSIÓN (mixta).
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los seis días del mes
de julio del año dos mil once, procede a resolver
la solicitud de Interpretación Prejudicial formula-
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da por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.
VISTOS:
Que, la solicitud de interpretación prejudicial y
sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
así como con las exigencias del artículo 33 del
Tratado de Creación, por lo que su admisión a
trámite fue considerada procedente en el auto
emitido el 15 de junio de 2011.
I. ANTECEDENTES.
El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como
antecedentes del proceso interno que dio lugar
a la presente solicitud, lo siguiente:
II. LAS PARTES.
Demandante: DELL, INC.
Demandada: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
Tercera interesada: PLAYBOY ENTERPRISES, INC.
III. DATOS RELEVANTES
A. HECHOS.
Entre los principales hechos, algunos recogidos
de los narrados en la demanda, otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:
1. La sociedad DELL COMPUTER CORPORATION, solicitó el 23 de septiembre de 2003,
el registro como marca del signo mixto DIMENSIÓN, para amparar productos de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.
2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta
de Propiedad Industrial No. 534, del 28 de
noviembre de 2003, no se presentaron oposiciones.
3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de
la Superintendencia de Industria y Comercio,
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mediante Resolución N° 030461 de 21 de
noviembre de 2005, resolvió negar el registro
del signo solicitado. Argumentó, la existencia de la marca denominativa DIMENSIÓN
ERÓTICA, registrada bajo el certificado No.
158985 a nombre de la sociedad PLAYBOY
ENTERPRISES, INC., para amparar productos de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.
4. La sociedad DELL, INC., interpuso recurso
de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo.
5. La Jefe de la División de Signos Distintivos de
la Superintendencia de Industria y Comercio,
mediante la Resolución No. 14230 de 31 de
mayo de 2006, resolvió el recurso de reposición confirmando el acto impugnado. Se concedió el recurso de apelación.
6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución
No. 23284 de 31 de agosto de 2006, resolvió
el recurso de apelación confirmando el acto
impugnado.
7. La sociedad DELL, INC., presentó demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho, en
relación con los anteriores actos administrativos.
8. La Sección Primera del Consejo de Estado,
solicitó interpretación prejudicial al Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina.
B. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.
La demandante DELL, INC. soporta la acción
en los siguientes argumentos:
1. Sostiene, que los signos en conflicto no son
confundibles entre sí. No presentan similitudes ideológicas. Mientras DIMENSIÓN ERÓTICA, se refiere a una faceta relativa al
amor sexual o a aquella que excita el apetito
sexual, o a la que cultiva la poesía amatoria,
el signo dimensión se refiere a faceta, longitud, área o volumen de una línea, una superficie o cuerpo, magnitudes de un conjunto que
sirven para definir un fenómeno, o medida de
los compases musicales.
GACETA OFICIAL
2. Manifiesta, que el elemento predominante de
la marca DIMENSIÓN ERÓTICA, es la palabra ERÓTICA.
3. Argumenta, que en la clase 9 existen varias
marcas que contienen la palabra DIMENSIÓN.
El signo DIMENSIÓN es débil, pero no es
genérico, descriptivo o de uso común en la
clase 9.
4. Indica, que los signos en conflicto coexistieron en el mercado y en el plano registral. Por
lo tanto, no existiría confusión entre los signos en conflicto.
C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.
1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.
• Sostiene, que los signos en conflicto son
confundibles en el campo fonético y visual.
Generarían en el público consumidor error
en cuanto al origen empresarial.
• Manifiesta, que los signos en conflicto amparan los mismos productos.
2. Por parte de la tercera interesada en las
resultas del proceso.
La Corte consultante no envió la contestación de la demanda por parte de la sociedad
PLAYBOY ENTERPRISES, INC.
IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el
fin de asegurar su aplicación uniforme en el
territorio de los Países Miembros.
V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO
COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.
La Corte consultante no especificó las normas a
ser interpretadas, pero determinó las invocadas
como violadas por la parte actora: artículos 134
y 136 literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
De oficio, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretará las normas menciona-
23/09/2011 20.64
das, y además el artículo 150 de la misma normativa.
A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:
DECISIÓN 486
(…)
Artículo 134
“A efectos de este régimen constituirá marca
cualquier signo que sea apto para distinguir
productos o servicios en el mercado. Podrán
registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de
aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.
Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:
a) las palabras o combinación de palabras;
b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos,
logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
(…)
Artículo 136
“No podrán registrarse como marcas aquellos
signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
(…)
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o
registrada por un tercero, para los mismos
productos o servicios, o para productos o
servicios respecto de los cuales el uso de
la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(…)”.
Artículo 150
“Vencido el plazo establecido en el artículo
148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente proce-
GACETA OFICIAL
derá a realizar el examen de registrabilidad.
En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o
denegatoria del registro de la marca mediante resolución.”
VI. CONSIDERACIONES.
Procede el Tribunal a realizar la interpretación
prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán
los siguientes aspectos:
A. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.
B. La irregistrabilidad de signos por identidad o
similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos
distintivos.
C. Comparación entre signos mixtos y denominativos compuestos.
D. La marca débil.
E. Coexistencia marcario de hecho.
F. El examen de registrabilidad que realizan las
oficinas de registro marcario. Examen integral, de oficio y autónomo.
A. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA
EL REGISTRO DE LAS MARCAS.
En el procedimiento administrativo interno se
resolvió negar el registro del signo mixto DIMENSIÓN. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para
su registro.
1. Requisitos para el registro de las marcas.
Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al
concepto de marca y sus funciones.
El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ofrece una definición general de marca: “(...) cualquier signo que
sea apto para distinguir productos o servicios
en el mercado”.
De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien
inmaterial que permite identificar o distinguir los
23/09/2011 21.64
diversos productos y servicios que se ofertan en
el mercado.
La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber:
• Diferencia los productos o servicios que se
ofertan.
• Es indicadora de la procedencia empresarial.
• Indica la calidad del producto o servicio que
identifica.
• Concentra el goodwill del titular de la marca.
• Sirve de medio para publicitar los productos o
servicios.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
ha tratado el tema de las funciones de la marca
de la siguiente manera:
“Las marcas como medio de protección al
consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas
y, para el tema a que se refiere este punto, la
destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o
servicios de una empresa de los de otras.
Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el
signo marcario”. (Proceso 04-IP-95. Interpretación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena Nº 253, de 07 de marzo de 1997).
Respecto de la función publicitaria ha dicho lo
siguiente:
“Estas precisiones permiten determinar que
la marca cumple un papel esencial como es
el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida
por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de
los productos o servicios protegidos”. (Proceso 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial de
28 de julio de 2004, publicada en la Gaceta
GACETA OFICIAL
Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112, de
06 de septiembre de 2004). 1
El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en siete literales
consagra una enumeración no taxativa de los
signos que son aptos para obtener el registro
marcario; establece que pueden constituir marcas, entre otros: las palabras o combinación de
palabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y olores;
las letras y números; un color que se encuentre
delimitado por una forma, o una combinación de
varios colores; la forma de productos, envases o
envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente.
Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad
y susceptibilidad de representación gráfica.
A pesar de no mencionarse de manera expresa
el requisito de la perceptibilidad, es importante
destacar que éste es un elemento que forma
parte de la esencia de la marca.
Sobre la perceptibilidad el Tribunal ha manifestado lo siguiente:
“La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación
que pueda ser captado por los sentidos para
que, por medio de éstos, la marca penetre en
la mente del público, el cual la asimila con
facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en
forma más general el sentido de la vista, han
venido caracterizándose preferentemente
aquellos elementos que hagan referencia a
una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”. (Proceso 132-IP-2004.
Interpretación Prejudicial de 26 de octubre
del 2004, publicada en la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004).
1
Las funciones de la marca ha sido un tema reiterado en
varias de las Interpretaciones Prejudiciales emitidas
por el Tribunal. Entre estas se puede destacar la emitida en el proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial
de 12 de marzo de 2003. Publicada en la Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena N° 916, de 2 de abril de 2003
23/09/2011 22.64
En relación con los dos requisitos previstos en
la norma, se tiene:
• La distintividad.
La distintividad es la capacidad intrínseca
que debe tener el signo para distinguir unos
productos o servicios de otros. El carácter
distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al
titular de la marca diferenciar sus productos
y servicios de otros similares que se ofertan
en el mercado.
• La susceptibilidad de representación gráfica.
Es la posibilidad de que el signo a registrar
como marca sea descrito mediante palabras,
gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal
manera que sus componentes puedan ser
apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante para la publicación de
las solicitudes de registro en los medios oficiales.
En conclusión, para que un signo sea registrado
como marca debe ser distintivo y susceptible de
representación gráfica, de conformidad con el
artículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe
ser perceptible, ya que, como se mencionó,
dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca.
El Juez Consultante debe proceder a analizar,
en primer lugar, si la marca a registrar cumple
con los requisitos mencionados, para luego,
determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión
486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
B. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR
IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS.
En el procedimiento administrativo interno se
argumentó, que el signo mixto DIMENSIÓN es
confundible con la marca denominativa DIMENSIÓN ERÓTICA. Por tal motivo, es pertinente
referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y a las reglas para el cotejo de
signos distintivos.
GACETA OFICIAL
23/09/2011 23.64
1. Irregistrabilidad de signos por identidad
o similitud.
Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación,
el Tribunal ha manifestado lo siguiente:
El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486
de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada
específicamente con el requisito de distintividad.
Establece, que no son registrables signos que
sean idénticos o se asemejen a una marca
anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos
productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca
pueda causar un riesgo de confusión y/o de
asociación.
“El riesgo de confusión es la posibilidad de
que el consumidor al adquirir un producto
piense que está adquiriendo otro (confusión
directa), o que piense que dicho producto
tiene un origen empresarial diferente al que
realmente posee (confusión indirecta).
Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina
tradicionalmente se ha referido a dos clases: al
de confusión y/o de asociación. Actualmente, la
lista se ha extendido y se han clasificado otros
tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los
signos distintivos según su grado de notoriedad. 2
2
PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS
SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA
ECONOMÍA GLOBALIZADA”. Publicado en www.ugma.
edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente:
“La realidad económica demostraba que muchas
marcas poseen una imagen atractiva que puede ser
empleada en la promoción de productos o servicios
distintos. La creación de esta imagen no es casual,
sino que obedece a una estrategia de marketing y a
cuantiosos desembolsos de dinero. Los riesgos a
los que se ven expuestos estos signos son: dilución
del valor atractivo de la marca, uso parasitario de
las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita.
De estos riesgos que difieren de los protegidos
tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el
primero (dilución del valor atractivo de la marca) era
merecedor de una protección ampliada. Para ello la
marca debía revestir determinadas características,
entre las cuales, era relevante la implantación del
signo en prácticamente la totalidad del público de
los consumidores. Se cuestionó entonces si sólo
este tipo de marcas debían merecer una protección
contra los otros riesgos señalados. La conclusión a
la que se llegó fue que el fundamento común a estos
riesgos, no era tanto la gran implantación que goza
el signo en el tráfico económico, sino la reputación
que condensa la marca, de la cual se hace un uso
parasitario o se trata de dañar negativamente. Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca
de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de
signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más
allá de la regla de la especialidad”.
El riesgo de asociación es la posibilidad de
que el consumidor, que aunque diferencie las
marcas en conflicto y el origen empresarial
del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”.
(Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial
del 2 de julio de 2008, publicada en Gaceta
oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648 del
21 de agosto de 2008).
Según la Normativa Comunitaria Andina, no es
registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro
se estaría atentando contra el interés del titular
de la marca anteriormente registrada, así como
el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como
efecto, que el consumidor no incurra en error al
realizar la elección de los productos o servicios
que desea adquirir.
Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los
signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de
generar confusión y/o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe,
dependerá la registrabilidad o no del signo.
La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos:
La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la
palabra o palabras, el número de sílabas, las
raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.
La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la
sílaba tónica en las denominaciones compara-
GACETA OFICIAL
das es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin
embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión.
La similitud ideológica. Se configura entre
signos que evocan una idea idéntica o semejante.
2. Reglas para el cotejo entre signos distintivos.
La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros:
• La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el
conjunto marcario, es decir, cada signo debe
analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e
ideológica.
• En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe
analizar un signo y después el otro. No es
procedente realizar un análisis simultáneo,
ya que el consumidor no observa al mismo
tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.
• Se debe enfatizar en las semejanzas y no en
las diferencias, ya que en estas últimas es
donde se percibe el riesgo de confusión y/o
de asociación.
23/09/2011 24.64
C. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS
Y DENOMINATIVOS COMPUESTOS.
En el proceso interno se debe proceder a la
comparación entre el signo mixto DIMENSIÓN
y la marca denominativa DIMENSIÓN ERÓTICA. Por tal motivo, es necesario abordar el
tema de la comparación entre signos mixtos y
denominativos compuestos.
El signo mixto se conforma por un elemento
denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado
conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la
vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad
de variantes y llamarse de diferentes formas:
emblemas 3, logotipos 4, íconos, etc.
Por lo general, el elemento denominativo del
signo mixto suele ser el preponderante, ya que
las palabras causan gran impacto en la mente
del consumidor, quien habitualmente solicita el
producto o servicio a través de la palabra o
denominación contenida en el conjunto marcario. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el
elemento predominante sea el elemento gráfico,
que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el
consumidor.
El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto:
“La marca mixta es una unidad, en la cual se
ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando
se otorga el registro de la marca mixta se la
protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, pu-
• Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto
comprador, pues un elemento importante para
el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público
consumidor.
Los anteriores parámetros, han sido adoptados
por el Tribunal en numerosas Interpretaciones
Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58-IP-2006. Interpretación Prejudicial
de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y
Proceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicial
de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
N° 1370, de 14 de julio de 2006.
3
4
“El emblema es una variante, una especie de dibujo,
El emblema representa gráficamente cualquier ser u
objeto, y desde luego puede ser registrado como
marca”. OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”,
Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, pág. 33, Buenos Aires Argentina, 2002.
Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente; “El logotipo es un gráfico que le sirve a una entidad o un grupo de personas
para representarse. Los logotipos suelen encerrar
indicios y símbolos acerca de quienes representan”.
Wikipedia, la enciclopedia libre. http://es.wikipedia.org/
wiki/Logotipo
GACETA OFICIAL
blicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002,
diseño industrial: BURBUJA videos 2000).
Igualmente el Tribunal ha reiterado: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en
general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o
determinante, teniendo en cuenta la fuerza
expresiva propia de las palabras, las que por
definición son pronunciables, lo que no obsta
para que en algunos casos se le reconozca
prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un
momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en
un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de
24 de febrero de 1999)”. (Proceso N° 129-IP2004. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de
enero de 2005).
El Juez Consultante, deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en
conflicto.
Si el elemento determinante en un signo mixto
es el gráfico, en principio, no habría riesgo de
confusión. Si por el contrario es el elemento
denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos:
• Se debe analizar, cada signo en su conjunto,
es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta
las sílabas o letras que poseen una función
diferenciadora en el conjunto, ya que esto
ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
• Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de
los signos a comparar, ya que si ocupa la
misma posición, es idéntica o muy difícil de
distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
• Se debe observar, el orden de las vocales, ya
que esto indica la sonoridad de la denominación.
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• Se debe determinar, el elemento que impacta
de una manera más fuerte en la mente del
consumidor, ya que esto mostraría cómo es
captada la marca en el mercado.
En atención a que en el caso bajo estudio el
signo denominativo se encuentra compuesto por
dos palabras, se hace necesario tratar el tema
de los signos con parte denominativa compuesta.
Al examinar un signo compuesto, la autoridad
nacional deberá analizar el grado de distintividad
de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto.
Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado:
“En el supuesto de solicitarse el registro como
marca de un signo compuesto, caso que
haya de juzgarse sobre su registrabilidad,
habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo
conforman. Existen vocablos que dotan al
signo de ‘(…) la suficiente carga semántica
que permita una eficacia particularizadora que
conduzca a identificar el origen empresarial
(…)’. (Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001,
ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente
distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP-2005. Interpretación
Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada
en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
N° 1217, de 11 de julio de 2005).
En este orden de ideas, el Juez Consultante,
aplicando el anterior criterio, debe establecer el
riesgo de confusión que pudiera existir entre el
signo mixto DIMENSIÓN y el denominativo DIMENSIÓN ERÓTICA.
D. LA MARCA DÉBIL.
La sociedad demandante DELL, INC. argumenta que el signo solicitado DIMENSIÓN (mixto)
es débil. En consecuencia, se tratará el tema
de la marca débil
Uno de los elementos esenciales de las marcas
es la distintividad, es decir, la capacidad que
tienen para diferenciarse de las otras marcas
que actúan en el mercado; por lo tanto, es la
capacidad de distinguir los productos que amparan con los productos de los competidores.
GACETA OFICIAL
Este elemento primordial puede tener variaciones de grado, es decir, pude haber marcas con
una alta distintividad como es el caso de las
marcas de fantasía o de las marcas notoriamente conocidas, o marcas con una distintividad
débil como sería el caso de las que se conforman de partículas o palabras genéricas, descriptivas o de uso común.
Entre más proximidad tenga la marca con los
productos o servicios que ampara, será considerada débil. Por ejemplo, un signo evocativo
que contenga elementos genéricos o de uso
común será considerado un grado más débil
que uno compuesto por elementos de fantasía.
El principal efecto de una marca débil es la baja
capacidad para oponerse a signos semejantes.
Esto es palpable en marcas conformadas por
elementos de uso común, genéricos o descriptivos, ya que no podrían impedir que terceros los
usen en la conformación de sus propios signos
distintivos.
El juez consultante deberá determinar el grado
de distintividad del signo solicitado DIMENSIÓN
(mixto) en la clase 09, de esta manera, proceder al respectivo análisis de registrabilidad.
E. COEXISTENCIA MARCARIA DE HECHO
El demandante DELL, INC. sostiene que los
signos en conflicto han coexistido pacíficamente en el mercado. En consecuencia, se hace
necesario tratar el tema de la coexistencia marcaria de hecho.
Cuando en un mismo mercado dos o más personas pretenden utilizar signos similares o idénticos para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se
estaría generando el “riesgo de confusión” en el
público consumidor, ya que no se podrían distinguir los signos o el origen empresarial de los
bienes y servicios que amparan. Sin embargo,
existe un fenómeno denominado “LA COEXISTENCIA MARCARIA DE HECHO”, consistente
en que los signos en disputa, pese a que identifican productos o servicios similares o idénticos, han estado presentes en el mercado. Al
respecto, el Tribunal estima que tal “coexistencia de hecho” no genera derechos en relación
con el registro de una marca, así como tampoco
es una prueba irrefutable de la inexistencia de
riesgo de confusión, ni convierte en innecesario
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el análisis de registrabilidad, reiterando, en consecuencia, la jurisprudencia sentada de la siguiente manera:
“La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni
de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad”. (Proceso
15-IP-2003. Interpretación Prejudicial del 12
de marzo de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 916, de 2
de abril de 2003).
F. EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD QUE
REALIZAN LAS OFICINAS DE REGISTRO
MARCARIO. EXAMEN DE OFICIO, INTEGRAL,
MOTIVADO Y AUTÓNOMO.
La Superintendencia de Industria y Comercio,
de oficio, realizó el examen de registrabilidad
del signo solicitado en relación con la marca
denominativa DIMENSIÓN ERÓTICA. En este
sentido, es necesario referirse al examen de
registrabilidad que realizan las oficinas de registro marcario.
El sistema de registro marcario adoptado en la
Comunidad Andina, se encuentra soportado en
la actividad autónoma e independiente de las
Oficinas Competentes en cada País Miembro.
Dicha autonomía, se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas
de registro marcario, como en cuanto a sus
propias decisiones.
En relación con lo primero, el Tribunal ha manifestado:
“Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería
el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior
signifique de ninguna manera uniformizar en
los pronunciamientos de las mismas.
En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin
tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra
GACETA OFICIAL
u otras Oficinas Competentes de los Países
Miembros. De conformidad con lo anterior, si
se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que
indefectiblemente se deberá conceder dicho
registro marcario en los otros Países. O bien,
si el registro marcario ha sido negado en uno
de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en
el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el
mismo País que negó el registro.” (Proceso
71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15
de agosto de 2007, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15
de octubre de 2007).
En cuanto a sus propias decisiones, el Título II
de la Decisión 486 regula el procedimiento de
registro marcario, e instaura en cabeza de las
Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.
El Tribunal ha determinado los requisitos de
dicho examen de la siguiente manera:
“El Tribunal en múltiples Interpretaciones
Prejudiciales 5 ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus
últimos pronunciamientos, determinó con toda
claridad cuáles son las características de
este examen:
1. El examen de registrabilidad se realiza de
oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así
no se hubieren presentado oposiciones, o
no hubiere solicitud expresa de un tercero.
2. El examen de registrabilidad es integral.
La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como
marca debe revisar si cumple con todos
los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo
solicitado encaja o no dentro de alguna de
las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma
norma.
5
Se destacan las siguientes Interpretaciones Perjudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7
de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP2004; Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005,
proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida
dentro del proceso 167-IP-2005.
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3. En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina
Nacional Competente, así hubiera o no
oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto
de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a
una marca anteriormente solicitada para
registro o registrada por un tercero, para
los mismos productos o servicios, o para
productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un
riesgo de confusión o de asociación”. (Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial
de 4 de diciembre de 2006, publicada en
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
N° 1476, de 16 de marzo de 2007).
Además de lo anterior, es necesario precisar
que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega
el registro marcario. Esto quiere decir, que la
Oficina Nacional no puede mantener en secreto
dicho examen y, en consecuencia, la resolución
respectiva, que en últimas es la que se notifica
al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de
los actos.
Por demás, se debe agregar otro requisito: que
este examen de oficio, integral y motivado,
debe ser autónomo, tanto en relación con las
decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina; esto significa, que se
debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando
el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada
para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis ya efectuado ya sobre signos
idénticos o similares.
No se está afirmando que la Oficina de Registro
Marcario no tenga límites a su actuación, o que
no puede utilizar como precedentes sus propias
actuaciones, sino que ésta tiene la obligación,
en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que
obran en cada trámite. Además, los límites a la
actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las
GACETA OFICIAL
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respectivas acciones judiciales para defender la
legalidad de los actos administrativos emitidos.
Si el elemento determinante en un
signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión.
Si por el contrario es el elemento
denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos, teniendo en
cuenta lo expresado sobre el análisis de signos denominativos compuestos.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,
C O N C L U Y E:
PRIMERO: Un signo puede registrarse como
marca si reúne los requisitos de
distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si
el signo no está incurso en ninguna
de las causales de irregistrabilidad
señaladas en los artículos 135 y
136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La
distintividad del signo presupone su
perceptibilidad por cualquiera de los
sentidos.
SEGUNDO: Para establecer la similitud entre
dos signos distintivos, la autoridad
nacional que corresponda deberá
proceder al cotejo de los signos en
conflicto, para luego determinar si
existe o no riesgo de confusión y/o
de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente
providencia.
Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de
confusión y/o de asociación para
que opere la prohibición de registro.
La similitud ortográfica se da por la
semejanza de las letras entre los
signos a compararse. La sucesión
de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones
iguales, pueden incrementar la confusión.
TERCERO: El Juez Consultante, debe establecer el riesgo de confusión y/o de
asociación que pudiera existir entre el signo mixto DIMENSIÓN y el
denominativo DIMENSIÓN ERÓTICA, aplicando los criterios adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.
CUARTO:
El juez consultante deberá determinar el grado de distintividad del
signo solicitado DIMENSIÓN (mixto) en la clase 09 y, de esta manera, proceder al respectivo análisis
de registrabilidad.
QUINTO:
La “coexistencia de hecho” no genera derechos en relación con el
registro de una marca, así como
tampoco es una prueba irrefutable
de la inexistencia de riesgo de confusión, ni convierte en innecesario
el análisis de registrabilidad.
SEXTO
El examen de registrabilidad que
realizan las Oficinas de Registro
Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de
acuerdo con lo expuesto en esta
interpretación prejudicial.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de
Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al
emitir el fallo en el proceso interno Nº 200700024, debe adoptar la presente interpretación.
Asimismo, debe dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del
artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría
General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena.
Ricardo Vigil Toledo
PRESIDENTE
Leonor Perdomo Perdomo
MAGISTRADA
GACETA OFICIAL
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Carlos Jaime Villarroel Ferrer
MAGISTRADO
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de
esta Secretaría. CERTIFICO.-
José Vicente Troya Jaramillo
MAGISTRADO
Isabel Palacios L.
SECRETARIA
Isabel Palacios Leguizamón
SECRETARIA
PROCESO 26-IP-2011
Interpretación prejudicial, a solicitud del juez consultante, de los artículos 81 y
82, literales d) y e), de la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, expedida por la
Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, del artículo 113 de la misma
normativa; con fundamento en la consulta formulada por la Primera Sala del
Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1, Quito, de la República
del Ecuador. Expediente Interno Nº 5127-LR. Actor: MUNDIPHARMA AG.
Marca: MORFIN RETARD (denominativa).
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito, Ecuador, a los trece días
del mes de julio del año dos mil once, procede a
resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial
formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1,
Quito, de la República del Ecuador.
VISTOS:
El auto emitido por el Tribunal el 15 de junio
2011, mediante el cual se admite a trámite la
consulta de interpretación prejudicial formulada.
I. ANTECEDENTES.
El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estimó procedente destacar como
antecedentes del proceso interno que dio lugar
a la presente solicitud, lo siguiente:
III. DATOS RELEVANTES.
1. Hechos.
Entre los principales hechos, algunos recogidos
de los narrados en la demanda y otros de la
solicitud de interpretación prejudicial y de los
antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:
a. La sociedad GRÜNENTHAL ECUATORIANA
CIA LTDA., solicitó el 28 de junio de 1996 el
registro como marca del signo denominativo
MORFIN RETARD, para amparar productos
de la clase 5 de la Clasificación Internacional
de Niza.
b. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de
Propiedad Industrial Nº 377 de 1996, no se
presentaron observaciones.
II. LAS PARTES.
Demandante: MUNDIPHARMA AG.
Demandados: DIRECTOR NACIONAL DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL.
PROCURADOR GENERAL DEL
ESTADO, REPÚBLICA DE ECUADOR.
Tercero Interesado: GRÜNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA.
c. La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca de la República del
Ecuador, mediante Título N° DNPI-5200-97MICIP de 12 de diciembre de 1997, resolvió
registrar el signo solicitado.
d. La sociedad MUNDIPHARMA AG., presentó
recurso extraordinario de revisión contra el
anterior acto administrativo.
GACETA OFICIAL
e. El Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, mediante Resolución No.
0014 de 24 de marzo de 1998, resolvió el
recurso ratificando el acto impugnado.
f. La sociedad MUNDIPHARMA AG., presentó
demanda contencioso administrativa ante el
Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso
Administrativo.
g. La Primera Sala del Tribunal Distrital No. 1 de
lo Contencioso Administrativo, Quito, Ecuador, solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
2. Fundamentos de derecho contenidos en
la demanda.
La demandante MUNDIPHARMA AG. soporta la
acción en los siguientes argumentos:
a. Manifiesta, que el signo solicitado para registro es genérico y descriptivo. Las palabras
que lo componen son genéricas y descriptivas. En español morfin es morfina y retard es
retardante.
b. Sostiene, que esta expresión se utiliza en el
tráfico económico.
c. Agrega, que el signo solicitado para registro
sirve para designar o describir el producto
que pretende identificar.
3. La contestación de la demanda.
a. Por parte del Procurador General de Estado de la República de Ecuador.
Por intermedio del Director de Patrocinio contestó la demanda de la siguiente manera:
“(…) para garantizar dicha propiedad intelectual, el artículo 346 de la Ley ibídem,
crea el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI, como una persona
jurídica de derecho público y patrimonio
propio, cuyo presidente es su representante legal, según lo estipulado en el artículo
349 de la referida Ley. Por lo tanto, corresponde a dicho personero, comparecer directamente a juicio en defensa de los intereses de la institución demandada.
(…)”.
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b. Por parte del Director Nacional de Propiedad Industrial.
El Tribunal consultante no envió la contestación de la demanda por parte del Director
Nacional de Propiedad Industrial.
c. Por parte de la tercera interesada en las
resultas del proceso.
La sociedad GRÜNENTHAL ECUATORIANA
CIA LTDA., contestó la demanda de la siguiente manera:
• Argumenta, que el signo solicitado para registro no es descriptivo ni genérico. No lo
es, ni en inglés ni en castellano.
• Sostiene, que el signo solicitado es de
fantasía. A lo sumo puede ser considerado evocativo.
• Agrega, que la acción subjetiva o de plena
jurisdicción ya ha caducado.
IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin
de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.
V. NORMAS A SER INTERPRETADAS.
El juez consultante solicita la interpretación de
los siguientes artículos: 81 y 82 literales d) y e),
de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo
de Cartagena. El Tribunal interpretará los artículos solicitados.
El Tribunal, de oficio interpretará el artículo 113
de la misma normativa.
A continuación, se inserta el texto de las normas interpretadas:
DECISIÓN 344
(…)
Artículo 81
“Podrán registrarse como marcas los signos
que sean perceptibles, suficientemente dis-
GACETA OFICIAL
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tintivos y susceptibles de representación gráfica.
Se consideran casos de mala fe, entre otros,
los siguientes:
Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los
productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o
servicios idénticos o similares de otra persona.”
1. Cuando un representante, distribuidor o
usuario del titular de una marca registrada
en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento
expreso del titular de la marca extranjera.
(…)
2. Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido
obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su
comercialización.
Artículo 82
“No podrán registrarse como marcas los signos que:
(…)
d) Consistan exclusivamente en un signo o
indicación que pueda servir en el comercio
para designar o para describir la especie,
la calidad, la cantidad, el destino, el valor,
el lugar de origen, la época de producción
u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios
para los cuales ha de usarse;
Las acciones de nulidad que se deriven del
presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento.”
(…)”.
VI. CONSIDERACIONES:
Procede el Tribunal a realizar la interpretación
prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán
los siguientes aspectos:
e) Consistan exclusivamente en un signo o
indicación que, en el lenguaje corriente o
en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos
o servicios de que se trate;
A. Concepto de Marca. Requisitos para el registro de las marcas.
(…)”
C. Signos evocativos.
Artículo 113
D. Signos de fantasía.
“La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca,
previa audiencia de las partes interesadas,
cuando:
E. Signos en idioma extranjero.
a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones
de la presente Decisión;
b) El registro se hubiere otorgado con base
en datos o documentos previamente declarados como falsos o inexactos por la
autoridad nacional competente, contenidos
en la solicitud y que sean esenciales;
c) El registro se haya obtenido de mala fe.
B. Signos compuestos por palabras genéricas y
descriptivas. La marca débil.
F. La acción de nulidad y su prescripción en el
marco de la Decisión 344.
A. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA
EL REGISTRO DE LAS MARCAS.
En el procedimiento administrativo interno, se
resolvió conceder el registro del signo denominativo MORFIN RETARD en la clase 5. Por tal
motivo, es pertinente referirse al concepto de
marca y los requisitos para su registro.
Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones.
GACETA OFICIAL
El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión
del Acuerdo de Cartagena, ofrece una definición
general de marca: “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el
mercado, los productos o servicios producidos
o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra
persona”.
23/09/2011 32.64
Respecto de la función publicitaria ha señalado
lo siguiente:
“Estas precisiones permiten determinar que
la marca cumple un papel esencial como es
el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida
por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de
los productos o servicios protegidos”. (Proceso 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial de
28 de julio de 2004, publicada en Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112, de
06 de septiembre de 2004). 1
De conformidad con lo expuesto, se podría decir
que la marca es un bien inmaterial que permite
identificar o distinguir los diversos productos y
servicios que se ofertan en el mercado.
La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber:
• Diferencia los productos o servicios que se
ofertan.
• Es indicadora de la procedencia empresarial.
• Determina la calidad del producto o servicio
que identifica.
De conformidad con el artículo 81 de la Decisión
344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena,
los requisitos para el registro de marcas son: la
distintividad, la perceptibilidad y la susceptibilidad de representación gráfica.
• La distintividad.
La distintividad, es la capacidad intrínseca
que debe tener el signo para distinguir unos
productos o servicios de otros. El carácter
distintivo de la marca, le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también le permite al
titular de la marca, diferenciar sus productos
y servicios de otros similares que se ofertan
en el mercado.
• Concentra el goodwill del titular de la marca.
• Sirve de medio para publicitar los productos o
servicios.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
ha tratado el tema de las funciones de la marca
de la siguiente manera:
“Las marcas como medio de protección al
consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas
y, para el tema a que se refiere este punto, la
destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o
servicios de una empresa de los de otras.
Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el
signo marcario. (Proceso 04-IP-95. Interpretación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996,
publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena Nº 253, de 07 de marzo de 1997)”.
(Interpretación prejudicial Nº 26-IP-2007, de
11 de abril de 2007, publicada en Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1529, de
9 de agosto de 2007).
• La perceptibilidad
La perceptibilidad, es la capacidad del signo
para ser captado por los sentidos. Esta característica permite, que la marca se instale
con facilidad en la mente del consumidor.
Sobre esta característica el Tribunal ha manifestado lo siguiente:
“La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la mar-
1
Las funciones de la marca ha sido un tema reiterado en
varias de las Interpretaciones Prejudiciales emitidas
por el Tribunal. Entre éstas se puede destacar la emitida en el proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial
de 12 de marzo de 2003. Publicada en la Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena N° 916, de 2 de abril de 2003.
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ca penetre en la mente del público, el cual
la asimila con facilidad. Por cuanto para la
percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el
sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a
una figura, a un dibujo, o a un conjunto de
dibujos”. (Proceso N° 132-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 27 de octubre de
2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004).
• La susceptibilidad de representación gráfica.
Es la posibilidad de que el signo que se va a
registrar como marca sea descrito mediante
palabras, gráficos, signos, colores, figuras,
etc., de tal manera, que sus componentes
puedan ser apreciados por quien lo observe.
Esta característica, es importante para la
publicación de las solicitudes de registro en
los medios oficiales.
23/09/2011 33.64
marse como expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, por lo que no pueden ser
objeto de monopolio o dominio absoluto por
persona alguna.
Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características
y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.
Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? En relación con
el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva.
Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial
o propio, de modo que, el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.
El literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 de
la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dispone:
En conclusión, para que un signo sea registrado
como marca debe ser distintivo, perceptible y
susceptible de representación gráfica.
“No podrán registrarse como marcas los signos que
El Juez Consultante debe proceder a analizar,
en primer lugar, si la marca a registrar MORFIN
RETARD (denominativa), cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si
el signo no está incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad reguladas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión
del Acuerdo de Cartagena.
Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para
designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar
de origen, la época de producción u otros
datos, características o informaciones de los
productos o de los servicios para los cuales
ha de usarse;”
B. SIGNOS COMPUESTOS POR PALABRAS
GENÉRICAS, DESCRIPTIVAS y DE USO COMÚN. LA MARCA DÉBIL.
La norma transcrita prohíbe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados
siempre que formen un conjunto marcario suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene
que ser consciente de que no puede impedir la
utilización del elemento descriptivo y, por lo
tanto, su marca sería considerada débil.
La demandante MUNDIPHARMA AG afirmó que
el signo solicitado está compuesto por palabras
genéricas y descriptivas. En este marco, es
apropiado referirse a las palabras descriptivas,
genéricas y de uso común en la conformación
de signos marcarios.
Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones,
que individualmente consideradas pueden esti-
Al realizar el examen comparativo de marcas
que se encuentran conformadas por partículas o
palabras descriptivas, se debe tener en cuenta,
GACETA OFICIAL
que éstas no deben ser consideradas a efecto
de determinar si existe confusión, siendo ésta
una circunstancia de excepción a la regla de
que el cotejo de las marcas debe realizarse
atendiendo a una simple visión de conjunto de
los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.
La denominación genérica determina el género
del objeto que identifica; no se puede otorgar a
ninguna persona el derecho exclusivo sobre la
utilización de esa palabra, ya que se crearía una
posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. La genericidad de un signo, debe ser
apreciada en relación directa con los productos
o servicios de que se trate.
La expresión genérica, puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación
con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde
el punto de vista marcario, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna
forma para señalar el producto o servicio que
desea proteger, o cuando por sí sólo pueda
servir para identificarlo.
Sin embargo, una expresión genérica respecto
de unos productos o servicios, puede utilizarse
en un sentido distinto a su significado inicial o
propio, de modo que el resultado será novedoso, cuando se usa para distinguir determinados
productos o servicios, que no tengan relación
directa con la expresión que se utiliza.
Al realizar el examen comparativo de marcas
que se encuentran conformadas por partículas o
palabras genéricas, se debe tener en cuenta
que éstas no deben ser consideradas a efecto
de determinar si existe confusión, siendo ésta,
una circunstancia de excepción a la regla de
que el cotejo de las marcas debe realizarse
atendiendo a una simple visión de conjunto de
los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.
El literal e) del artículo 82 de la Decisión 344 de
la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dispone:
“No podrán registrarse como marcas los signos que
Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el
23/09/2011 34.64
uso comercial del país, sea una designación
común o usual de los productos o servicios
de que se trate”;
Si bien, la norma trascrita prohíbe el registro de
signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o
partículas de uso común al estar combinadas
con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder
a su registro.
Al realizar el examen comparativo de marcas
que se encuentran conformadas por palabras o
partículas de uso común, éstas no deben ser
consideradas a efecto de determinar si existe
confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple
visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.
El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que palabras o partículas necesarias o usuales pertenecientes al
dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos
vocablos usuales, no se puede impedir que el
público en general los siga utilizando 2.
El Juez Consultante, por lo tanto, debe determinar en primer lugar si el signo MORFIN RETARD
(denominativo) en su conjunto es descriptivo,
genérico o de uso común en relación con los productos de la clase 5 y, si esto no es así, debe
determinar si las palabras MORFIN y RETARD
son descriptivas, genéricas o de uso común en
la clase 5 de la Clasificación Internacional de
Niza y, de esta manera proceder al respectivo
análisis de registrabilidad.
2
Dentro del tema Jorge Otamendi señala que:
“El titular de una marca con un elemento de uso
común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en
el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre
las marcas así configuradas el parecido que se
deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto
necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que
se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que
esos elementos de uso común son marcariamente
débiles”. OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina,
2002. Pág. 191.
GACETA OFICIAL
C. SIGNOS EVOCATIVOS.
La sociedad GRÜNENTHAL ECUATORIANA
CIA LTDA., argumentó que el signo solicitado
MORFIN RETARD (denominativo) puede ser
considerado como evocativo. Por tal motivo,
es necesario referirse a los signos evocativos.
23/09/2011 35.64
El Tribunal en anteriores Interpretaciones ha
citado doctrina sobre el tema. 3 A continuación
se transcribirá lo pertinente:
“Es también la jurisprudencia alemana la
que más ha elaborado este concepto, de
contornos poco nítidos por cuanto se vincula tanto con el carácter fuerte o débilmente distintivo del signo marcario como
con su disponibilidad.
Lo primero que se advierte, es que un signo
tiene capacidad evocativa si uno de sus elementos así lo es. Es decir, si éste está compuesto por palabras, prefijos, sufijos, raíces o
terminaciones evocativas, dicho signo adquiere
el citado carácter.
En efecto, se trata de dos cosas distintas: en
un caso, un vocablo o elemento marcario
cualquiera es ‘débil’ por cuanto es fuertemente evocativo del producto; se trata de una
cualidad intrínseca del signo marcario que lo
debilita para oponerse a otros signos que
también se aproximan bastante al signo genérico, de utilización libre (Freizeichen). En
el otro, el signo puede ser distintivo en sí, es
decir no guardar relación alguna con el producto a designar, pero haberse tornado banal
por el crecido número de registros marcarios
que lo contienen; no se trata de una cualidad
intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro (...).
El signo evocativo es el que sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación
y del entendimiento para relacionar aquel con
este objeto; las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una característica
o cualidad del producto, haciendo necesario
que el consumidor, para llegar a comprender
qué es el producto o servicio, deba realizar un
proceso deductivo y usar su imaginación, ya
que, únicamente tiene una idea leve otorgada
por el mismo.
(…)
a) La ‘marca débil’ por razón del signo escogido. Acabamos de ver que, en general,
mientras más se aproxime un signo marcario al signo de utilización libre, menor
fuerza tendrá para impedir que otros hagan
lo propio, es decir escojan signos vecinos
también al libre uso, y en consecuencia
también parecidos a la marca de referencia.
Este cumple la función distintiva de la marca
y, por lo tanto, es registrable. Sin embargo,
entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como
un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el
caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien, estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo tornan
especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.
Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo
es de fantasía y no hay una fuerte proximidad
con el producto o servicio que se pretende
distinguir. En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y,
por lo tanto, la capacidad distintiva del signo
es marcadamente fuerte.
La presencia de una locución genérica no
monopolizable resta fuerza al conjunto en
que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar
que otras marcas la incluyan, aunque podrán
exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro.
Así, las marcas evocativas son débiles, y en
particular las de especialidades medicina-
3
Dicha doctrina fue citada en la Interpretación Prejudicial
de 15 de diciembre de 1996, expedida dentro del proceso 4-IP-95.
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les, donde es frecuente que la raíz, la desinencia o ambos elementos de la marca evoquen el producto a distinguir o sus propiedades (...)” 4.
En consecuencia, el Juez Consultante deberá
establecer si el signo MORFIN RETARD (denominativa) en la clase 05 es evocativo y, de esta
manera, proceder al respectivo análisis de registrabilidad.
D. SIGNOS DE FANTASÍA.
La tercera interesada GRÜNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA., sostuvo que el signo MORFIN
RETARD (denominativo) es de fantasía. En
consecuencia, se hace necesario abordar el
tema de los signos de fantasía.
Los signos de fantasía son producto del ingenio
e imaginación de sus autores; consisten en
vocablos que no tienen significado propio pero
que pueden despertar alguna idea o concepto, o
que teniéndolo no evocan los productos que
distinguen, ni ninguna de sus propiedades.
Respecto de esta clase de signos, el Tribunal
se ha manifestado de la siguiente manera:
“Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener
significado pero hacen referencia a una idea
o concepto; también lo son las palabras con
significado propio que distinguen un producto
o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades. Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado
es el nacimiento de palabras nuevas que
contribuyen a enriquecer el universo de las
marcas”. (Proceso 72-IP-2003. Interpretación
Prejudicial de 04 de septiembre de 2003,
publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena Nº 989 de 29 de septiembre de
2003).
Los signos de fantasía tienen generalmente un
alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son
registrados poseen una mayor fuerza de oposi-
4
BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS
CUEVAS, Guillermo. “DERECHO DE MARCAS”, Tomo
II, págs. 78 y 79.
23/09/2011 36.64
ción en relación con marcas idénticas o semejantes.
El Juez Consultante deberá determinar la condición de fantasía del signo solicitado para registro.
E. SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO.
En atención, a que el signo solicitado MORFIN
RETARD (denominativa) para registro se encuentra conformado por una palabra en idioma
inglés “retard”, se hace necesario tratar el tema
de las palabras en idioma extranjero en la conformación de signos marcarios.
Los signos formados por una o más palabras en
idioma extranjero, que no sean parte del conocimiento común, son considerados signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su
registro como marcas.
No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma
extranjero se ha hecho del conocimiento de la
mayoría del público consumidor o usuario y, si
además, se trata exclusivamente de vocablos
genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, de conformidad con lo establecido en el literal B) de la presente Interpretación
Prejudicial.
Este Tribunal ha manifestado al respecto lo siguiente:
“(...) cuando la denominación se exprese en
idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de
una expresión local. (…) Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión
344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una
marca no está referido a su denominación en
cualquier idioma. Sin embargo, no pueden
ser registradas expresiones que a pesar de
pertenecer a un idioma extranjero, son de uso
común en los Países de la Comunidad Andina,
o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de
haber sido adoptadas por un órgano oficial de
la lengua en cualquiera de los Países Miembros (…)”. (Proceso N° 69-IP-2001. Interpre-
GACETA OFICIAL
23/09/2011 37.64
tación prejudicial de 12 de diciembre de 2001,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 759, de 6 de febrero de 2002).
F. LA ACCIÓN DE NULIDAD Y SU PRESCRIPCIÓN EN EL MARCO DE LA DECISIÓN 344.
La tercera interesada GRÜNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA., argumentó que la acción
subjetiva o de plena jurisdicción ya caducó. Por
Clases de nulidad
Sujeto legitimado para
interponer la acción de
nulidad
El régimen de la acción de nulidad ha tenido importantes modificaciones. Los cambios de la
Decisión 313 a la Decisión 486 se resumen en
el siguiente cuadro:
Artículo 102 de la
Decisión 313
Artículo 113 de la
Decisión 344
Hace referencia a una
sola clase de nulidad
La parte interesada.
De oficio por la Autoridad Nacional.
Hace referencia a una
sola clase de nulidad
La parte interesada.
De oficio por la autoridad
nacional.
No establece término
de prescripción.
No establece término de
prescripción.
Establece: “Las acciones
de nulidad que se deriven
del
presente
artículo,
podrán
solicitarse
en
cualquier momento.”
La norma señala tres
causales:
“a) El registro se haya concedido en contravención
de cualquiera de las disposiciones de la presente
Decisión
b) El registro se hubiere
otorgado con base en datos o documentos declarados
como
falsos
o
inexactos por la autoridad
nacional competente, contenidos en la solicitud y
que sean esenciales.
c) El registro se haya concedido de mala fe”.
Prescripción de la acción
La norma señala una
causal general :
“si el registro fue concedido en contravención a la presente Decisión”.
Causales de nulidad
5
lo anterior, es necesario abordar el régimen de
nulidad en el marco de la Decisión 344, normativa procesal vigente al momento en que se presentó la acción mencionada, el 22 de junio de
1998.
Inciso primero y segundo
del artículo 172 de la
Decisión 486
Diferencia entre la nulidad
absoluta y la nulidad relativa.
Para la nulidad absoluta y
para la nulidad relativa, cualquier persona.
De oficio por la autoridad nacional competente.
Para la nulidad relativa el
interesado.
Para la nulidad absoluta no
prescribe la acción.
Para la nulidad relativa prescribe en 5 años contados
desde la fecha de concesión
del registro impugnado.
La norma distingue entre las
causales para la nulidad
absoluta y para la relativa, de
la siguiente manera:
Causales de nulidad absoluta:
cuando el registro de una
marca se hubiese concedido
en contravención de los ar5
tículos 134 primer párrafo , y
135 de la Decisión 486.
Causales de nulidad relativa:
cuando el registro se hubiese
concedido en contravención
de lo dispuesto en el artículo
136 o cuando éste se hubiera
efectuado de mala fe.
Esta norma consagra los requisitos para el registro de marca: distintividad y suceptibilidad de representación gráfica, así como
el requisito de perceptibilidad implícito en la noción de marca.
La Decisión 344, a diferencia de la Decisión
486, no diferencia entre nulidad relativa y absoluta. Además de lo anterior, no establece término de prescripción y, por lo tanto, todas las
acciones que se iniciaron bajo su amparo son
imprescriptibles. El propio artículo 113 prevé
que las acciones de nulidad podrán solicitarse
en cualquier momento.
De conformidad con lo anterior y en relación con
los actos administrativos que conceden o deniegan registros marcarios, son inaplicables las
GACETA OFICIAL
normas locales que establezcan términos de
prescripción para las acciones de nulidad, ya
que dicho asunto, como se advirtió, es regulado
por la normativa comunitaria.
Además de lo anterior, el operador jurídico nacional debe aplicar todo el régimen de la acción
de nulidad previsto en la Decisión 344, de conformidad con lo indicado en el cuadro anteriormente presentado. Sobre el tema, el Tribunal ha
señalado lo siguiente:
“En lo que concierne al procedimiento de nulidad, la norma aplicable, además de las disposiciones previstas en el régimen común,
será la legislación interna de cada País Miembro. En todo caso, el procedimiento citado deberá incluir, en tutela del derecho a la defensa y al debido proceso, la audiencia a que se
refiere el artículo 113 de la Decisión, así como
observar la disciplina comunitaria relativa a
las causales de nulidad, la legitimación para
obrar y la imprescriptibilidad de la acción”.
Cuando la norma comunitaria utiliza el término
“acción de nulidad”, se está refiriendo a cualquier acción judicial que tenga por finalidad anular o declarar la ilegalidad de los actos administrativos que conceden o deniegan el registro
marcario; por lo tanto, es muy común que en
derecho interno se le dé otras denominaciones,
de conformidad con su régimen contencioso
administrativo; se pueden llamar: recurso de
anulación, acción subjetiva o de plena jurisdicción, acción de nulidad y restablecimiento del
derecho, o simplemente acción contenciosa. Lo
importante en este asunto, es que el procedimiento general que se aplica a dichas acciones
es el establecido por las normas contencioso
administrativas de cada País Miembro, respetando eso sí, los parámetros regulados por la
normativa comunitaria.
Lo anterior, convierte a las acciones interpuestas en “acciones especiales de nulidad”, por los
siguientes motivos:
1. El procedimiento en general, lo que incluye la
denominación de la acción, es regulado por
la normativa interna.
2. Asuntos procesales específicos, como la prescripción de la acción y la legitimación activa,
son regulados por la normativa comunitaria y,
en consecuencia, la normativa interna en estos aspectos es inaplicable.
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3. La normativa sustancial aplicable, por lo general, es la comunitaria andina.
4. De conformidad con lo dos puntos anteriores,
el juez o la autoridad administrativa competente, al enfrentarse a una acción cuya finalidad sea anular el acto administrativo que
concede o deniega el registro marcario, independiente de su denominación, deberá dar el
trámite procesal correspondiente a una “acción especial”, soportada, por un lado, en las
normas procesales del derecho interno y, por
otro, en las normas procesales y sustanciales comunitarias andinas.
La Autoridad Nacional Competente para conocer de esta acción no está limitada a la rama
judicial, ya que dicha función jurisdiccional podría ser atribuida a una autoridad administrativa,
si así lo dispone la legislación interna de los
Países Miembros. Esta posición está en concordancia con el último párrafo de la Disposición Final Única de la Decisión 344, que establece:
(…)
“(….) entiéndase como Autoridad Nacional
Competente, al órgano designado al efecto
por la legislación nacional sobre la materia.”
Sobre el procedimiento de la acción de nulidad
y su prescripción el Tribunal, en la misma línea
de todo lo anteriormente anotado, precisó lo siguiente:
“El artículo 113 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena en concordancia con la disposición final Única del mismo ordenamiento, se refiere a la nulidad judicial de los registros marcarios obtenidos con violación de la
ley. La acción que con tales normas se regula difiere de las actuaciones de carácter administrativo contempladas en el artículo 108
y siguientes de la misma Decisión. Estas
últimas materializan un trámite de cancelación del registro que se decreta exclusivamente por una autoridad administrativa, la
“Oficina Nacional Competente” y tiene establecidas dos causales: la falta de uso y la
similitud o identidad con una marca que hubiese sido notoriamente conocida al momento de solicitarse el registro de la que es objeto de cancelación.
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“La anulación de un registro es, en cambio,
un trámite netamente jurisdiccional, aunque
su desarrollo y ejecución puede ser atribuido,
según se disponga en cada uno de los ordenamientos internos, bien al aparato judicial o
bien a funcionarios de la administración. Cuando esto último sucede, se dice que la administración actúa en función jurisdiccional.
“La acción de nulidad, o recurso de anulación, como también suele llamarse, se encuentra consagrada en el artículo 113 de la
Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de
Cartagena, con las siguientes características:
• “Su interposición no está sujeta o condicionada a plazo alguno, tratándose de una acción imprescriptible.
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procedimiento que debe seguirse por la autoridad nacional correspondiente. En cuanto a
lo primero, el artículo 113 define, en concordancia con la Disposición Final Única, que la
competencia debe radicarse en la autoridad
nacional que sea designada por la legislación
interna, pudiéndose establecer que ella quede en cabeza de una autoridad administrativa
o de una judicial pero, en cualquier caso, sin
perder de vista que se trata de una actuación
jurisdiccional. En cuanto a lo segundo, del
artículo 144 se desprende que el procedimiento a seguir será el que se disponga internamente, sin afectar claro está, la aplicación
prioritaria que deben tener los elementos fundamentales de esta acción, señalados básicamente en el artículo 113 y a los cuales se
hizo referencia en esta sentencia.
(...)
• “Puede ser decretada de oficio o a petición
de parte, evento éste en el que el solicitante
debe acreditar interés.
• “El trámite deberá cumplirse con arreglo a
la legislación procesal interna pero en todo
caso, asegurándose la previa audiencia de
las partes interesadas.
• “La competencia para el conocimiento de
estas acciones se defiere a lo que disponga
el ordenamiento jurídico interno, el cual, de
conformidad con lo establecido en la Disposición Final Única, puede atribuirlo a una
autoridad judicial o a una administrativa cuando
defina el significado de “Autoridad Nacional Competente”; debiéndose destacar que
si se atribuye a un organismo de carácter
administrativo, de todas formas, dicha atribución deberá mantener su calidad de jurisdiccional.
“En referencia al procedimiento que debe ser
aplicado por las autoridades nacionales para
el trámite de las acciones de nulidad relativas a asuntos marcarios, El Tribunal ha expresado, tomando en cuenta lo dispuesto por
el artículo 144 de la Decisión 344, en el sentido de que los asuntos sobre propiedad industrial no comprendidos o no regulados en
ella, se cumplirán con arreglo a lo que determine la respectiva legislación nacional, que
son tales procedimientos los que deberán
aplicarse. Ello en consideración a que, salvo
los precisos temas sobre causales de nulidad, imprescriptibilidad de la acción, legitimación activa y audiencia de las partes, que
se regulan en el artículo 113 de la norma comunitaria ( la que, por supuesto, se aplica de
preferencia), los demás deberán ser regulados y aplicados con arreglo a la ley nacional”.
(...)
ƒ “El artículo 113 comentado, por último, consagra cuatro causales taxativas y de estricta
legalidad, para que, con base en ellas y sólo
en ellas, se adelante la acción de nulidad de
un registro marcario”.
(...) Sobre la competencia y el procedimiento.
“Lo anterior, de otra parte, condiciona el procedimiento a seguir en la medida en que
otros aspectos del mismo, tales como presupuestos procesales, contenido y formato específicos de la demanda, trámites, etc., deben ser desarrollados con arreglo a la legislación interna.”. Sentencia del 19-V-99. Proceso 11-IP-99. Marca “LELLI”. En G.O.A.C. No.
466 de 6-VIII-99.
Íntimamente relacionados entre sí se encuentran los temas referentes a la competencia
para el trámite de las acciones de nulidad y el
Esta posición ha sido reiterada en la Interpretación Prejudicial del 25 de octubre de 2000, expedida en el marco del proceso 68-IP-2000.
(…)
GACETA OFICIAL
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EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,
cia, es procedente su registro como
marcas.
C O N C L U Y E:
No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de
las palabras en idioma extranjero
(RETARD), se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público
consumidor o usuario.
PRIMERO: Un signo puede registrarse como
marca si reúne los requisitos de
distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con el artículo
81 de la Decisión 344 y, además, si
el signo no está incurso en ninguna
de las causales de irregistrabilidad
señaladas en los artículos 82 y 83
de la citada norma comunitaria.
El Juez Consultante debe proceder
a analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso
en alguna de las causales de
irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria.
SEGUNDO: El Juez Consultante, por lo tanto,
debe determinar en primer lugar si
el signo MORFIN RETARD (denominativo) en su conjunto es descriptivo, genérico o de uso común en
relación con los productos de la clase 5 y, si esto no es así, debe determinar si las palabras MORFIN y
RETARD son descriptivas, genéricas o de uso común en la clase 5
de la Clasificación Internacional de
Niza y, posteriormente proceder al
respectivo análisis de registrabilidad.
TERCERO: El Juez Consultante deberá establecer si el signo MORFIN RETARD
(denominativo) en la clase 05, es
evocativo y, de esta manera, proceder al respectivo análisis de registrabilidad.
CUARTO: El Juez Consultante deberá determinar la condición de fantasía del
signo solicitado para registro.
QUINTO:
Los signos formados por una o más
palabras en idioma extranjero RETARD que no sean parte del conocimiento común, son considerados
signos de fantasía y, en consecuen-
SEXTO:
El juez o la autoridad administrativa
competente, al enfrentarse a una
acción cuya finalidad sea anular el
acto administrativo que concede o
deniega el registro marcario, independiente de su denominación, deberá dar el trámite procesal correspondiente a una “acción especial”,
soportada, por un lado, en las normas procesales del derecho interno
y, por otro, en las normas procesales y sustanciales comunitarias andinas.
En el presente proceso se debe aplicar el régimen de nulidad de la Decisión 344, normativa procesal vigente al momento en que se presentó la acción mencionada, el 22
de junio de 1998.
De conformidad con lo anterior y en
relación con los actos administrativos que conceden o deniegan registros marcarios, son inaplicables
las normas locales que establezcan
términos de prescripción para las
acciones de nulidad, ya que dicho
asunto, como se advirtió, es regulado por la normativa comunitaria sobre la materia.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de
Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al
emitir el fallo en el proceso interno Nº 5127-LR,
debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, debe dar cumplimiento a las prescripciones
contenidas en el párrafo tercero del artículo 128
del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez Consultante mediante copia
certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
GACETA OFICIAL
23/09/2011 41.64
Ricardo Vigil Toledo
PRESIDENTE
Isabel Palacios Leguizamón
SECRETARIA
Leonor Perdomo Perdomo
MAGISTRADA
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de
esta Secretaría. CERTIFICO.-
Carlos Jaime Villarroel Ferrer
MAGISTRADO
Isabel Palacios L.
SECRETARIA
José Vicente Troya Jaramillo
MAGISTRADO
PROCESO 034-IP-2011
Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 1, 2, 4 y 17 de la Decisión 344
de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera
de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en
lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera. Patente de invención: VACUNAS
CON BASE EN COMPOSICIONES ADYUVANTES DE SAPOPINAS Y
OLIGO-NUCLEOTIDOS INMUNOESTIMULANTES. Actor: sociedad
SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS S.A.
Proceso interno N° 2007-00006.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los
trece días del mes de julio del año dos mil once.
VISTOS:
La solicitud de interpretación prejudicial y sus
anexos, remitida por el Consejo de Estado de la
República de Colombia, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, relativa a los
artículos 14, 16, 18 y 19 de la Decisión 486 de
la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del
proceso interno N° 2007-00006;
El auto de 6 de julio de 2011, mediante el cual
este Tribunal decidió admitir a trámite la referida
solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo
125 del Estatuto y con lo dispuesto en los
artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del
Tribunal, y;
Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos
incluidos en anexos.
a) Partes en el proceso interno
Demandante: sociedad SMITHKLINE BEECHAM
BIOLOGICALS S.A.
Demandada: Superintendencia de Industria y
Comercio de la República de Colombia.
b) Hechos
1. El 14 de abril de 2000, la sociedad SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS S.A., solicitó la patente de invención denominada “VACUNAS”. Después del examen de forma, el
título de la invención se modificó a: “VACUNAS CON BASE EN COMPOSICIONES ADYUVANTES DE SAPOPINAS Y OLIGO-NUCLEOTIDOS INMUNOESTIMULANTES”.
2. Una vez publicado el extracto de la solicitud
en la Gaceta de la Propiedad Industrial N°
524 de 31 de enero de 2003, no se presentaron observaciones.
3. Realizado el examen de patentabilidad se
consideró que los requisitos de novedad y
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nivel inventivo estaban afectados por dos anterioridades, por lo que la actora presentó
nuevo capítulo reivindicatorio.
4. Por Resolución N° 8446 de 5 de abril de 2006,
la Superintendente de Industria y Comercio,
negó el privilegio de patente de invención
solicitada, argumentando falta de novedad y
de nivel inventivo en la patente solicitada.
Contra dicha Resolución, la sociedad SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS S.A. interpuso recurso de reposición.
5. El recurso de reposición fue resuelto por la
misma Superintendente de Industria y Comercio, que por Resolución N° 17454 de 30
de junio de 2006, confirmó la decisión contenida en la Resolución impugnada.
c) Fundamentos jurídicos de la demanda
En su demanda, la actora, sociedad SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS S.A. manifiesta que:
1. Presentó la solicitud de patente de invención
“VACUNAS” “reivindicando prioridad de las
solicitudes inglesas N° BG9908885.8 y de la
solicitud americana N° 09/301.829”. Y que
realizado el examen de forma la Superintendencia manifestó que la invención carecía de
novedad y nivel inventivo por la existencia de
dos anterioridades, para lo cual se presentó
nuevo capítulo reivindicatorio.
2. La Superintendencia de Industria y Comercio,
con la emisión de las Resoluciones impugnadas, violó los artículos 14, 16, 18 y 19 de la
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
3. En referencia a las anterioridades “WO98/
56415, que presuntamente es relevante para
la novedad de las reivindicaciones 1, 6, 7, 10,
12-17 y 22-22, y para el nivel inventivo de las
reivindicaciones 2 a 5, 8 y 9 (…) J.Exp. Med.
Vol. 186 No. 10 del 17 de noviembre de 1997,
presuntamente relevante para el nivel inventivo de las reivindicaciones 2 a 5, 8 y 9”; para
que dichas anterioridades no afecten su invención realizó una “modificación significativa
a las reivindicaciones. Las reivindicaciones
fueron restringidas de manera que antes que
una vacuna, reivindicaran una gama muy limitada de antígenos. El solicitante dejó claro
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que en su opinión estas restricciones significaban que los dos antecedentes mencionados quedaban sin relevancia para la novedad
y el nivel inventivo de las reivindicaciones”.
4. Cita doctrina y jurisprudencia sobre la novedad y la altura inventiva y concluye manifestando que la violación de los artículos 14 y 16
“se da por falsa interpretación”.
d) Fundamentos jurídicos de la contestación
a la demanda
La Superintendencia de Industria y Comercio
contesta la demanda señalando que:
1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas “no se ha incurrido en violación de normas de carácter supranacional contenidas en
los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 (…)”.
2. No se violó el artículo 14 de la Decisión 486,
pues contrariamente a lo afirmado por la parte demandante “el examen de fondo de la
solicitud en debate permitió demostrar que el
objeto de la misma no reúne todos los requisitos legales previos establecidos para conceder una patente de invención”.
3. “Como consecuencia de lo anterior y habida
cuenta que las reivindicaciones contenidas
en la solicitud de patente (…) adolece (sic)
del requisito de nivel inventivo mencionado en
el artículo 14 de la norma comunitaria (Decisión 486), existía un claro e inequívoco impedimento legal para que la oficina nacional
competente procediera al otorgamiento de la
patente de invención solicitada por la sociedad demandante, al no reunirse el requisito
de nivel inventivo exigido”.
4. Tampoco se violó el artículo 18 de la misma
Decisión 486 ya que, como sostuvo la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio “las anterioridades encontradas afectan el nivel inventivo de la solicitud de patente de invención
(…)”.
5. Cita las conclusiones de la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de
Industria y Comercio y concluye “En consecuencia, las resoluciones acusadas no son
nulas, se ajustan a pleno derecho a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre
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propiedad industrial y no violenta normas de
carácter superior como lo aduce la parte demandante”.
CONSIDERANDO:
Que, las normas contenidas en los artículos 14,
16, 18 y 19 de la Decisión 486 de la Comisión
de la Comunidad Andina forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del
Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina;
Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con
el fin de asegurar su aplicación uniforme en el
territorio de los Países Miembros, siempre que
la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez
Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes
para la resolución del proceso, conforme a lo
establecido por el artículo 32 del Tratado de
Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión
472), en concordancia con lo previsto en los
artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal
(codificado mediante la Decisión 500);
Que, teniendo en cuenta que la presentación de
la solicitud de patente de invención fue el 14 de
abril de 2000, en vigencia de la Decisión 344 de
la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ésta es
la norma que rige en cuestión de requisitos de
patentabilidad. Por lo tanto, de acuerdo a la
normativa comunitaria, de oficio, se interpretarán los artículos 1, 2, 4 y 17 de la Decisión 344
de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la
Disposición Transitoria Primera de la Decisión
486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y,
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dad con la legislación comunitaria anterior a
la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos
de vigencia, en cuyo caso los derechos de
propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.
En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión.
Para el caso de procedimientos en trámite, la
presente Decisión regirá en las etapas que
aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su
entrada en vigencia.
(…)”.
Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo
de Cartagena
“Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de
productos o de procedimientos en todos los
campos de la tecnología, siempre que sean
nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.
Artículo 2.- Una invención es nueva cuando
no está comprendida en el estado de la técnica.
El estado de la técnica comprenderá todo lo
que haya sido accesible al público, por una
descripción escrita u oral, por una utilización
o cualquier otro medio antes de la fecha de
presentación de la solicitud de patente o, en
su caso, de la prioridad reconocida.
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina
Sólo para el efecto de la determinación de la
novedad, también se considerará, dentro del
estado de la técnica, el contenido de una
solicitud de patente en trámite ante la oficina
nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha
de prioridad de la solicitud de patente que se
estuviese examinando, siempre que dicho
contenido se publique.
“(…)
(…)
Disposiciones Transitorias
Artículo 4.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona
del oficio normalmente versada en la materia
técnica correspondiente, esa invención no
Que el texto de las normas cuya interpretación
es adecuada al caso concreto, es el siguiente:
PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformi-
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hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.
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iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente y
no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.
(…)
Artículo 17.- El peticionario podrá modificar
su solicitud pero la modificación no podrá
implicar una ampliación de la invención o de
la divulgación contenida en tal solicitud presentada.
El peticionario podrá requerir en cualquier
momento, antes de la publicación, la transformación de su solicitud a otra modalidad de
la propiedad industrial, para proteger el mismo objeto.
Al respecto el Tribunal ha señalado que: “si la
norma sustancial, vigente para la fecha de la
solicitud de registro (…) ha sido derogada y
reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella
norma será la aplicable para determinar si se
encuentran cumplidos o no los requisitos que
se exigen para el otorgamiento del derecho,
mientras que la norma procesal posterior será la
aplicable al procedimiento en curso”. (Proceso
38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 845 del
1 de octubre de 2002, marca: “PREPAC OIL,
SISTEMA PREPAC Y PREPAC)”.
(…)”.
1. Aplicación de la normativa comunitaria
en el tiempo.
Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y
la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva, no surte efectos retroactivos; en consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se
encuentran sometidas a la norma vigente en el
tiempo de su constitución. Y si bien la norma
comunitaria nueva, en principio, no es aplicable
a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su
aplicación inmediata tanto en algunos de los
efectos futuros de la situación jurídica nacida
bajo el imperio de la norma anterior y en los plazos de vigencia, como en materia procedimental.
Por lo que la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de patente de invención, será la aplicable
para resolver si se han cumplido los requisitos
para la concesión o denegatoria de la misma; y,
en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina
Nacional Competente sobre la concesión o no
de la patente, será aplicable para juzgar sobre
su legalidad, la misma norma sustancial del
ordenamiento comunitario que se encontraba
vigente al momento de haber sido solicitada la
patente de invención.
La nueva normativa, en lo que concierne a la
parte procesal, se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por
En el caso de autos, la solicitud de patente de
invención para “VACUNAS CON BASE EN COMPOSICIONES ADYUVANTES DE SAPOPINAS
Y OLIGO-NUCLEOTIDOS INMUNOESTIMULANTES”, se presentó el 14 de abril de 2000,
durante la vigencia de la Decisión 344, disposición comunitaria que contenía las normas que
fijaban lo concerniente a los requisitos de
patentabilidad, y por lo tanto, es la norma sustancial que debe ser aplicada al caso concreto.
2. Patentes de invención. La invención. Requisitos de patentabilidad en general.
Si bien el legislador andino no ha dado una definición de patente, sin embargo, con apoyo en
criterios doctrinales en la materia se puede afirmar que la invención es una regla para el obrar
humano que contiene la solución a un problema
técnico hasta entonces no resuelto o resuelto
de manera insatisfactoria, por lo que, la invención presupone un problema específico que es
resuelto por la técnica.
El Tribunal, por su parte, ha manifestado que “el
concepto de ‘invención’ a efectos de ser objeto
de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad
creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico —y por tanto no se deriven de manera
evidente del ‘estado de la técnica’—, y además
sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria”. (Proceso 21IP-2000, publicado en la G.O.A.C. N° 631, de 10
de enero de 2001, caso: “DERIVADOS DE BILIS
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HUMANA”); “lo mismo que se simplifica en la
conceptualización recogida por el artículo 1 de
la Decisión 344, la que la define como aquellos
productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología, que posean novedad, nivel
inventivo, y sean susceptibles de aplicación industrial.” (Proceso 07-IP-2005. Publicado en la
G.O.A.C. N° 1203, de 31 de mayo de 2005 patente: Protector Dermatológico Gel para Quemaduras).
Las invenciones susceptibles de patentamiento
pueden ser de productos o de procedimientos.
El objeto de la invención de producto está constituido por un cuerpo cierto destinado a llenar
una necesidad industrial que el estado de la
técnica aún no ha satisfecho. En cambio, en la
invención de procedimiento su objeto versa sobre un modo de obrar constituido por una serie
de operaciones o actuaciones para obtener un
resultado. Al respecto, el Tribunal ha dicho: “La
invención puede recaer sobre una entidad física
(producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o sobre una actividad (procedimiento,
método, utilización)”. (Proceso 13-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1061, de 29 de abril
de 2004, patente: TRIHIDRATO DE (2R.3S)-3TERT- BUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI-3FENILPROPIONATO DE 4-ACETOXI-2-BEZOILOXI-5B, 20-EPOXI-1, 7B, 10B-TRIHIDROXI-9-OXOTAX-11-EN-13–ILO).
El artículo 1 de la Decisión 344 establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea
de producto o de procedimiento, para que pueda
ser objeto de patente, que son: novedad, nivel
inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial. Dichos requisitos permiten determinar las
condiciones esenciales que debe reunir toda
invención para que sea patentada, siempre que
además no se encuentre impedida por otras
disposiciones de la norma comunitaria en mención.
3. La novedad y el estado de la técnica.
Entre los requisitos indispensables para que
una invención pueda ser considerada como objeto de protección por medio de patente, en primer lugar, está su novedad, que significa, conforme al artículo 2 de la Decisión 344, que no
esté comprendida en el estado de la técnica.
La doctrina ha manifestado que “Un invento es
novedoso cuando la relación causa efecto entre
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el medio empleado y el resultado obtenido no
era conocido”. ZUCCHERINO, Daniel R. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT. REGIMEN
LEGAL”. Editado por Abeledo Perrot. 1997. Pág.
150.
El Tribunal, por su parte ha señalado que la novedad de una invención “es lo que no está comprendido en el estado de la técnica (divulgación
cualificada) o lo que no haya sido divulgado o
hecho accesible al público en cualquier lugar
(divulgación simple y novedad absoluta). La divulgación puede ser oral o escrita, puede resultar del uso o explotación, o producirse por cualquier otro medio. Esta divulgación debe ser detallada y, en todo caso, suficiente para que una
persona del oficio pueda utilizar esa información
para ejecutar o explotar la invención. Por otra
parte, cuando un invento está en uso o explotación es porque ya fue patentado o porque es del
dominio público. En estos casos el invento objetivamente perdió su novedad”. (Proceso 129-IP2007, publicado en la G.O.A.C. N° 1586 de 15
de febrero de 2008, patente: POLIMORFO DE
(2S, 3S, 5S) -5- (N - ((N – METIL – N - ((2 – ISOPROPIL – 4 - TIAZOLIL) METOXICARBONIL)
AMINO) -1, 6 – DIFENIL – 3 – HIDROXIHEXANOL
(RITONAVIR) Y PROCESOS PARA SU PREPARACIÓN).
El concepto de novedad se lo formula desde el
punto de vista negativo en relación al “estado de
la técnica”; al respecto, cabe indicar que este
último concepto comprende el conjunto de conocimientos tecnológicos que hayan sido accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de
la prioridad reconocida. Por lo que se considera
que toda invención deja de ser nueva si ha sido
accesible al público por cualquier medio, sin
que tenga relevancia el lugar en el que se ha
producido, ni el número de personas a las que
ha alcanzado dicha accesibilidad, salvo las excepciones establecidas en el artículo 3 de la
Decisión 344. Tampoco será novedosa la invención si el contenido de la solicitud de patente en
trámite, de fecha de presentación o de prioridad
anterior a la de prioridad de la solicitud que se
examina, ha sido publicado.
En consecuencia y en aplicación de lo expresado, el Tribunal ha sostenido “que la invención,
de producto o de procedimiento, deja de ser
nueva si la misma se ha encontrado al acceso
del público por cualquier medio, con indepen-
GACETA OFICIAL
dencia del lugar en que la posibilidad de acceso
se haya producido, del número de personas a
que haya alcanzado y del conocimiento efectivo
que éstas hayan obtenido, salvo los supuestos
de excepción previstos en el artículo 3 de la Decisión en referencia.” (Proceso 49-IP-2005. Interpretación prejudicial de 14 de abril de 2005,
publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 1203, de 31 de mayo de 2005).
Se aclara, que la novedad no es un requisito que
deban cumplir todos y cada uno de los componentes que conforman una invención, pudiendo
incluso ser conocidos algunos o todos de tales
componentes, si combinados entre ellos dan
lugar a un objeto o a un procedimiento desconocido anteriormente ya que toda innovación
requiere aplicar conocimientos y objetos previamente creados o descubiertos por la humanidad, los cuales constituirán la ‘materia prima’
para desarrollar un nuevo producto o procedimiento.
El Tribunal a manera de orientación ha tomado
como referencia criterios de las Cámaras de
Recursos de la Oficina Europea de Patentes
(OEP), según los cuales “la falta de novedad de
una invención se configurará si su objeto deriva
clara, precisa y directamente del estado de la
técnica, y si en éste son conocidas todas las
características de aquella. En lo que concierne
a la interpretación del estado de la técnica, las
Cámaras han desarrollado algunos principios:
‘(i) Reglas generales de interpretación; (ii) Combinaciones en un documento anterior; (iii) Apreciación de características implícitas; (iv) Apreciación de características intrínsecas; (v) Apreciación de lo equivalente; (vi) Apreciación de
dibujos; (vii) Apreciación de ejemplos; (viii) Apreciación de usos anteriores; (ix) Grandes reivindicaciones; (x) Divulgación defectuosa; (xi) Divulgación fortuita; (xii) Posibilidad de puesta en
práctica’. En cuanto al principio relativo a las
‘combinaciones en un documento anterior’, las
Cámaras han precisado que ‘cuando un documento comprendido en el estado de la técnica
hace referencia a una ‘manera habitual’ de preparar un producto, estará permitido consultar
documentos de referencia tales como manuales, enciclopedias o diccionarios, a fin de determinar lo que el experto en la materia hubiese
comprendido a la fecha de presentación de la
solicitud de patente, o de la prioridad reconocida’ (Office européen des brevets, La Jurisprudence des chambres de recours, CD interactivo
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“Special Edition - Espace Legal”, DG 3 (Recours),
4ª edición, 2001)”. (Proceso 13-IP-2004, ya citado).
La fecha a partir de la cual la Oficina Nacional
Competente deberá realizar el estudio de la novedad, o de lo no comprendido en el estado de
la técnica, “no sólo se refiere a la que constare
en la solicitud, sino también a la de la prioridad
reconocida por el artículo 12 de la Decisión 344.
La Oficina Nacional Competente tiene la obligación de determinar en primera instancia la fecha a partir de la cual se podrá realizar el análisis comparativo de la invención con el estado
de la técnica existente en el resto del mundo
para esa fecha. Todo lo que haya sido accesible
al público en los términos del artículo 2º constituirá el estado de la técnica que podrá destruir o
no la novedad de la invención cuya patente se
solicita”. (Proceso 12-IP-98, publicado en la
G.O.A.C. N° 428, de 16 de abril de 1999, caso:
COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD CELULASA).
Concretando aún más el concepto de novedad
como requisito de las invenciones, este Tribunal
ha precisado el concepto de novedad absoluta
como requisito esencial para la concesión de
una patente, de la siguiente manera:
“El concepto de novedad absoluta respecto
de una invención implica que para que un
invento sea nuevo y no se encuentre en el
estado de la técnica, no puede haber sido
conocido ni dentro del territorio en el que se
solicita la patente, ni en ningún otro país. Es
lo que se conoce como el alcance universal
de la novedad, pues no basta que un invento
sea nuevo y no esté en el estado de la técnica de un territorio dado, sino que tampoco lo
esté en el resto del mundo, salvo el año de
prioridad a que se refiere el artículo 12 de la
Decisión 344. La novedad absoluta, como
criterio para determinar la patentabilidad de
una invención, se ha venido abriendo camino
en el ámbito internacional. Así en el Reino
Unido a partir de 1977 (Patents Act inglesa).
En la República Federal Alemana se empezó
a exigir la novedad absoluta a partir de la Ley
de 16 de diciembre de 1980. En la actualidad,
en los Estados Miembros de las Comunidades Europeas se ha impuesto la exigencia de
la novedad absoluta como una de las consecuencias de las patentes europeas, según
Tratado de Munich de 5 de Octubre de 1963.
GACETA OFICIAL
(Bercovitz, Alberto, ‘PROTECCIÓN DE LA
TECNOLOGÍA’, en Revista del Derecho Industrial Nº 35, Depalma 1990, pág. 321).”
(Proceso 1-AI-1996, publicada en la G.O. A.C.
Nº 234, de 21 de abril de 1997).
Finalmente, cabe reiterar lo señalado en la jurisprudencia antes citada, sobre ciertas reglas a
ser observadas para determinar la novedad de
una invención, que son:
“a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán
este aspecto.
b) Precisar la fecha con base en la cual deba
efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la
de la prioridad reconocida.
c) Determinar cuál es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la
fecha de prioridad.
d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica”. (Proceso 12-IP98, ya citado).
4. El nivel inventivo y el estado de la técnica.
Este requisito, previsto por el artículo 4 de la
Decisión 344, que exige que la invención tenga
nivel inventivo, presupone que la misma represente un salto cualitativo en relación con la técnica existente y, además de no ser obvia para
una persona del oficio normalmente versada en
la materia técnica, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, lo que
no impide que se alcance la regla técnica propuesta utilizando procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente, aunque tampoco debe constituir
el resultado de derivaciones evidentes o elementales de lo ya existente para un experto
medio en esa materia técnica.
El estado de la técnica al alcance del experto
medio no es el mismo comprendido por “todo lo
que haya sido accesible al público” que se examina para establecer la novedad de un invento.
En efecto, “con el requisito del nivel inventivo, lo
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que se pretende es dotar al examinador técnico
de un elemento que le permita afirmar o no si a
la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos
que existían en ese momento dentro del estado
de la técnica (...). En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico
medio respecto de la novedad y otro el que se
efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien
en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero,
se coteja la invención con las ‘anterioridades’
existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por
separado, mientras que en el segundo (nivel
inventivo) se exige que el técnico medio que
realiza el examen debe partir del conocimiento
general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales
conocimientos técnicos existentes ha podido o
no producirse tal invención”. (Proceso 12-IP-98,
publicado en la G.O.A.C. N° 428 de 16 de abril
de 1999, patente: COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD
CELULASA).
El Tribunal a manera de orientación ha citado
algunos criterios de las Cámaras de Recursos
que se señalan a continuación: “Para analizar la
existencia de nivel inventivo, las Cámaras de
Recursos han adoptado el método llamado
‘acercamiento problema-solución’ (problem and
solution approach), consistente, en lo esencial,
en: ‘a) identificar ‘el estado de la técnica más
próximo a la invención reivindicada’; b) evaluar
los resultados (o efectos) técnicos obtenidos
por la invención reivindicada en relación con el
‘estado de la técnica más próximo’; c) examinar
si, de conformidad con el estado de la técnica
más próximo, el experto en la materia habría o
no propuesto las características técnicas que
distinguen la invención reivindicada y que permiten alcanzar los resultados por ella obtenidos’
(Office européen des brevets, op. cit)”. (Proceso
13-IP-2004, ya citado).
En este contexto el Tribunal siguiendo los referidos criterios de las Cámaras de Recursos dice:
“el estado de la técnica puesto en consideración para apreciar el nivel inventivo es normalmente un documento del estado de la técnica
que divulga un objeto concebido en el mismo
campo, o que está dirigido a alcanzar el mismo
objetivo de la invención reivindicada y que presenta, en lo esencial, características técnicas
GACETA OFICIAL
similares, o que remite poco a modificaciones
de estructura. Cuando se trata de escoger el
estado de la técnica más próximo, el hecho de
que el problema técnico a ser resuelto sea idéntico es, de igual modo, un criterio a ser tomado
en consideración (…). Las Cámaras han precisado que, una vez fijado el estado de la técnica
más próximo a la invención reivindicada, conviene examinar si el experto en la materia, sobre la
base de toda la información disponible acerca
del contexto técnico de aquélla, habría tenido
suficientes razones para escoger ese estado de
la técnica como punto de partida (Office européen des brevets, op.cit.) (…).
Por otra parte, a su juicio, el hecho de que un
problema técnico haya sido ya resuelto no impide que, a través de otros medios no evidentes,
se intente resolverlo de nuevo. A la vez, si el
objeto de la invención reproduce, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro
que forma parte del estado de la técnica, aquél
no tendrá nivel inventivo. Tampoco lo tendrá,
dicen las Cámaras, una nueva combinación que
busque obtener un efecto conocido, sobre la
base de procedimientos y/o materiales y/o propiedades conocidos también, ya que, en ausencia de todo efecto inesperado, no bastará la
simple sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto (Office européen des brevets, op.cit.)”. (Proceso 13-IP-2004, ya citado).
Por otra parte y sobre el mismo tema del nivel
inventivo, el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas
de Propiedad Industrial de los Países de la
Comunidad Andina, sostiene:
“Se considera el nivel inventivo como un proceso creativo cuyos resultados no se deducen del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios
en la materia, en la fecha de presentación de
la solicitud o de la prioridad reconocida.
La cuestión para el examinador es si la invención reivindicada es o no evidente para un
técnico en la materia. La existencia o la falta
de cualquier ventaja técnica no es un criterio
absoluto para reconocer o no un nivel inventivo. El examinador no debe determinar qué
“cantidad” de nivel inventivo existe. El nivel
inventivo existe o no, no hay respuestas intermedias.
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El examinador no debe basarse en apreciaciones personales; toda objeción respecto a
la falta de nivel inventivo de una invención
debe probarse a partir del estado de la técnica.
Para juzgar si la invención definida por las
reivindicaciones realmente se deriva de manera evidente del estado de la técnica, hay
que determinar si carece de nivel inventivo
cuando se consideran las diferencias entre
ésta y el estado de la técnica más cercano.
El examinador tiene la carga de probar que la
invención carece de nivel inventivo y no sólo
limitarse a establecer las diferencias entre la
solicitud y dicho estado de la técnica.
Cuando se ha establecido la falta de novedad
de la invención, no es necesario evaluar el
nivel inventivo, dado que no existen diferencias entre la invención y el estado de la técnica.
Normalmente el estado de la técnica más
cercano se encuentra en el mismo campo de
la invención o trata de solucionar el mismo
problema o uno semejante. Por ejemplo, en
el área química el estado de la técnica más
cercano puede ser aquél que describa un
producto estructuralmente semejante al producto de la invención o un uso o actividad
semejante al de la invención.
10.2 Método para la evaluación del nivel inventivo
10. 2.1 Análisis problema-solución
Para determinar si el objeto de la reivindicación resulta obvio o se deriva de manera evidente del estado de la técnica se recurre,
siempre que sea posible, al método problema-solución.
Para ello deben cumplirse las siguientes etapas:
- identificación del estado de la técnica más
cercano;
- identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con
respecto a la anterioridad; y
- definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica
más cercano.
GACETA OFICIAL
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La pregunta es ¿qué problema resuelven las
diferencias técnicas entre la invención y el
estado de la técnica más cercano?
tar que cada uno por separado es obvio, pues
la invención puede estar en la relación (carácter técnico) entre ellos. La excepción a
esta regla es el caso de yuxtaposición en el
que los elementos se combinan sin que haya
relación técnica entre las distintas características.
Dichas diferencias, en términos de características técnicas, entre la invención y el estado de la técnica más cercano representan la
solución al problema técnico en cuestión.
Una composición novedosa de AB donde A y
B son conocidos de manera independiente,
será inventiva si existe un efecto inesperado.
Si el efecto se reduce a la suma de los
efectos de A y B, no habrá nivel inventivo.
Se debe definir el problema sin incluir elementos de la solución, porque entonces la
solución sería evidente.
El problema técnico no siempre será el indicado en la solicitud y a veces tiene que ser
replanteado en función de los resultados de
la búsqueda. El estado de la técnica más
cercano puede ser diferente del conocido por
el solicitante y del cual él partió.
En resumen, el examinador debe plantearse
las siguientes preguntas:
- ¿estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?;
Evaluar, partiendo del estado de la técnica
más cercano y del problema técnico, si la
invención reivindicada resulta obvia para la
persona versada en la materia.
La pregunta a contestar es si teniendo en
cuenta el estado de la técnica en su conjunto
existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para
resolver el problema técnico, de tal forma que
llegue a un resultado que estuviera incluido
en el tenor de la(s) reivindicación(es).
Una información técnica tiene siempre que
ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste. Es decir, que la característica técnica que se está
analizando debe buscarse en el mismo campo técnico o en uno que la persona versada
en el oficio consideraría de todos modos.
Se debe tener en cuenta que la búsqueda de
anterioridades se efectúa a posteriori, tomando como punto de partida la misma invención. Por lo tanto el examinador debe realizar
el esfuerzo intelectual de colocarse en la
situación que ha tenido que afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia
en un momento en que la invención no era
conocida, es decir antes de la invención.
La invención reivindicada tiene que considerarse en su conjunto. Si consiste en una combinación de elementos no es válido argumen-
- ¿de resolverlo en la forma en que se reivindica; y
- ¿de prever el resultado?
Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo”. 1
En consecuencia, a efectos de examinar el nivel inventivo, el Juez Competente se fijará en el
estado de la técnica existente y en lo que ello
representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia; esto es que, a la
luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá
si para un experto medio en esa materia técnica
—sin que llegue a ser una persona altamente
especializada— pueda derivarse de manera evidente la regla técnica propuesta.
Se aclara que las reivindicaciones deben que
ser totalmente claras y precisas lo que significa que, en principio, las reivindicaciones deben
especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, sólo
si la situación lo exige podrá contener elementos que sirvan para aclararla.
1
Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de
Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los
Países de la Comunidad Andina. Secretaría General de
la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Año
2004. Págs. 76 a 78. Disponible en http://www.comunidad
andina.org/public/patentes.pdf.
GACETA OFICIAL
5. Modificaciones a la solicitud de patente.
En el presente caso, se interpreta el tema de
las modificaciones a la solicitud de patente, en
virtud a que el demandante manifiesta que realizó una “modificación significativa a las reivindicaciones. Las reivindicaciones fueron restringidas de manera que antes que una vacuna, reivindicaran una gama muy limitada de antígenos. El solicitante dejó claro que en su opinión
estas restricciones significaban que los dos antecedentes mencionados quedaban sin relevancia para la novedad y el nivel inventivo de las
reivindicaciones”.
Las modificaciones a la solicitud de patente se
realizarán a petición del solicitante; éstas podrán presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial, conforme lo señala el artículo 17 de la Decisión 344.
Del análisis de la norma en estudio se generan
dos interrogantes que resulta necesario resolver:
• ¿El peticionario puede modificar la solicitud
en cualquier estado del trámite?
• ¿La modificación se puede realizar al interponer un recurso administrativo contra el acto
administrativo que denegó la patente?
Respecto del primero, la norma analizada no
determina el tiempo o el plazo durante el cual el
peticionario puede modificar la solicitud. Como
no se establece nada al respecto, y como de
los principios en que se soporta la normativa
sobre patentes no se desprende limitación temporal alguna sobre este tema, se debe interpretar dicha norma en el sentido de que el solicitante puede realizar las modificaciones en cualquier estado del trámite.
En relación con el segundo, si bien es cierto
que la norma no dispone nada al respecto, por
tratarse de un tema estrictamente procesal del
derecho interno, cuya regulación puede variar
en las normas adjetivas de los Países Miembros, le corresponderá al Juez Consultante evaluar la oportunidad de la modificación en relación con la regulación de los recursos en vía
administrativa.
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Sobre el tema se puede citar el criterio reiterado
por el Tribunal que señaló: “Por lo demás, la modificación a la solicitud de patente puede realizarse en cualquier estado del trámite, y dependerá de lo que disponga el Derecho interno de
los Países Miembros la posibilidad de que tal
reforma se efectúe incluso al interponer un recurso administrativo contra la denegación de la
patente. En consecuencia, corresponderá al juez
consultante determinar, de acuerdo con las normas de procedimiento interno que fueren aplicables, si la impugnación en la vía administrativa puede fundamentarse, además de en motivos de ilegalidad, en razones de oportunidad o,
en general, en nuevos argumentos o hechos que
no pudieron ser analizados al momento de emitir la resolución inicial.” (Proceso 21-IP-2000,
publicado en la G.O.A.C. N° 631 de 190 de enero de 2001, patente: PROCEDIMIENTO PARA
LA PREPARACIÓN DE DERIVADOS DE SAL
DE BILIS HUMANA ESTIMULADA POR LIPASA
Y PARA LA PREPARACIÓN DE COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LOS CONTIENEN”).
Por otro lado, la solicitud se modifica a través
de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la
descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o
parciales por parte de la Administración.
Al respecto, este Tribunal ha expresado “La única limitación impuesta al solicitante respecto
de la modificación consiste en que ésta no debe
implicar una ampliación del invento o de la
divulgación contenida en la solicitud presentada. Contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál
haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales,
lo único relevante viene a ser que las nuevas
reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial”. (Proceso 25-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N°
769, de 24 de mayo del 2002, patente: “IMINODERIVADOS CICLICOS”).
En virtud de lo anteriormente expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA
COMUNIDAD ANDINA
GACETA OFICIAL
CONCLUYE:
PRIMERO: La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de patente de invención, será la aplicable
para resolver si se han cumplido los requisitos
para la concesión o denegatoria de la misma.
La norma comunitaria en materia procesal se
aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los
trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en
curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales
pendientes.
En el caso de autos, la solicitud de patente de
invención para “VACUNAS CON BASE EN COMPOSICIONES ADYUVANTES DE SAPOPINAS
Y OLIGO-NUCLEOTIDOS INMUNOESTIMULANTES” se presentó el 14 de abril de 2000,
durante la vigencia de la Decisión 344, disposición comunitaria que contenía las normas que
fijaban lo concerniente a los requisitos de
patentabilidad, y por lo tanto, es la norma sustancial que debe ser aplicada al caso concreto.
SEGUNDO: Para que una invención de producto o de procedimiento sea objeto de protección
a través de una patente deberá, necesariamente, cumplir con los requisitos de novedad, nivel
inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.
TERCERO: La invención, de producto o de procedimiento, carecerá de novedad, si ya se
encontrare comprendida en el estado de la técnica, entendiéndose como tal todo conocimiento que haya sido accesible al público a
través de cualquier medio, en tiempo anterior a
la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, salvo las
excepciones establecidas en el artículo 3 de la
Decisión 344.
Cuando la invención se encuentre integrada por
una serie de elementos, cada uno de los cuales
pudiera ser conocido en el estado de la técnica,
no habría lugar a exigir la novedad en cada uno
de ellos sino en su combinación, caso de ser
ésta la que dé lugar a la modificación esencial
en que ha de consistir aquella.
CUARTO: La invención debe ser el resultado de
una actividad creativa del hombre que constituya un avance tecnológico, pudiéndose alcanzar
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la regla técnica propuesta a través de procedimientos o métodos comunes ya conocidos en
el área técnica correspondiente. Sin embargo,
la invención no tendrá nivel inventivo si resulta
obvia para un experto medio, el cual deberá
hallarse provisto de experiencia, saber general
en la materia y conocimientos específicos en el
campo de la invención.
A los efectos de establecer si el requisito del
nivel inventivo se encuentra cumplido, será necesario determinar si, con los conocimientos
integrantes del estado de la técnica, el experto
medio habría alcanzado la solución reivindicada
para el problema técnico de que se trate.
No tendrá nivel inventivo el objeto de la invención que reproduzca, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forme parte del estado de la técnica. Tampoco lo
tendría la combinación que busque obtener un
efecto conocido, sobre la base de materiales,
propiedades o procedimientos también conocidos, toda vez que no bastará la sustitución de
un elemento por otro cuyas propiedades sean
conocidas como productoras de aquel efecto.
QUINTO: Las modificaciones a la solicitud de
patente podrán presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan
una ampliación de la protección correspondiente a la reivindicación contenida en la solicitud
inicial, la cual se modifica a través de una nueva
presentación de las reivindicaciones, aclarando
determinados aspectos de la descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar
lugar a objeciones totales o parciales por parte
de la Administración.
El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, deberá adoptar la presente
interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno N° 2007-00006 de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 35
del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo
tercero, del Estatuto del Tribunal.
NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente
interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
GACETA OFICIAL
23/09/2011 52.64
Ricardo Vigil Toledo
PRESIDENTE
Isabel Palacios Leguizamón
SECRETARIA
Leonor Perdomo Perdomo
MAGISTRADA
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de
esta Secretaría. CERTIFICO.-
Carlos Jaime Villarroel Ferrer
MAGISTRADO
José Vicente Troya Jaramillo
MAGISTRADO
Isabel Palacios L.
SECRETARIA
PROCESO 39-IP-2011
Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de
la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada
por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.
Actor: Sociedad PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. –
PROTABACO S.A. Marca: “LOTO” (denominativa).
Expediente Interno N° 2007-00188.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los
trece (13) días del mes de julio del año dos mil
once.
En la solicitud sobre interpretación prejudicial
formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
VISTOS:
Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los
requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado
de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto
fueron cumplidos, por lo que su admisión a
trámite fue considerada procedente por auto de
seis (6) de julio de 2011.
1. ANTECEDENTES
1.1. Las partes
Demandante: la sociedad PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. – PROTABACO S.A.
Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA –
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
Tercero Interesado: la sociedad TABACALERA HERNANDARIAS S.A.
1.2. Actos demandados
La sociedad PRODUCTORA TABACALERA DE
COLOMBIA S.A. – PROTABACO S.A., plantea
que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas:
- Resolución No. 11562 de 23 de mayo de 2005,
por medio de la cual la Jefe de la División de
Signos Distintivos (E) de la Superintendencia
de Industria y Comercio resolvió declarar infundadas las oposiciones presentadas por la
sociedad PRODUCTORA TABACALERA DE
COLOMBIA S.A. – PROTABACO S.A. y por la
sociedad NALSANI S.A. y conceder, en consecuencia, el registro del signo “LOTO” (denominativo) para distinguir “tabaco; artículos para fumadores; cerillas”, productos comprendidos en la clase 34 de la Clasificación
Internacional de Niza, a favor de la sociedad
TABACALERA HERNANDARIAS S.A.
GACETA OFICIAL
- Resolución No. 019893 de 27 de julio de 2006,
por medio de la cual la Jefe de la División de
Signos Distintivos de la Superintendencia de
Industria y Comercio resolvió el recurso de
reposición y confirmó la decisión anterior.
- Resolución No. 31766 de 28 de noviembre de
2006, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación y confirmó la
decisión contenida en la Resolución No. 11562
de 23 de mayo de 2005.
1.3. Hechos relevantes
Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera,
han podido ser destacados los siguientes aspectos:
a) Los hechos
Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:
- El 2 de junio de 2004, la sociedad TABACALERA HERNANDARIAS S.A. solicitó el registro del signo “LOTO” (denominativo), para
distinguir “tabaco; artículos para fumadores;
cerillas”, productos comprendidos en la clase 34 de la Clasificación Internacional de
Niza.
- El 30 de noviembre de 2004, se publicó el
extracto de dicha solicitud en la Gaceta de la
Propiedad Industrial No. 546.
- La sociedad PRODUCTORA TABACALERA
DE COLOMBIA S.A. – PROTABACO S.A. presentó oposición en contra de la solicitud referida, sobre la base del registro de su marca
“LOTUS” (denominativa), en la clase 34 de la
Clasificación Internacional de Niza.
- La sociedad NALSANI S.A. presentó oposición en contra de la solicitud referida, sobre
la base de la licencia que tiene de la marca,
nombre y enseña comercial notorios “TOTTO”
(denominativa y mixta), en las clases 3, 9,
10, 14, 16, 18, 25, 30, 35 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza.
- El 23 de mayo de 2005, la Jefe de la División
de Signos Distintivos (E) de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 11562, por medio de la cual resol-
23/09/2011 53.64
vió declarar infundadas las oposiciones presentadas por las sociedades PRODUCTORA
TABACALERA DE COLOMBIA S.A. – PROTABACO S.A. y NALSANI S.A. y conceder,
en consecuencia, el registro del signo “LOTO”
(denominativo) para distinguir “tabaco; artículos para fumadores; cerillas”, productos comprendidos en la clase 34 de la Clasificación
Internacional de Niza, a favor de la sociedad
TABACALERA HERNANDARIAS S.A.
- Las sociedades PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. – PROTABACO S.A.
y NALSANI S.A. interpusieron el recurso de
reposición y en subsidio el de apelación en
contra de la Resolución anterior.
- El 27 de julio de 2006, la Jefe de la División
de Signos Distintivos de la Superintendencia
de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 019893, por medio de la cual atendió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.
- El 28 de noviembre de 2006, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial
expidió la Resolución No. 31766, por medio
de la cual atendió el recurso de apelación y
confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 11562 de 23 de mayo de 2005, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa.
b) Fundamentos de la Demanda
La sociedad PRODUCTORA TABACALERA DE
COLOMBIA S.A. – PROTABACO S.A. en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los
siguientes argumentos:
- “(…) se está concediendo el registro de una
marca que no es distintiva, es decir, NO ES
APTA para identificar productos en el mercado, ya que contrario a lo sostenido por la Superintendencia de Industria y Comercio sí
existe una innegable semejanza visual y fonética entre las marcas LOTUS y LOTO, por
lo cual lo mas (sic) probable es que el público consumidor tome un producto por el otro,
y asuma que ambos provienen del mismo
empresario”.
- “Las razones para conceder la marca pasaron por encima de las evidentes semejanzas
gráficas, fonéticas, visuales y ortográficas de
las marcas LOTUS y LOTO, y se centraron
en afirmar repetidamente que como LOTO es
una especie de planta acuática y en cambio
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LOTUS no tiene significado conocido en el
español, las marcas no son confundibles y
es viable la concesión (…) de la marca LOTO
encontrándose registrada la marca LOTUS
en la misma clase y para distinguir los mismos productos”.
- “Los signos LOTO y LOTUS son palabras
que incuestionablemente se parecen y afirmar lo contrario, yendo contra toda evidencia
es un acto de terquedad. La esencia de la
violación es el grave yerro cometido por cada
una de las autoridades marcarias, al establecer que los signos enfrentados en este asunto no se confunden en razón de su significado, y además porque el consumidor medio no
sabe que el LOTUS significa LOTO en inglés
y puede distinguir un producto de otro”.
c) Contestación a la demanda
La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, expresa,
en lo principal, los siguientes argumentos:
- “(…) la marca ‘LOTO’ (nominativa) clase 34
tiene un significado específico mientras la os
(sic) opositores carecen del mismo: La marca solicitada ‘LOTO’ se refiere a una ‘Planta
acuática de la familia de las ninfeáceas, hojas muy grande, crnáceas (sic), con peciolo
rojo largo y delgado, flores terminales, solitarias, de gran diámetro color blanco azulado y
olorosas, y fruto globoso parecido al de la
adormidera, son semilñlas (sic) que se comen después de tostadas y molidas (…)”.
- “(…) los signos ‘LOTO’ y ‘LOTUS’ no son semejantes entre sí, resulta irrelevante entrar a
estudiar lo relativo a la relación de productos,
pues no concurre ningún elemento que a partir de los criterios esbozados permitan evidenciar su interdependencia o rasgo común
capaz de inducir a error al consumidor”.
- (…) si bien ‘LOTUS’ es una palabra inglés
que traduce ‘LOTO’ pero no es ampliamente
conocida por el consumidor medio colombiano, el cual recordará las diferencias conceptuales de cada signo, sin que se vea inducido a error en cuanto a los productos que
identifican en el mercado (…)”.
d) Tercero Interesado
De acuerdo al informe presentado por la consultante, la sociedad TABACALERA HERNANDARIAS S.A. no contestó la demanda.
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CONSIDERANDO:
1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL
Que, de conformidad con la disposición prevista
en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación
del Tribunal, las normas cuya interpretación se
solicita, forman parte del ordenamiento jurídico
de la Comunidad Andina;
Que, a tenor de la disposición señalada en el
artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal,
en correspondencia con lo establecido en los
artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal
es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento
jurídico de dicha Comunidad;
Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue
admitida a trámite por auto de 6 de julio de
2011.
2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO
COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS
El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación
prejudicial de los artículos 134, 136, 154 y 172
de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
El Tribunal considera que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos
aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “LOTO” (denominativo),
fue presentada el 2 de junio de 2004, en vigencia
de la Decisión 486 mencionada.
Con fundamento en la potestad que deriva del
artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal
y 126 del Estatuto, que indican que “el Tribunal
deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al
caso concreto”, y que al ser estas disposiciones imperativas, que atribuyen al Tribunal Comunitario la facultad de interpretar de oficio las
normas del ordenamiento jurídico comunitario
que estime aplicables al caso concreto; y, tomando en cuenta que para el efecto la normativa
sustancial aplicable es la Decisión 486 de la
Comisión de la Comunidad Andina, la interpretación del artículo 136 se limitará al literal a), y
GACETA OFICIAL
no se interpretarán los artículos 154 (derecho al
uso exclusivo de la marca) y 172 (nulidad de un
registro marcario) de la mencionada Decisión
486, en tanto que no resultan pertinentes para la
resolución del presente caso.
En consecuencia, los textos de las normas a
ser interpretadas son los siguientes:
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- Clases de signos: comparación entre signos
denominativos;
- Impedimentos para el registro de un signo
como marca: La identidad y la semejanza;
- Riesgo de Confusión directa e indirecta y/o
de Asociación;
- Reglas para realizar el cotejo marcario;
- Autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones.
DECISIÓN 486
“(…)
DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO
DE MARCAS
Artículo 134.- A efectos de este régimen
constituirá marca cualquier signo que sea
apto para distinguir productos o servicios en
el mercado. Podrán registrarse como marcas
los signos susceptibles de representación
gráfica. La naturaleza del producto o servicio
al cual se ha de aplicar una marca en ningún
caso será obstáculo para su registro.
Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:
a) las palabras o combinación de palabras;
(…)
Artículo 136.- No podrán registrarse como
marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho
de tercero, en particular cuando:
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o
registrada por un tercero, para los mismos
productos o servicios, o para productos o
servicios respecto de los cuales el uso de
la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
3.1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS
CONSTITUTIVOS.
La Decisión 486, en su artículo 134, define a la
marca como “cualquier signo que sea apto para
distinguir productos o servicios en el mercado.
Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”.
La marca es un bien inmaterial constituido por
un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos,
gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado
productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o
error acerca del origen o la calidad del producto
o del servicio.
La doctrina ha reconocido, en atención a la
estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las
mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de
otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o
envolturas, etc., según consta detallado en el
artículo 134 de la mencionada Decisión.
Los elementos constitutivos de una marca
El Tribunal procede a realizar la interpretación
prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con:
El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del
artículo 134, toda vez que un signo para que
pueda ser captado y apreciado, es necesario
que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia,
penetre en la mente de los consumidores o
usuarios.
- Concepto de marca y sus elementos constitutivos;
La representación gráfica y la distintividad son
los requisitos expresamente exigidos en la De-
(…)”.
3. CONSIDERACIONES
GACETA OFICIAL
cisión 486 como elementos esenciales de una
marca.
La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que
sus componentes puedan ser apreciados en el
mercado de productos.
El signo tiene que ser representado en forma
material para que el consumidor, a través de los
sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La
traslación del signo del campo imaginativo de
su creador hacia la realidad comercial, puede
darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc.
La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la
posibilidad de identificar unos productos o unos
servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.
Es entonces distintivo el signo cuando por sí
solo sirva para diferenciar un producto o un
servicio sin que se confunda con él o con sus
características esenciales o primordiales.
Es importante advertir que la distintividad tiene
un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca,
mediante la cual se determina la capacidad que
debe tener el signo para distinguir productos o
servicios en el mercado; y, 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos
en el mercado.
En consecuencia, el Juez Consultante debe
analizar en el presente caso, si el signo “LOTO”
(denominativo), para distinguir “tabaco; artículos para fumadores; cerillas”, productos comprendidos en la clase 34 de la Clasificación
Internacional de Niza, cumple con los requisitos
del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la
referida Decisión.
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En este contexto, tomando en cuenta que los
signos en controversia son “LOTO” (denominativo) y “LOTUS” (denominativo), el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a
las marcas denominativas, por corresponder a
las clases de los signos en conflicto.
Las marcas denominativas llamadas también
nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias
letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener
significado conceptual. Este tipo de marcas se
subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la
naturaleza, cualidades y funciones del producto
que va a identificar.
El Tribunal ha resaltado que cuando un signo
está compuesto por una palabra y se solicita su
registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión
dependiendo de las terminaciones, número de
vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión,
siempre en el entendido de que los productos a
cubrirse sean los mismos o semejantes.
Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de
signo denominativos, que han sido recogidos en
varios pronunciamientos del Tribunal, como en
el emitido en el Proceso 01-IP-2005:
“(...) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de
los elementos integrantes, sin descomponer
su unidad fonética y gráfica en fonemas o
voces parciales, teniendo en cuenta, por lo
tanto, en el juicio comparativo la totalidad de
las sílabas y letras que forman los vocablos
de las marcas en pugna, sin perjuicio de
destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo
menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.”
3.2. CLASES DE MARCAS.
La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las
mixtas, en atención a la estructura del signo.
“(...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de
las mismas ocupa la misma posición y es
idéntica o muy difícil de distinguir.”
GACETA OFICIAL
“(...) la sucesión de las vocales en el mismo
orden habla a favor de la semejanza de las
marcas comparadas porque la sucesión de
vocales asume una importancia decisiva para
fijar la sonoridad de una denominación.”
“(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión
más característica de las denominaciones
confrontadas: la dimensión que con mayor
fuerza y profundidad penetra en la mente del
consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a
suscitar en los consumidores.” 1
3.3. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE
UN SIGNO COMO MARCA.
La identidad y la semejanza
Tomando en cuenta que la sociedad TABACALERA HERNANDARIAS S.A. solicitó el registro del signo “LOTO” (denominativo), para distinguir “tabaco; artículos para fumadores; cerillas”, productos comprendidos en la clase 34 de
la Clasificación Internacional de Niza y que la
sociedad PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. – PROTABACO S.A. presentó
oposición en contra de la solicitud referida, sobre la base del registro de su marca “LOTUS”
(denominativa), en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, se estima necesario
hacer referencia a la identidad y la semejanza
de un signo con una marca.
La legislación andina ha determinado que no
pueden ser objeto de registro como marca los
signos que sean idénticos o similares entre sí,
conforme lo establece el literal a) del artículo
136, materia de esta interpretación prejudicial.
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signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan
uso de la marca”. 2
Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe
tener al realizar el estudio entre dos signos para
determinar si entre ellos se presenta el riesgo
de confusión o de asociación. Esto, por cuanto
la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y
complejidades, según que entre los signos en
proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que las
marcas no sólo sean idénticas sino que tengan
por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el
examen requiere de mayor profundidad, con el
objeto de llegar a las determinaciones en este
contexto, así mismo, con la mayor precisión
posible.
El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una
decisión del funcionario administrativo o, en su
caso, del juzgador, quienes, han de establecerla en base a principios y reglas que la doctrina y
la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de
precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.
La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional
Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el
riesgo de confusión es necesario, en términos
generales, considerar los siguientes tipos de
similitud:
Este Tribunal al respecto ha señalado:
“La marca tiene como función principal la de
identificar los productos o servicios de un
fabricante, con el objeto de diferenciarlos de
los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir,
el titular del registro goza de la facultad de
exclusividad respecto de la utilización del
La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales,
la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes,
pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.
2
1
FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DEL
DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y SS.
Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000,
G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO
VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA.
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La similitud fonética se presenta entre signos
que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende,
entre otros elementos, de la identidad en la
sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces
o terminaciones; sin embargo, deben tenerse
también en cuenta las particularidades de cada
caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que
deriva del contenido o del parecido conceptual
de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.
En el presente caso se debe considerar que
tanto ideológica como conceptualmente los signos “LOTO” (denominativo) y “LOTUS” (denominativo) significan lo mismo, el uno en el idioma español y el otro en el inglés, en tal virtud, el
juez consultante debe tener en cuenta el conocimiento que de ello tenga el consumidor medio.
3.4. RIESGO DE CONFUSIÓN: DIRECTA E INDIRECTA Y/O DE ASOCIACIÓN.
Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el
signo solicitado para registro induzca a error a
los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad.
El Tribunal ha sostenido que “La confusión en
materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que
puedan ser inducidos los consumidores por no
existir en el signo la capacidad suficiente para
ser distintivo”. 3
Para establecer la existencia del riesgo de confusión o de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los
signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos
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por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función
de los productos o servicios de que se trate.
El Tribunal ha sostenido que la identidad o la
semejanza de los signos puede dar lugar a dos
tipos de confusión: la directa, caracterizada
porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar
un servicio determinado en la creencia de que
está comprando o usando otro, lo que implica la
existencia de un cierto nexo también entre los
productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los
hechos, a dos productos o dos servicios que se
le ofrecen, un origen empresarial común. 4
Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo
de confusión entre varios signos y los productos
o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre
los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o
identidad entre los signos y semejanza entre
los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y
servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos. 5
También es importante tener en cuenta que
además del riesgo de confusión, que se busca
evitar en los consumidores con la existencia en
el mercado de marcas idénticas o similares, la
Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo
de asociación», en particular, los artículos 136
literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).
Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha
expresado que “El riesgo de asociación es la
posibilidad de que el consumidor, que aunque
diferencie las marcas en conflicto y el origen
empresarial del producto, al adquirirlo piense
que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. 6
4
5
3
Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de
2004, marca: “DIUSED JEANS”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
6
Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914,
de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891,
de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL
DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Proceso 70-IP-2008. publicada en la G.O.A.C. Nº 1648
de 21 de agosto de 2008. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE
LA COMUNIDAD ANDINA.
GACETA OFICIAL
En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a
otro origen empresarial distinto, ya que con la
sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo,
los empresarios se beneficiarían sobre la base
de la actividad ajena.
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tener en cuenta la naturaleza de los productos. 8
Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el mismo tratadista ha manifestado:
En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios:
“La primera regla y la que se ha considerado
de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.
“El primero, la confusión visual, la cual radica
en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.
El segundo, la confusión auditiva, en donde
juega un papel determinante, la percepción
sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos
casos vistas desde una perspectiva gráfica
sean diferentes, auditivamente la idea es de
la misma denominación o marca. El tercer y
último criterio, es la confusión ideológica,
que conlleva a la persona a relacionar el
signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la
comprensión, o al significado que contiene la
expresión, ya sea denominativa o gráfica”. 7
Esta visión general o de conjunto de la marca
es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a
confusión frente a otras marcas semejantes
que se encuentren disponibles en el comercio.
En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra
en la mente del consumidor y determine así
la impresión general que el distintivo causa
en el mismo.
La regla de la visión en conjunto, a más de
evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para
comparar cada componente de una marca
con los componentes o la desintegración de
la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el
camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.
3.5. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO
MARCARIO.
Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su
jurisprudencia las siguientes reglas originadas
en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el
cotejo entre signos distintivos:
En la comparación marcaria, y siguiendo otro
criterio, debe emplearse el método de un
cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no
cabe el análisis simultáneo, en razón de que
el consumidor no analiza simultáneamente
todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae
en analizar cuál es la impresión final que el
consumidor tiene luego de la observación de
las dos marcas. Al ubicar una marca al lado
de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de
‘disecarlas’, que es precisamente lo que se
debe obviar en un cotejo marcario.
Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.
Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre
las marcas.
Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y
7
Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998,
marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA
COMUNIDAD ANDINA.
8
BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS
DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos
Aires, Pág. 351 y ss.
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La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos
elementos”. 9
3.6. AUTONOMÍA DE LA OFICINA NACIONAL
COMPETENTE PARA TOMAR SUS DECISIONES.
Tomando en cuenta que la sociedad demandante ha alegado en su escrito de demanda que la
Superintendencia de Industria y Comercio contradice sus propios precedentes; el Tribunal estima adecuado referirse al tema de la Autonomía de la Oficina Nacional Competente para
tomar sus decisiones en relación a anteriores
decisiones proferidas.
Sobre el tema se transcribe lo expresado por
este Tribunal dentro del proceso 110-IP-2008:
“El sistema de registro marcario que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada
País Miembro. Dicha actividad, que aunque
de manera general se encuentra regulada por
la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo V de la Decisión 344 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en
cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.
Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones”.
Sobre el primer tema, el Tribunal ha señalado:
“Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como
sería el caso del derecho de prioridad o de la
oposición de carácter andino, sin que lo ante-
9
Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000,
G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca:
“CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA
COMUNIDAD ANDINA.
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rior signifique de ninguna manera uniformizar
los pronunciamientos de las mismas.
En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin
tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra
u otras Oficinas Competentes de los Países
Miembros. De conformidad con lo anterior, si
se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que
indefectiblemente se deberá conceder dicho
registro marcario en los otros Países. O bien,
si el registro marcario ha sido negado en uno
de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en
el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el
mismo País que negó el registro.” (Proceso
71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15
de agosto de 2007, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15
de octubre de 2007).
Un aspecto de especial importancia en relación
a este tema constituye el hecho que el principio
de independencia implica dejar en libertad a la
Oficina Nacional Competente para que, de
acuerdo a su criterio de interpretación de los
hechos y de las normas, adopte la decisión que
considere más adecuada en relación al caso
puesto a su conocimiento. En cualquier evento
es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado.
Sobre el segundo tema, la norma comunitaria
estableció como atribución de las oficinas nacionales de registro marcario la obligación de
realizar el examen de registrabilidad, el que es
obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso
de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente
en ningún caso queda eximida de realizar el
examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas
oposiciones, la oficina nacional competente se
pronunciará acerca de ellas así como acerca de
la concesión o de la denegación del registro solicitado.
Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones pro-
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feridas por otras oficinas de registro marca-rio,
como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que
ésta debe realizar el examen de registrabilidad
analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de
anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.
Esta atribución no quiere decir que la oficina de
registro marcario no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes
sus propias actuaciones, sino que la oficina de
registro marcario tiene la obligación, en cada
caso, de hacer un análisis de registrabilidad,
teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que
obran en cada trámite.
Con base en estos fundamentos,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA
COMUNIDAD ANDINA
CONCLUYE:
1. Un signo puede ser registrado como marca,
cuando distingue productos o servicios en el
mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad
con lo establecido por el artículo 134 de la
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el
signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por
los artículos 135 y 136 de la mencionada
Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los
sentidos.
2. Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una
o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable,
que puede o no tener significado conceptual.
3. No son registrables los signos que según lo
previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se ase-
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mejen a una marca anteriormente solicitada
para registro o registrada para los mismos
servicios o productos o, para productos o
servicios respecto de los cuales el uso de la
marca pueda causar en el público un riesgo
de confusión y/o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión
a los consumidores, sino que es suficiente la
existencia del riesgo de confusión para que
se configure la prohibición de irregistrabilidad.
4. En el presente caso se debe considerar que
tanto ideológica como conceptualmente los
signos “LOTO” (denominativo) y “LOTUS” (denominativo) significan lo mismo, el uno en el
idioma español y el otro en inglés, en tal virtud, el juez consultante debe tener en cuenta el conocimiento que de ello tenga el consumidor medio.
5. El riesgo de confusión y/o de asociación deberá ser analizado por la Autoridad Nacional
Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación
de signos.
6. El sistema de registro marcario que adoptó la
Comunidad Andina se encuentra basado en
la actividad autónoma e independiente de las
Oficinas Nacionales Competentes en cada
País Miembro. Actividad que, aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada
independencia.
Esta autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones se manifiesta tanto en relación con decisiones provenientes de otras oficinas de registro marcario
(principio de independencia), como con sus
propias decisiones.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado
de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al
emitir el fallo en el proceso interno Nº 200700188, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las
disposiciones contenidas en el párrafo tercero
del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez consultante mediante copia
certificada y remítase copia a la Secretaría Ge-
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neral de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Ricardo Vigil Toledo
PRESIDENTE
Leonor Perdomo Perdomo
MAGISTRADA
Carlos Jaime Villarroel Ferrer
MAGISTRADO
23/09/2011 62.64
José Vicente Troya Jaramillo
MAGISTRADO
Isabel Palacios Leguizamón
SECRETARIA
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de
esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L.
SECRETARIA
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Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú