SOLICITANTE : INTERNATIONAL PARTS SERVICE

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0656-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 192208-2003
SOLICITANTE
:
INTERNATIONAL PARTS SERVICE PERU S.R.L.
Registro de nombres geográficos – Denominaciones descriptivas – Falta de
distintividad del signo solicitado – Distintividad adquirida no acreditada
Lima, veintidós de julio del dos mil cuatro
I. ANTECEDENTES
Con fecha 3 de octubre del 2003, International Parts Service Perú S.R.L. (Perú)
solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación NIPPON
escrita en letras características encerrada entre las letras JAPANESE y
TECHNOLOGY dispuestas en forma circular, en color negro; conforme al modelo,
para distinguir elementos constitutivos, partes y accesorios para cualquier tipo de
aparato de locomoción terrestre, con motores eléctricos y de combustión interna,
máquinas motrices y mecanismos de propulsión, sus partes y componentes, de la
clase 12 de la Nomenclatura Oficial.
Mediante Resolución N° 4550-2004/OSD-INDECOPI de fecha 19 de abril del 2004,
la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo solicitado, La
Oficina consideró lo siguiente:
(i)
El signo solicitado no puede ser admitido a registro debido a que las
denominaciones NIPPON, JAPANESE y TECHNOLOGY que lo conforman
resultan claramente identificables y entendibles por parte del público
consumidor peruano, ello no obstante su presentación en idioma extranjero
(inglés) como elementos de naturaleza descriptiva de los productos a
distinguir.
(ii)
El término NIPPON (Japón) que aparece de manera preponderante en el
conjunto del signo solicitado, en relación con los productos a distinguir, indica
una procedencia geográfica determinada, además del hecho que podrá
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(iii)
(iv)
presumirse una óptima calidad de los productos debido a que el mencionado
país es reconocido por su avanzada tecnología en tales productos.
Las denominaciones JAPANESE (japonés) y TECHNOLOGY (tecnología), no
obstante su menor relevancia dentro del conjunto del signo solicitado, también
resultan descriptivas de las características de los productos a distinguir ya que
indican que los productos cuentan con tecnología japonesa.
En tal sentido, todos los elementos denominativos que integran el signo
solicitado transmiten de manera directa e inequívoca informaciones acerca de
las características de los productos a distinguir, por lo que se trata de un
signo descriptivo y además, la distribución de sus elementos denominativos
no aporta la distintividad necesaria a efectos de desvirtuar lo anteriormente
señalado, por lo que el signo solicitado se encuentra incurso en las
prohibiciones de registro establecidas en el artículo 135 incisos b) y e), por lo
que no procede acceder a su registro.
Con fecha 18 de mayo del 2004, International Parts Service Perú S.R.L. interpuso
recurso de apelación manifestando que ha cumplido con los requisitos que exige la
ley para solicitar el registro de una marca, por lo que el argumento expuesto por la
Oficina de Signos Distintivos al señalar que el signo solicitado carece de distintividad
al contener las denominaciones NIPPON, JAPANESE y TECHNOLOGY resulta
contraproducente con lo dispuesto en el artículo 137 del Decreto Legislativo 8231,
que establece que cuando la marca conste de un nombre geográfico no podrá
comercializarse el producto sin indicarse en este en forma visible y claramente
legible el lugar de fabricación del producto, por lo que el signo solicitado cumple a
cabalidad con todos los requisitos para la obtención de su registro. Posteriormente,
señaló que su empresa viene usando desde el año 2003 el signo solicitado en forma
constante en el Perú sin que ello haya originado confusión alguna frente al
consumidor, por lo que el signo solicitado se encuentra dentro del supuesto del
último párrafo del artículo 135 de la Decisión 4862. Adjuntó en calidad de prueba una
1
Artículo 137.- Cuando la marca conste de un nombre geográfico, no podrá comercializarse el producto sin
indicarse en éste, en forma visible y claramente legible, el lugar de fabricación del producto.
2
Artículo 135.- “No podrán registrarse como marcas los signos que: (…)
b) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o
características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; (…)
e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o
servicio de que se trate;
f) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o
servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;
g) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma
específica;
h) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la
naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los
productos o servicios de que se trate; (…)
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solicitud de inspección de la empresa Cotecna y un empaque del producto “clutch
release bearing” en el que se utiliza el signo solicitado. Finalmente, solicitó el uso de
la palabra, el cual fue denegado mediante proveído de fecha 14 de junio del 2004
por la Sala de Propiedad Intelectual.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
Corresponde a la Sala de Propiedad Intelectual determinar si el signo solicitado
reúne los requisitos de registrabilidad exigidos por ley.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado que en la clase 12 de la Nomenclatura Oficial se encuentran
registradas a favor de distintos titulares las siguientes marcas: NIPPON PARTS
(mixta), NIPPONDENSO, JAPAN AUTOS S.A. (mixta), 2002 KOREA JAPAN (mixta),
COMPACT TECHNOLOGIES, M2 TECHNOLOGY (mixta), SAAB TECHNOLOGIES
(mixta), UNITED TECHNOLOGIES (mixta).
2. Prohibición de registro de los símbolos de Estado en la legislación vigente
El artículo 135 inciso m) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse
como marca (de productos y servicios) los signos que reproduzcan o imiten, sin
permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como
elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas,
signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación
desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas, y otros
emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional.
La Sala advierte que la Decisión 486 - a diferencia de la Decisión 344 (artículo 82
inciso j)3 - y, más bien, de modo semejante al artículo 6ter del Convenio de París4 no
3
4
No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien
solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de
tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica”.
El artículo 82 inciso j) de la Decisión 344 concordado con el artículo 129 inciso j) del Decreto Legislativo 823
establecía que no podían registrarse como marca (de productos y servicios) los signos que reprodujeran o
imitaran el nombre, los escudos de armas; banderas y otros emblemas; siglas; o, denominaciones o
abreviaciones de denominaciones de cualquier Estado o de cualquier organización internacional, que sean
reconocidos oficialmente, sin permiso de la autoridad competente del Estado o de la organización internacional
de que se trate. En todo caso, dichos signos solamente podían registrarse cuando constituyeran un elemento
accesorio del distintivo principal.
El artículo 6ter del Convenio de París establece que los Países de la Unión acuerdan rehusar o anular el
registro y prohibir, con medidas apropiadas, la utilización, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea
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prohibe el registro de los nombres o denominaciones de los Estados, ni exige que
los símbolos de Estado cuyo uso esté autorizado deban ser un elemento accesorio
del distintivo principal, ya que conforme se observa, la prohibición admite como único
supuesto de excepción para la utilización de estos signos que el solicitante cuente
con la autorización del Estado u organismo competente.
La Sala considera que dado que el artículo 129 inciso j) del Decreto Legislativo 823
incluye entre los signos protegidos como símbolos de los Estados a los nombres o
denominaciones de los mismos, precisando que dichos signos solamente podrán
registrarse cuando constituyan un elemento accesorio del distintivo principal, cabe
precisar que dicha disposición no resulta aplicable, toda vez que significaría la
transgresión de las normas comunitarias contenidas en la Decisión 486, ya que al
contener esta última causales de prohibición de registro que son absolutas – entre
las cuales no se encuentra comprendida la prohibición de registro de los nombres o
denominaciones de los Estados, ni exigencia alguna respecto a su dimensión dentro
del signo – las mismas no pueden ser ampliadas por la normativa nacional mediante
la inclusión de nuevas causales.
En tal sentido, la Sala considera que, de acuerdo a lo dispuesto por la legislación
vigente, la utilización de la denominación de un Estado debe ser vista dentro del
contexto correspondiente a las indicaciones geográficas y no dentro del marco
correspondiente a la utilización de símbolos del Estado.
3. Registro de un nombre geográfico como marca
3.1 Limitaciones relativas a estos signos
La Sala conviene en precisar que, en principio, sí es posible otorgar un derecho de
exclusiva sobre un nombre geográfico. Las limitaciones al registro de los mismos se
encuentran contenidas en el artículo 135 incisos e), i), j) k) y l) de la Decisión 486:
i) Cuando consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el
comercio para describir… (entre otros)… la procedencia geográfica de los
productos o los servicios para los cuales ha de usarse (inciso e).
como marcas de fábrica o de comercio, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas,
banderas y otros emblemas de Estado de los países de la Unión, signos y punzones oficiales de control y de
garantía adoptados por ellos, así como toda imitación desde el punto de vista heráldico.
La Sala conviene en precisar que si bien en dicha norma no existe un impedimento para que el signo consista
sólo en el emblema de un Estado, Fernández-Novoa (El Sistema Comunitario de Marcas, Madrid 1995, p.151)
considera que a pesar de que el artículo 6ter guarda silencio en este punto, debe entenderse que el escudo,
bandera o emblema cuyo uso ha sido autorizado, no puede ser el único elemento de la marca solicitada.
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Se considerará que una indicación geográfica es descriptiva cuando la función
que cumple es la de indicar la procedencia geográfica del producto o servicio. La
Sala considera que dichas indicaciones deben quedar libres para que otros
productores de la zona puedan utilizarlas libremente para indicar la procedencia
geográfica de sus productos, ya que si se permitiera el registro de las mismas se
concedería un derecho exclusivo sobre éstas a favor de un competidor singular, lo
que constituiría una barrera de acceso al correspondiente sector del mercado,
equivalente al otorgamiento de un monopolio sobre los correspondientes
productos o servicios. Finalmente, la norma antes señalada sólo comprende a los
signos que exclusivamente están compuestos por indicaciones descriptivas. En
consecuencia, signos que contengan otros elementos distintivos sí pueden
acceder al registro.
ii) Cuando puedan engañar a los medios comerciales o al público… (entre otros)…
sobre la procedencia del producto o servicio de que se trate (inciso i).
Para ello debe evaluarse si los consumidores perciben a la indicación geográfica
como una referencia al origen geográfico de los productos en cuestión5 y éstos no
provienen de dicha zona.
iii) Cuando reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida
para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera
causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase
un aprovechamiento injusto de su notoriedad (inciso j).
iv) Cuando contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas
espirituosas (inciso k).
v) Cuando consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible
de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique
(inciso l).
En estos casos se evalúa si la zona geográfica es típica o usual para los
correspondientes productos o servicios y si su uso puede inducir a confusión al
público, llevándolo a tomar un producto por otro.
Lo anterior determina que en tanto un nombre geográfico no se encuentre
comprendido en alguna de las limitaciones establecidas por la ley, puede constituirse
como marca.
5
El Régimen Internacional de Protección de las Indicaciones Geográficas, en: Seminario Nacional de la OMPI
Sobre la Protección Legal de las Denominaciones de Origen, Doc. OMPI/AO/LIM/97/1 del 15.08.97, p. 16.
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Así, por ejemplo existen registradas diversas marcas constituidas por nombres
geográficos, tales como: FLORIDA6 para distinguir conservas de pescado,
ALICANTE7 para distinguir café, té, cacao y otros, ANDES8 o BREMEN9 para
distinguir cerveza o ALASKA10 para helados, las cuales no constituyen
denominaciones descriptivas de la procedencia geográfica ni inducen a engaño o
confusión a los consumidores respecto de los productos a los cuales se aplican.
En estos casos, la Sala conviene en precisar que siempre que se haga de buena fe y
no constituya uso a título de marca, los terceros pueden sin consentimiento del titular
de una marca constituida por un nombre geográfico, utilizar dicho nombre en tanto
este uso sea realizado con propósitos de identificación o información y no sea capaz
de inducir a error al público sobre la procedencia de los productos o servicios.
En tal sentido, el uso de un nombre geográfico por parte de un fabricante o productor
para indicar el lugar del cual proviene su producto, es un uso a título informativo o
descriptivo del lugar y por tanto se encuentra permitido (primer párrafo del artículo
157 de la Decisión 48611 y del artículo 170 del Decreto Legislativo 82312).
3.2 Aplicación al caso concreto
La Sala conviene en precisar que el término NIPPON que conforma el signo
solicitado, es entendido por el público consumidor como el nombre de un Estado
(Japón). Asimismo, cabe precisar que la denominación NIPPON también podría ser
considerada como una variación de la denominación “Nipón” que es la que se utiliza
en nuestro idioma para referirse a alguien o a algo japonés.
6
Certificados N° 4162, 16688, 8337, 3236, 26720.
Certificado N° 39267.
8
Certificado N° 28519.
9
Certificado N° 30054.
10
Certificados N° 12009, 25619.
11
Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado
su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la
especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la
prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no
constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea
capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios (…).
12
Artículo 170.- Siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca, los terceros podrán, sin
consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado: su propio nombre, domicilio o
seudónimo, el uso de un nombre geográfico; o, de cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad,
cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus
servicios u otras características de éstos; siempre que tal uso se limite a propósitos de identificación o de
información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios
(….).
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En tal sentido, constituye una indicación que describe la procedencia geográfica de
los productos que pretende distinguir (elementos constitutivos, partes y accesorios
para cualquier tipo de aparato de locomoción terrestre, con motores eléctricos y de
combustión interna, máquinas motrices y mecanismos de propulsión, sus partes y
componentes, de la clase 12 de la Nomenclatura Oficial), puesto que es conocida la
reputación que posee dicho país con relación a autopartes o accesorios para
vehículos o aparatos y máquinas en general.
Asimismo, el signo solicitado incluye en su conformación las denominaciones
JAPANESE y TECHNOLOGY que por su frecuente uso en el mercado y su similitud
con la traducción de dicha denominación en nuestro idioma (Tecnología Japonesa)
será entendida por el público consumidor como una frase descriptiva que indica
directamente una de las características de los productos a distinguir, y que se ve
reforzada con el hecho que el signo solicitado incluya de forma preponderante la
denominación NIPPON (Japón).
En tal sentido, el signo solicitado se encuentra conformado exclusivamente por
denominaciones descriptivas que informan directamente acerca de la procedencia
geográfica y/o las características de los productos que pretende distinguir.
Por las consideraciones expuestas, la Sala determina que la denominación NIPPON
JAPANESE TECHNOLOGY que forma parte del signo solicitado se encuentra incursa
en la prohibición contenida en el artículo 135 inciso e) de la Decisión 486.
4. Carácter distintivo del signo solicitado
4.1 Sobre la distintividad de los signos
De conformidad con el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, no podrán registrarse
como marcas los signos que carezcan de distintividad.
La función esencial de una marca es identificar los productos o servicios de una
persona natural o jurídica respecto de los productos o servicios idénticos o similares de
otra en el mercado, posibilitando la elección por parte del público consumidor.
Sobre el particular, la Sala ha tenido presente la sentencia emitida con fecha 12 de
marzo de 1997 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 22IP-9613 - durante la vigencia de la Decisión 34414 - en la que se precisa que la marca
es el medio o el modo externo y necesario de que se valen los empresarios para
13
14
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 256 del 16 de mayo de 1997, p. 17.
Lo expresado por el Tribunal en dicha sentencia mantiene su vigencia, por cuanto los artículos 134 y 135
inciso b) de la Decisión 486 concuerdan con lo señalado por los artículos 81 y 82 inciso a) de la Decisión 344.
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asignar a sus productos y servicios un distintivo que les permita diferenciar en el
mercado sus productos o servicios de los de la misma clase, o que guarden identidad
o similitud con los de sus competidores. De esta forma, el consumidor asocia una
clase o categorías de bienes y productos con un signo determinado, produciéndose
una asociación directa entre la marca como un signo externo de diferenciación, y los
productos como objeto de protección marcaria.
La capacidad distintiva de un signo se determina en relación a los productos o
servicios que está destinado a identificar en el mercado. Un signo distintivo debe ser
apto para distinguir por sí mismo productos o servicios según su origen empresarial,
no según sus características o destino.
En tal sentido, la Sala considera que un signo es distintivo si es capaz de identificar o
asociar los productos o servicios de una persona natural o jurídica en relación a un
origen empresarial determinado.
No se puede afirmar que un signo sea distintivo por el solo hecho que no exista
ninguna otra indicación con la cual se pueda designar el producto o servicio. Por
ejemplo, si en una envoltura determinada sólo figura un nombre (o un signo cualquiera
sin otro tipo de denominación o figura) que por ser banal15 u otras razones16 tiene una
dudosa capacidad distintiva pero donde el público - a falta de la presencia de un signo
distintivo - se ve obligado a identificar al producto con este nombre o indicación, no
significa que este signo tenga capacidad distintiva.
Tampoco será distintivo un signo por el solo hecho que exprese un nuevo concepto.
Así, el público se ha acostumbrado a que en la publicidad aparezcan constantemente
nuevas palabras acuñadas que transmiten información sobre los correspondientes
productos o servicios en forma singular. Estas expresiones
transmiten una
información determinada y son reconocidas como tales, no como indicadores de un
origen empresarial, por lo que no son distintivas.
Para determinar la distintividad de un signo debe tomarse en cuenta el modo usual de
utilizar los signos distintivos en el correspondiente campo de productos o servicios.
El sector pertinente lo conforman los fabricantes y productores de los correspondientes
productos o los prestadores de los servicios, así como los consumidores de los
productos o servicios. Por lo tanto, la distintividad no se determina igualmente para
15
Un dígito o una letra escritos en forma ordinaria, un punto o una línea o un color aislado y no delimitado en una
forma determinada.
16
Un paquete de galletas en el que figure únicamente la denominación GALLETAS, la cual resultaría genérica
en relación al producto que distingue.
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todos los productos y servicios. Así, un signo puede ser distintivo en relación con
determinados productos o servicios y no con relación a otros.
Para este efecto, resulta relevante el público consumidor nacional pertinente.
Finalmente, en el procedimiento de registro de marcas no existe la posibilidad ni la
obligación de parte de la autoridad de determinar concretamente si el público
realmente aprecia el signo como proveniente de un determinado origen empresarial.
En el examen de distintividad se trata de una cuestión de derecho, que se decide en
base a hechos y experiencias generales sin que sea necesario realizar
investigaciones extensas (por ejemplo encuestas de consumidores). Sin embargo, sí
se requiere que la decisión de la autoridad se base en apreciaciones concretas
(comparaciones con otras denominaciones descriptivas actualmente empleadas en
el mercado); por lo que suposiciones teóricas, especulaciones, conjeturas, no son
suficientes para determinar que un signo no es distintivo.
4.2 Aplicación al caso concreto
La Sala considera que la dimensión más característica en el signo solicitado es el
aspecto denominativo, toda vez que el tipo de letra en que se encuentran escritas las
denominaciones en el signo solicitado no poseen un tipo de letra especial y si bien se
encuentran en una disposición determinada (en forma circular), dicha forma mas bien
podría hacer creer al público consumidor que se trata de una marca de certificación o
un sello de garantía, tal como se aprecia a continuación:
Por lo anterior y atendiendo a lo expuesto en el punto 3.2 de la presente resolución, ya
que el signo solicitado no cuenta con elementos adicionales a la denominación
NIPPON JAPANESE TECHNOLOGY que le otorguen fuerza distintiva para acceder a
registro, resulta incapaz de individualizar los productos que pretende distinguir y
diferenciarlos de los de sus competidores, por lo que dicho signo no puede estar
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sometido a apropiación exclusiva, pues ello le daría a su titular una ventaja injusta y un
monopolio sobre elementos que deben ser de libre uso en el mercado.
En efecto, de otorgarse su registro, se afectaría el interés y el derecho que tienen los
competidores de poder usar términos que son necesarios para la identificación y
promoción de determinados productos.
En consecuencia, el signo solicitado se encuentra incurso también en la causal de
prohibición establecida en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486.
5. Sobre la distintividad adquirida. Secondary meaning (Significado secundario)
Se denomina secondary meaning al fenómeno por el cual un signo originariamente
desprovisto de capacidad distintiva se convierte – por consecuencia
fundamentalmente del uso – en identificador de los productos o servicios de un
determinado empresario.
Así, en ciertos casos, a raíz de una vasta campaña publicitaria y de un uso prolongado
en el comercio, una marca que inicialmente no era distintiva, es decir que no permitía
identificar los productos o servicios a los que se refería con un origen empresarial
determinado, puede adquirir para el público un “significado secundario”, es decir, un
significado especial que va más allá del significado primario, genérico o descriptivo que
normalmente tiene ese signo, el cual sirve para indicar el origen empresarial del
producto o servicio particular de que se trata en relación con otros productos o
servicios de la misma categoría.
De la jurisprudencia de derecho comparado puede citarse el caso de la agencia de
alquiler de automóviles “Dollar-a-day” (un dólar por día) que presentó una solicitud de
registro de su marca de servicio del mismo nombre en los Estados Unidos de América.
Si bien en principio esta expresión resulta descriptiva de los servicios que se querían
distinguir, se consideró que la marca había adquirido un significado secundario a raíz
de una campaña publicitaria lanzada en todo el país y también por el hecho de que la
agencia tenía oficinas en muchos lugares, que tenía millares de clientes y que la
expresión “Dollar-a-day” no había sido usada para distinguir los mismos servicios por
ningún otro competidor, por lo que la expresión en cuestión era reconocida por el
público consumidor como un signo especial distintivo de los servicios de una empresa
en particular, y no como una descripción genérica empleada por todas las empresas
del mismo giro empresarial17.
17
La Protección Jurídica de las Marcas, en: Curso Introductorio sobre Propiedad Industrial organizado por la
OMPI en cooperación con INDECOPI, Doc. OMPI/PI/JU/LIM/96/4 del 27.11.96, p. 9.
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En forma semejante a los Estados Unidos de América (cuya posición es restrictiva en
la medida que sólo permite que tenga relevancia jurídica el secondary meaning
adquirido por signos descriptivos) en la legislación comparada de algunos países
europeos, tradicionalmente se otorga validez en mayor o menor medida a este
fenómeno18. Actualmente, siguiendo lo dispuesto en la Primera Directiva de Marcas19
(que concede relevancia jurídica al secondary meaning adquirido por cualquier signo
carente de fuerza distintiva, es decir, signos genéricos, descriptivos y comunes o de
libre uso20), dicha figura es regulada en las modernas leyes de marcas de los países
de la Unión Europea21.
Así, el artículo 3 apartado 3 de la Primera Directiva de Marcas establece que “No se
denegará el registro de una marca ni se declarará su nulidad de conformidad con lo
dispuesto en las letras b), c) o d) del apartado 122 si, antes de la fecha de la solicitud
del registro y debido al uso que se ha hecho de la misma, hubiese adquirido un
carácter distintivo. Los Estados miembros podrán establecer que la presente
disposición se aplique igualmente cuando el carácter distintivo haya sido adquirido
después de la solicitud de registro o después de la fecha de registro”.
Esta disposición implica que un signo puede ser registrado cuando haya sido utilizado
como marca durante un tiempo suficiente y de una manera que permita que una parte
no desdeñable de los sectores interesados considere que se trata de una marca.
18
En el Reino Unido se permite el registro de denominaciones con un doble significado (originario y sobrevenido)
siempre que no sean enteramente descriptivas, ni de uso general y estén apoyadas por el uso constante en el
mercado. En Alemania se consagra expresamente la posibilidad de registrar un signo inicialmente carente de
capacidad distintiva, siempre que se hubiese impuesto en el tráfico económico como signo identificador de los
bienes o servicios del solicitante. Cfr. Gómez Segade. Texto completo de la conferencia sobre Fuerza distintiva
y “secondary meaning” en el derecho de los signos distintivos pronunciada el 25 de octubre de 1994 en
Córdoba, en el marco de las “Jornadas sobre el derecho de la propiedad industrial” organizadas por la
Universidad de Córdoba y el Consejo General de Colegios Oficiales de Corredores de Comercio, p. 17.
19
La Primera Directiva de Marcas (98/104/CEE) del 21 de diciembre de 1988 regula el caso de la distintividad
sobrevenida tanto antes como después del registro. En el primer caso, se impone obligatoriamente su
reconocimiento y en el segundo no se impone en forma obligatoria la sanación sino que se deja como opción
para los Estados miembros. En el Reglamento de la Marca Comunitaria (Reglamento CE 40/94 del Consejo) de
fecha 20 de diciembre de 1993 la adquisición del secondary meaning después del registro impide que la marca
comunitaria sea declarada nula, produciéndose una especie de sanación o rehabilitación del signo carente
originariamente de capacidad distintiva. Ibídem, pp. 26 y 27.
20
Únicamente no podrán adquirir secondary meaning los signos que consistan en una forma necesaria.
21
Por ejemplo, Ley francesa incorporada al Code de la Propriété Intellectuelle, Ley Italiana de marcas de 1992,
Nueva Ley Alemana de Marcas de 1994, CPI portugués de 1995 o en la Ley Austríaca de Marcas de 1992.
22
“Artículo 1: Se denegará el registro de: …..
b) las marcas que carezcan de carácter distintivo.
c) las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el
comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o
la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del producto o
del servicio.
d) las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en
habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio….”
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La Decisión 486 prevé la posibilidad de registro de signos que dado su empleo y
difusión adquieren distintividad (a diferencia de la Decisión 344, la cual no regulaba tal
situación). En efecto el segundo párrafo del artículo 135 de la Decisión 486 dispone:
“No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h)… (del mismo).. un signo podrá
ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado
usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha
adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.
En el caso concreto, si bien la solicitante señaló que viene usando desde el año 2003
el signo solicitado en forma constante en el Perú sin que ello haya originado
confusión alguna frente al consumidor, por lo que el signo solicitado se encuentra
dentro del supuesto del último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486 y adjuntó
en calidad de prueba una solicitud de inspección de la empresa Cotecna en la que
se aprecia la comercialización de productos bajo la marca NIPPON y un empaque
del producto “clutch release bearing” en el que se utiliza el signo solicitado, no ha
presentado prueba alguna que demuestre un uso constante y prolongado del signo
solicitado en el comercio, por lo que no ha adquirido capacidad distintiva que
determine que dicho signo sea reconocido por el público consumidor del país como
proveniente de su empresa y que permita diferenciarlo de los productos de otras
empresas en atención a su origen, por lo que no se puede establecer que el signo
solicitado haya adquirido aptitud distintiva respecto de los productos que pretende
distinguir.
En consecuencia, el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición establecida
en el artículo 135 inciso e) de la Decisión 486, careciendo asimismo del requisito de
distintividad establecido en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, razón por la
cual no procede acceder a registro.
Finalmente, si bien la solicitante ha manifestado que el signo solicitado cumple a
cabalidad con todos los requisitos para la obtención de su registro e incluso cumple
con lo dispuesto en el artículo 137 del Decreto Legislativo 823, la Sala conviene en
precisar que el hecho que el artículo 137 del Decreto Legislativo 823 establezca que
“cuando la marca conste de un nombre geográfico, no podrá comercializarse el
producto sin indicarse en éste, en forma visible y claramente legible, el lugar de
fabricación del producto”, no significa que sea un requisito para acceder al registro
de una marca sino que se refiere a una de las condiciones para el uso de
determinado tipo de marcas. Además, dicho artículo se refiere al uso de marcas que,
a diferencia del presente caso, han logrado obtener el registro respectivo, es decir,
que no se encontraban incursas en prohibiciones de registro al momento de ser
solicitadas a registro.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
12-13
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0656-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 192208-2003
CONFIRMAR la Resolución N° 4550-2004/OSD-INDECOPI de fecha 19 de abril del
2004 y, en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de producto constituida
por la denominación NIPPON escrita en letras características encerrada entre las
letras JAPANESE y TECHNOLOGY dispuestas en forma circular, en color negro;
conforme al modelo, solicitado por International Parts Service Perú S.R.L. (Perú).
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Dante
Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyn.
LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR
Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual
/lt
13-13