proceso 38-ip-98

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
PROCESO 38-IP-98
Interpretación prejudicial de los artículos 102, 104, 143, 146 y 147 de la
Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el H.
Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente Dr. Ernesto
Rafael Ariza Muñoz. Nulidad del literal h) del artículo 24 del Decreto número
677 de 26 de abril de 1.995. Expediente Interno No. 4743.
En la ciudad de Quito, a los veinte y dos días del mes de enero de mil novecientos
noventa y nueve.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
VISTOS:
Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente, Dr. Ernesto
Rafael Ariza Muñoz, ha requerido de este Tribunal la interpretación prejudicial de los arts.
102, 104, 143, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Que la solicitud se origina dentro del proceso interno por el que se pretende obtener la
nulidad del literal h) del artículo 24 del decreto No. 677 de 26 de abril de 1995, expedido
por el Gobierno Nacional Colombiano, por parte del abogado Francisco Acosta De la
Rosa, obrando éste en su propio nombre.
I.
ARGUMENTOS DEL ACTOR
El 26 de abril de 1995 el Presidente de la República en ejercicio de las atribuciones que le
confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política expidió el Decreto núm.
677, por el cual se reglamentó parcialmente el Régimen de Registros y Licencias, el
control de calidad, Régimen de Vigilancia Sanitaria de Medicamentos, Cosméticos, etc.,
junto con otras disposiciones.
Para sustentar los cargos de violación de las normas indicadas en la demanda, según
expresa el juez consultante, adujo el actor lo siguiente:
“1.- Se violó el artículo 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena,
por cuanto la expresión acusada desconoce los derechos de titulares legítimos que ven
desprotegidos sus derechos ante una certificación que tan solo es informativa para la
solicitud de un registro sanitario.
“El artículo en comento consagra el derecho exclusivo de uso de una marca la cual se
adquiere únicamente con la obtención del registro ante la oficina competente, razón por la
cual no se puede conferir derecho alguno a la sola certificación de encontrarse en trámite
una marca como lo está haciendo la expresión demandada.
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“2.- La expresión acusada tal como se encuentra redactada permite el uso de marcas no
registradas, lo cual atenta contra los titulares de derechos válidamente obtenidos.
“Dentro de este mismo artículo se viola la competencia que por ley le fue asignada a la
Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, pues se faculta
al INVIMA para expedir registros sanitarios con marcas que tan solo están en trámite.
“3.- Se violó el artículo 104 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena,
por cuanto la expresión acusada permite a terceros usar expresiones similares que se
prestan a confusión, desconociéndose los derechos que tienen los titulares legítimos
frente a los terceros.
“4.- Se violó el artículo 143 ibídem, dado que la expresión acusada contiene una
permisión a la vulneración de derechos legalmente constituidos y amparados por
acuerdos y tratados internacionales.
“5.- Se violaron los artículos 146 y 147 ibídem, por cuanto al expedir la norma acusada no
se tuvo en cuenta el compromiso que tienen los Países Miembros de garantizar la mejor
aplicación de las disposiciones contenidas en la Decisión 344 y de revisar los
procedimientos administrativos para salvaguardar los derechos de obligaciones que
corresponden a los particulares”
El Tribunal, cree necesario, además de lo expuesto por el juez consultante, referirse a
otras argumentaciones producidas por el actor en su escrito de demanda.
II.
ARGUMENTOS DEL DEMANDANTE
En su escrito el actor argumenta lo siguiente:
1.- La expresión “o que éste ha solicitado su registro, el cual se encuentra en trámite”
permite al solicitante de un registro sanitario “aportar una certificación de la
Superintendencia de Industria y Comercio en la cual conste que ese mismo solicitante del
registro sanitario a su vez ha solicitado el Registro de la Marca con el cual pretende
identificar el producto objeto de la solicitud de Registro Sanitario”
2.- Sostiene que la certificación entregada por la Superintendencia de Industria y
Comercio no otorga derecho alguno al solicitante de la marca sobre el signo que se
pretenda registrar como tampoco representa un título constitutivo de derechos, pues el
solo trámite no significa que deba ser concedido el registro de la marca.
3.- Al ampararse en una resolución que concede el registro sanitario y que contiene una
marca similar a la de un posible competidor “legaliza su competencia desleal
aprovechándose de la confusión que se genera de las dos confusiones” para obtener
grandes utilidades sin mayor esfuerzo.
4.- En virtud de lo dispuesto en el literal h) del artículo 24 de Decreto 677 de 1995 se está
permitiendo que al solicitante de un registro sanitario le sea expedido éste con la marca
similar o idéntica a la que ha solicitado ante la Superintendencia, y amparar la
comercialización de producto “aprovechándose de la confusión de las marcas y en
detrimento del titular legitimo de la marca amparado por un acto administrativo que se
presume legalmente adquirido”, violándose inclusive el artículo 61 de la Constitución
Política de Colombia “pues contradice la protección que el estado debe darle a quienes
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legítimamente han obtenido el registro de una determinada marca” y que gozan de la
exclusividad del uso de la misma.
5.- Indica que se viola el artículo 102 de la Decisión 344 del Comisión del Acuerdo de
Cartagena, según el cual se adquiere el derecho al uso únicamente con la obtención del
registro de la marca, y que la certificación de encontrarse en trámite el registro no confiere
derecho alguno, por lo que “la exigencia tal como se encuentra redactada permite el uso
de marcas no registradas a personas que por regla general en forma inescrupulosa
atentan contra los titulares de los derechos válidamente obtenidos”.
6.- Otorgándose el registro sanitario al solicitante con la simple certificación de que el
registro de marca se encuentra en trámite -lo que constituye una mera expectativa- se
desprotege a terceros quienes no podrían cuestionar las marcas con las cuales se expide
un registro sanitario.
7.- Se acusa la violación del artículo 104 de la Decisión 344 que consagra los derechos
de titulares legítimos de propiedad industrial especialmente los literales a) y d).
III.
CONTESTACIÓN A LA DEMANDA
El Ministerio de Salud de la República de Colombia, al contestar la demanda, entre otros
puntos, abarca los siguientes:
1.- Ante el argumento del actor de que se permitiría que personas inescrupulosas, con
base en la certificación que da la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO,
soliciten y obtengan un registro sanitario ante el INVIMA con lo cual podrían entrar al
comercio del producto y abusar de marcas antes registradas, provocando lo que se
denomina competencia desleal, manifiesta que esta tesis mas que de orden jurídico
“consiste en un análisis sobre hipotéticas consecuencias que traería la aplicación de la
norma demandada, es decir el demandante argumenta la violación del articulo 61
Constitucional, basándose únicamente en razones de conveniencia en lo que su
aplicabilidad se refiere y suponiendo, en todo caso, la mala fe de las personas que
estarían en disposición de incurrir en tales conductas abusivas” (lo subrayado del texto
original). El argumento de la actora constituye una apreciación subjetiva acerca de las
consecuencias que acarrearía la aplicabilidad de la norma demandada.
2.- El artículo que se demanda en nulidad guarda perfecta concordancia con el artículo
237 de la Constitución Política por lo que sus razones son simplemente un supuesto de
beneficios o inconvenientes que acarrearía la inaplicabilidad de su texto.
3.- Sostiene que ni la norma demandada ni el resto de artículos que conforman el cuerpo
normativo del Decreto 677 de 1995 “impulsan, ocasionan o permiten el uso de la marca
de un medicamento a personas distintas de sus titulares o de terceros autorizados para el
efecto”, haciendo un análisis de varias de sus disposiciones y afirmando que lo que busca
el literal impugnado es precisamente preservar el principio de exclusividad de uso de una
marca o nombre comercial, ya que en esa norma se exige que si el titular de una marca
es un tercero deberá éste presentar la autorización para su uso, inclusive para el caso de
medicamentos extranjeros.
4.- Indica que el artículo 68 del Decreto, cuando regula el tema de los nombres de los
medicamentos, dispone que no se otorgará el registro sanitario cuando se vaya a utilizar
un nombre o una marca que induzca a engaño a los consumidores y que en el artículo
100 se regula el trámite de la revisión oficiosa “que puede adelantar el INVIMA sobre un
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producto que ya se encuentra amparado por un registro sanitario, estableciendo como
una de las causales por la cual procede esta revisión, el hecho de que el producto no se
esté comercializando bajo las normas vigentes sobre las materias, es decir, cuando el
producto se comercialice acudiendo a practicas de competencia desleal”.
5.- Anota que según el artículo en estudio puede darse el caso que si se ha expedido el
Registro Sanitario “el INVIMA tiene facultad de revisar las condiciones bajo las cuales se
concedió u otorgó, de modo que si una vez conferido dicho registro se advierte que el
nombre o la marca bajo la cual éste se expidió, es de propiedad de otra persona o
corresponde o es de similares características a las de un producto ya existente en el
mercado, tiene el INVIMA la facultad de revocar el registro sanitario expedido y/o de
promover la acciones judiciales pertinentes”.
6.- Niega que el decreto 677 le otorga al INVIMA la facultad de atribuir a un particular el
derecho al uso de la marca o de un nombre comercial.
7.- Respecto a la mala fe argumentada por el demandante advierte que dicha norma “no
va dirigida a las personas que pretendan mediante maniobras fraudulentas, llevar a cabo
determinados actos de competencia desleal”, pues con la norma se persigue el permitir “a
las personas de bien llevar a cabo dos tramites simultáneos: uno del registro de una
marca y otro el de la obtención de un registro sanitario, de un medicamento, agilizando
así los tramites requeridos para ejercer una actividad comercial”. Agrega que si algunas
personas abusan de los derechos y manipulan la ley, esos hechos no constituyen una
causal de ilegalidad de la norma sino mas bien problemas de valores éticos y morales de
los individuos y de su comportamiento en sociedad.
CONSIDERANDO
IV.
COMPETENCIA DEL TRIBUNAL
Este Tribunal es competente para interpretar, por vía "prejudicial", las normas que
conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud
provenga de un juez nacional como lo es en el caso la alta jurisdicción colombiana
consultante, conforme a lo establecido por los arts. 28 y 29 del Tratado de Creación del
Tribunal de Justicia del Acuerdo Cartagena.
V.
NORMAS QUE VAN A INTERPRETARSE
DECISIÓN 344
“Artículo 102.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de
la misma ante la respectiva oficina nacional competente.”
“Artículo 104.- El registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra
cualquier tercero que sin su consentimiento realice, con relación a productos o servicios
idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca, alguno de los actos
siguientes:
a) Usar o aplicar la marca o un signo que se le asemeje, de forma que pueda inducir al
público a error u originar situaciones que puedan ocasionar un perjuicio al titular de la
marca;
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b) Vender, ofrecer, almacenar o introducir en el comercio productos con la marca u
ofrecer servicios en la misma;
c) Importar o exportar productos con la marca;
d) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a
productos o servicios distintos de aquellos para los cuales se ha registrado la misma,
cuando el uso de ese signo respecto a tales productos o servicios pudiese inducir al
público a error o confusión, pudiese causar a su titular un daño económico o comercial
injusto, o produzca una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de dicha
marca; o,
e) Cualquier otro que por su naturaleza o finalidad pueda considerarse análogo o
asimilable a los literales indicados en el presente artículo.”
“Artículo 143.- Los Países Miembros, mediante sus legislaciones nacionales o acuerdos
internacionales, podrán fortalecer los derechos de Propiedad Industrial conferidos en la
presente Decisión. En estos casos, los Países Miembros se comprometen a informar a
la Comisión acerca de estas medidas.”
“Artículo 146.- Los Países Miembros, con miras a la consolidación de un sistema de
administración comunitaria, se comprometen a garantizar la mejor aplicación de las
disposiciones contenidas en la presente Decisión. Asimismo, se comprometen a
fortalecer, propender a la autonomía y modernizar las oficinas nacionales competentes
y los sistemas y servicios de información relativos al estado de la técnica.
Del mismo modo y a objeto de tener un sistema de información entre los Países
Miembros, las oficinas nacionales competentes enviarán lo antes posible a partir de su
publicación, las respectivas Gacetas o Boletines de la Propiedad Industrial, a las
oficinas nacionales competentes de los demás Países Miembros. estas Gacetas o
Boletines serán colocados para consulta del público en la oficina de destino.”
“Artículo 147.- Los Países Miembros se comprometen a revisar sus procedimientos
administrativos a fin de salvaguardar los derechos y obligaciones que correspondan a
los particulares, de conformidad con la presente Decisión.”
Se transcribe el literal h) del artículo 24 del Decreto 677, no con fines interpretativos, la
que se encuentra prohibida para este Tribunal según el articulo 31 de su Tratado de
creación, sino como un método de comprensión del alcance de dicha norma:
“Artículo 24.- De la evaluación legal. La evaluación legal comprende el estudio jurídico
de la documentación que se allega por parte del interesado para la concesión del
registro y su conformidad con las normas legales que se regulan dichas materias. La
información y documentación que debe presentar el peticionario para esta evaluación
es la siguiente:
(...)
h) Certificado expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, en el cual
conste que la marca está registrada a nombre del interesado o que éste ha solicitado
su registro, el cual se encuentra en trámite. Cuando el titular de la marca sea una
tercero deberá adjuntarse la autorización para el uso de la misma”
-6-
VI.
NORMAS INAPLICABLES PARA LA RESOLUCIÓN DEL CASO
Reiteradamente este Tribunal ha rechazado la interpretación de los artículos 146 y 147
de la Decisión 344, fundamentadose en que:
“De conformidad con el artículo 29 del Tratado de Creación del Tribunal, es el juez
nacional quien decide sobre las normas respecto de las cuales ha de solicitar la
interpretación. Sin embargo, en desarrollo del principio de colaboración entre el Órgano
Jurisdiccional Competente y el Comunitario Consultado, éste Tribunal ha señalado la
facultad que le asiste para precisar las normas, sugeridas o no por el requeriente, cuya
interpretación resulta necesaria para la correcta solución del caso interno de que se
trate. (Proceso 01-IP-94, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 164 del 2 de
Noviembre de 1994, Proceso 2-IP-94, G.O. Nº 163 de 12 de septiembre de 1994 y
Proceso 7-IP-98).
“Así mismo el Tribunal ha sostenido que las normas por interpretar deben ser aquellas
que el juez nacional aplicará para la resolución del caso sometido a su jurisdicción.
“Con fundamento en lo inmediatamente expuesto, el Tribunal Andino se inhibe de
interpretar los artículos 146 y 147 de la Decisión 344..., remitiéndose para este efecto a
las consideraciones contenidas en los fallos dictados dentro de los Procesos 20-IP-96,
G.O. Nº 291 del 3 de septiembre de 1997; 21-IP-96, G.O. Nº 318 del 26 de enero de
1998; 15-IP-97, G.O. Nº 314 del 18 de diciembre de 1997. En dichos fallos se indicó
que las citadas normas constituyen compromisos de los Países Miembros entre sí y de
éstos en relación con la Comunidad, de forma que su aplicación o violación no puede
solicitarse o aducirse, según el caso, cuando los particulares controvierten una
resolución de contenido individual emitida por la oficina nacional competente.
“Se agrega que el anterior razonamiento guarda perfecta armonía con el sistema de
acciones dispuesto al interior del Tratado de Creación del Tribunal Andino, pues la
cobertura y naturaleza jurídica de las mencionadas normas implica que su quebranto
se discuta a través de la acción de incumplimiento dispuesta por los artículos 23 y
siguientes de dicho Tratado y únicamente por quienes se encuentran legitimados para
ello” (Proceso 30-IP-98, marca CAROLINA).
VII. DERECHO AL USO EXCLUSIVO SOBRE UNA MARCA.
(INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 102 DE LA DECISIÓN 344)
Dentro de las tendencias generalizadas a la protección de un signo, en las corrientes
marcarias se presentan dos sistemas diferenciados: el uno, que protege a la marca
únicamente por su uso, (sistema declarativo) y el otro, que sólo confiere el derecho al
uso exclusivo a raíz de la inscripción del signo en el respectivo registro. (sistema
atributivo)
Entre los primeros, cabe citarse el sistema Anglosajón, y entre los segundos el que se
consagra en la Decisión 344, en el cual el derecho nace en virtud únicamente de su
registro, que adquiere de este modo, el carácter de constitutivo del derecho.
El registro de un signo, no descarta en ningún momento la posibilidad de que en un
mercado subregional como el Andino y dentro de una competencia mercantil, subsistan
marcas, esto es distintivos de productos y servicios que permitan diferenciarse unos de
otros para evitar su confundibilidad, que no se encuentren registrados. Entonces, desde
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el punto de vista jurídico de la registrabilidad como fuente de protección, las marcas
pueden ser registradas y no registradas. Las primeras son protegidas por las normas
comunitarias y su titular adquiere el uso exclusivo frente a ese signo para poder
oponerse a terceros a que lo utilicen sin su autorización.
En el caso de marcas extrarregistrales, y concretados al campo andino, su usuario, no
podría pretender en ningún momento que se le confiera la protección legal marcaria y
que pudiera obtener de la autoridad respectiva que el titular de un signo registrado
idéntico o igual deje de utilizarlo, aunque dicho uso fuere anterior al registro marcario.
El Art 102 de la Decisión 344 señala claramente que es a partir del registro, entonces que
la legislación comunitaria y consecuentemente la interna, otorga a su titular el derecho al
uso exclusivo de la misma, es decir cuando se haya inscrito en la respectiva Oficina
Nacional Competente como lo ha señalado en numerosos procesos este Tribunal.
“La esencia del derecho sobre la marca consiste en la potestad que se otorga a su titular
de usarla en forma exclusiva y de evitar que otros la usen, con las limitaciones y
excepciones que el régimen comunitario establece en orden a salvaguardar la función
económica y comercial de este instituto legal” (Proceso 10-IP-94, Gaceta Oficial N. 177 de
20 de abril de 1995).
Cabe señalar que dentro de los derechos conferidos por el registro de una marca, se
anota el de su uso exclusivo, aunado al de negociar y autorizar el uso a terceros de este
derecho por ser éste de índole real mueble como lo tiene el titular de cualquier derecho
subjetivo de propiedad. Especialmente se adquiere el derecho a actuar contra cualquier
tercero que sin su consentimiento use la marca como así señala el literal a) del artículo
104 de la Decisión 344. Existe, en consecuencia, una protección por el indebido y abusivo
uso de la marca, lo que implicaría llevar al público a errores o confusión.
Por otro lado, la ley comunitaria contempla en la Decisión 344 bajo el título "De La Nulidad
del Registro" acciones procesales que propenden a privilegiar un sistema adecuado de
protección, a fin de que se otorgue derechos sólo a los que han procedido con buena fe y
dentro del procedimiento se haya cumplido con todos los requisitos formales y de fondo
que la norma exige para el registro de una marca.
El titular registral tiene en su haber el ius prohibendi, es decir el derecho a impedir
que terceros puedan utilizar el mismo signo para productos iguales o similares, uso que
convergería en un error o confusión entre el público consumidor por el uso indebido de
signos idénticos o similares para identificar productos o servicios iguales o semejantes.
La jurisprudencia de este Tribunal, acorde con lo dispuesto en el artículo 102 de la
Decisión 344, que guarda armonía con lo que expresaban los artículos 72 de la
Decisión 85 y 92 de la Decisión 313, y con otros sistemas de protección marcaria, ha
sentenciado, que de los derechos inherentes que se confieren a una marca sólo goza
quien tenga inscrito el signo en el correspondiente registro a cargo de la Oficina
Nacional Competente. (Proceso 10-IP-94, G.O. No. 177 de 20 de abril de 1995)
El registro nace en virtud de un acto administrativo unilateral del “Estado por el cual se
reconoce que su titular ha cumplido con los requisitos exigidos en la ley para ejercer los
atributos que la marca implica, entre ellos el del uso exclusivo de la misma que le
permite exigir garantía de protección contra usurpaciones o imitaciones que le afectan
su derecho” Y esta exclusividad, al decir de algunos autores no es sino “la facultad
condicional de excluir a otros del uso de un producto particular” (Proceso 5-IP-94, G.O.
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No. 17 de 20 de abril de 1995, “Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina”, Tomo IV, pág. 44)
En esta misma dirección, dentro del asunto 20-IP-97 (G.O. No. 332, de 30 de marzo de
1998, Marca MANUELITA), este Tribunal, al referise al registro marcario dentro del ámbito
de la Decisión 344, dijo:
“(...) Se interpreta el artículo 92 de la Decisión 313, el que define y establece como único
sistema para adquirir el derecho al uso exclusivo de la marca el respectivo registro en la
Oficina Nacional Competente, descartándose que aun el uso inveterado de una marca no
registrada, por notoria que fuera pueda dar lugar al origen del derecho sobre la marca y al
ejercicio del ius prohibendi por parte de su titular.
“El registro de la marca, tiene así un valor constitutivo, “en la medida que reconoce los
derechos de su titular únicamente desde el momento de la concesión del registro”
(Proceso 12-IP-95, G.O. N° 199 de 26 de enero de 1996).
“Reiterada y abundante es la doctrina y jurisprudencia de este Tribunal respecto a que la
única manera de adquirir el derecho al uso exclusivo de la marca es por medio del
registro. “Se exige el registro del signo por parte de la oficina nacional competente”, “la
legislación Comunitaria Andina consagra como título para adquirir el derecho sobre una
marca..., a quien la haya inscrito en el registro marcario correspondiente...”, “...la única
forma de adquirir el derecho al uso de la marca es la de su inscripción en el registro...”,
“...solo gozará de los derechos inherentes a la marca, quien la haya inscrito en el registro
marcario correspondiente”, “...así, por virtud del acto de inscripción de una marca, su
titular adquiere el derecho subjetivo de usarla para la identificación de su producto...”
(Proceso 2-IP-95, G.O. N° 199 de 26 de enero de 1996, 3-IP-95, G.O. N° 189 de 15 de
septiembre de 1995, 7-IP-95, G.O. N° 189 de 15 de septiembre de 1995, 32-IP-96). Todos
estos fallos han sido enfáticos en descartar la posibilidad de que el derecho al uso
exclusivo de una marca se pueda adquirir por otro medio que no sea el registro.
“Refiriéndose a otros medios para adquirir el dominio sobre bienes corporales
reconocidos en la doctrina, el Tribunal dentro del fallo en el Proceso 08-IP-95 (G.O. N°
231 de 17 de octubre de 1996), los ha descartado. Dijo en efecto: “...se contrae a la
petición de la actora para que se considere que la marca LISTER, ha ingresado en su
patrimonio vía prescripción adquisitiva de dominio, para cuyo caso pudiera -según la
actora- aplicarse las normas del Código Civil Colombiano y otras, que regulan esa
institución jurídica, todo en razón del silencio que guardan las Decisiones comunitarias en
esta materia y en aplicación del artículo 119 de la Decisión 313.”
En síntesis y de acuerdo con las normas comunitarias y la jurisprudencia de este
Organismo, quien tenga registrado un signo como marca es el único que goza de los
privilegios legales que dicha norma le confiere y es titular, a la vez, del ius prohibendi,
elemento esencial para que el derecho al uso exclusivo sobre un signo tenga efectiva
realidad proteccionista dentro de la comercialización de bienes y servicios.
Así mismo la única oficina nacional que puede registrar una marca y dar al signo tal
categoría es, según la norma de la Disposición Final ÚNICA de la Decisión 344, la
encargada del Registro de la Propiedad Industrial. En consecuencia, en armonía con la
Decisión 344 los entes gubernamentales deben conciliar y armonizar sus actos con
miras a la protección de la marca registrada, evitando que se permita el uso de
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productos o servicios que no se encuentran debidamente registrados y que puedan dar
lugar a confusión o error entre esos productos y los signos ya registrados.
VIII. DERECHOS QUE CONFIERE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE UN SIGNO
COMO MARCA.
El procedimiento de registro de un signo como marca se inicia con la respectiva
solicitud que el interesado deberá presentar ante la Oficina Nacional Competente que
es la encargada del Registro de la Propiedad Industrial (Disposición Final ÚNICA de la
Decisión 344).
Dicha solicitud, cumplidos los requisitos formales y exigencias a que se refiere la
Decisión 344 en el capítulo V, Sección II, es admitida por la respectiva Oficina
Nacional, trámite que concluye, en la fase administrativa, bien con el otorgamiento del
registro o con su denegación.
El solicitante, entonces, adquiere, no el derecho al uso exclusivo de la marca, sino en
primer lugar una mera expectativa frente al posible otorgamiento de su derecho.
Sinembargo, nacen para sí dos derechos fundamentales que están consagrados en la
propia norma comunitaria reguladora del derecho marcario. En primer término adquiere
el derecho de prioridad, es decir, que su solicitud por haber sido presentada con
anterioridad prevalece sobre otras posteriores, fundamentándose en el aforismo romano
prior tempore potior iure. (artículo...)
Como consecuencia de esta prioridad marcaria, el solicitante, de acuerdo con los
artículos 93 y 94 de la Decisión 344, puede presentar observaciones a un signo que se
asemeje o sea igual al suyo y que, conforme al literal a) del artículo 83 ibídem, pueda
causar un error o confusión en el público consumidor, tratándose de idénticos o iguales
productos o servicios.
Con mayor razón y con ese fundamento, se señala: "... que el titular de una marca
idéntica o similar de productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca
pueda inducir al público a error tendrá el derecho de oponerse, de presentar
observaciones al registro de otra marca solicitada, tanto en el país de registro como en los
demás Países Miembros, cuando quiera que con ello se afecte su interés legítimo".
(Proceso 10-IP-94, publicado en la Gaceta Oficial N. 177 de 20 de abril de 1995)
Con respecto al derecho de prioridad o la prevalencia dentro del registro marcario, este
Organismo, dentro del Proceso 4-IP-94, (G.O. No. 189 de 15 de septiembre de 1995),
expresó:
“PREVALENCIA O PRIORIDAD DE LA SOLICITUD.“La sola presentación de la solicitud se encasilla dentro de la teoría de las meras
expectativas frente a la adquisición del derecho subjetivo a la marca... Sin embargo el
hecho de la presentación configura, según el artículo 63 de la Decisión 85, un derecho
de prelación. Se deduce, entonces, que quien presenta primero una solicitud de marca
tiene un mejor derecho a la misma, que quien lo hace después.
“Este principio general, sufre actualmente dos excepciones en el régimen comunitario
andino: La prioridad subregional andina en materia de solicitud de registro y la prioridad
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en el caso de presentarse productos y servicios en exposiciones en el territorio nacional
y reconocidas oficialmente. (artículos 97 y 103 de la Decisión 344).
“La oposición como un planteamiento formulado ante la oficina nacional competente,
para que ésta rechace la solicitud o dé paso preferente a una solicitud anterior, no tiene
condicionamientos especiales en cuanto al sujeto activo de la oposición: puede hacerlo
cualquier persona. Diferente es la hipótesis de que la oposición tenga protección jurídica
si ella cumple con las condiciones y circunstancias que las normas exigen para la
oponibilidad de un signo”.
Así mismo, el solicitante prioritario, puede intentar la acción de nulidad, en el supuesto
de que su derecho hubiere sido vulnerado en la tramitación de un registro marcario. Así
resolvió este Organismo dentro del proceso 26-IP-98 (G.O. No. 344 de 28 de mayo de
1998), marca ESCADA, cuando, en sus conclusiones, expresó:
“2.- La prioridad establecida en el literal f) del artículo 58 de la Decisión 85 en caso
de concurrencia de solicitudes, implica una secuencia cronológica en cuanto al
pronunciamiento definitivo de la Oficina Nacional Competente, bien sea de
aceptación o de rechazo, teniendo que ser resuelta primero la que no tuvo
antecedentes locales; y comprendidas también las solicitudes andinas
amparadas por una prelación, por cuanto, la prioridad se consagra en favor de
la primera solicitud en introducirse en el país donde se pide el amparo del signo
distintivo.
“3.- A tenor de lo dispuesto en el literal a) del artículo 113 de la Decisión 344 de la
Comisión del Acuerdo de Cartagena, en armonía con la PRIMERA Disposición
Transitoria, la contravención a la subordinación señalada en la precedente
conclusión, acarrea como consecuencia la nulidad por vicio de procedimiento
en el registro de la marca concedida antes de ser resuelta una solicitud
previamente formulada sobre el mismo signo”.
Sin embargo estos derechos que sobrevienen de la admisibilidad de la solicitud, no
confieren al solicitante la facultad de prohibir a terceros el uso de signos similares o
iguales para los mismos o semejantes productos, facultades éstas derivadas del ius
prohibendi, de que goza únicamente, como se ha dicho, el titular marcario.
La solicitud marcaria, en consecuencia, no confiere el derecho al uso exclusivo sobre la
marca y por lo tanto, la autorización por parte de otra oficina interna al uso de un signo
no registrado para productos que van a circular en el mercado, lo que podría devenir en
una confusión con los ya registrados, no estaría dentro de la concepción de una
protección a la marca registrada, ni tampoco dentro del concepto de “robustecimiento
de derecho” al que se refiere el articulo 146 de la Decisión 344.
En razón de que en la área subregional andina prima el registro marcario como fuente
de protección legal, si otras oficinas nacionales exigen para la comercialización de los
bienes y servicios requisitos que no incidan directamente sobre el registro marcario o
sobre el procedimiento registral, son válidos siempre y cuando no haya una intromisión
en el campo estrictamente marcario, sino mas bien se refieran a aspectos posteriores
que miren a la calidad o condiciones higiénicas del producto para su comercialización.
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Estos nuevos requisitos no deberán en ningún caso o supuesto contradecir las normas
sobre propiedad industrial.
Por otro lado, si con dichos requisitos de comercialización, las oficinas nacionales
procuran robustecer la protección a los productos signados con una marca o a quienes
tengan una solicitud de registro, no comportarían tales actos una contradicción con el
sistema marcario subregional, porque se debe admitir, que el registro confiere
únicamente el derecho al uso exclusivo de un signo, y que quien lo tiene registrado
posee las acciones pertinentes para hacer respetar dicho derecho. Pero esto no puede
extenderse a una prohibición absoluta dentro de un País Miembro para que, aparte de
productos registrados, no puedan existir otros cuyo signo sea únicamente utilizado y no
registrado y con el mismo proceda a la comercialización si no se genera confusión en el
mercado a causa de un registro marcario preexistente. No hay en la normativa
Subregional Andina, una disposición que prohiba la circulación de bienes y servicios
que lleven una marca no registrada. La inexistencia de una prohibición absoluta en ese
sentido, pues de existir a lo mejor podría contrariar los principios de la libre circulación
de bienes y servicios, faculta o permite la comercialización de productos y servicios sin
marca, los que no se encuentran protegidos por las normas comunitarias y pueden ser
sujetos de acciones por los titulares inscritos cuando los productos y signos sean objeto
de confusión.
Además, frente a la realidad, se ha visto que la concesión de un registro marcario
puede tomar años en su fase procedimental, y hasta tanto, no se podría utilizar el signo
sin registro para productos que pueden merecer la autorización de otro tipo de registros
o autorizaciones para efectos netamente comerciales. Quien lanza un producto al
mercado sin tener una marca registrada corre el riesgo de ser objetado por el titular
registral, pero esto no quiere significar que entre el registro marcario y otras
autorizaciones de comercialización deba existir una unidad inseparable, que los
segundos dependan exclusivamente del primero.
Esta posible confusión o uso desleal o ilegítimo de un signo no registrado, daría lugar a
que el titular registral, pueda acudir ante la autoridad respectiva para solicitar la
prohibición de dicho uso conforme a lo que se dice en el articulo 104, que es motivo de
análisis inmediato.
Debe diferenciarse muy claramente que una cosa es el ámbito del registro marcario, y
otra la protección que los gobiernos dispensan al consumidor para que los mismos
productos signados con una marca o sin ella, tengan acceso al comercio cuando
cumplen los requisitos técnicos, sanitarios o la formulación química o farmacéutica
necesaria. Se quiere decir con esto, que aún el producto registrado con una marca
podría no tener acceso al comercio si el mismo incumple con el tipo de normas
indicadas. El registro otorga el derecho al uso exclusivo de la marca, pero no confiere
per se el permiso de comercialización del producto en cuanto a su baja calidad o al
incumplimiento de ciertos requisitos que no miran al proceso de registro sino al
producto en sí mismo o a sus condiciones internas.
Además, es necesario considerar que el registro marcario puede ser impugnado por la
acciòn imprescriptible de nulidad, cuando con su uso se cree confusión entre los signos
y los productos. Entonces extremar el condicionamiento del registro de
comercialización o control de calidad o cualquier otro, sólo para productos registrados,y
no para solicitados o de simple uso, sería una medida que si bien puede derivar en el
campo marcario para que el titular accione sus derechos, no infringiría ni afectaría a
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tales derechos los que se mantendrían incólumes frente a actos de competencia
desleal ante el uso de productos no registrados en los que se cree confusión con otros
registrados.
Proteger por otras normas diferentes a las marcarias, a los productos registrados o
solicitados, es un avance en las legislaciones internas frente a la concepción general
del derecho marcario para que se propenda a que si bien no todos, pero la mayoría de
productos lleven un registro, representa un amparo en beneficio del empresario de
avalar su esfuerzo y del consumidor para evitar que se vea forzado a adquirir productos
sin marca, cuyo origen desconoce. De esta tendencia no se colige que todo producto
debe tener la marca o que todo empresario deba registrar sus productos o que sólo
deben circular legítimamente productos signados con una marca. La ilegitimidad nace o
se produce si se presentare la confusión entre productos registrados y no registrados,
para cuyo efecto, como se insiste, permanece abierta la posibilidad de defensa para el
titular marcario.
También la ilegalidad de la comercialización de productos marcados o sin marca, se
produciría cuando su fórmula o consistencia material no refleja el verdadero contenido
del producto. Habría un verdadero engaño al público consumidor si éste adquiere el
producto convencido de que tiene un aditamento especial para tal o cual uso exclusivo
y en verdad no lo tiene. Y esta situaciòn se da tanto para productos con marca
registrada o no. En defensa del consumidor y evitando este engaño, en los diferentes
países y a nivel universal, se le protege con leyes o normas que no tienen que ver ya
con el registro, sino con el cumplimiento de los requisitos que el mismo fabricante
expresa contener el producto y con otras, que se originan en la estandarización de
requisitos de elaboración o fabricación. Explicaría este punto, el siguiente ejemplo: se
confiere como registro la marca XXX para productos lácteos. Pero el titular para
comercializar y dar fama a su marca, advierte a través de etiquetas o aún de la simple
propaganda, que su producto contiene un aditamento para aliviar o corregir defectos
estomacales o gástricos o que el producto contiene un mínimo porcentaje de grasas. El
registro está conferido y la oficina nacional competente ya no tiene sobre el producto
que la marca distingue ningún seguimiento posterior. Pero para evitar engaños existen
otras oficinas que se encargan de analizar si el producto contiene lo que el empresario
realmente está ofreciendo o si reúne ciertas normas mínima de higiene o no contiene
sustancias tóxicas o bacterias que afecten la salud pública. Estos y otros aspectos no
tocan ni lesionan al derecho marcario, porque la marca sigue subsistiendo en el
registro, sino mas bien hacen relación a un proceso posterior e independiente como es
la comercialización del producto bajo condiciones y requisitos propios no derivados del
registro sino del campo de expendio del producto pero que pueden constituir
competencia desleal. Otra sería la situaciòn si a pretexto de controlar la calidad o el
contenido del producto, una oficina nacional diferente a la debidamente autorizada para
ello, cancelara el registro o no permitiera el uso pacífico de la marca por razones
alejadas estrictamente de la esfera marcaria. Y como principio general, debe advertirse
que la cancelación o la nulidad del registro no debe tener otras causales que las
propias establecidas en la normas comunitarias.
Lo que sí debe dejarse en claro es que ningún otro requisito condicionado para la
comercialización o el expendio de productos tiene el carácter de registro marcario, o
que dichas oficinas puedan pretender asimilar esos consecuentes requisitos al derecho
al uso exclusivo sobre un signo, o eliminar con esos requisitos los derechos que se
confieren al titular de una marca o conferir al solicitante derechos que no se
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contemplan en la norma comunitaria y que se miran como aspectos estrictamente de
orden marcario.
Si una norma interna de otro orden que la marcaria, no viola los derechos consagrados
en ésta última, ni invalida, restringe o elimina los derechos conferidos al titular
marcario, podría coexistir con la de origen comunitario, en el bien entendido caso de
que la libre circulación de mercancías, también permite que productos no registrados
con marcas, puedan circular dentro de un mercado nacional o subregional. Si esas
mismas normas internas analizadas en su integridad, abren la posibilidad de anular
ciertos permisos por crear alguna confusión en el mercado con productos registrados
con una marca, entonces, están dirigidas, también a la protección marcaria que anima
el espíritu de la Decisión 344.
Vale la pena tomar como referencia la Decisión 312 (Gaceta Oficial No. 276 de 14 de
Julio de 1997), sobre “Armonización de Legislaciones en materia de Productos
Cosméticos”, que exige el Registro Sanitario para “los productos cosméticos que se
comercialicen en la Subregión Andina (artículo 3), y para cuya expedición deberá darse
previo cumplimiento de los requisitos previstos en esa Decisión. En el artículo 4 de la
misma Decisión se reitera esta exigencia como necesaria para “la comercialización” de
productos, lo cual es diferente al trámite para la obtención de una marca.
El artículo 7 señala la información general que se debe presentar a la autoridad
nacional competente con una solicitud de registro sanitario, y el literal a) hace mención
al “nombre del producto o grupos de cosméticos para el cual se solicita el registro o
inscripción” y el literal c) se refiere al “nombre o razón social y dirección del fabricante o
del responsable de la comercialización del producto (autorizado por el fabricante),
establecido en la Subregión”.
El artículo 14 dice: “Los productos cosméticos sólo podrán comercializarse si en el
envase o en el empaque figuran con caracteres indelebles, fácilmente legibles y
visibles, las menciones que se detallan a continuación:
a) Nombre o razón social del fabricante y del responsable de la comercialización del
producto cosmético, establecido al interior de la Subregión. Podrán utilizarse
abreviaturas, siempre y cuando pueda identificarse fácilmente en todo momento a la
empresa. Deberá indicarse la ciudad y el País de origen”.
Por otro lado en el artículo 11, inciso primero se lee ”Para las modificaciones del
nombre comercial del producto, del titular y del fabricante, se deberá notificar a la
autoridad nacional competente anexando los respectivos documentos”.
Del contenido de esas normas bien se desprende que para obtener el Registro
Sanitario para la comercialización de cosméticos a nivel subregional no se exige el
registro de la marca o la solicitud de registro, porque dicha comercialización es un tema
diferente al asunto marcario, que difiere de éste por sus objetivos y propósitos. De lo
cual se desprende que el registro sanitario puede conferirse a productos con marcas o
sin ella, siempre que se cumplan las especificaciones técnicas que en esa Decisión se
enumeran (artículo 8).
En lo concerniente a la comercialización interna, será la legislación nacional la que
imponga los requisitos propios para dicha comercialización, en el bien entendido de
que esas normas no podrán contrariar a las comunitarias respecto al registro marcario,
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como tampoco pueden hacerlo las comunitarias que no se refieran específicamente al
Régimen Común sobre la Propiedad Industrial (Decisión 344). Todos los productos
registrados con marcas para su comercialización tienen que obtener un registro
sanitario, pero no todo registro sanitario se concederá exclusivamente a productos
amparados por una marca, si el registro sanitario es exigido dentro de un País
Miembro.
Pueden revisarse asimismo las Decisiones 418, (Gaceta Oficial Nº 284 de 31 de julio
de 1997) sobre “Expedición de Registro o Inscripción Sanitaria”; la 437 (G.O. Nº 347 de
17 de junio de 1998) que contiene el “Reglamento de Aplicación de la Decisión 418” y
la Decisión 436 (G.O. Nº 347) sobre la “Norma Andina para el Registro y Control de
Plagicidas Químicos de Uso Agrícola”, que se refieran aspectos de la comercialización
de varios productos a nivel subregional.
IX.
DERECHOS DEL
TITULAR MARCARIO
(EL
IUS PROHIBENDI).
(INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 104 DE LA DECISIÓN 344)
El titular de una marca, como se ha expresado, tiene el derecho al uso exclusivo de la
misma. En la protección jurídica a la exclusividad del uso de la marca radica la esencia
del derecho marcario. El titular marcario desprovisto de una protección que le permita
hacer un uso efectivo de su derecho subjetivo y de no contar con elementos en defensa
del mismo, estaría imposibilitado de hacer frente a quienes utilizan el mismo o igual signo
en el mercado lo que puede devenir en un perjuicio para su marca. Un derecho así,
constituiría un derecho inoperante al momento de su violación.
Dentro del derecho a la exclusividad del uso que el registro otorga a su titular, se han
considerado doctrinariamente dos facetas: la negativa y la positiva. Por la primera se
permite al titular usarla, cederla o conceder licencia sobre la marca, imprimir los
productos con la marca, comercializarlos, etc., fase que se contemplaba en las
Decisiones 311 (artículo 96) y 313 (artículo 95) suprimidas en la actual 344, lo que sin
embargo, no significa que todas ellas sean inexistentes, pues fluyen del propio concepto,
objeto y fines que persigue una marca. Si alguien registra un signo como marca, es para
vender sus productos imprimiéndoles con la misma, o con su utilización -en actos de
comercio como la publicidad o la importación o exportación de bienes y servicios- actos
que como anota el Dr. Marco Matías Alemán, no surgen por la circunstancia del registro
marcario, sino por el objeto de la marca en forma general. (“Marcas. Decisión 344 de la
Comisión del Acuerdo de Cartagena”, Top Managment, pág. 102)
La otra cara de la exclusividad, y la más amplia e importante desde el punto de la
garantía para el titular es la fase negativa, que implica estar facultado para prohibir (ius
prohibendi) que terceros usen la marca, y en consonancia, oponerse al uso y registro de
signos idénticos o similares de los que él es titular.
En primer término, el ius prohibendi es una facultad que se consagra únicamente en
favor del titular marcario, es decir, conforme al Derecho Andino, a quien tenga registrado
el signo como marca. Para que pueda operar ese derecho de actuación por parte del
titular contra cualquier tercero, éste debe obrar sin el consentimiento del titular. A
contrario sensu, si de por medio existe dicho consentimiento, el titular estaría impedido
o no tendría legitimación para actuar en contra del usuario autorizado.
La premisa que contempla el artículo 104 para impedir el uso de un signo por terceros,
es que la marca registrada por el titular sea idéntica o similar al signo que se encuentra
utilizando el tercero y que los productos o servicios, así mismo, sean idénticos o
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semejantes a la marca registrada, salvo el caso de marcas notorias. Los enunciados de
esta norma son ad exemplum de las facultades básicas que el ius prohibendi atribuye
al titular de la marca, pues el literal e) de esa disposición deja abierta la posibilidad de
actuación para cualquier otro acto que “por su naturaleza o finalidad, pueda considerarse
análogo o asimilable” a los otros indicados en ese precepto legal.
El literal a) de la norma comentada, prohibe al tercero, “usar o aplicar la marca o un signo
que se le asemeje”, aplicación que puede efectuarse sobre el mismo producto, sobre sus
envases o envoltorio. En caso de servicios, la identificación de la marca, se realiza a
través de la publicidad, y la prohibición se enfrentará cuando en ese medio se utilice el
signo.
Los términos “usar” o “aplicar” se refieren a la prohibición de fijar o denominar los
productos “con un signo que se le asemeje”, entendiéndose que todo uso de la marca
lleva, en principio, la aplicación del signo, pero no toda aplicación del signo en los
productos, puede significar, desde un primer inicio el uso del producto en el mercado. La
intención del legislador comunitario es defender al titular tanto de quien aplica la marca a
los productos y da a terceros para la venta, como de quienes adquieren y revenden esos
productos. La acción se podría intentar contra el autor intelectual de la imitación o
reproducción de la marca como contra quienes introducen los productos con marcas
imitadas o con signos iguales o semejantes que causen confusión en el consumidor.
El signo utilizado por el tercero puede ser registrado o simplemente usado en condición
de marca, y puede referirse a nombres comerciales, denominaciones de origen o a un
lema comercial o frases de propaganda etc. Para otros actos en que se utilicen los
signos iguales o semejantes o los mismos, pero no tengan la intención de emplearse
como marcas, y sean actos de buena fe, el artículo 105 prevé la posibilidad de que
terceros puedan utilizarlos sin que para ello se requiera la autorización del titular.
El simple uso por parte de un tercero de un signo idéntico o igual al registrado no es la
única condición para dar origen al ejercicio del ius prohibendi. Ese uso debe llevar a
dos hechos: “a un error” o a “originar situaciones que puedan ocasionar un perjuicio al
titular de la marca”. Estos condicionamientos no son copulativos, sino disyuntivos: lo uno
o lo otro.
Para determinar el “error” o la “confusión” la oficina encargada de solventar estos casos,
según lo determine la ley nacional, deberá abarcar todo lo que la doctrina y la
jurisprudencia de este Tribunal ha dicho sobre el “riesgo de confusión”, es decir, debe
proceder al análisis de los signos registrados frente a los usados tanto en su carácter
extrínseco (confusión ideológica, gráfica o auditiva) como intrínseco frente a los
productos o servicios de que se trate. Es decir la base o fundamento para solicitar una
medida prohibitiva, es la misma que puede surtir efectos para demandar la nulidad de
una marca por violación de la causal de registro contemplada en la letra a) del articulo 83
de la Decisión 344. Se analizarán los signos en su integridad o en su conjunto, sin
limitaciones o desmembraciones, siendo procedentes las reglas de comparabilidad con
base más en las semejanzas que en las diferencias, la ubicación de las vocales y
consonantes, los prefijos y sufijos comunes o genéricos, la forma de pronunciación de las
denominaciones, la competitibidad o la conexión existente entre los productos que las
dos marcas identifican, etc.
De donde puede deducirse que la sola petición formulada por el titular de que se prohiba
el uso del signo por el tercero (sea registrado o no), no es per se la condición única para
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que la autoridad proceda en tal dirección. De no darse las circunstancias de confusión o
error entre signos y productos, no habría lugar a que proceda la acción de no uso del
signo. Se trata en este caso, no de una simple posibilidad de confusión, como puede
suceder en el momento del registro, sino ya de una efectiva y real confusión debida u
originada por el uso de los dos signos en el mercado, hecho que será necesario probar
en la etapa procesal correspondiente.
La norma en comento, contempla las siguientes posibilidades: la utilización de signos
idénticos para productos idénticos; signos idénticos para productos similares; signos
similares para productos idénticos y signos similares para productos iguales o similares.
En el primer caso, la prueba del error o confusión no será necesaria, pues en esa
identificación de signos y productos la confusión se determina per se. En los otros casos,
como se dice, la prueba de la confundibilidad es indispensable.
Para que opere la prohibición de todos modos, es necesario que los productos se
encuentren dentro del comercio, porque mientras no exista la producción o
comercialización de productos, no se genera en ningún momento la confusión o error en
el público consumidor, ya que lo no producido o comercializado no confunde, o dicho en
otros términos, lo que no existe dentro del campo material de la producción, no es objeto
de análisis para establecer un error o confusión.
En lo concerniente a la otra posibilidad, o sea, la de originar situaciones que puedan
ocasionar perjuicios al titular de la marca, dicho perjuicio, como advierte el Profesor
Manuel Pachón, debe ser injusto o contrario a la ley por cuanto existen perjuicios que no
son indemnisables por que la ley los consciente, como sucede con la competencia leal.
Dentro de estos perjuicios que el uso de una marca semejante suele provocar, puede
referirse al empleo por terceros de la marca o signo semejante en publicidad, situación
que no queda comprendida en el signo de confusión (Manuel Pachón y Zoraida Sánchez
Ávila, “El Régimen Andino de la Propiedad Industrial” ediciones jurídicas Gustavo Ivañes,
Bogotá 1995, Pág. 277)
El origen de estos perjuicios puede remontarse a los conceptos de lo que significa la
buena o mala fe, de donde se deriva también lo que significa la competencia desleal, que
son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar
daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor.
En el Proceso 30-IP-97 (Gaceta Oficial No. 35 de 14 de julio de 1998), caso CAROLINA,
este Tribunal dijo:
“I.
PRINCIPIO DE LA BUENA FE Y CONCEPTO DE MALA FE
“La buena fe o bona fides al lado de otros conceptos como el de equidad, la sanción del
abuso del derecho y del enriquecimiento sin justa causa, constituye uno de los principios
generales del derecho que como tal debe informar no sólo las relaciones contractuales
sino cualquier actuación en la vida de relación. Se trata de un postulado sin excepción
alguna que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y en el que se legitima el
reproche a cualquier conducta que de él se aparte. Es un concepto con vocación
universal, pero dinámico en cuanto responde a los esquemas éticos, políticos y sociales
de cada momento histórico.
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“La buena fe es concebida subjetivamente como la convicción o conciencia de no
perjudicar a otro, o de no defraudar la ley. La buena fe implica ajustar totalmente la
conducta a las pautas del ordenamiento jurídico y es, en definitiva, la conciencia de la
legitimidad del obrar o del accionar de una persona.
“En el derecho moderno se entiende en un sentido objetivo, esto es, como los deberes de
lealtad, sinceridad, diligencia y corrección de cuya observancia o no se desprenden
específicas consecuencias jurídicas, independientes del íntimo convencimiento que tenga
el sujeto de la conducta, activa u omisiva.
“El concepto de mala fe, por el contrario, mantiene la connotación tradicional como la
intención de causar un perjuicio. Por lo anterior, hoy por hoy no puede afirmarse que la
contrapartida de la buena fe es la mala fe, pues una persona pudo no haber cumplido con
los deberes antes indicados, en especial el de diligencia, y no por ello resulta válido
afirmar que obró con el propósito de lesionar un interés ajeno.
“La mala fe significa, según la Enciclopedia Jurídica OMEBA, el "procedimiento artero,
falto de sinceridad, con malicia, con dolo (intención positiva de causar daño, con engaño,
con intención de obrar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno". Además se
agrega que "en la mala fe el objetivo primordial es la consecución de un fin injusto o ilegal
utilizando medios aparentemente patrocinados por la justicia o por la ley". (pág. 929).
“En el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas (Editorial
Heliasta, S. R. L, Buenos Aires, 16ava. Edición, págs. 265 y 266), se define a la mala fe
como la "intención perversa. Deslealdad. Doblez. Alevosía. Conciencia antijurídica al
obrar. Dolo. Convicción íntima de que no se actúa legítimamente ya por existir una
prohibición legal o una disposición contraria; ya por saberse que se lesiona un derecho
ajeno o no se cumple un deber propio.
"Para la Academia la mala fe en su acepción forense constituye 'malicia o temeridad con
que se hace una cosa o se posee o detenta algún bien".
“De los conceptos anteriores se observa con claridad que para determinar si una persona
obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la
conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o
ilegal. La injusticia e ilegalidad del perjuicio resulta de la mayor importancia, pues bajo
determinadas circunstancias el ordenamiento tolera la causación de un daño, v. gr. en
punto de la competencia económica es natural que cuando un agente del mercado logra
conquistar a un cliente, ello implique un perjuicio para los competidores (que ya no
contarán con ese cliente), pero el mencionado perjuicio está permitido, y hasta se tutela a
quien lo produce, en cuanto no se hayan utilizado medios desleales.
“Se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se
desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme su inobservancia debe
probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas
dispuestas por el ordenamiento. Se presume además que el comportamiento de una
persona no se ha desplegado con la intención de causar daño alguno, o de violar una
disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio, como resultado de lo
cual quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo.
“El Tribunal, en la acción de incumplimiento dentro del Proceso 2-AI-96, al analizar el
contenido de la buena fe, expresó: "En el orden de los negocios, de las relaciones
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contractuales y de los sistemas jurídicos de corte capitalista está siempre presente el
principio de la buena fe. Es común afirmar que el contrato comercial lleva consigo una
relación de buena fe (bona fides) cuya base reside en la confianza.
"El postulado de la buena fe es esencial dentro de las relaciones jurídicas y económicas.
Las partes en la vida de los negocios deben contar con la seguridad de que la confianza
que tengan depositada en la persona con quien contratan, no puede quedar frustrada y
que en caso contrario, quien resulte defraudado debe gozar de protección jurídica”.
"La buena fe referida al cumplimiento de la obligación, lleva incorporados los elementos
de fidelidad y compromiso de cooperación, como principios de ejecución contractual.
(Betti Emilio, "Teoría General de las Obligaciones", citado por Hernando Gutiérrez y otros
en "El Principio de la Buena fe en el Contrato de Seguros.. Revista Universitas Bogotá,
No. 76, junio de 1989) (G.O. No. 289 del 27 de agosto de 1997)”.
“La universalidad del principio de la buena fe y de la necesidad de sancionar a quien
actúa con el propósito de inferir daño a otro o con el convencimiento de infringir un deber
legal, reglamentario o contractual, no sólo está consagrada en los distintos ordenamientos
nacionales, sino también rige en las relaciones privadas o públicas que sobrepasan las
fronteras de los Estados.
“Bajo esta perspectiva, y en relación con el derecho marcario, resulta muy aleccionadora
la referencia que hace Jorge Otamendi, en su Obra "Derecho de Marcas" (pág. 314), a
propósito del tema de la piratería marcaria, como es el caso de quien registra marcas de
terceras personas. La jurisprudencia Argentina, en el caso “Mosquito”, afirmó que:
"Aunque en principio la esfera de protección de las marcas es territorial, sin embargo, LA
BUENA FE que debe regular las relaciones del comercio interno e internacional, exhorbita
las fronteras; para ella no hay territorialidad, pues no es admisible que nadie se apropie
de lo que no le pertenece, sea que el titular del bien lesionado tenga su domicilio en el
país o en el extranjero. La prueba está, que hay que proteger en tales casos, no las
marcas en sí sino que se mantengan en las relaciones del comercio internacional también
las reglas éticas de la lealtad y la buena fe." En el régimen marcario andino, la sanción de
la mala fe por la vía de la declaración de nulidad del acto administrativo de registro sólo se
dispuso en la Decisión 344, pues en las Decisiones anteriores no existía norma
sancionadora expresa en este sentido.
“El literal c) del artículo 113 de la mencionada Decisión en verdad constituye un
significativo avance toda vez que impide la subsistencia de un registro que, no obstante la
apariencia de legalidad, se ha obtenido infringiendo elementales principios de
comportamiento en la vida comercial (numeral 1) o que tienda a la desviación de la
función del derecho subjetivo de uso exclusivo de una marca (numeral 2°)”.
La Decisión 344 no hace referencia categóricamente a las consecuencias de una
competencia desleal ni trae definición alguna al respecto. Solo en el artículo 131, al
referirse a las denominaciones de origen es categórico en este aspecto:
“El derecho de utilización exclusiva de las denominaciones de origen se inicia con la
declaración que al efecto emita la oficina nacional competente. El uso de las mismas
por personas no autorizadas, será considerado un acto de competencia desleal objeto
de sanción, incluyendo los casos en que vengan acompañadas de indicaciones tales
como género, tipo, imitación y otras similares que creen confusión en el consumidor”.
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Sinembargo este Tribunal, dentro del proceso 30-IP-96 (G.O. 399 del 17 de octubre de
1997), no dejó de considerar la filosofia general que sobre la competencia leal hace el
Acuerdo de Cartagena:
“Pero a la vez que se procura tutelar el interés del público consumidor, la norma que
impide el registro de signos que inducen a error protege el interés de los competidores
en el mercado de productos similares, buscando amparar al productor frente a
eventuales prácticas de competencia desleal. El Convenio de la Unión de París, en su
artículo 1.2 declara que “la protección de la Propiedad Industrial tiene por objeto las
patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos y modelos industriales, las
marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las
indicaciones de procedencia o de denominaciones de origen, así como la represión de
la competencia desleal” (el destacado nos corresponde). El artículo 10 bis del propio
Convenio define la competencia desleal “como todo acto de competencia contrario a los
usos honestos en materia industrial o comercial; y, de manera ejemplificativa, cita
algunos casos, a saber: 1) actos que creen confusión, por cualquier medio que sea,
respecto del establecimiento, los productos o la actividad comercial o industrial de un
competidor; 2) aseveraciones falsas en el ejercicio del comercio, capaces de
desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad comercial o industrial de un
competidor; 3) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo en el ejercicio del
comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación,
las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos”.
“La represión a las prácticas restrictivas a la libre competencia dentro de la Comunidad
Andina tiene como fundamento jurídico originario el Capítulo VIII “Competencia
Comercial” del Acuerdo de Integración Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena),
codificado por la Comisión de la Comunidad Andina, mediante Decisión 406, sustitutiva
de la Decisión 236 y publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo No. 273, de 4 de julio de
1997. Así, el artículo 105 del Acuerdo estableció que “...la Comisión adoptará, a
propuesta de la Secretaría General, las normas indispensables para prevenir o corregir
las prácticas que puedan distorsionar la competencia dentro de la Subregión...”. La
represión a las prácticas restrictivas a la libre competencia ha sido tratada parcialmente
por el legislador comunitario con la expedición de las Decisiones 283, 284 y,
especialmente, la 285 (substitutivas de la Decisión 230) de la Comisión del Acuerdo de
Cartagena. Esta última (285), denominada “Normas para prevenir o corregir las
distorsiones en la competencia generadas por prácticas restrictivas de libre
competencia”, faculta a los Países Miembros o a las empresas que tengan interés para
que soliciten a la Junta la autorización que legitima la aplicación de medidas tendientes
para prevenir o corregir las amenazas de perjuicios o los perjuicios a la producción o
exportaciones, que se deriven de prácticas restrictivas de la libre competencia originada
en la Subregión o en las que intervenga una empresa que desarrolla su actividad
económica en un País Miembro. Entre las prácticas restrictivas, entre otras, se encuentra
“la aplicación en las relaciones comerciales, de condiciones desiguales para
prestaciones equivalentes que coloquen a unos competidores en situación
desventajosa frente a otros”. Con esta clase de normas ha pretendido el legislador
eliminar conductas que no se ajusten a las que practican la generalidad de los
comerciantes y, en definitiva, atenten contra los usos mercantiles honestos. Es atribución
de las legislaciones internas regular situaciones de competencia desleal que sean
producidas por el engaño a los medios comerciales y al público consumidor con ocasión
de la utilización de frases publicitarias desleales”.
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La segunda posibilidad o facultad que el ius prohibedi confiere al titular marcario se
traduce en la prohibición para que terceros vendan productos o suministren servicios,
bajo el amparo de un signo igual o similar.
El literal b) del artículo 104 extiende la prohibición no sólo al acto de vender sino también
al de “ofrecer, almacenar o introducir en el comercio productos con la marca u ofrecer
servicios en la misma” (debería entenderse con la misma). Estos actos de comercio
pueden ser ejecutados por un tercero -no titular de la marca- con la intención de
comercializarlos con igual o similar marca que la registrada por otra persona, siempre y
cuando los productos o servicios sean similares a los de la marca registrada.
De no existir una prohibición que se extienda al tercero que de buena o mala fe adquirió
los mismos o similares productos con marcas idénticas o semejantes, la efectiva defensa
del titular sería inocua, pues se burlaría dicha defensa por parte del imitador, vendiendo
a terceros esos productos entregándolos al mercado por su intermedio. El tercero
adquirente podrá, según las legislaciones internas entablar contra su vendedor las
acciones que le fueren pertinentes.
El literal d) del artículo 104 en análisis, toca el aspecto negativo del derecho de marca,
prohibiendo al tercero:
“d) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a
productos o servicios distintos de aquellos para los cuales se ha registrado la misma,
cuando el uso de ese signo respecto a tales productos o servicios pudiese inducir al
público a error o confusión, pudiese causar a su titular un daño económico o comercial
injusto, o produzca una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de dicha
marca”
Este Tribunal, coincide con lo expresado por el profesor José Manuel Otero Lastres,
quien al comentar el texto de esta disposición expresa:
“De la simple lectura de este precepto se desprende que el titular de una marca
registrada puede ejercitar su “ius prohibendi” contra los terceros que sin su
consentimiento usen un signo que, aun aplicándose a productos o servicios distintos a
los suyos, pueden inducir al público a error o confusión, o le pueden causar un daño
económico o comercial injusto, o producen una dilución de la fuerza distintiva o del valor
comercial de su marca.
“Pues bien, solamente con respecto a las marcas registradas notoriamente conocidas y a
las marcas renombradas se puede dar un uso de las características especificadas en
este precepto. En efecto, el uso por un tercero de un signo aplicado a productos o
servicios diferentes de aquellos para los que se ha registrados la marca anterior,
solamente puede inducir a error o confusión, o puede originar un daño económico o
injusto, o diluir la fuerza distintiva o el valor comercial de dicha marca, si la misma ha
conseguido un grado de difusión y de reconocimiento como el de la marca notoriamente
conocida o el de la marca renombrada” (Seminario Internacional: “La Integración,
Derechos y Los Tribunales Comunitarios”, Tribunal de Justicia del Acuerdo de
Cartagena, MEMORIAS, 1996, Pág. 253).
Respecto al contenido del término “dilución”, y aunque no es materia de controversia
nacida del contexto de la demanda, y más bien como ampliación, el Tribunal se remite a
lo expresado en el caso 31-IP-96, marca GORRO COCINERO Y ESTRELLAS CON
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BANDA (ETIQUETA), sentencia de 3 de diciembre de 1997 (G.O. 318 del 26 de enero
de 1998):
“A diferencia de lo que ocurre en el derecho marcario estadounidense y en el inglés, la
legislación comunitaria apenas menciona el fenómeno de la dilución de las marcas en
el artículo que se comenta hoy derogado por la Decisión 344 - que trata sobre la
dilución en el artículo 104 sobre derecho al ius prohibendi que tiene el titular de una
marca frente al uso de un signo idéntico o similar que produzca dilución de la fuerza
distintiva de la marca.
“El fenómeno de la dilución tiene aplicación frente a la marca notoria y a la renombrada,
que en el derecho anglosajón da lugar a acciones concretas; está basado en el
debilitamiento de la principal característica de una marca como es su distintividad.
Puede generarse la dilución bien por el uso no autorizado de la marca en productos o
servicios distintos a los relacionados con la registrada, que pueden ocasionar que la
marca cese de cumplir sus funciones de único identificador de los productos de su
titular; también puede darse el fenómeno cuando el registro de la marca para otros
productos de distinta clase se asocia con la mala calidad de otros bienes o servicios
ofrecidos en el mercado.
“Desde el punto de vista probatorio los autores coinciden en calificar la dilución como
un hecho de difícil comprobación, a no ser que ella se asocie con el fenómeno de la
confusión marcaria. Para este Tribunal la figura de la dilución, en el contexto del literal
c) que se comenta sólo cabe cuando los productos a que se refiere la marca en
observación o sujeta a oposición sean evidentemente distintos o pertenezcan a clases
distintas del nomenclatura. Así lo considera la doctrina cuando señala que la dilución es
el 'cercenamiento gradual o la dispersión de la identidad y retención de la marca o
nombre en la mente del público, por su uso en productos no competitivos." (Schechter,
citado por Jorge Otamendi en "Derecho de Marcas", Abeledo Perrot, Buenos Aires,
1995, pág. 377).
“El profesor Fernández Novoa, 'Derechos de Marca’, pág. 127 al tiempo de comentar la
legislación española sobre la materia indica que la ley prohibe registrar como marca
“los signos que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros
signos o medios registrados" para prevenir el "riesgo de debilitamiento de la reputación
de una marca altamente renombrada.”
La norma del artículo 104 de la Decisión 344, no concreta respecto a qué medidas puede
adoptar el titular marcario ni ante quien oponer las mismas. Recurriendo a la misma
normativa comunitaria contenida en la Decisión 344, e interpretando analógicamente su
artículo 25 referente a las acciones que posee el titular de una patente, bien podría el
titular marcario demandar daños y perjuicios contra quien, sin su consentimiento hubiere
efectuado, a titulo de marca, cualquier de los actos ya referidos.
Esa misma norma, habla de la posibilidad de entablar “cualquier otra acción” y ésta
puede referise a acciones de tipo civil o penal, como la falsificación, imitación, usurpación
o alteración de la marca, etc. Todo esto no obsta para que el titular pueda recurrir a
medidas precautelares o medidas de cesación, que puedan ser previstas en las
legislaciones internas, las que se aplicarán frente a este vacío comunitario, acogiéndose
al principio del régimen excepcional de la “complementariedad” entre el derecho
comunitario frente al derecho nacional, previsto en el artículo 144 de la Decisión 344, con
el propio alcance que la Jurisprudencia de este Tribunal ha conferido al mismo y que se
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ha analizado entre otros, dentro de los Procesos 2-IP-88, G.O. No. 33 de 26 de Julio de
1996 (“Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena”, Tomo I,
Buenos Aires 1994, pág. 147); 6-IP-94, G.O. No. 170 de 23 de enero de 1995
(“Jurisprudencia...”, Tomo IV, págs. 22 y ss); 10-IP-94, G.O. No. 177 de 20 de abril de
1995, (Tomo IV de “Jurisprudencia del Tribunal de la Comunidad Andina”, 1997, Quito, p.
75); Proceso 9-IP-94, G.O. No. 180 de 10 de mayo de 1995, (“Jurisprudencia...”Tomo IV,
pág. 100) y últimamente dentro del Proceso 2-IP-97, sentencia de 29 de Julio de 1998).
Dentro del mencionado Proceso 2-IP-88, este Tribunal hizo un extenso análisis de este
punto, el mismo que fue retomado en los Procesos 2-IP-97y 9-IP-97. En esa ocasión dijo:
“En consecuencia, para que la legislación nacional preexistente pueda coexistir con la
comunitaria pese a la aplicación preferente de esta en todo lo relativo a un asunto
reglado, se requiere que verse sobre asuntos o materias no regulados en lo absoluto
por la comunidad, tal como ocurre, por ejemplo, en el caso de la Decisión 85, con los
delitos contra la propiedad industrial o con la reglamentación del llamado "nombre
comercial" temas que ella no trata. Pero si el asunto o materia se encuentra regulado
en la Decisión, ha de entenderse, en sana lógica, que lo está íntegramente, en su
totalidad, de suerte que no resulta admisible la aplicación simultánea de normas
nacionales por razonables y pertinentes que estas puedan parecer. De otro modo no
podría existir un régimen único y uniforme en la Subregión -objetivo esencial del
derecho de la integración- al permitirse que este resulte modificado, tergiversado o
adicionado en alguna forma por la legislación nacional, la cual carece de competencia
para ello.
“... No se puede admitir, en consecuencia, que la legislación nacional modifique,
agregue o suprima normas sobre tales aspectos, o que se insista en mantener la
vigencia de leyes nacionales anteriores a la norma comunitaria incompatibles con ella.
En tal sentido debe precisarse que tampoco sería admisible que se agreguen por la
autoridad nacional otros requisitos para la configuración de un derecho de propiedad
industrial, o que se adicionen causales o motivos para la pérdida de tales derechos.
Ello equivaldría a desconocer la eficacia propia del derecho de la integración”.
Dentro del Proceso 10-IP-94 (Gaceta Oficial No.177 de 20 de abril de 1995), este
Organismo al referise al mismo punto, dijo:
“El desarrollo de la ley comunitaria por la legislación nacional, es empero excepcional y
por tanto a él le son aplicables principios tales como el del "complemento indispensable",
según el cual no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto,
salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquellas. Este régimen de
excepción, dada su naturaleza de tal, debe ser aplicado en forma restringida de acuerdo
con normas elementales de hermenéutica jurídica. Significa esto que para que tenga
validez la legislación interna se requiere que verse sobre asuntos no regulados en lo
absoluto por la comunidad, lo cual resulta obvio dentro del espíritu y el sentido natural y
lógico de la expresión "régimen común sobre tratamiento" que utiliza el artículo 27 del
Acuerdo de Cartagena...”
No menciona tampoco la norma citada del artículo 104, ante qué oficina o autoridad se
podrán plantear esas acciones y por el silencio comunitario, será la que se establezca en
la propia legislación interna.
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X.
ALCANCE DEL ARTÍCULO 143 DE LA DECISION 344
Norma que ha tenido una amplia y concordante interpretación por parte de este
Organismo. Así, en el Proceso 06-IP-94 (G. O. No. 170 de 23 de enero de 1995, “
Jurisprudencia...”, Tomo IV, págs. 21 22) el Tribunal al determinar el alcance de esta
norma dijo:
“El artículo 143, emerge históricamente de la Decisión 311, en que aparece por primera
vez, otorgando a los Países Miembros la facultad de fortalecer los derechos de Propiedad
Industrial "siempre que no contravengan disposiciones de la presente Decisión (art. 119);
la Decisión 313, no sólo facultaba a los Países Miembros a fortalecer sino a ampliar "los
derechos de Propiedad Industrial conferidos en la presente Decisión, cuando así lo
consideren pertinente" (art. 118); en la actualidad, la Decisión 344, dispone:
"Artículo 143.- Los Países Miembros, mediante sus legislaciones nacionales o
acuerdos internacionales, podrán fortalecer los derechos de Propiedad Industrial
conferidos en la presente Decisión. En estos casos, los Países Miembros se
comprometen a informar a la Comisión acerca de estas medidas".
“El "fortalecimiento" del que habla el artículo anterior, es lógico entender, se encuentra
inscrito dentro del Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena, pues la
incorporación de normas nacionales debe ser complementaria al espíritu del "Régimen
Común" y nunca contraria al mismo, (lo que no tendría sentido en un régimen
comunitario), ya que por ello en esta misma norma permisiva, se establece a su vez el
compromiso, de los Países Miembros de informar a la Comisión sobre tales medidas;
compromiso este que se entiende, asumen los países para unificar las medidas de
fortalecimiento al Régimen Común de Propiedad Industrial de la subregión, en una unidad
de criterios que partiendo de los 5 países signatarios comulguen plenamente con el
marco jurídico del Acuerdo de Cartagena necesariamente y no conspiren contra él, pues
es este último caso resultaría que no se trata de fortalecer sino al contrario, de debilitar su
esencia y filosofía. Así se declara.
“En cuanto a fortalecer el Régimen de Propiedad Industrial por "acuerdos internacionales"
como reza el artículo 143 de la Decisión 344, no debemos olvidar aún cuando sea sólo a
manera de mención doctrinal, la existencia del "Convenio de París" que para la Protección
de la Propiedad Industrial tienen suscrito la mayoría de los países del mundo en su última
versión de 14 de Julio de 1967; así como también, entre otros, el "Convenio de Berna"
(1971); "La Convención de Roma" (1961); el "Tratado sobre la Propiedad Intelectual
respecto de los Circuitos Integrados" conocidos como "Tratado IPIC" (1989); el "Acuerdo
sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio" conocido como "Acuerdo TRIPS". Todos ellos convergentes con el espíritu
común de defensa y protección de los derechos emergentes de la Propiedad Intelectual y
que para ser aplicados en los países del grupo andino, deben guardar absoluta
concordancia con el espíritu de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.
“Al respecto el Tribunal Andino en el Proceso 3-IP-94, en la sentencia dictada el 25 Julio
de 1994 dijo:
"Del primero de ellos (se refiere a los artículos 143 y 144 sobre los que versaba dicha
sentencia) se desprende que los Países Miembros, mediante sus legislaciones nacionales
y sus acuerdos internacionales podrán fortalecer los derechos de propiedad industrial
conferidos en la presente Decisión. Pero se añade en este artículo el compromiso de
- 24 -
informar a la Comisión acerca de las medidas que al efecto tomen. Como vemos en esta
parte final del artículo 143, la norma comunitaria reafirma el camino de la
complementariedad entre ambos derechos sólo exigiendo que la Comisión debe ser
informada acerca de cualquier medida de este tipo, y el Tribunal de Justicia del Acuerdo
de Cartagena, entiende que al haber remitido ese fortalecimiento a la legislación nacional,
con el sólo compromiso de informar sobre las medidas que se adopten en este caso, se
consolida la interrelación entre el derecho de integración y el derecho interno de los
Estados Miembros en materia de propiedad industrial".
“En consecuencia queda claro que esta complementariedad e interrelación dentro de la
facultad de fortalecer el Régimen Común de Propiedad Industrial que el artículo 143 de la
Decisión 344 reconoce a los Países Miembros, está inscrita precisamente en la
interrelación, complementariedad y armonía jurídica que, para ser aplicables, deben
necesariamente guardar las normas nacionales o los acuerdos internacionales de
cualquier categoría con el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena, cuyo
Régimen Común de Propiedad Industrial, se trata cabalmente de fortalecer en el sentido
exacto de la palabra”.
Asimismo, con referencia al tema en tratamiento, en el Proceso 10-IP-94 expresó:
“De los artículos 143 y 144 de la Decisión 344 emerge claramente que si bien los países
signatarios están obligados a cumplir con las disposiciones que se establecen sobre
Propiedad Industrial en la Decisión 344 hoy vigente, pueden, si desean, hacer uso de su
facultad legislativa para fortalecer dicho régimen mediante disposiciones legales o
acuerdos internacionales (artículo 143); mientras que, de otra parte, están obligados a
legislar sobre asuntos de propiedad industrial, no contemplados en la norma vigente
(artículo 144).
“Desde la interpretación prejudicial 1-IP-87 y posteriormente en la 2-IP-88, sentadas en
vigencia del artículo 84 de la Decisión 85 (equivalente al 144 de la Decisión 344 hoy
vigente) este Tribunal reconoció el principio de la preeminencia de la norma comunitaria
sobre el derecho interno de los países y en la segunda de ellas señaló que "en caso de
conflicto la regla interna queda desplazada por la comunitaria, la cual se aplica
preferentemente ya que ... la norma interna resulta inaplicable". Resaltó además el
Tribunal la claridad del principio de preeminencia cuando la ley comunitaria es
precisamente norma posterior que debe primar sobre la anterior, de acuerdo con
principios universales de derecho; advirtiendo sin embargo que ello no implica la
derogatoria de la una sobre la otra, sino que lleva a la inaplicabilidad de la primera en la
medida en que resulte incompatible con las previsiones del derecho comunitario.
“Con el mismo sentido interpretativo enunciado en los términos anteriores por la
jurisprudencia del Tribunal, ha de entenderse, en los países miembros, la respectiva
aplicación de los artículos 143 y 144 de la Decisión 344. Así se desprende de las
interpretaciones consignadas en los Procesos 3-IP-94 y 6-IP-94 referentes a los artículos
citados. De ellas se deduce lo siguiente:
-
Los países signatarios por imperio de la norma comunitaria vigente, Decisión 344,
pueden fortalecer el régimen de Propiedad Industrial mediante normas legales
internas con la sola obligación de informar a la Comisión acerca de estas medidas y
además, deben legislar sobre lo no comprendido en la norma comunitaria.
- 25 -
-
Esto deja claro que sí conservan facultad legislativa en la forma y condiciones que
disponen, respectivamente, los artículos 143 y 144 de la citada Decisión.
-
Estas disposiciones legales internas que sí pueden dictar los países miembros del
Acuerdo, sin embargo, deben guardar relación de armonía, complementariedad e
interrelación con la filosofía de la normativa comunitaria vigente, la que en su caso,
será de prevalente aplicación.
“En concepto de este Tribunal debe interpretarse lo que se entiende por "fortalecer los
derechos de propiedad industrial" a que se refiere el artículo 143 de la Decisión 344 para
justificar la adopción de medidas de derecho interno por las legislaciones nacionales de
los países miembros.
“Desde el punto de vista etimológico, según el Diccionario de la Real Academia española,
el verbo fortalecer se refiere a la acción de "hacer más fuerte o vigoroso". De esta noción
fluye en forma natural y obvia la interpretación literal de que el régimen común de
propiedad industrial puede ser complementado por las leyes internas para fortalecerlo
siempre que con ello no se restrinja el sistema del régimen común en sus propósitos ni se
recorte en su finalidad de protección de los derechos que consagra.
“Desde el punto de vista teleológico cobra también validez la interpretación literal de la
expresión anotada, como quiera que los propósitos que persigue el sistema de
integración adoptado por el Acuerdo Subregional Andino se funda -como lo establece su
preámbulo- en el fortalecimiento de la unión de sus pueblos, en la formación de una
comunidad subregional, en la cooperación para el desarrollo, en la armonización de sus
políticas económicas y en la unificación de la legislación de interés comunitario.
“Este Tribunal debe advertir que otra interpretación de las normas consagradas en el
artículo 143 de la Decisión 344 entrañaría el peligro de que como resultado de su
aplicación se violara el texto literal y el espíritu del acuerdo subregional andino, en
perjuicio del propósito fundamental de lograr regímenes uniformes en áreas comunes de
interés subregional.”
Como resultado de las consideraciones anteriores,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,
CONCLUYE:
1.-
El registro de una marca ante la oficina nacional competente de cada uno de los
Países Miembros, es el único sistema para otorgar al titular el derecho al uso
exclusivo de una marca. Ninguna otra oficina tiene esa capacidad o potestad
administrativa.
2.-
Los requisitos que otras oficinas nacionales exijan para la venta o comercialización
de los productos, no pueden contener normas que violen o limiten o restrinjan el
derecho al uso exclusivo de una marca o que impongan nuevos requisitos dentro del
campo marcario.
3.-
Registrada una marca, un País Miembro puede exigir permisos posteriores para la
comercialización de esos productos, que miren, entre otros conceptos, la defensa de
la salud de los consumidores, sin que esas oficinas encargadas de dichos permisos
- 26 -
puedan violar o lesionar los derechos que las normas comunitarias confieren al
titular marcario.
4.-
Las condiciones subsecuentes al registro de una marca para la comercialización de
un producto, es asunto diferente al registro de la misma, y en tanto no contradigan
las normas comunitarias sobre el registro marcario, serán validas.
5.-
Las autorizaciones que dentro de un País se impongan como requisitos para el
expendio de productos, podrán ser otorgados tanto para productos registrados con
una marca como para los que no la contengan.
7.-
El hecho de que se autorice la comercialización de un producto sin marca, no
significa que el titular marcario pierda las facultades que le confiere el ius
prohibendi para oponerse a la comercialización de ese producto similar o idéntico
que se encuentra identificado con un signo que pueda producirle confusión o error
dentro del campo de la libre competencia.
8.-
Todos los productos registrados con marcas para su comercialización tienen que
obtener un registro sanitario, pero no todo registro sanitario se concederá
exclusivamente a productos amparados por una marca, si el registro sanitario es
exigido dentro de un País Miembro.
9.-
La protección que otra oficina nacional, distinta de la encargada del registro
marcario, pudiera dar a la comercialización de productos registrados como marca,
se encuadraría dentro del espíritu de fortalecimiento del derecho marcario al que se
refiere el artículo 143 de la Decisión 344.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del Tratado, el Consejo de Estado de
la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación para la sentencia
que dicte dentro del proceso interno Nº 4743.
En cumplimiento del artículo 64 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, notifíquese al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, mediante copia certificada y sellada.
Remítase así mismo copia de esta sentencia de interpretación prejudicial a la
Secretaría de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial, según lo
dispone el artículo 34 del Tratado de Creación de este Tribunal.
Roberto Salazar Manrique
PRESIDENTE
Juan José Calle y Calle
MAGISTRADO
Gualberto Dávalos García
MAGISTRADO
Patricio Bueno Martínez
MAGISTRADO
- 27 -
Patricio Peralvo Mendoza
SECRETARIO a.i.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La precedente sentencia de
interpretación prejudicial fue aprobada en sesión judicial correspondiente al día 22 de
enero de 1999, por los cuatro Magistrados arriba mencionados, conforme a lo
dispuesto en el artículo 63 del Estatuto del Tribunal de Justicia del Acuerdo de
Cartagena. No la suscribe el Dr. Roberto Salazar Manrique por haber fallecido el día 24
de enero de 1999. Por tanto, en sesión judicial celebrada el día 26 del mismo mes, bajo
la Presidencia del Magistrado Dr. Juan José Calle y Calle, se acordó que, conforme a
las prescripciones del artículo 64 del Estatuto, quede suscrita por los tres de los cuatro
Magistrados que actualmente conforman el Tribunal, por el Secretario del mismo, y a
sellarla y depositarla en Secretaría. CERTIFICO.Patricio Peralvo Mendoza
SECRETARIO a.i.