256-2007 SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA

256-2007
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA: San Salvador, a las quince horas y cinco minutos del veintiuno de diciembre de dos
mil once.
El presente proceso contencioso administrativo ha sido promovido por ALMACENES
SIMAN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse
ALMACENES SIMAN, S.A. DE CV., por medio de su apoderado general Judicial licenciado
[…]; impugnando de ilegales los actos administrativos consistentes en: 1) la resolución
pronunciada por el Registrador del Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos del
Registro de la Propiedad Industrial, Dirección de Propiedad Intelectual del Centro Nacional de
Registros, a las ocho horas y doce minutos del día nueve de agosto de dos mil seis, por medio del
cual rechazó la oposición interpuesta ante el referido Departamento de Marcas y Otros Signos
Distintivos, a la marca servicios MONEDERO DORIAN 'S; y 2) La resolución proveída por la
Directora del Registro de la Propiedad Intelectual del Centro Nacional de Registros, a las nueve
horas y cuarenta minutos del día seis de diciembre de dos mil seis, por medio de la cual se
confirmó la resolución anterior.
Han intervenido en el juicio: la parte actora, en la forma antes indicada; el Registrador
Auxiliar del Registro de la Propiedad Intelectual de la Dirección de Propiedad Intelectual y la
Dirección de Propiedad Intelectual ambos del Centro Nacional de Registros, como autoridades
demandadas; las licenciadas Patricia del Carmen Rodas de Castro y Juana Jeanneth Corvera
Rivas, en representación del Fiscal General de la República; y la CORPORACIÓN DE
TIENDAS INTERNACIONALES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se
abrevia CORPTI, S.A. DE C.V., por medio de su apoderado especial judicial […], en calidad de
tercera beneficiaria con el acto impugnado.
I.- CONSIDERANDOS:
A. ANTECEDENTES DE HECHO.
ALEGATOS DE LAS PARTES.
1. DEMANDA.
a) Autoridad demandada y actos impuanados.
La parte demandante dirigió su pretensión contra el Registrador del Departamento de
Marcas y Otros Signos Distintivos del Registro de la Propiedad Industrial, Dirección de
Propiedad Intelectual y la Dirección de Propiedad Intelectual, ambos del Centro Nacional de
Registros, por los actos administrativos descritos en el preámbulo de esta sentencia.
b) Circunstancias.
Manifestó el apoderado de la sociedad demandante que con fecha ocho de diciembre de
dos mil cinco, el licenciado […], en su calidad de apoderado general judicial de la
CORPORACIÓN DE TIENDAS INTERNACIONALES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE, que se abrevia CORPTI, S.A. DE C.V., presentó ante la Dirección de
Propiedad Intelectual una solicitud de registro como marca de servicios de la expresión
MONEDERO DORIAN'S, la cual serviría para proteger "seguros, asuntos financieros, asuntos
monetarios, asuntos relativos a bienes raíces" pertenecientes a la clase treinta y seis (36)
internacional de marcas, y tramitada bajo el número de presentación setenta y un mil setecientos
cuarenta del año dos mil cinco (20050071740) y expediente cincuenta y cuatro mil treinta y dos
del año dos mil cinco (2005054032). La misma fue admitida a trámite y publicada en el Diario
Oficial de fecha dieciocho de abril de dos mil seis, Número 70, Tomo 371.
En fecha cinco de junio de dos mil seis, su representada ALMACENES SIMAN, S.A. DE
C.V., interpuso oposición al registro de la marca de servicios MONEDERO DORIAN'S, por
considerar que se encontraba dentro de las prohibiciones del artículo 9 literal d) de la Ley de
Marcas y Otros Signos Distintivos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 16 de la misma Ley.
Los fundamentos de la oposición fueron que "MONEDERO DORIAN'S", es similar fonética,
gráfica e ideológicamente a los siguientes distintivos propiedad de ALMACENES SIMAN,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE:
a) Marca de servicios "MONEDERO SIMAN", registrada al Número 120, del Libro 32,
folios 241-242, y con vigencia hasta el día once de febrero de dos mil quince, para amparar
"servicios financieros" pertenecientes a la clase 36 internacional.
b) Nombre comercial "MONEDERO SIMAN", registrado al Número 30, del Libro 3,
folios 61-62, con vigencia indefinida, para identificar un establecimiento comercial dedicado a la
prestación de servicios financieros.
En dicho escrito se hizo referencia sobre la semejanza gráfica o visual que guarda la
marca de servicios solicitada con los distintivos de Almacenes Siman, S.A. de C.V., la cual
consiste básicamente en la confusión causada por la identidad o similitud de los signos que
componen a una marca por su simple observación, en la manera que se percibe la marca y no
como se representa o se manifiesta el signo.
La confusión visual puede originarse por una similitud ortográfica como es el caso que
nos ocupa, pues la marca solicitada es una reproducción de los distintivos inscritos a favor de
Almacenes Siman, S.A. de C.V., solo que se le ha agregado la palabra DORIAN 'S.
Además se hizo mención sobre la semejanza fonética, que es la confusión que se da
cuando ambas marcas produce un sonido similar. Es evidente que al pronunciar la marca
solicitada y los distintivos de su mandante existe similitud fonética suficiente como para causar
confusión en el público consumidor. Ambas marcas comienzan con el término MONEDERO —
término sobre el cual se centra toda la atención, por lo que puede causarse confusión en el uso de
la marca MONEDERO DORIAN'S.
Aseveró, que a eso debía sumarse que los servicios que ampara la marca de Almacenes
Siman, S.A. de C.V., son relacionados a los servicios de la marca solicitada, los cuales protegen
servicios pertenecientes a la clase 36 de la clasificación internacional, específicamente "servicios
financieros".
Con relación al registro de una marca semejante a una ya inscrita que ampare a los
mismos productos (en el presente caso "servicios"), el tratadista Jorge Otamendi en su libro
"Derecho de Marcas", menciona: "Por las mismas razones expuestas en el punto anterior, si
hubiere dudas en cuanto a la confundibilidad, el juzgador se inclinará a favor del derecho
adquirido anterior".
Agregó que resultaba importante resaltar que las empresas Almacenes Siman S.A. de
C.V. y CORPTI, S.A. de C.V. (Dorian's) se dedicaban al mismo giro del negocio: Almacenes por
Departamentos, por lo que la posibilidad de confusión se concretaba, además de que la sociedad
solicitante podría tener un provecho del uso del término MONEDERO, ya que la marca
MONEDERO SIMAN había adquirido renombre en el país por la publicidad hecha por la misma
en los periódicos, radio y televisión.
Señaló que el Registro de la Propiedad Industrial, Dirección de Propiedad Intelectual
emitió resolución de fecha nueve de agosto de dos mil seis en que rechazó la oposición
interpuesta, haciendo las consideraciones siguientes: "...La única similitud existente entre el
distintivo que se pretende inscribir y el nombre comercial inscrito es la palabra MONEDERO.
Dicha palabra se encuentra estrechamente relacionada con asuntos financieros y monetarios, por
lo tanto sobre dicha palabra no se le puede conceder exclusividad a nadie en relación con los
servicios antes mencionados. Prueba de lo anterior es que existen otros distintivos inscritos con la
palabra MONEDERO a favor de diferentes personas, por ejemplo MONEDERO FUTURA Y
MONEDERO ELECTRÓNICO. En vista de lo anterior, es evidente que la distintividad de la
marca que se pretende inscribir estriba en la palabra DORIAN'S que es completamente diferente
a la palabra SIMAN. El solicitante es claro al manifestar que no pretende exclusividad para la
palabra MONEDERO, puesto que dicha palabra puede ser utilizada en la clase 36 por cualquier
persona siempre y cuando sea acompañada de un elemento distintivo adicional. En vista de lo
anterior no existen semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas capaces de causar confusión entre
los consumidores de la clase 36".
De dicha resolución se interpuso Recurso de Apelación ante la Dirección de Propiedad
Intelectual del Centro Nacional de Registros, que a las nueve horas y cuarenta minutos del día
seis de diciembre de dos mil seis, confirmó la resolución que rechazó la oposición.
c) Disposiciones o derechos que se alegan violados.
El apoderado de la sociedad demandante manifestó que la resolución impugnada es
violatoria de las disposiciones siguientes: 1) artículos 9 literal d), 14 y 16, de la Ley de Marcas y
Otros Signos Distintivos, y 2) El Derecho a la Seguridad Jurídica cuyo postulado consagra el
artículo 2 de la Constitución de la República.
d) Petición.
El demandante pidió que en sentencia definitiva se declarara la ilegalidad de los actos
controvertidos y se ordenara la suspensión provisional de los mismos.
2. ADMISIÓN DE LA DEMANDA.
Se admitió la demanda contra los actos impugnados; se tuvo por parte a la Sociedad
ALMACENES SIMAN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede
abreviarse ALMACENES SIMAN, S.A. DE C.V., por medio de su apoderado general judicial
licenciado […]; se declaró sin lugar la suspensión provisional de los efectos de los actos
administrativos impugnados; a efecto de garantizar el derecho de audiencia, se ordenó notificar la
existencia del proceso a la CORPORACIÓN DE TIENDAS INTERNACIONALES, SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia CORPTI, S.A. DE C.V., tercera
beneficiaria con los actos administrativos impugnados; y, se requirió a las autoridades
demandadas rendir el informe regulado en el artículo 20 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, así como la remisión de los expedientes administrativos relacionados con el caso
bajo análisis.
3. INFORMES DE LA PARTE DEMANDADA.
Recibidos los informes de las autoridades demandadas, los cuales fueron respondidos en
sentido positivo, se solicitó a las mismas que rindieran nuevo informe exponiendo las razones que
justificaban la legalidad de los actos administrativos impugnados y se ordenó notificar la
existencia de este proceso al Fiscal General de la República.
Al presentar el informe regulado en el artículo 24 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa, las autoridades demandadas manifestaron lo siguiente: Que al
proceder a efectuar un análisis comparativo en forma integral entre las marcas MONEDERO
DORIAN'S que pretendía registrarse y MONEDERO SIMAN de la parte apelante, se estableció
que el punto principal a dirimir era la posible existencia de una semejanza capaz de originar
riesgo de error o confusión, entre ellas, tal como lo reclamó la parte demandante, por lo que
posterior a un cotejo en su conjunto de conformidad a las reglas de Ley y la Doctrina del Derecho
Marcario, se determinó que sobre la palabra MONEDERO, que las conforma, no se puede
conceder exclusividad individualmente considerada, menos se puede monopolizar, porque se le
restringiría el derecho de seguir usando el referido término a otros usuarios que quisieran
incluirla en sus distintivos, además de que existen otras marcas ya inscritas que lo incluyen;
considerando especificamente, que la palabra MONEDERO se ha vuelto de uso común para
algunos servicios comprendidos en la clase 36 de la clasificación internacional, razón por la cual
puede ser utilizada por diferentes titulares, para incluirla en sus marcas, especialmente porque el
público consumidor ya está acostumbrado a verla en el comercio, sin que esto induzca a un riesgo
de error o confusión o asociación, entre los servicios o su origen empresarial. Otro aspecto a
valorar era que con el registro de la marca, se concede protección sobre el conjunto de elementos
que la conforman y no sobre cada uno aisladamente; considerando que las mismas en su conjunto
son lo suficientemente distintivas y no causan confusión entre ellas ni con otras marcas de
servicios de la clase relacionada, no obstante tal como lo manifestó la abogada que intervino en el
Recurso de Apelación, que la palabra MONEDERO, es común en ambas, la combinación
distintiva de los términos SIMAN marca notoriamente conocida en este mercado y DORIAN'S
que acompañan a cada cual, les aportan el grado de distintividad requerido, diferenciándolas
claramente entre ellas, de conformidad a los artículos 2 inciso 4° y 14 inciso final de la Ley de
Marcas y Otros Signos Distintivos, desvirtuándose así el riesgo de error o confusión o de
asociación entre los servicios que cada cual amparan o el origen empresarial de los mismos,
estableciéndose que la marca solicitada no incurría en la prohibición invocada por la parte
apelante y que hoy reivindica el demandante.
Finalmente aseveraron que el examen encaminado a determinar el carácter genérico de
una marca no se deberá limitar "al mero análisis gramatical de la palabra o las palabras que
componen un signo. En los signos compuestos constituidos por un conjunto de palabras, puede
darse el caso de que el carácter genérico de las palabras — cuando se les considera aisladamente
— desaparezca porque el conjunto formado por ellas se traduce en una expresión con significado
propio y poder distintivo suficiente para ser registrada como marca...".
4. DECLARATORIA DEL PROCESO COMO DE MERO DERECHO.
Por auto de las quince horas y diez minutos del siete de mayo de dos mil nueve, este
Tribunal declaró el presente proceso como de mero derecho, limitando el análisis de la sentencia
a determinar si la interpretación y aplicación del artículo 9 literal b) de la Ley de Marcas y Otros
Signos Distintivos y la supuesta violación al Principio de Seguridad Jurídica regulado en el
artículo 2 de la Constitución de la República, habían sido aplicadas conforme a derecho por las
autoridades demandadas al rechazar la oposición interpuesta por ALMACENES S1MAN, S.A.
DE CV., a la marca de servicios MONEDERO DORIAN'S.
5. INTERVENCIÓN DEL FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Por auto de las quince horas y doce minutos del día dos de diciembre de dos mil diez, se
dio intervención a las delegadas del Fiscal General de la República, licenciadas Patricia del
Carmen Rodas de Castro y Juana Jeanneth Corvera Rivas. Además se tuvo por parte a la
CORPORACIÓN DE TIENDAS INTERNACIONALES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse CORPTI, S.A. DE C.V., mediante su apoderado
especial judicial licenciado […], como tercera beneficiaria con los actos impugnados.
La Fiscalía General de la República al evacuar la audiencia conferida, esencialmente
manifestó que entre las marcas MONEDERO DORIAN'S Y MONEDERO SIMAN poseen la
raíz MONEDERO, la cual tiene significado en nuestro diccionario, por lo que se puede establecer
con claridad o precisión que habrá confusión ante uso, utilización y selección de las marcas. Por
lo expuesto y en atención a lo manifestado consideró que el acto que se impugna es ilegal, en
base a fundamentos y criterios ya sostenidos por esta Sala en la resolución: "si dos términos
tienen una misma parte inicial o radical, habrá que determinar si ese elemento común es
verdaderamente significativa, al grado de generar confusión (Sentencia del día veintisiete de
noviembre de mil novecientos noventa y ocho, Referencia 30-L-97)".
De conformidad con el artículo 48 inciso segundo de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa, se requirió a las autoridades demandadas la remisión de los
expedientes administrativos relacionados con el presente caso, los cuales se han tenido a la vista
B. FUNDAMENTOS DE DERECHO.
1. OBJETO Y LÍMITES DE LA PRETENSIÓN.
La parte actora impugna de ilegales los actos administrativos consistentes en: I) la
resolución pronunciada por el Registrador del Departamento de Marcas y Otros Signos
Distintivos del Registro de la Propiedad Industrial, Dirección de Propiedad Intelectual del Centro
Nacional de Registros, a las ocho horas y doce minutos del día nueve de agosto de dos mil seis,
por medio del cual rechazó la oposición interpuesta ante el referido Departamento de Marcas y
Otros Signos Distintivos, a la marca servicios MONEDERO DORIAN'S; y 2) La resolución
proveída por la Directora del Registro de la Propiedad Intelectual del Centro Nacional de
Registros, a las nueve horas y cuarenta minutos del día seis de diciembre de dos mil seis,
mediante la cual se confirmó la resolución anterior.
Delimitación de la controversia.
Dentro de los argumentos de ilegalidad planteados por ALMACENES SIMAN, S.A. DE
C.V., este Tribunal advierte que la controversia del presente caso se circunscribe a determinar si
existió violación a las disposiciones siguientes: O artículos 9 literal d), 14 y 16, de la Ley de
Marcas y Otros Signos Distintivos, y 2) El Derecho a la Seguridad Jurídica cuyo postulado
consagra el artículo 2 de la Constitución de la República.
2. NORMATIVA APLICABLE.
a) La Constitución de la República de El Salvador, Asamblea Constituyente, Número 38,
del quince de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado en el Diario Oficial Número
234, Tomo 281, del dieciséis de diciembre de mil novecientos ochenta y tres.
b) La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Legislativo Número 868 de
fecha seis de junio de dos mil dos, publicado en el Diario Oficial Número 125, Tomo 356, del
ocho de julio de dos mil dos.
3. TRANSGRESIONES ALEGADAS.
3.1.- Principio de Seguridad Jurídica.
La Seguridad Jurídica es un principio universalmente reconocido del Derecho que se
entiende como certeza práctica del Derecho, y representa la seguridad de que se conoce o puede
conocer lo previsto como prohibido, mandado y permitido por el poder público respecto de uno
para con los demás y de los demás para con uno.
La Seguridad Jurídica es la garantía dada al individuo, por el Estado, de que su persona,
sus bienes y sus derechos no serán violentados o que, si esto llegará a producirse, le serán
asegurados por la sociedad, la protección y reparación. En resumen, la Seguridad Jurídica es la
certeza que tiene el individuo de que su situación jurídica no será modificada más que por
procedimientos regulares, y conductos establecidos previamente.
3.2.- De las Disposiciones Legales Invocadas.
El artículo 9 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, objeto de análisis en el
presente proceso, estatuye: No podrá ser registrado ni usado como marca o como elemento de
ella, un signo cuando ello afecte a algún derecho de tercero, en los siguientes casos: (...).d) Si el
signo constituyera una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un
signo distintivo notoriamente conocido, perteneciente a un tercero, cuando su uso fuera
susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento
injusto de la notoriedad del signo, con relación a cualquier producto o servicio aunque no sea
idéntico o similar a aquellos identificados por el signo distintivo notoriamente conocido, siempre
y cuando exista una conexión entre dichos bienes y servicios.
En el mismo orden de ideas, el artículo 16 del referido cuerpo normativo, contempla la
posibilidad de oposición al registro de una determinada marca, por considerar que el signo cuyo
registro se solicita es igual o semejante a otro ya registrado, o en trámite de registro, de manera
tal que pueda inducir al público en error.
Además, el artículo 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece: "El
registro examinará si la marca incurriere en alguna de las prohibiciones previstas en los artículos
8 y 9 de la presente ley, con base en las informaciones y elementos a su disposición (...)". Con
relación a lo que establece el artículo 8 literal c) del mismo cuerpo normativo: "No podrá ser
registrado ni usado como marca o como elemento de ella, un signo que esté comprendido en
alguno de los casos siguientes: (...) c) Que consista exclusivamente en un signo o una indicación
que, en el lenguaje corriente, técnico o científico, o en la usanza comercial del pais, sea una
designación común o usual del producto o del servicio de que se trate".
La parte actora sostiene que la marca "MONEDERO DORIAN'S", es similar fonética, gráfica e
ideológicamente a la marca "MONEDERO SIMAN", propiedad de la sociedad demandante, la
cual ha sido utilizada con anterioridad por ALMACENES SIMAN, S.A. DE C.V.
4. ANÁLISIS DEL CASO.
Se plantea entonces ante este Tribunal, la posible confusión que generaría en el mercado
la
inscripción
de
la
marca
solicitada
por
la
CORPORACIÓN
DE
TIENDAS
INTERNACIONALES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE pues ambas
sociedades se dedican a la misma actividad económica que es "la venta al detalle y almacenes por
departamentos", y en ambos casos el propósito de uso de la marca es para distinguir servicios
financieros relacionados con esas actividades. Además, que el registro de la marca
"MONEDERO DORIAN'S" supondría un aprovechamiento del esfuerzo ajeno, ya que la
sociedad demandante ha invertido tiempo, recursos intelectuales y económicos en lograr el
reconocimiento de la marca "MONEDERO SIMAN" por el público consumidor, y resultaría
injusto que un tercer competidor obtuviera beneficios en la utilización de una marca ya
reconocida.
Por lo que este Tribunal procederá a valorar, conforme a los argumentos presentados por
las partes y las disposiciones legales invocadas, si el acto controvertido adolece de las
ilegalidades señaladas por la parte actora, ya que la sociedad demandante considera que existe
semejanza entre la marca "MONEDERO DORIAN'S" y la marca "MONEDERO SIMAN".
Consecuentemente, el núcleo de la problemática radica en establecer bajo que supuestos existe
"semejanza" entre las marcas en disputa.
4.1) De los conceptos jurídicos determinados e indeterminados.
Esta Sala considera que debe distinguirse de las potestades discrecionales, el supuesto de
la aplicación de los llamados "conceptos jurídicos indeterminados". La doctrina expresa que por
su referencia a la realidad, los conceptos utilizados por las leyes pueden ser: determinados o
indeterminados.
Los conceptos determinados delimitan el ámbito de realidad al que se refieren, de una
manera precisa e inequívoca. La norma no reconoce -ni a la Administración ni al Juez- un margen
de libertad de decisión en la aplicación del Derecho, condicionando la resolución a determinados
criterios de actuación.
En cambio, con la técnica del concepto jurídico indeterminado la Ley refiere una esfera de
realidad cuyos límites no aparecen bien precisados en su enunciado, no obstante lo cual es claro
que se intenta delimitar un supuesto concreto.
La Ley no determina con exactitud los límites de esos conceptos porque se trata de conceptos que
no admiten una cuantificación o determinación rigurosa, pero en todo caso es manifiesto que se
está refiriendo a un supuesto de la realidad que, no obstante la indeterminación del concepto,
admite ser precisado en el momento de la aplicación. Pero al estar refiriéndose a supuestos
concretos y no a vaguedades imprecisas o contradictorias, es claro que la aplicación de tales
conceptos o la calificación de circunstancias concretas no admite más que una solución. A
diferencia de la potestad discrecional, en el ámbito de los conceptos jurídicos indeterminados
sólo una única solución será la justa, con exclusión de toda otra.
Siendo la aplicación de conceptos jurídicos indeterminados un caso de aplicación e
interpretación de la Ley que ha creado el concepto, el juez puede fiscalizar sin esfuerzo alguno tal
aplicación, valorando si la situación a que con ella se ha llegado es la única solución justa que la
Ley permite.
Aplicando las anteriores premisas al caso de autos y tomando en consideración lo
señalado en el artículo 9 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, observamos que en el
mismo, el legislador ha utilizado los conceptos de "reproducción e imitación", conceptos que son
sinónimos de "semejanza", que se refieren a esferas de realidad cuyos límites no aparecen bien
precisados en el artículo antes trascrito, situación que por su naturaleza no admite una
determinación rigurosa, pero que, presentada en los casos concretos, debe ser analizada al margen
de la discrecionalidad para establecer su concurrencia; es decir, encaja en la categoría de
conceptos jurídicos indeterminados a que se ha hecho referencia.
En virtud de lo anterior y entendida a la marca como aquella que sirve para identificar y
distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona
de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore,
diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto
o servicio, la determinación de cuándo existe semejanza entre una y otra, admite una única
solución justa, para cuya determinación la Ley otorga una potestad a la Administración, que es
judicialmente revisable.
El ejercicio de tal potestad supone para la Administración una labor cognoscitiva e
interpretativa de la Ley en su aplicación al caso concreto, a fin de determinar si el último reducto
del concepto "semejanza" tiene aplicación en el supuesto que se le presenta.
4.2) Sobre la doctrina de la apreciación de la semejanza.
La doctrina sobre la apreciación de la semejanza nos dota de principios o reglas para su
apreciación. La semejanza hay que apreciarla considerando la marca en su conjunto y debe
además apreciarse suponiendo que la confusión puede sufrirla una persona medianamente
inteligente, o sea el comprador medio, y que preste la atención común y ordinaria.
Acorde a estas reglas, de particular importancia en su aplicación en el caso que se analiza,
se afirma que para calificar la semejanza debe tenerse en cuenta que es la marca como un todo la
que se imprime en la mente del consumidor; y para decidir si dos marcas pueden ser confundidas,
es preciso juzgar ante todo la impresión de conjunto que los distintivos comerciales dejan
después de una revisión superficial.
Es así que en términos generales la marca debe apreciarse sin particularizar en las
diferencias que pudieran ofrecer sus distintivos, aspectos o detalles considerados de manera
aislada o separada, sino atendiendo a la semejanza que resulte de su examen global, para
determinar los elementos primordiales que le dan su propio carácter distintivo.
A continuación, se procederá a realizar el análisis, conforme a los parámetros anteriores, a
efecto de determinar si existe semejanza entre la marca que se pretende inscribir "MONEDERO
DORIAN'S" y la marca ya inscrita "MONEDERO SIMAN".
Con la finalidad de lograr determinar si dos distintivos comerciales son semejantes entre
sí, el Convenio Centroamericano para la Protección Industrial establece como herramienta un
análisis tripartito: gráfico, fonético e ideológico. Con estos antecedentes y a efecto de controlar la
legalidad de las resoluciones impugnadas, esta Sala realizará un examen pormenorizado de ambas
marcas bajo los parámetros establecidos por la Ley, y podrá, de esa forma fijar la existencia o no
de la semejanza enunciada por la parte actora.
4.3) Análisis gráfico.
El doctrinario argentino Jorge Otamendi, en su obra Derecho de Marcas, asevera que: "la
confusión visual o gráfica es la confusión causada por la identidad o similitud de los signos, sean
éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro, por su simple observación (...) la
confusión visual puede ser causada por semejanzas ortográficas o gráficas". (JORGE
OTAMENDI, Derecho de Marcas, Editorial Abeledo Perrot, Tercera Edición, 1999, páginas 173-
174).
La similitud visual ortográfica se presenta cuando coinciden las letras en los nombres
comerciales en confrontación, influye la secuencia de vocales, la longitud y cantidad de sílabas,
las radicales o terminaciones comunes.
Debe decirse que la apreciación de una marca como un todo significa que la persona que la
aprecia debe imponerse de ella al verla junto a otras marcas, sin compararlas, y sin particularizar
las diferencias que entre ellas existan, de manera que la impresión de conjunto que queda en su
mente sea determinante para no confundirla con otra.
Para el caso las marcas a cotejar son: "MONEDERO SIMAN" y "MONEDERO
DORIAN 'S".
Según se aprecia, ambas poseen una raíz idéntica que es la palabra "MONEDERO", pero
difieren en sus terminaciones, las terminaciones de los nombres en estudio son: "SIMAN", y
"DORIAN'S", por lo que estos son elementos diferenciadores, ninguna de las dos terminaciones
tienen según el Diccionario de la Real Academia Española, un significado propio.
Este Tribunal concluye, que si bien existe similitud visual entre ambas marcas en lo
referente a su raíz, tal coincidencia no es causa suficiente para que el público relacione a ambas
empresas, pues sus terminaciones son completamente distintas, cada terminación relaciona el
nombre de la empresa comercial que amparan, cuyos establecimientos son notoriamente
conocidos en el mercado, por lo que su impresión gráfica como un todo no puede provocar error
en el consumidor medianamente inteligente.
4.4.) Análisis fonético.
Con respecto a la semejanza fonética, la sociedad demandante manifestó que se ha
producido una confusión entre la marca de su propiedad con la que se ha solicitado la inscripción,
pues producen un sonido similar, además al pronunciarse la marca solicitada y los distintivos de
su mandante existe similitud fonética suficiente como para causar confusión en el público
consumidor.
La confusión fonética o auditiva se produce cuando la pronunciación de las palabras que
conforman la marca o distintivo, en éste caso el nombre comercial, tienen una fonética similar.
Las marcas "MONEDERO SIMAN" y "MONEDERO DORIAN'S" poseen como se
determinó con anterioridad, una raíz común; sin embargo, las terminaciones SIMAN Y
DORIAN'S tienen una impresión auditiva diferente y son las razones sociales de las dos tiendas
por departamento en disputa.
Según lo expuesto por Emilio Alarcos Llorach, en su obra Gramática de la Lengua
Española: "los rasgos distintivos que oponen entre si los fonemas consonánticos del español
configuran un sistema de cinco series y de cuatro órdenes de localización, a saber: serie oclusiva,
serie sonora, serie fricativa, serie nasal y serie líquida; orden labial, orden dental, orden palatal y
orden velar".
Al realizar una vocalización de ambas marcas, podemos establecer que cada una está
compuesta de dos palabras, y tal como se determinó su sonido es diferente en lo que respecta a
sus terminaciones. Aunque fonéticamente sean coincidentes en la palabra "MONEDERO", la
pronunciación de las marcas en su conjunto resalta el carácter diferenciador entre ellas.
Por lo tanto, se constata que tal semejanza no es determinante para la generación de
confusión, ya que existen otros elementos -como se determinó con anterioridad- que resaltan la
magnitud de la diferenciación, que hacen a las marcas diferentes.
En atención a lo anterior debe concluirse, que existe una diferencia fonética necesaria
entre ambos nombres comerciales, para no generar confusión auditiva.
4.5) Análisis ideológico.
La confusión de naturaleza ideológica o conceptual es la que deviene del parecido
contenido conceptual de las marcas o distintivos, al respecto Jorge Otamendi señala lo siguiente:
"Es la representación o evocación a una misma cosa, característica o idea que impide al
consumidor distinguir una de otra" (JORGE OTAMENDI, Derecho de Marcas, Editorial Abeledo
Perrot, Tercera Edición, 1999, página 182).
Por otra parte, en la doctrina se reconoce la tendencia generalizada de los particulares a
incluir radicales o terminaciones en las marcas, nombres comerciales y otros distintivos, como en
este caso la palabra "MONEDERO", término cuyo significado según el Diccionario de la Real
Academia Española significa: "Bolsa, saquillo u objeto pequeño de otra forma, en cuyo interior
se lleva dinero en metálico". La razón es porque son radicales evocativos, pero su uso es tan
generalizado, que hacen de dichas partículas elementos de utilización muy frecuente. Debido a
que dichas partículas son de uso común, se ha llegado a la conclusión que no se debe permitir su
empleo de forma monopolizada, en vista que no puede constituirse sobre ellas privilegio alguno a
favor de una sola persona.
Si bien es cierto, en el presente caso ambas marcas amparan productos de la misma clase
financiera, comprendidos especificamente en la clase 36 de la clasificación internacional, al
respecto el artículo 85 inciso 3° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos regula lo
siguiente: "Los productos o servicios no se considerarán necesariamente similares entre sí,
solamente por figurar en la misma clase de la clasificación referida en el primer párrafo de este
artículo". Por lo que, la similitud entre marcas es de analizarla en base al artículo 14 inciso final
de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el cual estatuye: "Para efectos de examen de la
marca, ésta deberá ser analizada, en su conjunto sin separar los elementos que la conforman".
Tal como se dijo anteriormente, la similitud entre ambas marcas es el término
"MONEDERO", que como ya quedó establecido por ser una palabra de uso común en el ámbito
financiero no puede monopolizarse a favor de una sola persona, ahora bien la distintividad radica
en que tanto los términos "SIMAN" y "DORIAN'S" son marcas reconocidas en el mercado, las
cuales pertenecen a los nombres de dos tiendas por departamentos de mucha fama en el público
consumidor, por lo que la notoriedad de ambas marcas es el elemento diferenciador entre ellas, lo
cual evita a que exista riesgo de error o confusión en los consumidores.
En consecuencia, el examen encaminado a determinar el carácter genérico de una marca
no se deberá limitar "al mero análisis gramatical de la palabra o las palabras que la componen".
En las marcas compuestas por un conjunto de palabras, puede darse el caso de que el carácter
genérico de las palabras — cuando se les considera aisladamente — desaparezca porque el
conjunto formado por ellas se traduce en una expresión con significado propio y poder distintivo
suficiente para ser registrada como marca.
6) CONCLUSIÓN.
De todo lo relacionado se concluye que en el caso de estudio se efectuó una correcta
particularización del término "semejanza", quedando demostrado que entre las marcas
"MONEDERO SIMAN" y "MONEDERO DORIAN'S" no existe semejanza tal que pueda
inducir en error al público consumidor medio. Por lo que, respecto de este punto, se afirma que
no existen las ilegalidades señaladas por la sociedad demandante, en consecuencia, no se han
violentado el Derecho a la Seguridad Jurídica, así como los artículos 2, 9 literal d), 14 y 16 de la
Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. En consecuencia, deberá emitirse un fallo en el que se
declare la legalidad de los actos emitidos por las autoridades demandadas. II. FALLO.
Por tanto, con base en las argumentaciones antes expuestas y artículos 421 y 427 del
Código de Procedimientos Civiles derogado; 706 del código de Procedimientos Civiles y
Mercantiles; 31, 32 y 53 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, a nombre de la
República, esta Sala FALLA
A)
Declarase legal la resolución pronunciada por el Registrador del Departamento de
Marcas y Otros Signos Distintivos del Registro de la Propiedad Industrial, Dirección de
Propiedad Intelectual del Centro Nacional de Registros, a las ocho horas y doce minutos del día
nueve de agosto de dos mil seis, por medio del cual rechazó la oposición interpuesta ante el
referido Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos, a la marca servicios MONEDERO
DORIAN'S.
B)
Declarase legal la resolución proveída por la Directora del Registro de la Propiedad
Intelectual del Centro Nacional de Registros, a las nueve horas y cuarenta minutos del día seis de
diciembre de dos mil seis, por medio de la cual se confirmó la resolución anterior.
C)
Condenase en costas a la parte actora conforme al Derecho común.
D)
En el acto de notificación, entréguese certificación de esta sentencia a la autoridad
demandada y a la representación fiscal.
E)
Devuélvanse los expedientes administrativos a su respectiva oficina de origen.
NOTIFIQUESE.-----M. A. CARDOZA A.---L. C. DE AYALA G.---------E. R. NUÑEZ.----M.
POSADA.--------PRONUNCIADA POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS Y SEÑORAS
MAGISTRADAS QUE LA SUSCRIBEN.---------RUBRICADAS.------ILEGIBLE.