JUZGADO DE MARCA COMUNITARIA C/Pardo Gimeno

JUZGADO DE MARCA COMUNITARIA
C/Pardo Gimeno,43
Tlno.965936093-4-5-6
Alicante
Procedimiento: JUICIO ORDINARIO núm.
Parte demandante:PFIZER INC
Procurador:SAURA RUIZ
Abogado: SAAVEDRA SILVELA
Parte demandada:RICHARD ADLER
:
SENTENCIA núm.
En Alicante, a 11 de Marzo de 2005
Vistos por mí, D. Rafael Fuentes Devesa, Magistrado Juez del Juzgado de lo Mercantil
núm.1 de Alicante, los presentes autos de Juicio Ordinario seguidos con el numero 22/2004B
promovidos a instancia de PFIZER INC representado/a por el/la Procurador/a Sr/a. SAURA RUIZ
y defendido/a por el/la letrado/a Sr/a. SAAVEDRA SILVELA contra RICHARD ADLER, en
rebeldía sobre infracción de marca comunitaria
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Que la meritada representación de la parte actora formuló demanda arreglada a las
prescripciones legales en la cual, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho que
estimo pertinentes, que en esencia se concretan en el uso sin autorización de las marcas de la
actora, su empleo como nombre de dominio y la venta de sustancias como viagra sin serlo,
solicitaba que se dictara sentencia por la que se condene a Richard Adler a cesar de forma
inmediata en el uso en cualquier forma de las denominaciones VIAGRA y/o PFIZER en toda la
UE , éste o no acompañada de estos elementos o palabras, para la comercialización de
cualesquiera productos, en especial por Internet, y a no reanudarla; a utilizar la denominación
Viagra ,como nombre de dominio de Internet y a dar de baja y cancelar a su costa cualquier
nombre de dominio registrado por el, directa o indirectamente, que contenga la denominación
Viagra ; y que notifique a su costa la sentencia a sus clientes por correo electrónico, con
apercibimiento de desobediencia y multa coercitiva de 600 € mínimo por día o fracción de retardo
y abono de las costas
SEGUNDO.- Que admitida a trámite, se dispuso el emplazamiento de la/s parte/s demandada/s
para que en el término legal, compareciere/n en autos y contestara/n aquélla, no verificándolo en
tiempo y forma, por lo que fue declarado en rebeldía, acordándose la notificación por correo con
acuse de recibo y la continuación de las actuaciones
TERCERO.-Precluido el trámite de contestación a la demanda, se convocó a las partes
personadas a la audiencia previa al juicio prevista en el art. 414, que tuvo lugar el dia y hora
señalado, con la asistencia de la parte actora, no haciéndolo la demandada/s , y se interesó por la
parte actora la práctica de la prueba documental y pericial, que se admitieron, y al no haber sido
impugnadas se acordó dejar los autos para sentencia ( art 429LEC)
CUARTO.- En la sustanciación del presente juicio se han observado las prescripciones legales y
demás de pertinente aplicación al supuesto de autos
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero: La sociedad norteamericana PFIZER INC, en su condición de titular de las marcas
comunitarias “VIAGRA” (denominativa), “Pfizer VGR 100”(tridimensional, color negro),”Pfizer
VGR 100” (tridimensional, azul) registradas en la OAMI con núm.233.890, 861.617 y
848.861,respectivamente y de las marcas “PFIZER”(denominativa ) y “PFIZER” ( tridimensional)
registradas con num 374.611 y 1.909.472 respectivamente, expone que el demandado Sr Richard
Adler ha infringido sus derechos exclusivos sobre las mismas al utilizar, sin su autorización, las
marcas VIAGRA y PFIZER en Internet para comercializar una sustancia que se vende por Internet
como el producto farmacéutico Viagra, sin serlo, con referencia a que son originales de Pfizer
Pharmaceuticals, así como servirse y registrar paginas de Internet con el nombre de dominio Viagra,
unido a otras palabras como europe, spain, italia ,portugal ,compra..... , sin autorización de la titular
de la marca, por lo que solicita que se condene a Richard Adler a cesar de forma inmediata en el
uso en cualquier forma de las denominaciones VIAGRA y/o PFIZER en toda la UE , éste o no
acompañada de estos elementos o palabras, para la comercialización de cualesquiera productos, en
especial por Internet, y a no reanudarla; a utilizar la denominación Viagra ,como nombre de
dominio de Internet y a dar de baja y cancelar a su costa cualquier nombre de dominio registrado
por el, directa o indirectamente, que contenga la denominación Viagra ; y que notifique a su costa la
sentencia a sus clientes por correo electrónico, con apercibimiento de desobediencia y multa
coercitiva de 600 € mínimo por día o fracción de retardo en el cumplimiento de las condenas, sin
que el demandado, emplazado en forma, haya comparecido para oponerse, pero que no implica ni
allanamiento ni reconocimiento de hechos
Segundo: De la documental aportada, que surte plenos efectos al no haber sido impugnada ( art 326
y 319 de la Ley de Enjuiciamiento Civil aplicable por la remisión que efectúa el art 97.3 RRM)
resultan acreditados los hechos expuestos en la demanda:
En primer lugar, la legitimación de la actora al ser titular de las marcas comunitarias antes referidas
(documentos 4 a 8) registradas en la OAMI para la clase 5 del noménclator (productos y sustancias
farmacéuticos y veterinarios), que lo es también titular de los nombres de dominio www.pfizer.com
y www.viagra.com (documentos núm. 9 y 10)
En segundo lugar, que el demandado es titular del nombre de dominio www.viagra-europe.net/es a
través de la cual se efectúa la venta de sustancias que se anuncian como viagra y originales de
Pfizer Pharmaceuticals, en los que existen diversos enlaces a otras múltiples páginas también
dirigidas
al
consumidor
en
España
como
compra-viagra.com,ventaviagra.com,ventaviagra.com,viagra-compra.com y viagra-spain.com (documento núm. 15), así
como de otros nombre de dominio de contenido idéntico y vinculados entre sí destinadas a
consumidores de distintos Estados miembros de la UE (desglosadas en la tabla que figura en el folio
15 al 17 de la demanda, documentos 16 al 31), en el que el proceso de compra de todas ellas se
centraliza en sub-paginas de www.viagra-europe.net; titularidad que quedan adverada por el
informe pericial informático que se aporta como documento núm. 33 que concluye que todos los
nombres de dominio han sido registrados por el nombre Richard Adler, excepto www.viagraeurope.de, www.viagra-europe.nl y www.viagra-europe.gr, si bien el primero consta a nombre de
”Natural European Produts” con igual domicilio que el del demandado, figurando los otros dos
registrados a nombre de una entidad dedicada a ofrecer servicios de Internet (documentos 34), pero
dado que el contenido y aspecto es idéntico, ofrecen el mismo producto y mismo precio, tienen
vínculos entre sí y remiten a la página viagra-europa.net para proceso de compra y están alojadas en
la misma máquina que las demás páginas, podemos concluir que son también del demandado,
constando en el informe pericial que todas estas páginas están almacenadas en el mismo servidor,
en la misma dirección IP( 216.151.193.82)
En tercer lugar, queda acreditado que a través de dichas páginas se efectúa la venta de pastillas
(como acredita la compra realizada por notario a instancia de la actora –doc. núm. 31) que se
ofrecen como Viagra sin serlo y de apariencia externa idéntica ( doc. núm. 3 y 32), dado que los
productos que se suministran no han sido fabricados por PFIZER (según informe que se aporta con
carácter previo a la audiencia previa y en igual sentido informe el medico forense emitido en las
diligencias previas núm. 6059/2001 del Juzgado de Instrucción núm. 2 de Palma de Mallorca,
doc. núm. 37 y 38)
Tercero: La conducta realizada por el demandado constituye una infracción del derecho de
exclusiva que el art 9 RRM confiere al titular marcario y en virtud del cual está habilitado para
prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico de cualquier
signo idéntico a la marca comunitaria, para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que
la marca esté registrada (que es el supuesto más patente de infracción marcaria, ya que la protección
es absoluta y no precisa la prueba de riesgo de confusión) para así asegurar la función esencial de la
marca cual “es garantizar al consumidor o usuario final la identidad de origen del producto o
servicios que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o
servicio de los que tienen otra procedencia “( STJCE de 29 de septiembre 1998, Canon; STJCE de 4
de octubre de 2001, Merz&Krell y STJCE de 29 de abril de 2004; Börnekulla )
Por ello a su instancia, podrá prohibirse en particular los actos que de forma enunciativa se
desglosan el apartado 2 del art 9 RRM, y entre ellos están los realizados por el demandado, como
poner el signo en los productos o en su presentación; ofrecer los productos, comercializarlos o
almacenarlos con dichos fines u ofrecer o prestar servicio con el signo o utilizar el signo en los
documentos mercantiles y la publicidad. Y también el de usar el signo en redes de comunicaciones
telemáticas y como nombre de dominio, ya que aunque no se refiere al mismo el artículo 9 del
Reglamento, como se ha dicho, el apartado 2 no es un número clausus, y es evidente que el derecho
de exclusiva atribuye al titular de la marca impedir que ésta se utilice como nombre de dominio por
un tercero sin su consentimiento, como así ya aparece recogido en las legislaciones europeas
nacionales posteriores al Reglamento comunitario, como la Ley española 17/2001, de marcas ( art
34.3.e),aplicable en lo no previsto en el RRM ( art 97.2 RRM) y en derecho comparado, como la
Federal Trademark Act modificada en 1999 en la que introduce una nueva sección que tipifica
expresamente la usurpación de marca mediante un nombre de dominio, siendo criterio unánime en
la jurisprudencia española (entre otras, SAP de Barcelona de 23 de abril de 2001 y SAP de
Zaragoza de 24 de septiembre de 2002) que el registro como nombre de dominio de una marca
ajena implica violación del derecho de marcas
Criterio que compartimos, puesto que el uso del signo idéntico a la marca se produce efectivamente
dentro del tráfico económico, en el contexto de una actividad comercial con ánimo de lucro y no en
la esfera privada, por lo que se trata de un uso al que puede oponerse el titular de la marca con
arreglo al citado precepto del reglamento (y de igual manera el artículo 5.1 de la Directiva
89/104/CEE). Como dice la sentencia TJCE de 12 noviembre 2002, Arsenal Football club " para
que esta función de procedencia que constituye la función esencial de la marca sea efectiva, es
necesario que el titular de la marca esté protegido contra los competidores que pretendan abusar de
la posición y de la reputación de la marca vendiendo productos designados indebidamente con esta
marca….A este respecto, el décimo considerando de la Directiva destaca el carácter absoluto de la
protección concebida por la marca en caso de identidad entre la marca y el signo y entre los
productos o servicios y aquéllos para los cuales se registró la marca”
Con la expresión inglesa «domain grabbing o domain pirating», se conoce la llamada piratería de
nombres de dominio tipificada como desleal e ilícita por la jurisprudencia y por legislaciones
recientes en casi todos los países (especialmente en los anglosajones) y, en el plano internacional,
en la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de dominio elaborada
por la ICANN, de 26 de agosto de 1999, y su Reglamento, de 24 de octubre del mismo año, que no
obstante, sean normas aplicables a los casos de arbitraje ofrecen unas pautas a la hora de
enfrentarnos a esta problemática y de ella se desprende que la actuación del demandado es
contraria a las pautas de la buena fe al pretender servirse y aprovecharse del prestigio de las marcas
de la actora.
Además de todo lo anterior, la posición de la actora está reforzada por el carácter de marca notoria
o renombrada. La actora esta legitimada para prohibir al demandado el uso en el tráfico económico
de cualquier signo idéntico o similar a la marca comunitaria registradas mentadas, para productos o
servicios que no sean similares a aquellos para los cuales esté registrada las marcas comunitarias, al
ser éstas notoriamente conocidas en la Comunidad ( art 9.1.c RRM), como se deduce de la
importantísima difusión de estos signos en Internet (documentos num 11 y 12) y no sólo a nivel
científico como productos farmacéuticos (documentos núm 14) sino de forma general para todo el
público como signo que identifica un concreto producto farmacéutico para tratar la disfunción
eréctil y de una importante industria farmacéutica, siendo el uso realizado por Richart Adler sin
justa causa y con aprovechamiento indebido del carácter distintivo y de la notoriedad de las citadas
marcas comunitaria, y perjudicial para el crédito y reputación al ofrecer productos que no tienen las
propiedades de los originales e inclusive pudieran ser perjudiciales para la salud. En definitiva, se
trata de evitar la confusión que el empleo como nombre de dominio por el demandado de la marca
registrada por la actora provocaría, pues de lo contrario podría entenderse que existe una relación
entre los productos facilitados por el demandado a través de Internet y el titular de la marca (es
decir, la actora), cuando esto no es cierto, y que por tanto no puede responder de su calidad, con lo
que se quebraría una de finalidades esenciales del derecho de marcas al ser elemento esencial de un
sistema de competencia no falseado, en el que las empresas deben captar la clientela por la calidad
de sus productos o sus servicios, no por un uso parasitario de los signos de otros ( STJCE 4 de
octubre de 2001 Merz&Krell )
Cuarto: Por todo ello procede estimar la demanda por estar acreditada la infracción de los
derechos de exclusiva del actor y adoptar las medidas necesarias para su protección previstas en el
art 98 RRM y en los arts 40 y ss de la Ley de Marcas española ( por remisión del art 14, 97 y 98.2
RRM) entre las que se encuentran ( art 41) la cesación de los actos que violen su derecho, la
adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación y, en particular, que se
retiren del tráfico económico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u
otros documentos en los que se haya materializado la violación del derecho de marca, la publicación
de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas
y multa coercitiva ( art 44) cuando se condene a la cesación de los actos de violación de una marca,
fijando el tribunal una indemnización de cuantía determinada no inferior a 600 euros por día
transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación, importe de esta
indemnización y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar que se fijará en
ejecución de sentencia, en la que se apercibirá del delito de desobediencia al autoridad si se
quebrantare la sentencia ( art 710 LEC )
Del conjunto normativo aplicable expuesto completado con las disposiciones previstas en la Ley
34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico,
procede adoptar las medidas que se contienen el fallo de esta resolución ( y que bastantes de ellas
ya se adoptaron provisionalmente en las medidas cautelares) si bien puntualizando que las mismas
solo pueden limitarse en sus efectos al territorio de la UE, respecto del cual extiende su jurisdicción
este Juzgado ( art 93 y 94 del Reglamento 40/1994) y respecto del cual extiende sus efectos la
marca comunitaria ( art 1 del Reglamento)
Quinto: Las costas procesales se imponen la parte demandada, de conformidad con el principio de
vencimiento consagrado en el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
Visto los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación.
FALLO
Que estimando la demanda interpuesta por PFIZER INC contra RICHARD ADLER debo: a)
declarar que RICHARD ADLER
ha utilizado las marcas comunitarias de la actora
“VIAGRA”(denominativa),“PFIZER”(denominativa),“PfizerVGR100”(tridimensional)
y
PFIZER”( tridimensional) registradas en la OAMI sin autorización de PFIZER INC
b) condenar a RICHARD ADLER a cesar, por sí o por terceros, en el uso en cualquier forma de las
denominaciones VIAGRA y/o PFIZER en el territorio de todos los estados miembros de la Unión
Europea, esté acompañada o no de otros elementos o palabras, para la comercialización de
cualesquiera productos, en especial por Internet, y a no reanudarla
c) condenar a RICHARD ADLER a no utilizar la denominación Viagra, por sí sola o junto con
otras palabras, como nombre de dominio de Internet, y a dar de baja y cancelar a su costa cualquier
nombre de dominio registrado por él , directa o indirectamente, que contenga la denominación
Viagra, y en consecuencia se acuerda : el bloqueo, embargo y cancelación de los nombres de
dominio registrados a nombre de RICHARD ADLER que contenga la palabra Viagra en su nombre
de dominio o que utilice la marca Viagra en el contenido o que se dedique a la comercialización de
productos bajo la marca Viagra; impedir el acceso desde España y desde los Estados de la Unión
Europea a la dirección IP 216.151.193.82
d) condenar a RICHARD ADLER a notificar por correo electrónico a su costa el fallo de la
sentencia a los clientes a los que haya enviado un pedido de esa sustancia vendida como viagra
desde 1999
e) condenar a RICHARD ADLER al pago de una multa coercitiva en caso de que no se ejecute la
sentencia cuyo importe por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la
violación y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijará en ejecución de
sentencia
Las costas procesales imponen a la parte demandada
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles constar que no es firme y que contra la
misma cabe recurso de apelación para ante el Tribunal de Marca Comunitaria, a preparar ante este
Juzgado en el plazo de cinco días desde su notificación.
Así, por esta, mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.
E/.