sentencia por arbitraje grupoguzman.cl

CAROLA CANELO
Juez Árbitro
NIC Chile
En Santiago de Chile, a cuatro de abril del año dos mil dieciséis.
VISTOS:
Que en la causa, expediente Rol número ocho mil setecientos sesenta y uno del año
dos mil quince, sobre el nombre de dominio grupoguzman.cI iniciada por la revocante
GUZMÁN y cíA. LIMITADA, representada por CLARO Y cíA. contra el actual titular del
dominio SOCIEDAD GUZMÁN ABOGADOS
LIMITADA con fecha veintiuno de
diciembre de dos mil quince fui designada juez árbitro y acepté el encargo.
Que con fecha siete de enero del año dos mil dieciséis,
honorarios arbitrales, y éste fue validado el diez de enero.
la revocante
pagó los
Que con fecha once de enero de dos mil dieciséis, mediante resolución se requino
información a la revocante para efectos de la facturación de los honorarios arbitrales
pagados.
Que el quince de enero del presente, compareció doña María Paulina Bardón Calvo,
abogada, en representación de la revocante GUZMÁN y cíA. LTOA. ambos
domiciliados para estos efectos en Av. Apoquindo 3721, piso 14, Las Condes, Santiago;
e interpuso demanda de revocación contra el actual titular solicitando le sea asignado el
dominio grupoguzman.cI a su representada por tener derechos preferentes sobre él.
Funda su demanda en los siguientes antecedentes de hecho y de Derecho:
Que la revocante, GUZMÁN y cíA. LTOA., es una sociedad de responsabilidad limitada
que presta servicios jurídicos desde hace más de 15 años y que tiene su sede en
Santiago de Chile. Que se ha dedicado a diversas áreas del Derecho, destacándose a
nivel nacional en materia de derechos de aguas y en legislación regulatoria de
empresas de servicios sanitarios.
Que la revocante, dice, es dueña y creadora de las marcas GUZMAN ABOGADOS y
GUZMAN y cíA. para distinguir servicios legales, por lo que tiene un interés preferente
sobre el dominio grupoguzman.cI
Que la revocante es dueña de las siguientes marcas en Chile:
Registro N° 1136741 (renovación de los registros N° 721573 Y N° 912327) de la marca
GUZMAN ABOGADOS, para distinguir "Servicios legales; servicios de asesoría
profesional en asuntos jurídicos; prestación de servicios jurídicos en litigios; servicios de
informes, de consultorías, de investigación y de proyectos en materias jurídicas de toda
índole, tales como ambientales, recursos naturales, mineras, de aguas, sanitarios,
tributarios, telecomunicaciones, de seguros, corporativos, inversión extranjeras y de
propiedad intelectual e industrial; servicios de administración y mantención respecto de
asuntos legales y jurídicos de toda índole" de la clase 45.
Registro N° 900432 (renovación del registro N°640151) de la marca GUZMAN y CIA,
para distinguir "Servicios legales; servicios de asesoría profesional en asuntos jurídicos;
prestación de servicios jurídicos en litigios; servicios de informes, de consultorías, de
investigación y de proyectos en materias jurídicas de toda índole, tales como
ambientales,
recursos
naturales,
mineras,
de aguas,
sanitarios,
tributarios,
telecomunicaciones, de seguros, corporativos, inversión extranjeras y de propiedad
intelectual e industrial; servicios de administración y mantención respecto de asuntos
legales y jurídicos de toda índole" de la elase 42.
Que la revocante es además titular de los siguientes nombres de dominio:
guzmanabogados.cl
(a nombre de su representante legal, don Alberto Guzmán
Alcalde). Este nombre de dominio, dice, es prácticamente idéntico al registrado por la
contraparte.
guzman-abogados.cl
guzmanycia.eI
Que hace presente la existencia de un conflicto previo entre las partes en relación al
dominio guzmanabogadoslimitada.eI que se encuentra actualmente sujeto a la decisión
del árbitro señor Manuel Antonio Bernet Páez.
Que la demandada ha usado sin autorización la marca GUZMAN ABOGADOS en
Facebook en el logo que usa como GUZMAN ABOGADOS LIMITADA Y al pie de firma,
y acompaña imagen de ello.
Señala que la demandada ha pedido ahora el dominio grupoguzman.eI para
precisamente seguir usando marcas ajenas en Internet, lo cual contraría lo dispuesto en
los artículos 14 y 18 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de
Nombres del Dominio .Cl
Que el dominio registrado es contrario a la libertad de expresión y de información, los
principios de la competencia leal y de la ética mercantil, que se aprovechará de una
marca ajena, tendrá enriquecimiento
ilícito y producirá confusión en el público
consumidor.
Que el dominio entonces
revocante.
afecta derechos
válida y previamente
adquiridos
por la
Que la palabra GRUPO en el dominio grupoguzman.eI no tiene distintividad suficiente
por lo que habrá confusión en el público consumidor, no siendo posible la coexistencia
pacífica especialmente considerando que el giro de las partes es el mismo.
Que en el primer otrosí acompañó los siguientes documentos con citación:
1. Copia del registro N° 1136741 (renovación de los registros N° 721573 Y N° 912327)
de la marca GUZMAN ABOGADOS, para distinguir servicios legales de la clase 45.
2. Registro N° 900432 (renovación del registro N° 640151) de la marca GUZMAN y
CIA., para distinguir servicios legales de la clase 42.
3. Certificado de NIC Chile, que acredita el registro del nombre de dominio
guzmanabogados.eI, a nombre de don Alberto Guzmán Alcalde (representante legal de
Guzmán y Cia.)
4. Certificado de NIC Chile, que acredita el registro del nombre de dominio guzmanabogados.eI, a nombre de Guzmán y Cia.
5. Certificado de NIC Chile, que acredita
guzmanycia.cl, a nombre de Guzmán y Cía.
el registro
del
nombre
6. Impresiones de El Mercurio y Las Amarillas de Publiguías,
posicionamiento de la revocante en el rubro de servicios legales.
de dominio
que acreditan
el
7. Boleta de venta de servicios profesionales de la revocante de fecha 26 de enero de
2001.
8. Copias de varias órdenes de ingreso municipales de la revocante desde el año 1999
en adelante.
9. Copia de inscripción del Registro de Comercio de Santiago de Guzmán y Cia. que
acredita que la revocante es precisamente una persona jurídica de responsabilidad
limitada.
10. Copia simple de la acción de revocación temprana interpuesta en contra del nombre
de dominio guzmanabogadoslimitada.cI.
11. Documentos que acreditan, según la revocante, que su contraparte está haciendo
actualmente un uso indebido de la marca GUZMAN ABOGADOS.
Que en el segundo otrosí, la compareciente
acompañó copia del respectivo poder.
pidió tener por acreditada su personería y
Que en el tercer otrosí, solicitó tener presente que asumía el patrocinio y el poder.
Que mediante resolución de fecha dieciséis de enero del presente se proveyó la
demanda, a lo principal, traslado; al primer otrosí, se tuvieron por acompañados los
documentos con citación; al segundo otrosí se tuvo por acreditada la personería
invocada, y al tercer otrosí se dispuso téngase presente; y se ordenó la notificación de
esta resolución.
Que el veintiséis de enero del presente compareció doña Gabriela Guzmán Vega,
abogada, domiciliada en la comuna de San Felipe, en calle Santo Domingo 157,
oficinas 1 y 2, en representación del actual titular SOCIEDAD GUZMÁN ABOGADOS
LIMITADA, del giro asesorías empresariales y en materia de gestión y servicios
jurídicos, y de su mismo domicilio, quien contestó la demanda y pidió su total rechazo
con expresa condena en costas por los siguientes fundamentos:
Que, señala, no son efectivos los argumentos de la revocante, ya que ésta no es una
empresa famosa, y porque no habrá confusión en el público consumidor ya que se trata
de empresas distintas que tienen rubros y mercados diversos. En efecto, señala que
SOCIEDAD GUZMÁN ABOGADOS LIMITADA es una empresa recientemente creada
en San Felipe cuyos clientes son básicamente personas natrales y sindicatos y que se
dedica entre otras actividades a la asesorías y a los temas laborales, de juzgado de
policía local y de familia, siendo conocida en San Felipe. Que ofrece servicios a un
precio más bajo que los que ofrece la revocante.
Que la revocante no es una empresa famosa ni conocida en San Felipe, por lo que no
hay situación de enriquecimiento ilícito ni aprovechamiento injusto.
Que el nombre de dominio GRUPOGUZMAN.CL no es idéntico ni similar a la razón
social ni a las marcas ni dominio de la revocante y que de hecho el dominio en disputa
fue concebido para evitar precisamente semejanza o asimilación con la revocante,
especialmente
atendida
la existencia
del conflicto
previo con el dominio
guzmanabogadoslimitada.cI
Que, señala el actual titular, existe coexistencia pacífica de otros estudios jurídicos que
tienen dominios que incluyen la palabra GUZMAN, y señala los siguientes:
estudioguzman.cl
carcamoguzman.cI
guzmanyferrada.cl
guzmanasociados.cl
Que, señala, no está haciendo uso de las marcas de la revocante.
Que, la revocante, señala, pretende derechos ilimitados en circunstancias que no se
encuentra usando en Internet los dominios guzman-abogados.cI y guzmanycia.cl
Lo
que, a su juicio, demuestra su falta de interés de tener presencia en Internet.
Que argumenta que el dominio grupoguzman.cl fue creado porque su representada es
parte de una empresa familiar en proceso de formación que va a agrupar todas sus
actividades bajo una sola denominación en Internet, y que por eso se usó la palabra
GRUPO y luego el apellido de los socios.
Que reconoce la existencia de las marcas de la revocante y que son anteriores, pero
que no habrá confusión en el público consumidor por las razones ya expuestas.
Que tampoco ha actuado con mala fe, ya que realmente presta servicios bajo el dominio
grupoguzman.cI y es conocida con ese dominio.
Que en el primer otrosí acompañó los siguientes documentos:
Copia de escritura social de SOCIEDAD GUZMÁN ABOGADOS LIMITADA.
Copia de los sitios web guzman-abogados.cl
y de guzmanycia.cI
Copia
de
los
sitios
web
estudioguzman.cl;
guzmanyferrada.cI; y guzmanasociados.cl
carcamoguzmanabogados.cl;
Que en el segundo otrosí, acreditó la personería y en el tercer otrosí, acompañó
documento y asumió el patrocinio y el poder.
Que mediante la resolución de fecha quince de febrero del presente se proveyó la
contestación a la demanda; a lo principal, se tuvo por contestada la demanda dentro del
plazo respectivo; al primer otrosí, se tuvieron por acompañados los documentos con
citación; al segundo otrosí, se tuvo por acreditada la personería; y al tercer otrosí, se
tuvo presente el patrocinio y por acompañado el documento indicado; y se ordenó su
notificación.
Que mediante resolución de fecha dieciséis de marzo del presente, se citó a las partes
a oír sentencia; y se ordenó la notificación de la presente resolución.
CONSIDERANDO:
Que conforme a la letra d) del punto 6 de la Reglamentación para el Funcionamiento del
Registro de Nombres del Dominio .Cl.:
"6. Se entenderá que toda persona por el hecho de ser titular o solicitar la revocación de
un nombre de dominio. Cl:
d. Declara que, a su leal saber y entender, el registro del nombre de dominio se
realiza con fines lícitos, de buena fe y que no infringe ni viola de ninguna manera
cualquier derecho de un tercero;"
Que la revocante ha demandado
la revocación del dominio grupoguzman.cI
argumentando básicamente tener derechos preferentes sobre el dominio al tener
registros marcarios previos sobre GUZMAN ABOGADOS y GUZMAN y cíA. para
distinguir servicios legales y ser titular de dominios que incluyen la palabra GUZMAN,
los dominios guzmanabogados.cI
(este dominio a través de su representante legal)
guzman-abogados.cl y quzmanycia.cl De manera que el dominio grupoguzman.cI es
engañosamente similar y no tiene distintividad especialmente si se considera que, las
partes tienen el mismo giro y que la revocante ha difundido sus marcas por más de
quince años.
Que ha hecho un uso legítimo y notorio de sus marcas en el mercado nacional y en
Internet, de manera que de mantener el dominio en el actual titular habrá confusión en
el público consumidor o usuarios de la red, especialmente teniendo en consideración la
fama y notoriedad de la revocante, y en especial que el actual titular está haciendo uso
del dominio en disputa grupoguzman.cI precisamente para los mismos servicios de la
revocante.
Que para acreditar los hechos que esgrime, la revocante ha probado su propiedad
industrial mediante los títulos marcarios respectivos así como los registros de dominio
que indica.
Que también la revocante ha acreditado que ha hecho un uso legítimo y efectivo de su
marcas en Internet mediante copia de material publicitario, noticias, e imágenes de su
propio sitio web.
Que los documentos acompañados por la actora no fueron objetados por el actual titular
y habiendo sido analizados, dan fe, a juicio de esta sentenciadora, que la revocante
tiene efectivamente derechos marcarios sobre la expresión GUZMAN ABOGADOS y
GUZMAN y CíA para los servicios específicos cubiertos por los registros marcarios que
Invoca.
Que la revocante, agrega, que existe un uso no autorizado por parte de la demandada
de sus marcas y que existe un conflicto previo pendiente entre ellas en relación al
dominio guzmanabogadoslimitada.cI
por las mismas razones que esgrime en esta
demanda de revocación y pide se revoque el dominio con expresa condena en costas a
la demandada.
Que por su parte, el actual titular, la SOCIEDAD GUZMÁN ABOGADOS LIMITADA,
contestó la demanda pidiendo el total rechazo de la demanda con expresa condena en
costas a la demandante. Básicamente argumenta que no hay confusión en el público
consumidor ya que los mercados de las partes son distintos y que el dominio
grupoguzman.cl ha sido especialmente creado para evitar confusión con la revocante y
para expresar la idea de agrupación de actividades y el apellido de los socios de la
empresa. De manera que el dominio no es idéntico ni similar a las marcas de la
revocante y es posible por tanto la coexistencia pacífica de los dominios, argumentando
que existen otros dominios registrados que incluyen la expresión GUZMAN y para
servicios
jurídicos,
tales
como,
estudioguzman.cI
carcamoguzman.cI;
guzmanyferrada.cI; y guzmanasociados.cI. También argumenta que la revocante tiene
dominios inscritos que no usa, tales como, guzman-abogados.cl y guzmanycia.cl
y
acompañó los documentos que acreditan tales aseveraciones.
Que las pruebas acompañadas por el actual titular no fueron objetadas por la revocante.
Que, en consecuencia, analizados todos los antecedentes de este juicio, es posible
advertir que, por una parte la revocante tiene los derechos marcarios que indica,
conforme al artículo 19 N°s 24 y 25 de la Constitución Política de la República, la Ley de
Propiedad Industrial y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se
encuentran vigentes y que por otra parte, el actual titular también tiene legítimo interés y
derecho sobre el dominio en disputa, ya que es titular de la razón social SOCIEDAD
GUZMÁN ABOGADOS LIMITADA, del apellido GUZMAN de que son titulares sus
socios y que le ampara la garantía constitucional de la libertad de desarrollar una
actividad económica.
De manera que en este caso, es posible sostener que existen legítimos y equivalentes
derechos e intereses de las partes en relación con el dominio en disputa. Lo que exige
para la decisión definitiva de esta controversia la aplicación del Principio "First come first
served".
Que a este respecto cabe destacar que la disputa sometida al conocimiento de esta
juez árbitro es una controversia de dominios que es jurídicamente diversa a la disputa
marcaria, por lo que no es posible para esta juez árbitro pronunciarse sobre el reclamo
efectuado por la demandante en orden a que la demandada estaría haciendo un uso no
autorizado de su marca comercial, en el logo y pie de firma, como señala, materia que
es de competencia de otros tribunales de justicia y respecto de los cuales esta árbitro
arbitradora carece de competencia judicial para pronunciarse.
Que sin perjuicio de lo anterior, y en lo que interesa en esta presente controversia sobre
revocación de dominio, a juicio de esta sentenciadora desde esta especial perspectiva,
es decir desde el punto de vista de las normas aplicables a las disputas de nombres de
dominio, y considerando la Justicia y la Equidad, como arbitradora, han sido
determinantes en la decisión de este conflicto la circunstancia de que el dominio en
disputa grupoguzman.cI no es idéntico a las marcas de la revocante, que la revocante
dispone de diversos dominios a través de los cuales expresa sus marcas en Internet,
algunos de los cuales usa y otros no, que el actual titular ha hecho un uso efectivo del
dominio registrado y no ha sido inscrito para bloquear las actividades de la revocante; y
especialmente la circunstancia acreditada en autos de existir varios dominios que
incluyen la palabra GUZMAN y que coexisten en relación con el giro de servicios
jurídicos en Internet.
Que en suma, apreciando en equidad todos los antecedentes disponibles, y aplicando
el Principio "First come first served", resulta coherente que sea mantenido el dominio en
el actual titular y sea rechazada la demanda, aunque sin condena en costas a la
demandante, atendido a que ha tenido motivo plausible para litigar.
RESUELVO:
Que se rechaza la demanda de revocación.
Que, en consecuencia, se ordena que el dominio en disputa grupoguzman.cI se asigne
en definitiva a favor del actual titular SOCIEDAD GUZMÁN ABOGADOS LIMITADA.
Que cada parte pagará sus costas.
Que, cuando proceda, se declarará cerrado el expediente electrónico y su archivo.
Notifíquese.
Autorizan en calidad de testigos
C.N.I. 12.167.044-5
~r;es
C.N.I. 11.472.338-K
Esta sentencia
definitiva ha sido dictada con firma electrónica
CAROLA ANDREA CANELO
FIGUEROA
avanzada
por la juez árbitro Carola Canelo.
Digitally signed by CAROLA ANDREA CANELO FIGUEROA
DN: c=CL, title=ABOGADO, cn=CAROLA ANDREA CANELO FIGUEROA,
[email protected], serialNumber=10491302-4
Date: 2016.04.04 21:03:29 -04'00'