universidad de valencia

UNIVERSIDAD DE VALENCIA
Facultad de Derecho
OHIM UNIVERSITIES NETWORK 2012-2013
¿Cuáles son los requisitos formales y materiales para proteger una
indicación geográfica de una solicitud de marca comunitaria posterior en el
contexto del artículo 8, apartado 4, del RMC? ¿Ampara dicha protección
únicamente las indicaciones geográficas europeas o también las
nacionales? ¿Se extiende asimismo a los acuerdos bilaterales entre países
de la UE y terceros países? ¿Hasta qué punto es clara la jurisprudencia del
Tribunal de Justicia en este ámbito?
Carlos Gómez Asensio
Becario de Investigación Val i+d
Departamento de Derecho Mercantil “Manuel Broseta Pont”
1 ÍNDICE
Págs.
I. Introducción
3
II. Análisis de la interpretación y aplicación del art. 8.4 Reglamento 207/2009.
8
1 Exposición del precepto.
2 Observaciones preliminares.
8
10
3 El signo anterior debe ser una marca no registrada
u otro signo anterior.
12
4 El signo debe haber sido utilizado en el tráfico económico.
19
5 El uso del signo debe haber tenido un alcance más que local.
22
6 El derecho debe haberse adquirido con anterioridad a la
fecha de solicitud de la marca contra la que se dirige la oposición.
27
7 El titular del signo debe tener, con arreglo al derecho del
Estado miembro que lo regule el derecho a prohibir
la utilización de una marca posterior.
III. Sobre las condiciones sustantivas de protección de una IGP anterior frente
a una solicitud de registro posterior en los Reglamentos comunitarios en
materia de IGP.
1 Protección frente al riesgo de confusión.
29
35
36
2 Protección frente al riesgo de aprovechamiento de
la reputación ajena.
41
3 Protección frente al riesgo de engaño.
43
4 El caso especial de la exención de la utilización de un
nombre genérico en el Reglamento 510/2006
IV. Aplicación de la protección derivada del art. 8.4 RMC a los acuerdos
bilaterales entre la UE y terceros países.
46
48
1 Cuestión preliminar.
48
2 Problemas de aplicación.
49
3 Análisis del régimen de protección contenido en los convenios
bilaterales entre la UE y terceros países.
50
V. Conclusiones.
54
VI. Bibliografía
57
2 1. Introducción
En una sociedad globalizada en la que la revolución de los medios de comunicación,
así como los cada vez más rápidos medios de transporte de mercancías y personas se
han convertido en herramientas fundamentales del comercio global, el consumidor ve
aumentada de forma exponencial, la cuantía y variedad de los bienes ofertados en el
mercado a muy distinto precio y calidad1 y su conocimiento, al menos por referencia, de
las grandes marcas y denominaciones que atesoran un cúmulo relevante de reputación.
En este contexto, el consumidor, a la hora de adoptar una decisión de compra, se
encuentra necesitado de información sobre las especificidades de un producto – origen,
calidad, componentes, modo de elaboración – que distinguen al mismo respecto de otros
de la misma variedad y, de otra parte, adopta su decisión de compra atendiendo al efecto
llamada producido por los signos globalmente conocidos, estén o no protegidos
específicamente en su ordenamiento jurídico.
A primera vista, parece que la función distintiva de la marca2 podría ser suficiente
para cubrir esta demanda del consumidor, sin embargo, no es función de la marca
informar al consumidor acerca del origen geográfico de los productos3, si no
proporcionar a los mismos un carácter distintivo respecto de los de la competencia4. Por
1
En este sentido el Libro Verde de la Comisión sobre calidad de los productos agrícolas: normas de
comercialización, requisitos de producción y regímenes de calidad COM (2008) 641 final, de
15.10.2008, pág. 4: “A medida que va extendiéndose el proceso de globalización, aumenta la presión que
ejercen sobre los agricultores de la UE los productos de los países emergentes obtenidos con bajos costes.
Cada vez es mayor la competencia en lo que respecta tanto a las materias primas agrícolas como a los
productos con valor añadido. Ante esos nuevos retos comerciales, el arma más poderosa de los
agricultores de la UE es la calidad: ahí radica la gran ventaja de la UE, habida cuenta del elevadísimo
nivel de seguridad que la legislación comunitaria garantiza a lo largo de toda la cadena alimentaria y con
la que los agricultores y, de forma más general, los productores, se han comprometido”.
2
Al respecto de la función distintiva de la marca, señala tempranamente en nuestra doctrina, FERNÁNDEZ
Fundamentos de Derecho de marcas, Montecorvo, Madrid, 1984, pág. 46 y 47: “La función
indicadora de la procedencia empresarial de los productos o servicios es, sin duda, la función originaria
de la marca: la que se apoya directamente en las reacciones de los consumidores y se fundamenta de
manera inmediata en la estructura del derecho de marca. En efecto, al contemplar una marca puesta en
relación con un producto o servicio el consumidor piensa lógicamente que el producto o servicio procede
de una determinada empresa: de aquella empresa de la que proceden todos los productos os servicios de la
misma clase que están dotados con la misma marca”.
NOVOA, C.,
Id. Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, 2ª ed. 2004, pág. 70.
3
BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, A., Apuntes de Derecho Mercantil, Thomson Reuters, 11ª ed., p. 583-584
Las Denominaciones de Origen Protegidas y las Indicaciones Geográficas Protegidas intentan poner de
manifiesto el lugar geográfico donde los productos han sido elaborados o al que deben su reputación. Por
el contrario, en este aspecto, la marca no tiene nada que ver con la Denominación de Origen Protegida o
la Indicación Geográfica Protegida, puesto que su función no consiste en expresar el lugar geográfico
donde los productos son elaborados.
4
BOTANA AGRA, M., Las Denominaciones de Origen, en Tratado de Derecho Mercantil (OLIVENCIA, M.,
FERNÁNDEZ-NOVOA, C., Y JIMÉNEZ DE PARGA, R., dirs, JIMÉNEZ SÁNCHEZ, G., coord.), T- XX Vol.2º,
Marcial Pons, Barcelona, 2001, págs. 25-27, el autor, dentro de un epígrafe dedicado a deslindar las
Denominaciones de Origen de otros signos distintivos, por lo que respecta a la marca señala, a los efectos
que aquí interesan que: “La principal y más genuina función de la marca se traduce en ser un mecanismos
de distinción o diferenciación de unos productos o servicios respecto de otros productos o servicios
3 ello, para que el consumidor pueda disponer de información clara y precisa del origen
geográfico/calidad de los productos5, es necesaria la utilización de signos distintivos
específicos que garanticen la calidad del producto6.
El medio empleado para ello son las Denominaciones Geográficas Protegidas7, esto
es, denominaciones que describen un producto agrícola o alimenticio que debe sus
idénticos o similares atendiendo a su origen empresarial (la cursiva es nuestra)…Otra función de
indudable relieve socioeconómico que se atribuye a la marca es la función indicadora de la calidad de los
correspondientes productos o servicios… Aunque con contornos difusos, una ulterior función que cumple
la marca es la de actuar como mecanismo de expresión del eventual goodwill o buena reputación de que
gozan ante terceros los productos o servicios por ella diferenciados. Finalmente como función autónoma
de las anteriores se le atribuye a la marca una función publicitaria”.
De acuerdo con estas notas señala el autor que: “… es rasgo esencial del signo constitutivo de la marca su
capacidad o aptitud para distinguir unos productos o servicios de otros productos o servicios idénticos o
similares; en cambio al signo que forma la Denominación de Origen se le exige sólo capacidad o aptitud
para designar un producto (por su procedencia geográfica), al margen de que lo distinga o sea capaz de
distinguirlo de otros idénticos o similares”.
5
BOTANA AGRA, M., “Denominaciones de origen e indicaciones geográficas de productos” Manual de la
propiedad industrial, (FERNÁNDEZ NOVOA, C., OTERO LASTRES, J.M., Y BOTANA AGRA, M., autores),
Marcial Pons, Madrid, 2009, pág. 794 En relación con la función de suministro de información al
consumidor acerca del origen y calidad del producto, describe la evolución histórica experimentada por
las Denominaciones de Origen Protegidas, primero como simple indicadores del lugar o territorio de
origen del producto y después como indicadores también de las especiales características del producto
debidas en mayor o menor medida a factores naturales y/o humanos propios del lugar de origen del
producto, convirtiéndose de este modo en elementos de selección frente a otros productos de igual
naturaleza.
Id. Las Denominaciones de Origen,ob.cit., pág.35, señala como interés de los consumidores respecto de
las indicaciones de procedencia que: “ A fin de que el consumidor pueda elegir mejor y sin temor a
incurrir en engaño, la Denominación de Origen le informa, con un alto grado de seguridad, que el
producto que adquiere en el mercado procede realmente del lugar individualizado por el nombre
geográfico que la constituye y de que ese producto posee singulares propiedades que le otorgan una
calidad diferenciada de la de otros productos de igual naturaleza”.
6
Señala en este sentido los considerandos 3º y 4º del Reglamento 510/2006, de 20 de marzo de 2006,
sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos
agrícolas y alimenticios, establecen que: “Cada vez más consumidores conceden mayor importancia a la
calidad que a la cantidad de la alimentación. Esta búsqueda de productos específicos se refleja, entre otras
cosas, en una creciente demanda de productos agrícolas y alimenticios de un origen geográfico
determinado. (4) Dada la enorme variedad de productos comercializados y la gran cantidad de
información sobre los mismos, el consumidor, para poder elegir mejor, debe disponer de datos claros y
concisos acerca del origen del producto”.
7
A modo indicativo del éxito del instituto véase la presentación del mismo que realiza MARTÍNEZ
“De nuevo sobre los conflictos entre denominaciones geográficas protegidas y marcas de
empresa. ¿Una convivencia pacífica? (A propósito del caso Bavaria)”, ADI, núm. 30, 2009-2010, pág.
621: “Las denominaciones geográficas son un sistema de protección que, teniendo como característica
principal el reconocimiento de un derecho de exclusiva a favor de la agrupación de empresarios
interesada en la citada denominación geográfica, está siendo objeto, por lo demás, de especial aprecio por
parte de terceros países que vienen a encontrarse en él una forma óptima de proteger sus denominaciones
geográficas cualificadas más allá de las fronteras patrias…el sistema comunitario hace pivotar la defensa
de las denominaciones geográficas en un registro administrativo, donde se viene a reconocer un estado de
cosas preexistente a la inscripción registral, y cuyo principal efecto es la atribución al colectivo
empresarial impulsor del proyecto no sólo de un monopolio de uso del nombre geográfico concreto, sino
también de unas facultades de exclusión que permitan reaccionar contra cualquier utilización ilícita del
citado nombre”. GUITIÉRREZ, A.,
4 características y su reputación a la zona geográfica de la que es originario8, siendo este
último aspecto el rasgo diferenciador de las mismas frente a otros signos distintivos
como las marcas, incluidas las colectivas y de garantía, denominaciones genéricas y
específicas9 o denominaciones geoturísticas10.
El empleo de este tipo de denominaciones a través de alguna de las dos formas
jurídicas – IGP o DO11 – mediante las que se instrumenta su protección en el ámbito
8
Definición dada por el Libro Verde de la Comisión sobre calidad de los productos agrícolas, ob.cit.,
pág. 12, utilizando el término Indicaciones Geográficas.
Recuérdese la distinción terminológica entre Indicación Geográfica en sentido amplio o Indicación de
Procedencia e Indicación Geográfica stricto sensu. Con el primer término se hace referencia a los signos
que informan simplemente sobre el lugar o territorio de origen del producto, sin incorporar información
adicional sobre la naturaleza, características o propiedades de los productos. Por el contrario la acepción
estricta de Indicación Geográfica se refiere a aquellas indicaciones que no sólo informan del origen de los
productos, sino también de que éstos poseen propiedades o características singulares, respecto de otros
productos de su misma naturaleza, debidas, en mayor o menor medida a propiedades naturales o factores
humanos propios del lugar de origen del producto. Entre otros, BOTANA AGRA, M., Las Denominaciones
de Origen,ob.cit., pág .23 y PALAU PAMÍREZ, F., “La protección de las indicaciones geográficas y su
relación con el derecho de marcas y de la competencia desleal”, La protección de las Indicaciones
Geográficas y Denominaciones de Origen, PALAU RAMÍREZ, F., MARÍA PACÓN, A., dirs., Tirant lo Blanch,
Valencia, 2012, págs. 57-58.
9
BOTANA AGRA, M.,
“Denominaciones de origen e indicaciones geográficas de productos”, ob.cit., pág.
795.
10
GÓMEZ LOZANO, Mª. DEL M., “La denominación geoturística como herramienta estratégica de la
promoción de los destinos turísticos en España. Consideraciones sobre su régimen jurídico”, RDM, n.
236, 2000, pág. 697, define la denominación geoturística como: “Aquel signo que tiene por finalidad
identificar globalmente y promocionar una zona geográfica a efectos turísticos. De esta definición se
desprenden dos de los caracteres principales de las denominaciones geoturísticas: el carácter geográfico y
el carácter publicitario”. Disponible en http://www.estig.ipbeja.pt/~ac_direito/panel3-6.pdf.
11
Baste para recordar la diferencia entre ambas figuras la distinción recogida en el Libro Verde de la
Comisión sobre calidad de los productos agrícolas, ob.cit., pág. 13: “Para que una denominación pueda
ostentar la indicación DOP, todas las fases de la producción deben en principio realizarse en la zona
geográfica delimitada y las características del producto deben depender exclusiva o esencialmente de su
origen geográfico. Para que una denominación merezca la indicación IGP, al menos una de las fases de la
producción debe realizarse en dicha zona, y el vínculo con la misma debe justificarse por estar
relacionada con la zona geográfica una cualidad específica, la reputación u otra característica del
producto”.
El reflejo legal de esta distinción conceptual puede encontrarse en los tres reglamentos reguladores de la
protección de las indicaciones geográficas protegidas: art.2 Reglamento 510/2006, de 20 de marzo de
2006, sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los
productos agrícolas y alimenticios; en el caso de los productos vitivinícolas art.118 ter Reglamento
1234/2007, de 22 de octubre de 2007 por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y
se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas (Reglamento único para las
OCM); art.15 Reglamento 110 /2008, de 15 de enero de 2008, relativo a la definición, designación,
presentación, etiquetado y protección de la indicación geográfica de bebidas espirituosas.
No obstante lo anterior, no existe sin embargo diferencia alguna en el nivel de protección otorgado por las
DO o las IGP a los productos con ellas identificados. Es por ello que como señala SAÍZ GARCÍA, C., “El
sistema de protección de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas en la Unión
Europea”, La protección de las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen, PALAU RAMÍREZ,
pág. 180: “Es en la información que
F., MARÍA PACÓN, A., dirs., Tirant lo Blanch, Valencia, 2012,
transmiten al público respecto de los productos a los que acompañan donde reside la única y fundamental
diferencia”.
5 comunitario12, permite al consumidor recibir información fidedigna acerca del origen
geográfico del producto, de la presencia en el mismo de cualidades o características
especiales respecto de productos competidores y percibir el goodwill del signo13. La
utilización por parte de las empresas autorizadas para ello del signo dotado de esa
especial reputación supone un valor añadido para los productos que presentan estos
distintivos14.
Más allá del derecho de uso exclusivo del término para todos aquellos productores
del área designada por la Denominación Geográfica de Calidad que cumplan los
requisitos establecidas en el pliego de condiciones15 y el correlativo ius prohibendi
12
Para una visión general del régimen de protección de las denominaciones geográficas, tanto a nivel
comunitario como internacional véase la obra de referencia de CORTÉS MARTÍN, J.M., La protección de las
Indicaciones Geográficas en el Comercio Internacional e Intracomunitario, Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, Madrid, 2003.
Centrados exclusivamente por el contenido de la protección dispensada por los reglamentos comunitarios
GONZÁLEZ VAQUÉ, L., “Indicaciones geográficas y denominaciones de origen: interpretación y aplicación
del nuevo reglamento 510/2006”, Revista de Derecho de los negocios, núm.193, octubre 2006, pág. 5-16;
LONDOÑO FERNÁNDEZ, J.L., “La denominación de origen y el alcance de su protección”, Revista de la
Propiedad Inmaterial, nº 13, 2009, págs. 41-58; LÓPEZ ESCUDERO, M., “La protección de las
denominaciones geográficas en la UE. Nuevas perspectivas tras la adopción del reglamento 510/2006”,
Revista de Derecho comunitario europeo, núm.24, Madrid, mayo-agosto 2006, págs. 355-400; MAROÑO
GARGALLO, Mª DEL M., “El nuevo reglamento comunitario sobre protección de las indicaciones
geográficas y de las denominaciones de origen de productos agrícolas y alimenticios”, ADI, núm. 26,
2005-2006, págs. 263-284; Id. “La nueva regulación comunitaria sobre indicaciones geográficas de
productos del sector vitivinícola”, ADI, núm. 29, 2008-2009, págs. 287-316; Id. “La protección de las
indicaciones geográficas de bebidas espirituosas en la unión europea”, ADI, núm. 29, 2008-2009, págs..
727-742.
13
La enumeración de las funciones de las Denominaciones Geográficas de Calidad como signo distintivo
realizada está tomada del trabajo de GUILLEM CARRAU, J., Denominaciones geográficas de calidad.
Estudio de su reconocimiento y protección en la OMC, la UE y el Derecho Español, Tirant lo Blanch,
Valencia, 2008, pág. 417, pudiendo encontrar un estudio detallado de estas funciones en las págs. 381416 de la obra.
14
El especial valor de las denominaciones de origen como derechos de propiedad industrial que atienden
en especial a la salvaguarda de la calidad de un producto ha sido puesta de manifiesto por el TJUE, por
ejemplo, en la STJCE (Gran Sala), de 8 de septiembre de 2009, “Budĕjovický Budvar, národní podnik v.
Rudolf Ammersin GmbH, Budweiser”, asunto C- 478/07, ap. 110: “Las denominaciones de origen
forman parte de los derechos de propiedad industrial y comercial. La normativa aplicable protege a sus
titulares frente a una utilización abusiva de tales denominaciones por terceros que desean aprovecharse de
la reputación que éstas han adquirido. Su finalidad es garantizar que el producto por ellas amparado
procede de una zona geográfica determinada y presenta determinados caracteres particulares. Estas
denominaciones pueden tener muy buena reputación entre los consumidores y constituir, para los
productores que reúnan los requisitos para utilizarlas, un medio esencial de atraerse una clientela. La
reputación de las denominaciones de origen está en función de la imagen de que éstas gozan entre los
consumidores. Por su parte, esta imagen depende, esencialmente, de las características particulares y, en
términos más generales, de la calidad del producto. Es esta última la que determina, en definitiva, la
reputación del producto.
En la percepción del consumidor, el vínculo entre la reputación de los productores y la calidad de los
productos depende, además, de su convicción de que los productos vendidos con la denominación de
origen son auténticos (sentencias, antes citadas, Ravil, apartado 49, y Consorzio del Prosciutto di Parma y
Salumificio S. Rita, apartado 64)”.
15
GUILLEM CARRAU, J., en “El debate sobre la complementariedad entre marcas y denominaciones
geográficas en el libro verde de la calidad agroalimentaria de la comisión europea” ADI, vol. 30, 2012,
pág. 300, con referencia a las conclusiones del Abogado General Ruiz Jarabo en el asunto C- 317/95,
señala como las Denominaciones Geográficas confieren un monopolio colectivo para su utilización
6 frente a terceros, interesa destacar, a los efectos de este trabajo, los eventuales conflictos
que, como consecuencia de la protección dispensada, puedan derivarse entre
Denominaciones Geográficas de Calidad y marcas, como el aprovechamiento de la
reputación ajena16, dilución de valor17 y exclusión recíproca de registro18.
De entre las posibles cuestiones susceptibles de ser planteadas, el presente trabajo se
centra en el estudio de cuáles son las condiciones formales y sustantivas dentro del
art.8.4 Reglamento 207/2009 de Marca Comunitaria (RMC), para proteger una
Indicación Geográfica19 anterior frente una posterior solicitud de marca comunitaria, si
comercial a un grupo de productores en función de su localización geográfica por contraposición a las
marcas, las cuales solo pueden ser utilizadas por su titular.
En cuanto al proceso de reconocimiento GÓMEZ SEGADE, J.A., “Denominaciones de origen españolas para
productos no vinícolas”, ADI, núm 8, 1982, págs. 403-406, en una temprana crónica sobre la extensión
del régimen de protección de las Denominaciones Geográficas desde los productos vitivinícolas a otros
productos como vino, aceite de oliva, queso y jamón curado en España, señala como se articula con
carácter general el sistema de protección de las Denominaciones Geográficas: “un sistema de protección
administrativa en el que la Ley define en abstracto la denominación de origen, y es el Ejecutivo quien en
concreto reconoce las denominaciones de origen y fija las características que debe reunir el producto para
poder ser distinguido con la denominación de origen”.
16
Nos encontramos en este caso ante un supuesto de conflicto entre un signo – la marca – que identifica
el origen empresarial de un producto y otro signo – la IGP – que proporciona información acerca de las
características del producto. En este contexto, el conflicto se produce cuando la marca no solo se refiere al
origen empresarial del producto, sino que incorpora referencias a las características del producto, de
forma que puede provocar problemas de relación con los signos que identifican en el mercado esas
características de producto, en el caso del origen geográfico del producto, las IGP. Véase al respecto
BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, A.,
“Nociones introductorias sobre denominaciones de origen e
indicaciones geográficas protegidas” Homenaje a M. Currell, Estudios sobre Propiedad Industrial, Grupo
Español de la AIIPI, Barcelona, 2000, pág. 94 y 95.
17
Pérdida de valor de la Denominación Geográfica como consecuencia del aprovechamiento de su
reputación operado por una marca cuyos productos no alcanzan los estándares de calidad de la primera.
18
Nos referimos en este caso a la prohibición de registrar una marca que consista o contenga una
indicación geográfica que sea susceptible de inducir a engaño sobre el verdadero origen de un producto
designado con la marca. Art. 7.1 g) Reglamento 207/2009 sobre Marca Comunitaria.
No obstante nótese como el legislador comunitario permite la coexistencia entre marcas e Indicaciones
Geográficas idénticas en un supuesto concreto: “el uso de una marca solicitada, registrada o, en los casos
en que así lo permita la legislación aplicable, adquirida mediante el uso de buena fe en el territorio
comunitario, bien antes de la fecha de protección de la denominación de origen o de la indicación
geográfica en el país de origen, bien antes del 1 de enero de 1996, podrá proseguirse aun cuando se
registre una denominación de origen o una indicación geográfica, siempre que la marca no incurra en las
causas de nulidad o caducidad establecidas en la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de
diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de
marcas, o en el Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca
comunitaria”. Art. 14.2 Reglamento 510/2006. La misma redacción puede encontrarse en el art. 23.2
Reglamento 110/2008, y en el art. 118.2 terdecies Reglamento 1234/07.
Un ejemplo de marca prexistente que impide el registro de una Denominación Geográfica posterior y que
obliga al órgano competente a adoptar una resolución salomónica que respete la marca pero permita
registrar la Denominación puede verse en el caso “Patagonia Argentina”, comentado por GÓMEZ SEGADE,
J.A., “Patagonia Argentina reconocida como indicación geográfica para vinos”, ADI, núm.29, 2008-2009,
IX, págs. 1495-1496.
19
Aunque preferimos usar el término “Denominación Geográficas Protegidas” para referirse a las
Indicaciones Geográficas en sentido amplio, por ser más claro y menos susceptible de confusión con las
IGP en sentido estricto, utilizaremos a partir de este momento el término “Indicaciones Geográficas” ya
que es el usado por la normativa comunitaria. 7 esa protección se aplica sólo a las IGP europeas o también nacionales y si dicha
protección se extiende también a los acuerdos bilaterales entre la UE y terceros países,
todo ello prestando especial atención a la jurisprudencia del TJUE al respecto.
2. Análisis de la interpretación y aplicación del art. 8.4 Reglamento 207/2009.
2.1 Exposición del precepto
Señala el art. 8.4 del RMC en sede de motivos relativos de denegación de una
solicitud de marca comunitaria que:
“Mediando oposición del titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado
en el tráfico económico de alcance no únicamente local, se denegará el registro de la
marca solicitada si, y en la medida en que, con arreglo a la legislación comunitaria o
al Derecho del Estado miembro que regule dicho signo:
a) se hubieren adquirido derechos a utilizar dicho signo con anterioridad a la fecha de
presentación de la solicitud de la marca comunitaria, o, en su caso, con anterioridad a
la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de la marca comunitaria;
b) dicho signo confiriere a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca
posterior”.
De acuerdo con la dicción del precepto, la OAMI ha extraído y sistematizado una
serie de requisitos de carácter acumulativo a verificar de oficio por la Oficina en el caso
de presentación de solicitudes de oposición basadas en el art. 8.4 RMC.20 Dichos
20
Nótese como estos requisitos son los generales para la aplicación del art. 8.4 RMC, con independencia
que el signo en base al cual se fundamenta la oposición sea una marca no registrada u “otro signo
utilizado en el tráfico de alcance no únicamente local”.
La sistematización de los requisitos del art. 8.4 RMC es la recogida en la Parte C “El procedimiento de
oposición- capítulo 4 Derechos contemplados en el artículo 8 (4) del RMC” de las Directrices Relativas a
los Procedimientos ante la OAMI, en versión final de 17/02/2003, así como en la Parte 4 art. 8.4 RMC
del Manual Práctico Concerniente a Oposición de la OAMI.
Dicha división es igualmente asumida con carácter general en todas las resoluciones de la División de
Oposición de la OAMI en que se plantea el conflicto entre Indicación Geográfica Protegida y Marca:
Resolución de 06/07/2010 en el procedimiento de oposición nº B 1 278086 “Consejo Regulador
Denominación de Origen Jamón de Huelva” (op.) v. “Martín-Toro Villegas S.L” (sol.); Decision du
24/11/2008 Statuant sur l’opposition nº B 873 408 “Comité Interprofessionnel du vin de champagne”
(op.) v. “G.H. MARTEL & CIE S.A” (sol.); Resolución de 19/03/2008 en el procedimiento de oposición
nº B 928 780 “Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja” (op.) v. D. Félix
Muñoz Arraiza (sol.); Resolución de 29/08/2007 en el procedimiento de oposición nº B 691 594 “Consejo
Regulador de la Denominación de Origen Jamón de Huelva” (op.) v. “Ayuntamiento de Jabugo” (sol.);
Resolución del 23/10/2006 en el procedimiento de oposición nº B 746 760 “Corporación Habanos, S.A.
Denominación de origen CUBA” (op.) v. “La Flor de La Isabela, Inc.” (sol.); Resolución del 21/11/2003
en el procedimiento de oposición nº B 256 018 “Consejo Regulador de la Denominación de Origen
Navarra” (op.) v. “Sabores de Navarra A.I.E” (sol.); Resolución del 22/07/2003 en el procedimiento de
oposición nº B 348 708 “El Coto de Rioja S.A” (op.) v. “Sebirán S.L” (sol.); Resolución de 26/03/2002
en el procedimiento de oposición nº B 114522 “Confédération Générale des producteurs de lait de brebis
et des industriels de roquefort” (op.) v. “Empresa Navarra de Quesos, S.A” (sol.); Decision No 1647/2001
of 10/07/2001 Ruling on Opposition No B 7999 “Budejovicky Budvar, narodni podnik” (op.) v.
“Anheuser-Busch, Incorporated” (sol.); Decision No 1646/2001 of 10/07/2001 Ruling on Opposition No
B 7999 “Budejovicky Budvar, narodni podnik” (op.) v. “Anheuser-Busch, Incorporated” (sol.); Decision
No 1645/2001 of 10/07/2001 Ruling on Opposition No B 7999 “Budejovicky Budvar, narodni podnik”
8 requisitos, que han sido también reconocidos por el TPI (ahora Tribunal General)21, son
los siguientes:
“i. el signo anterior debe ser una marca no registrada o signo similar,
ii. el signo debe haber sido utilizado en el tráfico económico,
iii. el uso a que se ha sometido debe haber tenido un alcance más que local
iv. el derecho debe haberse adquirido con anterioridad a la fecha de solicitud de la
marca contra la que se dirige la oposición.
v. el propietario del signo debe tener el derecho, con arreglo al derecho del Estado
miembro que regule dicho signo a prohibir la utilización de una marca posterior.
Estos presupuestos son cumulativos y no alternativos, esto es, la falta de uno de ellos
impide la aplicación del motivo de denegación del artículo 8, apartado 4 del RMC”.
Asimismo, debe tomarse en consideración el hecho que el ejercicio de la oposición
implica el uso de diversos estándares respecto a la verificación de cada uno de los
requisitos antes mencionados que deben obtenerse, en unos casos, del ordenamiento
nacional y en otros del europeo. En este sentido, la Oficina22 y también la
jurisprudencia23, han señalado en diversas resoluciones qué estándares corresponden a
cada uno de los requisitos antes mencionados, así: 1. Requisito que establece la ley
nacional para obtener protección del signo anterior (estándar nacional); 2 Uso del signo
anterior (estándar comunitario); 3. Que el uso del signo anterior tiene un alcance mayor
que el meramente local (estándar comunitario); 4. El alcance de la protección (contra
signos idénticos o similares y para productos idénticos o diferentes según el caso, etc.,)
(estándar nacional)24.
Finalmente, no debe olvidarse que, de conformidad con los arts. 41.3 y 76.1 RMC, el
titular de un derecho que presente una oposición al registro de una marca determinada,
(op.) v. “Anheuser-Busch, Incorporated” (sol.); Decision nº 283/2000 du 23/02/2000 Statuant sur
l’opposition Nº B 98428 “The Tea Board” (op.) v. “Delta Lingerie” (sol.).
21
STPI (Sala Segunda), de 24 de marzo de 2009, “Alberto Jorge Moreira da Fonseca, L.da” v. “Oficina de
Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)”, En los asuntos acumulados
T-318/06 a T-321/06, ap. 32.
22
OAMI., Directrices Relativas a los Procedimientos ante la OAMI, ob.cit., ap. 5.4 pág. 14; Id. Manual
Práctico Concerniente a Oposición, ob.cit., ap. 5.4, pág.13;
También, Resolución del 21/11/2003 en el procedimiento de oposición nº B 256 018, ob.cit., págs. 11 y
12.
23
STPI (Sala Segunda), de 24 de marzo de 2009, ob.cit., ap.33 y 34, señalando este último apartado al
referirse al estándar nacional que “Esta remisión al Derecho que rige el signo invocado resulta
completamente justificada por cuanto el Reglamento nº 40/94 reconoce la posibilidad de que se invoquen
signos ajenos al sistema de la marca comunitaria en contra de dicha marca. Por tanto, sólo el Derecho que
rige el signo invocado permite establecer si éste es anterior a la marca comunitaria y si puede justificar
que se prohíba la utilización de una marca posterior”.
24
OAMI., Directrices Relativas a los Procedimientos ante la OAMI, ob.cit., ap. 5.4 pág. 14; Id. Manual
Práctico Concerniente a Oposición, ob.cit., ap. 5.4, pág.13; Resolución del 21/11/2003 en el
procedimiento de oposición nº B 256 018, ob.cit., págs. 11 y 12.
9 deberá alegar los hechos y pruebas pertinentes en apoyo de su solicitud25. Dicha
obligación probatoria del oponente le obliga a presentar piezas de convicción de su
pretensión sobre cada uno de los requisitos antes sistematizados, atendiendo a los
diferentes estándares señalados.
2.2 Observaciones preliminares.
La primera y obligada consideración a realizar es de carácter sistemático: la
verificación de los requisitos para la aplicación del art. 8.4 RMC se realiza, según la
dicción del propio precepto: “con arreglo a la legislación comunitaria o al Derecho del
Estado miembro que regule dicho signo”.
Por lo que respecta a la legislación comunitaria, debe tenerse en cuenta la existencia,
en sede de IGP de tres reglamentos comunitarios que regulan, cada uno de ellos, los
sectores en los que se divide la protección de las denominaciones geográficas de
calidad, siendo los ahora vigentes: Reglamento 510/2006, de 20 de marzo de 2006 sobre
la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los
productos agrícolas y alimenticios; Reglamento 1234/2007, de 22 de octubre de 2007
por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen
disposiciones específicas para determinados productos agrícolas (Reglamento único
para las OCM); Reglamento 110/2008 de 15 de enero de 2008 relativo a la definición,
designación, presentación, etiquetado y protección de la indicación geográfica de
bebidas espirituosas y por el que se deroga el Reglamento 1576/89.
Dentro de cada uno de estos reglamentos se prevé también, de forma paralela al art.
8.4 RMC, un procedimiento de oposición por parte del titular de una IGP anterior contra
una solicitud de registro de una marca comunitaria posterior: art. 23.1 Reglamento
110/200826; art. 14.1 Reglamento 510/200627; y art. 118 terdecies Reglamento
1234/200728.
25
Art. 41.3 RMC: “La oposición deberá presentarse en escrito motivado. Solo se tendrá por presentada
una vez pagada la tasa de oposición. En un plazo determinado por la Oficina, quien haya presentado
oposición podrá alegar en su apoyo hechos, pruebas y observaciones”.
Art. 76.1 RMC: “En el curso del procedimiento, la Oficina procederá al examen de oficio de los hechos;
sin embargo, en un procedimiento sobre motivos de denegación relativos de registro, el examen se
limitará a los medios alegados y a las solicitudes presentadas por las partes”.
26
Art. 23.1: “Se rechazará o invalidará el registro de marcas que incluyan o consistan de una indicación
geográfica registrada en el anexo III que identifique una bebida espirituosa, si su uso pudiera dar lugar a
las situaciones contempladas en el artículo 16”.
Art. 16: “No obstante lo dispuesto en el artículo 10, las indicaciones geográficas registradas en el anexo
III estarán protegidas contra: a) todo uso comercial directo o indirecto en productos no cubiertos por el
registro, en la medida en que estos sean comparables a la bebida espirituosa registrada bajo esa indicación
geográfica o que ese uso aproveche el renombre de la indicación geográfica registrada; b) todo uso
indebido, imitación o evocación, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice
la indicación geográfica traducida o acompañada de una mención tal como «género», «tipo», «estilo»,
«elaborado», «aroma» u otros términos similares; c) cualquier otra indicación falsa o engañosa de la
procedencia, origen, naturaleza o cualidades esenciales en la designación, presentación o etiquetado del
producto que pudiera dar una impresión falsa sobre su origen; d) cualquier otra práctica que pudiera
inducir a error al consumidor sobre el auténtico origen del producto2.
27
Art. 14.1: 2Cuando una denominación de origen o una indicación geográfica se registre de acuerdo con
el presente Reglamento, se denegarán las solicitudes de registro de marcas que respondan a alguna de las
situaciones mencionadas en el artículo 13 y que se refieran a la misma clase de productos, siempre que la
10 Cronológicamente, fueron primero los correspondientes reglamentos reguladores de
las IGP – es decir las versiones anteriores de los textos arriba citados – los que
establecieron este motivo de denegación de registro de marca29. Por lo tanto, es desde
este ámbito donde primero se plantea la necesidad de otorgar a las IGP una protección
especial frente a los potenciales perjuicios derivados de la utilización de sus términos
por una marca en el tráfico comercial.
Por su parte, la posterior incorporación de la causa de oposición de registro a la
normativa marcaria supuso la generalización del sistema de protección de las IGP, al
permitir la protección de las mismas también desde la perspectiva marcaria,
complementando así la protección ya existente desde el ámbito especial de las
Indicaciones Geográficas. Ahora bien, tal y como se verá más adelante, el nivel de
protección dispensado a las IGP por uno y otro régimen no es el mismo, de forma que
se puede hablar de una “generalización heterogénea” del sistema de protección de las
IGP frente a las marcas.
La segunda consideración al régimen de oposición del art. 8.4 RMC es también de
carácter sistemático y guarda estrecha relación con la primera consideración. De
acuerdo con el precepto: “…“… se denegará el registro de la marca solicitada si, y en
la medida que, con arreglo a la legislación comunitaria o al Derecho del Estado
miembro que regule dicho signo…”. Así pues, no debe pasar inadvertido que forma
parte tanto de la legislación comunitaria como del Derecho de un Estado miembro, los
Tratados Internacionales que uno u otro hayan firmado con terceros países en materia de
“marcas no registradas o signos utilizados en el tráfico económico.” En este sentido, las
cuestiones relativas a los conflictos planteados por la interacción de estos operadores de
terceros países deberán también ser tomadas en cuenta si se quiere dar una visión
completa de la aplicación del precepto objeto de estudio30.
Finalmente, y como consideración de carácter técnico, debe tenerse especialmente
presente la interpretación dada por la OAMI a los requisitos de aplicación del art.8.4
RMC31 ante la práctica ausencia de jurisprudencia comunitaria al respecto32.
solicitud de registro de la marca se presente después de la fecha de presentación de la solicitud de registro
a la Comisión”.
Art. 13: Idem art. 16 referenciado en nota anterior.
28
Art. 118 terdecies: “Cuando una denominación de origen o una indicación geográfica esté protegida en
virtud del presente Reglamento, el registro de una marca que corresponda a una de las situaciones
mencionadas en el artículo 118 quaterdecies, apartado 2, y se refiera a un producto perteneciente a una
de las categorías enumeradas en el anexo XI ter se rechazará si la solicitud de registro de la marca se
presenta con posterioridad a la fecha de presentación a la Comisión de la solicitud de protección de la
denominación de origen o la indicación geográfica y la denominación de origen o indicación geográfica
recibe posteriormente la protección. Se anularán las marcas que se hayan registrado incumpliendo lo
dispuesto en el párrafo primero”.
Art. 118 quaterdecies p.2: Idem art.13 nota 11 y art.16 nota 10
29
Así por ejemplo, el art. 14 Reglamento 2081/92 relativo a la Protección de las Indicaciones Geográficas
y de las Denominaciones de Origen de los Productos Agrícolas y Alimenticio, anterior al Reglamento de
la Marca Comunitaria 40/94.
30
El análisis de todas estas cuestiones se abordará en el Epígrafe 3º del presente trabajo.
31
Resolución del 21/11/2003 en el procedimiento de oposición nº B 256 018, ob.cit., pág. 12: “Es la
Oficina, a falta de sentencias del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas, el organismo al que le corresponde la tarea de establecer cuáles son dichos
11 Sentados estos extremos, se procede ahora a un estudio pormenorizado de cada uno
de los requisitos que debe cumplir una solicitud de oposición fundada en el art. 8.4
RMC.
2.3 El signo anterior debe ser una marca no registrada u otro signo anterior
a) Exposición
Este primer requisito se evalúa de acuerdo con un estándar nacional, de forma que
habrá que estar a los diferentes signos reconocidos en cada Estado Miembro y al
contenido de cada Derecho nacional para identificar si dicho ordenamiento contempla la
existencia de un derecho específico, y, en caso de contemplarla, cuales son los
requisitos de la existencia del derecho, por ejemplo, en lo que se refiere al tipo y la
intensidad del uso exigido33, así como, finalmente, si su titular está facultado para
prohibir la utilización de una marca posterior.
La Oficina utiliza el término “identificador comercial”, que de momento no ha sido
adoptado por la jurisprudencia comunitaria, para designar de forma genérica los “otros
signos anteriores” a los que hace referencia el art. 8.4 RMC. Al desarrollar cuáles son
los caracteres definitorios de los “identificadores comerciales” les atribuye una
naturaleza de derechos exclusivos semejantes a las marcas, con una serie de
características comunes:“reconocimiento más basado en el uso que en el registro,
relación con el comercio y por tanto ajenidad al ámbito de los derechos meramente
subjetivos o personales, función como signos distintivos en el tráfico económico y
constituyen derechos exclusivos (la cursiva es nuestra) que confieren a sus titulares la
propiedad o, al menos, una posición similar34”.
Una vez enumeradas estas características, las Directrices recogen un listado
ejemplificativo de derechos comprendidos dentro de la categoría “identificador
comercial”: nombres comerciales y razones sociales (denominaciones sociales), otras
denominaciones sociales tales como rótulos de establecimiento, títulos de publicaciones
u obras análogas, así como cualquier otro derecho exclusivo similar perteneciente al
mismo tipo o categoría de derecho, entre los que no se incluyen las IGP.
Tampoco aparecen incluidas las IGP en el Anexo de las Directrices que enumera los
principales derechos nacionales contemplados en el art. 8.4, país por país con sus
principales características.
"estándares comunitarios" para acreditar que el signo anterior ha sido utilizado y que ese uso es mayor
que el meramente local”.
Para la interpretación de los requisitos de aplicación del art. 8.4 RMC véase OAMI., Directrices Relativas
a los Procedimientos ante la OAMI, ob.cit., Id. Manual Práctico Concerniente a Oposición, ob.cit.
32
Tan sólo se puede hablar de la STPI (Sala Segunda), de 24 de marzo de 2009, ob.cit.
33
OAMI., Directrices Relativas a los Procedimientos ante la OAMI, ob.cit., ap. 5.3.2.2 pág. 4; Id. Manual
Práctico Concerniente a Oposición, ob.cit., ap. 5.3.2.2, pág.5. 34
La definición y caracteres son establecidos por la OAMI., Directrices Relativas a los Procedimientos
ante la OAMI, ob.cit., ap. 5.3.1 pág. 3; Id. Manual Práctico Concerniente a Oposición, ob.cit., ap. 5.3.1
pág. 4. 12 No obstante lo anterior, en el punto 5.3.2 de las Directrices, al detallar de forma
genérica los derechos que pueden incardinarse dentro del art. 8.4 RMC sí se hace
referencia expresa a las IGP, desarrollándose su régimen en el epígrafe 5.3.2.2.535.
Ahora bien, la Oficina a la hora de aplicar el art. 8.4 RMC a las IGP distingue entre
los ordenamientos que confieren un derecho de exclusiva sobre una indicación
geográfica – que incluye el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior
sobre la base de un derecho de indicación de procedencia –, de los que meramente
permiten ejercitar una acción contra el uso ilegítimo de tal indicación geográfica36. En
palabras de la propia Oficina: “tan solo en el primer caso el derecho sobre la indicación
de procedencia se considerará como un derecho sobre un identificador comercial a
efectos de lo dispuesto por el art. 8.4 RMC”.
Por lo tanto, de acuerdo con las Directrices y Resoluciones de la Oficina, para que
nos encontremos ante una IGP que pueda servir de base a una demanda de oposición
bajo el supuesto “otro derecho anterior” del art. 8.4 RMC, es necesario que dicha IGP
esté protegida por un derecho de exclusiva que incluya el derecho a prohibir la
utilización de una marca posterior sobre la base de un derecho de indicación de
procedencia37.
De acuerdo con lo anterior, la Oficina ha afirmado38 que las indicaciones geográficas
y las denominaciones de origen registradas con arreglo al Reglamento 2081/92 – hoy
510/2006 –, entran en el ámbito de aplicación del art. 8.4 RMC, añadiendo que “si bien
dichas indicaciones pertenecen a la esfera del Derecho comunitario y su protección se
rige por los arts. 13 y 14 del Reglamento 2081/92, la aplicación de este reglamento está
expresamente prevista en el art. 147 RMC39”.
35
OAMI., Directrices Relativas a los Procedimientos ante la OAMI, ob.cit., ap. 5.3.2.2.5 pág. 7; Id.
Manual Práctico Concerniente a Oposición, ob.cit., ap. 5.3.2.2.5 pág. 8. 36
OAMI., Directrices Relativas a los Procedimientos ante la OAMI, ob.cit., ap. 5.3.2.2.5 pág. 8; Id.
Manual Práctico Concerniente a Oposición, ob.cit., ap. 5.3.2.2.5 pág. 9.
En el mismo sentido Decision nº 283/2000 du 23/02/2000 Statuant sur l’opposition Nº B 98428 “The Tea
Board” (op.) v. “Delta Lingerie” (sol.), pág. 5; Resolución del 23/10/2006 en el procedimiento de
oposición nº B 746 760 “Corporación Habanos, S.A. Denominación de origen CUBA” (op.) v. “La Flor
de La Isabela, Inc.” (sol.), pág.4.: “El mero hecho de que el Derecho nacional correspondiente permita
ejercitar una acción contra el uso ilegítimo de tal indicación geográfica no es suficiente puesto que esta
última no confiere un derecho exclusivo individual”. 37
OAMI., Directrices Relativas a los Procedimientos ante la OAMI, ob.cit., ap. 5.3.2.2.5 pág. 8; Id.
Manual Práctico Concerniente a Oposición, ob.cit., ap. 5.3.2.2.5 pág. 9.
38
OAMI., Directrices Relativas a los Procedimientos ante la OAMI, ob.cit., ap. 5.3.2.2.5 pág. 9; Id.
Manual Práctico Concerniente a Oposición, ob.cit., ap. 5.3.2.2.5 pág. 10.
La misma conclusión aparece también recogida en Resolución de 29/08/2007 en el procedimiento de
oposición nº B 691 594 “Consejo Regulador de la Denominación de Origen Jamón de Huelva” (op.) v.
“Ayuntamiento de Jabugo” (sol.), pág. 13.
39
No se entiende la remisión de las Directrices (art. 142 RMC antiguo) y el manual (art.147 RMC
vigente) a este precepto, dado que el mismo se ocupa del idioma en que debe presentarse la solicitud de
registro internacional de marca.
Art. 147: “1. La solicitud internacional se presentará en una de las lenguas oficiales de la Comunidad
Europea por medio de un formulario suministrado por la Oficina. Salvo que el solicitante especifique lo
contrario en dicho formulario al presentar la solicitud internacional, la Oficina se comunicará con el
solicitante en la lengua de la solicitud mediante formularios normalizados. 2. Cuando la solicitud
13 b) Comentario
En primer lugar, por lo que respecta a las IGP, resulta poco comprensible el hecho de
que en el texto de las Directrices y del Manual de la OAMI se incluyan dentro de la
categoría de “signos anteriores” a las IGP e incluso se delimite en qué supuestos las
mismas son susceptibles de ser aplicadas en base al art. 8.4 RMC, pero después, sin
embargo, las IGP nacionales40 no aparezcan incluidos en el listado ejemplificativo por
países de derechos comprendidos dentro de la categoría “identificador comercial”
incluido en el Anexo, listado además de gran utilidad práctica y que sirve de referencia,
como se verá más adelante, para determinar en abstracto el carácter exclusivo del
derecho en base al cual se presenta la oposición.
Por tanto, si se reconoce expresamente en el texto de las Directirces la posibilidad de
fundamentar el procedimiento de oposición del art. 8.4 RMC en una IGP que esté
protegida por un derecho de exclusiva, el cual a su vez incluya el derecho a prohibir la
utilización de una marca posterior, no hay razón para que estas IGP nacionales no
aparezcan recogidas en el listado por países del Anexo.
Tampoco parece correcto que las Directrices y el Manual reconozcan expresamente
la inclusión de las indicaciones geográficas y denominaciones protegidas registradas de
acuerdo con el reglamento 2081/92 – hoy 510/2006 – en el ámbito de aplicación del art.
8.4 RMC y no hagan lo propio con las denominaciones geográficas protegidas bajo el
reglamento 1234/07 de productos vitivinícolas o el 110/2008 de bebidas espirituosas,
pues los tres reglamentos presentan objetos, fines, estructuras y protecciones
completamente paralelas.
En términos más generales, resulta también criticable que la Oficina interprete el
término “otro signo anterior” asociándolo a la categoría “identificador comercial”,
categoría que, como se ha visto, se caracteriza por el carácter exclusivo del derecho de
los signos que la integran. Así las cosas, esta interpretación provoca, de facto, la
adición de un nuevo requisito a la expresión “otro signo anterior”, como es la exclusiva
del derecho, provocando que la misma deba interpretarse finalmente como “otro signo
anterior protegido mediante un derecho de exclusiva”.
De esta forma, la inclusión de dicho requisito en la interpretación asumida por la
Oficina como parte del significado de la expresión controvertida, parece restringir el
carácter amplio que el legislador comunitario quiso dar a la expresión “otro signo
anterior”.
internacional se presente en una lengua distinta de las lenguas autorizadas por el Protocolo de Madrid, el
solicitante deberá indicar una segunda lengua entre estas últimas. En esta segunda lengua, la Oficina
presentará la solicitud internacional a la Oficina Internacional. 3. Cuando la solicitud internacional se
presente en una lengua distinta de las lenguas autorizadas por el Protocolo de Madrid para la presentación
de solicitudes internacionales, el solicitante podrá proporcionar una traducción de la lista de productos o
de servicios en la lengua en la que deba presentarse la solicitud internacional a la Oficina Internacional
con arreglo al apartado 2. 4. La Oficina remitirá lo antes posible a la Oficina Internacional la solicitud
internacional. 5. La presentación de una solicitud internacional estará sujeta al pago de una tasa a la
Oficina. En el caso al que se hace referencia en el artículo 146, apartado 2, segunda frase, la tasa deberá
abonarse en la fecha de registro de la marca comunitaria. La solicitud no se considerará presentada hasta
que no se haya abonado la tasa. 6. La solicitud internacional habrá de cumplir las condiciones relativas a
la misma previstas en el reglamento de ejecución”.
40
Hablamos de IGP nacionales para referirnos a las IGP registradas conforme a la ley nacional de cada
Estado Miembro por oposición a las IGP comunitarias registradas y protegidas de acuerdo con los
reglamentos comunitarios específicos en la materia.
14 Esto nos lleva a plantearnos cuál es el contenido que la Oficina le otorga a la
expresión “derecho de exclusiva”. En términos generales, un derecho de exclusiva
vinculado a un signo distintivo es aquél que le otorga a su titular, por un lado, una
facultad de uso y disposición del mismo (ius utendi), con exclusión del resto de
personas y, por otro lado, un correlativo ius prohibendi frente a terceros que no se
encuentran legitimados para su uso, configurándose por tanto como un derecho erga
omnes que trasciende de las eventuales relaciones personales que puedan existir entre
titular e infractor41.
Ahora bien, siendo estas las dos principales manifestaciones del contenido del
derecho de exclusiva, las condiciones de ejercicio de tales facultades pueden venir
fijadas y delimitadas en mayor o menor medida por cada ordenamiento jurídico
nacional, fijándose de esta forma los límites efectivos del alcance de protección del
derecho. De este modo, el alcance de la protección puede consistir desde el ejercicio de
acciones reivindicatorias o de cesación de la conducta hasta acciones penales en tutela
del derecho en cuestión, aplicándose unas u otras en atención al modo en que cada
ordenamiento ha establecido cuáles son los comportamientos que considera susceptibles
de vulnerar el derecho de exclusiva. Puede observarse, por tanto, la gran amplitud tanto
de formas como de supuestos de protección del derecho de exclusiva que supone esta
interpretación.
Sentado lo anterior, si se somete a examen la posición defendida por la Oficina
respecto a la exigencia de la naturaleza de derecho de exclusiva para considerar
existente la categoría de “identificadores comerciales” del art. 8.4, observamos diversos
puntos de fricción entre dicha interpretación y la letra del precepto:
a) No está claro en el texto del precepto que el derecho de uso del titular del signo al
que se refiere el precepto sea un derecho de uso en exclusiva y oponible erga omnes,
recuérdese que la expresión empleada por éste es se hubieren adquirido derechos a
utilizar dicho signo, la cual, no exige el carácter exclusivo del derecho, con
independencia de que pueda realizarse una reducción teleológica del precepto siempre
que resulte debidamente justificada, sin que a nuestro juicio, la OAMI haya aportado un
motivo suficiente para poder practicar tal reducción.
b) No se establecen tampoco cuales son los requisitos y alcance del ius prohibendi que
permiten considerar suficiente el mismo a efectos de satisfacer el requisito de que el
derecho tenga carácter exclusivo de acuerdo con la interpretación de la Oficina, pues si
bien el art. 8.4 RMC hace referencia al derecho a prohibir la utilización de una marca
posterior no se señalan las condiciones para su ejercicio, en particular, si el mismo
puede ejercerse en caso de conflicto con una marca posterior, o solo ante ciertos
riesgos.
c) En este último caso, el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior solo
podrá ejercitarse en los supuestos descritos la normativa específica que reconozca al
titular del derecho esta facultad. Respecto las IGP comunitarias, habrá que estar a las
41
La “naturaleza bifronte” del derecho de exclusiva de la marca (signo distintivo), referida a las dos
dimensiones – positiva y negativa – que presenta dicho derecho de exclusiva, es una cuestión asentada en
la doctrina española. Al respecto véase FERNÁNDEZ –NOVOA, C., Tratado sobre Derecho de Marcas,
ob.cit., págs. 434-446.
15 exigencias previstas por sus reglamentos específicos42, que delimitan los supuestos en
los que podrán oponerse al uso.
Como hemos indicado anteriormente, tanto las Directrices como el Manual contienen
un reconocimiento explícito de la aplicación del Reglamento 2081/92: “si bien dichas
indicaciones pertenecen a la esfera del Derecho comunitario y su protección se rige por
los arts. 13 y 14 del Reglamento 2081/92, la aplicación de este reglamento está
expresamente prevista en el art. 147 RMC43”.
Nótese como en la primera parte de dicho párrafo se está reconociendo expresamente
por la Oficina que el alcance de la protección de estas indicaciones es el señalado en el
articulado de sus propios reglamentos específicos, y ello con independencia de que la
protección dispensada por el RMC, esto es, la consecuencia jurídica anudada a la
conducta infractora, sea distinta a la de sus reglamentos específicos.
De acuerdo con lo anterior y sin perjuicio de su posterior estudio en detalle44, se
recoge ahora la delimitación del alcance del derecho a prohibir la utilización de una
marca posterior, efectuada, en concreto. por el art. 13 Reglamento 510/2006:
“Art. 13: 1. Las denominaciones registradas estarán protegidas contra: a) toda
utilización comercial, directa o indirecta, de una denominación registrada para
productos no amparados por el registro, en la medida en que sean comparables a los
productos registrados bajo dicha denominación o en la medida en que al usar la
denominación se aprovechen de la reputación de la denominación protegida; b) toda
usurpación, imitación o evocación, aunque se indique el origen verdadero del producto
y aunque la denominación protegida esté traducida o vaya acompañada de una
expresión como «género», «tipo», «método», «estilo», «imitación» o una expresión
similar; c) cualquier otro tipo de indicación falsa o falaz en cuanto a la procedencia, el
origen, la naturaleza o las características esenciales de los productos, en el envase o en
el embalaje, en la publicidad o en los documentos relativos a los productos de que se
trate, así como la utilización de envases que por sus características puedan crear una
impresión errónea acerca de su origen; d) cualquier otra práctica que pueda inducir a
error al consumidor sobre el auténtico origen del producto”.
La configuración por parte de la Oficina del derecho sobre el signo como “derecho
de exclusiva”, parece que, de acuerdo con el análisis y las cuestiones antes planteadas,
impediría el acceso al registro de los “signos anteriores” del ámbito de la common law,
ya que los mismos no gozan de un derecho de exclusiva erga omnes, sino de la facultad
de defensa tan sólo, frente a conductas susceptibles de constituir prácticas engañosas o
desleales (passing off).
42
Reglamento 510/2006, de 20 de marzo de 2006 sobre la protección de las indicaciones geográficas y de
las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios; Reglamento 1234/2007, de 22
de octubre de 2007 por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen
disposiciones específicas para determinados productos agrícolas (Reglamento único para las OCM);
Reglamento 110/2008 de 15 de enero de 2008 relativo a la definición, designación, presentación,
etiquetado y protección de la indicación geográfica de bebidas espirituosas y por el que se deroga el
Reglamento 1576/89.
43
OAMI., Directrices Relativas a los Procedimientos ante la OAMI, ob.cit., ap. 5.3.5 pág. 12; Id. Manual
Práctico Concerniente a Oposición, ob.cit., ap. 5.3.5 pág.13.
44
Véase Epígrafe 2.7 de este trabajo.
16 En este sentido, en el sistema anglosajón, las Indicaciones Geográficas carecen de
sustantividad propia como derecho de propiedad industrial sui generis. El sistema de
protección de dichos signos en los países de la common law, con independencia de la
protección dispensada en el ámbito marcario45– en especial, bajo la posibilidad de uso
de una marca de certificación46 –, se encuentra basado en la aplicación del principio de
“passing off”47 en el ámbito de la normativa de protección de los competidores y los
consumidores contra las prácticas comerciales desleales y engañosas. Por lo tanto, el
sistema anglosajón no otorga un derecho de exclusiva al titular de la Indicación
Geográfica48.
45
Art. 3.1 c) Trade Mark Act 1994, que establece, al igual que en sede del RMC (art. 7.1 c), la
prohibición absoluta de registro de aquellas marcas que compuestas exclusivamente por signos o por
indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el
destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del
servicio, u otras características del producto o del servicio.
Igualmente, el art. 7.2 de la Trade Mark Act 1994 , permite la oposición de un tercero a la solicitud de
registro de marca, con base en el motivo de denegación relativo establecido en el art. 5.4 a) b): “A trade
mark shall not be registered if, or to the extent that, its use in the United Kingdom is liable to be
prevented:(a) by virtue of any rule of law (in particular, the law of passing off) protecting an unregistered
trade mark or other sign used in the course of trade, or (b) by virtue of an earlier right other than those
referred to in subsections (1) to (3) or paragraph (a) above, in particular by virtue of the law of copyright,
design right or registered designs”.
46
Art. 50 Trade Mark Act 1994: “(1) A certification mark is a mark indicating that the goods or services
in connection with which it is used are certified by the proprietor of the mark in respect of origin,
material, mode of manufacture of goods or performance of services, quality, accuracy or other
characteristics”.
El desarrollo del régimen legal de estas marcas contenido en el anexo II de la norma, donde se reconoce
la posibilidad del registro de una marca de certificación que consista únicamente en una indicación del
origen geográfico de los productos (art.3 anexo), si bien se prohíbe su registro por empresarios si el titular
lleva a cabo un negocio de suministro de bienes o servicios de la clase certificada (art. 4 anexo).
47
Para una visión amplia del funcionamiento de esta acción en el sistema anglosajón y su comparación
con los mecanismos de tutela continentales, a propósito de la marca no registrada, véase DÍAZ, C., La
protección de la marca no registrada en España. Passing off y marca no registrada ¿Es posible
armonizar?, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, de esta forma en las págs. 98-99: “ El passing off es
definido por la doctrina británica como “the action by wihch one trader may prevent another from
misleading costumers by representing (or passing off) goods or services as emanating from the former
party” y se considera la más antigua de las acciones modernas para la protección de lo símbolos de
comercio, con orígenes en el s. XIX en las cortes escocesas”.
A continuación la autora expone ampliamente cuáles son los tres requisitos (classical trinity) a probar
para el ejercicio de la acción (págs. 99 a 108), los cuales referenciamos aquí someramente: goodwill, en
sentido anglosajón, esto es, entendido como el poder de atracción que hace que los consumidores quieran
adquirir o contratar productos o servicios de un comerciante específico por su reputación, calidad o buen
nombre; misrepresentation, declaración falsa sobre un hecho que ocurre cuando el demandado dice o
hace algo que indica que sus bienes o servicios originan del demandante; damage, pérdida de la clientela
actual o potencial debido a la confusión, daño a la reputación y daño a las relaciones comerciales del
demandante.
En el mismo sentido, GUILLEM CARRAU, J., Denominaciones geográficas de calidad, ob.cit., pág. 206,
recogiendo en su obra con cita de o’ connor, b., The Law of Geographical Indications, Cameron May,
London, 2004.
48
“El mero hecho de que el Derecho nacional correspondiente permita ejercitar una acción contra el uso
ilegítimo de tal indicación geográfica no es suficiente puesto que esta última no confiere un derecho
exclusivo individual” Resolución del 23/10/2006 en el procedimiento de oposición nº B 746 760, ob.cit.,
pág. 4.
17 De acuerdo con este planteamiento, las IGP anglosajonas, que se protegen
exclusivamente a través del passing off, quedarían al margen de la especial protección
que otorga el art. 8.4 RMC, lo que supone en cierta medida, la pérdida de la posibilidad
de anticipación de la protección a un momento previo a la producción del perjuicio
como consecuencia de la prohibición de registro. Ello, frente a los reglamentos
específicos de IGP que otorgan una protección de carácter ex post dispensada a dichos
signos en los supuestos previstos en su articulado.
No obstante las anteriores observaciones, la Oficina, matizando el significado de la
expresión derecho de exclusiva contenida en las Directrices, ha aplicado el art. 8.4 RMC
a los signos anteriores protegidos por el passing off49, condicionando su aplicación al
cumplimiento de tres requisitos acumulativos: la prueba por el oponente de la existencia
del good will del signo y el reconocimiento del carácter distintivo del mismo por el
público para los productos con él designados; el oponente debe asimismo demostrar que
la marca que se pretende registrar puede llevar al público a creer que los bienes o
servicios designados por la misma son originarios del oponente (riesgo de confusión);
por último, el oponente debe demostrar que el uso de la marca por el solicitante es
susceptible de causarle daño.
De acuerdo con lo anterior, resulta criticable en mi opinión que la OAMI incluya en
la interpretación del contenido de la expresión “otro signo anterior” la exigencia de la
protección del mismo mediante un “derecho de exclusiva” el cual a su vez incluya el
derecho a prohibir la utilización de una marca posterior sobre la base de un derecho de
indicación de procedencia. La inclusión de dicho requisito como parte del significado
de la expresión controvertida parece restringir el carácter amplio que el legislador
comunitario ha dado a la misma: si bien el resto de caracteres señalados por la Oficina
como definitorios de la categoría resultan acordes con la generalidad del término, la
exigencia de la exclusiva del derecho puede resultar inadecuada por reducir el ámbito de
aplicación del precepto más allá de lo que el legislador comunitario estableció.
No obstante, la posterior consideración por la Oficina en sus resoluciones de
oposición del passing off como uno de los derechos contenidos bajo el art. 8.4 RMC,
parece que viene a contradecir la propia exigencia del carácter exclusivo del derecho
49
OAMI, Opposition No B 1 723 314, “Polski Koncern Naftowy Orlen S.A” (sol.) v.“Britvic Ireland
Limited” (op.), págs. 10 y 11: “The opposition is based on a non-registered trade mark used in Ireland.
The opponent claims to have the right to prohibit the use of the CTM applied for under the law of passing
off. Passing off is one of the rights recognized by the office under Article 8(4) CTMR.
A successful claim for passing off must satisfy three cumulative conditions. Failure to satisfy any one of
them means that the claim cannot succeed. The conditions are:
Firstly, the opponent must prove the existence of his goodwill or being known for specific goods in
respect of his mark. The evidence must show that the opponent's mark is recognised by the public as
distinctive of his goods.
For the purposes of opposition proceedings the goodwill must be established by reference to the date of
application for the CTM.
Secondly, the opponent must demonstrate that the applicant's mark would be likely to lead the public to
believe that goods and services of the applicant originated from the opponent. In other words, the public
would be likely to believe that goods and services put on the market under the CTM are actually those of
the opponent.
Thirdly, the opponent must show that as a result of the applicant's use of the CTM the opponent is likely
to suffer damage”.
18 contenido en las Directrices, llevando, bien a una supresión implícita de la exigencia del
requisito, o bien a una reinterpretación del mismo en un sentido amplio: derecho de
exclusiva entendido como derecho a prohibir la utilización de una marca posterior que
pueda afectar al signo protegido por el derecho anterior. Nótese entonces el paralelismo
de esta interpretación con el último de los requisitos exigidos para la aplicación del art.
8.4 RMC “que dicho signo confiere a su titular el derecho de prohibir la utilización de
una marca posterior”.
2.4 El signo debe haber sido utilizado en el tráfico económico.
a) Exposición
El siguiente requisito exigido para la aplicación del motivo de denegación relativa de
registro del art. 8.4 RMC es la constatación de que el signo o marca no registrada
anterior deben guardar relación con el comercio50 y ser utilizados en el tráfico
económico51, condición que constituye un estándar comunitario y, por lo tanto, se exige
con independencia de lo que señale la legislación nacional.52 De acuerdo con la doctrina
de la OAMI el uso deberá ser de una naturaleza en intensidad tales que cumpla las
condiciones para el nacimiento del derecho correspondiente con arreglo al Derecho
nacional53. La falta de cumplimiento de este requisito conlleva el archivo de la solicitud
de oposición54.
50
“Cuando el Derecho nacional confiera derecho a un titular específico respecto de signos o símbolos
específicos, que no guarden relación alguna con el comercio o los negocios y, por tanto, no tengan
ninguna similitud con las marcas o los indicadores comerciales en general, dichos signos quedarán
excluidos del ámbito de aplicación del art. 8.4 RMC”. OAMI., Directrices Relativas a los Procedimientos
ante la OAMI, ob.cit., ap. 5.3.2 .2 pág. 5; Id. Manual Práctico Concerniente a Oposición, ob.cit., ap.
5.3.2.2 pág.6.
51
Decision No 1647/2001 of 10/07/2001 Ruling on Opposition No B 7999, ob.cit, pág. 8: “El artículo 8
(4), limita los derechos anteriores que pueden ser invocados en esta disposición a aquellos signos que se
utilizan en el tráfico económico. Este texto se refiere a aquellos signos que, por su naturaleza, están
destinados a ser utilizados en la práctica comercial y por lo tanto cumplir una función distintiva o una
función de garantía, en particular en cuanto al origen de los bienes o servicios o las actividades
comerciales designadas por el signo. Por lo tanto, el “signo” debe ser relacionada con el negocio, lo que
se llama “identificador comercial”. (La traducción es nuestra). En el mismo sentido Decision du
24/11/2008 Statuant sur l’opposition nº B 873 408, ob.cit., pág. pág. 5.
52
Resolución del 21/11/2003 en el procedimiento de oposición nº B 256 018, ob.cit., pág. 12: “Es decir,
que independientemente del hecho de que dicho derecho nazca como consecuencia de las condiciones que
prevé la legislación nacional (como sucede con las denominaciones de origen en España), el Reglamento
incluye un requisito adicional que es el de demostrar que está siendo utilizado. Sólo cuando este requisito
(junto con los restantes establecidos por el art. 8(4) RMC) se cumple, es cuando se considera
substanciado este tipo de derechos. Asimismo, tal y como se señalaba con anterioridad al ser un requisito
impuesto por el Reglamento, es irrelevante que dicho requisito exista en el ámbito de la ley nacional que
regula dicho signo pues es también necesario que acredite un uso del signo anterior siguiendo los
preceptos que establecen los estándares comunitarios”.
53
OAMI., Directrices Relativas a los Procedimientos ante la OAMI, ob.cit., ap. 5.3.3 pág. 9; Id. Manual
Práctico Concerniente a Oposición, ob.cit., ap. 5.3.3 pág.10.
54
Resolución de 26/03/2002 en el procedimiento de oposición nº B 114522 “Confédération Générale des
producteurs de lait de brebis et des industriels de roquefort” (op.) v. “Empresa Navarra de Quesos, S.A”
(sol.), págs. 9 y 10: “El oponente no ha presentado, a los efectos de probar el uso de su denominación de
origen en sus actividades económicas en el mercado español, ningún tipo de documento o prueba sobre el
mismo… En consecuencia, puede concluirse que el oponente no ha utilizado en el mercado relevante la
denominación de origen para identificar su actividad comercial de: “quesos”. Por último, de la
19 La exigencia de este requisito trae su fundamento en el hecho de que, si el motivo de
la denegación de registro de una solicitud de marca es la protección en el tráfico
económico de la función indicativa del origen geográfico, el goodwill y la función
indicadora de la calidad que suponen para un producto el uso de una determinada
Indicación Geográfica, no tiene sentido que se deniegue el registro de una marca si la
Indicación no ha sido utilizada en el tráfico económico puesto que, en ese caso, ningún
beneficio ha podido ser obtenido por los productos destinados a portar dicha Indicación
y, consecuentemente, ningún perjuicio puede causar el uso de una marca idéntica.
Es cierto que el reconocimiento de una Indicación Geográfica para unos
determinados productos conlleva, en si mismo considerada, la atribución de un cierto
grado, que podríamos calificar como “inicial”, de reconocimiento de calidad del
producto, goodwill, además de proporcionar un nuevo signo como potencial
herramienta de publicidad y distinción de los productos. Ahora bien, siendo cierto lo
anterior, no puede negarse que la plena eficacia de dichas funciones distintivas de la
Indicación Geográfica no se alcanza hasta el momento de la puesta en circulación del
producto con ellas identificado, y ello, con independencia del éxito obtenido en la
comercialización del mismo. Esta es la razón que justifica la exigencia de uso previo en
el tráfico económico del signo sobre el cual se va a instar la nulidad de la solicitud de
marca.
Para que el uso pueda ser invocado contra una marca posterior, debe de ser
“efectivo” en el mismo sentido que el uso de una marca comunitaria55. De acuerdo con
documentación presentada no se desprende, tampoco, que el oponente ha efectivamente ejercido su
derecho al signo desarrollando una actividad comercial a lo largo de la geografía española”. 55
El requisito de uso efectivo es establecido por la OAMI., Directrices Relativas a los Procedimientos
ante la OAMI, ob.cit., ap. 5.3.3 pág. 9; Id. Manual Práctico Concerniente a Oposición, ob.cit., ap. 5.3.3
pág.10.
Sobre los parámetros a tomar en consideración a la hora de enjuiciar la efectividad del uso de una marca
véase OAMI., Directrices de Oposición, Parte 6, Prueba del Uso, Noviembre de 2007.
En la jurisprudencia comunitaria destaca la STPI (Sala Primera), de 16 de diciembre de 2008,
“Budĕjovický Budvar, národní podnik v. Rudolf Ammersin GmbH, Budweiser”, asuntos T- 225/06, T257/06 y T-309/06, ap. 161: “Una marca es objeto de un uso efectivo cuando, en consonancia con su
función esencial, que es garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya
sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios,
excluyéndose los usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos
conferidos por esa marca (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de septiembre de 2007, Il
Ponte Finanziaria/OAMI, C-234/06 P, Rec. p. I-7333, apartado 72, y la jurisprudencia citada). No es
necesario que el uso de la marca sea siempre importante, desde el punto de vista cuantitativo, para ser
calificado de efectivo. Este uso sí debe, en cambio, ser cuantitativamente suficiente (véase, en este
sentido, el auto La Mer Technology, citado en el apartado 122 supra, apartados 21 y 22, y la sentencia Il
Ponte Finanziaria/OAMI, antes citada, apartado 73)”.
De manera meramente indicativa, a los efectos de este estudio baste señalar, de acuerdo con la STJCE, de
11 de marzo de 2003, “Ansul BV v. Ajax Brandbeveiliging BV”, asunto C- 40/01, p.36-38 que: “el «uso
efectivo» es un uso que no debe efectuarse con carácter simbólico, con el único fin de mantener los
derechos conferidos por la marca. Debe tratarse de un uso acorde con la función esencial de la marca, que
consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad del origen de un producto o de un
servicio, permitiéndole distinguir sin confusión posible ese producto o ese servicio de los que tienen otra
procedencia.
De ello se desprende que un «uso efectivo» de la marca supone la utilización de ésta en el mercado de los
productos o servicios protegidos por la marca y no sólo en la empresa de que se trate. La protección de la
marca y los efectos que se pueden oponer a terceros a raíz de su registro no podrían perdurar si la marca
20 la doctrina del uso desarrollada en aplicación del RMC, el uso del signo solo se
considerará relevante respecto a los productos para los cuales haya sido efectivamente
realizado en el mercado, cuya comercialización se haya producido o sea inminente, y su
utilización sea acorde con la función esencial del signo, excluyéndose el uso simbólico
del signo con el único fin de conservar la protección.
En lo que refiere al grado de prueba, la Oficina56 exige el mismo que aplica en todos
los demás procedimientos de oposición. En particular, por lo que respecta a la prueba
del uso, se exigirá los mismos requisitos que los establecidos en el art. 42.2 RMC57: uso
efectivo del signo en la Comunidad para los productos o servicios para los cuales se
haya registrado durante los 5 años anteriores a la solicitud de marca, o bien que existan
causa justificativas de esa falta de uso siempre que el registro sea efectivo al menos
cinco años antes.
b) Comentario
Como se ha visto, el criterio de la efectividad del uso del signo anterior aparece
construido en las Directrices de la OAMI sobre la base de la doctrina de la efectividad
del uso de la marca.
Las diferencias estructurales existentes entre las marcas y los “otros signos
anteriores”58, a los que refiere el art. 8.4 RMC generan problemas en la aplicación de
algunos de los criterios marcarios a las IGP.
perdiera su razón de ser comercial, que consiste en crear o conservar un mercado para los productos o los
servicios designados con el signo en qué consiste, en relación con los productos o los servicios
procedentes de otras empresas. Así, el uso de la marca debe referirse a productos y servicios que ya se
comercialicen o cuya comercialización, preparada por la empresa para captar clientela, en particular,
mediante campañas publicitarias, sea inminente.
Por último, en la apreciación del carácter efectivo del uso de la marca, deben tomarse en consideración
todos los hechos y circunstancias apropiadas para determinar la realidad de su explotación comercial, en
particular, los usos que se consideran justificados en el sector económico de que se trate para mantener o
crear cuotas de mercado en beneficio de los productos o de los servicios protegidos por la marca”.
Por lo que respecta a la doctrina española, recogemos, por todos, la temprana definición de uso efectivo y
real de la marca acuñada por FERNÁNDEZ NOVOA, C., Derecho de Marcas, Montecorvo, Madrid, 1990,
pág. 248: “El uso de la marca será real cuando lejos de hacer operaciones esporádicas, el titular de la
marca lleva a cabo de manera continua actos de venta del artículo de la marca: la continuidad de las
ventas hace que el uso de la marca sea continuo y, por ende, real. Al mismo tiempo, el uso de la marca
será efectivo cuando el titular alcance una mínima cifra de ventas de los artículos dotados con la marca: al
determinar si el uso es efectivo es indispensable una cierta cuantificación de las ventas”.
56
El grado de prueba exigible, es decir, el grado de convicción o predominio de la probabilidad de la
prueba exigida, aparece fijado por la OAMI., Directrices Relativas a los Procedimientos ante la OAMI,
ob.cit., ap. 5.4 pág. 15; Id. Manual Práctico Concerniente a Oposición, ob.cit., ap. 5.4 pág.16. 57
Art. 42.2 RMC: “A instancia del solicitante, el titular de una marca comunitaria anterior que hubiere
presentado oposición presentará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la publicación
de la solicitud de marca comunitaria, la marca comunitaria anterior ha sido objeto de un uso efectivo en la
Comunidad para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que se base la
oposición, o de que existan causas justificativas para la falta de uso, con tal de que en esa fecha la marca
anterior esté registrada desde al menos cinco años antes. A falta de dicha prueba, se desestimará la
oposición. Si la marca comunitaria anterior solo se hubiere utilizado para una parte de los productos o de
los servicios para los cuales esté registrada, solo se considerará registrada, a los fines del examen de la
oposición, para esa parte de los productos o servicios” 58
Recuérdese el listado ejemplificativo de las Directrices de la OAMI antes comentado, sub. epígrafe a):
nombres comerciales y razones sociales (denominaciones sociales), otras denominaciones sociales tales
21 En este sentido, la verificación del uso del signo en el mercado para el cual se ha
reconocido, la comprobación de la efectiva comercialización de los productos, y el uso
del signo de forma acorde con su finalidad esencial, no genera problemas en sede de
IGP. Sin embargo, la comprobación de la inexistencia de un uso meramente simbólico
en sede de IGP obliga a realizar un esfuerzo interpretativo mayor.
A diferencia de las marcas, cuya regulación prevé un régimen de caducidad por
falta de uso - art.51 RMC - , sobre el cual se construyó tanto el requisito de uso no
meramente simbólico del signo como la exigencia de prueba de 5 años de uso efectivo
desde el registro, no sucede lo mismo con los signos anteriores del art. 8.4 RMC, al no
prever su regulación dicho régimen de caducidad.
Por ello, si bien resulta adecuada la remisión respecto a los criterios de verificación
del uso efectivo y los medios de prueba en sede marcaria, debe tenerse presente la
inexistencia de un régimen de caducidad sobre los signos del art. 8.4 RMC, de forma
que, la exclusión de uso simbólico, no puede interpretarse como uso a efectos de
salvaguardar la protección legal, sino como uso de escasa relevancia o intensidad, en
otras palabras, la inexistencia del uso simbólico se transforma a la exigencia de un uso
suficiente59. Por otro lado, el período de 5 años de uso previo en sede de prueba del uso
efectivo del signo, deberá acreditarse, en los casos de inexistencia de registro – no es el
caso de las IGP – simplemente en atención a las pruebas aportadas por el oponente.
2.5 El uso del signo debe haber tenido un alcance más que local.
a) Exposición
Para que el signo o marca no registrada pueda oponerse a la solicitud de registro de
una marca comunitaria posterior es necesario que el mismo halla sido usado en un
mercado geográfico más amplio que el local habida cuenta que, la oposición de registro
se está formulando contra un la solicitud de signo distintivo también de mayor alcance
que el local: la marca comunitaria60.
Se trata por tanto, de un estándar de Derecho comunitario que debe ser verificado en
cada caso concreto61, cuya exigencia atiende “a la necesidad de restringir el número de
como rótulos de establecimiento, títulos de publicaciones u obras análogas, así como cualquier otro
derecho exclusivo similar perteneciente al mismo tipo o categoría de derecho.
59
PALAU RAMÍREZ, F., La obligación de uso de la marca, Tirant lo Blanch, Valencia, 2005, págs. 190 a
195 expone los diferentes medios probatorios que pueden hacerse valer para demostrar la efectividad en
el uso de la marca, concluyendo que “Son pues muchos los instrumentos probatorios a los que se puede
acudir, por lo que no puede considerarse suficiente la acreditación del uso de la marca de forma difusa,
genérica, inconcreta e intemporal, sobre todo si se trata de ventas de comerciantes, que normalmente
estarán documentadas”.
60
Decision No 1647/2001 of 10/07/2001 Ruling on Opposition No B 7999, ob.cit, pág. 8 y Decision du
24/11/2008 Statuant sur l’opposition nº B 873 408, ob.cit., pág. 5: “Según lo establecido por el
Reglamento, la condición de "ámbito local" es una norma de la legislación europea en lugar de la
legislación nacional. Así que el hecho de que la protección conferida por la ley nacional se aplique a nivel
nacional, aunque la ley tenga un carácter puramente local, no es determinante. Para que un derecho
anterior no registrado puede excluir el registro de una marca comunitaria que cubra todo el territorio de la
Comunidad Europea, el derecho debe tener una importancia suficiente como para justificar tal derecho
antes de desplazar a una marca comunitaria posterior” (La traducción es nuestra).
61
STPI (Sala Segunda), de 24 de marzo de 2009, ob.cit., ap. 41: “Desde el punto de vista del Derecho
comunitario, un signo tiene un alcance no únicamente local en el territorio pertinente cuando su impacto
no se limita a una parte reducida de este territorio, como lo es, por lo general, una ciudad o una provincia.
22 conflictos entre signos evitando que un signo anterior, que no sea suficientemente
importante o significativo, pueda desafiar el registro o la validez de una marca
comunitaria”62.
La Oficina en sus Directrices y Manual (ap. 5.3.4), indica una serie de parámetros a
tomar en consideración en la evaluación del alcance no meramente local del signo63,
señalando con carácter general que la evaluación no debe basarse únicamente en
criterios geográficos y que lo relevante es la importancia económica del signo. Pese a
ello, entre los factores a tomar en consideración ocupa un lugar destacado, precisamente
los criterios geográficos. Los citados factores son los siguientes:
Criterios geográficos: Diseminación geográfica de los productos o servicios para los que
se usa el signo. Por lo general, el territorio de una ciudad por sí sola, aunque sea
extenso, es de alcance únicamente local, como también lo son una región o una
provincia. Constituyen prueba del alcance no meramente local del signo la aportación
por el oponente de facturas de clientes de ámbito superior al local, por ejemplo de varios
países de Estados Miembros; aportar muestras de publicidad del signo en otro Estado
miembro o el reconocimiento de los productos en los medios de comunicación en otros
países; así como la existencia de establecimientos o sucursales fuera del ámbito
geográfico en que se encuentra su establecimiento principal64.
Sin embargo, no es posible determinar a priori, de manera abstracta, qué parte de un territorio debe
tomarse en consideración para demostrar que el alcance de un signo excede de una dimensión local. Por
consiguiente, la apreciación del alcance del signo debe efectuarse in concreto, según las circunstancias
propias de cada caso”.
62
STPI (Sala Segunda), de 24 de marzo de 2009, ob.cit., ap. 36. Entre otras: Opposition No B 1 803 041 of 19/01/2012, “Rakhat” (sol.) “Join-Stock Company “Krasnyj
Octyabr” (op,), pág. 4; Widerspruch Nr. B 1 507 949 am 31/01/2012, “2bePUBLISHED Internet Services
GmbH” (sol.) v. “2be_die markenmacher GmbH,” (op.), pág. 7; Widerspruch Nr. B 1 504 094 am
17/02/2012, “2beFound GmbH” (sol.) v. “2be_die markenmacher GmbH”, (op.), pág. 7; Opposition No
B 1 749 558 of 21/02/2012, “Lineage Power Corporation” (sol.) “D-link Deutschland GmbH Gesellschaft
für Kommunikationssysteme (op.), pág.8; Opposition No B 1 803 983 of 22/02/2012, “Erco Gmbh” (sol.)
v. “Sociedade Pollux LDA” (op.), pág.3; Opposition No B 1 752 073 of 23/02/2012 “Farline
comercializadora de productos farmacéuticos S.A U” (sol.) v. “Dentinox Gesellschaft für
pharmazeutische Präparate Lenk ¬ Schuppan KG” (op.), pág. 12; Opposition No B 1 787 723 of
23/02/2012, “Fréderic Dubois” (sol.) v. “out of the blue KG” (op.), pág. 2.; Opposition No B 1 302 530 of
27/02/2012, “P.R.S. Mediterranean Ltd” (sol.) v. Reynolds Consumer Products, Inc (op.), pág.17;
Opposition No B 1 783 821 of 29/02/2012 “Xianhao Pan” (sol.) v. “The Cartoon Network, Inc” (op.),
págs. 9-10; Opposition No B 1 818 791 of 29/02/2012 “Yinghua Wang, No.20 Longgiao Road” (sol.)
“Pathway innovations and Technologies Inc” (op.), pág. 8., Decision No 1647/2001 of 10/07/2001 Ruling
on Opposition No B 7999, ob.cit, pág. 8 y Decision du 24/11/2008 Statuant sur l’opposition nº B 873 408,
ob.cit., pág. 5: “Según lo establecido por el Reglamento, la condición de "ámbito local" es una norma de
la legislación europea en lugar de la legislación nacional. Así que el hecho de que la protección conferida
por la ley nacional se aplique a nivel nacional, aunque la ley tenga un carácter puramente local, no es
determinante. Para que un derecho anterior no registrado puede excluir el registro de una marca
comunitaria que cubra todo el territorio de la Comunidad Europea, el derecho debe tener una importancia
suficiente como para justificar tal derecho antes de desplazar a una marca comunitaria posterior” (La
traducción es nuestra).
63
La Oficina comprueba de forma sistemática el grado de prueba aportado para cada uno de los factores
mencionados. Véase, por ejemplo Opposition No B 1 818 791 of 29/02 /2012, ob.cit.pág.9; Opposition
No B 1 803 041 of 19/01/2012, ob. cit., págs. 4 y 5.
64
Algunos de los medios de prueba admitidos pueden ser: “La existencia de una red de ramas
económicamente activas a lo largo del territorio relevante, pero también de manera más simple, por
ejemplo, mediante el uso de facturas provenientes de fuera de la región en que el oponente tiene su
23 Intensidad del uso: Volumen de ventas realizadas con el signo. Las Directrices y el
manual no contienen especificaciones sobre este aspecto.
Duración del uso: Las Directrices y el manual, de nuevo, no contienen especificaciones
sobre este aspecto.
La publicidad realizada con el signo: medios de comunicación en los que ha aparecido y
difusión de la misma, por lo que el marketing es un elemento importante.
Por su parte, la jurisprudencia comunitaria (TPI) ha señalado al respecto que, en la
evaluación del alcance no meramente local del signo: “se tenga en cuenta, en primer
lugar, la dimensión geográfica del alcance del signo, es decir, el territorio en que se
utiliza para identificar la actividad económica de su titular, tal y como se desprende de
la interpretación literal del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94. En segundo
lugar, debe tomarse en consideración la dimensión económica del alcance del signo65,
que se valora en atención a la duración del período en que ha cumplido su función en el
tráfico económico y a la intensidad de su uso, en atención al círculo de destinatarios
para los que el signo ha pasado a ser conocido como elemento distintivo –
consumidores, competidores e incluso proveedores– o incluso a la difusión que se ha
dado al signo a través, por ejemplo, de la publicidad o de Internet”.66
En todo caso, la comprobación del alcance no meramente local del signo se realizará,
sobre la base de los medios de prueba aportados por el oponente, los cuales si bien
pueden presentar naturaleza diversa67, deberán probar que de la diseminación geográfica
principal sede de negocios, recortes de prensa señalando el grado de reconocimiento por parte del público
del signo o demostrando que ha referencias al establecimiento de negocio en guías de viajes” Opposition
No B 1 752 073 of 23/02/2012, ob.cit., pág. 13 .(La traducción es nuestra).
En el caso de Widerspruch Nr. B 1 507 949 am 31/01/2012, ob.cit., pág. 8 puede verse un ejemplo de
aplicación de estos criterios: “En el caso anterior hay que tener en cuenta que se trata de una empresa con
un ámbito de mercado relativamente pequeño consistente en skies de marcha especiales para amateurs
de este deporte de invierno. En este sentido el uso del nombre de la firma no está muy marcado. Sin
embargo, la sección de oposición es de la opinión de que las diferentes pruebas indican el uso en círculos
de consumo relevantes, dado que el recurrente ha tenido representación en dos ferias internacionales
(Reino Unido/Alemania) y la cámara de comercio austriaca también publicó en su página de internet en
el Reino Unido un anuncio para el recurrente. Varias facturas dirigidas a “Rax Skidesign GmbH” sirven
como prueba de la empresa que se dedica bajo el nombre a la fabricación de Skies en un ámbito
geográfico mayor que el de su establecimiento principal” (La traducción es nuestra).
65
STPI (Sala Segunda), de 24 de marzo de 2009, ob.cit. ap.38: “La pertinencia del examen de la
dimensión económica puede deducirse de una interpretación teleológica del requisito relativo al alcance
del signo invocado. Así, como se señala en el apartado 36 de la presente sentencia, este requisito tiene
por objeto limitar las posibilidades de conflicto a las que puedan darse respecto de los signos
verdaderamente importantes. Por tanto, para demostrar la importancia efectiva y real del signo invocado
en el territorio afectado, es necesario ir más allá de apreciaciones meramente formales y examinar el
impacto producido por el signo en dicho territorio tras haberse utilizado como elemento distintivo”.
66
STPI (Sala Segunda), de 24 de marzo de 2009, ob.cit., ap. 37.
Esta doctrina es asumida por Opposition No B 1 752 073 of 23/02/2012, ob.cit., pág. 13; Opposition No
B 1 302 530 of 27/02/2012, ob.cit.l pág. 19; Opposition No B 1 783 821 0f 29/02 /2012, ob.cit., pág. 12;
Opposition No B 1 818 791 of 29/02/2012, ob.cit., pág. 9
No obstante la mera presentación del signo en una página web no constituye prueba bastante de la
intensidad del uso requerido Opposition No B 1 787 723 of 23/02/2012, ob.cit., pág.3; así como tampoco
la presentación de “pantallazos” de la misma Opposition No B 1 749 558 of 21/02/2012, ob.cit., pág.9. 67
Especialmente llamativa resultan los medios de prueba del alcance no meramente local utilizados por la
oponente y admitidos por la Oficina en la Decision No 1647/2001 of 10/07/2001 Ruling on Opposition
24 del uso del signo, el período de tiempo en el que ha sido usado, la intensidad del uso y
la publicidad realizada con el mismo, en aras a demostrar el alcance no meramente
local, archivándose la oposición en caso contrario68
Por tanto y de acuerdo con los anteriores criterios, “el hecho de que un signo confiera
a su titular un derecho exclusivo sobre la totalidad del territorio nacional es, por sí
mismo, insuficiente para demostrar que su alcance no es únicamente local en el sentido
del artículo 8, apartado 4”69, pues el alcance del signo no se mide por el ámbito
geográfico de la protección jurídica dispensada al mismo, sino por el alcance geográfico
y económico del uso efectivamente dado al signo en el tráfico comercial.
No obstante todo lo anterior, aun cuando el opositor no haya logrado probar el
alcance no meramente local del signo no quedará totalmente desprotegido frente al uso
de la nueva marca comunitaria, pues el art. 111 RMC70 permite su oposición al uso de la
misma para el territorio en el que su signo esté protegido, siempre que así lo reconozca
la legislación nacional. Este precepto presenta por tanto una clara excepción al principio
de unidad de marca comunitaria del art. 1.2 RMC71.
No B 7999, ob.cit, págs. 9-11: un libro recopilatorio de la historia de una cervecería en la que aparecen
personajes famosos en diversas partes del mundo consumiendo la cerveza, e incluso más pintorescos
como: La Guía Europea de la cerveza, la Guía Mundial de la cerveza o el Libro Internacional de la
cerveza.
68
“Como señala la Sala de Recurso en el apartado 33 de las resoluciones impugnadas, se deduce de los
documentos presentados por la demandante que, en el momento en que se solicitó el registro de las dos
primeras marcas comunitarias, el signo en cuestión sólo se había utilizado desde hacía unos diez años
para designar un establecimiento abierto al público en la localidad portuguesa de Vila Nova de
Famalicão, que cuenta con 120.000 habitantes. Pese a sus explicaciones durante la vista, la demandante
no ha aportado ningún elemento que permita demostrar que es conocida por los consumidores ni que
desarrolla relaciones comerciales fuera de la mencionada localidad. Asimismo, la demandante no ha
demostrado que haya desplegado actividad publicitaria alguna para promocionar su establecimiento más
allá de dicha ciudad. Por tanto, debe estimarse que el nombre de establecimiento Generalóptica tiene un
alcance estrictamente local en el sentido del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94”. STPI (Sala
Segunda), de 24 de marzo de 2009, ob.cit., ap. 44.
Véase también la solicitud de oposición en la Resolución de 26/03/2002 en el procedimiento de oposición
nº B 114522, ob.cit., págs. 9 y 10.
69
STPI (Sala Segunda), de 24 de marzo de 2009, ob.cit., ap. 39.
En el mismo sentido Opposition No B 1 302 530 of 27/02/2010, ob.cit., pág. 18: “El hecho de que el
oponente haya adquirido de acuerdo con la ley nacional que regula el signo, el derecho exclusivo
ejercitable contra las posteriores marcas sobre la base únicamente de su registro, no le exime de la carga
de probar que el signo en cuestión ha sido utilizado en el tráfico económico con un alcance más que
meramente local antes de la solicitud de la marca controvertida”. (La traducción es nuestra).
OAMI.,
Directrices Relativas a los Procedimientos ante la OAMI, ob.cit., ap. 5.3.4 pág. 11; Id. Manual
Práctico Concerniente a Oposición, ob.cit., ap. 5.3.4 pág.12.
70
Art. 111.1 RMC: “El titular de un derecho anterior de alcance local podrá oponerse al uso de la marca
comunitaria en el territorio en el que ese derecho esté protegido, en la medida en que lo permita el
derecho del Estado miembro de que se trate. 3. El titular de la marca comunitaria no podrá oponerse al
uso del derecho contemplado en el apartado 1, incluso si ese derecho no pudiera ya alegarse contra la
marca comunitaria”.
71
Este efecto es apuntada ya tempranamente por RUIZ PERIS, J.I., “Comentario al art. 107 RMC”,
Comentarios a los reglamentos sobre la marca comunitaria, CASADO CERVIÑO, A., Y LLOBREGAT
HURTADO, Mº.L., coord., V. II, Ed. Universidad de Alicante, 1996, pág. 1069. Añade el autor que
“Particulares problemas puede plantear el uso publicitario de la marca comunitaria. A nuestro juicio, el
titular del derecho local anterior no estará legitimado, en ningún caso, para prohibir el uso publicitario de
25 ii. Comentario
Partiendo de la clara diferenciación practicada por el TPI entre ámbito geográfico de
la protección jurídica del signo y alcance geográfico y económico del uso efectivamente
dado al signo en el tráfico comercial, no termina de quedar claro cuál es el contenido de
alguno de los criterios establecidos para determinar el alcance no meramente local del
uso del signo.
Los criterios geográfico y de publicidad o marketing realizado con el signo, ya han
sido objeto de diversos pronunciamientos por parte de la Oficina y nos remitimos a las
acotaciones antes reseñadas. Sin embargo, la jurisprudencia es mucho más escueta a la
hora de definir el contenido que debe darse a la duración y a la intensidad del uso.
En este sentido, entiende por duración del uso: “la duración del período en que (el
signo) ha cumplido su función en el tráfico económico”, y respecto a la intensidad, se
vincula la misma “en atención al círculo de destinatarios para los que el signo ha pasado
a ser conocido como elemento distintivo –consumidores, competidores e incluso
proveedores”72.
Ambas definiciones se sitúan en la órbita del “uso efectivo” del signo, puesto que la
intensidad y la duración son parámetros que condicionan la efectividad de su uso73 y
que nada tienen que ver con la determinación del carácter no meramente local del
mismo.
En este sentido, si se observan las resoluciones de oposición de la OAMI, el criterio
de alcance no meramente local del signo se verifica en atención a parámetros geográfico
y de publicidad, de los cuales hay abundante casuística, no apareciendo, en cambio,
referencia a intensidad y/o duración del uso.
Por ello, para determinar “el alcance geográfico y económico del uso efectivamente
dado al signo en el tráfico comercial”, es decir, para verificar el ámbito del uso del
signo, no es necesario verificar su intensidad ni duración, por lo que sería
recomendable, que, en aras a evitar errores e introducir claridad en la aplicación del art.
8.4 RMC, las Directrices y el Manual de la OAMI, eliminaran estos dos últimos
requisitos del apartado de “uso no meramente local del signo” y los colocaran en sede
de “uso efectivo” que es donde corresponde considerarlos.
2.6 El derecho debe haberse adquirido con anterioridad a la fecha de solicitud de la
marca contra la que se dirige la oposición.
Como reflejo del principio de prioridad registral propio del sistema continental de
protección de los derechos de propiedad industrial a través de registro74, aparece la
la marca sobre medios de carácter nacional o internacional, si puede, en cambio, aceptarse que tendrá
derecho a prohibir el uso publicitario de la marca realizado a través de medios de alcance puramente
local: carteles publicitarios en la localidad en que el signo está protegido, diario local, radio o televisión
local”, pág. 1072.
72
STPI (Sala Segunda), de 24 de marzo de 2009, ob.cit., ap. 37.
73
Véase nota 51.
74
En el ámbito comunitario y en el campo de las marcas el principio de prioridad registral es uno de los
principios básicos del sistema de registro, constituyendo además una de las causas de denegación relativa
de registro Así señala el considerando 7º del RMC que: “El derecho sobre la marca comunitaria solo
puede adquirirse por el registro (art. 6 RMC), y este será denegado, en particular, en caso de que la marca
26 exigencia en el art. 8.4 RMC de la anterioridad en el tiempo del derecho a la utilización
del “signo o marca no registrada”, como condición para su oposición frente a una
solicitud de marca comunitaria posterior.
La determinación de la fecha de adquisición de los derechos a utilizar el signo se
considera una cuestión de Derecho nacional – estándar nacional –, sin embargo, en caso
de tratarse de IGP comunitarias, la determinación del momento en que el derecho ha
sido adquirido atendería a un estándar comunitario y por tanto sería cuestión de Derecho
comunitario.
En el primer caso habrá que estarse al contenido de la normativa del Estado del
oponente para conocer cuál es el momento a partir del cual su ordenamiento jurídico le
reconoce la adquisición del derecho de uso.
La alegación y prueba de la anterioridad corresponde al oponente75, el cual deberá
argumentar de forma detallada y aportar prueba bastante de la normativa y
certificados/resoluciones/sentencias en base a las cuales pretende demostrar la
anterioridad de su derecho, rechazándose la oposición en caso contrario76.
En el segundo caso, bastará con la presentación de un certificado acreditativo de la
fecha de inscripción de la DO o IGP correspondiente para demostrar su anterioridad
respecto la solicitud de marca comunitaria77.
Por lo que respecta a los instrumentos internacionales en la materia, el llamado
derecho de prioridad unionista del Convenio de la Unión Internacional de París para la
Protección de la Propiedad Industrial (CUP) no resulta aplicable a las IGP registradas78.
carezca de carácter distintivo, en caso de que sea ilícita o en caso de que se opongan a ella derechos
anteriores(art. 7.1 a) RMC)”.
75
Así se señala expresamente en la Decision No 1647/2001 of 10/07/2001 Ruling on Opposition No B
7999, ob.cit, págs. 11: “Sin embargo, según lo declarado por el solicitante, en un caso de aplicación del
artículo 8 (4) del RMC es el oponente el que debe proporcionar una explicación adecuada y la prueba
sobre la legislación nacional y el origen y alcance del supuesto derecho anterior. Cuando esto no se hace,
la Oficina sólo puede (cuando proceda) en parte rechazar la oposición” (La traducción es nuestra).
76
Decision nº 283/2000 du 23/02/2000 Statuant sur l’opposition Nº B 98428, ob.cit., págs. 7 y 8: Lors du
dépôt de ses dernières observations, l’opposant a soumis des documents supplémentaires destinés à
prouver son autorité et sa compétence pour intervenir en matière d’indication d’origine en Inde. Ces
documents ne peuvent être pris en considération car ils ont été introduits en dehors du délai imparti à
l’opposant pour lui permettre de compléter son dossier d’opposition, délai qui expirait le 14/07/1999. Ces
documents complémentaires ont été reçus par l’Office le 20/08/1999, soit plus d’un mois après
l’expiration du délai imparti.
Toutefois, ce règlement prévoit également l’enregistrement de l’appellation d’origine comme condition
préalable à la protection accordée au niveau communautaire (voir notamment préambule).
L’opposant n’a pas apporté la preuve de l’enregistrement ou d’une demande d’enregistrement du nom
DARJEELING comme appellation d’origine, ni comme indication géographique .
En conclusion, les prétentions de l'opposant au titre d’appellation d’origine sont rejetées puisque
l’opposant n’a pas apporté la preuve de l’existence de ce signe antérieur.
77
Véase, por ejemplo: Decision du 24/11/2008 Statuant sur l’opposition nº B 873 408, ob.cit., pág. 6.
78
El art. 4a) 1 CUP: ) “Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención, de
modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de fábrica o de comercio, en alguno de los
países de la Unión o su causahabiente, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho
de prioridad, durante los plazos fijados más adelante en el presente”. Por lo tanto, el precepto no habla de
IGP ni utiliza ningún otro término que le pudiera ser asimilable.
27 En cambio, el Reglamento del Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las
Denominaciones de Origen y su Registro Internacional contiene un precepto – regla 8.3
–, que establece, con carácter general, que la fecha que deberá ser tomada en
consideración respecto de la verificación de la anterioridad de una IGP, será la de su
registro internacional o la de emisión de la declaración de conformidad por el país
contratante79, fecha a la que deberá atenderse a la hora de verificar la anterioridad en la
adquisición del derecho.
A diferencia de cuanto ocurre en el caso de anterioridades marcarias, los signos a los
que se refiere el art. 8.4 RMC constituyen anterioridad respecto a la solicitud de la
marca en la medida en que permiten impedir el acceso al registro de la marca solicitada,
pero, en cambio, no permiten a su titular, al menos en el caso de las IGP, acceder al
registro como marca dada la imposibilidad de registrar las mismas como tales signos.
No se trata, por tanto, de que el citado convenio establezca un derecho de prioridad,
si no de la fijación por el mismo de la fecha relevante de anterioridad en un momento
distinto del de la solicitud.
2.7 El titular del signo debe tener, con arreglo al derecho del Estado miembro que lo
regule el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior.
a) Exposición
Este último requisito constituye la pieza clave del régimen de oposición puesto que
los derechos anteriores a los que se refiere el art. 8.4 RMC sólo estarán protegidos en la
medida en que confieran a sus titulares, con arreglo al Derecho nacional aplicable – por
tanto, estándar nacional –, el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior80
En el examen del contenido del Derecho nacional, la Oficina distingue dos fases: un
examen en abstracto del carácter exclusivo de los derechos en base a los cuales se funda
la oposición, y un examen de carácter concreto tendente a comprobar que, en el caso en
79
Regla 8.3 Reglamento del Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen
y su Registro Internacional, (texto en vigor el 1 de enero de 2010): “a) Una denominación de origen que
haya sido objeto de un registro internacional estará protegida, en cada país contratante que no haya
declarado de conformidad con el Artículo 5.3) que no puede asegurar la protección de la denominación, o
que ha enviado a la Oficina Internacional una declaración de concesión de la protección de conformidad
con la Regla 11bis, a partir de la fecha del registro internacional o, cuando un país contratante haya
efectuado una declaración de conformidad con el apartado b), a partir de la fecha mencionada en esa
declaración.
b) Un país contratante podrá notificar al Director General, en una declaración, que, de conformidad con la
legislación de ese país, una denominación de origen que haya sido objeto de un registro internacional
estará protegida a partir de la fecha mencionada en la declaración, la cual no podrá, sin embargo, ser
posterior a la fecha de vencimiento del plazo de un año establecido en el Artículo 5.3) del Arreglo”.
Art. 5.3 Arreglo Lisboa: “Las Administraciones de los países podrán declarar que no pueden asegurar la
protección de una denominación de origen cuyo registro les haya sido notificado, pero solamente cuando
su declaración sea notificada a la Oficina Internacional, con indicación de los motivos, en el plazo de un
año contado desde la recepción de la notificación del registro, y sin que dicha declaración pueda irrogar
perjuicio, en el país de referencia, a las demás formas de protección de la denominación que pudiera hacer
valer el titular de la misma, conforme al Artículo 4 que antecede”.
80 OAMI., Directrices Relativas a los Procedimientos ante la OAMI, ob.cit., ap. 5.3.6 pág. 12; Id. Manual
Práctico Concerniente a Oposición, ob.cit., ap. 5.3.6 pág. 12.
28 cuestión, se dan las condiciones necesarias para que el titular del signo pueda prohibir la
utilización de una marca posterior81.
De esta forma, las Directrices y Manual de la OAMI, en su versión española,
señalan que: “de lo anterior resulta que, con arreglo al Derecho nacional aplicable, los
derechos de que se tratan (1) son en abstracto derechos exclusivos, exigibles a través de
medidas cautelares dirigidas contra marcas posteriores, y que (2) en el caso concreto se
dan las condiciones para la obtención de dichas medidas cautelares, si la marca objeto
de solicitud de la marca comunitaria impugnada fuera utilizada en el territorio
correspondiente82”.
Sin embargo, la versión inglesa señala en el mismo apartado que: “This requires a
finding that (1) under the applicable national law rights of the type involved, in the
abstract, are exclusive rights enforceable by means of an injunction vis-à-vis later marks
and a finding that (2) in the actual case under consideration the conditions for obtaining
such injunctive relief, if the mark that is the subject of the opposed CTM application
would be used in the territory in question, are present”.
Nótese por tanto, la importante diferencia sustantiva de contenido entre los términos
medidas cautelares e injunction que hay entre una y otra versión, aspecto que se
analizará a continuación en el comentario.
Para la verificación de la exclusiva desde su perspectiva abstracta, la Oficina remite
al Anexo por países antes comentado de las Directrices y el Manual para verificar si la
Oficina considera que el signo en cuestión se encuentra protegido, al menos en
abstracto, por un derecho de exclusiva.
En cuanto a los instrumentos internacionales, el Arreglo de Lisboa presenta una
naturaleza de convenio procedimental, y por tanto, viene a suavizar el principio de
territorialidad que rige en el ámbito internacional en materia de protección de los
derechos de propiedad industrial. En este sentido, la obtención de un registro
internacional de una IGP conforme al Arreglo no otorga per se al titular de la misma
ningún derecho de exclusiva. Para averiguar cuál es el contenido del derecho otorgado
habrá que estar a la legislación de cada Estado que haya emitido la declaración
facultativa de concesión de la protección83, lo cual obliga a remitirse de nuevo al Anexo
a las directrices y Manual práctico de la OAMI.
El Convenio de la Unión de París por su parte, no contiene una previsión específica
para la protección de las IGP y, aunque se ha intentado reivindicar el carácter exclusivo
81
OAMI., Directrices Relativas a los Procedimientos ante la OAMI, ob.cit., ap. 5.3.6 págs. 12-13; Id.
Manual Práctico Concerniente a Oposición, ob.cit., ap. 5.3.6 págs. 13-14.
82
OAMI., Directrices Relativas a los Procedimientos ante la OAMI, ob.cit., ap. 5.3.6 pág. 12; Id. Manual
Práctico Concerniente a Oposición, ob.cit., ap. 5.3.6 pág. 12.
83
Así lo ha reconocido expresamente la oficina, Resolución del 23/10/2006 en el procedimiento de
oposición nº B 746 760, ob.cit., pág.5: “Si bien el oponente ha aportado la mencionada copia de la
publicación del registro internacional de la denominación de origen “CUBA”, así como copia de la
publicación de la ratificación del Arreglo de Lisboa (o de la normativa nacional a través de la cual se
ratifica) en los respectivos boletines oficiales de Francia, Italia y Portugal, el oponente no ha aportado
prueba alguna de la aceptación para la protección en dichos territorios de tal denominación de origen, no
pudiendo la Oficina automáticamente asumir dicha protección por la mera existencia de su registro
internacional”.
29 del derecho de las mismas sobre la base de los arts. 9 y 10 del mismo84, la generalidad
de los términos de los preceptos –indicación de procedencia del producto – y el alcance
de la protección dispensada – embargo de los productos infractores –, por
contraposición al régimen de registro y protección previsto en el mismo texto para
patentes, marcas, modelos de utilidad, diseños y dibujos industriales, no permiten
atribuir a las IGP únicamente en base a este instrumento un derecho de exclusiva de uso
en el sentido requerido por el art. 8.4 RMC.
Por lo que respecta a la exclusiva desde su perspectiva concreta, las Directrices y el
Manual de la OAMI remiten al Derecho nacional ante la ausencia en el RMC de normas
sobre el alcance de la protección de dichos signos así como tampoco en otros
instrumentos comunitarios85.
En todo caso, sea cual sea el Derecho en base al cual se formule la oposición, debe
tenerse en consideración que, a efectos de prueba, la Oficina exige una prueba completa
y detallada por parte del opositor de la legislación y/o jurisprudencia en base a la cual se
fundamenta su solicitud86. De esta forma, el oponente deberá identificar de forma
suficiente la ley nacional y jurisprudencia aplicable87, probar el otorgamiento por la
misma de un derecho de exclusiva sobre el signo en cuestión88, determinar el alcance y
contenido de este derecho de exclusiva89, es decir, en qué supuestos permite el derecho
84
Véanse Decisions No 1647, 1646 and 1645/2001 of 10/07/2001 Ruling on Opposition No B 7999,
ob.cit., págs. 12-13: “De las palabras del Convenio de París no está claro cuál es la protección de las
denominaciones de origen, particularmente porque los preceptos contenidos en el convenio son muy
generales y se refieren a todas las indicaciones falsas, no solo a la indicación falsa acerca de la
procedencia geográfica del producto. De acuerdo con ciertos autores, estos preceptos intentan luchas
contra los fraudes en el comercio, por lo tanto, no son muy adecuados para la protección de las
denominaciones de origen. (Mariano Loper Benitez, Las Denominaciones de Origen, pag. 40. Jean Marie
Auby and Robert Plaisant, Le Droit Des Appellations D’origine. L’appellation Cognac, Paris, 1974, pag.
253). (La traducción es nuestra).
85
“La segunda cuestión (carácter exclusivo del Derecho en el caso concreto), deberá resolverse con
arreglo al Derecho nacional aplicable. En el RMC no figuran normas sobre el alcance de la protección de
las marcas no registradas u otros derechos y tampoco en otros instrumentos comunitarios. La legislación
reguladora de estos derechos no ha sido armonizada. Por consiguiente resulta imposible aplicar una
norma “europea”.OAMI., Directrices Relativas a los Procedimientos ante la OAMI, ob.cit., ap. 5.3.6 pág.
12; Id. Manual Práctico Concerniente a Oposición, ob.cit., ap. 5.3.6 pág. 12.
86
OAMI., Directrices Relativas a los Procedimientos ante la OAMI, ob.cit., ap. 5.4 pág. 14; Id. Manual
Práctico Concerniente a Oposición, ob.cit., ap. 5.4 pág. 14.
87
Resolución del 22/07/2003 en el procedimiento de oposición nº B 348 708, pág.11.
88
“El oponente, en este caso, no ha identificado suficientemente la ley nacional española aplicable. No ha
probado la existencia y el alcance de la protección conferida bajo las leyes españolas relevantes ni en que
medida la protección conferida al signo en cuestión le permite prohibir la utilización de una marca
posterior”, Resolución del 22/07/2003 en el procedimiento de oposición nº B 348 708, pág.11.
89
La exigencia de este requisito queda perfectamente plasmada en la Resolución del 23/10/2006 en el
procedimiento de oposición nº B 746 760, ob.cit., pág.5: “Además, el oponente tampoco ha explicado las
condiciones requeridas para gozar de tal protección en cada uno de estos territorios o el alcance de tal
protección a nivel nacional, al no haber identificado la normativa interna sobre la que ésta se basa, o
haber probado, si tal fuera el caso, la aplicabilidad directa de este acuerdo internacional o los términos en
los que dicho acuerdo debe interpretarse”.
30 excepcionar el uso de los términos por ella protegidos y, finalmente, la interpretación
que debe darse al contenido del precepto90.
b) Comentario
Tal y como se ha señalado antes (pág.5), el uso del término derecho de exclusiva en
esta sede, la Oficina lo liga a la facultad del titular del derecho de prohibir la utilización
de una marca posterior, procediendo a continuación a exigir la verificación de dos
extremos: la exclusividad en abstracto del derecho y también atendiendo al caso
concreto.
La cuestión más importante a dilucidar en este apartado es el problema de
inseguridad jurídica que provoca el error existente en la versión española de las
Directrices de la OAMI sobre la aplicación del art. 8.4 RMC, al cual se ha hecho
referencia anteriormente.
El problema estriba en el erróneo sentido que el traductor le dio a la expresión
anglosajona “injunction”, cuya versión al castellano si bien resulta muy compleja91, en
ningún caso debería haberse traducido como medida cautelar, resultando más adecuada
a nuestro juicio en esta sede el uso de los términos acción de cesación, prohibición y no
reiteración que, por simplificación del lenguaje, podrían reducirse, dado su común
origen por “acción de cesación”.
90
De nuevo en la Resolución del 23/10/2006 en el procedimiento de oposición nº B 746 760, ob.cit.,
pág.6: “El oponente ha aportado copia de los acuerdos bilaterales adoptados por cada uno de estos países
y la República Cubana, así como copia de la publicación de la Ley a través de la cual dicho acuerdo se
ratifica en Alemania y copia de la publicación del acuerdo hispano-cubano en el Boletín Oficial del
Estado Español, la cual otorga a tal acuerdo el carácter de normativa interna en este estado, tal y como
demuestra documentación también aportada por el oponente. Sin embargo, una vez más, el oponente no
ha explicado en qué términos debe interpretarse el contenido de este acuerdo a efectos de determinar los
márgenes exactos de la protección de la denominación de origen “CUBA” en Alemania o España. Así,
por ejemplo, en el caso Español, del tenor literal del acuerdo mencionado exclusivamente no es posible
determinar si la protección de la denominación “CUBA” es reconocida también frente a la utilización de
denominaciones no sólo idénticas sino similares, por lo que hubiera sido recomendable la aportación de
jurisprudencia que así lo explicara”.
91
El BLACK’S LAW DICTIONARY, en su abridged sixth edition, nos ofrece una definición de injuction en su
pág. 540: “A court order prohibiting someone from doing some specified act or commanding someone to
undo some wrong or injury”.
Por su parte el ALCARAZ VARÓ, E., HUGHES, B., Diccionario de términos jurídicos, Ariel, 2011, pág. 320,
traduce injunction por: “interdicto, auto preventivo, requerimiento judicial, prohibición, mandato
judicial, control judicial, orden de juicio de amparo, orden de actuación u orden de abstención; en el
contexto de la propiedad intelectual puede equivaler a “acción de cesación”. Y así por ejemplo sucede en
el caso alemán en el que se traduce “unterlassungsanspruch” por “acción de cesación”.
En cambio, la versión italiana mantiene una traducción cuasi literal del término inglés y se refiere a
“injuctione”.
En el caso francés se utiliza la institución de la “ordonnance de referée”, que incluye tanto medidas
provisionales como interdictales: “est une procédure orale et simplifiée attribuée en principe, à
la compétence duPrésident de la juridiction saisie qui statue " à juge unique". Il peut ordonner des
mesures provisoires, principalement la consignation de sommes contestées, une expertise ou le paiement
d'une provision. Il peut prononcer des astreintes.” Disponible en http://www.dictionnairejuridique.com/definition/refere.php
Nótese por tanto, de la pluralidad de sustantivos usados para tratar de definir el significado de la
expresión anglosajona, puede extraerse la inexistencia de un término equivalente en el Derecho
continental para tal concepto.
31 Las medidas cautelares son un instrumento procesal tendente a asegurar la
efectividad de la sentencia que en un futuro pueda recaer sobre un determinado asunto.
En este sentido, sus presupuestos, requisitos y modalidades son una cuestión de derecho
procesal nacional que varía de Estado a Estado y que nada tienen con el carácter
exclusivo o no del derecho en base al cual se solicitan, que constituye, por su parte una
noción de derecho sustantivo.
Siendo esto así, no puede entenderse que la posibilidad de aplicación de un
mecanismo procesal de aseguramiento de la efectividad de la sentencia pueda, según la
traducción oficial española, condicionar el carácter del derecho en base al cual se
solicita dicha medida. Más bien al contrario, el juez concederá la medida cautelar si,
atendiendo a la naturaleza del Derecho en base al cual el demandante fundamenta su
pretensión, considera en el caso concreto que las circunstancias concurrentes aconsejan
su adopción en aras a garantizar la efectividad de un futuro pronunciamiento
estimatorio92, circunstancias que pueden atender tanto al objeto del proceso – sería el
caso de la IGP – como, también al comportamiento de las partes.
Por tanto, debe abandonarse esta errónea traducción y abogar por una más acorde
con el sentido del precepto, cual es, la verificación de la aplicabilidad del derecho de
exclusiva en el caso concreto. Véase de nuevo la traducción propuesta: “Esto requiere
una constatación de que los derechos concedidos por la ley nacional aplicable al tipo en
cuestión, (1) en abstracto, son derechos de exclusiva ejercitables por medio de una
acción de cesación contra marcas posteriores y (2) la constatación de que, en el caso
concreto, se dan las condiciones para obtener dicha acción de cesación si la marca que
es objeto de oposición fuera usada en el territorio”.
Por otro lado, tanto el empleo del propio término injunction, como el significado y
contenido del mismo parece que viene a suavizar, en sede del último control de
aplicación del art. 8.4 RMC, la exigencia rotunda del carácter de derecho de exclusiva
en sentido continental que la Oficina exigía al “signo anterior” para poder servir de base
a una demanda de oposición frente a una solicitud de marca comunitaria posterior
cuando se analizaba el significado que la OAMI le daba a la expresión “otro signo
anterior” (véase epígrafe 2.3, en especial referencia a la Resolución de la Oficina
reconociendo el passig off como uno de los derechos incluidos en el art. 8.4 RMC).
De acuerdo con esto, los países anglosajones que como se ha visto, solamente
protegían estos signos mediante el passing off, podrían superar el control del carácter
abstracto y concreto del derecho de exclusiva, ya que el passing off es un mecanismo de
control judicial de las prácticas de los competidores susceptibles de ser engañosas o
desleales y por tanto exigible precisamente mediante “injunction”.
Por otro lado, y avanzando en el análisis del texto de las directrices, la verificación
del carácter en abstracto del Derecho de exclusiva mediante remisión al anexo de las
Directrices y del Manual resulta desconcertante en sede de IGP por cuanto, como se ha
92
Art. 726 LEC: “El tribunal podrá acordar como medida cautelar, respecto de los bienes y derechos del
demandado, cualquier actuación, directa o indirecta, que reúna las siguientes características: 1. Ser
exclusivamente conducente a hacer posible la efectividad de la tutela judicial que pudiere otorgarse en
una eventual sentencia estimatoria, de modo que no pueda verse impedida o dificultada por situaciones
producidas durante la pendencia del proceso correspondiente. 2. No ser susceptible de sustitución por otra
medida igualmente eficaz, a los efectos del apartado precedente, pero menos gravosa o perjudicial para el
demandado”.
32 criticado antes, las IGP nacionales no aparecen recogidas en ninguno de los listados por
países allí recopilados.
Si se pasa a la protección a nivel comunitario, los tres reglamentos específicos en
materia de IGP sí reconocen un derecho en abstracto de prohibición de uso de una
marca posterior en términos similares93 a los incorporados por la Oficina al anexo para
otros signos:
Art. 14 reglamento 510/2006: “Cuando una denominación de origen o una indicación
geográfica se registre de acuerdo con el presente Reglamento, se denegarán las
solicitudes de registro de marcas que respondan a alguna de las situaciones
mencionadas en el artículo 13 y que se refieran a la misma clase de productos, siempre
que la solicitud de registro de la marca se presente después de la fecha de presentación
de la solicitud de registro a la Comisión”.
Art. 118 terdecies reglamento 1234/2007: “Cuando una denominación de origen o
una indicación geográfica esté protegida en virtud del presente Reglamento, el registro
de una marca que corresponda a una de las situaciones mencionadas en el artículo
118 quaterdecies, apartado 2, y se refiera a un producto perteneciente a una de las
categorías enumeradas en el anexo XI ter se rechazará si la solicitud de registro de la
marca se presenta con posterioridad a la fecha de presentación a la Comisión de la
solicitud de protección de la denominación de origen o la indicación geográfica y la
denominación de origen o indicación geográfica recibe posteriormente la protección”.
Art. 23 reglamento 110/2008: “Se rechazará o invalidará el registro de marcas que
incluyan o consistan de una indicación geográfica registrada en el anexo III que
identifique una bebida espirituosa, si su uso pudiera dar lugar a las situaciones
contempladas en el artículo 16”.
Por lo que respecta a la constatación de que, en el caso concreto, se dan las
condiciones para obtener dicho remedio judicial si la marca que es objeto de oposición
fuera usada en el territorio, a nivel comunitario, si se atiende al texto de los tres
preceptos de los reglamentos específicos de IGP vemos como, en todos ellos, tras
reconocer el derecho en abstracto a la prohibición de uso de una marca posterior,
condicionan su ejercicio a que concurra alguna de las causas o situaciones
mencionadas en los preceptos a los cuales se remiten, en este caso, los anteriores
artículos citados.
Si se observa comparativamente los tres preceptos puede verse como presentan
sustancialmente el mismo contenido94 – si bien el art. 13.1 Reglamento 510/200695
incluye una especialidad respecto al resto, relativa a la exclusión de la protección de los
nombres genéricos, que después se abordará en detalle –, de forma que se reproduce a
93
Véase por ejemplo la consideración de la protección de los nombres comerciales anteriores como
derecho de exclusiva por remisión al art. 7.1 de la Ley 17/2001, de Marcas.
94
Esta similitud de regímenes es subrallada por MAROÑO GARGALLO, Mª. DEL M., “La protección de las
indicaciones geográficas de bebidas espirituosas”, ob.cit., págs. 734-735, realizando el estudio sobre la
protección de las IGP de bebidas espirituosas por remisión al régimen previsto en el reglamento de
productos vitivinícolas. 95
Art. 13.1 in fine: “Cuando una denominación registrada contenga ella misma el nombre de un producto
agrícola o alimenticio considerado como genérico, la utilización de dicho nombre genérico para los
productos agrícolas o alimenticios correspondientes no se considerará contraria al párrafo primero, letras
a) o b)”.
33 continuación el texto idéntico de los mismos, señalando mediante notas las
especialidades que puedan concurrir entre las distintas versiones.
Las denominaciones registradas estarán protegidas contra:
a) Toda utilización comercial, directa o indirecta, de una denominación registrada
para productos no amparados por el registro, en la medida en que estos sean
comparables a los productos registrados bajo esa indicación geográfica o en la medida
en que al usar la denominación geográfica se aprovechen de la reputación de la
denominación geográfica.
b) Toda usurpación96, imitación o evocación, incluso cuando se indique el
verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o
acompañada de una mención tal como «género», «tipo», «estilo», «elaborado»,
«aroma» u otros términos similares;
c) Cualquier otra indicación falsa o engañosa de la procedencia, origen, naturaleza
o cualidades esenciales del producto, en el envase o en el embalaje, en la publicidad o
en los documentos relativos al producto de que se trate, así como la utilización de
envases que, por sus características, puedan crear una impresión errónea acerca de su
origen97;
d) Cualquier otra práctica que pudiera inducir a error al consumidor sobre el
auténtico origen del producto.
Como puede verse, todos estos supuestos contienen diversas conductas que pueden
ser incardinadas dentro de las que, habitualmente son reguladas por los ordenamientos
nacionales en el ámbito del Derecho contra la competencia desleal98. Pueden por tanto,
ser consideradas como conductas desleales: riesgo de confusión por parte del
consumidor entre la marca y la IGP, riesgo de aprovechamiento de la reputación ajena,
el riesgo de engaño al consumidor acerca del origen, procedencia, naturaleza o
características esenciales del producto, y, por último, riesgo de inducción a error en el
consumidor acerca del auténtico origen del producto99. Son precisamente en estos
supuestos en los que puede obtenerse la tutela judicial frente al uso de la marca
posterior en el ámbito de los reglamentos específicos.
96
El reglamento 110/2008 al recoge este supuesto en idénticos términos si bien sustituye el término
“usurpación” por “uso indebido”.
97
La redacción de este tercer supuesto varía de nuevo ligeramente en sede del Reglamento 110/2008:
“cualquier otra indicación falsa o engañosa de la procedencia, origen, naturaleza o cualidades esenciales
en la designación, presentación o etiquetado del producto que pudiera dar una impresión falsa sobre su
origen”.
98
En relación con el fenómeno de la integración de los actos considerados de competencia desleal en el
ámbito de protección de los derechos de exclusiva de la propiedad industrial, véase BERCOVITZ
RODRÍGUEZ-CANO, A., Apuntes de Derecho Mercantil, 11ª ed. págs. 371 y 372 a propósito de la teoría de
los círculos concéntricos entre propiedad industrial y competencia desleal.
99
Con carácter más genérico se ha referido a estos riesgos la jurisprudencia del TJCE, señalando que: “El
artículo 16, letras a) a d), del Reglamento nº 110/2008 se refiere a diversos supuestos en los que la
comercialización de un producto va acompañada de una referencia explícita o implícita a una indicación
geográfica en tales condiciones que pueden ya sea inducir al público a error o, como mínimo, crear en su
mente una asociación de ideas en cuanto al origen del producto, o bien permitir al operador aprovechar de
manera indebida la reputación de la indicación geográfica de que se trate”. STJCE asuntos acumulados C4/10 y C-27/10, ob.cit., p. 46.
34 De acuerdo con lo anterior, cuando una solicitud de registro de marca comunitaria
posterior en el tiempo respecto de una IGP previamente registrada, dé lugar a la
producción de cualquiera de las situaciones recogidas en los reglamentos específicos,
dicha solicitud de registro deberá ser denegada como consecuencia de la protección
dispensada por el derecho de exclusiva reconocido a la Indicación Geográfica en esa
situación100.
Nótese pues la diferencia del contenido de la protección dispensada por el art. 8.4
RMC – denegación de registro ex ante –, frente a la protección otorgada por los
reglamentos específicos – acciones de cesación de conducta infractora con carácter ex
post a la producción del daño –, ante las mismas situaciones de conflicto previstas en el
articulado de los reglamentos específicos.
3. Sobre las condiciones sustantivas de protección de una IGP anterior frente a
una solicitud de registro posterior en los Reglamentos comunitarios en materia
de IGP.
A continuación se realizará de forma conjunta un estudio del contenido de la
protección dispensada a las IGP por los reglamentos comunitarios de productos
agrícolas, vitivinícolas y de bebidas espirituosas. En la realización del estudio no se
sigue el orden típico de lo cuatro supuestos de protección recogidos por la normativa
antes referenciada, al considerar inadecuada la agrupación de las diversas conductas
desleales tal y como aparece realizada. Por el contrario, se ha preferido llevar a cabo el
análisis atendiendo a la homogeneidad que presentan las diversas conductas entre sí,
aun cuando aparecen recogidas en diferentes apartados dentro del texto del reglamento,
utilizando como criterio ordenador las tradicionales categorías del Derecho Industrial
como el riesgo de confusión, el aprovechamiento de la reputación ajena y el engaño.
3.1 Protección frente al riesgo de confusión.
Los supuestos de riesgo de confusión son situaciones en las que, como consecuencia
de determinados comportamientos llevados a cabos por las empresas, los consumidores
pueden verse inducidos a tener una falsa percepción acerca del origen empresarial de un
producto o servicio concreto101. Se distingue en este ámbito entre, por un lado, riesgo de
confusión directo, en sentido estricto e inmediato, en el que el consumidor cree que bien
los productos o servicios tienen un mismo origen empresarial, y por el otro lado, riesgo
de confusión indirecto, en sentido estricto y meditato, en el que aún percibiendo el
consumidor ambos signos o productos como distintos, se le revelan tan próximos entre
100
A este respecto y en sede del Reglamento 110/2008 STJCE, (Sala Primera), de 14 de julio de 2011,
“Bureau national interprofessionnel du Cognac v.Gust. Ranin Oy”, asuntos acumulados C-4/10 y C27/10, ap.45: “En estas circunstancias, debe responderse a la primera parte de la segunda cuestión que,
sobre la base del artículo 23, apartado 1, del Reglamento nº 110/2008, las autoridades nacionales
competentes deben denegar o invalidar el registro de una marca que contenga una indicación geográfica
protegida y a la que no sea aplicable la excepción temporal establecida en el apartado 2 de ese mismo
artículo, cuando la utilización de tal marca da lugar a alguna de las situaciones previstas en el artículo 16
de dicho Reglamento”.
101
Así por ejemplo en la STJCE (Sala Cuarta), de 16 de junio de 2011, “Union Investment Privatfonds
GmbH v. UniCredito Italiano SpA “, asunto C- 317/10 ap. 53: “Constituye un riesgo de confusión en el
sentido de dicha disposición el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o
servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente (véanse,
en este sentido, la sentencia de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, apartado 29, y
las sentencias, antes citadas, Lloyd Schuhfabrik Meyer, apartado 17; OAMI/Shaker, apartado 33, y
Nestlé/OAMI, apartado 32)”.
35 sí que acaba vinculándolos de forma errónea al mismo operador económico, es decir, les
atribuye el mismo origen empresarial102.
Las conductas susceptibles de generar un riesgo de confusión al consumidor
recogidas en el reglamento, se encuentran dispersas dentro de los cuatro supuestos de
protección de las IGP:
a) Utilización comercial directa o indirecta de una denominación registrada para
productos no amparados en el registro que sean comparables.
Esta conducta aparece recogida dentro del primer supuesto de protección de los
reglamentos comunitarios103. De acuerdo con el texto del precepto, se trataría de un
supuesto de riesgo de confusión directa, en sentido estricto e inmediato, ya que refiere a
un caso de utilización de una denominación registrada para productos no amparados por
el registro, es decir, que no reúnen los requisitos exigidos para portar dicha
denominación. Esta práctica hace creer al consumidor – lo confunde –, que dichos
productos presentan los caracteres propios de la IGP, por provenir de un empresario que
se presenta en el mercado como un usuario legítimo de la IGP.
En este supuesto, no será necesaria la prueba de la idoneidad para inducir a confusión
del signo utilizado, ya que el propio texto de los reglamentos comunitarios establecen
una presunción iuris et de iure de dicho carácter, de forma que, si se lleva a cabo la
conducta, se genera el riesgo de confusión para el empresario.
Sin embargo, para que la anterior presunción sea aplicable, deberá comprobarse
primero, que la denominación registrada sea objeto de utilización comercial104 y, en
segundo lugar, que los productos no amparados por el registro que pretenden emplear la
denominación de origen, sean “comparables” a los productos que sí reúnen los
requisitos necesarios para el uso de la misma.
Respecto al significado del término “comparable”, el TJCE (actualmente TJUE), en
un caso relativo a bebidas espirituosas adoptó una interpretación amplia del concepto
“producto comparable”, admitiendo por ejemplo que, en el caso de estas bebidas, pueda
ser considerado como producto “comparable” cualquier otra bebida espirituosa y ello
102
Sobre la distinción entre uno y otro tipo de riesgo, entre otros, CURTO POLO, C., “Artículo 6, actos de
confusión”, Comentarios a la Ley de Competencia Desleal, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., dir,
Thomson Reuters 2011, pág. 156; en la misma obra, MARCO ARCALÁ, L.A., “Prácticas engañosas por
confusión para los consumidores, artículo 20”, págs. 584-585 y 590, 591; TATO PLAZA, A., FERNÁNDEZ
CARBALLO-CALERO, P., HERRERA PETRUS, CHRISTIAN., La reforma de la Ley de competencia desleal, La
Ley, 2010, págs. 140-141; MARTÍNEZ SANZ, F., Comentario práctico a la ley de competencia desleal,
Tecnos, 2009, págs.. 81-82.
103
“Las denominaciones registradas estarán protegidas contra:
a) Toda utilización comercial, directa o indirecta, de una denominación registrada para productos no
amparados por el registro, en la medida en que estos sean comparables a los productos registrados bajo
esa indicación geográfica o en la medida en que al usar la denominación geográfica se aprovechen de la
reputación de la denominación geográfica”.
104
En este sentido señala BOTANA AGRA, M., Las Denominaciones de Origen…, ob.cit., pág. 204 que “Se
ha de tratar, pues, de una utilización que de alguna forma esté dirigida a la comercialización de los
productos no amparados; entre tales utilizaciones hay que considerar incluidas las efectuadas en la
publicidad, etiquetas, puntos de venta, etc. Por tanto, al tener que estar teñidas de esa finalidad de
comercialización, habrá que estimar como excepciones de la prohibición las utilizaciones ajenas a esa
finalidad… por ejemplo con fines exclusivamente de experimentación, de estudio, ámbito estrictamente
privado, etc.”
36 independientemente de la variedad de la misma que se trate, basando su carácter
comparable únicamente sobre los criterios de identidad en el ámbito de consumo y en
los canales de distribución del mismo105.
En consecuencia, la “comparabilidad” entre los productos, tal y como aparece
definida en este ámbito, no puede identificarse con el carácter semejante tomado en
consideración para determinar el riesgo de confusión respecto a una marca o nombre
comercial, ya que la jurisprudencia europea afirma el carácter comparable de los
productos en supuestos en los que, en modo alguno, se consideraría el producto como
semejante106. En este sentido, la fijación del carácter comparable de un producto se
realiza sin utilizar, al menos de forma prioritaria, los criterios de determinación de la
semejanza que tradicionalmente vienen siendo usados por la doctrina y jurisprudencia
marcaria, en particular: la naturaleza de los productos o servicios, su destino, su
utilización, su carácter competidor y su carácter complementario107. Todo esto se
105
STJCE asuntos acumulados C-4/10 y C-27/10, ob.cit., p. 54 y 55: “En el supuesto a que se refiere la
segunda cuestión prejudicial, según la cual los productos no amparados por una indicación geográfica son
bebidas espirituosas, parece legítimo considerar que pueda tratarse de productos comparables a la bebida
espirituosa registrada con esa indicación geográfica. En efecto, las bebidas espirituosas,
independientemente de las distintas categorías en que se agrupan, abarcan bebidas que tienen
características objetivas comunes y, desde el punto de vista del público interesado, corresponden a
ocasiones de consumo en gran medida idénticas. Además, se distribuyen frecuentemente a través de las
mismas redes y están sujetas a normas de comercialización similares.
De ello se desprende que, en tal hipótesis, debe considerarse que el uso de una marca que contenga una
indicación geográfica o un término correspondiente a esa indicación y su traducción, para bebidas
espirituosas que no respeten las especificaciones correspondientes, constituye una utilización comercial
directa de una indicación geográfica para productos comparables a la bebida registrada con esa
indicación, pero no amparados por ésta en el sentido del artículo 16, letra a), del Reglamento nº
110/2008”.
106
Esta conclusión era ya mantenida antes de la citada sentencia por CORTÉS MARTÍN, J.M., La protección
de las Indicaciones Geográficas en el Comercio Internacional e Intracomunitario, ob.cit., págs.426 y
427: “Podría pensarse en este sentido que para que dos productos sean comparables a efectos de lo
dispuesto en el art. 143.1 Reg. 2081/92 lo esencial será que exista un cierto grado de sustituibilidad entre
los productos, de tal forman que presenten para los consumidores propiedades análogas y respondan a
idénticas necesidades”.
En el mismo sentido MAROÑO GARGALLO, Mª DEL M., “La nueva regulación comunitaria sobre
indicaciones geográficas de productos del sector vitivinícola”, ob.cit., pág. 305: “Asimismo entiendo que
el carácter “comparable” de los productos también podrá ser determinado por los tribunales a la vista de
la concurrencia de circunstancias tales como el que presenten una naturaleza similar a la de los productos
para los cuáles esté registrada la denominación geográfica, satisfagan las mismas necesidades, o se
comercialicen por los mismos canales de distribución. Tales criterios, como es sabido, se utilizan en el
ámbito del Derecho de marcas para establecer el carácter de producto semejante, a fin de considerar si
existe o no el riesgo de confusión entre signos”. Por remisión, Id. “La protección de las indicaciones
geográficas de bebidas espirituosas”, ob.cit., pág. 735.
107
Al respecto y sobre una explicación del contenido de cada uno de estos criterios véase FERNÁNDEZNOVOA, C., “El riesgo de confusión”, Manual de la propiedad industrial, FERNÁNDEZ-NOVOA, C., OTERO
LASTRES, JM., BOTANA AGRA, M., Marcial Pons, 2009, págs. 609-613.
STS 392/2005, de 17 de mayo, Fundamento de Derecho 6º: “Gran importancia reviste en el Derecho de
marcas, la similitud de los productos en liza, a los efectos de determinar los riesgos de confusión, que deja
de ser un concepto secundario, a la luz de la Directiva comunitaria 89/104 ( LCEur 1989, 132) . Desde tal
perspectiva es innegable que la igualdad o semejanza, «prima facie» de los productos envasados, el
carácter común de los canales comerciales, la venta de los productos competitivos en autoservicios y
supermercados, y su utilización común para el gran público con ocasión de determinadas festividades o
37 traduce en la introducción de una cierta dosis de inseguridad respecto a la aplicación de
dicho criterio.
Cabría incluso plantearse la posibilidad de la aplicación de la citada jurisprudencia
europea al ámbito de los productos vitivinícolas, pues éstos presentan, al igual que las
bebidas espirituosas, identidad tanto en el ámbito de consumo, como de los canales de
distribución. Así, por ejemplo, sería posible la protección de la IGP Champagne no sólo
en el ámbito de los vinos blancos espumosos, sino también en el conjunto de todos los
productos vinícolas.
b) Uso indebido/usurpación de la denominación protegida.
Esta conducta aparece recogida en el segundo de los supuestos de protección de los
reglamentos comunitarios108. La contraposición entre los términos “uso indebido”/
“usurpación” del encabezado de este apartado, se refiere a la distinta nomenclatura que
aparece en los reglamentos comunitarios para referirse a esta misma conducta: los
reglamentos de productos agrícolas y vitivinícolas (reglamentos 510/2006 y 1234/2007)
utilizan el término “uso indebido”, mientas que el reglamento de bebidas espirituosas
(reglamento 110/2008) emplea el término “usurpación”.
Por “uso indebido” entendemos la extralimitación respecto al uso autorizado, como
por ejemplo sucede, en el caso de extralimitación geográfica del uso de una licencia de
marca109. Esta práctica se diferencia por tanto de la utilización del signo sin ningún tipo
de autorización, pues en el caso del “uso indebido”, sí existe un derecho que legitima el
uso del signo, si bien, se ha producido una extralimitación o un uso incorrecto del
mismo por el titular de este derecho de uso.
Aplicado a una IGP, el término “uso indebido” ante la imposibilidad de licenciar una
IGP refiere al caso de que un legítimo usuario de la Indicación Geográfica, en caso de
haberse pactado una cuota de producción para dicha IGP, utilice la misma sobre
productos que, aun reuniendo los caracteres exigidos por los pliegos, rebasen dicho
cupo de producción.
Más dudoso es el caso, por situarse a medio camino entre el “uso indebido” y la
“usurpación”, del usuario de una IGP que comercialice el producto con ella marcado sin
que el mismo cumpla todos los estándares exigidos por el pliego de condiciones110.
acontecimientos, genera la necesidad de afinar los instrumentos de identificación para su distinción entre
los consumidores”.
108
“Las denominaciones registradas estarán protegidas contra:
b) Toda usurpación, imitación o evocación, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o
se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de una mención tal como «género», «tipo»,
«estilo», «elaborado», «aroma» u otros términos similares”. 109
El art. 22 del RMC reconoce la posibilidad por parte del titular de una marca de conceder un derecho
de licencia de uso de la misma a un tercero para la totalidad o parte de productos, servicios y territorio
pudiendo ser dicha licencia en exclusiva o no.
Asimismo el p.2 de dicho artículo reconoce de forma inmediata la capacidad del titular de la marca de
hacer valer su derecho frente al uso de la misma por el licenciatario fuera de los términos acordados en el
contrato.
110
Así sucedió, por ejemplo, en el “Caso Freixenet”, Tribunal de Defensa de la competencia, Resolución
de 26 de febrero de 2004, AC 25004\328, Fundamento de Derecho 6º: “El art. 15 LCD ( RCL 1991,
71) se titula «Violación de normas» y dice así: «1. Se considera desleal prevalerse en el mercado de una
ventaja competitiva adquirida mediante la infracción de las Leyes. la ventaja ha de ser significativa. 2.
38 Por su parte, el término “usurpación” indica el uso de un determinado bien – el signo
distintivo en nuestro caso – por quien no es titular ni tiene derecho a utilizar el mismo.
Las IGP como tales son bienes de dominio público111, respecto de las que algunos
ordenamientos atribuyen una titularidad formal al Estado, que confieren un monopolio
colectivo para su utilización comercial a un grupo de productores en función de varios
criterios, entre ellos, su situación geográfica, confiriéndoles la condición de titulares de
un derecho a un uso reglado112. Por tanto, no existe una titularidad colectiva sino un
derecho de uso colectivo y limitado.
De acuerdo con lo anterior, la “usurpación” del signo sólo puede referirse a la
conducta consistente en el uso de la IGP por empresarios cuyos productos no cumplan
los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones para poder llevar dicho
signo.113.
Tendrá también la consideración de desleal la simple infracción de normas jurídicas que tengan por objeto
la regulación de la actividad concurrencial» ( RCL 1991, 71) .
El Tribunal considera que, al incumplir el art. 12 del Reglamento DO ( RCL 1991, 2771) , Freixenet ha
vulnerado ambos apartados del artículo 15 LCD. el apartado 2 ha sido vulnerado porque los reglamentos
de denominación de origen, entre sus finalidades, tienen el objeto de regular la actividad concurrencial.
Pero es que, además, se ha producido una vulneración del apartado 1 ya que ha de reputarse de
significativa la ventaja competitiva adquirida por el infractor, que ha afectado a casi 20 millones de
botellas, lo que representa un 14% del total de botellas de cava vendidas en el mercado en el período de
autos. Codorniú detalla las ventajas competitivas que, a su juicio, obtuvo Freixenet con la infracción de
normas descrita, destacando las siguientes: a) Reducción significativa de costes financieros. b) Menor
necesidad de inversiones y gastos en el almacenamiento de botellas. c) Aumento sustancial de sus ventas
de vinos espumosos sirviéndose ilícitamente de la denominación de origen Cava. d) Desplazamiento
ilícito del mercado de los competidores que hacían el Cava cumpliendo todos los requisitos. Son todas
ellas ventajas claras e indiscutibles, además de significativas, afirmación que, según Codorníu, corrobora
la evolución en el mercado de la empresa infractora.
Freixenet alega en su descargo que el Tribunal Constitucional dispuso en su Sentencia de 17 de marzo de
2003 ( RTC 2003, 50) que la infracción del Reglamento DO del Cava no puede servir de base para
sancionarle porque el mismo carece de rango legal, pero esta afirmación no puede sostenerse en el
presente caso, en efecto, como acertadamente sostiene Codorníu, el Tribunal Constitucional únicamente
se pronunció en esa Sentencia sobre la base legal de las sanciones impuestas a Freixenet por un Acuerdo
de Consejo de Ministros y, en modo alguno, sobre si los actos ilícitos cuya existencia confirma son actos
de competencia desleal a la luz de la Ley de Competencia Desleal. Es decir, el Tribunal Constitucional no
entra a valorar si las conductas infractoras cometidas por Freixenet vulneran la Ley de Competencia
Desleal que es de lo que aquí se trata”.
111
“Con carácter general, las denominaciones geográficas son dominio público, inalienables y no pueden
ser objeto de declaración de genericidad” GUILLEM CARRAU, J., Denominaciones geográficas de calidad,
ob.cit., pág.438, añadiendo el autor en cita a MAROÑO GARGALLO, M.M., La protección jurídica de las
denominaciones de origen en los derechos español y comunitario, Marcial Pons, Madrid, 2002, pág.261
que “el reglamento comunitarios se despreocupa de disipar las posibles dudas sobre la titularidad del
derecho de la denominación de origen, si bien es expresivo el hecho de que la legitimación para solicitar
la inscripción se conceda, no a los Estados, sino directamente al círculo de productores y/o
transformadores interesados en el mismo producto agrícola o alimenticio”.
112
La atribución en última instancia de la titularidad de las IGPs al Estado fue objeto de crítica por RUIZ
en su ponencia presentada en el VII Foro Mundial del Vino, celebrado en Logroño, el 13 de
mayo de 2010.
PERIS, J.I.,
113
CORTÉS MARTÍN, J.M., La protección de las Indicaciones Geográficas en el Comercio Internacional e
Intracomunitario, ob.cit., pág. 430 recoge un desglose ejemplificativo de acciones que constituyen
supuestos de usurpación. En todos ellos, lo relevante es que al final se acaba usando el signo distintivo
por quien no es usuario del mismo ya que sus productos no reúnen los requisitos exigidos para poder ser
identificados con dicho signo.
39 Ello implica consecuentemente, caer en una duplicidad de protección respecto a lo
estipulado en la primera parte del supuesto a)114.
Por todo ello y dado que la conducta de usurpación estaría ya recogida en el primer
supuesto, parecería conveniente que este segundo caso se reservara sólo al supuesto de
uso indebido y por lo tanto sería recomendable que el legislador comunitario optara por
modificar la redacción del término “usurpación” de los Reglamentos 510/2006 y
1234/2007 y lo cambiara por “uso indebido” del posterior reglamento 110/2008, habida
cuenta que este último término, a diferencia del anterior, sí hace referencia a una
conducta infractora con sustantividad propia.
c) Imitación de la denominación protegida.
Esta conducta, contenida también dentro del segundo supuesto de protección de los
reglamentos comunitarios115, presenta un significado amplio116, de forma que es
necesario discernir si el precepto se refiere a la misma como un acto de imitación de
creaciones formales – signos distintivos –, en cuyo caso nos situaríamos en el ámbito
del riesgo de confusión; o, por el contrario, se refiere a actos de imitación de creaciones
materiales – prestaciones e iniciativas –en cuyo caso nos encontraríamos ante un
supuesto distinto del riesgo de confusión, cual es la imitación de las iniciativas
empresariales ajenas117
El supuesto de imitación aparece incluido dentro de un precepto dedicado a regular el
alcance de la protección de las IGP frente a determinadas prácticas susceptibles de
infringir su derecho de exclusiva, por lo que, realizando una interpretación sistemática
del mismo, debe concluirse que la conducta infractora refiere, en este caso, a la
imitación por parte de un tercero del signo distintivo de una IGP.
Esta conducta resultaría por tanto idónea para la producción de un riesgo de
confusión a los consumidores acerca de la pertenencia a la IGP del producto118. Se
trataría de un caso de confusión en sentido indirecto: los consumidores identifican
ambos signos distintivos como distintos, pero, sin embargo, les atribuyen la pertenencia
a la IGP.
3.2 Evocación de una denominación protegida.
114
A la misma conclusión llega MAROÑO GARGALLO, Mª DEL M., “La nueva regulación comunitaria sobre
indicaciones geográficas de productos del sector vitivinícola”, ob.cit., pág. 306 y por remisión en “La
protección de las indicaciones geográficas de bebidas espirituosas”, ob.cit., pág. 736.
115
“Las denominaciones registradas estarán protegidas contra:
b) Toda usurpación, imitación o evocación, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o
se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de una mención tal como «género», «tipo»,
«estilo», «elaborado», «aroma» u otros términos similares”.
116
Por imitación debe entenderse “una actividad que supone una recreación, al mediar esfuerzo
intermedio o recreador, que implica que una prestación (de imitación) ha sido obtenida a semejanza de
otra (originaria), y por ello se aproxima (en mayor o menor grado) a la originaria”. MASSAGUER FUENTES,
J., Comentarios a la ley de competencia desleal, ob.cit., pág. 342.
117
La distinción está tomada de DOMÍNGUEZ PÉREZ, E.Mª., “Actos de imitación, art. 11” en Comentarios a
la Ley de Competencia Desleal, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., dir, Thomson Reuters 2011, págs.
297-298.
118
La misma postura es mantenida por
207-208.
BOTANA AGRA, M.,
Las Denominaciones de Origen, ob.cit., págs.
40 Contenida de nuevo dentro del segundo supuesto de protección de los reglamentos
comunitarios, la noción de “evocación” tiene su origen en la figura del riesgo de
asociación del art. 13 (A) 1 de la Ley Uniforme de Marcas del Benelux119, definiéndose
como “el efecto de un signo de traer a la memoria o a la imaginación del consumidor
medio otro producto de caracteres similares” sin que se produzca, a diferencia del caso
de riesgo de confusión, una falsa percepción por parte del consumidor acerca del origen
empresarial del producto120. La jurisprudencia ha reconocido la existencia de evocación
aun cuando ninguna protección comunitaria se aplique a los elementos de referencia que
recoge la terminología controvertida121.
De acuerdo con estos parámetros la “evocación” reviste un carácter objetivo en dos
sentidos122: por un lado, no es necesario demostrar que el tercero pretendía evocar la
denominación protegida123 y, por el otro lado, como se ha señalado en el párrafo
precedente, no es necesaria la existencia de un riesgo de confusión para que se dé un
supuesto de evocación.
En el ámbito de las IGP, la jurisprudencia del TJCE ha reconocido la existencia de
“evocación” en el supuesto en el que el término utilizado para designar un producto
incorpora una parte de una denominación protegida, de modo que, al ver el nombre del
119
FERNÁNDEZ NOVOA, C., “El riesgo de confusión”, Manual de la propiedad industrial, ob.cit., pág. 613:
“La jurisprudencia del Tribunal del Benelux al interpretar el art. 13.A.1 de la Ley Uniforme de Marcas
del Benelux sostenía que si un signo es susceptible de provocar asociaciones con una marca, el público
establecerá una conexión entre el signo y la marca, incluso cuando no atribuya a un mismos origen
empresarial al signo y a la marca”,
120
A este respecto señala MAROÑO GARGALLO, Mª DEL M., “La nueva regulación comunitaria sobre
indicaciones geográficas de productos del sector vitivinícola”, ob.cit., págs. 307-308: “Cabe así concluir
que, al prohibir la evocación, se trata de impedir el uso de signos que, al ser empleados en la designación
de productos sin derecho a la denominación registrada, lleven al público destinatario a vincularlos con los
productos designados bajo la indicación registrada. Todo ello sin que se exija la existencia de una
confusión efectiva por parte del público, lo cual significa que no es preciso que el público piense que se
trata de los productos amparados por la indicación registrada”.
Según la interpretación dada al precepto por la sentencia del Tribunal del Benelux de 20 de mayo de
1983, caso “Unión/ Unión Solaire”: “Existe semejanza entre una marca y un signo cuando a la vista de las
circunstancias del caso, singularmente de la fuerza distinta de la marca, la marca y el signo, consideramos
en sí mismos y en sus relaciones recíprocas, presentan en el plano auditivo, visual o conceptual una
semejanza de tal naturaleza que es apta para evocar una asociación entre el signo y la marca”. Extracto
de FERNÁNDEZ-NOVOA, C., Tratado sobre Derecho de Marcas, 2ª ed., 2004 pág. 370.
121
Matiz apuntado por la STJCE asunto C-87/97, ob.cit., ap.26: En particular, y por oposición a lo que
sostienen las demandadas del litigio principal, puede haber evocación de una denominación protegida aun
cuando no haya riesgo alguno de confusión entre los productos de que se trata, e incluso cuando ninguna
protección comunitaria se aplique a los elementos de la denominación de referencia que recoja la
terminología controvertida, tal como ha destacado el Abogado General en los puntos 37 y 38 de sus
conclusiones.
Este criterio es también acogido por la STJCE, asunto 132/05, ob.cit., ap.45.
122
Esta caracterización es apuntada por GONZÁLEZ VAQUÉ, L., Y CORTÉS MARTÍN, J.M., “TJCE – Sentencia
de 26.02.2008, Comisión/Alemania, “Parmesan”, C-132/05 – Alcance de la protección de una
denominación de origen registrada frente a su utilización abusiva”, Revista de Derecho Comunitario
Europeo, núm.30, Madrid, mayo/agosto 2008, pág. 550.
En el mismo sentido CORTÉS MARTÍN, J.M., La protección de las Indicaciones Geográficas en el Comercio
Internacional e Intracomunitario, ob.cit., págs.. 431-432.
123
STJCE asunto C-87/97, ob.cit., ap.28 41 producto, el consumidor piensa, como imagen de referencia, en la mercancía a la que se
aplica la denominación124.
Así, se ha considerado “evocación” el uso del término “Cambazola” para designar un
queso respecto de la DOP “Gorgonzola” usada para el mismo tipo de producto125, así
como, también en el ámbito de los quesos, el uso de la denominación “Parmesan”
respecto de la DOP “Parmigiano Reggiano”126o, en el ámbito de las bebidas
espirituosas, el uso dentro de una marca, del término “Cognac” para la designación de
bebidas que no cumplen las especificaciones exigidas para usar dicha DOP127.
3.3 Protección frente al riesgo de aprovechamiento de la reputación ajena.
El aprovechamiento de la reputación ajena supone la utilización del buen nombre o
reputación ajenos del signo distintivo128 – en este caso la Indicación Geográfica – con el
124
Este concepto de “evocación” aparece acuñado en la STJCE (Sala Quinta), de 4 de marzo de 1999,
“Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola v. Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co.
KG”, asunto C-87/97 ap.25. En el mismo sentido STJCE (Gran Sala), de 26 de febrero de 2008,
“Comisión v. Alemania”, asunto C-132/05, ap.44; y STJCE asuntos acumulados C-4/10 y C-27/10,
ob.cit., ap. 56.
125
STJCE asunto C-87/97, ob.cit., ap.27: “Por lo que se refiere a un queso de pasta blanda y con mohos
azules, cuyo aspecto exterior no carece de analogía con la del queso «Gorgonzola», parece legítimo
considerar que existe evocación de una denominación protegida cuando el término utilizado para
designarlo (Cambozola) termina en dos sílabas iguales a las de esta denominación y contiene el mismo
número de sílabas que ésta, de lo que resulta una semejanza fonética y óptica manifiesta entre ambos
términos” 126
STJCE, asunto C-132/05, ob.cit., ap. 46-49: “En el presente asunto, existe una similitud fon ética y
visual entre las denominaciones «parmesan» y «Parmigiano Reggiano», y ello en una situación en la que
los productos de que se trata son quesos duros, rallados o destinados a ser rallados, es decir, que presentan
una apariencia exterior análoga.
Por otro lado, con independencia de la cuestión de si la denominación «parmesan» es o no la traducción
exacta de la DOP «Parmigiano Reggiano» o del término «Parmigiano», hay que tener igualmente en
cuenta la proximidad conceptual existente entre ambos términos correspondientes a dos lenguas
diferentes que reflejan los debates ante el Tribunal de Justicia.
Tal proximidad así como las similitudes fon éticas y visuales señaladas en el apartado 46 de la presente
sentencia pueden llevar a que el consumidor piense, como imagen de referencia, en el queso que se
beneficia de la DOP «Parmigiano Reggiano», cuando esté en presencia de un queso duro, rallado o
destinado a ser rallado, revestido de la denominación «parmesan»”.
127
STJCE asuntos acumulados C-4/10 y C-27/10, ob.cit., ap. 58: “Parece lícito aplicar analógicamente
estas apreciaciones al supuesto, a que se refiere la segunda cuestión prejudicial, del registro de una marca
que contenga una indicación geográfica, o un término correspondiente a tal indicación y su traducción,
para bebidas espirituosas que no se atengan a las especificaciones exigidas por esa indicación. Por lo
tanto, la utilización de una marca que contenga el elemento «Cognac» para bebidas espirituosas que no
respeten las especificaciones pertinentes puede calificarse de «evocación», en el sentido del artículo 16,
letra b), del Reglamento nº 110/2008”.
128
Esta acotación responde al hecho que en el ámbito de la protección de los actos de imitación, acotados
éstos a las prestaciones e iniciativas empresariales, su deslealtad se fundamenta en su idoneidad para
producir un aprovechamiento de la reputación ajena. De esta forma el tipo individual de aprovechamiento
de la reputación ajena, solo puede entenderse como tal si es con referencia a signos distintivos. En este
sentido MASSAGUER FUENTES, J., Comentarios a la ley de competencia desleal, cob.cit., pág. 365.
42 ánimo de lograr una promoción del producto propio, provocando el expolio de los
legítimos usuarios de la IGP129.
Las Indicaciones Geográficas son signos condensadores de la reputación – calidad –
de un producto asociada a su procedencia geográfica y a unas técnicas especiales de
elaboración, muchas veces ligadas a la artesanía, que los productores de dicha zona se
esfuerzan por conservar. De acuerdo con estos caracteres la IGP cumple una función
distintiva del producto con ella identificado respecto a los de la competencia130.
Partiendo de dicha base, la comprobación de la existencia de un aprovechamiento de
la reputación de la IGP requiere comprobar, en primer lugar, la proximidad competitiva
entre el producto infractor y aquél cuya reputación es objeto de apropiación, así como la
no permisión por el ordenamiento jurídico de dicha conducta131.
En los reglamentos comunitarios, la referencia a la protección frente al riesgo de
aprovechamiento de la reputación ajena viene contenida explícitamente en el primer
supuesto de protección132, y de forma implícita en el segundo133, al incluir la referencia
al uso de expresiones como, “género”, “tipo”, “estilo” o similares, práctica que
tradicionalmente se ha considerado incluida y ha sido tipificada como susceptible de
causar un riesgo de aprovechamiento de la reputación ajena134.
3.4 Protección frente al engaño.
En el tercer supuesto de protección de los reglamentos comunitarios, se protege a las
IGP frente a una serie de conductas que, por ser llevadas a cabo intencionalmente por
129
BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., Apuntes de Derecho Mercantil, ob.cit.,
FUENTES, J., Comentarios a la ley de competencia desleal, ob.cit., pág. 364.
pág. 393;
MASSAGUER
130
La proximidad competitiva es uno de los factores que aumentan la probabilidad de la existencia de un
aprovechamiento de la reputación ajena. A este respecto ARROYO APARICIO, A., “Explotación de la
reputación ajena, art. 12” en Comentarios a la Ley de Competencia Desleal, BERCOVITZ RODRÍGUEZCANO, A., dir, Thomson Reuters 2011, pág. 340.
131
MASSAGUER FUENTES, J., Comentarios a la ley de competencia desleal, ob.cit., págs. 371-372, respecto
al requisito de no permisión por el ordenamiento jurídico de la conducta señala el autor que: “En
particular, la exigencia de que el aprovechamiento sea indebido como condición necesaria para formular
el reproche de deslealtad en este ámbito tiene un componente eminentemente negativo, y en particular
asegura, en lo esencial, que no se reprimirán como explotación de la reputación ajena, aquéllas conductas
admitidas por el ordenamiento”.
132
Las denominaciones registradas estarán protegidas contra:
a) Toda utilización comercial, directa o indirecta, de una denominación registrada para productos no
amparados por el registro, en la medida en que estos sean comparables a los productos registrados bajo
esa indicación geográfica o en la medida en que al usar la denominación geográfica se aprovechen de la
reputación de la denominación geográfica”.
133
“Las denominaciones registradas estarán protegidas contra:
b) Toda usurpación, imitación o evocación, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o
se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de una mención tal como «género», «tipo»,
«estilo», «elaborado», «aroma» u otros términos similares”.
134
Es el caso de la Ley española de defensa de la competencia, Ley 3/1991, en cuyo art. 12 señala “Se
considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la
reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado. En particular, se reputa
desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañados de la
indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como
modelos, sistema, tipo, clase y similares”.
43 parte de los competidores – nótese como el elemento intencional nos coloca en la
concepción anglosajona del engaño, entendido como misleading –, constituyen actos de
engaño considerados desleales135.
Debe realizarse en este punto de la exposición una crítica, de nuevo, sobre la dicción
de la versión española de los reglamentos respecto a la inglesa. Así, en el apartado c) de
los artículos de los reglamentos dedicados a regular el alcance de la protección de la
IGP136 se dice, in fine, “así como la utilización de envases que, por sus características,
puedan crear una impresión errónea acerca de su origen”. El término “errónea” parece
que acerca el régimen de protección frente al engaño a la concepción germánica del
mismo – inducción a error –, lo que traería como resultado que en un mismo precepto
aparecieran recogidas ambas concepciones de engaño.
Sin embargo si se atiende a la versión inglesa, la expresión utilizada es false
impression, cuya traducción más literal al castellano sería “impresión falsa”. En este
caso, la inclusión del adjetivo “falso” resultaría más acertada, por cuanto resulta más
coherente con el resto del precepto que arranca con la expresión “cualquier otra
indicación falsa o engañosa de la procedencia, origen…”, situándolo en la órbita del
misleading americano.
Por otro lado y avanzando en el estudio del precepto, debe tenerse en cuenta que, la
determinación del carácter engañoso del etiquetado de un producto no es una cuestión
de Derecho comunitario sino de Derecho nacional, de forma que no le corresponde al
TJUE pronunciarse sobre este aspecto, si no al órgano jurisdiccional nacional137.
No obstante, el TJUE sí puede aportar precisiones destinadas a orientar al órgano
nacional sobre los parámetros que debe tomar en consideración a la hora de enjuiciar la
consideración como engañoso o no de un determinado etiquetado de producto138.
135
“Las denominaciones registradas estarán protegidas contra:
c) Cualquier otra indicación falsa o engañosa de la procedencia, origen, naturaleza o cualidades esenciales
del producto, en el envase o en el embalaje, en la publicidad o en los documentos relativos al producto de
que se trate, así como la utilización de envases que, por sus características, puedan crear una impresión
errónea acerca de su origen”;
136
Ver nota anterior.
137
STJCE (Sala Quinta), de 16 de julio de 1998, “Gut Springenheide GmbH, Rudolf Tusky v.
Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt —Amt für Lebensmittelüberwachung,” asunto C-210/96 ap. 3133: “… para determinar si la denominación, marca o mención publicitaria consideradas podían o no
inducir a error al comprador, el Tribunal de Justicia tomó en consideración la expectativa que se presumía
en un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, sin haber
evacuado informes periciales o encargado la realización de sondeos de opinión.
Así pues, generalmente los órganos jurisdiccionales nacionales deberían poder apreciar, en esas mismas
condiciones, si una mención publicitaria produce un efecto engañoso”.
En el mismo sentido la STJCE, de 12 de septiembre de 2000, “Yannick Geffroy v. Casino France”, asunto
C-366/98 ap.18 y 19: “Respecto a la aplicación de tal normativa nacional a un caso concreto, procede
recordar que, en principio, no corresponde al Tribunal de Justicia, en el marco del reparto de
competencias entre los órganos jurisdiccionales comunitarios y nacionales, resolver sobre la cuestión de
si el etiquetado de determinados productos puede inducir a error al comprador o al consumidor, ni
dilucidar la cuestión del posible carácter engañoso de una denominación de venta. Esta misión compete al
órgano jurisdiccional nacional, aunque se trate de disposiciones fundamentalmente idénticas a las
disposiciones de Derecho comunitario”.
138
STJCE, asunto C-336/98, ob.cit., ap.20.
44 De esta forma, la jurisprudencia señala que lo esencial es que no lleve al consumidor
a pensar erróneamente que el producto tiene un origen, procedencia o cualidades
diferentes de las que en realidad tiene139. Sin embargo, la jurisprudencia no se pronuncia
acerca de los elementos a tomar en consideración para enjuiciar la idoneidad o no de las
indicaciones incluidas en el etiquetado para incidir en el comportamiento económico del
consumidor,
Para apreciar el posible carácter engañoso de una indicación que figura en una
etiqueta, el órgano jurisdiccional nacional debe basarse en la impresión que un
consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz tendrá
presumiblemente, a la luz de dicha indicación, respecto del origen, la procedencia, la
calidad del producto alimenticio140.
Entre los elementos a tomar en consideración para apreciar el posible carácter
engañoso del etiquetado controvertido, “la duración de la utilización de una
denominación es un elemento objetivo que podría modificar las expectativas del
consumidor razonable”141.
En el cuarto y último supuesto de protección de los reglamentos comunitarios
aparece la protección al consumidor frente al riesgo de inducción a error acerca del
auténtico origen del producto142.
Este último riesgo se configura como cláusula de cierre del precepto con el objetivo
de comprender bajo su ámbito de aplicación aquellas conductas que no fueran
susceptibles de subsunción en ninguno de los supuestos anteriores.
El carácter de cláusula de cierre se deriva de la amplitud de su ámbito de aplicación:
“cualquier otra práctica”, término que inmediatamente se acota al añadir al mismo el
requisito de su aptitud para inducir a error al consumidor sobre el origen – y no otra
característica – del producto143.
139
Entre otros, STJCE (Sala 4ª), de 10 de septiembre de 2009, “Grandi Salumifici Italiani SpA v.
Associazione fra Produttori per la Tutela del «Salame Felino»”, asunto C-446/07, ap.61; STJCE asunto C210/96, ob.cit., ap.31y STJCE, asunto C-336/98, ob.cit., ap.17.
140
Vid. Nota anterior.
141
STJCE asunto C-446/07, ob.cit., ap. 62, añadiendo en el p.63 que: “…la denominación de un
producto alimenticio que contiene referencia geográficas y que no está registrada como DOP o IGP puede
utilizarse lícitamente siempre que el etiquetado del producto así denominado no induzca a error al
consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Para apreciar si es así,
los órganos jurisdiccionales nacionales pueden tener en cuenta la duración de la utilización de la
denominación. Sin embargo, la posible buena fe del fabricante o del minorista carece de pertinencia a este
respecto”. Véanse, en este sentido, las sentencias de 6 de julio de 1995, Mars, C-470/93, Rec. p. I-1923,
apartado 24; Gut Springenheide y Tusky, antes citada, apartado 31, así como de 13 de enero de 2000,
Estée Lauder, C-220/98, Rec. p. I-117, apartado 30)
142
“Las denominaciones registradas estarán protegidas contra:
d) Cualquier otra práctica que pudiera inducir a error al consumidor sobre el auténtico origen del
producto”. 143
BOTANA AGRA, M., Las Denominaciones de Origen, ob.cit., pág. 211: “… no cabrá acogerse a la
prohibición de la letra d) del artículo 13.1 cuando la práctica de que se trate no sea apta para inducir a
error al consumidor sobre el origen auténtico del producto, aunque lo sea para hacer creer erróneamente
que éste posea una naturaleza o unas cualidades que realmente no tiene”.
45 Nótese como de esta forma la cláusula de cierre pone el acento en el elemento
procedencia geográfica de la IGP como germen de las especiales características del
producto y, por tanto, su condición de bien jurídico protegible, frente a la calidad del
producto aisladamente considerada.
En cuanto a la capacidad de la práctica para inducir a error, se trata de un elemento
objetivo, independiente de la voluntad del productor/distribuidor del producto infractor,
que habrá de enjuiciarse en el caso concreto atendiendo al estándar del consumidor
medio antes comentado144.
3.4 El caso especial de la exención de la utilización de un nombre genérico en el
Reglamento 510/2006.
Recuérdese el tenor literal del art. 13.1 Reglamento 510/2006 in fine: “Cuando una
denominación registrada contenga ella misma el nombre de un producto agrícola o
alimenticio considerado como genérico, la utilización de dicho nombre genérico para
los productos agrícolas o alimenticios correspondientes no se considerará contraria al
párrafo primero, letras a) o b)”.
Como puede verse, el precepto contiene una autorización expresa para el empleo de
ciertos nombres – los genéricos –, como parte de una IGP más compleja145. Resulta por
tanto necesario concretar en qué casos nos encontramos ante un término genérico.
Para llevar a cabo el examen de la generidad de los términos empleados, junto con
los factores recogidos por los propios reglamentos – situación en los Estados Miembros
y zonas de consumo, legislación nacional o comunitaria existente – la jurisprudencia del
TJCE146 ha ampliado el conjunto de factores a considerar: percepción del consumidor
144
En este sentido CORTÉS MARTÍN, J.M., La protección de las Indicaciones Geográficas en el Comercio
Internacional e Intracomunitario, ob.cit., págs. 436.
145
CORTÉS MARTÍN, J.M., La protección de las Indicaciones Geográficas en el Comercio Internacional e
Intracomunitario, ob.cit., págs. 424 y 425 señala que: “Por lo general, la referencia a qué términos o
vocablos no se protegen se suele establecer a pie de página del Reglamento que procede al registro de la
denominación en cuestión. No obstante, en defecto de esa referencia a pie de página, el TJCE ha juzgado
en el asunto C-129, 130/97, que si bien la protección de una denominación protegida ha de extenderse, en
principio, al conjunto de los elementos que la componen y para los que se solicitó oportunamente
protección, esta extensión no ha de entenderse de manera automática y con carácter absoluto en todo
caso. A juicio del Tribunal, el hecho de que en el registro no figure una referencia especificando que no se
ha solicitado protección para alguno de los elementos no debe conducir a considerar en el ámbito de
protección la integridad de los elementos que componen una DOP o IGP, sino que se trata de una cuestión
que esta sujeta a la apreciación que incumbe efectuar al juez nacional sobre la base de un análisis
pormenorizado del contexto fáctico que le hayan expuesto las partes interesadas”.
146
Todas estos factores aparecen enumerados en la STPI (Sala Cuarta), de 12 de septiembre de 2007 ,
“Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano v. OAMI”, asunto T-291/03, ap.65-67, interesando
especialmente el desglose del ap.65: “De este modo, los indicios de carácter jurídico, económico, técnico,
histórico, cultural y social que permiten realizar el necesario análisis detallado son, en particular, los
siguientes: las legislaciones nacionales y comunitarias pertinentes, incluida su evolución histórica; la
percepción que tiene el consumidor medio de la denominación supuestamente genérica, incluido el hecho
de que la notoriedad de la denominación siga vinculada al queso curado tradicional fabricado en una zona
como consecuencia de que esta denominación no se utiliza habitualmente en otras regiones del Estado
miembro o de la Unión Europea; el hecho de que un producto haya sido comercializado legalmente con
la denominación controvertida en determinados Estados miembros; el hecho de que un producto haya
sido fabricado legalmente con la denominación controvertida en el país de origen de dicha denominación
sin respetar los métodos tradicionales de producción; el hecho de que dichas operaciones hayan
perdurado en el tiempo; la cantidad de productos con la denominación controvertida fabricados siguiendo
46 medio (aún a través de una encuesta al efecto147), tomando en cuenta la notoriedad de la
denominación, su comercialización, la duración en el tiempo del uso y la cuantía de los
productos y cuota de mercado, la definición de una denominación genérica en el Codex
alimentarius148 o el dictamen del Grupo Científico de Expertos para las denominaciones
de origen, las indicaciones geográficas y las especialidades tradicionales
garantizadas149.
En todo caso, una vez determinada la existencia de un término genérico, la cuestión
más importante es que sólo las IGP que entran dentro del ámbito de aplicación del
Reglamento 510/2006 van a poder incluir dichos términos, pues en los reglamentos
sobre productos vitivinícolas y bebidas espirituosas no aparece un supuesto de exención
como el contemplado en el art. 13.1 Reglamento 510/2006 in fine.
Esta situación resulta inadecuada que da lugar a un supuesto de discriminación por
violación del principio de igualdad de trato 150 ante situaciones idénticas, pues si de
acuerdo con las pautas antes reseñadas, se ha determinado el carácter genérico de un
término, no parece razonable que su uso esté condicionado por el tipo de producto
métodos distintos de los tradicionales en relación con la cantidad de productos que se fabrican siguiendo
dichos métodos; la cuota de mercado de los productos con la denominación controvertida fabricados
siguiendo métodos distintos de los tradicionales en comparación con la cuota de mercado de los
productos fabricados siguiendo dichos métodos; el hecho de que los productos fabricados siguiendo
métodos distintos de los tradicionales se presenten de modo que remitan a los lugares de producción de
los productos fabricados según dichos métodos; la protección que conceden acuerdos internacionales a la
denominación controvertida y el número de Estados miembros que, en su caso, invocan el supuesto
carácter genérico de la misma”.
En el mismo sentido STJCE, de 16 de marzo de 1999, “Dinamarca y otros v. Comisión”, asuntos
acumulados C-289/96, C-293/96 y C-299/96 ap. 97-101; STJCE, de 25 de octubre de 2005, “Alemania y
Dinamarca v. Comisión”, asuntos acumulados C-465/02 y C-466/02, ap. 75 – 87.
147
STJCE, de 16 de marzo de 1999, “ Dinamarca y otros v. Comisión”, ob.cit., ap. 85-87.
148
STJCE de 22 de septiembre de 1988, Deserbais, 286/86, ap. 15; STJCE de 5 de diciembre de 2000,
Guimont, C-448/98, ap. 32.
149
Este grupo fue creado por la Decisión de la Comisión de 20 de diciembre de 2006 “Con el fin de
resolver determinados problemas científicos y técnicos complejos que puedan surgir durante el examen de
las condiciones que permiten el registro de una determinada denominación de origen protegida,
indicación geográfica protegida o especialidad tradicional garantizada, es posible que la Comisión
necesite recurrir a los conocimientos de especialistas reunidos en un grupo consultivo” (considerando 3º).
Entre sus funciones consultivas, destaca según el art.2 de la Decisión inciso 3º informar acerca del
carácter genérico de una denominación.
150
La delimitación conceptual y terminológica entre igualdad de trato y prohibición de la discriminación
en la doctrina española, en especial, en el ámbito mercantil, es la realizada por RUIZ PERIS, J.I., Igualdad
de trato en el derecho de sociedades, Ed. Tirant lo Blanch Valencia, 2007, págs.31 a 38, identifica el
principio de igualdad de trato con la igualdad formal, es decir, la prohibición de tratar de manera diferente
situaciones que son comparables y tratar situaciones diferentes de manera similar, impidiendo por tanto,
el tratamiento arbitrario; y, por otro lado, aunque estrechamente relacionada, queda la prohibición de
discriminación, que tiene como función esencial la preservación de las condiciones de igualdad respecto a
personas físicas pertenecientes a grupos sociales tradicionalmente discriminados.
Sin embargo en muchos preceptos legales y también en la interpretación de los tribunales se habla de
prohibición de discriminación, cuando en realidad se hace referencia a una infracción del principio de
igualdad de trato. Por ello el autor propone, a falta de otros términos hablar en este ámbito de
discriminación por violación del principio de igualdad de trato y prohibición de discriminación por
violación del principio de igualdad de trato.
47 designado por la IGP en el que se incluye. Es necesario por tanto, un ajuste de los
reglamentos en este respecto.
4. Aplicación de la protección derivada del art. 8.4 RMC a los acuerdos bilaterales
entre la UE y terceros países.
En el presente supuesto se trate de enjuiciar la aplicabilidad de los motivos de
denegación relativos del art. 8.4 RMC a una solicitud de marca comunitaria posterior,
sobre la base de una IGP anterior, que goza de protección en un concreto Estado
Miembro como consecuencia de la suscripción por dicho Estado de un acuerdo bilateral
con un tercer país151.
4.1 Cuestión preliminar.
Es claro que un acuerdo internacional firmado por un Estado obliga al mismo y que,
además, las disposiciones de ese tratado pasan a formar parte del ordenamiento jurídico
de dicho Estado.
Ahora bien, no debe olvidarse que el Estado sobre el cual se aplica el art. 8.4 RMC
es un Estado miembro de la UE, de forma que se encuentra sometido a las normas
imperativas de dicha Organización, entre ellas, la prohibición de restricciones
cuantitativas a la importación o medidas de efecto equivalente (Art. 34 TFUE). En este
sentido la protección de una IGP en un Estado Miembro concreto como consecuencia de
un acuerdo bilateral con un tercer Estado, podría suponer una medida de efecto
equivalente, si bien el propio art. 36 TFUE establece la exención de las restricciones o
prohibiciones a la importación cuando se trate de la protección de la propiedad
industrial y comercial.
En este sentido, un Convenio Bilateral entre un país miembro y un tercer país en
materia de IGP tiene por objetivo “impedir que los productores de un Estado contratante
utilicen las denominaciones geográficas de otro Estado, explotando así el renombre
vinculado a los productos de las empresas establecidas en las regiones o lugares que
esas denominaciones designan”. Por tanto, “puede considerarse que un objetivo de este
tipo, que pretende garantizar la lealtad de la competencia, está incluido en el ámbito de
la protección de la propiedad industrial y comercial en el sentido del artículo 36,
siempre y cuando las denominaciones de que se trata no hayan adquirido, en el
momento de la entrada en vigor de dicho Convenio o posteriormente, carácter genérico
en el Estado de origen”152.
151
Para una visión general del engarce de los convenios bilaterales en el sistema de protección de las
Indicaciones Geográficas Protegidas, desde una perspectiva internacional véase PALAO MORENO, G., “La
regulación internacional de las denominaciones geográficas y la Unión Europea”, La protección de las
Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen, PALAU RAMÍREZ, F., MARÍA PACÓN, A., dirs.,
Tirant lo Blanch, Valencia, 2012, págs. 141-142.
152
STJCE de 10 de noviembre de 1992, “Exportur, S. A. y LOR SA Confiserie du Tech”, asunto C- 3/91,
ap. 39: “Vistas las consideraciones expuestas, procede responder al órgano jurisdiccional nacional que los
artículos 30 y 36 del Tratado no se oponen a la aplicación de las normas establecidas por un Convenio
bilateral entre Estados miembros relativo a la protección de las indicaciones de procedencia y
denominaciones de origen, como el Convenio hispano-francés de 27 de junio de 1973, siempre y cuando
las denominaciones protegidas no hayan adquirido, en el momento de la entrada en vigor de dicho
Convenio o posteriormente, carácter genérico en el Estado de origen”.
48 4.2 Problemas de aplicación.
Asentada la cuestión anterior, el titular de “otro signo utilizado en el tráfico” en un
Estado Miembro como consecuencia de un acuerdo bilateral que quiere iniciar un
procedimiento de oposición basado en el art. 8.4 RMC deberá cumplir todos los
requisitos de aplicación del precepto antes mencionado.
Algunas consideraciones especiales a tener en cuenta relacionadas con el carácter
internacional del derecho son:
El TJCE ha admitido que las denominaciones de origen pueden ser objeto de
protección en un territorio específico aún cuando no se hayan utilizado en dicho
territorio específico, sino, sólo en otro territorio153.
De igual forma, por lo que respecta al requisito de alcance no únicamente local del
signo, la jurisprudencia comunitaria ha dejado sentado también que, cuando nos
encontramos en presencia de un derecho cuya protección esté basada en el Arreglo de
Lisboa o en un Convenio Bilateral, este requisito se considera satisfecho154.
Aclarados los anteriores aspectos de naturaleza más formal, quedaría por verificar la
anterioridad de la adquisición del derecho y si el contenido del derecho de exclusiva
confiere a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior.
Respecto a la anterioridad del signo en base al cual se fundamenta la oposición habrá
que estar a la fecha de reconocimiento de las IGP del tercer Estado en el Estado
Miembro, de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Bilateral.
Por lo que respecta al contenido del derecho de exclusiva esta es una cuestión de
derecho nacional, de forma que atendiendo al principio de territorialidad y salvo
excepción en contrario155, la protección de las IGP estará regulada por el Derecho del
país para el cual se solicita la protección (país de importación) 156, por lo tanto al
Derecho del Estado Miembro, siendo de aplicación todo lo comentado anteriormente.
153
STPI asuntos T- 225/06, T-257/06 y T-309/06, ob.cit., ap. 167: “Del tenor del artículo 8, apartado 4,
del Reglamento nº 40/94 no se desprende que el signo en conflicto deba ser utilizado en el territorio cuyo
Derecho se invoca en apoyo de la protección de dicho signo. Procede considerar, a este respecto, que los
signos a que se refiere el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, en particular, en el caso de
autos, las denominaciones controvertidas, pueden ser objeto de protección en un territorio específico, aun
cuando no se hayan utilizado en dicho territorio específico, sino sólo en otro territorio”.
154
STPI asuntos T- 225/06, T-257/06 y T-309/06, ob.cit., ap.181: “En tales circunstancias, la Sala de
Recurso también cometió un error de Derecho cuando, por lo que respecta a Francia, estableció un
vínculo entre la prueba de la utilización del signo de que se trata y el requisito relativo a que el derecho
controvertido debe tener un alcance que no sea únicamente local. Basta afirmar, a este respecto, que el
alcance de los Derechos anteriores invocados no es únicamente local en la medida en que su protección,
en virtud del artículo 1, apartado 2, del Arreglo de Lisboa y del artículo 1 del Convenio bilateral, se
extiende más allá de su territorio de origen”.
155
Es el caso de la STJCE, asucto C-3/91, ob. cit., en la que un Convenio Hispano-Francés establecía la
aplicación de la ley del país de origen, declarando el Tribunal que esta excepción, no era contraria al
principio comunitario de libre circulación de mercancías.
156
STJCE, asunto C-3/91, ob.cit., ap. 12: “Con arreglo al principio de la territorialidad, la protección de
las indicaciones de procedencia y de las denominaciones de origen está regulada por el Derecho del país
en el que se solicita la protección (país de importación), y no por el del país de origen. Así pues, dicha
protección está determinada por el Derecho del país de importación, así como por las condiciones de
hecho y los criterios que se sostienen en ese país. A la luz de esas condiciones y criterios se apreciará la
existencia de un engaño a los compradores nacionales o, llegado el caso, el carácter genérico de la
49 4.3 Análisis del régimen de protección contenido en los convenios bilaterales entre la
UE y terceros países.
Para el análisis de la cuestión debe diferenciarse entre dos bloques de acuerdos
bilaterales distintos que condicionan la forma de protección de las IGP en relación con
las marcas en cada país:
a) Países que integran a través del Convenio Internacional el régimen de protección
comunitario propio de los Reglamentos específicos en materia de IGP.
Es el caso de los Tratados bilaterales firmados con Bosnia, Montenegro y Serbia.
Los tres convenios presentan idéntico articulado en relación con el tema, siendo el
contenido del precepto base el siguiente: “Bosnia and Herzegovina shall provide
protection of geographical indications of the Community registered in the Community
under Council Regulation (EC) No 510/2006 of 20 March 2006 on the protection of
geographical indications and designations of origin for agricultural products and
foodstuffs, in accordance with the terms of this Article. Geographical indications of
Bosnia and Herzegovina for agricultural and fishery products shall be eligible for
registration in the Community under the conditions set out in that Regulation”157.
Una vez delimitadas mediante remisión al Reglamento 510/2006 cuáles son las
indicaciones geográficas que serán objeto de protección por las partes158, en el segundo
párrafo del precepto anterior se regula el contenido de la protección otorgada en virtud
del instrumento internacional a dichas indicaciones: “Bosnia and Herzegovina shall
prohibit any use in its territory of the names protected in the Community for
comparable products not complying with the geographical indication's specification.
This shall apply even where the true geographical origin of the good is indicated, the
geographical indication in question is used in translation, the name is accompanied by
terms such as "kind", "type", "style", "imitation", "method" or other expressions of the
sort159”.
De acuerdo con la dicción del precepto, la protección aparece articulada a través de
una cláusula general de prohibición de carácter amplio: la prohibición de uso de
“productos comparables que no cumplan con las especificaciones de la indicación
geográfica”, a la que se añade una enumeración de los supuestos clásicos más
denominación de que se trate. Como dicha apreciación es independiente del Derecho del país de origen y
de las condiciones existentes en éste, una denominación protegida en el país de origen como indicación de
procedencia podrá considerarse como una denominación genérica en el país de importación y viceversa.”
157
Art. 16.1 interim agreements on trade and trade-related matters between the European community and
Bosnia Herzegovina of 30/06/2008. En idénticos términos, cambiando el nombre del país, art. 33.1
International Agreements of 29 March 2010 on the conclusion of the Stabilisation and Association
Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the
Republic of Montenegro, of the other part; y art.18.1 Interim Agreement on trade and trade-related
matters between the European Community, of the one part, and the Republic of Serbia, of the other part
of 30/01/2010.
158
En el caso de la UE aquellas que ya están registradas conforme al reglamento 510/2006, mientras que
en el caso de estos países aquellas que cumplan las condiciones para ser registradas de acuerdo con los
términos y condiciones previstas en dicho reglamento.
159
Art. 16.2 Interim Agreement with Bosnia, ob.cit.., art.33.2 International Agreement with Montenegro,
ob.cit., art. 18.2 Interim Agreement with Serbia, ob.cit.,
50 conflictivos: “Esto se debe aplicar incluso cuando se indique el verdadero origen de los
productos, se use la traducción de la indicación geográfica o el nombre vaya
acompañado de términos como “tipo”, “estilo”, “imitación”, “método” o expresiones
similares”.
En realidad, dicho artículo, presenta una estructura y contenido similar a los dos
primeros párrafos (a y b) del art. 13.1 Reglamento 510/2006, que contiene el régimen de
protección de las IGP de productos agrícolas, antes comentado en sede de análisis en
concreto del derecho de exclusiva otorgado por una IGP160.
De esta forma, la cláusula general de prohibición del Convenio y los supuestos
específicos se corresponderían con el apartado del art.13.1 Reglamento 510/2006, letras
a) y b). No se recoge en la protección dispensada por este convenio, el riesgo de
evocación al que hace referencia la letra b) del art. 13.1 Reglamento 510/2006.
Delimitado el ámbito de protección otorgado a las IGP en estos Convenios
Internacionales, sólo queda por comprobar cuál es el mecanismo de protección previsto
para las mismas frente a una solicitud de marca anterior.
En este caso, la solución adoptada por los convenios vuelve a ser paralela a la del
régimen del reglamento 510/2006, esto es, la prohibición de registro de la marca
posterior que sea susceptible de incurrir en alguno de los supuestos de protección de la
IGP antes comentados: “Bosnia and Herzegovina shall refuse the registration of a
trademark the use of which corresponds to the situations referred to in paragraph 2161.”
Por tanto, estos Convenios otorgan a las IGP el mismo régimen de protección frente
a una solicitud de marca posterior que el Reglamento 510/2006 europeo, pero con un
ámbito de aplicación más reducido: solo respecto los dos primeros supuestos de los
cuatro recogidos por el art.13.1 de dicho Reglamento.
160
Para facilitar el análisis comparado de los preceptos se transcribe de nuevo el art. 13.1 Reglamento
510/2006, ob.cit.,
“Las denominaciones registradas estarán protegidas contra:
a) Toda utilización comercial, directa o indirecta, de una denominación registrada para productos no
amparados por el registro, en la medida en que estos sean comparables a los productos registrados bajo
esa indicación geográfica o en la medida en que al usar la denominación geográfica se aprovechen de la
reputación de la denominación geográfica.
b) Toda usurpación, imitación o evocación, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o
se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de una mención tal como «género», «tipo»,
«estilo», «elaborado», «aroma» u otros términos similares;
c) Cualquier otra indicación falsa o engañosa de la procedencia, origen, naturaleza o cualidades esenciales
del producto, en el envase o en el embalaje, en la publicidad o en los documentos relativos al producto de
que se trate, así como la utilización de envases que, por sus características, puedan crear una impresión
errónea acerca de su origen;
d) Cualquier otra práctica que pudiera inducir a error al consumidor sobre el auténtico origen del
producto”.
161
Art. 16.3 Interim Agreement with Bosnia, ob.cit.., art.33.3 International Agreement with Montenegro,
ob.cit., art. 18.3 Interim Agreement with Serbia, ob.cit.,
51 Paralelamente, debe añadirse que los tres Convenios, en sus respectivos anexos162,
contemplan también un idéntico régimen de protección – por tanto reducido en su
ámbito de aplicación – al aquí expuesto para las bebidas espirituosas y los productos
vitivinícolas.
b) Países que contienen un sistema de protección de las IGP similar al específico de los
reglamentos comunitarios pero sin hacer mención expresa a los mismos:
Es el caso del Tratado Internacional con América Central y con los Países del Caribe.
En ambos supuestos, tras una serie de artículos dedicados a regular cuestiones
generales: principio de reciprocidad163 y deber de establecimiento de un sistema de
protección de IGP con unos caracteres concretos164, ambos Convenios contienen un
artículo dedicado a regular, en idénticos términos el ámbito de protección otorgado a las
IGP entre los Estados firmantes: Las IGP deberán estar protegidas como mínimo165/ex
oficio o a requerimiento de parte166 “a) The use of any means in the designation or
presentation of a good that indicates or suggests that the good in question originates in
a geographical area other than the true place of origin in a manner which misleads the
public as to the geographical origin of the good; (b) the use of a protected geographical
indication for the same products that are not originating from the designated place of
the geographical indication in question even if the true origin of the product is
indicated or if the protected name is translated or accompanied by an expression such
as ‘style’, ‘type’, ‘imitation’, ‘like’ or similar; (c) any other practice that misleads the
consumer as to the true origin of the product or any other use that constitutes an act of
unfair competition in the manner set forth in Article 10bis of the Paris Convention”.
Si analizamos de nuevo cada uno de los supuestos aquí previstos y los comparamos
con el régimen de protección otorgado a las IGP por los reglamentos comunitarios antes
descritos, observaremos que, pese a existir ciertos paralelismos, la protección no se
otorga por referencia al contenido de los reglamentos comunitarios, sino como acuerdo
entre partes independientes.
162
Art.6 Annex II to Protocol 6 Interim Agreement with Bosnia, ob.cit..,art.6 Annex II to International
Agreement with Montenegro, ob.cit., Art. 6 Annex II to Protocol 2 to 3 Interim Agreement with Serbia,
ob.cit.,
163
Art. 243.2, Part IV, TIttle II, Chapter 5, Section C of America Cental and European Community Trade
Agreement of 18/05/2010: “Geographical indications of a Party to be protected by the other Party shall
only be subject to this Article if they are recognised and declared as such in their country of origin”.
Economic partnership agreement between the CARIFORUM States, of the one part, and the European
Community and its Member States, of the other part, of 30/10/2008, art.145A) p.1: “Nothing in this
Agreement shall require the EC Party and the Signatory CARIFORUM States to protect in their territories
geographical indications that are not protected in their country of origin”.
164
Art. 244 America Central and European Community agreement, ob.cit., and art. 145 A) p.2 Economic
partnership agreement between the CARIFORUM States and the European Community, ob.cit.,
165
Art.246 America Central and European Community agreement, ob.cit.,
166
art. 145. B) p3 Economic partnership agreement between the CARIFORUM States and the European
Community, ob.cit.,
52 De esta forma, el supuesto a) del Convenio bilateral se identifica con el c) del
régimen de los reglamentos específicos167 – protección frente al riesgo de engaño –;
ahora bien el resto de supuestos so distintos.
El supuesto b) del Convenio, se refiere al supuesto de protección frente al riesgo de
confusión estricto e inmediato del supuesto a) de los reglamentos comunitarios168.
Ahora bien, el parámetro para medir el riesgo de confusión no es, como en el régimen
comunitario, la “comparabilidad” entre los productos que llevan indebidamente el signo
y los legitimados para portarlo, si no que en el convenio Bilateral, el ámbito de análisis
del riesgo de confusión queda reducido a los “mismos productos” que los protegidos por
la IGP.
Igualmente, interesa destacar cómo en el supuesto b) del Convenio bilateral se recoge
también la protección frente al riesgo de aprovechamiento de la reputación ajena, pero
de forma distinta al supuesto a) de los reglamentos comunitarios: en lugar de aparecer
una mención expresa, dicho riesgo se recoge de forma implícita por referencia a la
práctica de indicar el verdadero origen del producto o usar expresiones como “estilo”,
“tipo”, etc169.
Por lo que respecta a la cláusula de cierre del Convenio, el supuesto c), presenta una
estructura similar a la cláusula de cierre del régimen de los reglamentos comunitarios170,
si bien en el convenio se prevé la protección frente al misleading que exige
intencionalidad y en el los reglamentos comunitarios se habla de inducción a error –
deception – elemento objetivo que no exige intencionalidad.
No se recoge por tanto, en el régimen de estos convenios bilaterales la protección
frente al riesgo de evocación prevista en los reglamentos comunitarios, si bien, la
remisión al art. 10 bis CUP del Convenio Bilateral introduce de forma explícita la
protección frente al riesgo de confusión en este ámbito.
Una vez delimitado el alcance de protección reconocidas a las IGP en el Convenio,
debe abordarse cómo se regula en los mismos su protección frente a una solicitud de
167
Art. 13.1 c) Reglamento 510/2006: c) Cualquier otra indicación falsa o engañosa de la procedencia,
origen, naturaleza o cualidades esenciales del producto, en el envase o en el embalaje, en la publicidad o
en los documentos relativos al producto de que se trate, así como la utilización de envases que, por sus
características, puedan crear una impresión errónea acerca de su origen;
168
“Las denominaciones registradas estarán protegidas contra:
a) Toda utilización comercial, directa o indirecta, de una denominación registrada para productos no
amparados por el registro, en la medida en que estos sean comparables a los productos registrados bajo
esa indicación geográfica o en la medida en que al usar la denominación geográfica se aprovechen de la
reputación de la denominación geográfica”.
169
Art. 13.1 c) Reglamento 510/2006: a) Toda utilización comercial, directa o indirecta, de una
denominación registrada para productos no amparados por el registro, en la medida en que estos sean
comparables a los productos registrados bajo esa indicación geográfica o en la medida en que al usar la
denominación geográfica se aprovechen de la reputación de la denominación geográfica.
b) Toda usurpación, imitación o evocación, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o
se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de una mención tal como «género», «tipo»,
«estilo», «elaborado», «aroma» u otros términos similares; 170
“Las denominaciones registradas estarán protegidas contra:
d) Cualquier otra práctica que pudiera inducir a error al consumidor sobre el auténtico origen del
producto”.
53 marca posterior. En este caso, la solución vuelve a ser la misma que en los reglamentos
específicos: denegación de registro si la marca se encuentra en alguna de las situaciones
antes descritas:
Art. 248 Tratado con América Central: “The legislation of the Parties shall ensure
that the application for registration of a trademark which corresponds to any of the
situations listed in Article 246 for like products is refused where such application for
registration is submitted after the date of application for registration of the
geographical indication in the territory concerned”.
Art. 145 D) 2. Tratado con los Países del Caribe: “From the date of entry into force
of this Agreement, the registration of a trade mark which is identical with, similar to or
containing a geographical indication protected respectively in the EC Party or in the
Signatory CARIFORUM States pursuant to section B (supuestos antes descritos) and
relating to the same class of product shall be refused respectively in the EC Party or in
the Signatory CARIFORUM States. Furthermore, the registration of a trade mark in
such circumstances shall be refused respectively in the EC Party or in the Signatory
CARIFORUM States if the application for registration of the trade mark was submitted
after the date of application for protection of the geographical indication in the
territory concerned and the geographical indication is subsequently protected”.
5. Conclusiones
Del análisis efectuado en el presente trabajo pueden extraerse las siguientes
conclusiones:
En primer lugar, constatar la convivencia de dos diferentes regímenes de protección
de las IGP: la protección de carácter ex ante dispensada por el art. 8.4 RMC –
prohibición de registro de una marca incompatible con una IGP –, junto a la protección
de carácter ex post – una vez producida la infracción, a través de la acción de nulidad de
registro de la marca infractora – como consecuencia de que la conducta esté recogida
en alguno de los supuestos previstos por los reglamentos específicos de IGP.
En segundo lugar, no parece adecuada la interpretación reduccionista que la OAMI
lleva a cabo con la expresión “otro signo anterior”, del art. 8.4 RMC consistente en
identificar a la misma con la exigencia de un derecho de carácter exclusivo con eficacia
erga omnes, por varios motivos:
El primero, porque la OAMI restringe innecesariamente a los derechos de carácter
exclusivo, el significado del término “otro signo anterior”, que emplea el art. 8.4 RMC,
que hace sinónimo al empleado por las Directrices “identificadores comerciales”.
Dicha reducción se intensifica cuando la Oficina exige a ese Derecho de exclusiva
una eficacia erga omnes, cualidad que no es posible derivar tampoco de la letra del
precepto.
El precepto regula el ejercicio del ius prohibendi utilizando la expresión “derecho a
prohibir la utilización de una marca posterior”, sin referencia alguna al carácter
exclusivo del derecho, cuya interpretación por la Oficina exige la constatación que, “en
el caso concreto, se dan las condiciones para obtener dicha medidas cautelares” –
rectius “acción de cesación”, atendiendo a la versión inglesa, alemana e italiana de las
54 mismas –, de forma que el ius prohibendi es solo ejercitable en estos supuestos. Por
tanto será la normativa nacional y comunitaria – reglamentos específicos – la que
delimitará los casos concretos en que se puede obtener dicha “acción de cesación”.
Esta interpretación de la expresión “otro signo anterior”, generaría que los signos
anglosajones protegidos por el passing off quedaran excluidos del ámbito de aplicación
del art. 8.4 RMC, ya que dicho régimen de protección no reviste los caracteres de un
derecho de exclusiva en el sentido exigido por la Oficina.
Conocedora de la situación y con el ánimo de evitar la exclusión, en contradicción
con todos sus argumentos precedentes, la Oficina ha terminado por incluir, si se quiere
de forma forzada, los signos protegidos bajo este derecho en la categoría de
“identificadores comerciales”, a través de las más recientes resoluciones dictadas en los
procesos de oposición referenciados en este trabajo.
De acuerdo con todo lo anterior, proponemos que se dote de una nueva redacción a la
interpretación dada a la expresión “otro signo anterior” por parte de la Oficina, de forma
que se elimine la exigencia de exclusividad y el carácter erga omnes.
En tercer lugar, la comprobación del “uso del signo en el tráfico económico” requiere
la verificación del carácter efectivo de su uso, para la cual la OAMI remite al análisis
del uso efectivo de la marca. La traslación de este análisis a las IGP no está exenta de
complejidades, en particular, no es posible la traslación mecánica de la exigencia de un
“uso no meramente simbólico” propia del ámbito marcario al de las IGP, ya que en este
último no se produce la caducidad del registro. Sin embargo, para interpretar la
exigencia de que el signo haya sido utilizado en el tráfico económico, conviene utilizar
algún tipo de baremo que mida la intensidad cuantitativa relevante del uso, utilizando
para ello el criterio de “uso bastante”.
Igualmente, por lo que respecta a la comprobación del “uso no meramente local del
signo”, no resulta adecuada la utilización por parte de la OAMI, de los parámetros
“duración” e “intensidad del uso” para verificar el mismo. En este sentido, tanto la
jurisprudencia como la doctrina refieren a estos parámetros como indicativos de la
efectividad del uso del signo, pues ambos refieren a indicadores cuantitativos de la
intensidad del uso. Nada tienen que ver por tanto con la comprobación del alcance
territorial del uso del signo, el cual se trata de un parámetro independiente de su
intensidad de uso.
En cuarto lugar, los reglamentos específicos de IGP prevén un régimen de protección
de dichas indicaciones articulado en torno a cuatro grandes supuestos, si bien, cada
supuesto incluye varias conductas infractoras distintas. Estas conductas han sido
agrupadas en tres categorías atendiendo a su tipología jurídica:
En la primera categoría se incluyen las conductas susceptibles de producir
confusión en el consumidor acerca del verdadero origen de los productos. En este grupo
se ha incluido: la “utilización comercial directa o indirecta de una denominación
registrada para productos no amparados en el registro que sean comparable”, el uso
indebido/usurpación del signo, la imitación y la evocación.
La primera de las conductas antes referenciadas se corresponde con un supuesto
protección frente al riesgo de confusión en sentido estricto e inmediato acerca del origen
geográfico del producto; Dicha protección se condiciona a la comprobación del carácter
comparable de los productos que portan el signo, parámetro el cual la jurisprudencia ha
dotado de un significado más amplio que el de la similitud entre marcas.
55 Por lo que respecta a los términos uso indebido/usurpación del signo, se prefiere el
uso del primero frente al segundo. En este sentido, el uso indebido del signo se refiere a
una conducta – extralimitación en el uso legítimo del mismo – no prevista en ningún
otro de los supuestos de protección. Por el contrario, la usurpación se corresponde con
un supuesto de utilización comercial directa o indirecta de una denominación
registrada para productos no amparados en el registro, resultando por tanto reiterativo.
El supuesto de imitación aparece incluido dentro de un precepto dedicado a regular el
alcance de la protección de las IGP frente a determinadas prácticas susceptibles de
infringir su derecho de exclusiva, por lo que, realizando una interpretación sistemática
del mismo, debe concluirse que la conducta infractora refiere, en este caso, a la
imitación por parte de un tercero del signo distintivo de una IGP.
Esta conducta resultaría por tanto idónea para la producción de un riesgo de
confusión a los consumidores acerca de la pertenencia a la IGP del producto. Se trataría
de un caso de confusión en sentido indirecto: los consumidores identifican ambos
signos distintivos como distintos, pero, sin embargo, les atribuyen la pertenencia a la
IGP.
En la segunda de las categorías jurídicas se incluyen aquellas conductas que son
susceptibles de producir un aprovechamiento ilegítimo de la reputación ajena. En este
caso, dada las características propias de las IGP, la conducta infractora requiere tan solo
la verificación de una proximidad competitiva entre los productos que tratan de obtener
el aprovechamiento y el portador de la IGP, así como la no permisión por el
ordenamiento jurídico.
En la tercera categoría, se incluyen aquellas conductas que son susceptibles de
causar un engaño al consumidor. En este caso la protección se extiende tanto a los casos
de misleading americano, que exige la presencia de un elemento intencional por parte
del infractor ya que exige falsedad, como de decepcion, o inducción a erro, entendido
como elemento objetivo e independiente de la voluntad del que lo realiza.
Al primer caso refiere la práctica de inclusión de una indicación falsa acerca del
origen, procedencia, naturaleza o características esenciales del producto en la
publicidad o envases del mismo, La verificación del carácter engañoso del etiquetado de
un producto se realiza tomando como referencia la impresión de un consumidor medio,
normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.
El segundo caso lo constituye la cláusula de cierre del precepto, en la cual el riesgo
de inducción a error aparece focalizado en “el origen geográfico del producto”. Este
requisito pone el acento en el elemento procedencia geográfica de la IGP como germen
de las especiales características del producto y, por tanto, de su condición de bien
jurídico protegible, dejando en un segundo plano la calidad del producto aisladamente
considerada como parámetro diferenciador.
Finalmente, el estudio de los instrumentos internacionales en la materia permite
verificar como la extensión del régimen de protección comunitario de las IGP a terceros
países, vía convenio bilateral, presenta dos niveles de intensidad distintos:
El de mayor intensidad, compuesto por países candidatos al ingreso a la UE –
convenios con Bosnia, Montenegro y Serbia –, en el que aparece un reconocimiento
automático en dichos Estados de las IGP comunitarias, a las cuales se les otorga un
56 régimen de protección construido sobre la base del propio de los reglamentos
comunitarios;
El nivel de menor intensidad por su parte, se corresponde con los convenio firmados
con América Central y los Países del Caribe, en los cuales no aparece ningún
reconocimiento automático en dichos estados de las IGP comunitarias, sino que se
formaliza entre las partes un régimen de protección general para las IGP que presenta
similitudes con el comunitario pero también elementos propios como es la remisión al
art. 10 bis CUP.
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