DIRECTRICES RELATIVAS A LOS PROCEDIMIENTOS ANTE LA

Examen
DIRECTRICES RELATIVAS A LOS
PROCEDIMIENTOS ANTE LA OFICINA DE
ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR
(MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS)
PARTE B
EXAMEN
Versión final: abril de 2008
Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina, Parte B
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ÍNDICE
1.
PRINCIPIOS GENERALES .................................................................................3
2.
RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD Y FORMALIDADES ..................................5
3.
CLASIFICACIÓN...............................................................................................12
4.
PRIORIDAD .......................................................................................................14
5.
ANTIGÜEDAD...................................................................................................17
6.
BÚSQUEDA .......................................................................................................19
7.
MOTIVOS DE DENEGACIÓN ABSOLUTOS.................................................21
8.
PUBLICACIÓN ..................................................................................................66
9.
OBSERVACIONES DE TERCEROS Y REVISIÓN DE MOTIVOS
ABSOLUTOS......................................................................................................67
10.
MARCAS COMUNITARIAS COLECTIVAS...................................................67
11.
NORMAS TRANSITORIAS (AMPLIACIÓN, CAMBIOS DE
CLASIFICACIÓN) .............................................................................................69
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1.
PRINCIPIOS GENERALES
1.1. El sistema instaurado en virtud del Reglamento sobre la marca
comunitaria tiene por objeto permitir a los titulares de una marca garantizar,
mediante su registro, un derecho con validez en toda la Comunidad Europea,
en la medida en que no usurpe los derechos de terceros. Como quiera que los
derechos conferidos por el Reglamento sólo pueden concederse de
conformidad con sus disposiciones, la función de los examinadores no será
obstaculizar sino, por el contrario, facilitar los trámites a los solicitantes.
1.2. Cada solicitud de registro debe examinarse atendiendo a sus
circunstancias específicas y concediendo una atención particular a la marca y a
los productos o servicios objeto de la solicitud. El examinador ha de tener en
cuenta la naturaleza del sector comercial respectivo, los circuitos de
distribución de los productos o servicios y el público destinatario de los mismos
(público especializado o general).
1.3. Los examinadores analizarán las palabras que aparecen en la marca, así
como la lista de los productos o servicios con respecto a la Comunidad en su
conjunto.
Como se infiere del artículo 7, apartado 2, del RMC los motivos de denegación
absolutos se aplicarán incluso si los motivos de denegación sólo existieren en
una parte de la Comunidad. Por “parte de la Comunidad” se entenderá un
Estado miembro o un grupo de Estados miembros, pero no una parte de un
Estado miembro, independientemente de su extensión. El examen del
significado de una palabra deberá abarcar a todas las lenguas oficiales de la
Comunidad Europea, lo que implica una verificación lingüística en todas ellas.
Si, por ejemplo, una marca está constituida por una palabra que, en francés,
corresponde al nombre de los productos o servicios, el examinador planteará
una objeción independientemente de la lengua en que se haya presentado la
solicitud. En ese caso, no será necesario proseguir la verificación en las otras
lenguas.
Cuando se formule una objeción en relación con el significado de una palabra,
o en relación con uno o varios Estados miembros, en tanto que parte de la
Comunidad, el solicitante puede tratar de obviar esta objeción mediante la
prueba de que la marca ha adquirido carácter distintivo como consecuencia del
uso que se ha hecho de la misma (artículo 7, apartado 3 del RMC). Dicha
prueba deberá aportarse en relación con todos los Estados miembros
afectados o aquéllos en los que la lengua en cuestión sea lengua oficial o se
comprenda fácilmente. En el caso, por ejemplo, de un vocablo descriptivo en
inglés y en francés cuyo carácter distintivo adquirido se haya acreditado sobre
la base del uso de la marca en el Reino Unido, seguirá denegándose la
solicitud puesto que subsistirá el motivo de denegación correspondiente a la
lengua francesa y, por consiguiente, a Francia. Jurisprudencia de referencia:
Tribunal de Primera Instancia, asunto T-91/99, vocablo «Options».
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En la medida en que la transformación está excluida respecto a los Estados
miembros para los que la Oficina considera que existe un motivo de
denegación y corresponde al Servicio del «Registro y bases de datos conexas»
tomar esta decisión, los examinadores deben indicar de manera clara y precisa
la lengua o el Estado miembro a los que se aplique el motivo de denegación.
Deberán evitarse vagas suposiciones como «es probable que la marca también
se entienda en el país X». Las objeciones deberán circunscribirse a los motivos
que puedan establecerse con certidumbre.
1.4. El Reglamento de ejecución establece plazos generales y las presentes
directrices especifican los plazos aplicables en casos concretos. Si antes de la
expiración del plazo se solicita su prórroga, debe concederse un plazo adicional
similar al primer plazo. Únicamente se concederán prórrogas adicionales si su
necesidad está debidamente justificada.
1.5. Cuando los examinadores adopten resoluciones contrarias a los intereses
de los solicitantes, se comunicarán en todo caso los motivos que las justifican.
La motivación abordará los argumentos presentados por el solicitante en sus
observaciones, en la medida en que resulten pertinentes. Las comunicaciones
deberán hacer referencia a las disposiciones pertinentes del Reglamento de
base y del Reglamento de ejecución y, salvo los casos más evidentes (p. ej.,
carencia de un documento o impago de una tasa), se detallarán los motivos
que justifican una resolución. Cuando, por ejemplo, la adopción de una
resolución se base en resoluciones anteriores o búsquedas en Internet, el
examinador ofrecerá al solicitante las referencias apropiadas. Cuando se
utilicen páginas de Internet como prueba para acreditar objeciones o
resoluciones posteriores, el examinador, además de facilitar los enlaces,
incluirá tales pruebas en la notificación. Lo anterior resulta de la
jurisprudencia del TPI en el asunto T-317/05. Cada elemento de prueba debe
indicar la fecha en la que fue extraído del sitio Internet en cuestión. La prueba
debe copiarse y pegarse a la notificación de una objeción o de una
resolución. Cuando se ha facilitado toda la información disponible en una
objeción y la resolución se basa consiguientemente en pruebas extraídas de
Internet, tal resolución debe contener toda la información mencionada. La
información que ya no sea accesible, no debe servir de fundamento a una
resolución contraria a la parte interesada.
1.6. Los solicitantes tienen derecho a recurrir las resoluciones que ponen fin al
procedimiento y son contrarias a sus intereses (artículo 57 del RMC). A efectos
prácticos, toda resolución adoptada por un examinador que ponga fin a un
procedimiento y que no sea aceptada por el solicitante entra en esta categoría.
Las notificaciones por escrito de una resolución de este tipo deberán indicar la
posibilidad de recurrirla en el plazo de dos meses.
Los recursos tienen efecto suspensivo. Incluso durante el plazo de recurso, los
examinadores se abstendrán de toda medida de difícil revocación (p. ej., la
publicación). Cuando se eleve el asunto ante el Tribunal de Primera Instancia o
el Tribunal de Justicia en el marco de un recurso interpuesto conforme al
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artículo 63 del RMC, será válida la misma regla hasta que la resolución haya
adquirido carácter definitivo.
1.7. Actualmente el procedimiento de examen comprende las siguientes fases:
recepción de la solicitud y comprobación de las condiciones de atribución de
una fecha presentación // comprobación de la clasificación // examen de las
formalidades // motivos de denegación absolutos // traducciones y búsquedas.
No obstante, la secuencia indicada ya ha sido objeto de modificación
anteriormente y podría
modificarse en el futuro (dependiendo de las
características funcionales de la versión más reciente de EUROMARC), lo que
explica que estas directrices conserven el orden inicial de presentación de los
capítulos.
2.
RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD Y FORMALIDADES
2.1. Las solicitudes pueden transmitirse a la Oficina directamente o por medio
de las oficinas nacionales, así como a través de la Oficina de Marcas del
Benelux. La Oficina indicará, sobre la solicitud, la fecha de su recepción y el
número de expediente y emitirá un recibo (regla 5 del REMC) en el que figurará
la información relativa al solicitante y la lista de productos y servicios tal como
conste en la base de datos de la Oficina. Cuando la solicitud contenga
indicaciones como «todos los productos de la clase X» o simplemente
referencias a números de clase, la Oficina introducirá los correspondientes
títulos de clase. Si la solicitud no ha sido recibida directamente, se indicará en
el recibo la fecha de recepción por la Oficina.
2.2. Inmediatamente después de la recepción de la solicitud, la Oficina
comprobará si se cumplen los requisitos para la concesión de una fecha de
presentación de conformidad con el artículo 26 del RMC (véase 2.3.1 i) – iv)
infra), y si ese es el caso, en el recibo se indicará que la fecha de recepción
será también la fecha de presentación, siempre que se abone la tasa de
depósito en el plazo de un mes a partir de la presentación de la solicitud.
En el caso de las solicitudes presentadas a través de las oficinas nacionales,
la oficina nacional expide igualmente un recibo al solicitante. La fecha de
presentación corresponderá a la fecha de recepción por parte de la oficina
nacional siempre que la solicitud se reciba en la OAMI en un plazo de dos
meses a partir de esa fecha. Ambas fechas se indicarán en el recibo. Si la
solicitud se recibe en la OAMI una vez concluido el plazo de dos meses, la
fecha de presentación será la fecha en que la solicitud se reciba en la OAMI
(artículo 25 del RMC modificado por el Reglamento (CE) nº 422/2004).
2.3. Asignación de una fecha de presentación
2.3.1. Para poder asignar una fecha de presentación, debe comprobarse que
la solicitud contiene (artículo 26 del RMC):
i)
una instancia para el registro de la marca como marca comunitaria,
ii)
las indicaciones que permitan identificar al solicitante,
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iii)
iv)
la lista de productos o de servicios para los que se solicite el registro y
la reproducción de la marca.
La Oficina debe verificar igualmente si la tasa de depósito ha sido abonada
dentro del plazo de un mes a partir de la presentación de la solicitud (artículo
27 del RMC).
En lo que se refiere al inciso i), tanto si se presenta en el formulario de solicitud
de la Oficina como si se hace por vía electrónica, la solicitud de registro debe
ser clara.
En lo que se refiere al inciso ii), no es obligatorio disponer de todas las
informaciones enunciadas en el apartado 2.5, pero el examinador debe tener
clara la identidad del solicitante.
En virtud del inciso iii), no es necesario que la lista de productos y servicios
esté correctamente clasificada para la atribución de una fecha de presentación.
La presentación de una lista constituye el requisito mínimo. No obstante, por
motivos de celeridad y exactitud, es preferible que el solicitante presente una
lista de productos y servicios ya clasificada. Las bases de datos de la Oficina
(EUROCLASS) proporcionan asistencia en este sentido. Una referencia, por el
número de marca comunitaria, a una marca comunitaria precedente puede
sustituir a la lista de productos y servicios. Este procedimiento facilita y agiliza
la tramitación de la solicitud. La Oficina convertirá indicaciones tales como
«todos los productos de la clase X» o simples referencias a números de clase,
en listas que comprendan los títulos de clase respectivos.
En lo que se refiere al inciso iv), es fundamental que se aporte una
representación de la marca. Debe tratarse de una representación gráfica, es
decir, de una imagen y ésta no puede sustituirse por una descripción de la
marca.
En lo que respecta a los olores, no existe actualmente ningún medio de
representarlos gráficamente. Jurisprudencia de referencia: Tribunal de Justicia,
asunto C- 273/00, «Sieckmann», apartados 70 - 72, DO OAMI 2003, p. 728.
En lo que se refiere a los sonidos, la Oficina acepta por lo general las
notaciones musicales. Una descripción verbal del sonido, por ejemplo mediante
onomatopeyas o el uso del nombre de las notas, es insuficiente. Jurisprudencia
de referencia, Tribunal de Justicia, asunto C-283/01, «Shield mark», apartados
59 - 61. No obstante, se aceptan también los archivos sonoros electrónicos si la
solicitud se presenta por vía electrónica y acompañada de una representación
gráfica del sonido.
Cuando se aporta una representación gráfica (en papel o en un fichero
electrónico adjunto) pero no se cumplen los requisitos de precisión
necesarios (por ejemplo, si la representación no se ajusta a lo dispuesto en
las sentencias «Heidelberger» o «Shield mark» del TJCE), se asignará una
fecha de presentación pero se formulará una objeción posteriormente.
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2.3.2. Si el examinador constata una irregularidad en lo que se refiere a uno de
los elementos requeridos, remitirá una notificación al solicitante indicando que
no es posible atribuir una fecha de presentación a la solicitud y le concederá
un plazo de dos meses para subsanar dichas irregularidades o para presentar
observaciones (regla 9, apartado 2 del REMC). Si tales irregularidades no se
subsanan dentro del plazo previsto, se archivará el expediente mediante
resolución del examinador de la que se dará traslado al solicitante. El
examinador comunicará al Departamento Financiero que se reembolsen al
solicitante las tasas que hubiese abonado.
Si se subsanasen todas las irregularidades en el plazo de dos meses, la fecha
en que se hubieren subsanado constituirá la fecha de presentación. El
examinador hará constar esta fecha en el expediente e informará al solicitante.
Si las observaciones del solicitante convencen al examinador de que las
objeciones formuladas no son fundadas, este último le remitirá una notificación
atribuyendo como fecha de presentación la fecha de recepción de la solicitud.
2.4. Titularidad
Podrán ser titulares de marcas comunitarias las personas físicas o jurídicas, o
toda persona asimilada, de conformidad con la legislación nacional que les sea
aplicable, incluidas las entidades de derecho público, independientemente de
su nacionalidad o su domicilio.
2.5. Dirección del solicitante y dirección para la correspondencia
El solicitante debe indicar su nombre, dirección, nacionalidad y el Estado en el
que tenga su domicilio, su sede o un establecimiento [regla 1, apartado 1, letra
b) del REMC]. Los nombres de las personas físicas deben incluir el nombre y
los apellidos. Las sociedades y demás personas jurídicas deben indicar su
denominación oficial, que puede ser abreviada (p. ej., «PLC» o «S.A.»). El
nombre de las personas jurídicas debe ser consignado en su integridad, si bien
puede abreviarse su denominación oficial. En la dirección debe figurar, en la
medida de lo posible, la calle y el número, la ciudad o provincia, el código
postal y el país.
El solicitante solamente debe indicar una dirección, si bien, cuando se indiquen
varias, el examinador registrará la mencionada en primer lugar como dirección
para la correspondencia, a no ser que el solicitante designe específicamente
otra como tal.
El examinador podrá utilizar los medios de comunicación indicados por el
solicitante. Si no se indican los números de teléfono y de fax u otros medios de
comunicación, ello no constituye una irregularidad formal.
En caso de designación de un representante, la indicación de su nombre y
dirección profesional debe cumplir los requisitos indicados en el primer párrafo
de este apartado. Si el representante posee más de un domicilio profesional o
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siendo varios los representantes son distintos los domicilios profesionales, debe
indicarse en la solicitud cuál se utilizará como dirección para la
correspondencia. De no indicarse, el examinador registrará la dirección
mencionada en primer lugar como dirección para la correspondencia.
Cuando se haya asignado un número de identificación al solicitante, al
representante o a una asociación de representantes, será suficiente que el
interesado indique su nombre y el número correspondiente.
2.6. Representación profesional
2.6.1. Las personas físicas o jurídicas que no tengan ni domicilio, ni sede, ni
establecimiento industrial o comercial efectivo en la Comunidad deben designar
un representante facultado para que actúe en su nombre en todos los
procedimientos salvo en el de presentación de una solicitud de marca
comunitaria. Si la solicitud se presenta en estas circunstancias y no se ha
designado representante, se remitirá al solicitante una notificación de
irregularidad invitándole a que designe uno. Si hubiera más de un solicitante, la
designación se efectuará con arreglo a lo dispuesto en la regla 75 del REMC.
2.6.2. Las personas físicas o jurídicas que tengan su domicilio, su sede o un
establecimiento industrial o comercial efectivo en la Comunidad no necesitan
designar representante, aunque pueden hacerlo si así lo desean. Para mayor
información, véase la parte A, capítulo 6, de las presentes directrices.
2.6.3. A menos que existan serias dudas, por ejemplo, si existe una
controversia entre dos representantes sobre quién de ellos está autorizado, el
examinador no pedirá un poder. Un empleado debe contar con el poder
otorgado por su empleador.
2.7. Representación de la marca
2.7.1 Clasificación de las marcas por categorías
La clasificación de las marcas por categorías (denominativa, figurativa, etc.)
cumple varios cometidos. En primer lugar, la regla 3 del REMC establece la
exigencia jurídica de la representación de la marca. En segundo lugar,
contribuye a que la Oficina comprenda lo que el solicitante desea registrar. En
último lugar, facilita las búsquedas en la base de datos de la Oficina.
Cuando el solicitante no desee reivindicar ningún elemento gráfico o color
específico, la marca se reproducirá en la solicitud en escritura estándar, por
ejemplo, mediante letras, cifras y signos de puntuación mecanografiados, en el
espacio disponible al efecto en el formulario de solicitud (en papel o
electrónico). Se autoriza la utilización de mayúsculas y minúsculas. Se trata
entonces de una marca denominativa. Si se utiliza color o caracteres
especiales, la marca se clasifica como figurativa.
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En los demás casos, la marca deberá reproducirse en hoja aparte, cuyas
dimensiones no excederán el formato DIN A 4 y la superficie utilizada para la
reproducción no excederá de 26,2 cm x 17 cm, con un margen a la izquierda de
al menos 2,5 cm. Si fuera necesario, se indicará la orientación correcta de la
marca mediante la mención «parte superior» en cada reproducción. La marca
deberá poder reproducirse claramente en una superficie de 8 cm de largo por
16 cm. de alto. Si la solicitud se presenta por medio de un formulario en papel,
basta una copia. Cuando se presenta la solicitud por vía electrónica, deberá
adjuntarse un archivo en formato .jpg.
Cuando se solicite el registro de marcas tridimensionales, deberá hacerse
constar en la solicitud. La representación debe consistir en una reproducción
fotográfica o en una representación gráfica de la marca. Podrán incluirse en
dicha hoja única hasta seis perspectivas diferentes.
Cuando la solicitud se refiera al registro de una marca de color, la
representación de la marca deberá ser en color y los colores de los que se
componga la marca deberán indicarse en la solicitud. Se recomienda añadir la
referencia a un código de color internacionalmente aceptado. No obstante, el
solicitante es libre de utilizar su propia descripción de los colores.
Cuando se aporta una representación en color, la solicitud contiene una
reivindicación de color implícita y, por consiguiente se considera como solicitud
de registro de una marca de color. Ya no será posible transformarla en una
marca en blanco y negro. La única opción para el solicitante es presentar una
nueva solicitud que contenga una representación en blanco y negro.
Cuando la marca esté representada en blanco y negro y en algún tono o tonos
de gris, la marca será clasificada como marca en blanco y negro, a menos que
el solicitante la describa de otro modo, por ejemplo, indicando un código de
color para el gris.
La representación de una marca de color per se consistirá en una
representación del color o colores sin contorno. Cuando haya varios colores,
deberá precisarse en la solicitud la proporción ocupada por cada uno de ellos
así como la disposición de dichos colores. Si no se hace así, el examinador
notificará la irregularidad al solicitante. Si la representación contiene otros
elementos, como vocablos o imágenes, no se trata de una marca de color per
se.
La representación gráfica de las marcas olfativas es imposible en la actualidad.
Los hologramas se rigen por el mismo principio.
Otras marcas
Los solicitantes, es sus solicitudes, podrán clasificar sus marcas en términos
diferentes a los mencionados. Si éstas no se corresponden con ninguna de las
categorías de marcas mencionadas anteriormente (por ejemplo, una marca de
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posición), se clasificarán en la categoría «otras marcas» y serán inscritas como
tales en la base de datos de la Oficina.
En la solicitud, los solicitantes podrán indicar la categoría de marca elegida,
pero la decisión final corresponde al examinador y podrá ser recurrida. En caso
de divergencias de opinión entre el examinador y el solicitante sobre las marcas
denominativas, de color, tridimensionales y sonoras, la alternativa para el
solicitante consiste en aceptar la clasificación del examinador o ver denegada
la solicitud en virtud de la regla 3 del REMC. Para las demás clasificaciones de
marcas, que se dan simplemente para facilitar las búsquedas, prevalecerá la
clasificación efectuada por el examinador.
2.7.2. Descripción de la marca
La descripción de la marca no es obligatoria pero puede ser útil para ayudar a
comprender lo que el solicitante desea registrar. La descripción debe
corresponder con lo que figure en la representación de la marca. En caso de
discrepancia, se invitará al solicitante a suprimir o a modificar su descripción
para que se ajuste a la representación presentada. No es posible modificar la
representación de la marca.
2.7.3. Idoneidad de la representación
La representación de la marca, eventualmente acompañada de una
descripción, deberá bastar para que el examinador pueda ver y comprender
cuál es el objeto de la solicitud de registro. Toda irregularidad en este sentido
podrá subsanarse únicamente aportando o modificando una descripción. En
ningún caso se aceptará una nueva representación. La notificación de la
irregularidad deberá ser clara en este punto.
2.8. Regla 9, apartado 3
formalidades
del REMC: lista de comprobación de las
También debe comprobarse la solicitud para garantizar que contiene, en su
caso:
REMC 9, apartado 3, letra c)
i) una declaración de reivindicación de
prioridad de una o más solicitudes anteriores, especificando la fecha y el país
en que se presentaron éstas;
REMC 9, apartado 3, letra c)
ii) una declaración de reivindicación de
prioridad de exposición, especificando el nombre de ésta y la fecha de la
primera divulgación de los productos o los servicios;
REMC 9, apartado 3, letra d)
iii) una declaración reivindicando la
antigüedad de uno o más registros, especificando en qué o para qué Estado(s)
miembro(s) está registrada la marca anterior, el número (o los números) y la
fecha (o fechas) a partir de la cual (las cuales) produjo sus efectos el registro (o
los registros) en cuestión, así como los productos o servicios para los que está
registrada la marca y respecto de los cuales se reivindica la antigüedad;
iv)
una indicación de que la solicitud se refiere al registro de una marca
comunitaria colectiva;
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v)
una indicación de la lengua en que se presenta la solicitud y de la
segunda lengua designada por el solicitante;
vi)
la firma del solicitante o su representante;
vii)
en caso de que se trate de una marca en color, la indicación, por escrito,
de los colores.
Si existe alguna irregularidad en relación con algún aspecto de la lista de
comprobación, se notificará al solicitante invitándole a subsanar la irregularidad
observada en un plazo de dos meses (regla 9, apartado 4 del REMC). Si ésta
no se subsana dentro del plazo previsto, se denegará la solicitud mediante
resolución del examinador. Si, no obstante, la irregularidad se refiere a la
prioridad o a la antigüedad, se perderán los derechos correspondientes.
2.9. El examinador comprobará si los cambios de clasificación efectuados
afectan al número de las clases indicadas en la solicitud y si se han abonado
todas las tasas por clase. Si las tasas por clase pendientes de pago no se
abonan en el plazo previsto, la solicitud se considerará retirada salvo que la o
las clases que cubre el importe pagado sean claramente identificables. A falta
de otra información, el examinador tomará en cuenta las clases en el orden de
la clasificación. La solicitud se considerará retirada para aquellas clases para
las que no se haya abonado el importe íntegro de la tasa.
Tras la correspondiente anotación en el expediente, el examinador enviará al
solicitante una notificación indicando en qué medida se deniega o se considera
retirada la solicitud.
2.10. Traducción
2.10.1. Si, una vez clasificada la solicitud, fuese obligatoria una traducción (es
decir, si los términos no figuran en EURONICE, una comprobación que se
realiza de forma automática) la lista de productos y servicios así como
cualquier texto restante (tal como una reivindicación de color(es), una
descripción…) son enviados para traducción al Centro de Traducción de los
Órganos de la Unión Europea. La Oficina tomará en consideración toda
traducción presentada por el solicitante, especialmente en la segunda lengua
de la solicitud. Si fuera necesario que el Centro de Traducción realice una
traducción a la segunda lengua, dicha traducción será transmitida al solicitante
en caso de que la primera lengua no sea una de las cinco lenguas de la Oficina
y se le concederá un plazo de dos meses para proponer modificaciones a la
misma. Si el solicitante no responde en dicho plazo o si el examinador juzga
que las modificaciones propuestas resultan inapropiadas, se mantendrá la
traducción propuesta por la Oficina y el examinador comunicará este extremo al
solicitante. Véase la Comunicación nº 5/97 del Presidente de la Oficina de 26
de septiembre de 1997.
2.10.2. Las traducciones a las otras lenguas oficiales de la Comunidad Europea
no serán transmitidas al solicitante. El resto del examen se realizará sobre la
base de la lengua que rija, con arreglo al artículo 116, apartado 3, del RMC (la
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«lengua de referencia») es decir, en la primera lengua o, cuando ésta no sea
una de las cinco lenguas de la Oficina, en la segunda lengua.
3.
CLASIFICACIÓN
3.1. A la clasificación de los productos y servicios contenida en la solicitud se
aplicará la versión más reciente de la Clasificación del Arreglo de Niza (para las
cuestiones transitorias, véase el apartado 12.6 infra. La regla 2 del REMC
obliga al solicitante a presentar una lista de productos y servicios de la
siguiente forma:
- la lista deberá formularse de tal modo que indique claramente el tipo de
productos y servicios y que haga posible que cada artículo esté clasificado
preferiblemente en una sola clase de la Clasificación del Arreglo de Niza;
- los productos y servicios se agruparán de acuerdo con la Clasificación del
Arreglo de Niza; cada grupo irá precedido del número de la clase a la que
pertenecen los productos o servicios y figurará en el orden de las clases de
dicha Clasificación.
3.2. La Clasificación de Niza contiene una serie de clases, con sus
correspondientes títulos y notas explicativas, y una lista alfabética. Los títulos
de clase son indicaciones generales referidas al ámbito al que pertenecen, en
principio, los productos o servicios. Las notas explicativas aclaran qué
productos entran o no dentro del ámbito del título de clase y deben
considerarse una parte integrante de la Clasificación. La lista alfabética
enumera prácticamente todos los productos o servicios concretos que
pertenecen a una única clase. Los solicitantes pueden elegir otros términos
siempre que resulten inequívocos y permitan su clasificación dentro de una
clase concreta de la Clasificación de Niza. No obstante, a efectos prácticos
(facilitar la clasificación, coherencia y seguridad jurídica), se recomienda utilizar
preferentemente los términos de la Clasificación de Niza.
3.3. El examinador aceptará, a efectos de clasificación, especificaciones que
empleen los términos que figuran en cualquiera de los 45 títulos de clase. No
se admitirán las especificaciones que consistan exclusivamente en la fórmula:
«todos los productos de la clase X», y serán sustituidas por los
correspondientes títulos de clase. No podrán formularse objeciones a los títulos
de clase o a los términos de la lista alfabética por ser demasiado vagos, ya que
éstos permiten clasificar correctamente el término. Por ejemplo, «transporte»
se admitirá sin descripción del tipo de productos que se transportan, ya que el
término figura en el título de la clase 39.
En lo que se refiere a los «servicios de venta al por menor» u otros servicios de
la clase 35 limitados a las actividades de venta de productos, la Oficina aplica
la jurisprudencia del TJCE en el asunto C-418/02, «Praktiker»: Se admitirá el
registro de «servicios de venta al por menor», tanto si se especifica la
naturaleza de la actividad de los servicios de venta al por menor como si no
(por ejemplo, «supermercado»), siempre que se indique el tipo de productos
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que se venden al por menor. Para más información, véase la Comunicación nº
7/05 del Presidente de la Oficina.
3.4. Si un término no puede clasificarse de acuerdo con los títulos de las
clases o de la lista alfabética, se aplicarán los siguientes criterios:
Productos
a)
Los productos acabados se clasificarán, en principio, de acuerdo con su
función o destino. Si este criterio no se hubiese previsto en la lista de clases,
los productos acabados se clasificarán por analogía con otros productos
acabados similares incluidos en la lista alfabética. Si no se encuentra ninguno,
se aplicarán criterios subsidiarios como el material del que están hechos los
productos o el modo de funcionamiento.
b)
Los productos acabados que constituyan objetos compuestos que
permiten usos múltiples, como los radio-despertadores, podrán clasificarse, a
instancias del solicitante, en todas las clases que correspondan a cada una de
sus funciones o cada uno de sus destinos. Si estos criterios no se prevén en la
lista de clases, se aplicarán los demás criterios mencionados en la letra a).
c)
Las materias primas, brutas o semielaboradas se clasificarán, en
principio, en función del material del que estén compuestas.
d)
Los productos destinados a formar parte de otro producto se
clasificarán, en principio, en la misma clase que éste último únicamente en los
casos en que el mismo tipo de productos no pueda normalmente utilizarse para
otro fin. En todos los demás casos se aplicará lo dispuesto en la letra a).
e)
Cuando los productos, acabados o no, sean clasificados en función del
material del que están hechos y estén compuestos de diferentes materiales
serán clasificados, en principio, de acuerdo con el material predominante.
f)
Los estuches adaptados al producto al que se destinan (p. ej., el estuche
de un violín) se clasificarán, en principio, en la misma clase que el producto.
Servicios
g)
Los servicios se clasificarán, en principio, de acuerdo con los sectores
de actividad definidos en los títulos de las clases de servicios y en las notas
explicativas correspondientes o, en otro caso, por analogía con otros servicios
similares que figuren en la lista alfabética.
h)
Los servicios de alquiler se clasificarán, en principio, en las mismas
clases que los servicios que se prestan mediante los objetos alquilados (por
ejemplo, alquiler de teléfonos en la clase 38).
i)
Los servicios de asesoramiento, información o consultoría, se
clasificarán, en principio, en las mismas clases que los servicios que
correspondan al objeto del asesoramiento, información o consultoría, por
ejemplo, servicios de consultoría en materia de transporte (clase 39),
servicios de consultoría sobre gestión de negocios (clase 35), servicios de
consultoría en materia financiera (clase 36), o servicios de asesoramiento en
materia de belleza (clase 44). La prestación del servicio de asesoramiento,
información o consultoría por medios electrónicos (p. ej., a través del teléfono
o un ordenador) no afectará a la clasificación de estos servicios.
Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina, Parte B
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Examen
3.5. Si el examinador considera necesario modificar la lista de productos y
servicios, deberá debatirlo, a ser posible, con el solicitante. En la medida de lo
posible, el solicitante deberá efectuar una propuesta de clasificación correcta.
Si, no obstante, se presenta una larga lista que no se agrupa ni se clasifica en
absoluto (antigua práctica alemana), el examinador simplemente formulará una
objeción y pedirá al solicitante que presente una lista con arreglo a la regla 2
del REMC y el apartado 3.1 supra. La modificación de la lista de productos o
servicios no puede dar lugar a una ampliación de esta última en ningún caso.
Un título de clase abarca todos los productos o servicios que pertenezcan a la
clase en cuestión y la limitación de un título de clase a un producto
determinado que pertenezca a esa clase no constituye una ampliación.
Ejemplo: El título de la clase 15 «instrumentos de música» se puede limitar a
«estuches para violín», que aparece en la lista alfabética de la clase 15,
aunque no se puede interpretar una obra musical con un estuche de violín.
Véase: Comunicación nº 4/03 del Presidente de la Oficina, DO OAMI 2003, p.
10. Si el solicitante no ha identificado o ha identificado incorrectamente la clase
o clases de productos y servicios y su corrección obliga a aumentar el número
de clases, ello no significa que la lista propiamente dicha haya sido ampliada.
Ejemplo 1: Una solicitud en la que se incluya cerveza, vino y té en la clase 33
debe corregirse para asignar la cerveza a la clase 32, el vino a la 33 y el té a la
30. Aunque ahora haya tres clases, la lista de productos y servicios no se habrá
ampliado. Ejemplo 2: Una solicitud de registro de «té» puede corregirse y
presentarse como «clase 5, té medicinal; clase 30, té». No obstante, si el
solicitante ha atribuido, o autorizado a atribuir, correctamente un número de
clase a un término concreto, los productos se limitarán a los que entren dentro
del ámbito de aplicación de tal clase. Ejemplo 3: Una lista de la «clase 30, té»
no podrá convertirse en una de la «clase 5, té medicinal; clase 30, té», ya que
ello ampliaría la lista a productos que no contenía inicialmente.
3.6. En caso de que deba corregirse la clasificación de la solicitud, se invitará
al solicitante a presentar una clasificación correcta o a dar su conformidad a la
propuesta del examinador dentro de un plazo de dos meses. En caso contrario,
se denegará la solicitud. La denegación se referirá únicamente a aquellos
productos o servicios cuestionados por el examinador.
3.7. Clasificación de los elementos figurativos
Como parte del procedimiento de búsqueda, el examinador clasificará de
acuerdo con la clasificación de Viena, todas las solicitudes que contengan
elementos distintos de letras o cifras. Tal clasificación se efectuará sin consultar
al solicitante.
4.
PRIORIDAD
4.1. Derecho de prioridad de convenio (artículo 29 del RMC)
El solicitante podrá reivindicar la prioridad de una o varias solicitudes
anteriores, a saber, una solicitud nacional (o del Benelux) presentada en o para
Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina, Parte B
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Examen
un Estado que sea parte del Convenio de París, un miembro del Acuerdo sobre
los ADPIC, un Estado para el que la Comisión haya confirmado la relación de
reciprocidad, o una solicitud de marca comunitaria. El solicitante podrá
reivindicar la prioridad en la solicitud de marca comunitaria o con posterioridad
a la presentación de la solicitud, en cuyo caso dispondrá de un plazo de dos
meses a partir de la fecha de presentación para remitir la declaración de
prioridad, en la que se indique la fecha y el país en el cual o para el cual se
presentó la solicitud anterior. Se podrá reivindicar la prioridad para parte de los
productos y servicios comprendidos en la solicitud de marca comunitaria, o
para parte de los productos y servicios de la solicitud o solicitudes anteriores.
Dentro del plazo de tres meses a partir de la fecha de recepción de la
declaración de prioridad, el solicitante debe remitir a la Oficina el número o
números de expediente de la solicitud o solicitudes anteriores, una copia
fidedigna de la solicitud o solicitudes anteriores expedida por el organismo que
la haya recibido y en la que se indique la fecha de presentación de la solicitud o
solicitudes anteriores («documento de prioridad»). Con arreglo a la Decisión nº
EX-05-5 del Presidente de la Oficina, de 1 de junio de 2005, la presentación de
tal documento de prioridad no será necesaria si la Oficina puede acceder a la
información en cuestión en el sitio de Internet de la correspondiente oficina
nacional. A falta del documento que acredite la prioridad, el examinador
buscará la información en el correspondiente sitio de Internet y sólo en caso de
que no pueda acceder a la misma solicitará su presentación. Con arreglo a la
Decisión nº EX-03-5, no será necesario aportar copias certificadas. Si la lengua
de la solicitud anterior no fuera una de las lenguas de la Oficina, el examinador
concederá al solicitante un plazo de tres meses para presentar una traducción
en una de dichas lenguas. Este plazo puede prorrogarse a petición del
solicitante si aduce razones justificadas. La prórroga podrá ampliarse en este
caso hasta un máximo de tres meses.
Se reconocerá el derecho de prioridad cuando la marca objeto de la solicitud
anterior y la marca para la que se solicita el registro como marca comunitaria
sea la misma y los productos o servicios de ambas solicitudes sean idénticos, o
los productos o servicios de la solicitud comunitaria estén comprendidos en los
de la solicitud anterior, y el titular sea el mismo en ambos casos. Si la solicitud
propiamente dicha o el derecho de prioridad se han cedido al solicitante de la
marca comunitaria, se considerará que el titular es el mismo. El examinador no
planteará objeción salvo en caso de clara divergencia sobre alguno de estos
aspectos. La prioridad sólo puede ser reconocida si la solicitud de marca
comunitaria ha sido presentada dentro del plazo de seis meses a partir de la
presentación de la solicitud o solicitudes anteriores.
Si la reivindicación de prioridad no satisface estos requisitos, se invitará al
solicitante a subsanar las irregularidades o a presentar sus observaciones en
un plazo de dos meses. Si no se subsanan tales irregularidades, el examinador
informará al solicitante de la pérdida del derecho de prioridad (regla 9, apartado
6 del REMC) y de la posibilidad de solicitar a la Oficina que adopte una
resolución relativa a la pérdida de derechos con arreglo a la regla 54 del
REMC. Si el examinador no formula ninguna objeción, la reivindicación de
prioridad se hará constar en el expediente.
Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina, Parte B
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Examen
Para poder gozar de un derecho de prioridad, la primera solicitud deberá
haberse presentado en un Estado parte en el Convenio de París o en el
Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio.
Por otra parte, la regla 101 del REMC establece que «el Presidente de la
Oficina solicitará a la Comisión que investigue si un Estado que no sea parte
en el Convenio de París o en el Acuerdo por el que se establece la
Organización Mundial del Comercio concede un trato de reciprocidad en el
sentido contemplado en el artículo 29, apartado 5, del Reglamento». Por el
momento, se han publicado tres Comunicaciones sobre los resultados de una
búsqueda de reciprocidad en el Diario Oficial de la Oficina para Taiwán (DO
2/1999, aceptada), Andorra (DO 3/2000, aceptada) y las Islas Caimán (DO
9/2001, denegada para el derecho de prioridad).
Desde la entrada en vigor del Reglamento (CE) nº 1041/2005 de la Comisión,
de 29 de junio de 2005, que modifica el Reglamento (CE) nº 2868/95 por el
que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) nº 40/94 del
Consejo sobre la marca comunitaria, las declaraciones de reciprocidad con
arreglo a la regla 101 del REMC se limitan a los casos de prioridad en el
sentido del artículo 29 del RMC (solían incluir también el artículo 5 relativo a
los «titulares de marcas comunitarias»).
Los Estados y otras entidades mencionados seguidamente no son miembros
de ninguno de los convenios pertinentes ni han sido objeto de una
declaración de reciprocidad. Por consiguiente, las reivindicaciones de
prioridad basadas en la presentación de solicitudes en estos países serán
denegadas.
Estados independientes (no miembros del
Convenio de París, OMC o sin acuerdo de
reciprocidad):
Otras entidades (no miembros del
Convenio de París, OMC o sin
acuerdo de reciprocidad):
Afganistán (AF)
Samoa Americana (AS)
Anguila (AI)
Aruba (AW)
Bermudas (BM)
Cabo Verde (CV)
Islas Caimán (KY)
Islas Cook (CK)
Eritrea (ER)
Etiopía (ET)
Islas Malvinas (FK)
Guernsey (islas del Canal) (GC)
Isla de Man (IM)
Jersey (islas del Canal) (JE)
Kiribati (KI)
Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina, Parte B
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Examen
Islas Marshall (MH)
Micronesia (Estados Federados de Micronesia)
(FM)
Montserrat (MS)
Nauru (NR)
Palaos (PW)
Islas Pitcairn (PN)
Santa Elena (SH)
Somalia (SO)
Islas Turcas y Caicos (TC)
Tuvalu (TV)
Vanuatu (Nuevas Hébridas) (VU)
Islas Vírgenes Británicas (VG)
Samoa Occidental (WS)
4.2. Prioridad de exposición (artículo 33 del RMC)
Si el solicitante desease reivindicar la prioridad de exposición con posterioridad
a la presentación de la solicitud, dispondrá de un plazo de dos meses a partir
de la fecha de presentación para aportar la declaración de prioridad en la que
conste el nombre de la exposición y la fecha en que los productos o servicios
fueron divulgados por primera vez. Dentro del plazo de tres meses a partir de la
fecha de recepción de la declaración de prioridad, el solicitante deberá remitir a
la Oficina un certificado expedido en el curso de la exposición por la autoridad
responsable. En dicho certificado deberá constar que la marca fue utilizada
efectivamente para los productos o servicios correspondientes, mencionar el
día de apertura de la exposición, así como la fecha de la primera utilización
pública de la marca, en el supuesto de que el primer día de utilización pública
no coincida con el día de inauguración de la exposición. El certificado deberá ir
acompañado de una identificación de la utilización efectiva de la marca,
debidamente certificada por la autoridad anteriormente mencionada.
Sólo podrá concederse el derecho de prioridad cuando la solicitud se presente
en un plazo de seis meses a partir de la primera presentación en una
exposición reconocida a tal efecto, es decir, una exposición universal a efectos
de lo dispuesto en el Convenio de 22 de noviembre de 1928. Tales
exposiciones son muy infrecuentes (véase la Comunicación nº 1/03 del
Presidente de la Oficina, DO OAMI 2003, p. 880); el artículo 33 no protege la
divulgación en otras exposiciones nacionales.
5.
ANTIGÜEDAD
5.1. En caso de que el solicitante reivindique en su solicitud la antigüedad de
una o varias marcas registradas anteriores, deberá, en principio, presentar una
copia del registro o registros correspondientes dentro del plazo de tres meses a
partir de la fecha de presentación.
Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina, Parte B
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Examen
5.2. Si se reivindica la antigüedad con posterioridad a la presentación de la
solicitud, la declaración deberá presentarse dentro del plazo de dos meses
contados a partir de la fecha de presentación. En la declaración deberá
indicarse el Estado o Estados miembros de la Comunidad en los que o para los
que se reivindique la antigüedad, la fecha a partir de la cual el registro (o
registros) en cuestión produjo sus efectos, el número del registro y los
productos o servicios para los que esté registrada la marca y respecto de los
cuales se reivindica la antigüedad, y se deberá acompañar de una copia del
registro pertinente.
5.3. Con arreglo a la Decisión nº EX-05-5 de 1 de junio de 2005, no se exigirá
al solicitante que presente copia del registro si la Oficina puede acceder a la
información necesaria en el sitio de Internet de la correspondiente oficina
nacional. Si no se presenta copia del registro, el examinador buscará la
información en el correspondiente sitio de Internet y sólo en caso de que no
pueda acceder a la misma solicitará su presentación. Con arreglo al artículo 3
de la Decisión nº EX-03-5, la copia del registro correspondiente deberá consistir
en una copia (basta con una simple fotocopia) del certificado de registro o del
certificado de renovación o extracto del registro, o un extracto de la edición del
boletín o diario oficial publicado por la oficina nacional competente, o bien un
extracto o impresión de una base de datos.
5.4. La marca deberá estar registrada con anterioridad a la reivindicación de
antigüedad en un Estado miembro de la Comunidad, incluido un registro
Benelux y un registro internacional en virtud del Acuerdo o el Protocolo de
Madrid, con efecto en un Estado miembro. Una reivindicación de antigüedad
válida requiere una triple identidad, a saber: la marca registrada deberá ser la
misma que la marca comunitaria solicitada; los productos y servicios de la
solicitud de marca comunitaria deberán ser idénticos o estar comprendidos en
aquéllos para los que se registró la marca; y el titular deberá ser el mismo. El
examinador formulará una objeción únicamente si no existe identidad entre las
marcas. Véase la Comunicación nº 2/00 del Presidente de la Oficina, de 25 de
febrero de 2000.
5.5. “Las marcas denominativas” serán examinadas, en general, sin atender al
carácter tipográfico con el que estén registradas. Al analizar si las marcas
denominativas son idénticas, el examinador no formulará objeciones al
reconocimiento de la antigüedad si, por ejemplo, una marca se presenta en
mayúsculas y la otra en minúsculas. La adición o la supresión de una letra de
una marca denominativa es suficiente motivo para no considerar idénticas las
marcas. Por lo que respecta a las marcas figurativas, el examinador formulará
objeciones si existe alguna diferencia evidente en la apariencia de las marcas.
5.6. Las sociedades filiales o asociadas del solicitante no se consideran el
mismo titular que el solicitante.
5.7. Los solicitantes pueden reivindicar la antigüedad para parte de los
productos y servicios comprendidos en la solicitud de marca comunitaria o para
parte de los productos y servicios del registro o registros anteriores. La
Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina, Parte B
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Examen
reivindicación de antigüedad será válida en la medida en que exista un
solapamiento entre los productos y servicios designados en la solicitud y los del
registro en los que aquélla se fundamenta. El solicitante no estará obligado a
especificar tales productos y servicios, sino que podrá limitarse a reivindicar
«antigüedad para todos los productos que se encuentren en la marca anterior
en la medida en que se encuentren también en la solicitud» (reivindicación de
antigüedad genérica).
5.8. El examen de la reivindicación de antigüedad se limitará a los requisitos
formales y, en lo que se refiere al requisito de la triple identidad, a la identidad
de las marcas. Si la reivindicación de antigüedad no cumple tales requisitos
formales o si existe falta de identidad entre las marcas, se enviará una
notificación en la que se invitará a subsanar la irregularidad o a presentar
observaciones en un plazo de dos meses. Si no se subsanan tales
irregularidades, el examinador informará al solicitante de la pérdida del derecho
de antigüedad (regla 9, apartado 7 del REMC) y de la posibilidad de solicitar a
la Oficina que adopte una resolución relativa a la pérdida de derechos (con
arreglo a la regla 54 del REMC). Una vez subsanadas las irregularidades, el
examinador aceptará la reivindicación de antigüedad y se la comunicará al
servicio central de la propiedad industrial del Estado miembro correspondiente
(regla 8, apartado 3 del REMC).
6.
BÚSQUEDA
6.1. Las solicitudes a las que se haya asignado una fecha de presentación y
hayan sido debidamente clasificadas se remitirán a las oficinas nacionales que
hayan comunicado su participación en el sistema de búsqueda.
En el caso de las solicitudes presentadas el 10 de marzo de 2008 o con
posterioridad (o, tratándose de registros internacionales, en el caso de las
solicitudes recibidas por la OAMI de la OMPI con posterioridad a esa fecha),
se aplicarán los siguientes criterios:
- Se elaborarán informes de búsqueda comunitaria en todos los casos, pero
únicamente se prepararán informes de búsqueda nacionales a petición
expresa del solicitante.
- Para que la solicitud de búsquedas nacionales sea válida debe pagarse una
tasa específica por cada oficina nacional participante (16 en marzo de 20081).
La tasa opcional de búsqueda ascenderá a 192 euros, cantidad resultante de
multiplicar por 12 euros las 16 oficinas nacionales que participan en el
sistema de búsqueda opcional.
- Los informes de búsqueda nacionales serán redactados por las oficinas que
hayan decidido participar en el nuevo sistema. El plazo de que disponen las
oficinas para elaborar los informes se reduce de tres a dos meses.
1
Austria, Bulgaria, Dinamarca, Eslovaquia, España, Finlandia, Grecia, Hungría, Irlanda, Lituania, Polonia, Portugal,
Reino Unido, República Checa, Rumanía y Suecia.
Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina, Parte B
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Examen
- La presentación de una solicitud de informes de búsqueda nacionales
significa que todas las oficinas nacionales participantes realizarán la
búsqueda y recibirán el pago correspondiente (es decir, se aplica la política
del «todo o nada», de forma que el solicitante no podrá escoger para la
búsqueda sólo algunos países participantes y excluir a otros).
- El formato de los informes de búsqueda está armonizado.
- Los informes de búsqueda nacionales deben cumplir la regla 5 bis del
Reglamento (CE) de la Comisión nº 2868/952 e incluir, como mínimo, la
siguiente información:
a) el nombre de la oficina nacional que ha realizado la búsqueda;
b) el número de las solicitudes o registros de las marcas mencionadas
en el informe de búsqueda;
c) la fecha de solicitud y, cuando proceda, la fecha de prioridad de las
solicitudes o registros de las marcas mencionadas en el informe de
búsqueda;
d) la fecha de registro de las marcas mencionadas en el informe de
búsqueda; marcas mencionadas en el informe de búsqueda;
f) una representación de las marcas solicitadas o registradas
mencionadas en el informe de búsqueda;
g) una indicación de las clases, según la Clasificación de Niza, para las
cuales se han solicitado o registrado marcas nacionales anteriores o de
los productos y servicios para los cuales se han solicitado o registrado
las marcas mencionadas en el informe de búsqueda.
Solicitud de marca comunitaria
- La solicitud sólo podrá hacerse al mismo tiempo que se presenta la solicitud
de la marca. El formulario de solicitud oficial de la OAMI y los formularios de
presentación electrónica (efiling) se modificarán para incluir esta opción.
- El plazo límite para el pago es el mismo establecido para el pago de la tasa
de base, a saber, un mes a partir de la fecha de presentación a la OAMI. En
caso de retraso u omisión en el pago de la tasa de búsqueda, se considerará
no presentada la solicitud de búsquedas nacionales y sólo se elaborará el
informe de búsqueda comunitaria.
- El pago podrá realizarse por cualquier medio aceptado por la OAMI para las
solicitudes de marca comunitaria (en la actualidad, transferencia bancaria,
cuenta corriente o pago electrónico).
6.2. Respecto de cada solicitud, se llevará a cabo una búsqueda comunitaria
de i) solicitudes de marca comunitaria con fechas de presentación o de
prioridad anteriores a las de la solicitud en cuestión y ii) marcas comunitarias ya
registradas. Con la búsqueda se pretende identificar marcas anteriores
presentadas para la misma clase o clases que la Oficina considera conexas.
6.3. El informe de búsqueda comunitario se remitirá al solicitante mediante
una carta-tipo junto con los informes de búsqueda recibidos de las oficinas
2
Modificado por el Reglamento (CE) de la Comisión nº 1041/2005.
Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina, Parte B
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Examen
nacionales. Al mismo tiempo, la Oficina remitirá una notificación a los titulares
de las marcas comunitarias anteriores citadas en el informe de búsqueda.
7.
MOTIVOS DE DENEGACIÓN ABSOLUTOS
7.1. Principios generales
7.1.1. Objeción motivada
Cuando un examinador considere que existen motivos de denegación
absolutos, formulará una objeción motivada en la que especificará todos los
motivos de denegación y redactará una motivación clara y específica para
cada uno de ellos de forma separada. Evitará las objeciones que no sean
sistemáticas, o las objeciones formuladas de forma gradual. Cada motivo de
denegación irá acompañado de su propia motivación. En muchas ocasiones,
algunos motivos de denegación, por ejemplo, la ausencia de carácter
distintivo o el carácter descriptivo [artículo 7, apartado 1, letras b) y c) del
RMC] se solapan, pero ni siquiera en esos casos deben mezclarse los
motivos sino que habrán de motivarse por separado. En particular, en el caso
de las marcas denominativas que tengan un significado semántico, el examen
abordará en primer lugar el artículo 7, apartado 1, letra c), y en un párrafo
aparte se deberá abordar el artículo 7, apartado 1, letra b), explicando de
forma inequívoca si la falta de carácter distintivo se deriva de consideraciones
idénticas o diferentes de las que llevan a considerar la marca como
descriptiva.
Para la denegación del registro de una marca comunitaria basta con que
exista uno de los motivos recogidos en el artículo 7 del RMC en sólo una
parte de la Comunidad. No obstante, se invita a los examinadores a enumerar
todos los motivos de denegación que sean razonablemente aplicables,
porque no es posible sustituir unos motivos de denegación por otros en una
fase posterior, a menos que se vuelva a oír al solicitante en relación con el
nuevo motivo de denegación; esto también se aplica a la fase de recurso e
incluso en el caso de que se sustituya el artículo 7, apartado 1, letra b), por el
artículo 7, apartado 1, letra c), del RMC o viceversa.
También puede ocurrir que las observaciones del solicitante o una limitación
(retirada parcial) de la lista de productos y servicios conduzcan a la aplicación
de otro motivo de denegación, pero en ese caso deberá concedérsele
nuevamente al solicitante la posibilidad de presentar sus observaciones al
respecto.
7.1.2. Diálogo con el solicitante
Al entablar el procedimiento de examen, el examinador debe procurar el
diálogo con el solicitante y evitar la confrontación.
Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina, Parte B
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Examen
En cualquier fase del procedimiento, el examinador debe considerar
cuidadosamente las observaciones presentadas por el solicitante y examinar,
de oficio, los nuevos hechos o alegaciones existentes que aboguen por la
aceptación de la marca, ya que la solicitud únicamente puede denegarse si
en el momento en que se adopta la resolución el examinador está convencido
de que la objeción está bien fundada. La Oficina expondrá todos los
argumentos a favor de la aceptación de la marca incluso ante el Tribunal de
Primera Instancia. Jurisprudencia de referencia: TPI, asunto T-379/03,
«Cloppenburg».
Si el solicitante no presenta observaciones, y en el supuesto de que el
examinador no haya encontrado, de oficio, razones que justifiquen la
modificación de su punto de vista, se denegará la solicitud mediante una
notificación reiterando el texto de la objeción, declarando que se deniega la
solicitud e indicando la posibilidad de recurso. No resulta adecuado limitar la
resolución final a una denegación «por la motivación expuesta en la
objeción».
Si el solicitante se opone a la motivación expuesta en la notificación original,
la notificación de la denegación debe empezar por reiterar la motivación
aportada inicialmente y, a continuación, responder a las alegaciones del
solicitante.
Cuando el examinador necesite invocar nuevos hechos o alegaciones que
sustenten una resolución de denegación, deberá ofrecerse al solicitante la
posibilidad de presentar sus observaciones al respecto antes de que se
adopte una resolución definitiva.
Si el solicitante intenta eludir las objeciones limitando la lista de productos y
servicios, puede ocurrir que esta limitación suscite un nuevo motivo de
denegación (por ejemplo, además de tener carácter descriptivo, la marca
induce al público a error), pero en tal caso debe formularse otra objeción para
conceder al solicitante la oportunidad de presentar sus observaciones sobre
todos los motivos de denegación considerados pertinentes.
Las limitaciones de la lista de productos y servicios sujetas a una condición,
por ejemplo, si el examinador acepta el resto de una lista de productos y
servicios, no serán válidas. No obstante, el solicitante podrá preguntar al
examinador si una lista modificada sería aceptable. En este caso, el
examinador tiene dos opciones: puede manifestar su disposición a aceptar la
lista modificada y, a tal fin, invitar al solicitante a formular oficialmente una
limitación, o bien puede denegar directamente la solicitud para los productos
y servicios restantes, en cuyo caso resultaría improbable que el solicitante
recurriese esta resolución.
En lo que se refiere a la prueba del carácter distintivo adquirido por la marca
(artículo 7, apartado 3 del RMC), el solicitante tendrá derecho a pedir, con
carácter subsidiario, el registro de la marca basándose en la prueba del
carácter distintivo adquirido. Si el examinador tuviese intención de aceptar la
Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina, Parte B
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Examen
marca sobre la base del artículo 7, apartado 3 del RMC, la denegación
deberá incluir al mismo tiempo una exposición de los motivos por los que el
registro de la marca está comprendida en el ámbito de aplicación del artículo
7, apartado 1 del RMC, así como información sobre la posibilidad de recurso.
El solicitante podrá entonces recurrir esta resolución con vistas a obtener el
registro sin mencionar que se basa en el carácter distintivo adquirido. Si el
examinador considera que procede denegar la solicitud, la notificación de
denegación deberá incluir una explicación de los motivos por los que el
registro de la marca entra dentro de alguno de los supuestos de denegación
recogidos en el artículo 7, apartado 1 del RMC (en la medida en que puedan
eludirse a través del carácter distintivo adquirido), y una explicación separada
de las razones por las que no se acepta la reivindicación de carácter distintivo
adquirido presentada por el solicitante.
7.1.3. Criterios europeos
El artículo 7, apartado 1 del RMC es una disposición europea y debe
interpretarse como una norma común europea. No sería correcto aplicar
diferentes normas relativas al carácter distintivo en función de las diversas
tradiciones nacionales o diferentes normas, más o menos estrictas, de
protección del orden público o las buenas costumbres dependiendo del país
de que se trate.
No obstante, el artículo 7, apartado 2 del RMC, especifica que se denegará el
registro incluso si los motivos de denegación sólo existen en una parte de la
Comunidad.
Ello significa que el hecho de que la marca sea descriptiva o carezca de
carácter distintivo, en una o varias lenguas oficiales de la Comunidad
Europea, independientemente del tamaño del correspondiente Estado
miembro o de su población, es suficiente para denegar el registro. Asimismo,
para denegar el registro de una marca que induce al público a error o es
contraria a las buenas costumbres basta con que el significado engañoso,
ofensivo o blasfemo de la palabra en cuestión se manifieste en una única
lengua oficial de la Comunidad Europea o responda a una situación concreta
existente en un Estado miembro (por ejemplo, un término blasfemo en
relación con una religión que existe en un solo Estado miembro).
Cuando la objeción no se funde en el significado semántico de una palabra, el
motivo de denegación se referirá habitualmente a la Comunidad en su
conjunto. No obstante, la percepción del signo por parte del público de
referencia, las prácticas comerciales o el uso o la pertinencia de los productos
y servicios reivindicados pueden variar en función del lugar de la Comunidad
Europea.
7.1.4. Criterios no pertinentes
A menudo los solicitantes presentan alegaciones que la jurisprudencia del TPI
o del TJCE ha declarado ya impertinentes, por lo que han de ser
Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina, Parte B
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Examen
desestimadas citando los correspondientes pasajes de las sentencias de que
se trata.
Término no utilizado
El hecho de que no pueda verificarse un uso descriptivo del término objeto de
solicitud es irrelevante. El examen de la aplicabilidad del artículo 7, apartado
1, letra c) del RMC reposa en presunciones (dando por supuesto que la
marca se utilizará para o en relación con los productos y servicios
reivindicados), ya que del texto de tal disposición se desprende claramente
que basta con que la marca «pueda servir» para designar características de
los productos y servicios .
Jurisprudencia de referencia: TJCE, asunto C-191/01, «Doublemint»,
apartado 33.
Ausencia de imperativo de disponibilidad
A menudo se alega que otros comerciantes no necesitan el término objeto de
solicitud, pueden utilizar indicaciones más directas o disponen de sinónimos
para describir las características respectivas de los productos. Todas estas
alegaciones deben ser desechadas por considerarse impertinentes.
Aunque subyace un interés público al artículo 7, apartado 1, letra c) del RMC,
consistente en que no se registren como marcas términos descriptivos a los
que deben tener acceso todos los competidores, la Oficina no tiene que
demostrar que existe una necesidad o interés concreto presentes o futuros
por parte de terceros en relación con el uso del término descriptivo objeto de
solicitud (no konkretes Freihaltebedürfnis). Jurisprudencia de referencia:
TJCE, asunto C-108/97, «Chiemsee», apartado 35; TJCE, asunto C-363/99,
«Postkantoor», apartado 61.
Monopolio de hecho
El hecho de que el solicitante sea o no el único operador que ofrece los
productos y servicios en relación con los cuales la marca resulta descriptiva
no es pertinente a efectos del artículo 7, apartado 1, letra c) del RMC. No
obstante, en este caso, será más factible que la marca pueda registrarse
sobre la base del carácter distintivo adquirido.
La existencia o no de sinónimos u otros modos, incluso más habituales, de
expresar el significado descriptivo de un signo, resulta irrelevante.
Jurisprudencia de referencia: TJCE, asunto C-265/00, «Biomild», apartado
42.
Término no «exclusivamente descriptivo»
Si un solicitante alega que el signo no es «exclusivamente descriptivo», debe
responderse que dicha interpretación del texto del artículo 7, apartado 1, letra
c) del RMC, es incorrecta. La palabra «exclusivamente» que contiene esta
Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina, Parte B
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Examen
disposición se refiere a los términos de los que se compone la marca y no al
significado descriptivo. Jurisprudencia de referencia: TJCE, asunto C-191/01,
«Doublemint», apartado 33.
Doble significado
El argumento frecuentemente aducido por los solicitantes según el cual los
términos objeto de la solicitud tienen más de un significado y uno de ellos no
es descriptivo en relación con los productos, debe ser desestimado: Para
denegar el registro con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c) del RMC,
basta con que al menos uno de los posibles significados del término sea
descriptivo. Cítese TJCE, asunto C-191/01, «Doublemint», apartado 32 y la
sentencia del TJCE, asunto C-363/99, «Postkantoor», apartado 97.
El hecho de que uno de los significados se aplique a un sector
completamente diferente es aún menos pertinente, (ya que el examen debe
efectuarse sobre los productos y servicios reivindicados), por ejemplo, en el
caso de las guitarras, el hecho de que el término inglés «Rockbass» designe
también una especie piscícola, o de que una marca se componga de varias
palabras y una de ellas tenga, en sí, diferentes significados, puesto que el
examen se debe centrar en la marca en su conjunto. Incluso en estos
supuestos, se deben citar los asuntos «Doublemint» y «Postkantoor» a
fortiori.
7.1.5. Alcance de las objeciones a los productos y servicios
Casi todos los motivos de denegación absolutos, y en particular los más
pertinentes, como la falta de carácter distintivo, el carácter descriptivo, el
carácter genérico y la posibilidad de inducir a error, se deben examinar en
relación con los productos y servicios que se reivindican.
En lo que respecta al carácter descriptivo, la objeción se aplica a los
productos y servicios para los que el término resulta directamente descriptivo,
así como a un término genérico que incluya varios términos y uno de ellos
describa las características de los productos y servicios. Por ejemplo,
«EUROHEALTH» se debe denegar para los «seguros» en su conjunto y no
sólo para los seguros sanitarios. Jurisprudencia que debe citarse: TPI, T359/99 «Eurohealth», apartado 33.
También surgen objeciones en el caso de los productos y servicios que están
directamente vinculados a aquéllos a los que se aplica el significado
descriptivo. Por añadidura, si el significado descriptivo se refiere a una
actividad compleja que lleve aparejado el uso de diferentes productos o
servicios mencionados de forma separada en la descripción, la objeción se
refiere a todos ellos. Jurisprudencia de referencia: TPI, asunto T-355/00,
«Tele Aid», para una serie de productos y servicios relativos o aplicados a la
oferta de asistencia a distancia a los conductores de vehículos.
Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina, Parte B
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Examen
Es posible reivindicar productos y servicios denominados auxiliares cuyo uso
es complementario al de los productos o servicios principales. El papel con el
que se embalan los productos o las instrucciones de uso o la publicidad de
los productos, así como los servicios de reparación conexos, constituyen un
ejemplo típico de lo que se acaba de exponer. Por otra parte, este tipo de
productos o servicios comparten la objeción basada en la falta de carácter
distintivo o el carácter descriptivo, a menos que la lista de productos y
servicios no contenga tales productos o servicios auxiliares.
7.1.6. Plazo para formular una objeción
Se ha señalado que las objeciones deben formularse lo más pronto y
detalladamente posible. Sin embargo, en determinados casos poco
frecuentes, la Oficina deberá proceder a la reapertura del procedimiento de
examen cuando resulte evidente que la aceptación de la marca constituiría un
error. Esto puede ocurrir en cualquier momento antes del registro, incluso tras
la publicación, Puede darse como resultado de las observaciones
presentadas por terceros (artículo 41 del RMC) o incluso de oficio. Por
ejemplo, si una solicitud se deniega mediante resolución definitiva, puede
acordarse la reapertura del examen de una solicitud similar a la que resulten
aplicables las mismas consideraciones. Jurisprudencia de referencia: T289/02, «Telepharmacy Solutions».
7.2. Relación entre los diferentes motivos de denegación
La objeción y, en su caso, la denegación incluirán todos los motivos de
denegación pertinentes. Cada motivo de denegación será objeto de una
motivación separada. Cada uno de estos motivos de denegación debe
tratarse en epígrafes separados, para evitar confusión sobre si la denegación
del registro se basa en el artículo 7, apartado 1, letra b), o en el artículo 7,
apartado 1, letra c) del RMC, o en ambos. En particular, debe evitarse la
inclusión fragmentaria y asistemática de los diferentes motivos de denegación
durante el proceso de examen. No obstante, si el solicitante modifica la marca
y como consecuencia resulta aplicable otro motivo de denegación, debe
plantearse. Ejemplo: si el solicitante limita la lista de productos y servicios de
modo que la marca resulta engañosa.
Del mismo modo, en caso de que una solicitud haya sido objeto de una
resolución de las Salas de Recurso o, en su caso, del Tribunal de Primera
Instancia, y el asunto se remita de nuevo al examinador para que prosiga el
procedimiento, el examen deberá limitarse a los motivos de denegación ya
abordados, aunque, en sentido estricto, el efecto de «cosa juzgada» de la
sentencia del Tribunal resulte limitado. Motivo: economía procesal y
necesidad de cumplir una sentencia del Tribunal.
Si se plantean diferentes motivos de denegación, el solicitante deberá
superarlos todos. Por motivos de economía procesal, la resolución puede
basarse en el motivo de denegación que no ha sido superado de forma
definitiva, ya que basta con un único motivo para denegar la solicitud.
Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina, Parte B
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Examen
Jurisprudencia de referencia: TJCE, asunto C-104/00 P, «Companyline»,
apartado 28.
Si la marca es descriptiva, ésta deberá ser la primera cuestión que se aborde
en la objeción y en cualquier posible denegación.
Si el significado descriptivo es inmediatamente perceptible para el público
destinatario, la marca también carece de carácter distintivo. Un término que
transmite un mensaje puramente informativo acerca de los productos o
servicios en cuestión no es apto para distinguir su origen comercial.
En tales casos, procede afirmar que, por las mismas razones, la marca
carece de carácter distintivo. Jurisprudencia de referencia: TJCE, asunto C363/99, «Postkantoor», apartado 86.
Si, en un caso como este, no se estima el significado descriptivo, o no se
estima en relación con la totalidad de los productos y servicios, lógicamente
la marca también debe aceptarse con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b)
del RMC.
Los apartados siguientes de estas directrices abordan, en primer lugar, el
carácter descriptivo (en lo que respecta a las marcas denominativas, ya se
trate de un único término o de una combinación de términos descriptivos), en
segundo lugar las combinaciones de términos descriptivos con términos no
descriptivos, pero no distintivos o con elementos figurativos no distintivos, y
en tercer lugar, las marcas carentes de carácter distintivo (marcas
denominativas, incluidos los eslóganes y los términos laudatorios, los
elementos figurativos y otros tipos de marcas).
7.3. Carácter descriptivo (artículo 7, apartado 1, letra c), del RMC)
7.3.1. Categorías
Las marcas descriptivas son aquéllas que se limitan a ofrecer información
acerca de los productos y servicios en cuestión. En este sentido, tales marcas
deben consistir exclusivamente en elementos descriptivos. La presencia de
otros elementos no descriptivos en las marcas las excluye del ámbito de
aplicación del artículo 7, apartado 1, letra c) del RMC.
La base de referencia es el significado corriente de la palabra de que se
trata.
Tal significado podrá corroborarse con ayuda de diccionarios, ejemplos de
uso descriptivo del término en sitios de Internet, o deducirse claramente del
significado común del término. En este sentido, para denegar el registro de
la marca el examinador no deberá demostrar que la palabra como tal se
encuentra en los diccionarios. En concreto, los diccionarios no recogen todas
las posibles combinaciones relativas a un término compuesto. Lo importante
es el significado normal y corriente. Asimismo, los términos que se utilizan en
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Examen
el ámbito de una terminología especializada para designar las características
pertinentes de los productos y servicios se considerarán descriptivos. En tales
casos, no es necesario probar que el significado del término resulta
inmediatamente perceptible por los consumidores destinatarios de los
productos y servicios, ya que basta con que el término se utilice o se
pretenda utilizar de forma descriptiva. Motivo: el valor informativo de los
términos no queda atenuado por el hecho de que las personas sin
conocimientos específicos del ámbito en el que deba surtir efecto la
información no los comprendan o no puedan situarlos en el contexto
adecuado.
Una segunda categoría de términos descriptivos son los que consisten en
abreviaturas. Para denegar el registro de tales términos no sólo es necesario
que el examinador demuestre que la abreviatura es una composición de
términos que en sí mismos son meramente descriptivos, sino que debe
probar que tal abreviatura es de uso común o, al menos, es comprendida por
los especialistas en los ámbitos en cuestión como una abreviatura que
identifica los productos en virtud de sus características, y no se trata de una
abreviatura que utiliza uno o dos comerciantes para designar sus productos.
En este grupo de casos, si la abreviatura es generalmente aceptada en el
ámbito correspondiente, no es necesario demostrar que resulta comprensible
para el consumidor final. Ejemplo: El término «LITT» es descriptivo para
determinados aparatos médicos, ya que se utiliza en la literatura médica
como abreviatura de la expresión inglesa laser-induced thermo therapy
(«termoterapia inducida por láser») (División de Anulación, C 573).
Una tercera categoría de términos descriptivos es la integrada por aquéllos
que, por así decirlo, son descriptivos por ley, ya que su naturaleza
descriptiva se ha especificado en la legislación comunitaria u otro instrumento
jurídico que sea vinculante o que la Oficina deba tomar en consideración. Ello
se aplica a todas las indicaciones geográficas registradas, así como a los
nombres genéricos internacionales. Bajo este epígrafe, se denegarán las
solicitudes que se refieran a las indicaciones geográficas registradas, ya sea
con arreglo al Reglamento (CE) nº 510/06 del Consejo, los reglamentos en
materia de vino y bebidas espirituosas, o con arreglo a acuerdos bilaterales
de la CE con terceros países como Australia, Sudáfrica y Chile. Algunas de
ellas no se refieren específicamente a regiones o ciudades existentes, pero
se han declarado indicaciones geográficas con arreglo a la legislación en
vigor. Ejemplos: «vinho verde», «cava». Por otra parte, los nombres
genéricos internacionales entran dentro de esta categoría, ya que cuentan
con la protección de la Organización Mundial de la Salud para identificar
sustancias medicinales a través de términos únicos internacionalmente
aceptados.
El interés público que subyace al artículo 7, apartado 1, letra c) del RMC,
consiste en no crear derechos exclusivos sobre términos meramente
descriptivos cuya utilización también podrían desear otros comerciantes, así
como en el interés del público de que los términos que poseen un valor
meramente informativo no se reserven a un único comerciante (aunque
Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina, Parte B
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Examen
siempre existiría la posibilidad de obtener el registro si se prueba el carácter
distintivo adquirido). No obstante, no es necesario que el examinador
demuestre que los competidores del solicitante ya utilizan el término de
manera descriptiva. Tampoco se exige al examinador que demuestre que, en
el futuro, los terceros podrían albergar un interés específico en el uso
descriptivo del término.. En este sentido, la sentencia del TJCE en el asunto
C-108/97
«Chiemsee»
rechaza
expresamente
el
denominado
Freihaltebedürfnis o imperativo de disponibilidad. La consecuencia de lo
anterior es que si una palabra es descriptiva en su significado común y
corriente, no se podrá superar este motivo de denegación demostrando que
el solicitante es la única persona que produce o es capaz de producir los
productos en cuestión. Por ejemplo, si una marca de cerveza consiste
exclusivamente en el nombre de la ciudad en la que se fabrica y si el público
conoce el nombre de la ciudad como el nombre de un lugar, el hecho de que
el solicitante de la marca sea el único productor en esa ciudad, y de que
resulte improbable que otros competidores se instalen en tal ciudad porque
en muchos decenios no lo ha hecho nadie, resulta irrelevante. En este
sentido, no es adecuado hacer depender los criterios de apreciación del
carácter descriptivo del número de competidores que podrían resultar
afectados (en el sentido de que «cuantos menos competidores haya, más
descriptiva debe ser la marca para poder ser denegada»).
Se pueden mencionar las siguientes subcategorías del artículo 7, apartado
1, letra c) del RMC:
Especie de los productos:
- Los propios productos o servicios, es decir, su tipo o su naturaleza. También
se los denomina términos genéricos. Ejemplos: «Banco» para servicios
financieros, «Universaltelefonbuch» para guías telefónicas internacionales.
Calidad:
- Incluye tanto términos laudatorios, que se refieren a una calidad superior de
los correspondientes productos, como a la calidad intrínseca de los mismos.
Abarca términos como «light», «extra», «fresh» (fesco) o «hyper light» para
productos de muy bajo contenido en calorías o del correspondiente
ingrediente (R 1215/00-3).
Cantidad:
- Incluye indicaciones sobre la cantidad en la que se venden normalmente los
productos, como «caja de seis» para la cerveza, «un litro» para las bebidas
«100» (gramos) para las barras de chocolate, «2000» en referencia a la
potencia del motor de los vehículos, etc. Sólo cuentan las medidas de
cantidad que tengan alguna relevancia comercial, y no todas las
hipotéticamente posibles.
Destino:
- El destino puede ser el modo, el medio de aplicación o la función a la que se
destina un producto o servicio. También se refiere al objeto de utilización.
Este motivo de objeción a menudo es pasado por alto y, concretamente, es
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Examen
incorrecto reducir el artículo 7, apartado 1, letra c) del RMC, a indicaciones
genéricas como la naturaleza de los productos y servicios en sí. Se rechazará
por este motivo: «Inhale» (inhalar) para los medicamentos que se inhalan (R
6/00-2) o «Therapy» (terapia) para los instrumentos de masaje (R 144/99-3).
Esta objeción también se aplica a los accesorios: Un término que describe el
tipo de productos también describe el destino que se da a los accesorios
relacionados con tales productos. Por consiguiente, «New Born Baby»
(Recién nacido) suscita una objeción para los accesorios de las muñecas y
«Rockbass» (bajo de rock) para los accesorios de las guitarras de rock (TPI,
T-315/03).
Valor:
- Abarca tanto el precio (elevado o reducido) como el valor en términos de
calidad. Por consiguiente, incluye no sólo expresiones como «extra» o «top»
sino también expresiones como «barato» o «more for your money» (más por
su dinero). También se refiere a las expresiones que indican, en el lenguaje
común, productos de calidad superior, como «premium».
Origen geográfico:
- Véase el apartado 7.6.5 infra.
Época de producción de los productos o de la prestación de los servicios:
- Abarca expresiones relativas a la época en que se prestan los servicios,
tanto expresamente («noticias de la tarde» o «24 horas») como de forma
habitual (24/7). También incluye el momento en que se producen los
productos, si ello reviste alguna importancia para los mismos (como
«vendimia tardía» para el vino). Para el vino, la cifra «1998» indicaría la
cosecha y, por consiguiente, sería pertinente, pero no para el chocolate.
Otras características de los productos
Esta subcategoría también debe interpretarse en el sentido de que cubre
otras características de los servicios e indica simplemente que la lista anterior
de subcategorías con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c) del RMC, se
ofrece únicamente a modo de ejemplo. Cualquier característica relativa a los
productos y servicios debe conducir a la denegación del registro con arreglo
al artículo 7, apartado 1, letra c) del RMC.
Ejemplos de «otras características»:
el tema: «Elektronika» para las ferias y exposiciones (TPI T-32/00);
la indicación del consumidor final: «children» (niños) o «ellos» (TPI T219/00) para las prendas de vestir.
Lo anterior también incluye las características técnicas de los productos no
comprendidas en las subcategorías anteriores, por ejemplo «Trustedlink»
para los productos y servicios del sector informático, que tienen por objeto
garantizar la seguridad (trusted) de un enlace (link) (TPI, T-345/99).
Categorías de marcas
7.3.2. Una palabra
Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina, Parte B
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Examen
Con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c) del RMC, se denegará el registro
de los términos descriptivos. Los términos descriptivos son aquéllos que
están compuestos por signos o por indicaciones «que puedan servir, en el
comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor,
la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la
prestación del servicio, u otras características del producto o del servicio».
Los términos descriptivos transmiten una información objetiva sobre las
características de los productos y servicios para distinguirlos por su
naturaleza (más que por su origen comercial) de otros productos y servicios
iguales o similares y hacer que el consumidor los elija por la calidad, función,
tipo u otras características inherentes a los productos y servicios, en lugar de
elegirlos por su origen comercial. Por este motivo, los términos descriptivos
no pueden desempeñar la función de una marca. Por la misma razón, el
motivo de denegación se aplica independientemente de si el término en
cuestión ya es utilizado por otros competidores de modo descriptivo en
relación con sus respectivos productos y servicios.
El término no tiene que ser la definición precisa y exacta de una característica
concreta de los productos. Para denegar el registro con arreglo al artículo 7,
apartado 1, letra c) del RMC, basta con que exista una relación lo
suficientemente directa y concreta entre el término y los productos y servicios.
Jurisprudencia de referencia: TPI, asunto T-106/00, «Streamserve», apartado
40; TPI, asunto T-173/03, «Nurseryroom», apartado 20.
El artículo 7, apartado 1, letra c) del RMC, incluye las definiciones científicas
de las características de los productos y servicios, pero no se limita a ellas.
También se denegará el registro de los términos que no son científicamente
correctos pero que, desde el punto de vista del público de que se trate, tienen
un significado meramente informativo. Tanto las marcas como los mensajes
descriptivos son normalmente breves y fáciles de comprender. Los
consumidores no suelen analizar detalladamente las indicaciones que se les
ofrecen sobre los productos y ello también es válido en el caso de las
indicaciones descriptivas.
En particular:
La marca es descriptiva si, tanto para el público en general (si los productos
se dirigen a este último) como para un público especializado
(independientemente del hecho de que los productos también se dirijan al
público en general), la marca tiene un significado descriptivo. Por
consiguiente, se deniega la solicitud de registro a:
- «SnTEM» para los productos de estaño (Sn) templado (en inglés tempered
tin) (TPI, T-367/02);
- «Cupuaçu» para los productos alimentarios que contienen esta fruta
amazónica (copoazú) (División de Anulación, 764 C).
Por otra parte, también los términos que describen características deseables
de los productos y servicios son descriptivos. Ejemplos:
- Extra (denegada: XTRA, R 20/97-3, DO OAMI 1998, p. 1044);
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Examen
- TOP (R 314/99-1, DO OAMI 2003, p. 282);
- PRIMA (R 83/99-2, DO OAMI 2000, p. 1346);
- LITE (T-79/00).
Tales términos se excluyen del registro para casi todos los productos y
servicios. No obstante, es importante distinguir los términos laudatorios en el
sentido en que describen, aunque de forma general, características
deseables de los productos y servicios, como ser baratos, prácticos, de
elevada calidad, etc., que están excluidos del registro, de los términos
laudatorios en un sentido más amplio, que no se refieren específicamente a
los productos y servicios en cuestión, sino a connotaciones positivas vagas o
al comprador o al productor de los productos.
No son descriptivas:
- BRAVO (véase C-517/99, «BRAVO») (¿Quién dice «BRAVO» a quién?
¿Quién elogia qué?);
- «Best Partner» (R 278/00-1); en este sentido, no debe seguirse el
planteamiento de: T-360/00, «ULTRA PLUS».
La relación entre la marca y el significado descriptivo debe ser concreta,
directa e inmediata (Jurisprudencia de referencia: TPI, T-345/99,
«Trustedlink», apartado 35). Por otra parte, debe existir una relación lo
suficientemente estrecha entre los productos y servicios y la marca
(Jurisprudencia de referencia: TPI, T-219/00, «Ellos», apartado 35).
Por otra parte, el artículo 7, apartado 1, letra c) del RMC, no se aplica a los
términos que únicamente resultan sugerentes de o alusivos a determinadas
características de los productos. A veces éstos se consideran referencias
vagas o indirectas a los productos (Jurisprudencia de referencia: TPI, T135/99, «Cine Action», apartado 29).
La línea divisoria es difícil de trazar. Los términos sugerentes son los que
sugieren ciertas características de los productos sin describirlos, pero se
debe tomar en consideración el hecho de que la existencia de una relación lo
suficientemente directa entre la marca y los productos basta para aplicar el
artículo 7, apartado 1, letra c) del RMC. Un término sugerente y susceptible
de registro sería, por ejemplo, «Tee campaign», que sugeriría la existencia
de una campaña publicitaria del té. Los términos alusivos se pueden calificar
de juegos de palabras. Por ejemplo «It is only lunch» (Quedamos sólo para
almorzar) resulta alusivo para las agencias matrimoniales, ya que es lo
contrario de lo que los clientes esperan.
En lo que respecta a las referencias de base:
- idiomáticas o
- contenidas en diccionarios,
se aplican los principios que siguen:
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Examen
Se denegará la marca si ésta es descriptiva en cualquiera de las lenguas
oficiales de la Comunidad Europea, independientemente del tamaño de la
población del país en cuestión (véase especialmente el artículo 7, apartado 2
del RMC, y la sentencia del TPI, asunto T-91/99, vocablo «Options»). La
objeción debe explicar de forma inequívoca a qué lengua o lenguas se
refiere, qué hace aplicable el motivo de denegación al menos a los Estados
miembros en los que ésta lengua sea la lengua oficial o una de las lenguas
oficiales, y excluye la aceptación de la solicitud de transformación en relación
con el Estado miembro o Estados miembros en cuestión (véase la regla 45,
apartado 4 del RMC).
Una búsqueda en Internet también es un medio de prueba válido del
significado descriptivo, especialmente en el caso de neologismos o términos
de jerga, pero se deben valorar cuidadosamente las pruebas sobre si la
palabra se usa realmente de forma descriptiva, ya que a menudo la diferencia
entre el uso descriptivo y el uso de la marca en Internet resulta vaga e
Internet contiene una enorme cantidad de información que carece de
estructura y no está contrastada.
7.3.3. Dos palabras
Del mismo modo que para denegar el registro de una marca no resulta
necesario demostrar que ésta aparece en un diccionario o que se usa
realmente de manera descriptiva, también se debe denegar el registro de la
marca con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c) del RMC, si está formada
por dos términos descriptivos, aunque no se pueda demostrar que se han
utilizado juntos, siempre que se unan en una estructura gramaticalmente
correcta y que tengan un significado que se perciba como descriptivo. Esto es
de aplicación en el caso de dos términos que crean un nuevo significado
descriptivo o refuerzan su significado descriptivo de forma recíproca.
Se aplicará la siguiente prueba: Por regla general, la mera combinación de
elementos descriptivos de las características de los productos o servicios es a
su vez descriptiva de dichas características. El mero hecho de unir tales
elementos sin introducir ninguna modificación inusual, en particular de tipo
sintáctico o semántico, sólo puede dar como resultado una marca descriptiva.
Una marca constituida por un neologismo compuesto de elementos
individualmente descriptivos de características de los productos o servicios
para los que se solicita el registro es a su vez descriptiva de dichas
características, salvo si, debido al carácter inusual de la combinación en
relación con dichos productos o servicios, el neologismo crea una impresión
suficientemente distante de la producida por la mera unión de las
indicaciones suministradas por los elementos que lo componen, de forma que
prevalezca sobre la suma de dichos elementos. Jurisprudencia de referencia:
TJCE, asunto C-265/00, «Biomild», apartados 39 a 43.
En el ejemplo «Biomild», se deniega el registro de la marca referida a un
yogur suave (mild) y biológico. Con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c),
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Examen
se denegará el registro de términos como: «Companyline», «Trustedlink»,
«CineComedy», «Teleaid», «Quickgripp», «Twist and Pour».
Los conceptos «carácter inusual de la combinación», «impresión
suficientemente distante» y «de forma que prevalezca sobre la suma de
dichos elementos» han de interpretarse en el sentido de que el artículo 7,
apartado 1, letra c) del RMC, no es de aplicación cuando los dos elementos
descriptivos se combinan de forma imaginativa.
El uso gramaticalmente correcto de sustantivos y adjetivos no es decisivo
para comprobar si existe una yuxtaposición sintácticamente inusual. Así, se
debe examinar si el significado de una combinación de palabras cambia si se
invierte el orden. Por ejemplo, «Vacations direct» (no registrable, R 33/00-3)
es equivalente a «Direct vacations», y «Cine Action» equivale a «Action
Cine», mientras que «BestPartner», no es lo mismo que «PartnerBest» y el
significado del término alemán «Sportschule» es diferente del de
«Schulsport».
Las combinaciones compuestas por dos palabras de dos lenguas diferentes
son registrables, siempre, no obstante, que el uso del otro término en ambas
lenguas resulte inusual. Registrable: «Pan Spezialitäten» (División de
Anulación, 507 C).
La repetición de un mensaje descriptivo sigue siendo descriptiva. Por
ejemplo, «Pure digital» se denegará para radios (digitales),
independientemente del hecho de que el sonido digital sea siempre puro o de
que sea necesaria la adopción de medidas específicas para transformar las
señales digitales en un sonido puro (denegada, R 108/04-2).
Sin embargo, las contradicciones inherentes pueden hacer que la marca sea
registrable, ya que podrían producir el efecto de anulación recíproca de los
significados descriptivos. Por ejemplo, sería registrable «Mode=ADC» (R
90/98-1). Por otra parte, no es necesario que los antagonismos sean
contradictorios entre sí: «Inhouse-Outsourcing» debe, contrariamente a R
57/99-3, suscitar una objeción en la medida en que los servicios podrían
definir las actividades que se subcontratan (outsourcing) y las que se realizan
de forma interna (in-house).
7.3.4. Escritura incorrecta, omisiones
A menudo, una palabra o combinación de palabras no figura(n) en la solicitud
de registro correctamente escrita(s), sino con alguna ligera modificación.
En primer lugar, la simple escritura de dos palabras sin espacio entre sí, así
como la adición u omisión de un guión, resulta irrelevante y la marca podría
seguir suscitando una objeción. Ello es particularmente cierto en inglés.
La escritura incorrecta de palabras que a menudo se escriben de forma
errónea, por ejemplo, debido a la influencia del inglés americano, las jergas o
Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina, Parte B
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Examen
el deseo de hacerlas más modernas, debe suscitar una objeción. Ejemplos de
marcas denegadas: «XTRA», R 20/97-3, DO OAMI 1998, p. 1044; «Lite»,
TPI, T-79/00, DO OAMI 2002, p. 1068; «Xpert», R 1230/89-3; «EASI-CASH»,
R 96/98-1.
Por otra parte, si la escritura incorrecta resulta simplemente imaginativa y/o
llamativa (aceptada: «Indx», solicitud de marca comunitaria nº 1104710) o
cambia el significado de la palabra (ejemplo inventado: «Minute Maid» en
lugar de «Minute made»), la marca resulta aceptable.
La Oficina interpreta el apartado 99 de la sentencia del TJCE en el asunto
C-363/99, «Postkantoor» en el sentido indicado anteriormente. La Oficina no
interpreta tal apartado en el sentido de que la marca deba denegarse con
arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c) del RMC, si la forma en que vaya a
pronunciarse conduce a un término descriptivo. Las alegaciones relativas a la
similitud fonética o visual o a la identidad se deben examinar a la luz del
artículo 8 y no del artículo 7 del RMC.
En lo que respecta a las omisiones, a menudo los solicitantes aducen que la
marca, tal como figura en la solicitud, no constituye el término descriptivo
completo, tal como se utilizaría. Tal argumento se debe rechazar de entrada,
ya que insinúa el examen de otra marca y no el de la realmente presentada
en la solicitud.
7.3.5. Abreviaturas y acrónimos
Las abreviaturas son una excepción. Las abreviaturas de términos
descriptivos son en sí mismas descriptivas únicamente si se han utilizado
realmente de ese modo y el público (general o especializado) las identifica
con el término descriptivo completo. El mero hecho de que una abreviatura se
derive de un término descriptivo no basta.
Denegadas porque el significado descriptivo para el público especializado
podía demostrarse claramente:
- «SnTEM», TPI, T-367/02, DO OAMI 2005, p. 544;
- «TDI», TPI, T-16/02;
- «LIMO», TPI, T-311/02, DO OAMI 2005, p. 734;
- «BioID», TPI, T-91/01, DO OAMI 2003, p. 464;
- «LITT», División de Anulación, 573 C.
Si no se puede comprobar la existencia de una función descriptiva evidente, y
no sólo hipotética, de una abreviatura, o si ésta tiene tantos significados
posibles que no se refiere directamente a ninguno de ellos, la marca es apta
para el registro.
Las bases de datos de Internet, como «Acronym Finder» se deben utilizar con
gran cautela, ya que muestran todas las abreviaturas de palabras con sentido
independientemente de si éstas se utilizan como marcas o como indicaciones
Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina, Parte B
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descriptivas. Los libros de referencia o las obras científicas de divulgación,
por ejemplo, en el ámbito de la informática, son una mejor opción.
7.3.6. Eslóganes
Un eslogan se puede registrar siempre si contiene una o varias palabras
distintivas en sí mismas. Ejemplo: “Carlsberg - Probably the Best Beer in the
World” (Carlsberg - Probablemente la mejor cerveza del mundo).
Un eslogan puede ser descriptivo (véase supra, criterios en relación con el
carácter descriptivo de combinaciones de palabras) si se limita a destacar
características deseables de los productos o servicios. Ejemplos de
eslóganes descriptivos: «Mehr für Ihr Geld» («Más por su dinero»), (TPI, T281/02) «Looks like grass, feels like grass, plays like grass» («Parece hierba,
produce la misma sensación que la hierba, resulta tan apropiado para jugar
como la hierba») (TPI, T-216/02), «Real people, real solutions» («Gente real,
soluciones reales») (TPI T-130/01). Los eslóganes descriptivos también
carecen de carácter distintivo.
Además, los eslóganes carecen de carácter distintivo cuando se limitan a
expresar invitaciones generales a comprar, a realizar declaraciones
laudatorias o a intentar promover un conocimiento, acercamiento a los
clientes, éxito económico o accesibilidad superiores de la marca del
solicitante. Ejemplos: “WE KNOW INSURANCE” (clase 36), “TWO DAYS A
WEEK” (clase 41) R943/04-4.
Por otra parte, los eslóganes son distintivos si contienen algún elemento de
fantasía, por ejemplo, un juego de palabras, una expresión irónica,
aliteraciones y rimas, o transmiten mensajes subliminales.
Ejemplos: “YOUR SPARE CHANGE COULD CHANGE YOUR LIFE” (clase
41), “FEEL AT HOME WHILE YOU ROAM” (clase 38), “LISTEN AND YOU’LL
SEE” (clase 9), “IMPOSSIBLE IS NOTHING” (clase 25, 28 y 41).
7.4. Términos descriptivos + palabras o elementos figurativos sin carácter
distintivo
Cuando los términos descriptivos se combinan con otros elementos que no
son en sí mismos descriptivos (como palabras, letras, cifras o elementos
figurativos), el examen deberá basarse en los principios que siguen:
Una marca tiene carácter distintivo si al menos uno de sus elementos es
distintivo en sí mismo. Por consiguiente, si un término descriptivo se une a un
término distintivo, la marca puede registrarse (un ejemplo muy sencillo:
«light» no es registrable, «Pepsi light» sí lo es). Estos casos no son
problemáticos. Los casos problemáticos son aquellos en los que el elemento
que se añade al término descriptivo carece de carácter distintivo en sí mismo.
Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina, Parte B
Página 36
Examen
La marca también tendrá carácter distintivo si, aunque ninguno de sus
elementos resulte distintivo en sí mismo, la combinación global (es decir, la
marca en su conjunto) es distintiva.
La combinación de dos palabras, ambas descriptivas, ya se ha abordado en
el apartado 7.3.3. En este caso, la marca tiene carácter distintivo si el modo
en que ambas palabras se combinan constituye una yuxtaposición
sintácticamente inusual, imaginativa o «es algo más que la suma de sus
elementos».
Si un término descriptivo se une a un término no descriptivo que carece de
carácter distintivo, se aplicarían los mismos criterios. También en este caso la
combinación de dos elementos no registrables únicamente puede dotar de
carácter distintivo a la marca en su conjunto si el modo en que ambos
elementos se combinan resulta imaginativo o «es algo más que la suma de
sus elementos». El irónico comentario del Abogado General Jacobs, vertido
en sus conclusiones sobre el asunto «SAT2», según el cual todas las
palabras están compuestas de letras aisladas no registrables no resuelve el
problema. La cuestión es que si cada uno de los elementos, reconocibles
individualmente y no separados de forma artificial, de una marca carece de
carácter distintivo, el carácter distintivo de la combinación sólo puede residir
en el modo en que se combinan tales elementos.
Desde este punto de vista, la sentencia del TJCE en el asunto C-329/02
«SAT2», ni siquiera contribuye de forma adecuada a resolver este problema,
porque, por una parte, la afirmación de que la marca se debe examinar en su
conjunto resulta evidente y, por otra parte, la sentencia «SAT2» indica
expresamente que resulta adecuado tomar en consideración el criterio de
fantasía.
7.4.1. Palabras descriptivas + elementos verbales, letras o cifras
La mera combinación de un elemento verbal sin carácter distintivo con otro
elemento verbal descriptivo no puede dotar de carácter distintivo a tal
combinación. Por consiguiente, el registro de las combinaciones de la palabra
«EURO» con otros términos puramente descriptivos debe denegarse cuando
el elemento «EURO» refuerza el carácter descriptivo de la marca en su
conjunto o cuando existe un vínculo razonable entre este término y los
productos o servicios en cuestión.
Lo expuesto se ajusta a la sentencia del TPI, asunto T-359/99,
«Eurohealth». No debe seguirse el planteamiento de la sentencia del TPI,
asunto T-334/03, «Europremium», DO OAMI 2005, p. 518.
Cítese: R 219/04-1, «TRV4»
«Thermostatic radiator valve»).
(denegada,
debido
al
significado
de
7.4.2. Términos descriptivos + elementos figurativos
Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina, Parte B
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Examen
También en este caso, si un elemento figurativo con carácter distintivo en sí
mismo se añade a un término descriptivo, la marca resulta claramente apta
para el registro.
Para que la marca pueda registrarse, el elemento figurativo añadido, si
resulta distintivo en sí mismo, no necesita ser «dominante» ni
«codominante». Basta con que sea claramente reconocible.
Cuando el elemento figurativo, reconocible de forma aislada, no tiene carácter
distintivo en sí mismo, o si el término descriptivo se presenta con caracteres
tipográficos inusuales o con letras coloreadas, subrayado o con otra
presentación gráfica, la situación es la siguiente:
La presentación de una palabra como marca figurativa o la presentación de la
palabra con caracteres tipográficos estándar o en cursiva no puede dotar a la
marca de carácter distintivo. Ejemplos: TPI, T-32/00, «Elektronica», DO OAMI
2001, p. 608; TPI, T-91/01, «BioID», DO OAMI 2003, p. 466.
En este sentido, los caracteres tipográficos estándar no son sólo Arial y
Times New Roman, sino todos los caracteres tipográficos que un consumidor
medio percibiría como un carácter tipográfico más.
Asimismo, es habitual en el ámbito comercial utilizar términos descriptivos en
color o con una presentación gráfica especial. También los términos que
aparecen sobre los productos de forma atractiva son descriptivos. Por
consiguiente, la simple presentación de un término descriptivo con letras
coloreadas, inclinadas, dentro de un recuadro, con adornos comunes o con
otros elementos gráficos sin carácter distintivo no puede dotar a la marca de
carácter distintivo. Los siguientes casos en los que se ha denegado el registro
de la marca muestran elocuentemente lo que acabamos de decir:
- TPI, T-122/01, DO OAMI 2003, p. 2006
- Sala de Recurso, R1155-2004
Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina, Parte B
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Examen
Cualquier otra presentación un poco más imaginativa que las dos anteriores
debe ser aceptable, siempre que se demuestre que la marca en su conjunto,
percibida en su totalidad, aparece como un diseño distintivo en sí mismo y,
por consiguiente, es algo más que la suma de sus elementos. Por ejemplo, se
aceptó el registro de las siguientes marcas:
Marca comunitaria nº 657627
Marca comunitaria nº 788455
7.5. Carácter distintivo (artículo 7, apartado 1, letra b), del RMC)
Una marca tiene carácter distintivo si cumple su función esencial, que
consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen
del producto o del servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir
sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra
procedencia. Una marca debe distinguir los productos o los servicios de que
se trate atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada (TJCE, C104/01, «Libertel», apartado 62, y jurisprudencia reiterada del TJCE y del
TPI). Al tiempo que el TJCE deriva el concepto de carácter distintivo de la
función de una marca, tal concepto se debe considerar también desde el
punto de vista del consumidor (en lugar del punto de vista del competidor,
que también es uno de los interesados). Aunque en general se acepta que es
suficiente que la marca tenga un mínimo grado de carácter distintivo, también
es necesario tomar en consideración el hecho de que, para ser distintiva
como marca comunitaria, la marca debe tener un carácter distintivo en
relación con el mercado interior en su conjunto y no sólo si se utiliza en un
entorno local concreto.
7.5.1. Elementos geométricos simples
Los elementos geométricos simples, como los rectángulos, círculos o
pentágonos, no tienen carácter distintivo.
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Examen
Denegado:
TPI, asunto T-304/05
7.5.2. Elementos figurativos comunes o usuales
Se denegará el registro de las representaciones figurativas que se utilizan
normalmente tanto en relación con los productos y servicios objeto de
solicitud como, en sí mismos, de forma decorativa o funcional o, incluso,
descriptiva.
Por ejemplo, la representación naturalista de una hoja de parra no resulta
distintiva para el vino. Los pictogramas de uso común, por ejemplo, una «P»
blanca sobre un fondo azul para designar una plaza de aparcamiento, o el
dibujo de un helado para indicar que se vende helado cerca de ese lugar, no
tienen carácter distintivo.
Asimismo, se denegará el registro de los símbolos gráficos comúnmente
utilizados de forma funcional, como el símbolo @ o los que representan
monedas, como €, £, $. Esta objeción se aplica a todos los productos y
servicios.
Las marcas figurativas que muestren una representación gráfica de una
reproducción naturalista de los propios productos se podrán registrar
únicamente bajo las mismas condiciones que si se presentasen como una
marca tridimensional (CFI, T-30/00).
La representación del lugar o el edificio en el que se supuestamente se
venden los productos no resulta distintivo para tales productos. Se denegará:
una fotografía del restaurante, para servicios de restauración, o del edificio de
exposición inteligente denominado «smart turm» (torre inteligente) para los
coches (R-1/2003-4).
7.5.3. Cifras y letras aisladas
Con arreglo a la resolución R 4/98-2, IX, DO OAMI 1998, p. 1058, la Oficina
ha dejado de considerar que las combinaciones de dos letras o cifras
carezcan de carácter distintivo (aunque se deberán examinar
cuidadosamente en relación con algún posible significado descriptivo).
No obstante, la Oficina aún formula objeciones con arreglo al artículo 7,
apartado 1, letra b) del RMC, en el caso de letras y cifras aisladas. Esta regla
se justifica especialmente a la luz del limitado número de letras que
quedarían disponibles para los demás comerciantes. Por ejemplo, se denegó
el registro de la cifra «7» para los coches (R 63/99-3, DO OAMI 2000, p. 208).
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No obstante, las letras o las cifras aisladas pueden registrarse si son lo
suficientemente estilizadas, de modo que la impresión gráfica general
prevalezca sobre la mera existencia de una letra o cifra aislada como tales.
Por ejemplo, se aceptó el registro de las siguientes marcas:
- Marca comunitaria nº 545541
- Marca comunitaria nº 930735
- Marca comunitaria nº 914887
- Marca comunitaria nº 270264
En otras palabras, estos signos pueden registrarse si no se limitan a
reproducir sin más la cifra o la letra con otros caracteres tipográficos.
7.5.4. Elementos verbales
Los elementos verbales no tienen carácter distintivo si se utilizan con tanta
frecuencia que han perdido su capacidad de distinguir productos y servicios.
Así, los términos que se indican a continuación, de forma aislada o en
combinación con otros elementos no registrables, están comprendidos en el
ámbito de aplicación de esta disposición:
Los sufijos de dominios de primer nivel, como «.com», sólo señalan el
lugar en que se puede obtener información en Internet, por lo que no pueden
tornar registrable una marca descriptiva susceptible a cualquier otro tipo de
objeción. Por consiguiente, www.libros.com suscita las mismas objeciones
para el material impreso que el término aislado «libros».
Del mismo modo, las abreviaturas de la forma jurídica de una sociedad,
como Ltd., GmbH o S.A., no añaden carácter distintivo a un signo.
Asimismo, los términos que indican el grupo de personas que producen los
productos o prestan los servicios no son registrables, como «empresa, gente»
Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina, Parte B
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(en el caso de centros de trabajo) o «club». Por ejemplo, «Kitchen Company»
no es registrable para las cocinas (kitchens).
Sin embargo, lo anterior no se aplica cuando el signo en su conjunto no se
refiere simplemente a los productos y servicios de forma abstracta, sino que
crea la impresión general de que se trata de una entidad concreta e
identificable. Ejemplos: «Royal Society for the Prevention of Cruelty to
Animals», «International Trade Mark Association» «Institute of Engineers»
serían marcas registrables.
El símbolo @ no tiene carácter distintivo. La letra e- antepuesta a los
productos y servicios que se producen o se prestan por medios electrónicos
tampoco tiene carácter distintivo («e-learning», «e-commerce», «e-business»,
«e-filing», etc.).
Del mismo modo, las indicaciones que simplemente se refieren a un ámbito
geográfico de actividad comercial superior, como nacional, internacional o
mundial, generalmente no pueden registrarse, ni de forma aislada ni en
combinación con términos descriptivos. No obstante, si la utilización del
término corresponde a un uso imaginativo, como «Global Hairdressing» para
los servicios de peluquería, entonces resulta aceptable.
Los siguientes términos simplemente denotan una calidad o función
superiores de los productos y servicios, por lo que se debe denegar su
registro, tanto de forma aislada como en combinación con términos
descriptivos:
- «Extra», R 20/97-1;
- «FLEXI», sinónimo de flexible;
- «Multi»;
- «Mini», (R 62/1999-2);
- «Plus», (R 329/1999-1);
- «Bio»;
por supuesto, siempre que los correspondientes productos o servicios puedan
ser biológicos, múltiples, pequeños, flexibles, etc.
Muy frecuentemente los términos «world» (mundo) y «land» (landia)
simplemente indican que una gran variedad de un tipo concreto de productos
y servicios se pueden encontrar en el mismo lugar y no resultan distintivos si
se aplican a los correspondientes términos descriptivos; se rechazará:
«Investorworld» para servicios financieros (TPI, T-360/99, DO OAMI 2001,
p. 1192).
Los términos «serie» y «tipo» simplemente se refieren a la naturaleza de los
productos, en lugar de a su origen comercial, por lo que no pueden dotar de
carácter distintivo a un término que de otro modo suscitaría una objeción.
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Con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b) del RMC, no se denegará el
registro de términos como:
- «Mega», «Jumbo», «Star», «Trans».
Registrables: Transeuropa (R 125/98-3), Megatours (R 295/99-3).
Los
nombres
de
personas
suelen
tener
carácter
distintivo,
independientemente de la frecuencia del nombre e incluso cuando se trata de
apellidos tan corrientes como Smith o García.
Jurisprudencia de referencia: TJCE, asunto C 404/02, «Nichols», apartados
30, 26.
Lo mismo se aplica a los nombres de personas destacadas, incluidos los
jefes de Estado. Ya no se seguirá la práctica anterior de formular objeciones
a los nombres de jefes de Estado por falta de carácter distintivo (véase R198/04-4, «Queen Elizabeth II»).
7.6. Categorías especiales de marcas
Este capítulo examina algunas categorías especiales de marcas en su
contexto general, tomando en consideración todos los motivos de
denegación, así como el criterio de la representación gráfica.
7.6.1. Marcas sonoras
Con arreglo a la regla 3, apartado 6 del REMC, cuando se solicite el registro
de marcas sonoras, se debe aportar una representación gráfica del sonido o,
si se presenta una solicitud electrónica, una representación gráfica más un
archivo electrónico que contenga el sonido en sí. Actualmente, la Oficina sólo
acepta como representación gráfica suficiente para cumplir el requisito
establecido en la sentencia del TJCE en el asunto «Shield mark» las
notaciones musicales tradicionales, y excluye los oscilogramas y sonogramas
de frecuencia. No obstante, la Oficina acepta sonidos no tradicionales (no
musicales) si la representación gráfica por medio de oscilogramas o
sonogramas se acompaña del archivo de sonido en formato electrónico
(véase la Decisión del Presidente EX-05-3 de 10 de octubre de 2005).
7.6.2. Marcas tridimensionales
Las marcas tridimensionales se pueden agrupar en tres categorías:
- formas que no guardan relación con los productos propiamente dichos;
- formas que consisten en la forma de los productos;
- la forma del embalaje o el envase.
Formas que no guardan relación con los productos o servicios propiamente
dichos
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Examen
Las formas que no guardan relación con los productos o servicios de que se
trata (por ejemplo, la estrella de Mercedes o el hombrecillo de Michelin) no
resultan en absoluto problemáticas y se debe considerar que tienen, a todos
los efectos prácticos, carácter distintivo.
Forma de los productos
Cuando la forma coincide con la de los productos propiamente dichos, el
examen debe efectuarse en tres etapas.
En primer lugar, se debe comprobar si existe uno de los motivos de
denegación con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra e) del RMC, ya que
no se pueden obviar a través del carácter distintivo adquirido. Si bien es cierto
que el motivo de denegación que establece que la forma no debe ser
necesaria para lograr un determinado resultado técnico se debe aplicar
independientemente de la existencia de otras formas que permitan obtener el
mismo resultado (véase la sentencia del TJCE en el asunto C-299/99,
«Philips», apartados 81, 83; División de Anulación, 63 C, forma de un ladrillo
Lego), esta causa de denegación se debe interpretar en sentido estricto y
abarca únicamente las formas cuya modificación cambiaría el resultado
técnico en sí mismo, y no aquéllas que son meramente funcionales. El
artículo 7, apartado 1, letra e), inciso i) del RMC, se limita a las formas que
son idénticas a los productos, por ejemplo, la forma de un balón de fútbol
para un balón de fútbol. En el artículo, 7, apartado 1, letra e) inciso iii) del
RMC), «la forma que afecta al valor intrínseco del producto» se limita a las
formas que cumplen una función exclusivamente estética, como la forma de
un objeto de arte para los objetos de arte, y no tienen nada que ver con el
valor comercial de los productos.
A continuación, se debe comprobar si la representación de la marca
tridimensional contiene otros elementos, como palabras o etiquetas, que
dotan de carácter distintivo a la marca, tanto de forma aislada como en
combinación con la forma. En este sentido, se aplica la Comunicación nº 2/98
del Presidente de la Oficina (DO OAMI 1998, p. 701). Ejemplos típicos de ello
son las marcas denominativas o figurativas que aparecen en la forma y son
claramente visibles, o las etiquetas de las botellas. Incluso la forma habitual
de los productos o la forma normal de una botella se pueden registrar como
marca tridimensional si sobre ellas aparece una marca denominativa o una
etiqueta que sean distintivas.
Por último, se debe comprobar que se cumplen los criterios del carácter
distintivo de la forma en sí misma.
Tomando en consideración que:
- en relación con marcas que consisten en la forma de los propios productos,
no se aplican criterios más estrictos que para otras marcas, pero podría ser
más difícil determinar su carácter distintivo, ya que el público en cuestión no
percibirá necesariamente tales marcas del mismo modo que una marca
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denominativa o figurativa (Jurisprudencia de referencia: TJCE, asunto C136/02 P, «Maglite», apartado 30);
- el examen del carácter distintivo no es una prueba de la novedad;
- el registro de las marcas tridimensionales no debe conferir el monopolio
sobre un producto;
se utilizarán los siguientes criterios para examinar el carácter distintivo de las
marcas tridimensionales compuestas exclusivamente por la forma de los
productos a los que se refieren:
1) Una forma no posee carácter distintivo si se trata de una forma
geométrica básica (véase el caso de las pastillas detergentes) o de una
combinación de formas geométricas básicas (véase R-263/99-3).
2)
Las formas simples y banales no tienen carácter distintivo.
3) Cuanto más se acerque la forma cuyo registro se solicita a la forma más
probable que tendría el producto en cuestión, más verosímil será que dicha
forma carezca de carácter distintivo (Jurisprudencia de referencia: TJCE, C136/02 P, «Maglite», apartado 31). En otras palabras, la forma cuyo registro
se solicita debe diferir de la forma que espera el consumidor.
4) La forma debe diferir de una manera significativa de la norma o de los
usos del ramo (Jurisprudencia de referencia: TJCE, C-136/02 P, «Maglite»,
apartado 31).
5) El mero hecho de que la forma sea una variante de una de las formas
habituales de este tipo de productos en un campo en el que existe una
enorme variedad de diseños no basta para demostrar que la marca no carece
de carácter distintivo (Jurisprudencia de referencia: TJCE, C-136/02 P,
«Maglite», apartado 32; TPI, T-88/00, «Maglite», apartado 37).
6) El consumidor percibirá las formas funcionales o los rasgos de una
marca tridimensional de ese modo, por ejemplo, en el caso de las pastillas
detergentes, las esquinas redondeadas evitan estropear la colada, y las
capas de otro color representan la presencia de otro ingrediente activo.
La originalidad estética, si se obtiene mediante la reducción a formas y
colores básicos o la optimización de la ergonomía (por la que la forma
depende de la función), no aboga en favor del carácter distintivo de la marca.
Por consiguiente, lo que se debe comprobar es si la forma es tan
sustancialmente diferente de las formas básicas, corrientes o que esperan los
consumidores como para permitirles identificar los productos sólo por su
forma y comprar el mismo producto de nuevo si la experiencia ha resultado
positiva. Un buen ejemplo de ello son los tentempiés que adoptan formas
inusuales.
Envases y botellas
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Examen
La forma de las botellas o envases de los productos sigue los mismos
criterios. La forma cuyo registro se solicita debe ser sustancialmente diferente
de una combinación de elementos básicos o comunes, y debe ser llamativa.
También en lo que respecta a los envases, se deben tomar en consideración
las características funcionales de un determinado elemento. Como en el
ámbito de los envases y botellas los usos comerciales podrían ser diferentes
para diversos tipos de productos, y con vistas a evitar consideraciones
subjetivas, se recomienda efectuar una búsqueda de las formas que se
encuentran en el mercado y elegir una categoría lo suficientemente amplia de
los productos de que se trate (véanse, en este sentido, las conclusiones del
Abogado General en el asunto «Standbeutel», C-173/04).
OVNIS (objetos variados no identificados)
Si la representación de la marca considerada junto con la lista de productos y
servicios no aclara qué representa la forma cuyo registro se solicita, existe
una dificultad inherente: sin saber qué representa la forma, no se puede
comprobar si tendría carácter distintivo ni si es una forma común o funcional.
Se debe pedir al solicitante que aclare la naturaleza de la forma (se trata de la
obligación de colaborar y ofrecer información verídica). En cualquier caso, se
debe denegar el registro de estas formas si consisten en formas geométricas
básicas o elementos banales.
7.6.4. Colores
7.6.4.1.
a) Las marcas de color se podrán registrar
como marcas figurativas que muestren formas geométricas o productos
en color,
o para un único color o una combinación de colores como tal («color per
se»).
La representación gráfica debe consistir en una hoja de papel o imagen que
muestre los colores. Además:
se aportará una descripción verbal de los colores;
y en relación con los colores per se, se recomienda especificar la
tonalidad del color a través de un código de colores internacionalmente
reconocido (véase la Comunicación nº 6/03 del Presidente de la Oficina, DO
OAMI 2004, p. 88).
Cuando se solicita el registro de una combinación de colores per se, la
representación gráfica tal como se presenta determinará la marca, incluida la
proporción y la disposición de los diferentes colores, que debe desprenderse
de forma inequívoca de la representación. Lo anterior viene establecido en la
sentencia del TJCE en el asunto C-49/02 «Heidelberger», de 24 de junio de
2004, apartado 33. Por ejemplo, una marca que se componga de una
pequeña línea amarilla encima del rojo es diferente de una marca en la que el
rojo y el amarillo aparecen en proporciones iguales y el rojo está a la
izquierda. Una reivindicación abstracta, concretamente de dos colores que
aparecen «en cualquier combinación posible» o «en cualquier proporción» no
es registrable y conduce a la formulación de una objeción con arreglo al
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artículo 7, apartado 1, letra a) del RMC («Heidelberger», apartado 34; Salas
de Recurso, R 730/01-4 de 27 de febrero de 2004, «amarillo/azul/rojo»).
Por otra parte, debe distinguirse lo expuesto de la indicación del modo en que
la combinación de colores aparecerá en el producto, algo que no resulta
necesario, pues lo importante es el objeto del registro, y no el modo en que
aparece o puede utilizarse en el producto.
b) Cuando se solicita el registro de colores o combinaciones de colores per
se, el criterio de examen adecuado es si son distintivos tanto si se aplican a
los productos como a sus envases, o en relación con los servicios, o si se
utilizan en la publicidad de los productos y servicios que se reivindican. La
ausencia de carácter distintivo de la marca en cualquiera de tales situaciones
basta para denegar su registro. En lo que se refiere a las combinaciones de
colores, el examen del carácter distintivo se debe basar en la presunción de
que la combinación de colores, tal como se presenta, aparece en los
productos o sus envases, o bien en la publicidad o en el material publicitario
de los servicios.
7.6.4.2. Colores aislados
Tal como ha confirmado la sentencia del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas en el asunto C-104/01 «Libertel», un color aislado no
tiene carácter distintivo para ningún producto o servicio excepto en
circunstancias muy especiales. Tales circunstancias especiales requieren que
el solicitante demuestre que la marca es absolutamente inusual y resulta
llamativa en relación con los productos específicos. Estos casos serán
extremadamente raros, por ejemplo, el caso del color rosa aplicado al
material aislante. Para denegar el registro no es necesario que exista uno de
los factores enumerados en el tercer párrafo del apartado siguiente, pero si
ése es el caso, se debe utilizar como un argumento más para apoyar la
denegación.
7.6.4.3. Combinaciones de colores
No existe una norma per se para la exclusión de las combinaciones de
colores que consistan en uno o varios colores arbitrarios. En estos casos, la
denegación se debe fundamentar exclusivamente en hechos o argumentos
específicos y, cuando éstos no se puedan demostrar, se debe aceptar el
registro de la marca. El término «colores arbitrarios» se utiliza en el sentido
de que si uno de los colores es el color habitual o natural del producto, se
trata, de hecho, de la adición de un único color al color usual o natural del
producto, así que se puede formular una objeción del mismo modo que si se
tratase únicamente de un solo color. Ejemplos: El gris es el color habitual del
mango de las herramientas de jardinería y el blanco es el color natural de las
pastillas detergentes. Por consiguiente, el caso de una pastilla detergente
blanca con una capa roja se debe enjuiciar como un caso que supone la
adición de un color.
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Examen
Las situaciones en las que, no obstante, el registro de una combinación de
dos colores arbitrarios debe denegarse comprenden principalmente las
siguientes:
En muchos casos un color constituirá simplemente un elemento
decorativo de los productos o respondería a la demanda de los consumidores
(como, por ejemplo, los colores de los coches o las camisetas),
independientemente del número de colores en cuestión.
Un color puede constituir la naturaleza de los productos (como en el
caso de los tintes).
Un color puede ser descriptivo o técnicamente funcional (ejemplo: el
color rojo para los extintores de fuego o varios colores utilizados en los cables
eléctricos).
Un color también puede ser usual o genérico (por ejemplo, de nuevo el
rojo para los extintores o el amarillo para los servicios postales).
Un color puede indicar una característica especial de los productos,
como el sabor (amarillo para el sabor a limón, el rosa para el sabor a fresa).
El registro de una combinación de colores también se debe denegar si
puede probarse que la combinación ya existe en el mercado, especialmente
si la utilizan diversos competidores (por ejemplo, hemos podido demostrar
que diferentes empresas utilizan la combinación de rojo y amarillo para las
latas de cerveza o refrescos).
En todos estos casos cabría formular una objeción al registro de la marca,
pero siempre a la luz del análisis detenido de los productos y servicios en
cuestión y su situación en el mercado.
A partir de tres colores, cuanto mayor es el número de colores, menos
probable es que exista un carácter distintivo, debido a la dificultad de
memorizar un número elevado de colores diferentes y el orden en que se
presentan.
7.6.5. Indicaciones geográficas
Observación preliminar: En este capítulo, el concepto «término geográfico»
se emplea de manera que abarca cualquier indicación o connotación
geográfica de un elemento verbal o figurativo en una solicitud de marca
comunitaria, mientras que las expresiones «indicación geográfica»,
«denominación de origen» e «indicación de procedencia» se utilizan en el
contexto de la legislación específica que las protege. La lista de indicaciones
geográficas protegidas con arreglo al Derecho comunitario se puede
consultar en la Intranet.
7.6.5.1. Artículo 7, apartado 1, letra c), del RMC
a) Una solicitud de marca comunitaria que contenga un término geográfico
sólo puede suscitar una objeción con arreglo a esta disposición si se
compone exclusivamente de tal término. Por consiguiente, la presente
disposición no es de aplicación si la marca contiene elementos que serían
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registrables por sí mismos. Si la marca contiene otros elementos con o sin
carácter distintivo, se deberá examinar si la combinación (de la marca en su
conjunto) es registrable del mismo modo que en otros casos en que se unen
elementos descriptivos y elementos con o sin carácter distintivo.
b) Las indicaciones geográficas protegidas disfrutan de una protección
especial con arreglo al Derecho comunitario:
las indicaciones geográficas que designan vinos o bebidas espirituosas,
con arreglo a los diferentes Reglamentos comunitarios;
las indicaciones geográficas y denominaciones de origen de los
productos agrícolas y alimentarios protegidos por un Reglamento del
Consejo;
las indicaciones protegidas en virtud de acuerdos bilaterales celebrados
entre la Comunidad Europea y terceros países (por ejemplo, Australia o
Suiza).
Para los productos y servicios para los que están protegidas, tales
indicaciones tienen carácter descriptivo desde el punto de vista geográfico
por ley. Esto es de aplicación independientemente del reconocimiento del
consumidor y del hecho de que el término designe realmente un lugar
geográfico existente (como por ejemplo en el caso del «vinho verde» de
Portugal). Por otra parte, la Oficina no considerará genéricas tales
indicaciones.
Por consiguiente, se denegará el registro de estas indicaciones.
c)
Criterios en relación con los términos geográficos que no disfrutan de
una protección especial.
Lo que se expone a continuación se aplica únicamente a los términos
geográficos que no disfrutan de una protección especial como indicación
geográfica en el sentido de la letra b) mencionada supra.
Cabe destacar que el artículo 7, apartado 1, letra c), del RMC no excluye las
indicaciones geográficas, sino «las marcas que estén compuestas
exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el
comercio, para designar la especie, la calidad, la procedencia geográfica u
otras características del producto o del servicio». Como en el caso de todos
los demás términos descriptivos,
se debe examinar si el término geográfico describe características
objetivas de los productos y servicios;
y ello en relación con los productos y servicios que se reivindican y a la
percepción del público interesado.
El carácter descriptivo del término geográfico puede referirse a:
el lugar de producción de los productos;
el contenido del producto (por ejemplo, la ciudad o la región sobre la
que versa una guía de viajes o la zona que cubre un periódico);
el lugar en que se prestan los servicios;
Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina, Parte B
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Examen
el lugar en que la empresa que presta los servicios tiene su sede y
desde el cual se gestiona y controla la prestación de tales servicios;
la naturaleza de los productos a los que se refieren los servicios (por
ejemplo, «restaurante chino»).
Se debe comprobar que la marca no es descriptiva en ninguno de estos
sentidos.
No obstante, el origen geográfico de los consumidores no desempeña ningún
tipo de papel (por ejemplo, los servicios de un restaurante chino no se dirigen
a clientes chinos o una aseguradora de Zúrich no podría sobrevivir
únicamente con clientes de esa ciudad).
d)
Concepto de término geográfico
Un término geográfico se refiere a cualquier nombre de un país, región,
paisaje, ciudad, lago o río existentes. Los términos anticuados entran dentro
del ámbito de este concepto sólo en caso de que se usen aún de forma
habitual o se entiendan de modo general como el sinónimo de la indicación
actual (dudoso: «Batavia»).
e)
La primera comprobación: ¿El término objeto de examen se entiende
como término geográfico?
Cuando el término es una ciudad, región, etc. existente, se debe comprobar,
en primer lugar, si el público de referencia lo entiende como término
geográfico. Por consiguiente, no se formularía una objeción con arreglo al
artículo 7, apartado 1, letra c), del RMC en el caso de nombres de ciudades,
pueblos, etc. que no se comprendan fácilmente como términos geográficos.
Esta cuestión no se dirimirá sobre la base de encuestas, sino más bien de
forma normativa tomando en consideración la figura de un consumidor
normalmente informado y con conocimientos suficientes que no sea un
especialista en geografía.
Aunque el tamaño de una ciudad o pueblo no constituye un criterio absoluto
(puesto que las ciudades pequeñas pueden también conocerse por motivos
específicos), se podría afirmar que un elevado número de términos
geográficos de fuera de la Comunidad Europea y un gran número de pueblos
o municipios más pequeños quedan excluidos de una objeción con arreglo al
artículo 7, apartado 1, letra c) del RMC.
f)
El segundo paso: ¿El término geográfico no sólo se reconoce, sino que
también se percibe como tal?
No sólo es necesario que el público de referencia conozca el término
geográfico como tal, sino que también lo entienda en referencia al lugar
geográfico cuando se utilice en relación con los productos y servicios que se
reivindican. En otras palabras, el término geográfico no sólo debe entenderse
como término sugerente o de fantasía. Ejemplo: Aunque todo el mundo
conoce el Polo Norte y el Mont Blanc, en el contexto de los helados o de los
coches deportivos, ninguno de los dos términos se podría entender como un
posible lugar de producción, sino meramente como un término sugerente o de
fantasía.
Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina, Parte B
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Examen
g) El tercer paso: El vínculo entre el lugar geográfico y los productos o
servicios.
Aunque se supere el segundo paso, no basta con exigir que los productos y
servicios se puedan producir o prestar teóricamente en el lugar geográfico en
cuestión. Excepto en los lugares donde existen limitaciones climáticas, ello
sería posible actualmente en casi cualquier parte del mundo. Así, se deben
cumplir los siguientes requisitos establecidos por el Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas y el Tribunal de Primera Instancia en los asuntos
«Chiemsee» y «Oldenburger»:
(1) El lugar geográfico debe presentar actualmente, para los sectores
interesados, un vínculo con la categoría de productos considerada, o bien los
nombres geográficos deben ser aptos para ser utilizados en el futuro por las
empresas interesadas como indicación de procedencia geográfica de dicha
categoría de productos («Chiemsee», apartados 31, 37); procede, en
particular, tener en cuenta el mayor o menor conocimiento de tal nombre por
parte de dichos sectores, así como las características del lugar designado por
el nombre y de la categoría de productos considerada («Chiemsee», apartado
32).
(2) Queda excluido, por una parte, el registro como marcas de los nombres
geográficos que son ya renombrados o conocidos para la categoría de
productos considerada y, por otra, el registro de los nombres geográficos que
sean aptos para ser utilizados por las empresas como indicaciones de
procedencia geográfica de la categoría de productos considerada
(«Oldenburger», apartado 31); sin embargo, no queda excluido el registro de
nombres geográficos para los que, debido a las características del lugar
designado, no es probable que los sectores interesados puedan pensar que
la categoría de productos considerada procede de dicho lugar
(«Oldenburger», apartado 33).
Lo expuesto tiene dos consecuencias: Por una parte, la apreciación de si un
nombre geográfico, aunque no se utilice realmente para designar el origen
geográfico del producto, es apto para ser utilizado para este fin en el futuro
debe efectuarse a la luz de la percepción del consumidor en la actualidad y
en función de criterios objetivos que tomen en consideración, en particular, la
importancia del origen geográfico de los productos en cuestión y el uso
comercial relativo a la utilización de nombres geográficos para indicar el
origen de los productos o referirse a determinadas características cualitativas
y objetivas de los productos. Por otra parte, el artículo 7, apartado 1, letra c)
del RMC, no se limita a los términos geográficos que ya son renombrados o
en relación con los cuales la Oficina es capaz de demostrar la existencia
efectiva de un imperativo de disponibilidad para los otros competidores. Por
consiguiente, únicamente el hecho de que el término geográfico sea utilizado
por un solo productor no basta para obviar la objeción (aunque será un
argumento muy importante que habrá que tomar en consideración para el
examen del carácter distintivo adquirido).
Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina, Parte B
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Examen
h) En muchos casos, el segundo y el tercer paso serán realmente una y la
misma operación mental.
El hecho de que un término geográfico existente se convierta para los
productos en cuestión en un término que informe sobre el lugar de
producción, o más bien sea un término de fantasía, depende también en gran
medida de la naturaleza de los productos.
A efectos prácticos, la comprobación más adecuada consiste en verificar si
para los productos en cuestión existe algún tipo de práctica o tradición
comercial consistente en referirse al origen geográfico. En este sentido, es
aconsejable preguntar a alguien del correspondiente Estado miembro.
Por ejemplo, en el caso del vino, un nombre geográfico siempre se percibe
como un indicador de procedencia, ya que el vino debe ir acompañado de
una adecuada indicación de su origen.
Para los productos agrícolas o las bebidas (agua mineral, cerveza), los
nombres geográficos a menudo suelen referirse al lugar de producción. No
obstante, éste no será el caso en todos los Estados miembros y dependerá
del tamaño del lugar o la zona. (Ejemplo: «Oldenburger»).
En lo que se refiere a los productos textiles y de cuidado corporal, puede
existir una tradición de producción en algunos lugares, mientras que en otros
el término puede ser de fantasía. En tales casos, es necesario determinar si
existe una producción real de tales productos y si el hecho se conoce a
escala nacional o internacional (algo que no debe confundirse con el
renombre de una indicación geográfica como tal). El simple hecho de que los
productos puedan producirse en ese lugar no es suficiente para denegar el
registro.
La utilización de nombres de ciudades de moda para productos que no tienen
nada que ver con el motivo por el que tales ciudades son conocidas
(Hollywood para el chicle) o de nombres de algunos barrios de moda o calles
comerciales (Champs Élysées, Manhattan) constituye una práctica extendida.
Tales nombres se percibirán como términos sugerentes y no se denegará su
registro.
Para ciertos productos mecánicos como los coches, en relación con los
cuales el público sabe que no se producen en un elevado número de lugares
diferentes, los nombres de ciudades pueden servir como designaciones de
los modelos, como el SEAT Córdoba, Toledo o Málaga.
En el caso de productos de alta tecnología (como ordenadores o aparatos de
telecomunicaciones o electrónicos) el lugar de producción se convierte en
algo aún menos relevante. (Aceptada: «Germansat»).
En el caso de los servicios, el término geográfico se percibirá en muchos
casos como el lugar de emplazamiento de la empresa y se deberá aplicar el
imperativo de disponibilidad si tal lugar es relevante para tales servicios (se
rechazarán: «Munich financial services», o «Zürich» para los seguros).
En el ámbito de los hoteles y restaurantes, un término geográfico puede
referirse al tipo de platos, el lugar de origen del propietario del restaurante, el
barrio o la calle donde está situado el hotel, o bien carecer de importancia
para los servicios en cuestión (como el Hotel Bali en Benidorm).
El simple hecho de que el servicio se pueda prestar en el lugar en cuestión no
justifica la denegación del registro (posición adoptada por la Oficina en el
asunto «Cloppenburg» para servicios de venta al por menor).
Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina, Parte B
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Examen
7.6.5.2. Artículo 7, apartado 1, letra d) del RMC
Este motivo de denegación sólo se aplica si la marca se compone
exclusivamente de un término genérico. La cuestión de saber si un término
que designa un lugar geográfico es una indicación geográfica o un término
genérico (como las salchichas de Frankfurt) puede quedar abierta, puesto
que se denegará el registro de la marca en ambos casos.
7.6.5.3. Artículo 7, apartado 1, letra g) del RMC
Este motivo de denegación se refiere a las marcas que puedan inducir al
público a error sobre la procedencia geográfica del producto o servicio.
a) Este motivo de denegación también se aplica cuando la marca contiene
otros elementos aparte del término geográfico.
b) En el caso de las indicaciones geográficas protegidas por el
Reglamento (CE) nº 510/06, tratados bilaterales celebrados por la CE o el
Derecho comunitario en materia de vino y bebidas espirituosas, la lista de
productos y servicios se debe limitar a los productos que proceden de la
región para la que la indicación geográfica se puede utilizar con arreglo a la
legislación en vigor.
c)
Para las indicaciones geográficas que no están protegidas con arreglo a
las disposiciones anteriormente mencionadas, los añadidos deslocalizadores
y las contradicciones en sus propios términos (del tipo «cerveza de Múnich
fabricada en Hamburgo») podrían inducir al público a error. Estos casos
serán muy raros. En principio, basta con que se pueda concebir en las
circunstancias de que se trate un uso de la marca que no induzca a error. En
ningún caso una objeción basada en la posibilidad de inducir a error se
basará en la localización geográfica del solicitante, ya que ésta resulta
irrelevante para la producción de los productos.
7.6.5.4. Artículo 7, apartado 1, letra h) del RMC
El artículo 7, apartado 1, letra h) del RMC, se refiere a los símbolos etc.
protegidos con arreglo al artículo 6 ter del Convenio de París, y ello incluye
las banderas de todas las naciones.
De conformidad con el artículo 7, apartado 1, letra h) del RMC, no se
registrarán las marcas que, por falta de autorización de las autoridades
competentes, deban ser denegadas en virtud del artículo 6 ter del Convenio
de París.
Con arreglo al artículo 6 ter, apartado 1, letra a), del Convenio de París, se
denegará el registro de los escudos de armas, banderas y otros emblemas de
Estado de los países de la Unión, así como toda imitación desde el punto de
vista heráldico.
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Examen
Aparte de las banderas de los Estados, los emblemas deberán estar
recogidos en la «lista de emblemas de Estado».
La bandera de la Unión Europea
está incluida en la lista.
En el asunto T-127/02 («ECA»), el TPI estimó la denegación del registro de
una marca con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra h), del RMC, en relación
con el artículo 6 ter del Convenio de París:
«39
Es preciso señalar que el objeto del artículo 6 ter, apartado 1, letra a),
del Convenio de París es impedir el registro y la utilización de marcas
de fábrica o de comercio que sean idénticas a emblemas de Estado o
que se asemejen a ellos en ciertos aspectos. En efecto, tal registro o
utilización vulneraría el derecho del Estado a controlar el uso de los
símbolos de su soberanía y, además, podría inducir a error al público
en cuanto al origen de los productos a los que las marcas se aplicaran.
Esta protección se extiende a los escudos de armas, banderas y otros
emblemas, siglas o denominaciones de las organizaciones
internacionales intergubernamentales en virtud del artículo 6 ter,
apartado 1, letra b), del Convenio de París.
40
Procede señalar que los emblemas de Estado y de organizaciones
internacionales intergubernamentales están protegidos no sólo contra
el registro y la utilización de marcas idénticas o que los incluyan, sino
también contra la utilización en estas marcas de toda imitación de los
emblemas desde el punto de vista heráldico.
41
[…] Lo importante es saber si, en el presente caso, la marca solicitada
contiene un elemento que pueda ser considerado un emblema
europeo o una imitación de éste desde el punto de vista heráldico.
Este elemento no debe ser necesariamente idéntico al emblema de
que se trate. La circunstancia de que el emblema en cuestión se haya
estilizado o de que se utilice solamente una parte del emblema, no
impide que se trate de una imitación desde el punto de vista heráldico.
44
[…] al realizar una comparación desde el «punto de vista heráldico»,
procede referirse a la descripción heráldica y no a la descripción
geométrica que es, por naturaleza, mucho más detallada.
63
Procede recordar que el artículo 6 ter, apartado 1, letra c), segunda
frase, del Convenio de París prevé la posibilidad, en el caso del
emblema de una organización internacional, de no prohibir el registro
de una marca si no puede sugerir, a ojos del público, un vínculo entre
Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina, Parte B
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Examen
la organización de que se trate y los escudos de armas, banderas,
emblemas, siglas o denominaciones, o si no es verosímil que pueda
inducir a error al público sobre la existencia de un vínculo entre quien
utiliza la marca y la organización.»
A la luz de lo expuesto, para el examen de esta categoría marcas se debe
tener en consideración lo siguiente:
a. si el emblema en cuestión está recogido en la «lista del artículo 6 ter»;
b. si el emblema sería reconocible en la marca;
c. si el emblema sugiere al público la existencia de un vínculo entre el
solicitante y la organización: el tipo de productos y servicios para los que se
solicita la marca podría resultar relevante.
En el siguiente ejemplo, las estrellas no son elementos que destacan en la
marca y no guardan relación con los productos y servicios para los que se
solicita el registro, por lo que no se sugiere ningún vínculo entre la Unión
Europea y el solicitante.
En relación con la solicitud de marca comunitaria nº 4114062 para las clases
19, 27, 35 y 37 se aplicó el mismo punto de vista (y la misma motivación).
7.6.5.5. Artículo 7, apartado 1, letra j) del RMC
Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina, Parte B
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Examen
Esta disposición excluye las marcas de vinos y bebidas espirituosas que
contengan o consistan en indicaciones geográficas protegidas (IGP) en caso
de que los productos designados no tengan el pretendido origen geográfico.
Como la cuestión de saber si los productos realmente comercializados con la
marca proceden del lugar geográfico pretendido no se puede abordar en la
fase de examen, la única consecuencia de esta disposición es que la lista de
productos y servicios se debe limitar a vinos y bebidas espirituosas que
procedan de la región geográfica pretendida. Cuando una marca comunitaria
contiene una IGP, la lista de vinos y bebidas espirituosas se debe limitar al
origen geográfico concreto de que se trate. Si, por ejemplo, la marca
comunitaria contiene la palabra BORDEAUX, la lista de vinos se debe limitar
a «vinos de Bordeaux» o una expresión equivalente. Expresiones como «vino
francés» o «vino del suroeste de Francia» no son limitaciones lo
suficientemente exactas. Si el solicitante no acepta la limitación, se denegará
la solicitud.
Cuando la marca comunitaria contenga una indicación geográfica que no sea
una IGP, no es necesario limitar la lista de productos y servicios. De forma
similar, las limitaciones no se aplican a las subzonas de la región o
localidades que no estén protegidas.
La base de datos puesta disposición de los examinadores recientemente
ofrece información detallada sobre todas las IGP en relación con el vino y las
bebidas espirituosas y los productos agrícolas y alimentarios.
Cuando la marca consiste en o contiene un elemento significativo de una IGP
se aplican las mismas consideraciones anteriores. Por ejemplo, «Ribera del
Duero» es una IGP. Una marca que contenga la palabra «Duero», como
«Castillo de Duero» tendría que limitarse a los vinos de la Ribera del Duero.
Por otra parte, «Napa Valley» es una IGP, pero no se limitaría una marca que
contuviese la palabra «Valley», como «Shannon Valley».
7.6.5.6. Artículo 7, apartado 1, letra k), y artículo 159 del RMC
Las indicaciones geográficas protegidas con arreglo al Reglamento (CE) nº
510/06 también están protegidas contra las actividades a las que se refieren
los artículos 13, apartado 1, y 14 del mismo Reglamento, que también
pretenden prevenir un uso de la indicación geográfica que induzca a error,
pero tienen un ámbito de aplicación un poco más amplio. Lo anterior se
deriva del artículo 159 (antiguo artículo 142) del RMC, que constituye un
motivo de denegación en sí mismo y distinto del artículo 7, apartado 1 del
RMC. El artículo 7, apartado 1, letra k) del RMC, simplemente refuerza esta
protección.
Los mismos principios y práctica aplicados a los vinos y las bebidas
espirituosas se aplican también en estos casos.
Asimismo, estas disposiciones son de aplicación cuando la propia marca
contiene una variación de la indicación geográfica capaz de confundir el lugar
Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina, Parte B
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Examen
de procedencia y, por consiguiente, crear una falsa impresión acerca del
verdadero origen de los productos (por ejemplo: «Bergazola»/«Gorgonzola»,
o, ejemplo inventado: «Allgäuer Gorgonzola»).
El nuevo artículo 7, apartado 1, letra k) del RMC, simplemente confirma el
artículo 159 del RMC y no conduce a una modificación de la práctica
existente.
7.6.5.7. Artículo 64, apartado 2 del RMC
Una marca descriptiva desde el punto de vista geográfico con arreglo al
artículo 7, apartado 1, letra c) del RMC [y siempre que no induzca a error de
conformidad con el artículo 7, apartado 1, letra g) del RMC)], se puede
registrar como marca comunitaria colectiva si el correspondiente reglamento
de uso contiene una cláusula con arreglo al artículo 65, apartado 2, segunda
frase, del RMC. Ejemplos de marcas comunitarias colectivas aceptadas que
consisten exclusivamente en indicaciones geográficas asociadas a términos
genéricos: «Bayerisches Bier», «Dresdner Christstollen», «Spreewälder
Gurken».
7.7. Carácter genérico, artículo 7, apartado 1, letra d) del RMC
El artículo 7, apartado 1, letra d), excluye del registro a las marcas que se
compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan
convertido en habituales en el lenguaje común o en el contexto de las
costumbres leales y constantes del comercio.
Pero la naturaleza habitual del signo se puede referir a algo distinto a la
designación de los propios productos o servicios. Este motivo de denegación
también abarca palabras que inicialmente no tenían significado o que tenían
un significado distinto. También incluye las abreviaturas, ya que su significado
se percibe únicamente cuando se han convertido en habituales. Asimismo,
incluye los elementos figurativos que son frecuentes o que se han convertido
en la designación normal de productos o servicios, como una «P» blanca
sobre fondo azul para las plazas de aparcamiento o el cáliz de Asclepio y la
serpiente para las farmacias. En el sector del vino y las bebidas espirituosas,
incluye las denominadas expresiones tradicionales que, aunque no son
términos geográficos, designan tipos de productos concretos en relación con
su naturaleza, aunque se limitan a ciertas zonas geográficas.
El artículo 7, apartado 1, letra d) del RMC, se solapa en gran medida con el
artículo 7, apartado 1, letra b) del RMC, por lo que esta disposición se
utilizará raramente por sí sola como fundamento. El motivo de ello reside en
el hecho de que el carácter distintivo o descriptivo de una marca se debe
examinar tanto en relación con la fecha de presentación como con la fecha de
la resolución, de modo que la cuestión de si un término o un elemento
figurativo carecía de carácter descriptivo o distintivo muchos años antes de
esa fecha, o en el momento de creación del término en sí, será en la mayoría
de los casos irrelevante.
Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina, Parte B
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Examen
Lo anterior no se aplica en absoluto a lo que pueda ocurrir después del
momento del registro; los cambios de significado que conduzcan a la
adquisición de carácter genérico tras el registro no conllevan una declaración
de nulidad ex tunc de conformidad con el artículo 51, apartado 1, letra a), sino
que pueden llevar a una declaración de caducidad con efecto ex nunc de
conformidad con el artículo 50, apartado 1, letra b) del RMC.
En cualquier caso, el artículo 7, apartado 1, letra d), se debe examinar en
relación con los productos y servicios en cuestión y, por consiguiente, no
basta con que una palabra se utilice habitualmente en el sentido de que
forme parte del vocabulario corriente de todos los días (Jurisprudencia de
referencia: TJCE, C-517/99, «Bravo», apartados 27 y 31).
7.8. Otros motivos de denegación
Otros motivos de denegación juegan un papel bastante reducido en la
práctica, pero no por ello deja de ser necesario examinarlos detalladamente.
7.8.1. Orden público o buenas costumbres, artículo 7, apartado 1, letra f) del
RMC
El artículo 7, apartado 1, letra f) del RMC, excluye del registro las marcas que
sean contrarias al orden público o a las buenas costumbres. Como cualquier
otro motivo de denegación, se trata de un criterio europeo que no depende de
la existencia de un mayor o menor grado de moralidad en los diferentes
territorios que conforman la Comunidad Europea pero el artículo 7, apartado
2 del RMC se seguirá aplicando en relación con los significados en las
diferentes lenguas o con la presencia de fenómenos sociales, políticos o
religiosos en los diversos Estados miembros de la CE.
Es condición necesaria, aunque no suficiente, que el uso de la marca cuyo
registro se solicita sea ilegal y esté prohibido. No obstante, la ilegalidad del
uso de la marca no basta para formular una objeción con arreglo al artículo 7,
apartado 1, letra f) del RMC.
El «orden público» es el conjunto de disposiciones legales necesarias para el
funcionamiento de una sociedad democrática y el Estado de derecho. Las
«buenas costumbres» son aquellas que resultan absolutamente necesarias
para el correcto funcionamiento de una sociedad. El artículo 7, apartado 1,
letra f) del RMC, no guarda relación, por consiguiente, con el mal gusto o la
protección de los sentimientos de las personas. Para denegar el registro de
una marca con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra f), del RMC, ésta debe
contravenir directamente las normas básicas de la sociedad. La razón de ser
del artículo 7, apartado 1, letra f) del RMC, es impedir el registro de marcas
en los casos en que la concesión de un monopolio socavaría los principios
del Estado de derecho.
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Por consiguiente, el artículo 7, apartado 1, letra f), excluye del registro frases
blasfemas, racistas o discriminatorias, pero únicamente si la marca cuyo
registro se solicita transmite su significado de forma inequívoca y carente de
ambigüedad; las marcas que se podrían considerar de mal gusto no entran
dentro del ámbito de aplicación de esta disposición. El artículo 7, apartado 1,
letra f), también excluye del registro todas las referencias o incitaciones
directas a cometer actos delictivos. Además, esta disposición excluye del
registro a los nombres de organizaciones terroristas, puesto que su registro
se percibiría como un apoyo directo a tales organizaciones.
Sin embargo, se corre el riesgo evidente de aplicar de forma subjetiva el
artículo 7, apartado 1, letra f), para excluir marcas que no son del gusto
personal del examinador, algo que debe evitarse. Para suscitar una objeción,
la palabra o las palabras deben ofender de forma inequívoca a las personas
con un grado normal de sensibilidad.
7.8.2. La marca induce a error, artículo 7, artículo 1, letra g) del RMC
El artículo 7, apartado 1, letra g), excluye del registro las marcas que puedan
inducir al público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la
procedencia geográfica del producto o servicio.
Este motivo de denegación no requiere que la marca se componga
exclusivamente de este tipo de elementos.
Para denegar el registro con arreglo a esta disposición, la marca debe
contener una indicación objetiva acerca de las características de los
productos que contradiga de forma inequívoca lo que realmente contiene la
lista de productos y servicios. Mientras la marca no se haya utilizado, esta
apreciación se puede realizar únicamente en relación con la lista de
productos y servicios, suponiendo que la marca se utilizará para los
productos y servicios designados pero, si es posible, de forma que no induzca
a error. Si existe un posible uso que no induzca a error la marca no se
denegará. Ejemplo inventado: La marca «John Miller’s Genuine Leather
Shoes» no se podrá registrar para «zapatos de plástico», pero sí para
«zapatos», ya que éstos incluyen los zapatos de cuero (leather shoes).
El artículo 7, apartado 1, letra g), no se aplica cuando el término es
simplemente sugerente: por ejemplo, «Metal Jacket» resulta sugerente y no
induce a error para las chaquetas de textil (R 314/02-1).
Se denegará el registro de las marcas que induzcan a error por representar
de manera falsa un estatus o reconocimiento oficiales. Ejemplo: «International
star registry» para un servicio particular consistente en poner nombres a las
estrellas (R 468/99-1, DO OAMI 2002, p. 1184). Lo anterior no es de
aplicación si la referencia al carácter oficial se presenta simplemente en
forma de alusión. Registrable: «The E-commerce Authority», R 803/00-1.
Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina, Parte B
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No obstante, las referencias en la marca a un reconocimiento oficial son
engañosas si el solicitante no puede probar su veracidad, como, por ejemplo,
«by appointment of her majesty» (proveedores de Su Majestad), mientras que
«Royal» (Real) no implica necesariamente una situación oficial.
Cambio en la práctica: El registro de nombres de jefes de Estado ya no se
considera que induce a error o que es contrario al orden público.
7.8.3. Artículo 6 ter del Convenio e París [artículo 7, apartado 1, letras h) e i)
del RMC]
Las marcas que no se pueden registrar con arreglo al artículo 6 ter del
Convenio de París se deberán rechazar, independientemente de los
productos o servicios para los que se solicitan. Ello incluye, por una parte, las
banderas nacionales, protegidas de conformidad con el artículo 6 ter sin
notificación. Por otra parte, también se aplica a los emblemas, escudos, etc.,
que han sido notificados y publicados por la OMPI. No sólo se protege la
representación exacta de estos nombres y emblemas, sino también las
marcas que contengan tales emblemas o imitaciones de tipo heráldico.
Jurisprudencia de referencia: TPI, T-127/02, «ECA».
Véase también el examen de las indicaciones geográficas y los criterios que
se han de aplicar.
Aún no se han producido casos relacionados con emblemas o escudos que
no estén protegidos por el artículo 6 ter del Convenio de París pero que
entren en el supuesto del artículo 7, apartado 1, letra i) del RMC.
7.9. Carácter distintivo adquirido (artículo 7, apartado 3 del RMC)
El artículo 7, apartado 3, establece que «las letras b), c) y d) del apartado 1
no se aplicarán si la marca hubiera adquirido, para los productos o servicios
para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como
consecuencia del uso que se ha hecho de la misma». Una marca tiene
carácter distintivo en este sentido si una parte suficientemente significativa
del público de referencia la reconoce como la marca de un único comerciante.
Los criterios para demostrar que las marcas de color tienen carácter distintivo
adquirido no son diferentes de los aplicados a todos los demás tipos de
marcas. No constituye un obstáculo en sí mismo para que la marca haya
adquirido un carácter distintivo el hecho de que el color se haya empleado
ampliamente, o haya obtenido un reconocimiento comercial, gracias a una
situación de monopolio, es decir, el hecho de que el solicitante de la marca
comunitaria sea el único proveedor de los productos y servicios concretos,
por ejemplo, en el ámbito de los servicios telefónicos o postales (véase la
sentencia del TJCE en el asunto C-299/99 «Philips/Remington», apartado
65); no obstante, ése criterio debe concurrir en la Comunidad en su conjunto
y no sólo en un único Estado miembro.
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Cabe destacar que:
se debe apreciar la prueba del uso existente para juzgar si tal uso ha
producido una situación en la que la marca, que de otro modo se debería
denegar en relación con uno o varios de los motivos enumerados en el
artículo 7, apartado 1, letras b), c) y d) del RMC, ha adquirido carácter
distintivo. No se trata simplemente de determinar si y en qué medida se ha
utilizado;
el uso debe corresponder a la marca cuyo registro se solicita y no a una
variación significativamente diferente;
el uso debe referirse a los productos y servicios para los que se solicita
el registro de la marca comunitaria;
solamente las objeciones formuladas con arreglo a las letras b), c) y d)
se pueden obviar de este modo. Una objeción basada en que la marca induce
a error [letra g)] no se puede obviar de esta manera.
¿A qué momento deben referirse las pruebas?
La marca debe haber adquirido carácter distintivo en el momento de la
presentación de la solicitud (fecha de presentación) y el carácter distintivo
debe seguir vigente en el momento de la resolución sobre su registro.
¿A qué lugar deben referirse las pruebas?
El examinador debe tomar en consideración si el motivo de objeción existe en
el conjunto de la Comunidad o sólo en una parte.
La Comunidad en su conjunto
Si la objeción se funda en la falta de carácter distintivo de una marca simple
(por ejemplo, un único color, una forma geométrica simple, una única cifra o
letra), o de una muy compleja que simplemente decora el producto, la
objeción casi siempre atañerá a la Comunidad en su conjunto. La relación de
ejemplos no es exhaustiva.
Si la objeción se refiere a una lengua que, en relación con los productos o
servicios en cuestión, es fácilmente comprensible en toda la Comunidad (por
ejemplo, el inglés para los productos y servicios del sector informático), es
probable que la objeción se extienda a toda la Comunidad. Del mismo modo,
algunas palabras son casi universalmente conocidas, con independencia de
su origen lingüístico (extra, vino) y la objeción se extenderá a la Comunidad
en su conjunto.
En tales casos las pruebas se deben referir a la Comunidad en su conjunto y
no sólo a una parte.
Sin embargo, es posible extrapolar las pruebas de una parte de la Comunidad
a otras. Si, por ejemplo, una encuesta muestra algunos resultados derivados
de una magnitud concreta del uso (volumen y duración) en una parte de la
Comunidad, es razonable suponer, a falta de buenas razones para pensar lo
Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina, Parte B
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Examen
contrario, que la misma magnitud de uso tendrá las mismas consecuencias
en las demás partes. En tal caso, no sería necesario realizar encuestas en
todas las partes de la Comunidad.
La Comunidad se considera en su conjunto y no simplemente como la suma
de los territorios de sus Estados miembros. Esto significa en concreto que las
pruebas se deben referir a todos los mercados (territoriales) de referencia en
la Comunidad. Esto requerirá por lo general una determinación previa del
mercado (territorial) de referencia. Este ejercicio implica una evaluación de
los productos y servicios de que se trate y de los correspondientes medios de
distribución, ventas y promoción de ventas. Los mercados de referencia
comprenderán generalmente territorios que no coincidirán con las fronteras
nacionales. Las pruebas se referirán a cada uno de estos mercados, pero no
necesariamente a todos los subterritorios de los mismos.
Una parte de la Comunidad
Cuando la objeción se refiere sólo a una parte de la Comunidad con arreglo al
artículo 7, apartado 2, del RMC, las pruebas se deben referir únicamente a
esa parte. Aunque eso suele producirse en relación con marcas
denominativas con una comprensión lingüística limitada, podría también
surgir en relación con otras marcas.
Lo expuesto sobre los mercados territoriales de referencia en la Comunidad
se aplica mutatis mutandis a los mercados de referencia en la parte de la
Comunidad que se examina. Por ejemplo, cuando una marca resulta
descriptiva en finés, las pruebas se deben referir al territorio en que se habla
o se entiende el finés pero no necesariamente a cada una de las regiones o
subregiones de ese territorio.
¿A qué público o parte del público deben referirse las pruebas?
Las pruebas se deben referir al público o la parte del público destinatario de
la marca. El punto de partida de este examen es la lista de productos y
servicios que figura en la solicitud. A menos que los productos se dirijan por
naturaleza a especialistas o a un público limitado, los productos o servicios se
consideran en su significado normal y se dirigirán en principio al público en
general. Por consiguiente, mientras que los productos de la clase 1 se
destinan generalmente al comercio y la industria, los productos alimentarios y
las bebidas se dirigen a los consumidores en general.
Las pruebas deben demostrar además que una parte lo suficientemente
amplia del público es consciente de que el signo constituye una marca
(aunque su procedencia puede ser desconocida). No es posible ofrecer
porcentajes exactos en este sentido, ya que ello limitaría las pruebas
principalmente a la realización de encuestas. Por el contrario, el examinador
debe evaluar si, a la luz de las pruebas aportadas y las conclusiones que se
puedan extraer de ellas, es probable que una parte significativa del público
destinatario perciba la marca en el sentido mencionado anteriormente.
Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina, Parte B
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Examen
Naturaleza de las pruebas
Atañe al solicitante decidir acerca de la naturaleza de las pruebas que ha de
presentar. Los ejemplos que recoge el artículo 76, apartado 1 del RMC, no
son exhaustivos. Los examinadores deben estar dispuestos a admitir
encuestas, sondeos de opinión, declaraciones de organizaciones de
consumidores y de comerciantes, artículos, folletos, muestras, pruebas sobre
el volumen de negocio, anuncios publicitarios y otros tipos de promoción,
procedimientos judiciales ganados contra infractores, registros de marca
obtenidos, etc.
Examen de las pruebas
Para examinar y resolver sobre el volumen, la naturaleza, etc. del uso que
resultan necesarios, el examinador debe tener presente la naturaleza del
respectivo ámbito comercial, el modo en que se suministran los productos o
se prestan los servicios y el público de referencia, si se trata, por ejemplo, de
un público especializado o del público en general. El grado en que la marca, a
primera vista, carezca de rasgos distintivos debe valorarse a la luz de las
pruebas aportadas.
Encuestas y sondeos de opinión
Unas encuestas bien concebidas, es decir, aquellas en las que las preguntas
son pertinentes y no tendenciosas y la muestra entrevistada se elige de forma
adecuada e imparcial, son particularmente persuasivas. Esto se aplica
concretamente a las encuestas y sondeos de opinión realizados por
organizaciones o instituciones independientes y reconocidas.
Pruebas comerciales
También se debe conceder importancia a las pruebas procedentes de
asociaciones de comerciantes, organizaciones de consumidores y
competidores independientes. Sin embargo, en general, se debe conceder
menos valor a las pruebas procedentes de proveedores o distribuidores. El
grado de independencia de estos últimos influirá sobre el valor que se dé a
este tipo de pruebas.
Volumen de negocio y publicidad
Cuando se aportan cifras relativas al volumen de negocio o a la publicidad,
éstas deben referirse únicamente a los productos o servicios en relación con
los que se solicita el registro. Si se solicita el registro para «café», las cifras
presentadas no se deben referir a «alimentos». Para ofrecer un contexto para
la apreciación de este tipo de pruebas, el solicitante debe ofrecer una
indicación general del tamaño del mercado de referencia (la Comunidad o
una parte de la Comunidad). Sería deseable que las cifras relativas al
volumen de negocio se presenten desglosadas por años. En cualquier caso,
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Examen
las pruebas deben mostrar el momento en que comenzó el uso. Las pruebas
deben referirse al periodo anterior a la fecha de presentación de la solicitud.
Cuanto mayor sea el uso, mayor importancia se concederá al mismo.
Modo de uso
Las pruebas deben ofrecer ejemplos del modo en que se usa la marca
(folletos, embalajes, etc.). No se debe conceder demasiado valor al uso de
una marca sustancialmente diferente. A veces se da el caso de que el uso
mostrado corresponde a un signo que, aunque similar a la marca cuyo
registro se solicita, es en sí mismo distinto. En estos casos las pruebas no
deben tomarse en consideración.
En otras ocasiones, las pruebas muestran el uso de la marca cuyo registro se
solicita como parte de un signo más complejo, frecuentemente asociada a
una «marca de la casa» u otro elemento que identifica al solicitante de forma
aún más general. Se debe examinar si lo expuesto constituye un uso de la
marca cuyo registro se solicita.
Duración del uso
La duración del uso, además del volumen del mismo, es especialmente
importante. Por consiguiente, las pruebas deben demostrar el momento de
inicio del uso, a menos que esta información sea irrelevante porque el uso
haya comenzado mucho antes de la fecha de presentación de la solicitud.
Las pruebas aportadas deben demostrar también que el uso ha sido
continuado o indicar los motivos por los que no ha sido así.
Uso posterior a la solicitud
El carácter distintivo debe haberse adquirido con anterioridad a la fecha de
presentación de la solicitud. La adquisición de carácter distintivo con
posterioridad a esta fecha no es suficiente. Jurisprudencia de referencia: TPI,
T-247/01, «Ecopy», apartados 36 y 37.
Las pruebas recabadas después de la fecha de presentación de la solicitud
únicamente se admitirán en la medida en que sean suficientes para
demostrar que el carácter distintivo se había adquirido con anterioridad a la
misma. Las pruebas que se refieren al periodo posterior a la fecha de
presentación de la solicitud se admitirán pero se les concederá un valor
menor que a las que se refieren al periodo anterior a tal fecha. Se tomarán en
consideración el tiempo transcurrido entre la fecha a la que se refieren las
pruebas y la fecha de presentación de la solicitud, así como el factor temporal
(la duración y la intensidad del uso antes de la fecha de presentación de la
solicitud). Cuanto más cercanas a la fecha de presentación, mayor valor se
debe conceder a las pruebas.
Si ninguna de las pruebas aportadas demuestra un uso anterior a la fecha de
presentación de la solicitud, tales pruebas se desestimarán.
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Examen
Pruebas de uso indirectas
Las pruebas podrán consistir en registros obtenidos en un Estado miembro
sobre la base del carácter distintivo adquirido. A menos que existan buenas
razones para no tomar en consideración este tipo de registros, el examinador
debe aceptar esas pruebas indirectas.
Publicación
Si la marca se acepta sobre la base del artículo 7, apartado 3 del RMC,
también se publicará esta información [regla 12, letra i) del REMC]. Lo
anterior también será de aplicación cuando las pruebas sean indirectas, es
decir, se basen en el registro en un Estado miembro como resultado de la
adquisición de carácter distintivo.
En la práctica, la publicación en el Boletín de Marcas Comunitarias se efectúa
utilizando el código INID 521 sin ninguna otra indicación o aclaración.
7.10. Declaraciones
(«disclaimers»)
de
renuncia
a
invocar
derechos
exclusivos
7.10.1. Si la marca contuviera un elemento carente de carácter distintivo cuya
inclusión en la misma pudiera crear dudas sobre el alcance de la protección de
la marca, el examinador podrá pedir al solicitante que renuncia a alegar
derecho exclusivo alguno sobre ese elemento. Los examinadores no recurrirán
automáticamente a esta disposición cuando la marca contenga elementos
carentes de carácter distintivo. En general, no es necesario declarar que se
renuncia a invocar derechos exclusivos sobre los elementos que designan la
especie, la calidad, la cantidad, el valor o la procedencia geográfica de los
productos o servicios. Lo mismo ocurre en el caso de las palabras corrientes
que son comunes a muchas marcas (el, de, etc.) o en el de otros elementos no
distintivos (márgenes, formas habituales de recipientes, etc.).
Si una marca consiste en una combinación de elementos que por separado
carecen inequívocamente de carácter distintivo, no es necesario declarar que
se renuncia a invocar derechos exclusivos sobre cada uno de ellos. Por
ejemplo, si la marca de una publicación periódica es «Noticias locales e
internacionales de Alicante», no es necesario que los elementos individuales
que la componen sean objeto de declaración de renuncia.
7.10.2. Si la declaración del solicitante no salva los motivos para la denegación
del registro o si el solicitante no acepta la condición impuesta, se denegará la
solicitud en la medida en que sea necesario.
7.10.3. Si el solicitante declara que renuncia a invocar derechos exclusivos
sobre algún elemento de marca en la solicitud, la declaración se mantendrá
aunque el examinador no la considere necesaria.
Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina, Parte B
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Examen
Si el examinador considera que procede aceptar la solicitud, informará de ello
al solicitante.
8.
PUBLICACIÓN
8.1. La publicación no podrá efectuarse antes de un mes a partir de la fecha
en que hayan sido transmitidos los informes de búsqueda al solicitante y sólo si
la solicitud cumple con los requisitos exigidos para su admisión.
8.2. El examinador se asegurará de que la publicación de la solicitud incluya,
cuando proceda:
a) el nombre y dirección del solicitante;
b) el nombre y la dirección profesional del representante, siempre que no se
trate de un empleado del solicitante. Si hubiera varios representantes con la
misma dirección profesional, únicamente se publicará el nombre y la dirección
profesional del representante que se cite en primer lugar, seguidos de las
palabras «y otros». Si hubiera dos o más representantes con distintas
direcciones profesionales, únicamente se publicará la dirección para la
correspondencia. Cuando se designe a una asociación de representantes, sólo
se publicará el nombre y la dirección profesional de la asociación;
c) la reproducción de la marca; una indicación de que la marca es
tridimensional; las palabras «en color» y una descripción de los colores que
figuren en la marca;
d) la lista de los productos y servicios, agrupados de acuerdo con las clases de
la Clasificación del Arreglo de Niza; cada grupo de productos o servicios irá
precedido del número de la clase a la que pertenece y presentado en el orden
de las clases de dicha clasificación;
e) la fecha de presentación y el número de expediente;
f) los datos relativos a la reivindicación de prioridad, en concreto, el número o
números de expediente y la fecha o fechas y el país en que se presentó,
indicado mediante un código;
g) los datos relativos a la reivindicación de la prioridad de exposición;
h) los datos relativos a la reivindicación de la antigüedad, en concreto, el
número o números de registro, la fecha o fechas a partir de la cual el registro o
registros produjeron sus efectos y el Estado o Estados miembros en los que o
para los que el registro o registros producen efectos;
i) la mención de que la marca ha adquirido un carácter distintivo como
consecuencia del uso que se ha hecho de la misma;
j) la mención de que la solicitud se refiere a una marca comunitaria colectiva;
k) una declaración por la cual el solicitante no alegará derecho exclusivo alguno
sobre un elemento de la marca. No se indicará si la renuncia se efectúa a
iniciativa del solicitante (regla 1, apartado 2) o de la Oficina (regla 10, apartado
2). Si el elemento respecto del cual se declara que no se alegarán derechos
exclusivos es una palabra, se indicará su significado todas las lenguas de la
Comunidad.
l) una indicación de la lengua de la solicitud y de la segunda lengua designada
por el solicitante.
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Examen
Una vez ordenados todos estos elementos, la solicitud puede remitirse a la
Sección de Publicación.
8.3. La publicación se efectuará en todas las lenguas oficiales de la
Comunidad Europea.
9.
OBSERVACIONES DE TERCEROS Y REVISIÓN DE MOTIVOS
ABSOLUTOS
9.1. Es posible presentar observaciones de terceros en virtud del artículo 41 del
RMC siempre que se haga tras la publicación de la solicitud, y se refieran a la
existencia los motivos absolutos de denegación del registro de la marca; el
observador no adquirirá la calidad de parte en el procedimiento ante la Oficina.
El examinador remitirá al solicitante copia de las observaciones recibidas y le
invitará a presentar sus comentarios al respecto. El examinador analizará si las
observaciones son fundadas, es decir, si existe un motivo absoluto de
denegación, en cuyo caso formulará una objeción y, si procede, denegará el
registro. Si una cuestión suscitada en las observaciones hubiera sido
considerada previamente durante el examen de la solicitud, es poco probable
que plantee serias dudas tras su publicación. El examinador informará al
observador sobre la acción emprendida, es decir, sobre si las observaciones
han conducido a la formulación de una objeción, en cuyo caso informará
también al observador acerca del resultado del procedimiento. Véase la
Comunicación nº 1/00 del Presidente de la Oficina, de 25 de febrero de 2000, y
la Comunicación nº 3/02 del Presidente de la Oficina, de 5 de marzo de 2002,
relativa a las observaciones de terceros.
9.2. El examinador podrá también reabrir el procedimiento de examen sobre
motivos absolutos sobre la base de otro motivo en cualquier momento anterior
al registro, es decir, bien cuando las observaciones de terceros fueron
presentadas antes de la publicación de la solicitud, bien cuando el examinador
encuentra, de oficio, un motivo de denegación que se había pasado por alto.
Tras la publicación de la solicitud, esta facultad debe ejercerse únicamente en
casos netamente definidos. (Este apartado no se aplica a los registros
internacionales que designan a la CE debido a la existencia de normas
específicas como resultado del Protocolo de Madrid).
10. MARCAS COMUNITARIAS COLECTIVAS
10.1. Las solicitudes de marcas comunitarias colectivas, en las que se marcará
la casilla correspondiente al efectuarse su presentación, se someterán, en
términos generales, al mismo procedimiento y requisitos que las marcas
ordinarias. Las excepciones se relacionan a continuación.
10.2. Podrán solicitar marcas colectivas únicamente las asociaciones de
fabricantes, productores, prestadores de servicios o comerciantes que, a tenor
de la legislación que les es aplicable, tengan capacidad, en su propio nombre,
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Examen
para ser titulares de derechos y obligaciones de cualquier tipo, para celebrar
contratos o realizar otros actos jurídicos, y que tengan capacidad procesal, así
como las personas jurídicas de derecho público. Básicamente, deben
satisfacerse dos criterios. En primer lugar, el solicitante debe ser una
asociación y, en segundo lugar, debe existir jurídicamente como entidad, de
forma que, por ejemplo, algunas entidades sin personalidad jurídica quedarían
excluidas. Por otra parte, si se trata de un organismo público, debe contar con
miembros facultados para decidir sobre el reglamento de uso de la marca
(como «consejos reguladores», pero no municipios específicos). La marca
colectiva podrá o no certificar determinadas características o una cierta calidad
de los productos, pero sólo podrá acogerse a ella un órgano colectivo. Las
marcas de certificación en el sentido de que los productos que las llevan deben
cumplir una serie de normas establecidas unilateralmente por una persona
individual no pueden ser marcas comunitarias colectivas, sino que se deberán
presentar como marcas comunitarias individuales.
10.3. Como excepción al apartado 7.2., la marca debe ser adecuada para
distinguir los productos o servicios de los miembros de la asociación, más que
los de una determinada empresa, respecto de los productos o servicios de
otras empresas. Como excepción al artículo 7, apartado 1, letras c) a k) del
RMC, los signos que sirven, en el comercio, para señalar la procedencia
geográfica de los productos o de los servicios pueden constituir marcas
colectivas, pero en este caso los reglamentos de uso contendrán una cláusula
relativa al ingreso en la asociación titular de la marca (véase el apartado 10.5.
infra).
10.4. Hay un motivo de denegación adicional que se aplica a las solicitudes de
marcas colectivas que no es aplicable en el caso de las solicitudes ordinarias.
El examinador denegará la solicitud si se corre el riesgo de inducir al público a
error sobre el carácter o el significado de la marca, en particular cuando pueda
dar la impresión de ser algo distinto de una marca colectiva. Una marca
colectiva, que sólo puede ser utilizada por los miembros de una asociación que
es su titular, puede inducir a error si da la impresión de que está disponible
para el uso de cualquiera que pueda satisfacer ciertos criterios objetivos.
10.5. El solicitante de una marca comunitaria colectiva deberá presentar un
reglamento de uso. Si éste no se presenta dentro del plazo de dos meses
previsto en la regla 43 del REMC, el examinador denegará la solicitud.
El reglamento debe especificar:
el nombre de la asociación solicitante y el domicilio social;
el objeto de la asociación;
los órganos autorizados para representar a la asociación;
las condiciones de afiliación;
las personas autorizadas para utilizar la marca;
en la medida en que existan, las condiciones de uso de la marca,
incluidas las sanciones; y,
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Examen
si la marca designa la procedencia geográfica de los productos o los
servicios, la autorización a cualquier persona cuyos productos o servicios
procedan de la zona geográfica de que se trate para hacerse miembro de la
asociación titular de la marca.
Si el reglamento de uso fuese contrario al orden público o a las buenas
costumbres, no se admitirá. Por ejemplo, las normas discriminatorias por razón
de sexo, religión o raza pueden considerarse inadmisibles. Si el examinador no
queda satisfecho en relación con alguna de estas cuestiones, las discutirá con
el solicitante cuando ello sea posible. Si no se llega a una solución, el
examinador remitirá al solicitante una notificación comunicándole los detalles
acerca de las irregularidades detectadas y concediéndole un plazo de dos
meses para subsanarlas. De no hacerlo así, el examinador denegará la
solicitud.
10.6. Un cambio de categoría (de colectiva a individual o viceversa) no se
autorizará a menos que se trate de un error evidente y la verdadera intención
se refleje de forma inequívoca en los documentos de solicitud. Las
reivindicaciones de prioridad o antigüedad no se verán afectadas por las
diferencias de categoría.
11. NORMAS
TRANSITORIAS
CLASIFICACIÓN)
(AMPLIACIÓN,
CAMBIOS
DE
Este capítulo contiene las normas transitorias relativas a la adhesión de
nuevos Estados miembros a la Comunidad Europea y a las revisiones de la
Clasificación de Niza.
11.1. Extensión de las marcas comunitarias tras la ampliación
Con efecto a partir del 1 de mayo de 2004, diez nuevos Estados miembros se
han adherido a la Comunidad Europea (Chipre, Eslovaquia, Eslovenia,
Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y República Checa). Con
efecto a partir del 1 de enero de 2007, otros dos nuevos Estados miembros
pasaron a formar parte de la CE (Bulgaria y Rumanía). En virtud del Tratado
de Adhesión, se añade al RMC un nuevo artículo 159 bis (antiguo 142 bis)
sobre las disposiciones relativas a la ampliación de la Comunidad. En
términos generales, todas las marcas comunitarias registradas o solicitadas
se extienden automáticamente a los nuevos Estados miembros sin necesidad
de abonar tasas adicionales o de realizar trámite administrativo alguno. Estas
marcas comunitarias registradas o solicitadas, es decir, todas las marcas
comunitarias registradas o solicitadas con una fecha de presentación anterior
a la fecha de la ampliación, no podrán denegarse ni declararse nulas por
motivos absolutos o relativos de denegación cuando tales motivos sean
aplicables simplemente a causa de la adhesión de un nuevo Estado miembro,
es decir, si no eran aplicables en la fecha de presentación de la solicitud de la
marca comunitaria en cuestión. Por lo que se refiere a los motivos relativos,
existe una excepción a esta norma, prevista en el artículo 159 bis, apartado 3
Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina, Parte B
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Examen
del RMC, que se refiere al derecho a formular oposiciones al registro de
marcas comunitarias presentadas durante los seis meses anteriores a la
fecha de la ampliación.
Por consiguiente, las solicitudes y registros de marca comunitaria con una
fecha de presentación anterior a la fecha de la ampliación seguirán
tramitándose como si la adhesión no hubiera tenido lugar, mientras que para
las solicitudes y registros de marcas comunitarias con una fecha de
presentación que coincida con la fecha de la ampliación o sea posterior a
ésta, cualquier referencia a la Comunidad Europea comprenderá a los nuevos
Estados miembros.
Las consecuencias prácticas de lo expuesto son las siguientes:
11.2 Presentación en oficinas nacionales
A partir de la fecha de la ampliación, también puede presentarse una solicitud
de marca comunitaria a través de la oficina nacional de un nuevo Estado
miembro (véase el apartado 3.1 supra).
11.3. Representación profesional
En lo relativo a la representación profesional, a partir de la fecha de la
ampliación los solicitantes (así como cualquier otra parte en los
procedimientos ante la Oficina) que tengan su sede o su domicilio en un
nuevo Estado miembro ya no estarán obligados a contar con los servicios de
un representante profesional. A partir de la fecha de la ampliación, los
representantes profesionales de cualquiera de los nuevos Estados miembros
podrán inscribirse en la lista de representantes autorizados de la Oficina con
arreglo al artículo 89 del RMC y, por consiguiente, representar a terceros ante
la Oficina.
11.4. Primera y segunda lengua
A 1 de mayo de 2004, otras nueve lenguas se convirtieron en lenguas
oficiales de la Comunidad Europea, a saber, checo, estonio, húngaro, letón,
lituano, maltés, polaco, eslovaco y esloveno. Dos nuevas lenguas más
(búlgaro y rumano) se incorporaron el 1 de enero de 2007. Estas lenguas
pueden utilizarse como primera lengua únicamente para las solicitudes de
marca presentadas en la fecha de la ampliación o con posterioridad a ésta.
11.5. Traducción
La traducción y la publicación de la solicitud sólo se realizarán en las lenguas
que se han convertido en lenguas oficiales de la Comunidad Europea desde
la fecha de la ampliación, respecto de solicitudes de marcas comunitarias
presentadas en la fecha de la ampliación o con posterioridad a ésta. Ni las
solicitudes de marcas comunitarias con fecha de presentación anterior a la
Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina, Parte B
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Examen
fecha de la ampliación ni las marcas comunitarias registradas existentes se
traducirán ni se volverán a publicar en las nuevas lenguas.
11.6. Clasificación
La Clasificación de Niza está sujeta a revisiones periódicas: la novena edición
entró en vigor el 1 de enero de 2007. La Oficina la aplica a todas las
solicitudes de marca comunitaria presentadas en esa fecha o con
posterioridad a ella. Las solicitudes o registros de marca comunitaria a los
que se aplicó una edición anterior de la Clasificación de Niza, no se volverán
a clasificar, ni siquiera previa solicitud en este sentido (véase la
Comunicación nº 3/06 del Presidente de la Oficina de 31 de octubre de 2006).
La Oficina admite todos los títulos de clase en relación con las solicitudes que
deban clasificarse de conformidad con la novena edición.
11.7. Antigüedad
Puede reivindicarse la antigüedad de una marca nacional registrada antes de
la adhesión del correspondiente nuevo Estado miembro o incluso antes de la
creación de la Comunidad Europea. Sin embargo, la reivindicación de
antigüedad puede efectuarse únicamente tras la fecha de la ampliación. La
marca registrada en el nuevo Estado miembro debe ser “anterior” a la marca
comunitaria; puesto que la marca comunitaria extendida tiene, en los nuevos
Estados miembros, un efecto de derecho anterior a la fecha de la ampliación,
basta con que la marca nacional anterior tenga una fecha de presentación o
una fecha de prioridad anterior a la fecha de la ampliación. Ejemplo: La
misma persona presenta una solicitud de marca comunitaria el 1 de abril de
1996 y una solicitud de marca nacional en Rumanía el 1 de enero de 1999. A
partir del 1 de enero de 2007 puede reivindicarse la antigüedad de la marca
nacional rumana.
11.8. Búsqueda
En lo que se refiere al apartado 7.1 supra, las oficinas nacionales de los
nuevos Estados miembros pueden participar en el sistema de búsqueda
(artículo 39, apartado 2, del RMC) a partir de la fecha de la ampliación. Sólo
se remitirán a tales oficinas nacionales aquellas solicitudes de marca
comunitaria con fecha de presentación que coincida con la fecha de la
ampliación o sea posterior a ésta.
11.9. Motivos de denegación absolutos
El artículo 159 bis, apartado 2 del RMC, consagra el importante principio de
que las solicitudes de marcas comunitarias pendientes de registro en la
fecha de la adhesión no pueden denegarse por ninguno de los motivos de
denegación absolutos siempre que tales motivos sean aplicables
simplemente a causa de la adhesión de un nuevo Estado miembro, y el
artículo 159 bis, apartado 4, contiene idéntico principio respecto a los
procedimientos de nulidad.
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En la práctica, esto significa que si una marca carece de carácter distintivo,
es descriptiva o genérica sólo en una lengua de un nuevo Estado miembro, o
en el territorio de un nuevo Estado miembro, se denegará la solicitud de
marca comunitaria si su fecha de presentación coincide con o es posterior a
la fecha de la ampliación, pero no puede denegarse si la fecha de
presentación es anterior a esa fecha. Respecto de las solicitudes cuya fecha
de presentación es posterior a la de la ampliación, se deberán consultar
diccionarios y material de referencia en todas las lenguas de la Comunidad
Europea.
No obstante, este principio sólo significa que los criterios para aplicar el
artículo 7, apartado 1, del RMC no se tornan más estrictos como resultado de
la adhesión. La conclusión contraria según la cual los términos que son
descriptivos en una lengua o en relación con el territorio de un nuevo Estado
miembro pueden registrarse para solicitudes de marcas comunitarias con
fecha de presentación anterior a la fecha de la ampliación no sería una
conclusión acertada. Por ejemplo, algunos términos descriptivos de lenguas
de nuevos Estados miembros pueden haberse incorporado al lenguaje común
de los Estados miembros existentes o ser ampliamente conocidos en ellos
(por ejemplo, «vodka»), y puede que ahora ya tengan que denegarse
indicaciones geográficas en cuanto que términos descriptivos (por ejemplo,
«Balaton» o «Tokay»). Además, en lo que se refiere a las indicaciones
geográficas que ya cuentan con protección en los nuevos Estados miembros,
se deberá tomar en consideración la protección derivada del Derecho
comunitario o de tratados bilaterales firmados entre los nuevos Estados
miembros y la Comunidad o los Estados miembros existentes.
Los motivos de denegación contemplados en el artículo 7, apartado 1, letras
f) y g) del RMC, sólo se ven afectados por esta disposición en la medida en
que la marca pueda inducir a error o ser contraria a las buenas costumbres
debido a un significado que sólo es comprensible en una lengua de un nuevo
Estado miembro. Por lo demás, el artículo 7, apartado 1, letra f) del RMC,
debe interpretarse como referido a la Comunidad en su conjunto.
Los motivos de denegación previstos en el artículo 7, apartado 1, letras e) e i)
del RMC, no se ven afectados.
11.10. Carácter distintivo adquirido como consecuencia del uso
En lo que respecta al apartado 8.12 supra, cabe recordar que el carácter
distintivo adquirido a través del uso (artículo 7, apartado 3, del RMC) debe
existir en la fecha de presentación de la solicitud y seguir presente en la fecha
del registro. Cuando el solicitante de una marca comunitaria (extendida) es
capaz de demostrar que el carácter distintivo adquirido existía en la fecha de
presentación de la solicitud, el artículo 159 bis, apartado 2 del RMC, impide la
formulación de una objeción basada en la falta de carácter distintivo adquirido
como consecuencia del uso en los nuevos Estados miembros. En estos
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Examen
casos, por consiguiente, el solicitante no deberá demostrar la adquisición de
carácter distintivo en los nuevos Estados miembros.
11.11. Mala fe
La Oficina considerará presentada de mala fe aquella solicitud de marca
comunitaria que se presenta antes de la fecha de la ampliación para un
término descriptivo o no apto para el registro por otro motivo en relación con
una lengua de un nuevo Estado miembro, con el solo propósito de obtener
derechos exclusivos sobre un término no registrable o con cualquier otro
propósito censurable. La Oficina carece de competencia para formular
objeciones en relación con este tipo de solicitudes durante el procedimiento
de examen, pero ejercerá sin duda sus obligaciones en relación con la
presentación de solicitudes de mala fe en caso de que se presente una
solicitud de declaración de nulidad [artículo 51, apartado 1, letra b) del RMC].
Las oficinas nacionales de los nuevos Estados miembros se manifiestan
igualmente decididas a emprender acciones contra los actos de mala fe en el
contexto de la ampliación. Los solicitantes de marcas comunitarias deben, por
consiguiente, considerar que aunque no existan motivos de denegación
durante el procedimiento de solicitud, sus marcas registradas podrían ser
objeto de declaración de nulidad con arreglo a lo dispuesto en el artículo 51,
apartado 1, letra b), del RMC.
11.12. Transformación
A partir de la fecha de la ampliación, se podrá pedir la transformación en
solicitudes de marca nacional de los nuevos Estados miembros. También es
posible la transformación cuando la marca comunitaria objeto de
transformación tenga una fecha de solicitud anterior a la fecha de la
ampliación. Sin embargo, en este último caso, la solicitud objeto de
transformación tendrá, en un nuevo Estado Miembro, los efectos de derecho
anterior previstos por el Derecho nacional. La legislación nacional de los
nuevos Estados miembros ha adoptado disposiciones equivalentes al artículo
159 bis del RMC (antiguo artículo 142 bis) en el sentido de que las marcas
comunitarias extendidas tienen los efectos de derecho anterior en los nuevos
Estados miembros sólo a partir de la fecha de la ampliación.
La fecha de la ampliación no inicia un nuevo plazo de 3 meses para solicitar
la transformación conforme al artículo 108, apartado 4 del RMC.
Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina, Parte B
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