Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina de

Similitud entre los productos y servicios
DIRECTRICES DE OPOSICIÓN
PARTE 2
CAPÍTULO 2
B. SIMILITUD ENTRE LOS PRODUCTOS Y
SERVICIOS
Versión final: noviembre de 2007
Directrices de oposición, Parte 2, Capítulo 2B
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Similitud entre los productos y servicios
ÍNDICE
CAPÍTULO 2: RIESGO DE CONFUSIÓN ................................................................................ 5
B.
SIMILITUD ENTRE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS ........................................... 5
I.
PRINCIPIOS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA Y SU APLICACIÓN EN LA
PRÁCTICA ............................................................................................................ 5
1.
La relación entre la similitud de los productos y servicios y el riesgo de
confusión ............................................................................................................... 5
1.1. La similitud entre los productos y servicios es una condición necesaria del
riesgo de confusión ............................................................................................ 5
1.2. La similitud entre los productos y servicios debe interpretarse en relación
con el riesgo de confusión.................................................................................. 6
1.3. Similitud entre los productos y servicios con independencia de la similitud
entre los signos o del carácter distintivo de la marca anterior ........................... 6
1.4. Existe un límite externo “absoluto” de la similitud............................................... 6
2.
Apreciación del grado de similitud entre los productos y servicios en la
práctica.................................................................................................................. 7
2.1. Modo de apreciar la similitud de los productos y servicios................................. 7
2.2. Necesidad de respuestas expresas y coherentes .............................................. 8
3.
La Clasificación de Niza y la similitud de los productos y servicios...................... 9
II.
EL TERRITORIO DE REFERENCIA ....................................................................... 10
III.
SIMILITUD ENTRE LOS PRODUCTOS: FACTORES CONSIDERADOS.............. 11
1.
2.
Principios generales............................................................................................ 11
Los factores específicos de la similitud aplicados a la comparación de los
productos y servicios........................................................................................... 13
2.1. Introducción: la dificultad de establecer una distinción entre los factores........ 13
2.2. Naturaleza......................................................................................................... 14
2.2.1. Consideraciones generales.................................................................... 14
2.2.2. Las diversas propiedades de los productos que definen su naturaleza 16
2.2.3. Relación con otros factores.................................................................... 18
2.3. Destino .............................................................................................................. 19
2.3.1. Definición de destino .............................................................................. 19
2.3.2. Determinación del nivel de abstracción apropiado ................................ 19
2.3.3. Consecuencias de la diferencia de destinos en la decisión sobre la
similitud................................................................................................... 20
2.3.4. La relación entre la naturaleza y el destino en particular....................... 20
2.3.5. Relación con otros factores.................................................................... 21
2.4. Utilización .......................................................................................................... 21
2.4.1. Definición de utilización.......................................................................... 21
2.4.2. Determinación del nivel de abstracción apropiado ................................ 21
2.4.3. Casos en los que la “utilización” puede ser un factor importante .......... 22
2.5. Cómo distinguir adecuadamente los factores naturaleza – destino –
utilización .......................................................................................................... 22
2.6. Productos complementarios ............................................................................. 23
2.6.1. Principios ................................................................................................ 23
2.6.2. Ejemplos generales................................................................................ 24
2.6.3. Accesorios.............................................................................................. 25
Directrices de oposición, Parte 2, Capítulo 2B
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Similitud entre los productos y servicios
2.6.4.
Carácter complementario definido por los hábitos de los
consumidores ......................................................................................... 26
2.6.5. Productos auxiliares o accesorios.......................................................... 26
2.6.6. Promoción de ventas por los fabricantes de productos o los
prestadores de servicios ........................................................................ 27
2.6.7. Relación con otros factores.................................................................... 27
2.7. Productos competidores ................................................................................... 28
2.8. Canales de distribución, en particular colocación en los mismos puntos de
venta ................................................................................................................. 29
2.8.1. Principales categorías de canales de distribución ................................. 29
2.8.2. La importancia de la coincidencia de los canales de distribución en
general.................................................................................................... 29
2.8.3. La importancia de la coincidencia de los puntos de venta en particular 29
2.8.4. Relación con otros factores.................................................................... 30
2.9. El público de referencia, es decir los clientes reales y potenciales.................. 30
2.9.1. Concepto de clientes.............................................................................. 30
2.9.2. Relación con otros factores.................................................................... 32
2.10.
Origen habitual de los productos y servicios.......................................... 32
2.10.1. Origen habitual de los productos y servicios.......................................... 32
2.10.1.1.Principio ................................................................................................ 33
2.10.1.2.Necesidad de un uso comercial arraigado para la ampliación de las
actividades ............................................................................................. 35
2.10.2. Lugares de producción y/o métodos de fabricación iguales o similares 36
2.10.3. Relación con otros factores.................................................................... 38
3.
Similitud de los productos: materias primas, ingredientes y partes,
componentes y piezas ........................................................................................ 38
3.1. Materias primas................................................................................................. 38
3.2. Ingredientes de los alimentos preparados ........................................................ 38
3.3. Partes, componentes y piezas.......................................................................... 39
4.
La comparación de los servicios con los servicios ............................................. 40
4.1. Naturaleza......................................................................................................... 40
4.2. Servicios complementarios ............................................................................... 41
4.2.1. Carácter complementario (similitud) admitido........................................ 41
4.2.2. Carácter complementario (similitud) denegado ..................................... 41
4.3. Servicios competidores ..................................................................................... 42
4.4. El público de referencia..................................................................................... 42
4.5. Origen habitual.................................................................................................. 42
5.
La comparación entre productos y servicios....................................................... 42
5.1. Generalidades................................................................................................... 42
5.2. Servicios habitualmente prestados a los clientes sin necesidad de comprar
los productos correspondientes (o viceversa).................................................. 43
5.3. Servicios accesorios de los productos, es decir, que suelen prestarse junto
con los productos (o viceversa)........................................................................ 44
5.3.1. Productos y servicios no similares ......................................................... 45
5.3.1.1. El origen habitual de los productos y servicios es distinto..................... 45
5.3.1.1.1.Principio ............................................................................................... 45
5.3.1.1.2.Servicios de transporte, embalaje y almacenaje de mercancías ........ 45
5.3.1.1.3.Otros casos .......................................................................................... 45
5.3.1.2. El origen habitual es el mismo, pero el producto o el servicio no forma
parte de la actividad principal................................................................. 46
5.3.2. Los productos y servicios pueden ser (remotamente) similares............ 46
5.3.2.1. Servicios de instalación, mantenimiento y reparación ........................... 46
5.3.2.2. Servicios de asesoramiento ................................................................... 47
5.3.3. En particular, servicios de restaurante y alimentos ............................... 48
IV.
COMPARACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ESPECÍFICOS ...................... 49
1.
2.
Productos y servicios de TI/telecomunicaciones ................................................ 49
Similitud de los servicios de venta al por menor entre sí y de los productos y
servicios de venta al por menor .......................................................................... 51
Directrices de oposición, Parte 2, Capítulo 2B
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Similitud entre los productos y servicios
3.
Calzados, vestidos, sombrerería, bolsos de mano, accesorios.......................... 52
3.1. Calzados y vestidos son similares .................................................................... 52
3.2. Sombrerería y vestidos son similares ............................................................... 52
3.3. Bolsos de mano y vestidos son similares ......................................................... 53
3.4. Accesorios específicos de los vestidos............................................................. 53
4.
Productos farmacéuticos..................................................................................... 53
4.1. Productos farmacéuticos frente a productos farmacéuticos............................. 53
4.2. Productos farmacéuticos y cosméticos............................................................. 54
V.
INTERRELACIÓN ENTRE LOS FACTORES .......................................................... 55
1.
2.
VI.
Factores predominantes ..................................................................................... 55
Interdependencia de los factores........................................................................ 56
CONCLUSIÓN ......................................................................................................... 57
Directrices de oposición, Parte 2, Capítulo 2B
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Similitud entre los productos y servicios
CAPÍTULO 2: RIESGO DE CONFUSIÓN
B.
SIMILITUD ENTRE
SERVICIOS
LOS
PRODUCTOS
Y
I.
PRINCIPIOS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA Y SU
APLICACIÓN EN LA PRÁCTICA
1.
La relación entre la similitud de los productos y servicios y el
riesgo de confusión
1.1.
La similitud entre los productos y servicios es una condición
necesaria del riesgo de confusión
En ausencia de identidad de los productos y servicios en litigio, su semejanza
es una condición necesaria para declarar la existencia de riesgo de confusión
con arreglo al artículo 8, apartado 1, letra b) del RMC. La similitud entre los
productos y servicios designados por los signos en conflicto ha sido analizada
en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.
En la sentencia Canon, el Tribunal declaró que la similitud entre los productos
y servicios es una condición necesaria para la aplicación del artículo 8,
apartado 1, letra b) del RMC:
…es además necesario, incluso en el caso de que exista identidad con una
marca cuyo carácter distintivo es particularmente fuerte, aportar la prueba de
que existe una similitud entre los productos o los servicios designados … el
riesgo de confusión presupone que los productos o servicios designados son
idénticos o similares (Canon, apartado 22).
Reproduciendo una parte del séptimo considerando del RMC, el Tribunal ya
había declarado en el asunto Sabèl:
…la apreciación del riesgo de confusión depende de numerosos factores y, en
particular, … del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los
productos o servicios designados … (Sabèl, apartado 22)
De estas afirmaciones se desprende que el grado de similitud entre los
productos y servicios ha de apreciarse en cada caso concreto. Conjuntamente
con el grado de similitud entre los signos, el grado de carácter distintivo de la
marca anterior (véase Sabèl, apartado 24), el grado de sofisticación y de
atención del consumidor medio de los productos y servicios en cuestión
(véase Lloyd, apartado 26), y cualquier otro factor pertinente al caso, el grado
de similitud entre los productos y servicios constituyen la base para
determinar la existencia o no de riesgo de confusión.
Directrices de oposición, Parte 2, Capítulo 2B
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Similitud entre los productos y servicios
1.2.
La similitud entre los productos y servicios debe interpretarse en
relación con el riesgo de confusión
El séptimo considerando del RMC indica asimismo el modo de interpretar la
similitud entre los productos y servicios:
“que procede interpretar la noción de similitud en relación con el riesgo de
confusión”.
Y el Tribunal ha definido el riesgo de confusión en los siguientes términos:
... constituye un riesgo de confusión el riesgo de que el público pueda creer
que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma
empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente...
... la existencia de tal riesgo (de confusión) queda excluida cuando no se
pone de manifiesto que el público pueda creer que los productos o servicios
considerados proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas
vinculadas económicamente (Canon, apartados 29 y 30).
La relevancia del origen común (en sentido amplio) para el alcance de la
confusión revela el tipo de similitud exigido entre los productos y/o servicios
objeto de comparación:
Las conexiones entre los productos y servicios han de ser capaces de sugerir
que proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas
económicamente; véanse los asuntos: T-85/02 CASTILLO / EL CASTILLO,
ap. 33 y ss.; T-99/01 MYSTERY (fig) / Mixery, ap. 41; y C-106/03 HUBERT
(fig) / SAINT-HUBERT 41.
1.3.
Similitud entre los productos y servicios con independencia de la
similitud entre los signos o del carácter distintivo de la marca anterior
La similitud de los productos y servicios en cuestión debe apreciarse sin tener
en cuenta el grado de similitud de los signos en conflicto en el supuesto
concreto o el carácter distintivo de la marca anterior.
1.4.
Existe un límite externo “absoluto” de la similitud
Procede establecer un límite “absoluto” entre los productos y servicios que
son similares y los que no lo son. Lo anterior significa que el mismo par de
productos y servicios siempre está dentro o fuera del límite.
Este límite externo ha de definirse por diversas razones:
En primer lugar, por necesidades de seguridad jurídica.
En segundo lugar, cuando los productos no son similares, la marca anterior
sólo puede constituir una base de la denegación de la solicitud de marca
comunitaria si se cumplen las condiciones del artículo 8, apartado 5. Estas
condiciones confieren una protección reforzada a las marcas renombradas. A
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Similitud entre los productos y servicios
menudo, resulta difícil determinar que se cumplen dichas condiciones, que
consisten en un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del
renombre de la marca anterior o un perjuicio para los mismos.
En tercer lugar, es deseable que la apreciación de los productos y servicios
efectuada por la Oficina y por las autoridades competentes de los Estados
miembros discurra de forma paralela. Para las autoridades competentes en
materia de marcas de los Estados miembros será indispensable definir un
límite externo “absoluto” en las dos situaciones descritas más abajo, lo que
hace evidente la necesidad de que la Oficina también lleve a cabo tal
definición:
En caso de que el Estado miembro no confiera una protección reforzada a las
marcas renombradas, el artículo 4, apartado 4, letra a) de la Directiva de
marcas deja libre al Estado miembro para hacerlo así.
Además, el Estado miembro puede optar por conferir esa protección reforzada
únicamente en caso de anulación y violación de marca, pero no para
procedimientos de oposición (Alemania, p. ej., ha hecho lo propio).
La definición del límite entre productos y servicios (remotamente) similares y
no similares debe basarse en la siguiente prueba:
Los productos y servicios son similares cuando, suponiendo que las marcas
sean idénticas, el público podría creer que proceden de la misma empresa o
de empresas vinculadas económicamente.
Esta prueba es acorde con una afirmación similar del Tribunal de Justicia en
la sentencia dictada en el asunto Ideal Standard (apartado 16). Esta definición
se desprende de la interpretación del séptimo considerando del RMC
anteriormente expuesta en la sección 1. Un planteamiento más restrictivo por
el cual se presuma que los signos son meramente similares, dejaría lagunas
en la protección. En cambio, un planteamiento más amplio por el cual se
presuma, además de la identidad de los signos, un grado máximo de carácter
distintivo de la marca anterior, haría difusos los límites con el artículo 8,
apartado 5. Si la marca anterior goza de renombre, el público creerá que casi
todos los productos proceden de la misma empresa o, al menos, de empresas
vinculadas económicamente.
2.
Apreciación del grado de similitud entre los productos y
servicios en la práctica
2.1.
Modo de apreciar la similitud de los productos y servicios
Deben considerarse las realidades del mercado.
Es preciso basar las declaraciones en las realidades del mercado, es decir, en
las costumbres arraigadas en el sector industrial o comercial de que se trate.
Estas costumbres, en particular, las prácticas comerciales, son dinámicas y
están en continuo cambio.
Directrices de oposición, Parte 2, Capítulo 2B
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Similitud entre los productos y servicios
El examinador puede conocer las costumbres a partir de los hechos alegados
y las pruebas presentadas por las partes. Además, puede darse la
circunstancia de que ciertos hechos pertinentes sean “notorios” y por lo tanto
no necesiten ser probados. Todo aquello que no se desprenda de las pruebas
o no sea notorio, no podrá tenerse en cuenta (véase el artículo 74, apartado 1
del RMC).
Es importante que el examinador evite toda especulación en lo tocante a las
realidades del mercado, por ejemplo, de las máquinas o de los productos de
TI o de los servicios prestados a las empresas. No pueden utilizarse frases
como “es posible que ciertos fabricantes de los productos 1 fabriquen
también los productos 2” o palabras como “quizás”.
2.2.
Necesidad de respuestas expresas y coherentes
Una declaración de riesgo de confusión requiere una respuesta expresa en la
resolución a la cuestión de la similitud de los productos y servicios en
conflicto. En caso de que los productos y servicios sean declarados similares,
la respuesta debe indicar asimismo el grado de similitud.
La respuesta a la cuestión de la similitud de los productos y servicios (y, en
caso de respuesta afirmativa, en qué grado) suele figurar en la parte de la
resolución titulada “similitud de los productos y servicios”. En los casos límite,
no es necesario que la respuesta aparezca en la parte antes mencionada,
pudiendo figurar exclusivamente en la parte final denominada “conclusión”
(véase infra, apartado 4.2.2.d.).
Además, la apreciación de la similitud de los productos y servicios debe ser
coherente. Esto significa que, al comparar los mismos productos y servicios,
no deben alcanzarse resultados divergentes en distintas resoluciones.
En los casos límite (similitud remota contra disimilitud), la cuestión de saber si
los productos/servicios son o no similares (y, en caso de respuesta afirmativa,
en qué grado) puede dejarse abierta en el análisis de la similitud y
responderse en la “conclusión” de la resolución.
En tales supuestos, los diversos factores pertinentes relacionados con la
similitud de los productos y servicios en litigio pueden analizarse en la parte
de la resolución que trata de la similitud. La cuestión es si, desde una
perspectiva comercial, existe una conexión entre los productos y servicios. En
el ejemplo, vestidos (cl. 25) frente a perfumería (cl. 3), se debe determinar, por
ejemplo, que estos productos pueden venderse de forma conjunta y fabricarse
bajo el control de una única empresa.
Corresponderá, por tanto, al análisis del riesgo de confusión determinar si la
conexión entre estos productos es suficiente, a la luz de la similitud de los
signos, del carácter distintivo (intrínseco o adquirido como consecuencia del
uso) de la marca anterior y de cualquier otro factor pertinente, para justificar
una declaración de riesgo de confusión. Como condición previa para una
declaración de riesgo de confusión, deberá también declararse expresamente,
Directrices de oposición, Parte 2, Capítulo 2B
Página 8
Similitud entre los productos y servicios
en esta fase, que los productos y servicios se consideran similares y en qué
grado.
3.
La Clasificación de Niza y la similitud de los productos y
servicios
El hecho de que los productos respectivos aparezcan agrupados en la misma
clase de la Clasificación de Niza no constituye, por sí solo, un indicio de
similitud. Según lo dispuesto en la regla 2, apartado 4 del REMC, la
Clasificación de Niza servirá exclusivamente a efectos administrativos y, por lo
tanto, no permite extraer conclusiones en lo concerniente a la similitud de los
productos y servicios. En consecuencia, el argumento esgrimido en un asunto
según el cual los instrumentos científicos son similares a conmutadores,
sensores y dispositivos de control por encontrarse todos incluidos en la clase
9 no se consideró válido.
371/1999 TAMRON (cl.9) / AMRON (cl.9) (EN).
No obstante lo dispuesto en la regla 2, apartado 4 del REMC, conviene
señalar que, en cierta medida, la clasificación de productos y servicios se
atiene a los mismos principios que el análisis de la similitud de los productos y
servicios. En tales supuestos, los productos y servicios que figuran en la
misma clase pueden efectivamente ser similares.
Jessie N. Marshall escribe en su tratado “Guide to the Nice Agreement
concerning the international classification of goods and services” (publicado
en 2000, p. 25):
Por lo que se refiere a los títulos de clase, su estructura no es uniforme.
Ciertos títulos pueden comprender a otros y abarcar todos los productos de la
clase. Por ejemplo, todos los productos incluidos en la clase 5 proceden de la
primera frase “Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos
para uso médico”.
Además, la línea divisoria entre algunos títulos de clase es difusa. Este es el
caso, por ejemplo, de los productos de papel (papel, cartón y artículos de
estas materias, no comprendidos en otras clases) y los productos de imprenta
de la clase 16. Véase Marshall, p. 89.
En este contexto, resulta oportuno señalar que las clases de la Clasificación
de Niza están estructuradas de acuerdo con factores que pueden revestir una
importancia real en el análisis de la similitud. Lo anterior se ilustra mediante
los ejemplos siguientes, extraídos de la obra de Marshall:
Clase 1: función (es decir, un aspecto de la “naturaleza”)
… los productos están correctamente incluidos en la clase 1 si sus funciones
se basan en sus propiedades químicas antes que en cualquier aplicación
específica que puedan tener los productos (pp. 1 y ss.)
Clase 3: destino
Directrices de oposición, Parte 2, Capítulo 2B
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Similitud entre los productos y servicios
Todos los artículos relacionados con los cosméticos, la higiene personal (que
no sean para uso médico), la limpieza y el pulido se clasifican en la clase 3 …
Existen muchos artículos que pueden clasificarse en la clase 3 y en otra
clase, dependiendo de que estén relacionados con los cosméticos o con los
productos de tocador y no con otro uso específico (p. 14).
Clase 18: naturaleza, destino
La mayor parte de los artículos de piel se clasifican en la clase 18, a no ser
que estén destinados a otro uso que aconseje su clasificación en otra clase
(p. 101).
Clases 20 y 21: productos diversos – no indicio de similitud
Estas clases suelen confundirse entre sí, ya que ambas son conocidas como
las clases de productos diversos … cada clase incluye únicamente productos
diversos compuestos de un material específico (p.108).
Clase 32: productos competidores
... la clasificación de la cerveza en esta clase responde a su caracterización
como alternativa a los refrescos (p. 159).
II.
EL TERRITORIO DE REFERENCIA
El territorio en que se ha registrado la marca anterior determinará también el
alcance geográfico de la comparación. Lo anterior es importante por cuanto
que los hábitos del consumidor o los usos comerciales nacionales pueden
influir en la forma en que se fabrican, distribuyen o consumen (utilización) los
productos en el territorio de referencia.
T-169/02 NEGRA MODELO / MODELO (EN).
De acuerdo con la práctica de la División de Oposición, en la comparación de
los productos y servicios deben tenerse en cuenta las diferencias entre los
mercados nacionales, pues éstos pueden conducir a distintos resultados en lo
que se refiere a la similitud de determinados productos en distintos territorios.
Este planteamiento no es contrario al concepto de un consumidor europeo
único. De acuerdo con el Tribunal de Justicia, se considera que el consumidor
medio está normalmente informado y es razonablemente atento y perspicaz
(Lloyd, apartado 26) con independencia de su nacionalidad o residencia.
Tomar en consideración los hábitos nacionales de consumo, tales como los
relacionados con las bebidas (p. ej. la costumbre de mezclar agua y vino en
Alemania), no invalida la norma del consumidor medio normalmente
informado y razonablemente atento y perspicaz. Si la Oficina no tuviera en
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Similitud entre los productos y servicios
cuenta los hábitos de consumo en un caso en que el derecho anterior es una
marca nacional, no podría apreciar debidamente el riesgo de confusión en el
Estado miembro interesado. Si basara su resolución en una práctica de
consumo artificial, la Oficina correría el riesgo de resolver en un sentido
distinto de las autoridades de los Estados miembros (oficinas y/o tribunales de
marcas) que toman en consideración los hábitos nacionales de consumo.
Dicha práctica contravendría el objetivo de adoptar resoluciones no
contradictorias en relación con un mismo territorio, con independencia de que
sean las autoridades nacionales o comunitarias quienes las dicten.
Los hábitos nacionales pueden también influir en la percepción de los
productos y servicios que tiene el consumidor y, por lo tanto, pueden afectar a
su atención, cuestión ésta que suele examinarse en el marco de la
apreciación global del riesgo de confusión.
Ejemplo:
En 1999-2001 Blû (cl. 33) / BLU (cl. 32) (EN) se afirmó que los consumidores
mezclan bebidas alcohólicas y no alcohólicas, en particular en el mercado
alemán, en el que la mezcla de bebidas es muy popular. Los canales de
distribución de ambos productos, es decir, de bebidas alcohólicas (excepto
cervezas) y "aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas;
bebidas y zumos de frutas“, también se consideraron similares en Alemania.
Ambas categorías de productos pueden encontrarse en supermercados y
tiendas de ultramarinos muy cerca unas de otras en los mismos estantes.
Además, es probable que en Alemania los fabricantes de bebidas alcohólicas
(excepto cervezas) fabriquen igualmente los productos amparados por la otra
marca en litigio.
En cambio, en el asunto R 36/2002-3 Lindenhof/LINDERHOF (fig) (DE), la
Sala de Recurso declaró que sólo había una remota similitud entre el vino
espumoso (“Sekt”) y, en particular, las aguas minerales y los zumos de frutas
en el territorio de referencia alemán. Esta semejanza remota fue considerada
insuficiente para declarar un riesgo de confusión a pesar de la gran similitud
fonética de las marcas.
Confirmado en la resolución de 15 de febrero de 2005 en el asunto T-296/02,
apartados 49 a 59.
III.
SIMILITUD ENTRE
CONSIDERADOS
1.
Principios generales
LOS
PRODUCTOS:
FACTORES
Por lo que se refiere a los criterios para determinar la similitud entre los
productos y servicios con mayor detalle, el Tribunal de Justicia declaró en la
sentencia Canon que:
Directrices de oposición, Parte 2, Capítulo 2B
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Similitud entre los productos y servicios
... Para apreciar la similitud entre los productos o los servicios designados ...
procede tener en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la
relación entre los productos o servicios. Estos factores incluyen, en particular,
su naturaleza, su
, su utilización y su carácter competidor o
complementario (apartado 23).
En la versión inglesa: (... In assessing the similarity of the goods and services
… all the relevant factors relating to those goods or services themselves
should be taken into account. Those factors include, inter alia, their nature,
and their method of use and whether they are in competition
their
with each other or are complementary.)
Tal como se ha expuesto con anterioridad (véase la parte B.I.3.6.1.d), el
término “end users” es una traducción incorrecta. La traducción correcta es
“purpose of use” (destino).
La expresión en particular, revela que la lista de los factores mencionados por
el Tribunal es meramente indicativa. La similitud entre los productos y
servicios no puede depender de un número fijo y limitado de criterios que,
generalmente, pueden determinarse por adelantado y que surten el mismo
efecto en todos los casos. Pueden concurrir otros factores además de o en
lugar de los enumerados por el Tribunal que pueden resultar pertinentes en el
caso concreto.
La similitud entre los productos y servicios debe determinarse sobre una base
objetiva. No obstante, “base objetiva” no significa base abstracta o intrínseca.
Antes al contrario, lo realmente importante es la perspectiva comercial.
El Tribunal declaró en la sentencia Canon que para apreciar la similitud entre
los productos procede tener en cuenta todos los factores pertinentes que
caracterizan la relación entre los productos.
Se enumeran a continuación los factores más relevantes, que serán
analizados por este orden:
[Factores establecidos en la sentencia Canon:]
naturaleza (la composición, el principio de funcionamiento, la apariencia, el
valor y otros)
destino: usos idénticos o similares
utilización
productos y servicios complementarios
productos y servicios competidores / intercambiables: satisfacción de una
demanda idéntica o similar
[factores adicionales:]
canales de distribución: canales de distribución idénticos o similares; en
particular, su colocación en los mismos puntos de venta
el público de referencia
el origen habitual de los productos y servicios: tipo de empresa que controla la
producción de los productos; en particular, el lugar y método de producción.
Directrices de oposición, Parte 2, Capítulo 2B
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Similitud entre los productos y servicios
En todo caso, el examinador debe determinar los factores pertinentes y los
elementos que caracterizan la relación entre los productos y servicios
comparados, así como la importancia que debe atribuirse a cada uno de estos
factores.
El principal objetivo de la comparación de los productos y servicios no es
identificar las propiedades intrínsecas o inherentes de los productos y
servicios de una manera abstracta. Lo importante, más bien, es el
solapamiento de los factores, como la naturaleza, el destino, la utilización, etc.
que caracterizan el par de productos y servicios de que se trata. En
consecuencia, los factores pertinentes y propiedades que caracterizan el
producto A o el servicio B pueden ser diferentes dependiendo de los
productos y servicios con los que deben compararse.
Procede señalar que, en muchos casos, los factores se solaparán en el
sentido de que cuando concurra uno de los factores generalmente otro
también lo hará. Esta cuestión se abordará al término de la exposición relativa
a cada factor y se resumirá al final de la parte concerniente a la similitud entre
los productos y servicios, en el apartado titulado “factores dominantes”.
Con el fin de garantizar la coherencia y transparencia de las resoluciones, se
insta a los examinadores a referirse a los factores pertinentes mediante la
terminología arriba utilizada, es decir, la naturaleza, el destino, etc. y no
expresiones equivalentes, a no ser que indiquen claramente esta
equivalencia. Por ejemplo, en lugar de destino, podría utilizarse "finalidad“o
"necesidades satisfechas“ (de los consumidores). Pero el empleo de estos
términos sólo puede inducir a confusión en cuanto al significado del factor.
Además, el uso acumulado del mismo concepto puede sugerir un grado de
similitud superior debido a la coincidencia de un mayor número de factores:
“El destino, la finalidad y las necesidades satisfechas son idénticos”. Sin
embargo, esta frase se limita a repetir el mismo concepto, y es obvio que tal
repetición no puede tener ninguna incidencia en el resultado del asunto.
2.
Los factores específicos de la similitud aplicados a la
comparación de los productos y servicios
2.1.
Introducción: la dificultad de establecer una distinción entre los
factores
En los siguientes apartados se pretende definir e ilustrar los diversos factores
relacionados con la similitud entre los productos y servicios. No obstante, se
debe reconocer que en ciertos supuestos será difícil establecer una distinción
entre los diversos factores. Lo anterior es particularmente cierto en lo que a la
“naturaleza”, el “destino” y la “utilización” se refiere (véase el cuadro que
aparece en la sección 2.5 infra). Cuando el examinador se enfrente a dichas
dificultades, no deberá esforzarse por establecer una distinción entre los
factores, sino que deberá examinarlos conjuntamente. En esta situación, el
examinador podría, por ejemplo, declarar que los productos objeto de
Directrices de oposición, Parte 2, Capítulo 2B
Página 13
Similitud entre los productos y servicios
comparación poseen la misma naturaleza y el mismo destino indicando los
hechos concretos en que basa su declaración.
Las observaciones finales sobre la importancia relativa de cada factor
recogidas al final de la explicación de cada uno de ellos, junto al capítulo 8
sobre la interrelación entre los diversos factores, deberían ayudar a trazar los
límites entre los mismos.
2.2.
Naturaleza
2.2.1.
Consideraciones generales
(i) Principales criterios para definir la “naturaleza”
Diversos criterios de los productos y servicios en litigio pueden resultar de
utilidad para determinar su naturaleza, en particular:
-
La composición,
El principio de funcionamiento,
El estado físico (p. ej. líquido/sólido),
La apariencia (diseño).
Estos criterios se analizan más abajo, en la sección 2.2.2.
(ii) Definición de la naturaleza desde una perspectiva comercial
Como todos los factores relacionados con la similitud de los productos y
servicios, la naturaleza de un grupo de productos y servicios ha de definirse
desde una perspectiva comercial en relación con otros productos y servicios.
Ejemplos:
Producto de Propiedades de los productos
la solicitud de
MC
Helado
comestible
(“helado
cremoso”)
Helado
comestible
(“helado
cremoso”)
Producto
anterior
de
la
marca
Intrínsecas
Comerciales
Ambos:
agua Helado
cremoso: Hielo para refrigerar
helada
alimento, hielo para
refrigerar:
producto
auxiliar
para
conservar alimentos
Agua helada / Ambos productos son Confitería
hecha
con
preparaciones
alimentos dulces
harina, bollos, galletas
hechas de harina
y
otros
ingredientes
En el primer ejemplo, helados comestibles frente a hielo para refrigerar, existe
un solapamiento en la composición de los productos, a saber, ambos están
(parcialmente) compuestos de agua helada. Sin embargo, es evidente que,
desde un punto de vista comercial, esto carece de relevancia. Lo importante
Directrices de oposición, Parte 2, Capítulo 2B
Página 14
Similitud entre los productos y servicios
es que uno de los dos productos es un alimento, mientras que el otro no. Por
lo tanto, su naturaleza no es similar.
En el segundo ejemplo, la composición también carece de importancia. Lo
que hace que su naturaleza sea similar desde una perspectiva comercial es el
hecho de que ambos productos son alimentos dulces y postres típicos. Véase
la resolución de las SdR R795/1999-1 (Allegro / ALLEGRO):
Los "helados comestibles" deben compararse con, en particular, la "confitería
hecha con harina", los "bollos" y las "galletas". Si bien … los productos a base
de helados cremosos están congelados, son semejantes a los productos de
confitería, alimentos dulces … [la naturaleza].
(iii) Las entradas en los diccionarios pueden ser de utilidad, pero no
necesariamente
En caso de que la naturaleza de los productos no pueda deducirse fácilmente
de la lista de productos y servicios, es posible obtener información adicional
en las entradas de los diccionarios.
955/1999 SUPERFLAM (cl.9) / EUROFLAM (cl.9, 11) (FR)
No obstante, habida cuenta de que lo que importa son los factores relevantes
desde el punto de vista comercial, el examinador no debe confiar únicamente
en las entradas de los diccionarios, como sugiere el asunto R 152/2000-3
DIPPIN’DOTS / dippin’dots (fig) (EN), (apartado 24).
La Sala sostuvo que:
La resolución impugnada es incoherente en el tratamiento del “ice” (hielo) y
“ices” (helados) de la clase 30 designados en la solicitud. Mientras que
sostiene que los “ices” (helados) son idénticos a los “ice creams and edible
ices” (helados cremosos y helados comestibles) y similares a los “frozen
yoghourts; novelty frozen water berads; frozen desert products” (yogures
helados; postres helados), aduce que el “ice” (hielo) no es similar a los
productos del oponente debido a diferencias en su naturaleza y destino … En
este caso, la Sala de Recurso se remite al Oxford Dictionary, Edición de 1993,
según el cual ‘ice’ es el singular de ‘ices’ y significa entre otras cosas “(An) ice
cream” o “Icing for cakes” ((un) helado cremoso o helado para pasteles). En
consecuencia, procede concluir que el producto “ice” (hielo) de la solicitud es
idéntico a los “ice creams and edible ices” (helados cremosos y helados
comestibles) amparados por las marcas anteriores.
La cita anterior pone claramente de manifiesto los riesgos de basarse
únicamente en las entradas de los diccionarios. Dado que en la lista de
productos y servicios se mencionaba tanto “ices” (helados) como “ice” (hielo),
la División de Oposición supuso acertadamente que “ices” se refería a
helados comestibles, y “ice” al hielo para refrigerar. (Estos dos productos
están clasificados en la clase 30 de la Clasificación de Niza.) En
Directrices de oposición, Parte 2, Capítulo 2B
Página 15
Similitud entre los productos y servicios
consecuencia, la División de Oposición concluyó acertadamente que los
productos eran diferentes por su naturaleza y destino.
Estar comprendidos en el mismo título amplio no es suficiente para declarar la
naturaleza similar de los productos.
El hecho de que los productos y servicios a comparar estén comprendidos en
el mismo título no significa que su naturaleza sea más que remotamente
similar si el título es amplio. Un ejemplo de título amplio es alimentos para
consumo humano.
Véase 1210/1999 COCOPOPS (cl.30) / COCO (cl.31) (EN), en la que la Sala
sostuvo que la naturaleza de la fruta fresca era diferente de la naturaleza del
café, la harina y el pan. El asunto 2339/2001 LA VIE CLAIRE (fig) / La Vie
Claire (fig) (EN) aporta una nueva ilustración de lo anterior: “Carne, pescado,
aves y caza son alimentos de origen animal. Naranjas, mandarinas, limones,
uvas y todo tipo de frutas frescas, cebollas, hortalizas y legumbres también
son alimentos. Esta ligera conexión no excluye su diferente naturaleza”. Tan
sólo el hecho de que el título común sea lo suficientemente restringido puede
abogar en favor de la identidad o similitud de la naturaleza de los productos.
Ejemplos:
- Productos lácteos considerados una subcategoría de alimentos: “En
cuanto a la naturaleza de los productos de que se trata [p. ej. leche
condensada y queso], el Tribunal... observa que tienen como materia prima la
leche y están comprendidos, por tanto, en la categoría de productos lácteos...
El público pertinente ... considera ... que [los productos] ... pertenecen a una
misma familia de productos” (véase la sentencia del Tribunal de Primera
Instancia de 4 de noviembre de 2003 en el asunto T-85/02, “Castillo”,
apartado 33).
- Cualquier tipo de bebidas espirituosas destiladas (todas ellas bebidas
alcohólicas) es similar a cualquier otro tipo de bebidas espirituosas.
2.2.2.
Las diversas propiedades de los productos que definen su naturaleza
(i) Composición (materias primas, ingredientes o materiales acabados
combinados),
(ii) Principio de funcionamiento,
(iii) Estado físico (p. ej. líquido/sólido),
(iv) Apariencia (diseño),
(v) Valor.
Los criterios pertinentes para determinar la naturaleza de los productos son
aquellos que, en relación con los otros productos y servicios, atraen la
atención de los clientes reales o potenciales del mercado. Su importancia
varía en función del producto de que se trate. Los principales criterios pueden
ser, por ejemplo:
- la composición: el alcohol en las bebidas alcohólicas (la forma de la
botella es a menudo poco relevante) o, al contrario,
Directrices de oposición, Parte 2, Capítulo 2B
Página 16
Similitud entre los productos y servicios
- la apariencia: un juguete (con frecuencia, la composición tiene escasa
importancia).
(i) Composición (materias primas, ingredientes) de los productos
Una composición idéntica o similar de los productos en cuestión no constituye
por sí misma un indicador de que éstos posean la misma naturaleza. La
composición puede caracterizar o no a los alimentos. En el caso de helado
cremoso frente a confitería hecha con harina, los productos fueron
considerados similares a pesar de su diferente composición, en particular
porque ambos son postres.
Sin embargo, en el asunto que se menciona a continuación lo anterior no se
aplica porque un grupo de productos son platos principales, y el otro, postres
e ingredientes; uno es de origen animal, y el otro de origen vegetal:
Carne, pescado, aves y caza son alimentos de origen animal. Naranjas,
mandarinas, limones, uvas y todo tipo de frutas frescas, cebollas, hortalizas y
legumbres también son alimentos. Esta ligera conexión no excluye su
diferente naturaleza.
2339/2001 LA VIE CLAIRE (fig) / La Vie Claire (fig) (EN).
Asimismo, la manteca para cocinar no tiene la misma naturaleza que los
aceites y grasas lubricantes a base de petróleo, si bien ambos contienen una
base de grasa. La manteca para cocinar se utiliza para preparar platos
destinados al consumo humano, mientras que los aceites y grasas se
emplean en relación con máquinas.
Hablando en términos generales, una composición idéntica o similar no es
concluyente para declarar la naturaleza idéntica o similar de los productos
cuando las materias primas de que están compuestos varían y pueden
sustituirse. Sin embargo, es concluyente para declarar la naturaleza idéntica o
similar de los productos cuando la composición caracteriza al producto. Este
será con frecuencia el caso cuando el material de que está constituido el
producto sea un material precioso o raro.
(ii) Principio de funcionamiento
Los diversos principios de funcionamiento de un producto pueden ser el
funcionamiento mecánico, con o sin motor, el funcionamiento óptico, eléctrico,
biológico, o químico.
Ejemplo de naturaleza similar:
Soportes magnéticos, electrónicos u ópticos y dispositivos semiconductores
(cl. 9), todos con tipos de imprenta o caracteres de imprenta digitalizados de
la clase 9, son similares a cintas magnéticas (cl. 9). La naturaleza es la
misma, ya que todos son soportes.
1623/2002 PRADO et al. / PRADO (EN) contra 1298/2001 WAITEC (fig) /
Wytek (fig) (EN). Esta resolución no debe seguirse.
Directrices de oposición, Parte 2, Capítulo 2B
Página 17
Similitud entre los productos y servicios
Dispositivos para doblar planchas para impresión (cl. 7) y máquinas de
montaje de cajas de cartón o productos similares (cl. 7).
R0610/2000-4 PROFORM / PLAFORM (EN)
Lavadoras que utilizan detergente en polvo (químico) y nuevas lavadoras que
lavan con ondas magnéticas.
(iii) Estado físico (p. ej. líquido o sólido)
Aunque no necesariamente, el estado físico puede ser un importante
subfactor de la “naturaleza”. La realidad del mercado es decisiva.
Por ejemplo, el yogur se comercializa como alimento y como bebida (yogur
líquido). Por lo tanto, dichos productos poseen la misma naturaleza.
(iv) Apariencia
En determinados productos, es de suma importancia la apariencia y no la
composición, el principio de funcionamiento o el estado físico.
Ejemplo:
En ciertos juguetes, puede resultar secundario que sean de felpa, de cartón,
de madera, de metal o de otros materiales (excepto cuando deban cumplirse
determinadas normas de seguridad destinadas a los niños pequeños). Lo que
puede ser importante para los clientes es que posean una forma atractiva.
2628/2001 JAKO-O (fig.) / JOCKO (DE) revocada por las Salas de Recurso en
virtud de otros motivos.
(v) Valor (precio) del producto o servicio
Joyería de oro – bisutería de moda.
Desde un punto de vista comercial, los pendientes de oro o de plástico, por
ejemplo, se considerarán diferentes debido a su distinto valor.
Pero la similitud puede declararse sobre la base de otros criterios. Por lo
tanto, hay que tener cautela al distinguir entre productos de lujo y productos
cotidianos, ya que el fabricante de los primeros puede ofrecer también los
segundos.
2.2.3.
Relación con otros factores
La “naturaleza” puede solaparse con el “destino” y la “utilización”. Con
frecuencia, la utilización es definida directamente por la naturaleza y el
destino.
Directrices de oposición, Parte 2, Capítulo 2B
Página 18
Similitud entre los productos y servicios
2.3.
Destino
2.3.1.
Definición de destino
El destino es el uso previsto para los productos y servicios, y no cualquier uso
accidental. El destino equivale a la función (económica) de los productos y
servicios. Pone de manifiesto la necesidad satisfecha (consumidores) o el
problema resuelto (clientes profesionales). En inglés, se utiliza el término
“purpose” mientras que el término “destination” no suele utilizarse en este
contexto aunque es sinónimo del anterior (en francés y en español, los
términos “destination” y “destino” abarcan tanto la finalidad como los clientes).
2.3.2.
Determinación del nivel de abstracción apropiado
En ocasiones, es difícil definir el nivel de abstracción que resulta apropiado
para determinar el destino.
Por ejemplo, los alimentos se definen como “sustancia que contiene
nutrientes como hidratos de carbono, proteínas y grasas, que puede ser
ingerida por un organismo vivo y metabolizada en energía y tejido corporal”
(traducción de las definiciones del Collin’s e-dictionary).
El hecho de que los alimentos sean “metabolizados en energía y tejido
corporal” por un organismo vivo constituye un destino básico (al igual que la
ingestión es una utilización básica). Dado que, en la sentencia en el asunto
Canon, los factores “naturaleza” y “destino” (así como “utilización”) se
enumeraron uno por uno, sin relación jerárquica entre los mismos, dichos
factores deben considerarse independientes entre sí. Así pues, basándose
en la lógica, cabe concluir una vez más que los hechos utilizados para
determinar la “naturaleza” no pueden constituir el fundamento del análisis del
factor “destino” (o “utilización”). Siempre que un destino básico (y una
utilización básica) sea parte de la definición de la naturaleza de un producto,
la apreciación del “destino” (y la “utilización”) con el significado que se le
atribuye en la sentencia en el asunto Canon, debe realizarse con un nivel de
abstracción más elevado para evitar que dichos factores lleguen a ser
redundantes.
En el caso del vinagre, por ejemplo, el destino no debe definirse como
“consumo humano” (que forma parte de la naturaleza), sino como “aderezo
corriente” (véase el cuadro que figura en la sección 2.5 infra).
Al parecer, el Tribunal de Primera Instancia expresó el mismo punto de vista
en su sentencia en el asunto T-85/02, “Castillo”. En relación con la naturaleza
de los productos leche condensada y queso, el Tribunal consideró que dichos
productos pertenecen a una misma familia de productos (apartado 33). Por
otra parte, el Tribunal halló escasa similitud entre estos productos en lo
tocante a su destino (traducido en inglés como “end use”) y/o la forma en que
se utilizan. La sentencia reza que “su destino común como ingrediente
culinario caracteriza a casi todos los productos alimenticios” (apartado 34).
Por lo tanto, el Tribunal de Primera Instancia confirmó que los hechos
Directrices de oposición, Parte 2, Capítulo 2B
Página 19
Similitud entre los productos y servicios
relacionados con la naturaleza de un producto, como los alimentos, no
pueden constituir la base de la apreciación del destino de dicho producto.
2.3.3.
Consecuencias de la diferencia de destinos en la decisión sobre la
similitud
Si uno de los dos productos posee un destino muy específico, puede existir un
fuerte indicio de disimilitud, como es el caso del software especializado
integrado en una máquina de hemodiálisis y software multimedia.
713/1999 ALTRA LINK (cl.9) / ULTRALINK (cl.9, 38) (EN)
2.3.4.
La relación entre la naturaleza y el destino en particular
En caso de que la naturaleza sea diferente pero el destino sea el mismo, la
similitud se declara con frecuencia, tal como revelan los tres ejemplos que se
exponen seguidamente.
Ejemplo 1: Productos utilizados en la cocina de la cl. 21 / cuchillería,
tenedores y cucharas (cl. 8)
Los productos de la clase 21, ciertos productos utilizados en la cocina, son
similares a los productos de la clase 8, a saber cuchillería, tenedores y
cucharas, “… aunque tienen distinta naturaleza y quizás un uso diferente. De
hecho, todos son utensilios que se utilizan normalmente para realizar tareas
domésticas y, en particular, cocinar, o se usan en combinación con y al mismo
tiempo que la cuchillería, tenedores y cucharas …. Son fabricados por las
mismas empresas, vendidos a través de los mismos canales comerciales y
dirigidos al mismo círculo de clientes”.
R 0478/2001-3 CUCINA & Co (fig.) / LA CUCINA (fig.)
Ejemplo 2: Calzados / vestidos
Pese a su distinta naturaleza, en particular por tener el mismo destino, los
productos son similares.
El calzado, los zapatos y las botas tienen el mismo destino, en principio, que
las prendas de vestir enumeradas en la lista: están destinados a vestir a las
personas, como protección frente a los elementos y como artículos de moda.
T-115/02 “a” (fig.) / “a” (fig.)
Ejemplo 3: Sustancias farmacéuticas / emplastos
Los productos designados en la solicitud sustancias farmacéuticas e
higiénicas; medicamentos; píldoras son drogas o sustancias utilizadas para el
tratamiento, prevención, o alivio de los síntomas de enfermedades o heridas
causadas por accidentes. Los emplastos son tiras adhesivas de material
normalmente medicinal que sirven para vendar distintos tipos de heridas.
Directrices de oposición, Parte 2, Capítulo 2B
Página 20
Similitud entre los productos y servicios
Materiales para vendaje son materiales terapéuticos o de protección utilizados
para vendar heridas o miembros rotos. Si bien todos estos productos tienen
una naturaleza distinta a la de los productos del oponente, tienen el mismo
destino, es decir, curar las enfermedades, discapacidades o heridas.
2940/2000 APEX/APEX (EN)
2.3.5.
Relación con otros factores
El destino constituye un factor importante. Dado que define el uso previsto
para el producto o servicio, es el elemento que permite al consumidor
identificar más fácilmente dicho producto o servicio. Basándose en el destino,
es posible determinar quiénes son los clientes reales y potenciales, es decir,
el público de referencia.
Cuando el destino sea similar y los productos y servicios estén en la misma
franja de precios (correctamente calculados), los productos y servicios serán
normalmente competidores y presentarán un solapamiento sustancial en el
público de referencia, es decir, en los clientes reales y potenciales.
Además, la utilización suele depender de la naturaleza y del destino de los
productos.
2.4.
Utilización
2.4.1.
Definición de utilización
La utilización define la forma en que se usa el producto para satisfacer su
destino. Por regla general, la utilización puede inferirse de:
•
El principio de funcionamiento de un producto, es decir, la naturaleza; y
•
La función que el producto o servicio cumple en el mercado (necesidad
satisfecha o problema resuelto), es decir, el destino.
Por lo tanto, a menudo la utilización se deduce directamente de la naturaleza
y del destino y tiene poca o ninguna importancia por sí misma en el análisis
de la similitud.
2.4.2.
Determinación del nivel de abstracción apropiado
Al igual que el factor naturaleza puede definirse por un destino básico (véase
supra, en la sección 2.3.2.), una utilización básica puede también
codeterminar el factor naturaleza. En el ejemplo mencionado en el apartado
“destino” supra, la naturaleza de los alimentos se define, entre otras cosas,
como sustancia que contiene nutrientes (composición) que puede ser ingerida
por un organismo vivo (utilización básica). Debería resultar obvio que esta
utilización básica no puede definir el factor independiente de la “utilización”,
pues, de lo contrario, dicho factor carecería de significado independiente del
factor naturaleza.
Directrices de oposición, Parte 2, Capítulo 2B
Página 21
Similitud entre los productos y servicios
En el caso del vinagre, p. ej., la utilización puede por tanto definirse por la
forma en que el vinagre se usa para aliñar alimentos (véase el cuadro infra,
sección 2.5).
2.4.3.
Casos en los que la “utilización” puede ser un factor importante
No obstante lo explicado anteriormente en la sección 2.4.1, la utilización
puede ser importante, con independencia de la naturaleza y el destino,
cuando caracteriza los productos:
En favor de la similitud:
“Los productos farmacéuticos para el tratamiento de enfermedades de la piel
o del cabello pueden adoptar la forma de cremas y lociones. Estos dos tipos
de productos tienen la misma utilización que los cosméticos, que también
comprenden las cremas y lociones”.
1981/2002 VITANOV / NOVA VITA (fig) (EN)
Con todo, incluso cuando la utilización caracterice los productos objeto de
comparación y sea idéntica en ambos productos, este hecho por sí solo no
será suficiente para determinar la similitud.
En contra de la similitud:
Frotar – verter
Mientras que los “abrillantadores” están destinados, en principio, a dar brillo a
los objetos metálicos mediante frotamiento y tienen por lo tanto una finalidad
parcialmente estética, los productos contemplados en la solicitud de registro
(“preparaciones para la limpieza de los tubos de desagüe para la industria de
transformación de metales, excepto sustancias auxiliares para textiles y
sustancias auxiliares”) están destinados esencialmente a limpiar y a
desatascar, mediante vertido y posterior disolución de los depósitos metálicos,
las tuberías de evacuación de los residuos de la industria de transformación
de metales, lo que atestigua su finalidad práctica.
T-126/03– ALADIN/ ALADDIN, apartado 85
Relación con otros factores:
Con frecuencia, la utilización se deduce directamente de la naturaleza y del
destino, por lo tanto, no suele ser un factor muy importante.
2.5.
Cómo distinguir adecuadamente los factores naturaleza – destino –
utilización
Tal como se ha dicho en las dos secciones anteriores sobre el “destino” y la
“utilización”, a veces es difícil determinar el nivel de abstracción apropiado
para evaluar estos dos factores, con el fin de evitar aplicar los mismos hechos
Directrices de oposición, Parte 2, Capítulo 2B
Página 22
Similitud entre los productos y servicios
que los aplicados en la evaluación del factor “naturaleza”. En el cuadro infra
se resume la explicación anterior.
Se utilizará a modo de ejemplo el asunto Hubert. Los productos son: “grasas
alimenticias” frente a “vinagre, salsas”.
Factor
Definición
del
factor sugerida
Naturaleza Tipo de producto
(incluido
un
destino básico y
una
utilización
básica)
Aplicación sugerida de la Aplicación por el TPI
definición del factor
Productos
alimenticios Productos alimenticios
accesorios
Definición
de
productos
alimenticios:
Cualquier materia, sustancia,
etc., que sirva de alimento
Definición de alimento:
Sustancia
que
contiene
nutrientes como hidratos de
carbono, proteínas, y grasas,
que puede ser ingerida por un
organismo vivo [utilización
básica] y metabolizada en
energía y tejido corporal
[destino básico]
(Traducción
de
las
definiciones del Collin’s edictionary)
Destino
Uso previsto del Aderezo corriente
producto
superior)
Utilización
Modo de utilizar Agitando una botella
el producto para batiendo con una cuchara
satisfacer
su
destino
2.6.
Productos complementarios
2.6.1.
Principios
(destino “Consumo humano”, es
decir, el destino básico
y la utilización básica
(parte
de
la
“naturaleza”)
o Aderezo corriente para
alimentos, es decir,
destino superior
Los productos (o servicios) son complementarios cuando existe una estrecha
conexión entre ellos, en el sentido de que uno es indispensable o importante
para el uso del otro y no meramente auxiliar o accesorio. Si estas condiciones
se cumplen, ello aboga en favor de la similitud. Los clientes pueden creer que
la empresa responsable de la producción de ambos productos es la misma.
Esta impresión es aún más probable cuando, además, los productos se
ofrecen conjuntamente.
Ejemplo: Artículos para fumadores frente a cigarrillos con filtro. Son de distinta
naturaleza.
Directrices de oposición, Parte 2, Capítulo 2B
Página 23
Similitud entre los productos y servicios
... No obstante, los productos respectivos son similares ya que poseen varios
rasgos en común: los productos en conflicto no sólo comparten los mismos
usuarios finales, los fumadores de cigarrillos, sino que además son
complementarios puesto que ambos se utilizan con el fin de consumir
nicotina. Este carácter complementario es bastante pronunciado, dado que el
uso de cigarrillos con filtro requiere de artículos complementarios para su
encendido. En consecuencia, a menudo los consumidores adquieren estos
productos en el mismo momento y de forma conjunta. Por añadidura, se
venden en los mismos establecimientos minoristas y, en cierta medida, se
distribuyen a través de los mismos canales comerciales. Hoy en día, algunos
fabricantes de cigarrillos con filtro comercializan encendedores y cerillas con
su marca de cigarrillos.
500/2000 BOSS (fig) / Baldessarini HUGO BOSS (fig) (EN).
El hecho de que existan empresas que comercializan productos
complementarios, como artículos para fumadores y cigarrillos con filtro con la
misma marca demuestra que puede estar justificado inferir un origen común
de la naturaleza complementaria de los productos.
Se deduce también que el mero hecho de que los productos sean
complementarios puede bastar para declarar la similitud de los productos,
incluso un grado elevado de similitud. Este factor es importante en caso de
que la naturaleza (en el ejemplo anterior, encendedor – cigarrillos), el destino
(encender – fumar) y la utilización (presionar un botón – inhalar) sean
diferentes y los productos no sean competidores (no es posible fumar un
encendedor).
Cuando los productos sean complementarios, a menudo los canales de
distribución y los clientes serán los mismos.
La práctica de la División de Oposición en lo relativo a la complementariedad
de los productos también puede ilustrarse mediante la resolución 1051/2002
DODIPETTO / dodie (fig) (EN):
El hecho de que el texto amplio de la lista de las marcas anteriores incluya
productos para bebés [productos de la cl. 3 en general, no restringidos a los
bebés, así como “biberones, tetinas para biberones”], y de que estos últimos y
la ropa para bebés puedan, al menos en ocasiones, encontrarse en los
mismos puntos de venta no basta para justificar la conclusión de que son
complementarios y similares.
2.6.2.
Ejemplos generales
Productos complementarios
Los bolsos de mano se consideraron complementarios de la ropa y el calzado
aduciendo el siguiente razonamiento:
Directrices de oposición, Parte 2, Capítulo 2B
Página 24
Similitud entre los productos y servicios
Los bolsos de mano de la clase 18 están estrechamente relacionados con las
prendas de vestir; calzado de la clase 25, en el sentido de que los
consumidores podrían considerarlos accesorios de las prendas de vestir
exteriores e incluso del calzado (por ejemplo, los bolsos de mano de señora).
Aun cuando no es habitual que los fabricantes de ropa produzcan y
comercialicen directamente bolsos de mano, es razonable que una parte
significativa
del
público
considere
tales
productos
“accesorios
complementarios”, porque se coordinan estrechamente con las prendas de
vestir exteriores y con el calzado y cabe la posibilidad de que sean
distribuidos por las mismas empresas o empresas relacionadas. Además,
estos productos pueden hallarse en las mismas tiendas.
2008/2000 WANNABE (fig) / WANNAGO (EN)
Otros ejemplos de productos complementarios son las toallas, que son
complementarias de la ropa de baño y ropa de playa en el sentido de que
suelen utilizarse en la playa o en la piscina.
435/2001 LORIS / FLORIS (EN).
Los cinturones (cl. 25) y los zapatos (cl. 25):
1481/2002 ROHDE / DANRHO (fig) (DE)
Hardware – software
554/2002 QUANTUM / QUANTUM (EN)
Ordenadores / soportes de datos legibles por máquina
398/2002 COMCONNECT / ComConnect (DE)
Los conservantes contra la herrumbre – colores, barnices y lacas
1496/2002 CASACOLOR / CAPACOLOR (DE)
(ii) Productos no complementarios
Por otro lado, si la conexión es muy débil, no es probable que el público
establezca una relación entre los productos en cuestión: los cables eléctricos
y el software no fueron considerados similares simplemente porque
contribuyan al funcionamiento del mismo tipo de máquina.
922/1999 RADIFLAM (cl.9) / FLAM (cl.9, 42) (EN)
2.6.3.
Accesorios
(i) Complementarios y similares
Productos cosméticos y jaboneras, estuches para cosméticos.
Directrices de oposición, Parte 2, Capítulo 2B
Página 25
Similitud entre los productos y servicios
611/1999 VERI (cl.3, 21) / VERITÉ (cl.3) (ES)
Los estuches para relojes de pulsera son complementarios de los relojes de
pulsera.
1850/2001 T (fig) / T (fig) (EN)
Las soluciones para la limpieza de lentes para gafas, monturas, y accesorios,
a saber estuches y cadenas para gafas y toallitas para la limpieza de lentes
para gafas comparadas con lentes de contacto.
1475/2002 CONTINUA / CONTINUA (EN)
(ii) No similares
Los estuches de manicura (cl. 8) y los cosméticos (cl. 3)
1479/2002 BARATTI / Mario Barutti (DE)
Los recipientes para el almacenamiento de bebidas, en particular botellas
para bebidas (cl. 21) y ciertas bebidas alcohólicas y no alcohólicas de las cl.
32 y 33 (distinto origen, distintos clientes)
50/2002 la bamba (fig) / BOMBA (fig) (DE)
2.6.4.
Carácter complementario
consumidores
definido
por
los
hábitos
de
los
Los hábitos de los consumidores, que con frecuencia vienen definidos por la
tradición y los usos locales, pueden ser importantes para declarar el carácter
complementario. Así, se ha afirmado que la costumbre local de beber cerveza
junto con schnaps en algunos Estados miembros era un indicio de similitud.
982/1999 GIRAF (cl.33) / GIRAF GOLD (cl.32) (EN)
2.6.5.
Productos auxiliares o accesorios
Algunos productos o servicios pueden considerarse “auxiliares” o “accesorios”
en relación con otros productos y servicios específicos. Por regla general, tal
consideración no será suficiente para sustentar una declaración de similitud
de los productos y servicios.
Los productos y servicios no son complementarios de los productos y
servicios principales y no suelen ser similares a los mismos. A continuación
figuran algunos ejemplos de productos accesorios de las clases 9, 16 y 38.
(i) Productos y servicios de las clases 9, 16 y 38
Los servicios financieros no son similares a los productos de las clases 9 y 16,
en particular porque dichos productos son meros instrumentos auxiliares y,
Directrices de oposición, Parte 2, Capítulo 2B
Página 26
Similitud entre los productos y servicios
por lo tanto, productos accesorios dependientes de la prestación de los
servicios financieros. El mero hecho de que los servicios financieros se
presten utilizando software y soportes de registro de datos no convierte en
similares a estos productos y servicios.
188/2002 FOCUS / FOCUS TV (fig) (DE)
Los negocios financieros y de seguros (cl. 35) frente a los productos de la
clase 9 y los servicios de la clase 38, a saber, equipo para el tratamiento de la
información y ordenadores; programas para ordenadores; servicios de
comunicación y transmisión de datos por ordenador; investigación científica e
industrial; programación informática. Los productos de la cl. 9 y los servicios
de la cl. 38 son meros instrumentos de trabajo, su naturaleza es distinta.
R 518/2000-1 EUROPAY 6000 / EUROPAY (EN),
(ii) Los productos de la clase 16, en particular
La organización y realización de exposiciones no son similares a papel,
artículos de imprenta y otros productos de la cl. 16.
1444/2001 BLUMENTAL / Blumen Worldwide (fig) (EN).
El transporte; el embalaje y almacenamiento de mercancías; la organización
de viajes tampoco son similares a revistas o publicaciones
(cl. 16) 2515-2000 NATURA (fig) / Natura Comfort (fig) (EN).
2.6.6.
Promoción de ventas por los fabricantes de productos o los
prestadores de servicios
Las mercancías que se obsequian con fines de promoción de ventas no son
similares a los productos y servicios a promocionar. Dicha promoción de
ventas debe considerarse, más bien, como publicidad.
La organización de viajes y dirección de visitas turísticas frente a artículos de
cuero, vestidos, juegos, artículos de deporte no son similares. Para poder
considerar los productos y servicios similares, no basta que entre los
proveedores de un servicio exista la costumbre de ofrecer a los clientes
productos a título de obsequio complementario y gratuito.
R 72/2000-1 (EN) THE GREY LINE (cl.39) / GREYLINE (cl.18, 25, 28) (EN)
Estas mismas consideraciones son de aplicación cuando un fabricante de
productos o un prestador de servicios regala productos, como camisetas,
CDs, billeteros, etc. con fines de promoción.
2.6.7.
Relación con otros factores
El factor de la complementariedad desempeña su papel principal cuando los
productos son diferentes en cuanto a su naturaleza y destino (y como
Directrices de oposición, Parte 2, Capítulo 2B
Página 27
Similitud entre los productos y servicios
consecuencia de lo anterior, normalmente también en su utilización) y cuando
no son competidores. El mero hecho de que los productos sean
complementarios puede bastar para determinar su similitud.
Si se declara la existencia de una relación de complementariedad, los canales
de distribución coincidirán con frecuencia.
2.7.
Productos competidores
Los productos en cuestión son productos competidores cuando se ofrecen al
mismo grupo de clientes que pueden elegir sustituir uno por otro para el
mismo destino. En tal caso, los productos también se definen como
“sustitutivos” desde el punto de vista económico.
Por ejemplo, el papel pintado (cl. 24) y las tapicerías textiles (cl. 27) frente a
colores son competidores y similares, mientras que los tejidos para la
decoración de paredes (cl. 24) y los colores no son ni competidores ni
similares.
1496/2002 CASACOLOR / CAPACOLOR (DE)
Los productos competidores están con frecuencia, aunque no
necesariamente, en la misma franja de precios. Por ejemplo, la joyería de oro
y la bisutería de moda antes comparadas en la sección dedicada a la
naturaleza son productos competidores aunque su precio (y valor) pueda ser
muy diferente.
Sin embargo, en la mayoría de los casos, el precio de los productos
competidores no difiere sustancialmente si se calcula correctamente. Los
filtros de papel para café son competidores de los filtros de plástico o
metálicos, dado que tienen el mismo tamaño, forma y función, cubren las
mismas necesidades y la diferencia de precio no es considerable para el
consumidor medio, que por otra parte está justificado por la mayor duración
de los filtros de plástico o metálicos, de manera que, teniendo en cuenta el
tiempo de vida de estos filtros, podrían incluso ser globalmente más baratos
que la serie de filtros de papel que los habría sustituido.
44/1999 TELIA (cl.21) / Teeli (cl.21) (EN)
Los productos competidores tienen los mismos clientes reales y potenciales.
45/1999 FLORA (cl.32) / LORA DI RECOARO (cl.32, 33) (EN)
Normalmente, una parte significativa del público estará familiarizada con
ambos tipos de productos y estará acostumbrada a ver que productos
equivalentes o sustitutivos proceden de la misma empresa.
T-99/01 MIXERY (cl. 32) / MYSTERY (cl.29, 30, 32) (DE)
Relación con otros factores:
Directrices de oposición, Parte 2, Capítulo 2B
Página 28
Similitud entre los productos y servicios
Los productos suelen ser competidores cuando tienen el mismo destino y
están en una franja de precios similar.
2.8.
Canales de distribución, en particular colocación en los mismos
puntos de venta
2.8.1.
Principales categorías de canales de distribución
Venta directa al cliente del producto. No existe un agente entre la empresa y
el cliente. Venta de pan en la panadería local, que produce su propio pan.
Venta a través de agentes independientes o dependientes directamente a
clientes particulares o a empresas.
Venta al por menor – Venta de productos producidos por terceros: venta de
hierbas cultivadas biológicamente a una tienda de comestibles local.
Venta al por mayor – Venta de una amplia gama de productos de varias
empresas a comerciantes minoristas: la venta de accesorios de fantasía para
animales de compañía a mayoristas que revenden a una serie de tiendas de
animales, clínicas para animales y otros comercios minoristas es un ejemplo
de venta a mayoristas o agentes.
Comercialización a diversos niveles – Venta tanto directamente a los clientes
como a otros vendedores.
2.8.2.
La importancia de la coincidencia de los canales de distribución en
general
Si los productos se distribuyen a través de los mismos canales, es más
probable que el consumidor suponga que los productos pertenecen al mismo
sector del mercado y que pueden ser fabricados por la misma empresa y
viceversa.
1471/1999 KALZAN (cl.5) / QANZA (cl.5) (DE),
1466/1999 FLORIDA SUN (cl.32) / FLORIDA SUN (cl.32) (EN).
2.8.3.
La importancia de la coincidencia de los puntos de venta en particular
La siguiente cita de un documento de la OMPI resume la importancia que ha
de concederse a la identidad o similitud de los puntos de venta.
No debe ponerse demasiado énfasis en este criterio, pues los modernos
supermercados, drugstores y grandes almacenes venden productos de todas
clases. En consecuencia, el punto de venta es menos decisivo a la hora de
decidir si los consumidores consideran que los productos poseen un origen
común por el mero hecho de que se venden en el mismo punto de venta.
Directrices de oposición, Parte 2, Capítulo 2B
Página 29
Similitud entre los productos y servicios
No obstante, este criterio puede ser válido cuando los productos se venden
exclusiva o habitualmente en establecimientos especializados. En tal caso, los
consumidores pueden inclinarse a creer que los productos tienen un origen
común si ambos se venden en las mismas tiendas especializadas y a
negarles ese origen común en caso de que no suelan venderse en las
mismas tiendas.
(OMPI; Introducción al Derecho y a la práctica en materia de Marcas,
Conceptos básicos. Manual de formación de la OMPI, 2ª ed., Ginebra, OMPI,
1993. Reedición 1998, apartado 6.2.1.)
Y a la inversa, diferentes puntos de venta pueden abogar en contra de la
similitud de los productos, como ocurre en el ejemplo de las sillas de ruedas y
bicicletas, 1138/2002 PANTHER (fig.) / Panther (EN):
En lo concerniente a los canales de distribución de los productos en conflicto,
procede señalar que existe la posibilidad de que los productos de la marca
anterior se vendan en tiendas especiales para bicicletas o en establecimientos
de venta al por menor de material de deporte. En cambio, los canales de
distribución de los productos designados en la solicitud impugnada son
distribuidores especializados de equipos y aparatos médicos que suministran
a hospitales y tiendas especializadas que venden aparatos para personas con
discapacidades físicas.
Cuando los puntos de venta son supermercados, grandes almacenes, centros
comerciales, etc., el consumidor se dará cuenta de que los productos en
cuestión proceden de una multitud de empresas independientes. Por lo tanto,
sólo cuando los productos en cuestión se ofrezcan en la misma sección de
dichas tiendas, existirá un factor a favor de considerar que es habitual
encontrar juntos productos homogéneos.
76/1998 NEGRITELLE (cl.30) / LOS NEGRITOS (cl.5, 29, 30) (EN),
1117/1999 CHATELDON (cl.32) / CHATELDON (cl.33) (EN).
2.8.4.
Relación con otros factores
Cuando los canales de distribución son diferentes, el público suele ser
también diferente.
2.9.
El público de referencia, es decir los clientes reales y potenciales
2.9.1.
Concepto de clientes
El público de referencia, es decir los clientes reales y potenciales, de los
productos y servicios en litigio, constituye otro factor que debe tenerse en
cuenta en el análisis de la similitud de los productos y servicios, aun cuando el
Tribunal de Justicia no lo haya mencionado expresamente como criterio
independiente.
Directrices de oposición, Parte 2, Capítulo 2B
Página 30
Similitud entre los productos y servicios
No obstante, el simple hecho de que los clientes potenciales se solapen no es
un indicio de similitud. El mismo grupo de clientes puede necesitar productos
o servicios de muy distinto origen y naturaleza. El hecho de que, por ejemplo,
los aparatos de televisión, los coches y los libros sean adquiridos por los
mismos clientes, a saber, el gran público, carece de incidencia en el análisis
de la similitud. En muchos casos, uno o ambos tipos de productos están
destinados al gran público, pero el destino (la necesidad satisfecha) en cada
caso es diferente. Estas circunstancias abogan en contra de la similitud.
En consecuencia, los bolsos de viaje y los estuches para instrumentos de
dibujo se consideraron no similares, dado que, aun cuando su público es el
mismo, tienen un destino diferente (satisfacen necesidades distintas) y se
utilizan en circunstancias diferentes.
1031/1999 STARTER (cl.16) / STARTER (cl.18) (EN)
Si bien el solapamiento de clientes no es un indicio de similitud, la amplia
divergencia de clientes aboga claramente en contra de la similitud. Si pudiera
descartarse el hecho de que los dos distintos grupos de compradores se vean
confrontados a las dos marcas en conflicto, el riesgo de confusión no existiría.
Sin embargo, en la práctica, será casi imposible llegar a una conclusión como
esta. En el caso de que, en circunstancias normales, resulte altamente
improbable que los compradores potenciales de los dos productos (o
servicios) se encuentren con ambos al mismo tiempo, el comprador del otro
producto, en particular un cliente profesional, puede no obstante poseer un
cierto conocimiento de las realidades del mercado con respecto a ambos
productos. Con todo, esta situación es un fuerte indicio de disimilitud entre los
productos y servicios.
713/1999 ALTRA LINK (cl.9) / ULTRALINK (cl.9, 38) (EN)
Pueden existir divergencias entre los públicos de referencia cuando los
productos designados en las respectivas listas de productos y servicios vayan
dirigidos exclusivamente a los consumidores o exclusivamente a los clientes
profesionales. Las divergencias pueden presentarse también en el caso de
que un público de referencia esté compuesto por consumidores y el otro por
clientes profesionales. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que, aunque los
productos o servicios vayan destinados únicamente a los clientes
profesionales, este público actúa también como consumidor final. En
consecuencia, la distinción entre consumidores finales y clientes profesionales
no es absoluta, sino que se solapan.
Los siguientes pares de productos constituyen ejemplos de públicos muy
divergentes.
-
Consumidores
Anticonceptivos para mujeres y fármacos para la próstata; sillas de ruedas y
bicicletas
1138/2002 (EN) PANTHER (fig.) / Panther
Directrices de oposición, Parte 2, Capítulo 2B
Página 31
Similitud entre los productos y servicios
-
Clientes profesionales
Insecticidas y disolventes para la industria de las lacas (sus consumidores
respectivos operan a distintos niveles del mercado).
877/1999 SOLVENON (cl.1) / SOLVENAL (cl.5) (EN),
-
Consumidores – clientes profesionales
Producto para pulir de uso doméstico por una parte, producto de limpieza
para uso de la industria de la metalistería y otras.
456/2002 ALADDIN / ALADIN (EN)
Estuches para lentes de contacto y aparatos e instrumentos quirúrgicos,
médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales;
artículos ortopédicos, material de sutura de la clase 10: “Los estuches para
lentes de contacto son pequeños objetos que sirven para guardar y proteger
las lentes de contacto. Los usuarios finales de estos productos son los
consumidores medios, mientras que todos los productos del oponente
(aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios,
miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos, material de sutura
de la clase 10) van dirigidos a los cirujanos, médicos, dentistas y veterinarios.
Los productos del solicitante suelen venderse en ópticas y no son similares a
ninguno de los productos del oponentes.”
2940/2000 APEX / APEX (EN)
Las diferentes franjas de precios son un factor importante siempre que
demuestren que los productos y servicios son adquiridos por grupos de
clientes totalmente distintos. En tal caso, los productos serían comercializados
a través de diferentes canales de distribución. No obstante, los compradores
de los productos y servicios económicos pueden tener conocimiento de los
productos caros y pensar que el fabricante ha ampliado su línea de productos.
Asimismo, los compradores de productos de alto precio pueden comprar
también productos de bajo precio. Por lo tanto, dependiendo del caso, las
diferentes gamas de precios pueden abogar o no en contra de la similitud
2.9.2.
Relación con otros factores
Cuando los canales de distribución son diferentes, como en el caso de los
distintos niveles de mercado (p. ej. materias primas – productos acabados), el
solapamiento entre los clientes será reducido.
2.10.
Origen habitual de los productos y servicios
2.10.1. Origen habitual de los productos y servicios
El origen habitual es el mismo: los productos y servicios pueden ser similares
Directrices de oposición, Parte 2, Capítulo 2B
Página 32
Similitud entre los productos y servicios
2.10.1.1.Principio
La OMPI ha sugerido efectuar la siguiente prueba de similitud entre los
productos y servicios:
Por regla general, los productos son similares si, al ponerlos a la venta con
una marca idéntica, los consumidores podrían creer que proceden de la
misma fuente. Han de tenerse en cuenta todas las circunstancias del caso,
entre otras la naturaleza de los productos, su destino y los canales a través de
los cuales se comercializan, pero en especial el origen habitual de los
productos, y el punto de venta usual.
(OMPI; Introducción al Derecho y a la práctica en materia de Marcas,
apartado 6.2.1.)
Si bien es cierto que el Tribunal de Justicia no se ha referido al origen habitual
de los productos (o servicios) en conflicto como uno de los factores
pertinentes de la similitud, del séptimo considerando del RMC y de la
definición de riesgo de confusión formulada por el Tribunal de Justicia debería
deducirse que el origen habitual de los productos y servicios reviste una
especial importancia para el análisis de la similitud.
Tal como se ha expuesto con anterioridad en la sección B II 4.1., según el
séptimo considerando del RMC “procede interpretar la noción de similitud en
relación con el riesgo de confusión”. El Tribunal ha definido el riesgo de
confusión como “el riesgo de que el público pueda creer que los
correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en
su caso, de empresas vinculadas económicamente” (Canon, apartado 29). De
lo anterior se desprende que las conexiones entre los productos y servicios
deben ser capaces de sugerir que proceden de la misma empresa o de
empresas vinculadas económicamente.
De la definición de riesgo de confusión del Tribunal de Justicia se deduce que,
el hecho de que, según la percepción del público, los productos y servicios
objeto de comparación posean habitualmente el mismo origen, es decir
procedan del mismo tipo de empresa o de empresas vinculadas
económicamente, constituye un fuerte indicio de similitud.
1195/1999 DELI / DELI CHEF (EN)
No obstante, existen dos salvedades a esta conclusión.
Para que se cumpla el criterio del “origen habitual” no basta con que los
productos y servicios en cuestión sean fabricados u ofrecidos por un limitado
número de empresas, como los grandes grupos de empresas que son
responsables de una amplia gama de productos o servicios de sectores
distintos. Lo que importa es la oferta habitual de los productos y servicios en
el sector pertinente, ya que sólo dicha oferta habitual puede influir en la
percepción del público. Del hecho de que un grupo de empresas produzca
Directrices de oposición, Parte 2, Capítulo 2B
Página 33
Similitud entre los productos y servicios
productos farmacéuticos, café y chocolate no cabe concluir que todos estos
productos son similares por su origen común, porque los productos pueden
ser producidos por distintas empresas pertenecientes al grupo y es posible
que el cliente ni siquiera sepa que éstas pertenecen al grupo. No obstante, si
la empresa del grupo produce café y chocolate con la misma identificación
empresarial, el origen común sí puede constituir un elemento de similitud,
dado que podría indicar que, en verdad, dichos productos comparten un
origen común, con independencia del hecho de que la empresa en cuestión
forme parte de un grupo de empresas. Tal como se ha dicho, la percepción
del público se tratará en la apreciación global final.
El criterio del “origen habitual” tampoco reviste importancia para las marcas de
comercio. Dichas marcas se utilizan frecuentemente para etiquetar productos
que no son similares entre sí ni son fabricados por la misma empresa o
empresas vinculadas económicamente.
El Tribunal de Primera Instancia ha reconocido que el origen habitual puede
tener importancia para la similitud de los productos.
En ELS/ILS (asunto T-388/00) el Tribunal afirmó:
Procede observar que, para prestar los servicios de «desarrollo y
organización de cursos por correspondencia», es conveniente y habitual
utilizar «libros de texto educativos y material impreso, en concreto libros de
ejercicios para estudiantes, catálogos, manuales de enseñanza, material
impreso de instrucción y tablas y folletos diseñados para estudiantes de inglés
como segundo idioma». Así, las empresas que ofrecen cursos de todo orden
dan a menudo a sus alumnos los citados productos, como material
pedagógico de apoyo (apartado 55).
Del mismo modo, el Tribunal
MYSTERY/Mixery (asunto T-99/01):
de
Primera
Instancia
declaró
en
La Sala de Recurso ha comprobado asimismo que las cervezas y las demás
bebidas pueden proceder, en particular en las fases de embotellado y de
comercialización, de las mismas empresas, pueden venderse conjuntamente
y tienen el mismo destino … Por tanto, la Sala de Recurso afirmó, con toda
razón, que los productos de que se trata, comprendidos en la clase 32, son
similares (apartado 40, la cursiva es nuestra).
La consideración de la coincidencia del origen habitual como factor en el
análisis de la similitud de los productos y servicios no debería malinterpretarse
en el sentido de invertir el examen del riesgo de confusión y de la similitud:
anticipando el resultado de un análisis que se supone basado en una serie de
factores (naturaleza, destino, etc.), que debería determinar la percepción del
origen habitual por el público de referencia. El factor del “origen habitual” tiene
relevancia principalmente cuando puede determinarse sin riesgo de error que
el público considera que el origen habitual de los productos y servicios es el
mismo o es diferente.
Directrices de oposición, Parte 2, Capítulo 2B
Página 34
Similitud entre los productos y servicios
Ejemplo 1: Vestidos y calzado
Muchos fabricantes y diseñadores diseñan y producen ambos productos. Lo
anterior es especialmente cierto en lo tocante a las cadenas o grandes
almacenes de comercios minoristas, que con frecuencia proveen de calzado y
vestidos con la misma marca.
R 634/2001-1 “a” (fig.) / ”a” (fig) (EN),
2001/2002 PANAMA JOE'S GRILL-CANTINA-BAR / PANAMA JACK (EN).
Ejemplo 2: TI, telecomunicaciones y vídeo
Un buen ejemplo de la coincidencia de las empresas que ejercen el control de
los productos y servicios son las industrias de TI (tecnologías de la
información), telecomunicaciones y vídeo que han estado fusionándose desde
la mitad de los 90. Lo anterior se aplica también a las industrias de TI y de
ingeniería eléctrica en general, en particular en el área de los productos
electrónicos para consumidores. En consecuencia, estos productos y
servicios son similares.
507/2002 T Flexitel / FLEXITEL (DE) (TI - telecomunicaciones),
192-2002 Delta Access (fig.) / DELTA (DE) (productos electrónicos para
consumidores),
398/2002C ComConnect/comconnect (DE) (ingeniería electrónica).
Ejemplo 3: Industria del esparcimiento
En la industria del esparcimiento existen múltiples interrelaciones. Estas
permiten suponer que los fabricantes de videocasetes grabados están
vinculados económicamente a las empresas que alquilan dichos casetes.
1355-2001 Prinz Dracula / Dracula (DE)
2.10.1.2.Necesidad de un uso comercial arraigado para la ampliación de las
actividades
La necesidad de un uso comercial arraigado resulta de especial importancia
cuando los productores amplían su actividad a mercados adyacentes, p. ej. de
los vestidos a los cosméticos. En estos supuestos es necesario determinar si
tal ampliación es corriente en la industria o, por el contrario, si sólo puede
darse en casos excepcionales.
Ejemplo en el cual la ampliación ha devenido habitual:
La tendencia de la industria cervecera a ampliar su línea de producción a
cervezas sin alcohol.
45/1999 FLORA (cl.32) / LORA DI RECOARO (cl.32, 33) (EN),
zapatos – bolsos de mano
Directrices de oposición, Parte 2, Capítulo 2B
Página 35
Similitud entre los productos y servicios
2008/2000 (EN) TJ’s (zapatos) / TJ Collection (bolsos de mano),
1440/2000 (EN) Giorgio (zapatos) / Giorgio (bolsos de mano).
Ejemplos en los cuales la ampliación (todavía) no es habitual:
Servicios de Internet – contenidos
La existencia de interrelaciones entre los prestadores de servicios de Internet
y los proveedores de contenidos (por ejemplo, la integración vertical, como en
el caso de AOL Time Warner o de Vivendi Universal) permitiría sostener que
los contenidos, tales como la producción de dibujos animados, son similares a
los servicios de telecomunicaciones si ello fuera un uso comercial arraigado.
Sin embargo, no es posible predecir si esta tendencia se estabilizará. Este es
un ejemplo de usos comerciales cambiantes.
Por lo tanto, la División de Oposición estima, por el momento, que los
servicios de telecomunicaciones y los contenidos transmitidos a través de la
red de telecomunicaciones no son similares. Lo anterior se ilustra mediante el
siguiente asunto:
Producción de obras audiovisuales para televisión, cine y radio (cl. 41) frente
a telecomunicaciones (cl. 38). Los prestadores de servicios de
telecomunicaciones emitirán estas actuaciones; sin embargo, esto no significa
que los servicios sean similares. Su diferente naturaleza y destino (comunicar
frente a informar o entretener) hace que estos servicios sean diferentes.
1305-2001 TELENOR CTMA / TNE TELENORDEST (EN)
Joyería – servicios de hotel
El ejemplo de Bulgari en Italia, que ofrece tanto productos como servicios, no
es suficiente para determinar un uso comercial.
Por último, es suficiente si una parte sustancial de los productos son
fabricados o los servicios prestados por la misma empresa o por empresas
vinculadas económicamente. Este puede ser el caso, p. ej. cuando el origen
habitual de los productos en cuestión es idéntico únicamente en el segmento
más alto del mercado, como ocurre con los vestidos y los cosméticos. No
obstante, en estos casos, la similitud de los productos y servicios sólo puede
ser muy remota si muchos otros factores de la similitud son diferentes, como
sucede en el ejemplo de los vestidos y los cosméticos.
1642/2002 EVOLUTION (fig) / Evolution the World of Sacred Device (EN)
2.10.2. Lugares de producción y/o métodos de fabricación iguales o similares
En caso de que no sea posible determinar claramente que el público pensará
que los productos en cuestión son fabricados por la misma empresa o por
empresas vinculadas económicamente, dicho origen común puede inferirse si
Directrices de oposición, Parte 2, Capítulo 2B
Página 36
Similitud entre los productos y servicios
el lugar o la zona geográfica de producción de los productos, o la época o el
método de fabricación coinciden.
Procede señalar que, en la sentencia Canon, el Tribunal de Justicia se refirió
expresamente al lugar de producción y declaró que, para excluir la existencia
de dicho riesgo de confusión, no basta con demostrar simplemente la
ausencia de riesgo de confusión por parte del público en cuanto al lugar de
producción de los productos (Canon, apartado 29). Sin embargo, esta
afirmación no debería interpretarse a sensu contrario, a saber, que el lugar de
producción no puede ser un indicio serio de que los productos o servicios en
cuestión proceden de la misma fuente.
Puede darse la circunstancia de que, pese a su distinto lugar de fabricación,
los productos sean similares. Por ejemplo, libros y soportes electrónicos
(productos competidores, los soportes electrónicos sustituyen a los libros) son
ambos productos de una editorial, como lo son los contenidos equivalentes
suministrados en línea.
Ejemplos relativos a lugares de producción:
El mismo lugar
Todo tipo de productos químicos: barnices, lacas, materias tintóreas y
mordientes suelen fabricarse en las mismas empresas, normalmente
empresas químicas especializadas,
Rentolin/RENOLIN, R 0837/2001-3 (EN)
Lugares distintos
Películas de vídeo, producción de películas para salas de cine y organismos
de televisión y otros frente a cámaras de vídeo, cámaras de filmación y
grabación televisiva (productos y servicios pertinentes contemplados en la
sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Canon).
Se debe recordar que, mientras la identidad del lugar de producción es un
indicio de origen habitual común, la fabricación en lugares distintos no excluye
que los productos procedan de la misma empresa o de empresas vinculadas
económicamente.
Ejemplos relativos al método de fabricación:
El mismo método
Correas (cl. 25) y zapatos (cl. 25):
1481/2002 ROHDE / DANHO (fig) (DE)
Distinto método
Directrices de oposición, Parte 2, Capítulo 2B
Página 37
Similitud entre los productos y servicios
Productos farmacéuticos difieren de compresas y pañales de papel para la
incontinencia en lo que se refiere a su método de fabricación.
R 0807/2000-3 DEMARA / DEMAR ANTIBIOTICOS, S.A. (EN)
2.10.3. Relación con otros factores
Este factor tiene relevancia, principalmente, cuando el origen habitual puede
determinarse con certeza por el público al margen del análisis detallado de los
otros factores y cuando no hay duda de que el público tiene conocimiento del
mismo.
3.
Similitud de los productos: materias primas, ingredientes y
partes, componentes y piezas
3.1.
Materias primas
En la mayoría de los casos, el mero hecho de que un producto sea utilizado
para la fabricación de otro producto no será suficiente para determinar la
similitud de los productos, ya que su naturaleza, su destino y sus clientes
pueden ser bastante distintos. Las materias primas están destinadas a su uso
en la industria más que a su adquisición directa por el consumidor final. Esta
es la tesis defendida en los asuntos relativos a pieles de animales y vestidos o
metales preciosos y joyería.
46/1999 OXYDO (cl.25) / OXYDO LAMBFURS (cl.18) (EN),
452/1999 ECO-PEL (cl.25) / ECOPEL (cl.18) (DE),
149/2001 Arcadia (fig) (cl. 14) / Arcadia (cl.14),
1190/1999 FOUR SEASONS (cl.25) / 12 SEASONS (cl.24, 25) (EN).
No obstante, la conclusión final puede depender de las circunstancias
específicas del asunto, tales como el grado de transformación de la materia
prima, si ésta es el componente básico del producto final, la medida en que
determina el precio global del producto final, si la marca del producto
intermedio utilizado “sobrevive” en el producto final, etc. Cuanto mayor sea la
importancia de la materia prima para el producto final, mayor será la
probabilidad de similitud entre los productos.
3.2.
Ingredientes de los alimentos preparados
De acuerdo con la práctica de la División de Oposición, por lo general, el mero
hecho de que un ingrediente básico se use para la fabricación de otro no
bastará por sí solo para determinar la similitud de los productos, ya que su
naturaleza, su destino y sus clientes suelen ser bastante diferentes.
1955/2001 HAPPY / HAPI (EN) (huevos frente a helado; café, cacao, azúcar,
miel frente a helado),
1926/2001 EARTHGRAINS (fig) / EURO GRAIN (EN) (pan frente a harina),
241/2001 CANDY CASTLE (fig) / CANDY CARL (EN) (azúcar, miel, jarabe de
melaza frente a confitería).
Directrices de oposición, Parte 2, Capítulo 2B
Página 38
Similitud entre los productos y servicios
No obstante, puede existir al menos un bajo grado de similitud siempre que el
ingrediente básico pueda considerarse un ingrediente principal del plato
preparado.
La División de Oposición no va tan lejos como algunas resoluciones de las
Salas de Recurso según las cuales casi todos los alimentos tienen al menos
un cierto grado de similitud (véase supra 5.2.2.b. (i)).
1955/2001 HAPPY / HAPI (EN) (leche, productos lácteos frente a helado).
La Tercera Sala de Recurso considera que, tan pronto como exista la
posibilidad de que un ingrediente esté incluido en la preparación, existe un
cierto grado de similitud entre los productos. De acuerdo con esta lógica, por
ejemplo, la Tercera Sala de Recurso estimará que café, té, cacao, azúcar
pueden considerarse similares a helado o confitería.
R 152/2000-3 DIPPIN’S DOTS / DIPPIN’DOTS (fig) (EN),
R 253/2000-3 SELZ SODA (fig) / SELZ (EN).
La misma Sala también ha basado su motivación en otro criterio más amplio,
según el cual los alimentos se presentan a menudo combinados. Si bien se
trata de productos independientes, se ofrecen conjuntamente bien en
restaurantes o en supermercados (p. ej., vinagre y azúcar).
La Primera Sala parece haber adoptado un enfoque similar: en la resolución
dictada en el asunto R 160/2002-1 O SOLE MIO! / Sole Mio (fig), la Sala
sostuvo que harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, sal,
aceites y grasas comestibles eran similares a pizzas. Los productos son
similares no sólo porque son productos alimentarios básicos sino también
porque son ingredientes básicos de las pizzas.
El planteamiento de estas resoluciones conduciría a una declaración de al
menos cierta similitud entre todos los alimentos. Sin embargo, a juicio de la
División de Oposición, esto no concuerda con los principios generales
establecidos por el TJCE, y la División de Oposición seguirá basando sus
resoluciones en el enfoque antes expuesto.
3.3.
Partes, componentes y piezas
Las observaciones realizadas respecto a las materias primas se aplican
también, en cierta medida, a las partes, piezas y componentes integrados en
productos industriales complejos, como máquinas o instalaciones. El mero
hecho de que un determinado producto sea un componente de un producto
complejo no dará lugar necesariamente a una declaración de similitud, como
se ha afirmado, por ejemplo, en el caso de los accionadores de válvulas y
herramientas de máquinas hidráulicas.
693/1999 MAS (cl.6, 7, 8, 9) / aMAX (cl.7, 9) (EN),
865-2001 i-scan / High-Scan (DE).
Directrices de oposición, Parte 2, Capítulo 2B
Página 39
Similitud entre los productos y servicios
No obstante, es frecuente que las partes y piezas sean fabricadas y/o
vendidas por la misma empresa que fabrica el producto final y vayan
destinadas al mismo grupo de consumidores, como es el caso de las piezas
de recambio. Dependiendo del producto de que se trate, el público puede
esperar también que el componente se fabrique por, o bajo el control de, el
fabricante “original”, lo que constituye un indicio de que los productos son
similares.
Por regla general, diversos factores pueden ser significativos en cada caso
concreto. Por ejemplo, el hecho de que el componente también se use o
venda independientemente, o que sea de particular importancia para el
funcionamiento de la máquina, aboga en favor de la similitud.
En relación con los vehículos terrestres a motor y los neumáticos, se declaró
que, pese a las diferencias existentes entre los productos, la estrecha
proximidad entre los mismos y su carácter complementario determinan un
bajo grado de similitud. Por otro lado, en la resolución 199/1999 CUPPER
(cl.12) / COOPER (cl.12) (EN), la División de Oposición concluyó que los
vehículos y los neumáticos son complementarios, pero que los usuarios
finales serán capaces de distinguir que los productos poseen un origen
distinto y que corresponden a mercados diferentes. El grado de similitud de
los vehículos y los neumáticos es muy bajo. Por lo tanto, para que sea posible
una declaración de riesgo de confusión, los signos han de ser idénticos o al
menos muy similares.
4.
La comparación de los servicios con los servicios
En principio, en la comparación de servicios con servicios se aplican los
mismos factores que en la comparación de productos con productos. Con
todo, al aplicar estos factores, deben tenerse en cuenta las principales
diferencias entre productos y servicios y, en especial, el carácter intangible de
los servicios.
Más adelante, se aportan ejemplos de la aplicación de diversos factores de
similitud de la práctica de la División de Oposición.
4.1.
Naturaleza
La naturaleza puede definirse, en particular, como la forma en la que se
presta el servicio.
Los siguientes ejemplos ilustran una serie de enfoques específicos en la
aplicación del criterio de naturaleza a los servicios.
-
Servicios comprendidos en la misma categoría
Gestión financiera posee la misma naturaleza que gestión de negocios, ya
que en ambos casos se trata de servicios de gestión. En cambio, sus
respectivos destinos son distintos, dado que el destino del primero es
financiero, mientras que el del segundo son los negocios.
Directrices de oposición, Parte 2, Capítulo 2B
Página 40
Similitud entre los productos y servicios
1621/2002 EUROHYPO / EUROHYPO (EN)
-
Naturaleza definida por la “composición” de un servicio
El servicio constituido por la producción de programas de televisión es similar
a esparcimiento porque éste último incluye entretenimiento para televisión,
que es el resultado de una serie de actividades distintas pero
complementarias, generalmente realizadas por guionistas, actores, cámaras,
técnicos de luminotecnia, directores, maquilladores, etc. La expresión
producción de entretenimiento abarca todos estos servicios.
R 1226/2000-1 GEO TV / GEO (fig) (EN)
4.2.
Servicios complementarios
4.2.1.
Carácter complementario (similitud) admitido
Seguros es un servicio complementario de servicios bancarios que pueden
ofrecer los propios bancos u otras entidades financieras. Además, no es
inhabitual que las compañías de seguros lleven a cabo actividades bancarias
y el mercado financiero actual es testigo de una integración entre bancos y
compañías de seguros, por ejemplo a través de fusiones o adquisiciones. El
gran público, que normalmente utilizará los servicios para destinos distintos,
asociará una actividad con la otra, ya que puede ofrecerlas la misma empresa
e incluso en las mismas oficinas.
R 38/2000-1 ADVANTA (fig) / ADVANTAGE (fig) (EN),
2507/2001 BAMB (fig) / BAM (EN).
Organización de viajes (cl. 39) es complementario de prestación de servicios
de restauración y de alojamiento temporal en hoteles y restaurantes (cl. 42).
Los viajes implican necesariamente alojamiento y restauración. Además,
estos servicios suelen ofrecerse conjuntamente por las agencias de viajes en
forma de paquetes de vacaciones.
1356-2000 atlas (fig) / ATLASREISEN, 1357-2000 atlas (fig) / ATLASREISEN
(fig) (ambas EN)
Servicios de construcción (cl. 37) y diseño de hoteles (y/o negocios) para el
esparcimiento y ocio de los huéspedes (cl. 42) son complementarios.
1469-1999 INTER HOTEL (fig) / DEUTSCHE INTERHOTEL (EN)
4.2.2.
Carácter complementario (similitud) denegado
Servicios de instrucción y de esparcimiento y servicios editoriales no son
complementarios, dado que la conexión entre ambos no es suficientemente
estrecha: los servicios de instrucción y de esparcimiento pueden incluir la
publicación de material de instrucción o de esparcimiento como parte del
servicio principal. No obstante, lo anterior no basta para determinar la similitud
Directrices de oposición, Parte 2, Capítulo 2B
Página 41
Similitud entre los productos y servicios
de estos servicios. Muy a menudo, el material se publica como elemento de
apoyo de muchas actividades.
712/2001 GRUPO TELEKOM (fig) / TELEKOM (fig) (EN)
4.3.
Servicios competidores
Edición de soportes digitales y analógicos con información registrada frente a
publicación y edición de libros, diarios y revistas (ambos servicios de la cl. 41).
Son similares porque las casas editoriales ofrecen sus textos no sólo en
formato impreso, sino también en formato digital o analógico.
1198/2002 MicroFocus (fig) / FOCUS (DE)
4.4.
El público de referencia
Debido únicamente a un pequeño solapamiento de los públicos interesados,
los negocios financieros y de seguros (cl. 36 de la solicitud de marca
comunitaria) fueron considerados sólo remotamente similares a la edición de
sistemas de tarjeta con chip multimedia (cl. 42), o a tarjetas con chip, tarjetas
magnéticas, soportes de código de barras, tarjetas con código de barras (cl.
9). La edición de sistemas de tarjeta con chip multimedia va dirigida a los
clientes profesionales, y no a los clientes consumidores, quienes utilizan
principalmente los servicios de negocios financieros y de seguros. Los
clientes profesionales, por otro lado, serán un público más atento y consciente
de que las compañías financieras y de seguros no suelen ofrecer los servicios
tecnológicos relacionados con la tarjeta ni fabricar las tarjetas por sí mismos.
No obstante, existe un pequeño solapamiento entre el público de referencia,
puesto que los clientes profesionales también son particulares, y por lo tanto
actúan como consumidores finales.
2066/2001 DENCARE / DentCard (fig)(DE)
4.5.
Origen habitual
Servicios relacionados con el cuidado del automóvil frente a embalaje y
almacenamiento de mercancías: no similares.
El consumidor medio es consciente de que los sectores industriales en
cuestión son claramente distintos y, por consiguiente, no es probable que
atribuya el mismo origen a ambos servicios.
757-2000, SMART / SMARTRAIL (EN)
5.
La comparación entre productos y servicios
5.1.
Generalidades
En la comparación entre productos y servicios son válidos los mismos
principios que se aplican en la comparación de productos con productos y de
servicios con servicios.
Directrices de oposición, Parte 2, Capítulo 2B
Página 42
Similitud entre los productos y servicios
En primer lugar, las diferencias entre productos y servicios son numerosas.
Por su propia naturaleza los productos suelen no ser similares a los servicios.
Esto obedece a que los productos son artículos de comercio, mercancías o
inmuebles. Su venta implica normalmente la transmisión de la propiedad de
un objeto físico, es decir, un mueble o un inmueble. En cambio, los servicios
consisten en la realización de actividades intangibles.
2607/2000 ENVIROMET, ECOMET / EnviroMed (EN)
No obstante, los productos y servicios pueden ser complementarios (p. ej., el
servicio de mantenimiento puede ser complementario del producto en
cuestión). Los servicios pueden también tener el mismo destino (uso previsto)
que los productos y por lo tanto ser competidores de los mismos. Por ejemplo,
el arrendamiento financiero de coches, un servicio financiero, puede
considerarse competidor de los coches.
De lo que antecede se deduce que, en determinadas circunstancias, puede
declararse la similitud entre productos y servicios.
Cabe distinguir dos categorías específicas: servicios que suelen prestarse con
independencia del producto correspondiente o viceversa y servicios respecto
de los cuales no cabe hacer dicha presunción.
5.2.
Servicios habitualmente prestados a los clientes sin necesidad de
comprar los productos correspondientes (o viceversa)
Puede existir un uso comercial arraigado por el cual las mismas empresas
suelen prestar servicios a los clientes con independencia de que hayan
comprado o no los productos correspondientes (o viceversa). Lo anterior
significa que los servicios no son meramente accesorios de los productos,
como la reparación o el mantenimiento de una máquina por el fabricante de la
misma. Tal uso comercial aboga fuertemente en favor de la similitud.
Ejemplos:
- Cuidado de la higiene y la belleza frente a cosméticos
1546-2001 Megadent / MENTADENT (DE)
- Alquiler de películas frente a películas cinematográficas; servicios de óptica
frente a gafas; máquinas expendedoras automáticas frente a alquiler de
dichas máquinas
1355-2001 Prinz Dracula (fig.) / Dracula (DE)
Productos y servicios que las empresas proporcionan con independencia los
unos de los otros: las tecnologías de la información (TI) y los negocios de las
telecomunicaciones. Por ejemplo, aparatos para la grabación, transmisión o
reproducción del sonido, imágenes o datos (cl. 9) son similares a
telecomunicaciones (cl. 38).
Directrices de oposición, Parte 2, Capítulo 2B
Página 43
Similitud entre los productos y servicios
507/2002 FLEXITEL / T --- Flexitel (fig) (DE) contra 1936/2002 WELCOME /
WELCOME Real Time (EN) y 1642/2002 evolution (fig) / EVOLUTION The
World of Sacred Device (EN), son resoluciones cuyas tesis no se siguen.
Pero véase la sección 8.4. donde se expone que los productos y servicios
TI/telecomunicaciones no son similares a ningún otro producto o servicio (que
no sea TI/telecomunicaciones) por la simple razón de que se utilizan
conjuntamente.
Ciertos servicios cuyo objeto es la producción de un producto; por ejemplo,
servicios de publicación frente a libros: los servicios de publicación
constituyen una parte natural de los productos. El libro no aparecería en el
mercado sin la publicación. La actividad principal es la publicación de libros y
en realidad la diferencia entre los productos y servicios responde más bien a
razones de clasificación administrativa. En el mercado su similitud es
evidente.
1252/2001 NOVIA / NOVIA (fig) (EN)
Véanse asimismo 507/2002 FLEXITEL / T --- Flexitel (fig) (DE): material de
imprenta (cl. 16) frente a publicación y edición de ciertos manuales, folletos
destinados a la enseñanza (cl. 41), y
1837-2001 LE MERIDIEN (fig) (cl. 16) / MERIDIANI (cl. 41) (EN) y 1252-2001
NOVA (clase 16) / NOVA (fig) (cl. 41) (EN) respecto a la similitud entre
material de imprenta y publicación de material de imprenta debido a la
actividad principal de las empresas editoriales.
-
Otros ejemplos:
• Material de construcción / atención al cliente relacionada con la venta de
inmuebles y materiales de construcción: similares
9/2001 JAM (cl. 19)(fig.) / JM (fig) (cl. 35)(EN)
• Servicios de diseño de moda y servicios de información sobre la moda /
vestidos:
1522/1999 LILLYWHITES (fig.) cl.25 / LILLY (cl. 42) (EN)
Véanse asimismo 2374/2001 CITY DESK (cl. 42) / citi (fig) (cl. 9) (EN),
1865/2001 VORTEC (fig) (cl. 9) / VARTEC (cl. 38) (EN).)
5.3.
Servicios accesorios de los productos, es decir, que suelen prestarse
junto con los productos (o viceversa)
Cuando los servicios son accesorios de los productos – o los productos son
accesorios de los servicios – es más difícil determinar la similitud porque el
público podría creer que el fabricante de los productos no es una empresa de
servicios auténtica, o viceversa. Para declarar la existencia de riesgo de
Directrices de oposición, Parte 2, Capítulo 2B
Página 44
Similitud entre los productos y servicios
confusión es necesario un mayor grado de similitud entre los signos y/o un
más alto grado de carácter distintivo de la marca anterior.
5.3.1.
Productos y servicios no similares
5.3.1.1. El origen habitual de los productos y servicios es distinto
5.3.1.1.1.Principio
Cuando el origen habitual de los productos y servicios no sea la misma
empresa o empresas vinculadas económicamente, los productos y servicios
no son similares.
82/2002
EN
CUBIX (cl. 16 naipes)
224/2002
EN
PIA (cl. 9 ordenadores)
831-2002
EN
SEAT (cl. 12 automóviles)
UBIX (cl. 41
esparcimiento)
PIAS (cl. 35 servicios
de contabilidad y de
nóminas)
SKY-SEAT (cl. 41
espectáculos de
entretenimiento,
deportivos y culturales)
5.3.1.1.2.Servicios de transporte, embalaje y almacenaje de mercancías
Los servicios de transporte, embalaje y almacenaje de mercancías no se han
considerado similares a los productos de las clases 9, 25, y 29, 32. Estos
servicios los prestan compañías de transporte especializadas que no se
dedican a la fabricación y venta de productos.
297-2000
EN
743-2000
780-2000
1075-2000
EN
EN
EN
2850-2000
EN
2019-2001
EN
2061-2001
EN
FRUTTAVIVA et al
29, 32)
CHIP SET (cl. 39)
EAR (fig) (cl. 9)
RAINHA et al (fig.)
25)
SPORT AUTHORITY
39)
IKKS COMPANY et
(cl. 25)
IDE (fig) (cl. 39)
(cl. FRUTA VIVA JUVER
(cl. 39)
CHIP (fig) (cl. 9)
EAR (fig) (cl. 37)
(cl. REINA DECO (fig) (cl.
39)
(cl. THE
SPORTS
AUTHORITY (cl. 25)
al. KKS (fig) (cl. 39)
IDEM (cl. 9)
5.3.1.1.3.Otros casos
Cuando el hecho de que los productos y servicios sean ofrecidos
conjuntamente sea meramente accidental, como en el caso del material o los
obsequios promocionales, la conexión no será lo bastante fuerte. En
consecuencia, los bolsos de viaje se consideraron no similares a los servicios
de una agencia de viaje.
Directrices de oposición, Parte 2, Capítulo 2B
Página 45
Similitud entre los productos y servicios
R 72/2000-1 (EN) confirmatoria de 964/1999 THE GREY LINE (cl.39) /
GREYLINE (cl.18, 25, 28) (EN)
5.3.1.2. El origen habitual es el mismo, pero el producto o el servicio no forma
parte de la actividad principal
Al considerar la similitud de los productos y servicios es importante tomar en
consideración la actividad principal de las empresas que suministran los
productos o prestan los servicios.
Por ejemplo, la actividad principal de las agencias de publicidad es la
prestación de servicios de publicidad a otras empresas. El hecho de que los
productos en cuestión aparezcan en los anuncios publicitarios no es suficiente
para declarar la similitud, ya que la naturaleza de los servicios de publicidad
es esencialmente distinta de la de la fabricación de productos. Este mismo
razonamiento es válido en los casos en que los servicios de publicidad son
comparados con los productos de la clase 9 que pueden emplearse como
medio para la difusión de la publicidad.
1621/2002 EUROHYPO / EUROPHYPO (EN)
Además, el hecho de que la mayoría de las empresas recurra a la publicidad
o a otros instrumentos de promoción con el fin de estimular el negocio no
determina la similitud de estos instrumentos con los productos objeto de la
promoción. Esto obedece a que las empresas que promocionan sus
productos no suelen ofrecer servicios de promoción a terceros.
5.3.2.
Los productos y servicios pueden ser (remotamente) similares
Servicios prestados en conexión con los productos
5.3.2.1. Servicios de instalación, mantenimiento y reparación
En la relación entre los productos y su instalación, mantenimiento y
reparación, podría sostenerse la similitud de los productos y servicios si en el
sector del mercado de referencia fuera frecuente que los fabricantes de los
productos prestaran también dichos servicios.
En tales supuestos podría estar justificada una declaración de riesgo de
confusión, especialmente si los signos son idénticos o muy similares y/o la
marca anterior goza de renombre.
-
Productos de la clase 9
Instalaciones para el tratamiento de la información y ordenadores, y sus
componentes fueron considerados similares a instalación y reparación de
aparatos electrónicos.
1629-2001 EXPRESSO (cl. 37) / XPRESSO (fig) (cl 9)
En lo que respecta a la relación entre servicios de instalación y los productos
de la clase 9 véanse asimismo:
461-1999 LIS (cl. 9) / LIS (cl. 37) (EN),
Directrices de oposición, Parte 2, Capítulo 2B
Página 46
Similitud entre los productos y servicios
780-2000 EAR (fig) (cl. 9) / EAR (fig) (cl. 37) (EN),
1095-2001 ADCO (cl. 9) / ADCON (cl. 37) (EN) ),
1775-2001 NOHMI (cl. 9) / NOMI (fig.) (cl. 37) (EN),
352/2002 CALIFORNIA (cl. 12) / CALIFORNIA EXCLUSIVE (cl. 37) (EN).
1671/2002 ACOME (fig) / ocom (EN) servicios de reparación y equipo para el
tratamiento de la información, ordenadores: se declaró que existía una
relación.
- Instalación, mantenimiento y reparación de aparatos e instalaciones para
la purificación del agua frente a instalaciones y aparatos para el tratamiento
del agua: similares
1800/2002 CRISTAL / CLASSIC CRYSTAL (fig)(EN);
otro ejemplo de mantenimiento: 40/2002 CALL ONE / ALL ONE (EN).
- En lo concerniente a la relación entre automóviles y partes de los mismos
y servicios de mantenimiento y reparación de vehículos de motor, véase SCLASS (cl. 12) / S TYPE (cl. 37) R 969/2000-1 (EN): similares.
- Los muebles y la instalación de muebles son similares, 873/2002 space
/ space 2 (fig) (DE)
- Equipo para pesar; a saber, terminales de visualización del peso para
balanzas de pesado destinadas a la industria cl. 9:
Resulta habitual en el sector de los equipos industriales que el fabricante o
una empresa relacionada preste el servicio de mantenimiento y reparación de
los mismos. Los servicios de instalación, conservación y reparación de
aparatos electrónicos suele prestarlos el propio fabricante de estos delicados
aparatos o compañías especializadas que pueden hacer referencia a la marca
de un productor si fuera necesario para indicar el destino del servicio. Así
pues, los productos y servicios son similares. Véase R 344/2001-3 LYNX /
LYNX (fig) (EN).
5.3.2.2. Servicios de asesoramiento
Los servicios de asesoramiento, consultoría y similares constituyen otro
ejemplo en el que puede declararse la similitud entre los productos y servicios
en condiciones parecidas a las mencionadas con respecto al mantenimiento,
instalación y reparación.
Ejemplos:
1800/2002 (EN): servicios de consultoría, asesoramiento e información
relacionados con la instalación, mantenimiento y reparación de aparatos e
instalaciones de purificación de agua frente a aparatos e instalaciones de
tratamiento de agua.
1390/2001 (focus (fig.) / FOCUS) (cl. 7, 37) (FR): servicios de asesoramiento
relacionados con la instalación, mantenimiento y reparación de máquinas
frente a máquinas cortadoras láser.
Directrices de oposición, Parte 2, Capítulo 2B
Página 47
Similitud entre los productos y servicios
(bb) Productos suministrados en conexión con servicios
En determinados casos puede declararse la similitud entre los productos y
servicios cuando los productos sean esenciales para la prestación del
servicio. Existe entonces una relación de complementariedad entre los
productos y servicios. Por lo tanto, los productos material educativo son de
una importancia trascendental para los servicios de educación, y su estrecha
conexión fue considerada un indicio de similitud.
1207/1999 ILS (cl. 9, 16, 41) / ELS INTERNATIONAL (cl. 35, 41) (EN),
confirmada por R75/2000-3 (EN) y, en lo concerniente a la similitud de los
productos y servicios, confirmada también por el TPI.
Otro ejemplo:
Servicios de facilitación de información sobre viajes frente a cintas de audio,
cintas de vídeo, discos compactos, discos láser, películas y películas
cinematográficas, software de ordenador, y CD-ROM; revistas, libros,
periódicos, boletines informativos y otras publicaciones impresas: existe
“cierto grado de similitud” entre estos servicios específicos y los productos,
que también abarcan productos específicos relacionados con la información
sobre viajes, porque los productos podrían considerarse especialmente
hechos para facilitar dicha información.
880/2001 TIME / TIM (fig) (EN)
5.3.3.
En particular, servicios de restaurante y alimentos
A continuación exponemos un ejemplo de las repercusiones de los hábitos del
consumidor o los usos comerciales nacionales en el grado de similitud de los
productos y servicios.
- Existe un grado medio de similitud cuando los alimentos se ofrecen con
independencia de los servicios de restaurante y no son meramente accesorios
de estos servicios. Los alimentos ofrecidos de forma independiente
comprenden la comida preparada lista para llevar. Dependiendo de cada
Estado miembro, los alimentos ofrecidos de forma independiente de los
servicios de restaurante pueden incluir también determinados tipos de
alimentos elaborados o no elaborados, como la confitería, los helados
(elaborados) o la carne (no elaborada), porque las confiterías y panaderías,
las heladerías y las carnicerías pueden ofrecer también sus productos al
consumo en un establecimiento contiguo de comida rápida o en una cafetería.
Asimismo, las cervecerías (p. ej., en España o en Alemania) han tenido
siempre sus propios restaurantes.
- Por otro lado, los productos meramente accesorios sólo son remotamente
similares. Estos productos accesorios incluyen alimentos semielaborados,
como jaleas, mermeladas; frutas y legumbres cocidas y en conserva, así
como algunas bebidas, como el café. La cuestión de si puede declararse el
riesgo de confusión dependerá de los otros factores, en particular del grado
de similitud entre los signos y del grado de carácter distintivo de la marca
anterior.
Directrices de oposición, Parte 2, Capítulo 2B
Página 48
Similitud entre los productos y servicios
- Por último, existe una categoría de alimentos que no son en absoluto
similares a los servicios de restaurante. Esta categoría incluye determinados
tipos de alimentos básicos o sin elaborar, como los huevos, la harina, la sal, al
igual que ciertas bebidas, generalmente refrescos. Estos productos no son
similares a los servicios de restaurante porque, aun en el caso de que estén
provistos de idénticas marcas, los consumidores no pensarán que el
restaurante es responsable de su fabricación.
Véase la resolución de la Tercera Sala de Recurso en los asuntos R
536/2001-3 y R 674/2001-3 NEGRA MODELO /MODELO (EN), confirmada
por el TPI (T-169/02) en relación con los “servicios de bares, restaurantes y
clubes nocturnos”, comparados con “siropes, cerveza, refrescos y bebidas no
alcohólicas”:
“33 Estos servicios no presentan una ausencia absoluta de similitud, tal como
afirmó la División de Oposición, sino que son similares en un sentido amplio a ‘siropes,
cerveza, refrescos y bebidas no alcohólicas’ (clase 32) del derecho anterior. El oponente
está en lo cierto cuando afirma que, pese al hecho de que la cerveza puede, en efecto,
consumirse en otros lugares distintos de bares, restaurantes y clubes nocturnos,
seguramente será difícil encontrar un bar, restaurante o club nocturno en el que no se
venda o consuma cerveza. Por lo tanto, podría haber cierta conexión entre los servicios y
productos que se comparan, porque no puede descartarse la posibilidad de que las
cervecerías o los productores de bebidas no alcohólicas o de refrescos ofrezcan sus
productos en sus propios restaurantes o bares, marcados con el mismo signo o logotipo
de sus bebidas.”
IV.
COMPARACIÓN
ESPECÍFICOS
DE
PRODUCTOS
Y
1.
Productos y servicios de TI/telecomunicaciones
SERVICIOS
Los productos y servicios de TI y telecomunicaciones, es decir, productos y
servicios típicamente comprendidos en las clases 9 ó 38, como los
ordenadores (cl. 9) o los servicios de telecomunicaciones (cl. 38), son
similares entre sí (véase supra, en la sección 2.9.1.1.1).
Es frecuente que los oponentes basen su oposición en dichos productos y
servicios alegando bien que forman parte de los productos impugnados o que
los servicios impugnados se prestan utilizando dichos productos o servicios.
Cuando los productos y servicios de TI/telecomunicaciones se comparan con
otros servicios, no es decisivo que estos últimos se lleven a cabo o no
mediante TI o tecnología de telecomunicaciones. Así pues, los servicios de
búsqueda en el ámbito de la propiedad intelectual e industrial no son similares
a los servicios de TI y telecomunicaciones por el simple hecho de que para
efectuar tales búsquedas puedan utilizarse bases de datos de ordenador. La
naturaleza de los servicios y su destino (las necesidades satisfechas) son a
todas luces distintos. En consecuencia, los consumidores no esperarán que
estos servicios tengan el mismo origen que los servicios de TI y
Directrices de oposición, Parte 2, Capítulo 2B
Página 49
Similitud entre los productos y servicios
telecomunicaciones que pueden utilizarse en este contexto. Por lo tanto, no
son similares.
El mero hecho de que los productos y servicios de TI/telecomunicaciones
estén de algún modo relacionados con otros productos o con la prestación de
otros servicios no basta para determinar una declaración de similitud.
1668/2000 T (figura) (DE) (cl. 9, 16, 36, 38, 41, 42, etc.) / iti (figura) (cl. 42),
2095/2001 pia (figuras) (DE) (cl. 35, 41 y 42) / PIA (cl. 9, 35, 42).
Cuando se comparan los servicios de telecomunicaciones con los productos
que se promocionan al hacer uso de estos servicios, procede establecer una
distinción entre los soportes de telecomunicación y los contenidos divulgados
a través de estos soportes. El negocio de un operador de telecomunicaciones
consiste en transmitir los contenidos, pero no en fabricar y vender los
productos cuya promoción constituye el objeto de dichos contenidos (p. ej. los
productos de la cl. 3, como los perfumes, en el caso de un servicio de
mensajería electrónica). Por lo tanto, no habrá similitud entre estos servicios y
productos.
1073-2001 SECRET PLEASURES (cl. 3) / PRIVATEPLEASURES.COM (cl.
38) (EN)
Además, aparatos para la transmisión o reproducción de sonido o imágenes
(cl. 9) no son similares a servicios de educación y formación.
996/2001 TELIA / TELENIA (EN)
La detallada explicación que figura a continuación sobre la comparación de
reparación, mantenimiento y otros de vehículos de motor terrestres (cl. 37) y
bases de datos electrónicas (cl. 9) y otros es conforme con los principios
anteriormente enunciados.
Las bases de datos electrónicas y la documentación técnica no guardan una
relación más estrecha con la industria de los vehículos de motor que con
cualquier otro producto o servicio. El mero hecho de que la venta, alquiler o
mantenimiento de los coches pueda implicar el uso de bases de datos o la
publicación de catálogos o manuales no pueden inducir al público a creer que
dichos productos y servicios tienen el mismo origen. Su naturaleza es
claramente distinta y, aun cuando los productos y servicios se emplean en la
venta, alquiler y mantenimiento de vehículos de motor, siguen siendo
accesorios de la actividad principal. Además, los operadores de la industria
del motor suelen encargar el desarrollo de herramientas electrónicas y la
publicación de folletos de promoción y de documentos técnicos a compañías
especializadas en los aspectos creativos. Se deduce de lo anterior que los
productos y servicios van dirigidos a la industria misma, y no al comprador del
producto final. En consecuencia, no sólo los usuarios finales de los mismos
son diferentes, sino que además operan en niveles del mercado distintos. Por
lo demás, resulta evidente que las tecnologías de la información y las
actividades de publicación no son competidoras de la venta, alquiler y
mantenimiento de coches y que no se ofrecen a través de los mismos canales
Directrices de oposición, Parte 2, Capítulo 2B
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Similitud entre los productos y servicios
comerciales. Aun en el caso de que el comprador de un coche reciba
documentación técnica o publicitaria como complemento del producto
principal, no está interesado en la empresa que ha llevado a cabo este trabajo
creativo, y no es probable que la confunda con el fabricante del vehículo, del
mismo modo que no es probable que confunda, por ejemplo, al editor de una
revista especializada en automóviles con el fabricante de los coches al que se
refiere dicha publicación.
469-2001 LEX et al. / LEX-COM (EN)
2.
Similitud de los servicios de venta al por menor entre sí y de los
productos y servicios de venta al por menor
En la Comunicación nº 03/01 del Presidente de la Oficina, de 12 de marzo de
2001, existe una referencia expresa al conflicto que puede surgir entre los
servicios prestados por los comercios minoristas y los productos vendidos en
dichos grandes almacenes.
Por lo que se refiere a los conflictos entre servicios y productos, la Oficina
opina que, mientras que no puede negarse en abstracto la «similitud» entre
productos vendidos al por menor y servicios de venta al por menor, el riesgo
de confusión entre servicios de venta al por menor y productos concretos es
poco probable salvo en circunstancias muy especiales, como cuando las
marcas respectivas son idénticas o casi idénticas y son marcas consolidadas.
Es evidente que cada asunto que se plantee será tratado en atención al fondo
del litigio.
Podrán encontrar la comunicación en
http://oami.europa.eu/es/office/aspects/communications/03-01.htm
En vista de lo anterior, deberá apreciarse si, en el caso en cuestión, existen
“circunstancias muy especiales” que permitan a la Oficina considerar que
podría haber un riesgo de confusión entre los consumidores.
En lo concerniente a la cuestión de la similitud de los productos y servicios, se
aplican los siguientes principios:
En primer lugar, los servicios de venta al por menor que no han sido limitados
a la venta de productos concretos en la lista de productos y servicios, no son
similares a todos los productos que pueden venderse al por menor.
En segundo lugar, los servicios de venta al por menor relacionados con la
venta de productos concretos son similares a estos productos concretos.
En tercer lugar, los servicios de venta al por menor relacionados con la venta
de productos concretos y de otros productos no son, en principio, similares.
En cuarto lugar, los servicios de venta al por menor que no han sido limitados
a la venta de productos concretos en la lista de productos y servicios son
Directrices de oposición, Parte 2, Capítulo 2B
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Similitud entre los productos y servicios
idénticos o similares a los servicios de venta al por menor en general o
relacionados con la venta de productos concretos.
En quinto lugar, la cuestión de saber si los servicios de venta al por menor
relacionados con productos concretos son similares a los servicios de venta al
por menor relacionados con otros productos concretos, dependerá de las
circunstancias del caso.
Cuanto más vaga y general sea una lista de productos y servicios, mayor será
el alcance de la protección. Cuando se habla de similitud entre los productos y
los servicios, una formulación no específica como “servicios de venta al por
menor”, al menos por lo que respecta al aspecto de la similitud, proporciona
una amplia cobertura.
Se debe hacer hincapié en que una declaración de similitud entre los servicios
y los productos no conduce a la conclusión de que existe un riesgo de
confusión. Esto dependerá de los demás factores.
3.
Calzados, vestidos, sombrerería, bolsos de mano, accesorios
3.1.
Calzados y vestidos son similares
La Primera Sala de Recurso se pronunció en el siguiente sentido:
El calzado, los zapatos y las botas tienen, en principio, el mismo destino que
las prendas de vestir enumeradas: están destinados a vestir a las personas,
como protección frente a los elementos y como artículos de moda y, como
tales, se encuentran a menudo en la misma sección de los grandes
almacenes y en los mismos comercios minoristas. Cuando los consumidores
van de compras de ropa, esperan encontrar calzado en la misma sección o
tienda y viceversa. Además, numerosos fabricantes y diseñadores fabrican y
diseñan ambos productos. Lo anterior es especialmente cierto en lo tocante a
las cadenas o grandes almacenes de comercios minoristas, que con
frecuencia proveen de calzado y vestidos con la misma marca.
R 634/2001-1 “a” (fig) / “a” (fig) (EN).
3.2.
Sombrerería y vestidos son similares
Los productos “sombrerería” designados en la solicitud de marca comunitaria
son de una naturaleza idéntica o muy similar a la de los productos “vestidos”
de la marca anterior, en particular en lo concerniente a la clase de vestidos
concebidos para proteger del viento y la lluvia. Además, la sombrerería no se
considera únicamente un medio de proteger la cabeza de las inclemencias del
tiempo, sino un artículo de moda que se supone debe hacer juego con el traje
y, por este motivo, se elige como artículo complementario del vestido. En
consecuencia, no sólo los usuarios finales sino también el destino de los
productos respectivos son idénticos a este respecto. Además, en ocasiones
los canales de distribución de los productos respectivos son idénticos, y sus
secciones y puntos de venta o bien son los mismos o al menos están
Directrices de oposición, Parte 2, Capítulo 2B
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Similitud entre los productos y servicios
estrechamente relacionados. Teniendo en cuenta todos estos factores, los
productos “sombrerería” y “vestidos” se consideran similares entre sí.
845/2000 M. Lorenzo (fig) / (fig) (EN)
3.3.
Bolsos de mano y vestidos son similares
Es muy probable que los bolsos de mano sean considerados accesorios de
los vestidos. Véase supra, en la sección 5.2.5.b.
3.4.
Accesorios específicos de los vestidos
En caso de identidad absoluta de los signos, los productos de la clase 26
como botones, botones de presión, hebillas, ojetes, remaches pueden dar
lugar a confusión si la marca anterior protege vestidos y calzados de la clase
25, dado que estos productos de la clase 26 son accesorios de los de la
marca anterior, y la marca del solicitante puede permanecer visible en la
prenda o zapato resultante. Aunque el producto final lleve también otra marca,
no hay forma de asegurar que los consumidores que vean el producto final en
una tienda no atribuyan al oponente la responsabilidad de todo el producto.
R 267/1999-1 ZANELLA / ZANELLA (IT)
4.
Productos farmacéuticos
4.1.
Productos farmacéuticos frente a productos farmacéuticos
Productos farmacéuticos específicos suelen considerarse similares a otros
productos farmacéuticos.
Por regla general, se cumplen diversos criterios de similitud, si no todos:
Naturaleza: productos químicos específicos.
Destino: en sentido amplio, sanar / curar.
Canales de distribución: en particular, las farmacias.
Origen habitual: la industria farmacéutica fabrica una gran variedad de
fármacos con indicaciones terapéuticas distintas; los consumidores son
conscientes de ello.
En el caso de los productos farmacéuticos que se venden con receta médica,
ninguno de los factores pertinentes en la etapa de adquisición (el paciente
presenta una receta escrita y el farmacéutico busca el producto en un armario
en el que se guardan todos los medicamentos por orden alfabético) sirve de
ayuda para distinguir productos con distintas indicaciones. Aunque los
productos no son idénticos, el grado de similitud es tan elevado que esta
ausencia de identidad no reduce el riesgo de confusión.
- En cuanto al resto de los productos farmacéuticos, el grado de similitud
sigue siendo alto si existen indicaciones médicas claras. Debe considerarse
que existe un menor grado de similitud sólo en el caso de los productos que
Directrices de oposición, Parte 2, Capítulo 2B
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Similitud entre los productos y servicios
no se venden necesariamente en farmacias (p. ej., los productos a base de
vitaminas). Otro factor relevante es si ambos productos se presentan en
tabletas o si uno se presenta en tabletas y el otro en crema.
- En el asunto: 2538-2001 MENT / MENTIS (FR), anticonceptivo frente a
medicamento para mejorar la memoria, no se declaró la existencia de riesgo
de confusión.
4.2.
Productos farmacéuticos y cosméticos
En opinión de la División de Oposición, existe cierta similitud cuando se
comparan categorías generales, pero la similitud puede ser escasa. La
Tercera Sala de Recurso también ha considerado similares los productos
farmacéuticos y determinados productos para el cuidado corporal. Véase R
433/2002-3 TEI-FU / TAI-FUN.
Los “productos para el cuidado corporal” designados en la solicitud, a saber,
perfumes, colonias, cosméticos y desodorantes pueden ser fabricados por la
misma empresa o por una empresa similar que produce medicinas o
fármacos. Aunque los productos medicinales suelen fabricarlos las empresas
farmacéuticas, es un hecho que hoy en día las empresas cuyo negocio
principal son los productos para el cuidado corporal fabrican tanto productos
medicinales como no medicinales. Además, en ocasiones los puntos de venta
y los canales de distribución de los productos en conflicto son los mismos (por
ejemplo, las farmacias que venden también productos no medicinales y las
perfumerías que venden productos medicinales).
En cambio, la Primera Sala de Recurso afirmó que los productos higiénicos y
cosméticos no son similares a los productos farmacéuticos:
Los productos higiénicos, cosméticos y perfumes no son similares, dado que
tanto su utilización como los consumidores a los que van dirigidos son
diferentes. Además, casi siempre se venden en establecimientos distintos.
Los productos higiénicos, cosméticos y perfumes están a la venta en tiendas
de comestibles, supermercados o perfumerías, mientras que los productos
farmacéuticos sólo se venden en farmacias. En el caso de que fueran
vendidos en el mismo punto de venta, se colocarían en estantes distintos.
R 0984/2001-1 Gry / GRY (EN)
Cuando se comparan productos farmacéuticos específicos, pueden ser
totalmente disímiles de los cosméticos en general o de cosméticos
específicos. No existe todavía ninguna práctica coherente al respecto. En
ciertos asuntos, se declaró que productos farmacéuticos específicos eran
similares a cosméticos específicos:
Los productos farmacéuticos para el tratamiento de enfermedades de la piel o
del cabello pueden adoptar la forma de cremas y lociones. Estos dos tipos de
productos tienen la misma utilización que los cosméticos, que también
comprenden las cremas y lociones.
Directrices de oposición, Parte 2, Capítulo 2B
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Similitud entre los productos y servicios
1981/2002 VITANOV / Nova Vita (fig) (EN)
V.
INTERRELACIÓN ENTRE LOS FACTORES
1.
Factores predominantes
Las peculiaridades de cada caso pueden sugerir también el predominio de un
determinado factor. Tal como se ha dicho con anterioridad, existen factores
más o menos importantes, en función de las circunstancias del asunto.
De ahí que en la apreciación de los diversos factores para la comparación de
los productos y servicios deba tenerse en cuenta su respectiva importancia en
el caso concreto. En otras palabras, los diversos factores no tienen un valor
estándar para todos los casos, sino que su importancia específica ha de
determinarse en el contexto de cada caso individual.
En términos generales, la importancia de cada factor dependerá de la
influencia que pueda tener sobre el origen de los productos y servicios en
cuestión. Los factores que sugieren claramente que los productos o servicios
proceden o no de la misma empresa o de empresas vinculadas
económicamente deben considerarse prioritarios respecto de factores que
sólo parecen revestir una importancia secundaria.
R 433/2000-1 Arthur (fig.) / Arthur (fig) (EN),
R 0232/2000-4 S ORLANDO (cl 29, 30) / Orlando (cl 31)(EN),
199/2000 Three Stars / Three Stars (EN).
Al apreciar la similitud de los productos y servicios, deben tenerse en cuenta
todos los factores relevantes que caracterizan la relación entre los productos y
servicios.
Los factores generalmente considerados importantes son:
- el destino,
- la naturaleza desde un punto de vista comercial.
En cambio, los factores generalmente considerados menos importantes
porque no suelen caracterizar dicha relación son:
- la utilización: muchos productos distintos pueden utilizarse del mismo
modo. Por ejemplo, tanto los productos farmacéuticos como los
alimentos/bebidas se consumen por vía oral, pero no son similares. Tanto los
coches para bebés como los carritos para la compra se mueven de la misma
manera, pero no por ello son similares;
Directrices de oposición, Parte 2, Capítulo 2B
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Similitud entre los productos y servicios
- los canales de distribución: los puntos de venta constituyen, por regla
general, un factor poco importante, a menos que se trate de tiendas
especializadas o de las mismas secciones de los supermercados.
Los canales de distribución diferentes y/o un mínimo solapamiento del público
de referencia abogan en contra de la similitud.
2.
Interdependencia de los factores
Con frecuencia, un factor será de utilidad no sólo por la influencia directa que
pueda ejercer sobre la similitud de los productos y servicios, sino también
porque puede constituir un indicio de la mayor o menor importancia o
pertinencia de otro factor.
Lo anterior resulta obvio, por ejemplo, en la sentencia del Tribunal de Primera
Instancia en el asunto CASTILLO. En su apreciación de la naturaleza de los
productos leche condensada y queso, el TPI consideró que dichos productos
pertenecen a una misma familia de productos (apartado 33). Según la
apreciación del Tribunal, las diferencias de destino y utilización confirman que
son productos cuyo grado de sustituibilidad es particularmente bajo. Por
consiguiente, los productos de que se trata no son competidores (apartado
35). Sin embargo, los referidos productos son complementarios en la medida
en que se incluyen en una misma familia de productos y pueden considerarse
con facilidad elementos de una gama general de productos lácteos con un
posible origen comercial común (apartado 36).
Hablando en términos más generales, el destino (el uso previsto) de los
productos revela quiénes son sus clientes; el destino de los productos en
combinación con su precio puede determinar si tales productos son
competidores entre sí; el lugar de producción y el método de fabricación
pueden sugerir que proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas
económicamente, etc.
R 0818/2000-1 Grand Trianon / Trianon (FR)
Pero no existen reglas estrictas. Tal como se ha expuesto, si el destino de los
productos es el mismo y su precio (correctamente calculado) es similar, a
menudo serán competidores, p. ej. los filtros de papel para café y los filtros
metálicos para café. Sin embargo, este hecho no es inevitable, como
demuestra el ejemplo de servicios de salas de cine y servicios de boleras. En
consecuencia, los factores relacionados con la similitud han sido abordados
de forma separada. El examinador debe apreciarlos en su totalidad al término
del análisis de la similitud de los productos y servicios a fin de determinar el
grado de similitud global.
Además, el valor de los diversos factores puede variar en gran medida,
dependiendo del caso:
- En un caso la naturaleza puede ser similar, pero la distribución puede ser
muy diferente. Aun cuando la identidad o similitud de las características de los
Directrices de oposición, Parte 2, Capítulo 2B
Página 56
Similitud entre los productos y servicios
productos (es decir, su naturaleza) permitiera a una empresa fabricar con
facilidad otros productos, ésta podría decidir no hacerlo si se topara con
grandes dificultades para acceder a los clientes.
Ejemplo: vidrios para ventanas – cristales para gafas.
- En cambio, la naturaleza, es decir, las características del producto pueden
ser totalmente distintas, p. ej. plástico – madera – vidrio, y requerir un equipo
de producción distinto (o vínculos económicos con otras empresas), pero si el
diseño del producto y el destino es el mismo, así como la distribución, ambos
tipos de productos pueden ser fabricados bajo el control de la misma
empresa.
Ejemplo: En ciertos juguetes, puede resultar secundario que sean de felpa, de
cartón, de madera, de metal o de otros materiales (excepto cuando deben
cumplirse determinadas normas de seguridad destinadas a los niños
pequeños). Lo que puede ser importante para los clientes es que posean una
forma atractiva. 2628/2001 JAKO-O (fig.) / JOCKO (DE) (revocada por las
Salas de Recurso en virtud de otros motivos). Véase supra, en la sección
5.2.b (iv).
VI.
CONCLUSIÓN
El Tribunal de Justicia subrayó en la sentencia Canon que la existencia de
riesgo de confusión queda excluida cuando no se pone de manifiesto que el
público pueda creer que los productos o servicios considerados proceden de
la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente. En
consecuencia, si tras una apreciación ponderada de los diversos factores no
parece probable que el público atribuya el mismo origen a los productos y
servicios objeto de la comparación, tales productos y servicios no deben
considerarse similares.
No obstante, antes de llegar a esta conclusión, debe tomarse en
consideración el principio según el cual en la apreciación del riesgo de
confusión todos los factores son relevantes y están interrelacionados. Por lo
tanto, el examen sólo puede concluirse por falta de similitud de los productos
en cuestión si se hubiera llegado a la misma conclusión, incluso en el
supuesto de que los signos fueran idénticos y la marca anterior fuera
altamente distintiva. Lo anterior ha de mencionarse expresamente en la
resolución.
Por ejemplo, se consideró que la cerveza era suficientemente diferente de la
electrónica para concluir el examen sin llevar a cabo una comparación de los
signos, al igual que exposiciones de arte lo era de vestidos.
353/1999 POLAR (cl.32) / POLAR (cl.9) (EN).
904/1999 BOULEVARD (cl.25) / Bvd. PEDRALBES (cl.41) (EN),
2618/2001 Diane (cl. 5) / Diana (cl. 3, 5) (EN),
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Similitud entre los productos y servicios
1531/2001 Lloyd’s (cl. 18, 25) / Euro Lloyds (cl. 36) (ES).
En cambio, si el solapamiento observado sugiere que el público puede creer
que los productos y servicios en cuestión proceden de la misma empresa o de
empresas vinculadas económicamente, se puede formular una conclusión
respecto al grado de similitud entre los productos y servicios, y el examen
prosigue. Tal como se ha señalado (supra, en la sección IV.4.2.2.4.), tal
conclusión debe formularse en todo caso, sea al término del análisis de la
similitud de los productos o en el análisis final del riesgo de confusión.
1999-2001 Blû (cl 33) / BLU (cl 32) (EN).
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