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B o l e t í n
Informativo
MARZO/JUNIO DE 2001
SARGENT& KRAHN
SARGENT& KRAHN
Boletín editado por Sargent & Krahn, Santiago,Chile
Boletín editado por Sargent & Krahn, Santiago,Chile
PROCURADORES
En este número
• Cancelación de
registros de la marca
Calvin Klein.
• Nombres de dominio.
• Acción de revocación de
nombres de dominio.
• Asignación de nombres
de dominio.
• Importaciones
paralelas.
• Imitación de etiqueta.
S & K Boletín
Informativo
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DE
PAT E N T E S
Y
MARCAS,
Cancelacion de registros de la
marca “Calvin Klein”.
E S TA B L E C I D O S
EN
1889
aplicó la norma de prescripción vigente a la
fecha de otorgamiento de los registros, según
la cual la nulidad no se podía demandar después
de dos años desde la fecha del registro de la
marca, siempre que Ésta se hubiera estado
usando en el país. El tribunal de primera
instancia dio ambos hechos por acreditados y
rechazó las demandas.
En abril de 2000 la Corte Suprema de Chile
puso término a tres juicios de nulidad de
sendos registros de la marca “CALVIN
KLEIN”, dos en la clase 24 y uno en la clase
25. De esta manera la Corte confirmó las
sentencias del Tribunal Arbitral de Propiedad
Industrial, tribunal especial de segunda
instancia que dio lugar a recursos de apelación
interpuestos por el Sr. Calvin Klein y por
Calvin Klein Trademark Trust, acogió sus
demandas de nulidad y dispuso la cancelación
de los tres registros señalados a nombre de la
empresa chilena Michelangelo S.A.C.I.
Los demandantes, el Sr. Calvin Klein y la firma
Calvin Klein Trademark Trust, apelaron dichas
sentencias ante el Tribunal Arbitral de
Propiedad Industrial. En octubre de 1999 el
Tribunal Arbitral acogió las apelaciones y
revocó las sentencias de primera instancia,
rechazando así la excepción de prescripción y
acogiendo las demandas de nulidad.
Restableciendo una larga y acertada
jurisprudencia asentada en casos anteriores
similares, el Tribunal Arbitral sostuvo que el
uso de la marca de mala fe no sirve al
demandado para sostener la excepción de
prescripción. El Tribunal Arbitral estimó que
Michelangelo no se limitó a usar la marca
“CALVIN KLEIN” pura y simplemente sino
que permanentemente usó la misma tipografía
y los mismos elementos figurativos empleados
en la marca norteamericana, tanto en los
productos como en su publicidad, copiandolos
directamente, utilizando los mismos empaques
y fotografías de modelos, etc., todo lo cual pone
en peligro la buena fe de los consumidores,
quienes son inducidos a error o engaño respecto
de la calidad y especialmente de la procedencia
del producto que adquieren. “Lo anterior,
ademas de violar los principios de sana
competencia mercantil, vicia el uso de la marca
e impide declarar la prescripción”,
establecieron las sentencias. De acuerdo con
ellas, el uso de la marca por Michelangelo
“presenta características censurables, que
Los registros impugnados se otorgaron entre
1979 y 1982. Aproximadamente desde 1983
Michelangelo hizo amplio uso y publicidad
de la marca “CALVIN KLEIN” en Chile, para
lo cual copió en detalle las etiquetas, logos,
modelos, posters, etc. tal como se los usaba
en los Estados Unidos. Con el tiempo
Michelangelo y sus licenciatarios locales
comenzaron a autodenominarse Calvin Klein
Chile, usurpando así el nombre comercial de
Calvin Klein, Inc. y sus empresas
relacionadas.
Las demandas de nulidad se iniciaron en 1994
y 1996. En su defensa Michelangelo no refutó
ninguno de los hechos planteados por los
demandantes y se limitó a oponer la excepción
de prescripción de la acción de nulidad. La
defensa argumentó que el plazo de
prescripción se había cumplido largamente. El
Departamento de Propiedad Industrial, tribunal de primera instancia, acogió pura y
simplemente las alegaciones de la defensa y
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violan los principios de la competencia leal”,
etc.
Chile, NIC Chile, no constituía Óbice para
que los organismos antimonopolios se
pronunciasen con respecto a las posibles
implicancias anticompetitivas que tal conducta
implicase.A continuación la Comisión
concluyó que el registrar como nombres de
dominio marcas comerciales que gozan de
fama y notoriedad pertenecientes a terceros,
constituye un aprovechamiento indebido de
valores y esfuerzos ajenos que puede limitar
el normal desarrollo de las actividades de un
tercero en el mercado virtual y además ser un
factor de error o confusión para los potenciales
usuarios del sistema Internet, siendo estos
conductas atentatorias de la libre
competencia.Finalmente, la Comisión
conminó a Lady Marlene S.A. a cancelar
voluntariamente el nombre de dominio Avon.cl
so pena de verse expuesta a sanciones
pecuniarias que podrían variar entre las
U.F. 1,000 y 10,000 ( US$ 26,600 y
US$ 266,000 ) &
Junto con restablecer el necesario criterio del
“uso de buena fe”, el Tribunal Arbitral
desestimó la aplicación de la prescripción
extraordinaria de 10 años contemplada en el
Código Civil. Cabe tener presente que la
defensa argumentó que las marcas se adquieren
por prescripción adquisitiva y que, por ende,
las acciones se extinguen por la correlativa
prescripción extintiva, cuyo plazo máximo en
Chile es de 10 años. En sus informes a la Corte
Suprema, el Tribunal Arbitral sostiene que la
prescripción extraordinaria del Código Civil
no se aplica en materia de Propiedad Industrial, que esté regida por una legislación especial que contempla una “prescripción sui
generis”, especialísima y autosuficiente,
inspirada en el Convenio de París y que evita
la consolidación de registros espurios, muchas
veces originados en la llamada piratería de
marcas. &
Nombres de dominio.
En una importante decisión, en la que por
primera vez los organismos antimonopolios
chilenos se pronuncian con respecto a las
posibles implicancias contrarias a la libre
competencia que derivan del registro de una
marca comercial ajena como nombre de
dominio en el Dominio Nacional.Cl, la
Comisión Preventiva Central (la Comisión)
acogió una denuncia interpuesta por la empresa
estadounidense Avon Products, Inc. en contra
de la empresa local Lady Marlene S.A., la cual
había registrado a su nombre el nombre de
dominio “avon.cl”.En la decisión en comento,
se estimó en primer lugar, que el hecho que
existiese un sistema de revocación de nombres
de dominios expresamente contemplado en el
Reglamento que regula el funcionamiento de
la institución que administra estos nombres en
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Acción de revocación de
nombres de dominio.
dominio no tenga derechos o intereses
legítimos con respecto al nombre de
dominio.
La función de registro y asignación de
nombres de dominio bajo el dominio
primario .“cl”, ha sido delegada por la International Assigned Number Authority
(IANA) al Departamento de Ciencias de la
Computación de la Universidad de Chile
(NIC-CHILE), estableciendo éste las
políticas de asignación de los dominios en
.“cl”. En este contexto, en septiembre de
1997, NIC-CHILE dictó un Reglamento de
Asignación de Nombres de Dominio en .cl
(“El Reglamento”) aplicable a todos los
solicitantes de nombres de dominio en.“cl”.
3.- Que el nombre de dominio haya sido
inscrito y se utilice de mala fe.
Asimismo, se estima que hay mala fe, sin
que esta enumeración sea taxativa, cuando:
1.- Existen circunstancias que indiquen que
se ha inscrito el nombre de dominio con el
objeto de transferirlo a un precio excesivo.
2.- Haber inscrito el nombre de dominio
con la intención de impedir al titular de la
marca de producto o servicio reflejar la
marca en el nombre de dominio
correspondiente, siempre que se haya
establecido esta pauta de conducta.
Dicho Reglamento, luego de una
modificación de 1999, contempla una
“Acción de Revocación”, en virtud de la
cual toda persona, natural o jurídica, que
considere que sus derechos han sido
infringidos mediante la asignación de un
nombre de dominio, puede solicitar la
revocación del otorgamiento del mismo.
Esta acción se interpone ante NIC-CHILE,
está sujeta a un procedimiento de
mediación y arbitraje y el plazo máximo
para ejercerla es de tres años contados
desde la fecha de asignación del dominio
objeto de la controversia. La causal
establecida para fundamentar dicha acción,
es la mala fe del solicitante o su inscripción
abusiva, lo que es preciso acreditar durante
el proceso.
3.- Que haya inscrito el nombre de dominio
con el fin preponderante de perturbar o
afectar los negocios de la competencia.
4.- Intentar atraer con fines de lucro a
usuarios de Internet a su sitio web o a
cualquier otro lugar en línea, creando
confusión con la marca del reclamante.
Finalmente, servir· para demostrar que el
asignatario del dominio objetado no ha
actuado de mala fe, sin que esta
enumeración sea taxativa:
1.- Si demuestra que lo está utilizando o lo
utilizará con la intención auténtica de
ofrecer bienes o servicios bajo ese nombre.
La inscripción de un nombre de dominio
se considerará abusiva cuando se cumplan
las siguientes condiciones:
2.- Si el asignatario es conocido
comúnmente por ese nombre, aunque no
sea titular de una marca registrada con esa
denominación.
1.- Que el nombre de dominio sea idéntico
o engañosamente similar a una marca de
productos o servicios sobre la que tiene
derechos el reclamante, o a un nombre por
el cual el reclamante es reconocido.
3.- Si el asignatario está haciendo un uso
legítimo no comercial del dominio sin
intento de obtener una ganancia comercial
o confundir a los consumidores.
2.- Que el asignatario del nombre de
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persona, sociedad, empresa, nacional o extranjera que vea menoscabados sus derechos para
presentar una especie de oposición en contra
de la solicitud de nombre de dominio que le
pertenezca. Para estos efectos se ha establecido un plazo de 30 días desde la fecha de su
publicación en el portal del NIC.
A la fecha de publicación de este Boletín, NICChile informa que existen las siguientes
acciones de revocación interpuestas, sin que
exista aún jurisprudencia a este respecto.
mit.cl
libreriaandresbello.cl
rossignol.cl
tradewings.cl
aspirina.cl
elsitio.cl
nintendo.cl
nintendo64.cl
gameboy.cl
Pero es más, habiendo comprobado el NIC
Chile que ya se ha habían asignado varios nombres de dominio que correspondían a marcas
famosas o nombres de terceros, se modificó el
reglamento y se introdujo en 1999 la posibilidad de solicitar la revocación de los dominios
ya asignados, ( Ver artículo anterior en este
boletín). Lo anterior ha permitido que varias
compañías nacionales y extranjeras hayan podido iniciar los trámites tendientes a recuperar sus nombres de dominio, como es el caso
de Aspirina, El Sitio, Librería Andres Bello,
Rosignol por enumerar algunos casos. Por lo
anterior es evidente que nuestra reglamentación permite restablecer el derecho mediante
herramientas eficaces y que no involucran un
costo excesivo.
S A R G E N T & K R A H N
&
Asignación de nombres de dominio
en internet
En Chile varias han sido las autoridades que
han efectuado una serie de comentarios acerca del funcionamiento del administrador de
nombre de dominio en nuestro país (NIC Chile). Para ser justos es necesario señalar que
nuestro país ha estado a la vanguardia en lo
que a reglamentación para la asignación de
nombres de dominio se refiere. En efecto,
Chile fue el primero en establecer como medio de solución de controversias el del arbitraje y posteriormente la mediación, herramientas que han demostrado ser muy eficaces.
NIC Chile ha sido reconocido mundialmente
por su excelencia y eficacia en el manejo de
los conflictos técnicos y administrativos, calidad que ningún otro país del continente ostenta. Es más NIC Chile fue recomendado por la
autoridad mundial en el tema ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) para asesorar al estado de Palestina en la
puesta en marcha de sus TlD Geográficos Top
Lever Domaine name TLD.
Es efectivo que se han cometido abusos por
parte de Cyberpiratas que han pretendido obtener un lucro mediante la inscripción de marcas comerciales famosas y/o nombre de personalidades, pero no es menos cierto, que en
nuestro país el Departamento de Ciencias de
la Computación de la Universidad de Chile
(NIC Chile), ha tomado todas las medidas reglamentarias tendientes a impedir o por lo
menos limitar, este tipo de actuaciones. El reglamento actualmente vigente faculta a toda
Sin perjuicio de lo antes expuesto, NIC Chile
se ha constituido en un ejemplo para el resto
de los administradores de nombres de dominio del continente, los que lentamente han ido
adoptando similares medidas tendientes a mejorar sus sistemas haciéndolos más seguros y
a la vez más dinámicos. &
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Importaciones paralelas
mente no ha fabricado nunca el producto, que
muchas veces es o fue simplemente el importador o distribuidor de ese producto, y el legítimo dueño de la marca pero que no la tiene
registrada en Chile y que quiere importarla al
territorio chileno.
Antecedentes Generales
La cuestión de las importaciones paralelas, o
agotamiento de los derechos como también se
le conoce, tiene una importancia cada vez
mayor en el comercio internacional y supone,
en cierta medida, una limitación a los derechos de propiedad industrial, especialmente de
los titulares de una marca comercial y patentes de invención.
De estos casos han conocido los organismos
antimonopolios chilenos, que tienen a su cargo velar por el cumplimiento de la normas que
tienden a evitar conductas atentatorias de la
libre competencia.
Analizaremos brevemente esta materia, respecto de casos de marcas comerciales.
En efecto, la jurisprudencia de los organismos
antimonopolios ha sido reiterada, clara y, a
estas alturas concluyente, en el sentido que los
productos amparados por una marca pueden
ser importados por cualquier interesado en
comercializarlos, siempre y cuando dichos
productos sean legítimos en su origen.
Típicamente este problema se presenta en dos
formas. En un primer escenario el dueño de
una marca autoriza a un licenciatario o subsidiaria para que fabrique sus productos, los que
luego son adquiridos por un tercero en el extranjero y exportados al país del dueño de la
marca (mercado gris) y, en un segundo escenario un importador independiente compra los
productos de una empresa en el extranjero, los
que luego vende en el paÌs de importación en
competencia con el distribuidor autorizado.
La misma jurisprudencia ha señalado también
que si bien el registro de una marca comercial
no constituye por sí solo una conducta reprochable desde el punto de vista de las normas
sobre libre competencia, el titular de dicho
registro no puede impedir que cualquiera pueda comercializar dichos productos en Chile,
ya que ello constituiría un atentado a la libre
competencia, siempre que dicha marca haya
sido puesta en los productos importados por
quien es su fabricante o productor legítimo en
el extranjero .
El agotamiento de los derechos, por su parte,
se refiere al alcance que tiene el derecho del
titular de una marca, para determinar, restringir o imponer condiciones generalmente territoriales para la comercialización de los productos que llevan dicha marca una vez que
Estos han sido colocados lícitamente en el comercio directamente o por un tercero con su
consentimiento.
El caso chileno
En Chile se ha reconocido el agotamiento internacional de los derechos, estableciéndose
que no se pueden imponer restricciones a la
importación de un bien una vez que ha sido
puesto en circulación en el comercio por el
dueño de la marca. La diferencia sí con lo
que internacionalmente se entiende por importaciones paralelas, es que en Chile la cuestión
se ha planteado entre el derecho del titular de
una marca registrada en Chile, que normal-
Los organismos antimonopolios tampoco se
han inhibido de conocer cuestiones de importaciones paralelas, aún cuando el Departamento de Propiedad Industrial se encuentre conociendo ya una demanda de nulidad de un registro, en que se reivindica su propiedad, ya
que no interesa a esos organismos la validez o
la nulidad de las marcas inscritas, sino la finalidad de tales registros, esto es, si han sido realizados precisamente para entorpecer la comercialización de productos importados de esas
mismas marcas .
Existe incluso un caso en que se calificó como
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conducta atentatoria de la libre competencia,
y se advirtió la aplicación de posibles sanciones legales, la carta de un abogado en la cual
se advertía al presunto infractor (la empresa
extranjera, importadora del producto), que el
uso de una marca determinada vulneraba los
derechos del titular de la marca registrada en
Chile .
mismos canales, generalmente supermercados,
se colocan uno al lado del otro y en envases
del mismo color.
Conclusión
La cuestión de las importaciones paralelas en
Chile, si bien formalmente se ha planteado
como una cuestión de defensa de la libre competencia, ha sido en la práctica una de las vías
más expeditas para impedir que los titulares
ilegítimos de marcas registradas en Chile, impidan la importación y comercialización de
productos fabricados en el extranjero por quienes aparecen como los verdaderos dueños de
la marca comercial.
El objetivo principal de estos litigios consiste
en generar en el tribunal el adecuado
convencimiento respecto a que lo que se
persigue con estas acciones delictivas es un
perjuicio al titular de la marca registrada, pero
más allá de eso, el engaño al consumidor, quien
en su rápida decisión de compra, puede verse
inducido a confusión en cuanto a determinados
productos que tienen elementos muy similares
en sus elementos distintivos, en este caso la
etiqueta.
Resolución N°562 de 2000 de la Comisión
Resolutiva.
Dictamen N° 1080 de 1999 de la Comisión
Preventiva Central.
Id Dictamen N°1080
&
El Tribunal resolvió someter a proceso a los
representantes legales de la empresa Difem
Pharma por utilizar para la comercialización
de su producto Tutti una imitación del diseño
de la marca mixta “Quix” de la misma clase,
en circunstancias que dicho diseño se
encuentra amparado por un registro de
Unilever N.V.
Imitación de etiqueta.
Asimismo, se decretó la incautación de los
productos “Tutti” que se encuentren en las
bodegas de los querellados y en los
establecimientos comerciales de la ciudad de
Santiago.
La acción se interpuso principalmente por el
delito de la utilización maliciosa de una marca
igual o semejante a otra ya inscrita en la
misma .
Se presentó una acción criminal la sociedad
Difem Pharma S.A. por la comercialización
del producto Tutti, un detergente en cuyo
envase se usaba una etiqueta semejante a la
del producto de Unilever N.V. también un
detergente, denominado“ Quix Ollas y
Sartenes”. El registro de Unilever es una marca
mixta, es decir, otorga protección tanto a la
palabra como a la etiqueta. Por su parte, los
querellados tenían registrada la marca “Tutti”,
sólo como palabra, y no tenían registrada la
etiqueta.
Con posterioridad a ello, las partes llegaron a
un acuerdo que contempló básicamente el
reconocimiento por parte de Difem Pharma de
los derechos de Unilever sobre su marca y
etiqueta y se comprometieron a no utilizar en
el futuro la etiqueta objeto del litigio.
Este caso revela la importancia de registrar las
etiquetas y como en los tribunales chilenos se
están abriendo a la posibilidad de perseguirla
imitación de las etiquetas.
&
Antecedentes que agravaban la situación lo
constituían el hecho de ser productos de igual
naturaleza, que se comercializan por los
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