Magister en Estrategia Internacional y Política Comercial Estudio de Caso “Análisis de la ley 19912, sobre medidas en frontera para la observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual” Rodrigo Parraguez Ruiz JULIO 2013 INDICE I) INTRODUCCIÓN (4) II) RESUMEN (6) III) MARCO CONCEPTUAL (7) 3.1 Antecedentes (7) 3.2 Definiciones (8) 3.3 Objetivos e hipótesis (11) IV) IMPORTANCIA DE LA OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL (12) V) ASPECTOS GENERALES SOBRE LAS MEDIDAS EN FRONTERA (15) 5.2 Regulación de las Medidas en Frontera en los tratados bilaterales y multilaterales suscritos por Chile (17) 5.3 Medidas en Frontera En los Acuerdos ADPIC (18) 5.4 Cooperación internacional, La Organización Mundial De Aduanas (OMA) (21) VI) INCORPORACIÓN DE LOS ACUERDOS ADPIC EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL (25) 6.1 Aplicación de medidas en frontera para la protección de DPI antes de su entrada en vigencia (25) 6.2 Historia Legislativa (27) 6.3 Texto definitivo del Título II de la ley 19912, sobre “Medidas en Frontera para la observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual” (29) VII) ANÁLISIS DEL TITULO II DE LA LEY 19912 (31) VIII) OPERTIVIDAD DE LA LEY (38) 8.1 Servicio Nacional de Aduanas (38) 8.2 Titulares de las marcas y sus representantes (40) 8.3 Evolución de la suspensión de despacho (42) 8.4 Suspensión de despacho aduanero por infracción de los DPI, solicitado a petición de parte o suspensión provocada (51) 8.5 Suspensión de despacho aduanero, iniciado de oficio (60) 8.6 Responsabilidad administrativa por suspensión de despacho que no vulnera los derechos de propiedad intelectual (63) IX) DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN (67) X) BIBLIOGRAFÍA (70) XI) ANEXO (72) GLOSARIO MFPODPI: Medidas en frontera para la observancia de los derechos de propiedad intelectual. OMC: Organización Mundial de Comercio. OMA: Organización mundial de aduanas. INAPI: Instituto Nacional de Propiedad Industrial ADPIC: Acuerdo sobre los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. SNA: Servicio Nacional de Aduanas. GATT: Acuerdo general sobre aranceles aduaneros y comercio. OMPI: Organización Mundial de Propiedad Intelectual. DPI: Derechos de propiedad intelectual. I+D: innovación y desarrollo. OCDE: Organización para la cooperación y el desarrollo económico. MF: Medidas en frontera TLC: Tratado de libre comercio. 3 I) INTRODUCCIÓN El fenómeno del comercio internacional de bienes pirateados o falsificados ha aumentado significativamente en los últimos años, producto del avance de la globalización y de la deslocalización de la producción industrial en mercados asiáticos y periféricos, que han crecido de la mano de la producción y exportación de mercadería infractora de los derechos de propiedad intelectual. Estas falsificaciones, han significado que los autores y las sociedades que han invertido en investigación y desarrollo, pongan en riesgo el retorno de su inversión, lo que podría generar un desincentivo a la actividad creadora y al desarrollo de la ciencia en las próximas décadas. Sumado a ello, se ha puesto en riesgo la salud e integridad de los consumidores, producto de la calidad de los materiales con que se fabrican estas mercancías, que muchas veces no cumplen con la normativa técnica internacional Producto de lo anterior, los países han generado marcos normativos a nivel multilateral y local, con el objeto de hacer menos permeables sus fronteras a la entrada de estos productos. Desde la perspectiva multilateral el instrumento jurídico de mayor aplicación, es el convenio sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, suscrito por más de 150 países entre ellos Chile, quien incorpora las obligaciones contenidas en él, mediante la promulgación de la ley 19912 el 24 de octubre de 2003, que en su título II regula, las medidas en frontera para la observancia de los derechos de propiedad intelectual. Las reformas normativas, el creciente interés internacional en la protección de los derechos de autor , y el incipiente estudio doctrinario sobre las medidas en frontera, hace necesario que exista investigación local , donde se analice eficacia de las reformas legales adoptadas por Chile, a fin de contribuir con el constante proceso modernizador de la norma. Es imperioso determinar qué papel ha jugado el Servicio Nacional de Aduanas en la suspensión del despacho, analizando los procedimientos técnicos conducentes a la aplicación de dichos derechos. Además es fundamental detectar como ha sido utilizada la ley por parte de los titulares de las marcas y sus representantes, con el objeto de determinar 4 si existen disposiciones legales que no han cumplido con su cometido o que han producido efectos distintos a los esperados Finalmente, es necesario establecer si la normativa sobre medidas en frontera, es coherente y armónica con las acciones de fondo que la suceden, a fin de proponer soluciones que aborden el problema de la comercialización de productos importados falsificados desde una perspectiva global En consecuencia, el producto de la investigación, busca entregar por medio del análisis de material estadístico y entrevistas a los actores involucrados en la problemática, una visión académica, de los principales aciertos y debilidades de la reforma, analizando las causas y consecuencias de cada una de las medidas adoptadas por nuestro legislador. 5 II) RESUMEN Los acuerdos de la OMC, y en especial el acuerdo sobre propiedad intelectual ADPIC, incluyeron una serie de regulaciones inéditas, que trajeron como consecuencia la necesidad de los países signatarios de adecuar sus legislaciones, modificando o incluyendo nuevas disciplinas en su normativa interna. La institución analizada en este informe, nace de esas directrices, y se denomina “sobre Prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera”, ubicada sección cuarta de dicho acuerdo. El presente estudio examina los efectos de la reforma legal chilena, materializada en la ley 19912, y que en su título II, regula las medidas en frontera para la observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (MFPODPI), a 10 años de su entrada en vigencia. Desde el punto de vista Metodológico se busca describir la problemática y analizar el proceso de reformas legales, desde un plano formal y material. El primer aspecto apunta a establecer si existe coherencia entre la disciplina internacional y la legislación chilena, con el objeto de develar que parte del título II de la ley 19912 infringe derechamente los acuerdos OMC, cual cumple con el marco base, y cual ha logrado tener un marco de acción más riguroso que el texto internacional. Desde el punto de vista material se establece a través de estadística proporcionada por el Servicio Nacional de Aduanas y por medio de entrevistas a una serie de actores y usuarios del sector público y privado, la efectividad de la reforma en la fiscalización de la piratería y la falsificación, en las zonas de control a cargo del Servicio Nacional de Adunas. El trabajo comienza mediante el planteamiento de la problemática a través de su análisis teórico en base a doctrina científica y al acuerdo ADPIC, luego se analizan las distintas variables operativas entregadas por el SNA y otros estamentos públicos, y se concluye en base a la interpretación de los resultados considerando la opinión de los actores y usuarios del sistema. En general se pudo determinar, que tanto para el Servicio Nacional de Aduana, como para los representantes de las marcas, esta ley constituye un avance, al entregar un marco jurídico adecuado, a situaciones que muchas veces no tenían solución, o que debían ser resueltas por medio de interpretaciones forzadas, en base a normas aduaneras o de propiedad intelectual. Sobre el particular de la ley, la suspensión de despacho a petición de parte o requerida, presenta inconvenientes que la transforman en una mera declaración, carente de aplicación práctica, por lo que se hace importante tomar una posición sobre futuras reformas al respecto. 6 III) MARCO CONCEPTUAL 3.1 Antecedentes La Protección en Frontera de los Derechos de Propiedad Intelectual en Chile, tiene como antecedente, la participación de nuestro país, en la serie de negociaciones comerciales de la Ronda de Uruguay, que devienen en la creación de la Organización Mundial de Comercio, el año 1994. En ella se establece un marco jurídico multidisciplinar que tiene como punto partida, el Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles (GATT), establecido en el pacto de La Habana de 1947, junto a la incorporación de nuevas disciplinas de comercio internacional, donde destacan por su importancia el acuerdo sobre comercio de servicios GATS, y el acuerdo que regula los Aspectos Relacionados con los Derechos de Propiedad Intelectual ADPIC. La inclusión de normas sobre Propiedad Intelectual (PI) en el mencionado texto internacional se debió según Maristela Basso1, al interés de los países miembros del acuerdo, de completar las deficiencias en el sistema de protección entregado por la organización internacional de Propiedad Intelectual (OMPI) y a la necesidad de vincular definitivamente el tema al sistema de comercio internacional. Luego que el tratado entró en vigencia, los países signatarios del convenio, se vieron obligados a incorporar las nuevas regulaciones de comercio internacional, en un plazo prudencial, tomando en cuenta su nivel desarrollo. Chile promulga el mencionado texto internacional mediante decreto N° 16 de 5 de enero de 1995, pero solicita plazo adicional para examinar algunos puntos más sensibles como la propiedad intelectual, los acuerdos relativo a materias de inversiones y obstáculos técnicos al comercio, logrando una reforma legislativa , recién mediante la ley 19912, que adecua la legislación que indica conforme a los acuerdos de la OMC suscritos por Chile, y que nace a tramitación mediante mensaje del ejecutivo el año 1999. La ley es aprobada por la inmensa mayoría de los parlamentarios, y promulgada el 24 de octubre de 2003, dando origen a una norma, que consta de 23 artículos, de los cuales 12 se refieren exclusivamente a las medidas en frontera para la observancia de derechos de propiedad intelectual, referidas básicamente a normativa procesal anterior al juicio de fondo 1 Basso Maristela, Propriedade Intelectual na Era Pós-OMC, Libraria do advogado, Sao Paulo 2006, pag 159 7 sobre la transgresión de dichos derechos, en una etapa donde la mercancía infractora, está en poder del Servicio Nacional de Aduanas, lo que facilita la adopción de medidas para proteger a los titulares de derechos de propiedad intelectual y derechos conexos. 3.2 Definiciones La problemática sobre las medidas en frontera para la observancia de los derechos de propiedad intelectual, nos obliga a definir una serie de conceptos que servirán de base teórica para el desarrollo de la investigación y que nos permitirán generar una línea de análisis, armónica, coherente e inequívoca en su interpretación. En el caso que la legislación chilena aporte una definición, preferiremos aquella, en caso contrario, se buscará la más adecuada para cumplir con el objetivo del estudio, en base a la doctrina disponible y a leyes internacionales o extranjeras, a saber: a) Medidas en Frontera: Las medidas en frontera pueden ser entendidas como las acciones tomadas por las autoridades aduaneras de un país, en relación a los bienes que circulan desde y hacia el interior de su territorio y que están sometidos a su potestad legal.2 b) Medidas en Frontera para la observancia de PI: una serie de mecanismos que pueden ser adoptados por los tribunales o la autoridad aduanera para controlar la circulación de bienes que infringen los derechos de propiedad intelectual, a través de las fronteras de un país.3 c) Potestad Aduanera: es el conjunto de atribuciones que tiene el Servicio Nacional de Aduanas para controlar el ingreso y salida de mercancías hacia y desde el territorio nacional y para dar cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias que regulan las actuaciones aduaneras. Quedan también sujetas a dicha potestad las personas que pasen por las fronteras, puertos y aeropuertos, y la importación y 2 Vrins, M. S. (2007). The magnitude and economic and social consequences of counterfeiting and piracy. En M. S. Vrins, 'Enforcement of Intellectual Property Rights trough Border Measures - Law and Practice in the EU. London: Oxford University Press. 3 Medeiros, H. G. (2011). Medidas De Fronterira TRIPS-PLUS:Implicacoes e limtes a expamsao de normas de observanza dos direitos de propiedade intelectual. Florianopolis: Universidade Federal de Santa Catarina Centro de Ciencias Juridicas. Pg 17 8 exportación de los servicios respecto de los cuales la ley disponga intervención de la Aduana.4 d) Destinación Aduanera: Se entiende por destinación aduanera la manifestación de voluntad del dueño, consignante o consignatario que indica el régimen aduanero que debe darse a las mercancías que ingresan o salen del territorio nacional.5 e) Mercancía: todos los bienes corporales muebles, sin excepción alguna. Es extranjera la que proviene del exterior y cuya importación no se ha consumado legalmente, aunque sea de producción o manufactura nacional, o que, habiéndose importado bajo condición, ésta deje de cumplirse. Es nacional la producida o manufacturada en el país con materias primas nacionales o nacionalizadas; y es nacionalizada la mercancía extranjera cuya importación se ha consumado legalmente, esto es, cuando terminada la tramitación fiscal queda la mercancía a disposición de los interesados. 6 f) Frontera: Línea divisoria entre dos estados7 g) Importación: la introducción legal de mercancía extranjera para su uso o consumo en el país. 8 h) Despacho aduanero: se entiende por despacho el conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancías al territorio nacional y a su salida del mismo, que de acuerdo con los diferentes tráficos y regímenes aduaneros , deben realizar en la aduana las autoridades aduaneras y los consignatarios, destinatarios, propietarios, poseedores o tenedores en las importaciones y los remitentes en las exportaciones, así como los agentes o apoderados aduanales9 4 Art 2do N° 1 DFL-30 Chile (ordenanza de aduanas) Art 71 DFL-30 Chile (ordenanza de aduanas) 6 Art 2do N° 2 DFL-30 Chile (ordenanza de aduanas) 7 En RAE, diccionario de la real academia de lengua española 88 Art 2do N° 3 DFL-30 Chile (ordenanza de aduanas) 5 9 Articulo 35 de la ley aduanera, de los Estados Unidos Mexicanos 9 i) Derecho de Propiedad intelectual: son derechos de carácter exclusivo que habilitan sus autores y otros titulares, a prevenir el uso no autorizado de sus creaciones o entregar su licencia a cambio de una compensación. Los derechos de propiedad intelectual confieren una protección que generalmente está limitada a un periodo de tiempo y un a determinado espacio geográfico.10 j) Marca Comercial: todo signo que sea susceptible de representación grafica capaz de distinguir en el mercado productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales. Tales signos podrán consistir en palabras, incluidos los nombres de personas, letras, números, elementos figurativos como imágenes, gráficos, símbolos, combinaciones de colores, sonidos, así como todas las combinaciones de estos símbolos11 k) Operadores del sistema: para objeto de este estudio entenderemos como operadores del sistema, a los titulares de derechos industriales registrados en Chile, así como los titulares de los derechos de autor y conexos l) Suspensión de despacho requerida: Suspensión de oficio del despacho de mercadería, realizado por la autoridad aduanera. 3.3 Objetivos e hipótesis Ante la interrogante de ¿Qué efectos han tenido las medidas en frontera implementadas por Chile a partir de la ley 19912, en la observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual?, nos planeamos los siguientes objetivos y deducimos la siguiente hipótesis 10 Vrins, M. S. (2007). The magnitude and economic and social consequences of counterfeiting and piracy. En M. S. Vrins, 'Enforcement of Intellectual Property Rights trough Border Measures - Law and Practice in the EU. London: Oxford University Press. Pag. 5 11 Art 19 DFL N°3, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 19039 10 Objetivo general Determinar el efecto que han tenido las Medidas en Frontera, en la observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, a partir de la ley 19912 Objetivos específicos a) Describir las medidas en frontera establecidas por la ley 19912 y determinar su sentido y alcance b) Determinar y analizar el número de procesos iniciados a petición de parte c) Determinar y analizar el número de procesos iniciados de oficio por la aduana. d) Establecer cuál es el origen y tipo de mercancía que ha sido objeto de un mayor número de procesos de suspensión. e) Determinar si la autoridad aduanera incurre en responsabilidad administrativa, frente a una suspensión de despacho, que no vulnera los derechos de Propiedad Intelectual Hipótesis general La incorporación de medidas en frontera para la observancia de los derechos de propiedad intelectual, ha permitido una mayor persecución de los delitos e infracciones que derivan de su incumplimiento. Hipótesis específicas a) Las medidas en frontera para la observancia de los derechos de Propiedad Intelectual, han permitido la interposición oportuna de las acciones de fondo, por parte de los titulares de los derechos registrados en Chile. 11 b) Si bien, la ley 19912 contempla la posibilidad de inicio del procedimiento de infracción de PI a petición de parte, la suspensión del despacho aduanero es realizado generalmente de oficio por aduanas c) La ley 19912, se ajusta de manera adecuada a las directrices sobre medidas en frontera, reguladas por el convenio ADPIC. IV) IMPORTANCIA DE LA OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL La adecuada protección de los Derechos de Propiedad Intelectual (DPI), influye positivamente en la economía de los países, cualquiera sea su grado de desarrollo. Para los países desarrollados una adecuada observancia de los DPI, estimula la inversión de entidades públicas y privadas en investigación y desarrollo (I+D), lo que posibilita que la renovación y competitividad de su industria. Esto genera a su vez, externalidades positivas en el resto de la economía, ya que los consumidores pueden ver satisfechas sus crecientes necesidades en el campo tecnológico y de la medicina, se mejoran los estándares sanitarios y medioambientales y se agilizan las transacciones comerciales. Desde el punto de vista de las economías en desarrollo, la protección de los DPI posibilita que se genere el estimulo necesario para generar crecimiento basado en la industria del conocimiento, lo que genera la necesidad de contar con universidades y centros de investigación avanzados. Además de lo señalado en el campo económico, la protección de los DPI entrega los estímulos necesarios para que los artistas generen todo tipo obras, lo que contribuye en el desarrollo espiritual y moral de la población.12 Un país que no cuente con la adecuada protección en el campo de la propiedad intelectual, genera una actividad económica con problemas de crecimiento por falta de innovación, un bajo interés de los inversionistas en orden a desarrollar una industria con 12 Correa, C. F. (2009). The Global Debate on the Enforcement of Intellectual Property Rights and Developing Countries. Geneve: ICTSD Programme on Intellectual Property Rights and Sustainable Development. Pag.48 12 algún grado de sofisticación, la ausencia de filiales de marcas extranjeras reputadas y de calidad, y un bajo desarrollo de la industria artística por falta de estímulos. A su vez un país que prohíba la actividad de falsificación y piratería, pero que no cuente con los medios materiales, para su persecución y observancia, desarrolla mercados informales, donde prolifera el contrabando y las organizaciones criminales que promueven la comisión de delitos de diversa gravedad. El convenio ADPIC, refuerza estas ideas al señalar en su artículo 7mo que el objetivo de la protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual es la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones. Las distintas organizaciones públicas y privadas, abocadas al combate de la falsificación y la piratería, estiman que la cantidad de comercio que vulnera de alguna manera los DPI, es extremadamente alta y difícilmente cuantificable, según datos de la organización para la cooperación y desarrollo económico (OCDE) esta cifra bordaría el dos por ciento del comercio mundial, lo que representa cerca de 200 mil millones de dólares en transacciones y cifras aún mayores de perdidas derivada de su práctica. Análisis Económicos concluyen que los efectos sobre el bienestar general que causa la infracción de propiedad intelectual, varía según se trate de consumidores, productores o la economía en su conjunto. Estas investigaciones demuestran además, que los gobiernos deben privilegiar la persecución de aquellas infracciones de PI, que pongan en riesgo la salud o la seguridad de la población, y que provengan de la gran industria de la falsificación vinculada al crimen organizado. 13 TABLA 1 En base a tabla desarrollada por Carsten Fink en Enforcing Intellectual Property Rights: an Economic Perspective, traducción propia La persecución del resto de las conductas infractoras de dichos derechos, dependerá del nivel de desarrollo de cada país, ya que los recursos necesarios para su adecuada protección son elevados, y las políticas públicas apuntan a la satisfacción de otras prioridades. La tabla numero 1 muestra que efectos genera en la población, una mayor observancia de los derechos de propiedad intelectual e industrial, según el tipo de derecho protegido y el sector al cual va dirigido. 14 V) ASPECTOS GENERALES SOBRE LAS MEDIDAS EN FRONTERA La necesidad de proteger los derechos de propiedad intelectual, de una manera efectiva, garantizando el derecho de los representantes de las marcas a una protección oportuna y eficaz y de los importadores a desarrollar su actividad económica sin obstáculos o barreras injustificadas, es lo que lleva a los países y la comunidad internacional, a buscar formas de protección de estos derechos a nivel de fronteras, desarrollando marcos jurídicos acorde con los principios del derecho económico internacional y las necesidades comerciales del mundo moderno.13 De esta manera se crean mecanismos que entregan potestades a las autoridades judiciales o administrativas, generalmente los Servicios Nacionales de Aduana, para suspender el despacho de aquellas mercaderías que muestren indicios de violación de los derechos de los PI, con el objeto que los representantes de las marcas inicien acciones de fondo, que determinen la existencia o no, de infracciones a las leyes sobre propiedad intelectual o industrial. Para efectos de este estudio debemos entender a las medidas en frontera para la observancia de los derechos de propiedad intelectual, como una serie de mecanismos que pueden ser adoptados por los tribunales o la autoridad aduanera, para controlar la circulación de bienes que infringen los derechos de propiedad intelectual, a través de las fronteras de un país.14 Las primeras aproximaciones internacionales sobre esta materia surgen a finales del siglo XIX en Europa a partir de los Convenios de París 15 de 1883 (CP) que regulaba 13 Campos, E. M. (2010). Medidas De Fronteira Para Protecao Da Propiedade. Sao Paulo.pg 1 Medeiros, H. G. (2011). Medidas De Fronterira TRIPS-PLUS:Implicacoes e limtes a expamsao de normas de observanza dos direitos de propiedade intelectual. Florianopolis: Universidade Federal de Santa Catarina Centro de Ciencias Juridicas. Pg 17 14 15 La Unión de París para la Propiedad Industrial, mejor conocida como Convenio de París, fue establecida en 1883 con la finalidad de que los titulares de patentes, marcas o diseños industriales, quedaran protegidos con un solo registro en su país y en los pertenecientes a la Unión. Entre estas naciones se pueden establecer vínculos, por estar involucradas en la propiedad intelectual.El objeto del Convenio de París son las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen y la 15 aspectos sobre propiedad industrial, marcas, patentes, diseños industriales y competencia desleal, y de Berna 16 (CB) de 1886 que otorgaba protección a las obras artísticas y literarias. El CP en su articulo 9.1 se pronunciaba incipientemente sobre las medidas en frontera (MF), señalando que “ Todo producto que lleve ilícitamente una marca de fábrica o de comercio o un nombre comercial será embargado al importarse en aquellos países de la Unión en los cuales esta marca o este nombre comercial tengan derecho a la protección legal”. La expresión “al importarse” indica de manera inequívoca que el embargo podía producirse a instancias de la autoridad aduanera, antes de que la mercadería ingresara al país. En este caso la medida era menos garantista que ADPIC ya que permitía proceder con la incautación antes de cualquier revisión administrativa o judicial. Este mismo artículo en su segundo y cuarto numeral hacía extensiva las medidas en frontera a las exportaciones y a las mercaderías en tránsito al señalar, que “El embargo se efectuará igualmente en el país donde se haya hecho la aplicación ilícita, o en el país donde haya sido importado el producto” y que “Las autoridades no estarán obligadas a efectuar el embargo en caso de tránsito”. Por su parte el CB dispone en su artículo 13.3 que “Las grabaciones importadas, sin autorización de las partes interesadas, en un país en que estas grabaciones no sean lícitas, podrán ser decomisadas en este país”. Este artículo al igual que el 9.1 de CP da a entender que, el bien importado podía ser decomisado a nivel de frontera. Más adelante EEUU y la Unión Europea propondrían un código antipiratería bajo el alero del GATT que incorporaba algunas disposiciones de MFPODPI, pero que fue ampliamente superada en la Ronda de Uruguay, que incorpora el acuerdo ADPIC con un apartado especial sobre medidas en frontera. 17 represión por la competencia desleal, a cuyos creadores ofrece una protección adecuada, fácil de obtener y respetada. En http://www.edicion.unam.mx/html/3_3_1.html 16 Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas del 9 de septiembre de 1886. Acta de París del 24 de julio de 1971 modificada el 28 de septiembre de 1979. Para determinar su campo de aplicación, el convenio define la noción de obra literaria y proporciona una larga enumeración de las creaciones protegidas. La protección se extiende especialmente a las traducciones, arreglos musicales y otras transformaciones de una obra original así como a las enciclopedias y antilogías. La protección puede extenderse a los textos oficiales y a su traducción, a los discursos y a los alegatos si la legislación nacional no los excluye. La protección no incluye las meras informaciones de prensa pero puede, en ciertas circunstancias, aplicarse a dibujos o modelos. En http://www.jurisint.org/doc/html/ins/es/2000/2000jiinses132.html 17 Wadlow, D. C. (2007). Including Trade in Counterfeit. Intellectual Property Quarterly .pg 352 16 5.2 Regulación de las Medidas en Frontera en los tratados bilaterales y multilaterales suscritos por Chile 5.2.1 Tratado de libre Comercio Chile-EEUU: En el ámbito bilateral, el instrumento base para ampliar los niveles de cobertura de las reglas sobre propiedad intelectual, los constituyen los tratados de libre comercio o TLCs, a partir de los cuales se han desarrollado una gran cantidad de disposiciones ADPIC PLUS, en materia de PI y MFPODPI. Para los países desarrollados incluir estás disciplinas entre los puntos de negociación, se ha convertido en un requisito esencial para suscribir los tratados comerciales, ya que gran parte su actividad económica depende directamente del I+D. En el caso de los países en desarrollo este tipo de disposiciones son moneda de cambio para garantizar el acceso a los mercados en áreas como la agricultura y los servicio18. El tratado de libre comercio entre Chile y EEUU contempla en su artículo 17.11 disposiciones sobre observancia de los derechos de Propiedad Intelectual. En general las principales obligaciones recaen sobre las acciones de fondo iniciadas con posterioridad a las medidas tomadas en frontera relativas al aseguramiento de estándares mínimos de publicidad y debido proceso. En cuanto a las MFPODPI el tratado contempla disposiciones más rigurosas que ADPIC, pero coherentes con la ley 19912, que fue promulgada en base a estándares de protección más elevados que el texto multilateral. Lo que busca el TLC, es obligar a que las partes cumplan una serie de exigencias mínimas, para desarrollar el proceso de suspensión de despacho de mercancías que infrinjan normas de PI, pero sin detallar la forma en que este procedimiento debe llevarse a cabo. La tabla anexo 1 detalla el alto grado de coherencia normativa entre el acuerdo bilateral y la legislación nacional. En general, son pocos puntos en los que no coinciden tales instrumentos; uno de ellos lo constituye el derecho a la información establecida a favor del titular de la marca, donde el pacto bilateral establece la posibilidad de incluir el nombre del importador, representante y su domicilio. Otro punto no contemplado por la ley 19912 que es parte del TLC, es la destrucción de la mercadería sobre la cual se ha establecido su falta de autenticidad. Esto se debe a que el TLC en el apartado de las medidas en frontera, se refiere a sanciones adoptadas luego de un proceso de fondo, y el titulo II de la ley 19912 18 Abbott (2006) pag. 6 17 solo al proceso de suspensión de despacho de mercaderías antes de cualquier análisis a posteriori. 5.3 Medidas en Frontera En los Acuerdos ADPIC El tratamiento internacional más extendido sobre MFPODPI, está basado en las disposiciones del acuerdo ADPIC de la OMC, cuya observancia es obligatoria para los 159 estados miembros, que realizan al menos el 96% del total de las transacciones comerciales internacionales19. La base legal de las medidas en frontera dentro del acuerdo ADPIC, se encuentra establecida en su parte tercera sección cuarta y consta de diez artículos establecidos entre el numero 51 y 60. La obligación de incorporar el acuerdo, significa que los países signatarios, deben adecuar su legislación a estándares no menos rigurosos que las dispuestas en el texto multilateral, estableciéndose plazos de adecuación normativa, distintos para cada tipo de país, según su nivel de desarrollo20. Chile, como partícipe de las negociaciones comerciales que generaron el entendimiento que establece la OMC, rápidamente promulga el decreto 16 de 17 de mayo de 1995, que incorpora a la legislación nacional las disposiciones contenidas en el acuerdo de Marrakech , cumpliendo con casi la totalidad de las prescripciones contenidas en él, desde su entrada en vigencia, con excepción de ciertas disposiciones relativas a propiedad intelectual, donde se reservó el plazo de 5 años que la organización entrega para que las economías en desarrollo realicen las reformas . Una de las exigencias que no se pudieron cumplir el año 1995 eran aquellas relativas a las MFPODPI, debido a la necesidad de implementar nueva tecnología en frontera y capacitar al personal aduanero en el marco de la nueva reglamentación. Habiendo superado esas dificultades mediante la ley 19912 de 8 de octubre de 2003, Chile establece prescripciones especiales sobre observancia de PI en frontera, mediante regulaciones más rigurosas que las del texto internacional, en favor del 19 http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org1_e.htm Fuente Art 65.1 Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2, 3 y 4, ningún Miembro estará obligado a aplicar las disposiciones del presente Acuerdo antes del transcurso de un período general de un año contado desde la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC. Art 65.2 Todo país en desarrollo Miembro tiene derecho a aplazar por un nuevo período de cuatro año a la fecha de aplicación, que se establece en el párrafo 1, de las disposiciones del presente Acuerdo, con excepción de los artículos 3, 4 y 5. 20 18 sujeto activo de la acción legal a y con respecto al régimen de la mercadería sujeta a este procedimiento21. De manera general el acuerdo ADPIC, en cuanto a las medidas en frontera, sigue el patrón de establecer reglas de aplicación mínimas, de la misma forma que el resto de los acuerdos OMC, dejando a los países miembros la libertad de establecer y decidir qué tipo de regulaciones aplicaran en frontera, según sus necesidades y contingencias internas 22. Esta técnica de establecer estándares mínimos, es común en los acuerdos multilaterales donde la diversidad de realidades e idiosincrasias de los países participes en las negociaciones, impide que existan acuerdos de carácter demasiado restrictivo para las economías o que impongan obligaciones imposibles de cumplir. 5.3.2 Análisis de las medidas en frontera en el acuerdo ADPIC La normativa sobre MFPODPI, a pesar de buscar una adecuada protección en frontera de los derechos de propiedad intelectual es bastante respetuosa con el derecho del importador a desarrollar su actividad económica con el menor número obstáculos, lo que es coherente con los principios de la OMC, que buscan que exista un alto nivel de acceso a los mercados, para posibilitar el mayor desarrollo y bienestar de la economía global. De esta manera la norma internacional impone importantes limitaciones para que los titulares de los derechos de Propiedad intelectual inicien el procedimiento de suspensión de despacho de mercaderías, con el objeto de disminuir el riesgo de que estas medidas recaigan sobre bienes que no violan derechos de propiedad intelectual, producto de prácticas desleales o anticompetitivas, o que busquen perjudicar o retrasar los derechos de los importadores de bienes legítimos23. Es por ello que el artículo 52 de la sección cuarta del acuerdo exige que se presenten pruebas suficientes que demuestren que existe presunción de infracción del derecho de propiedad intelectual y que se detalle con prescripción las mercancías que van a ser objeto de la medida, el artículo 53 establece la exigencia de constituir una fianza o garantía equivalente para proteger al demandado y el 21 Esta aseveraciones serán explicadas en el apartado número VII del presente informe Medeiros, H. G. (2011). Pg 65 23 Tellez, V. M. (2006). The World Customs organization and border measures for enforcement of ip rights: settings new standars of intellectual property enforment throught the back door? South Bulletin: Reflections and Foresight. pg 4 22 19 articulo 56 estable una indemnización adecuada al importador, consignatario y dueño de las mercancías, por todo daño causado por la retención infundada de las mercaderías. Este texto internacional además, limita toda dilación indebida en el proceso de observancia de los DPI, con el objeto de no generar obstáculos injustificados en las transacciones comerciales, estableciendo plazos máximos para suspender el despacho de las mercaderías por hasta diez días, prorrogables solo en circunstancias calificadas (art 55). La idea de esta organización internacional, entendiendo que existen diferencias de desarrollo entre sus miembros, es no obligar a que los países desgasten sus esfuerzos y recursos escasos en la persecución de infracciones de escaso valor, centrando su cometido, en que sus miembros contribuyan en la detección y persecución del contrabando internacional de mercancías falsificadas. Es por ello que en el apartado de MFPODPI, no existen disposiciones que recaigan sobre el despacho de mercaderías que lesionen los DPI, desde el punto de vista de alguno de sus componentes secundarios o cuando se produzcan importaciones paralelas. Tampoco existe la obligación de suspender las mercaderías de los bienes que se encuentren en tránsito o que se vallan a exportar. Igualmente se establece la posibilidad de excluir las disposiciones sobre MFPODPI, cuando la infracción recaiga sobre pequeñas cantidades que no tengan carácter comercial y formen parte del equipaje personal de los viajeros24. Con el objeto de hacer más efectiva la detención de las suspensiones en frontera, ante la falta de información y medios que tienen los representantes para detectar los embarques y desembarques de mercadería que viola los DPI, es que el convenio dispone en su artículo 58, que los miembros podrán establecer de oficio la suspensión de aquellas mercaderías de las cuales tengan la presunción que infringe un derecho de propiedad intelectual. En su sentido literal la presunción implica la existencia de una sospecha o conjetura sobre el hecho en que esta recae25, y según el significado de la RAE en su sentido jurídico, es un hecho que la ley tiene por cierto si necesidad de que sea probado. Esta ultima definición es a la que debemos atender ya la convención permite que la autoridad administrativa actué sin necesidad de mayores pruebas, y no incurre en responsabilidad 24 25 Tellez (2006) pag.4 http://www.wordreference.com/definicion/presunci%C3%B3n 20 administrativa mientras no pierda la buena fe. La convención transforma esta acción en un juicio contencioso en caso de que el importador recurra contra ella Luego de que el estado cumple su obligación internacional de disponer de medios adecuados para proteger los derechos de propiedad intelectual a nivel de frontera, corresponde que los particulares sean los garantes de esta observancia más allá de los procedimientos que de oficio pueda iniciar aduana, que se limitará a notificar de la infracción al importador y al titular del derecho; por lo tanto, una alta permeabilidad de frontera a la entrada de mercancías falsificadas es en parte responsabilidad de los representantes de las marcas. Esto está reafirmado por el artículo 41 del convenio que dispone que dispone que “Los Miembros se asegurarán de que en su legislación nacional se establezcan procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual conforme a lo previsto en la presente Parte que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual” En cuanto a disposiciones institucionales de este acuerdo, el apartado sobre cooperación internacional del art 69 26 , ha sido fundamento, y ha permitido que se la Organización Mundial de Aduanas, halla implementado importantes programas de intercambio de información, analizados en el apartado 5.4.2 de este estudio 5.4 Cooperación internacional, La Organización Mundial de Aduanas (OMA): La Organización Mundial de Aduanas, es un ente intergubernamental, que tiene como objetivo proveer a sus miembros (entre ellos Chile) del soporte técnico e instrumental necesario, para que las administraciones aduaneras puedan operar con el más alto estándar de operatividad, implementando medidas en frontera a través de la estandarización y armonización de los procedimientos, a fin de facilitar el comercio y el desplazamiento de personas e impedir el desarrollo de transacciones y actividades ilícitas.27Desde el punto de “Los Miembros convienen en cooperar entre sí con objeto de eliminar el comercio internacional de mercancías que infrinjan los derechos de propiedad intelectual. A este fin, establecerán servicios de información en su administración, darán notificación de esos servicios y estarán dispuestos a intercambiar información sobre el comercio de las mercancías infractoras. En particular, promoverán el intercambio de información y la cooperación entre las autoridades de aduanas en lo que respecta al comercio de mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas y mercancías pirata que lesionan el derecho de autor”. 27 http://www.wcoomd.org/en/about-us/what-is-the-wco/mission_statement.aspx 26 21 vista de la PI, la OMA asumió un liderazgo político e institucional, en el marco de las negociaciones que condujeron a la promulgación del acuerdo ADPIC, defiendo cuales eran los puntos más sensibles que debían ser regulados y marcando pauta en la agenda legislativa 28 . Esta organización internacional además posibilitó que muchos países pudieran cumplir con el acuerdo ADPIC, ya que facilito herramientas técnicas y normativas a los países que desearan ese soporte. Tan importante es para el comercio internacional este organismo, que tiene asignado un escaño en la OMC, a fin de aportar expertiz técnica a la hora de deliberar sobre cualquier asunto de su competencia. La Agenda Legislativa de Propiedad intelectual al interior de la OMA está marcada por las actividades del grupo de trabajo denominado SECURE29, que desarrolla modelos de legislación y otras prácticas, para coordinar de la manera más eficiente los esfuerzos de las autoridades aduaneras en el combate de la infracción de los derechos de PI30. Las iniciativas incluidas en esta agenda, nacen del impulso del G831, en orden a disponer de la mayor cantidad de medios y recursos, para que las autoridades aduaneras puedan detectar cualquier infracción a las normas de PI y para que la autoridad judicial o administrativa pueda sancionar de manera eficaz su inobservancia. La puesta en práctica de este cuerpo normativo, es hasta el momento voluntaria para los miembros de la OMA y no se entiende incorporada a los convenios ADPIC. A rasgos generales, podemos señalar que estas normas, apuntan al desarrollo de procedimientos más cortos, con un control eminentemente administrativo en cuanto a la suspensión del despacho y a la interposición de la acción de fondo. En cuanto al representante de las marcas brinda bastantes garantías, ya que no requiere que estos presenten pruebas que respalden su pretensión y prescinde de la constitución de fianzas. En lo relativo al importador, elimina gran parte de sus garantías procesales, entre ellas el debido proceso y la 28 Medeiros, H. G. (2011) pg. 105 Provisional Standards Employed by Customs for Uniform Rights Enforcement 30 Medeiros, H. G. (2011) pag 101 31 El G8. (Grupo de los Ocho) es un grupo de países industrializados del mundo cuyo peso político, económico y militar es muy relevante a escala global., fuente www.ecured.cu/index.php/g8 29 22 presunción de inocencia, atentando contra sus posibilidades de defensa, ya que invierte la carga de la prueba y deja en segundo plano la necesidad de ser emplazado32. 5.4.2 Agencia RILO33 El objetivo de esta división de la OMA, es el intercambio de información de inteligencia aduanera, entre las autoridades de los distintos países, a fin de detectar y perseguir de manera efectiva todo tipo de infracciones aduaneras y comerciales, entre ellas las vinculadas con los DPI. Para ello la OMA en colaboración con los países que forman parte de la organización, pusieron en marcha una serie de oficinas regionales por medio de las cuales se realiza un seguimiento de la mercadería que transita por los distintos estados, a fin de poner sobre aviso a las autoridades de frontera, de la existencia de mercaderías que infringen los derechos protegidos por el marco internacional o local. En cuanto a los DPI, esta agencia maneja datos sobre las principales rutas de contrabando de estos bienes, sobre las marcas y productos con mayores tasas de falsificación, sobre cuáles son las organizaciones que han infringido estos derechos, y sobre los principales mercados de origen y destino de estos bienes. Esta agencia tiene un soporte tecnológico basado en la plataforma CEN34, o red de protección aduanera, que permite que las autoridades aduaneras encargadas de la plataforma, compartan información sensible sobre contrabando en una modalidad 24x7. El mecanismo opera simultáneamente con tres niveles de información, de carácter complementario. El primer nivel lo constituyen los puntos de contacto nacional (NCPs35) que reúnen información de sanciones llevadas a cabo a nivel nacional y que son ingresadas vía electrónica al sistema CEN, o a través de carta o correo electrónico al punto de contacto RILO. Por medio de esa información se pueden describir nuevas tendencias en la comisión de actos ilícitos, generar alertas regionales a través de RILO, e intercambiar información con agencias nacionales de vinculadas al contrabando. A nivel regional los puntos de contacto RILO estudian y evalúan las sanciones de carácter internacional, verifican la 32 Revisar en tabla anexo 3, sobre normas SECURE En base a información de pagina WEB http://www.wcoomd.org/en/topics/enforcement-andcompliance/instruments-and-tools/rilo.aspx 34 Custom enforcement network 35 National Contact Points 33 23 seriedad de la información aportada a la plataforma CEN, preparan alertas sobre actividades que puedan representar riesgo en las fronteras, emiten análisis en boletines de carácter periódico, y organiza y apoya operaciones conjuntas de carácter regional, facilitando el intercambio de información con los NCPs. A nivel internacional , el secretario de la OMA es el encargado de la administración e interoperabilidad del sistema CEN , encargándose de su actualización y de la coordinación con los puntos de contacto RILO. Además a este nivel se definen los lineamientos y estrategias de operación de la organización, en base a la información disponible en el sistema, emitiendo todo tipo de circulares y estudios y ofreciendo capacitación y herramientas técnicas a los encargados de las oficinas RILO y compartiendo información estratégica con otras organizaciones internacionales, vinculadas al combate del crimen a nivel internacional36. En el caso de Chile, el SNA de un host de la OMA en tema de inteligencia y coordinación aduanera; en la mayoría de los continentes la sede RILO es rotativa, pero en el caso de Sudamérica es permanente. Se le pide al país que postula a esta responsabilidad, que cuente con personal capacitado e infraestructura disponible, sin que se destine un presupuesto adicional para el país anfitrión. Para el SNA está responsabilidad es vista como un honor y refuerza la imagen que tiene Chile como un eficiente fiscalizador de mercancías en frontera. Se realizan periódicamente reuniones de coordinación en Valparaíso entre las distintas autoridades de fiscalización en materia aduanera, y el encargado de la oficina viaja eventualmente a la sede de la OMA en Bruselas a recibir capacitación. 5.4.3 Operación Tigre II37 Entre abril y diciembre de 2011, la secretaria de la OMA, puso en marcha la operación Tigre I y tigre II, con el objeto de detectar y capturar los embarques de mercadería falsificada, proveniente del este asiático con destino al centro y sur del continente americano o Latinoamérica. Esta operación coordino a los órganos administrativos de la OMA, con una parte significativa de las autoridades aduaneras del 36 http://www.wcoomd.org/en/topics/enforcement-and-compliance/instruments-and-tools/rilo.aspx WORLD CUSTOM ORGANIZATION, W. C. (2011). Custom and IPR report. Geneva: WCO. Pag. 62 y 48 37 24 continente, y tuvo como resultado la captura de un importante volumen de mercadería infractora de los DPI. El objetivo de estas operaciones, fue cuantificar el fenómeno de la piratería y la falsificación en la región, focalizando los esfuerzos en aquellos productos que produjeran riesgos en la seguridad y salud de los consumidores. Para llevar a cabo esta operación fue necesaria la intensificación de los controles aduaneros destinados a la revisión física de la mercadería con mayor perfil de riesgo y la coordinación de las autoridades aduaneras de cada país en orden a notificar aquellos embarques con mercadería que pudieran ser infractora de los DPI. Cada operación tuvo una duración de cinco días, en las cuales se pudieron detectar una serie de contenedores que contenían productos falsificados, se logro identificar las principales rutas de contrabando y se pudo intercambiar una gran cantidad de información. En general, este tipo de operaciones son precedidas por un completo entrenamiento y una serie de talleres, donde participan autoridades públicas y representantes del sector privado, con el objeto de compartir sus experiencias en orden a detectar los bienes falsificados y a aplicar criterios sobre la medición de los perfiles de riesgo. Ambas operaciones, lograron sacar de circulación mercaderías por un monto de superior a los 45 millones de dólares, y en una cantidad cercana a los 10 millones de artículos. VI) INCORPORACIÓN DE LOS ACUERDOS ADPIC EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL 6.1 Aplicación de medidas en frontera para la protección de DPI antes de su entrada en vigencia Antes de la entrada en vigencia de la ley 19912 las autoridades también se preocupaban de la observancia de los derechos de Propiedad intelectual en frontera, denunciando las conductas infractoras en caso de que constituyeran delitos. Esto se realizaba en base al artículo 175 del Código Procesal Penal (CPP) que obliga a los 25 funcionarios públicos a denunciar todos los delitos de los cuales toman conocimiento en el ejercicio de sus funciones. El problema era que no existía un instrumento legal que permitiera que las autoridades aduaneras suspendieran el despacho de aquellas mercaderías que infringieran los DPI, por lo que el espacio de tiempo para denunciar era de solo horas o a veces inexistente. Consultado sobre la problemática el Director de Fiscalización del SNA, comentó que para proteger el derechos de los legítimos titulares de marcas y patentes industriales o de invención y en orden a resguardar la seguridad de los usuarios de estos productos, ante indicios de que un bien fuera falsificado, se contaba con instrumentos legales que permitían disponer de un lapso mayor de horas para efectuar la denuncia, o que generaba la confesión de la infracción por parte de los importadores. Uno de esos instrumentos, estaba basados en la potestad del funcionario aduanero, de dudar sobre la veracidad y exactitud del valor declarado por el importador 38 , que presentaba documentos en base a valores muy por debajo del costo de un bien original. En este caso, no se producía el despacho de la mercancía, hasta que el importador consignara el valor total del arancel, considerando como base imponible el valor CIF del bien original. Tomando en cuenta las diferencias de precio entre uno y otro bien, muchas veces el arancel y el IVA superaba el valor total del producto, por lo que el importador se veía obligado a señalar el verdadero origen del bien o a no liberarlo, plazo en el cual la autoridad aduanera efectuaba la denuncia por alguna de las conductas que paso a detallar y que serán analizadas en profundidad en el apartado sobre suspensión del despacho de mercaderías de oficio Las infracciones más recurrentes, que revisten carácter de delito de acción penal publica y que por lo tanto podían ser denunciados por la Aduana en base a la aplicación del artículo 175 del CPP eran: las acciones contemplada en artículos 79 y 80 de la ley 17336 sobre propiedad intelectual, la infracción del artículo 190 del Código Penal acerca de la falsificación de marcas, el artículo 168 de la ordenanza de aduanas que penaliza el contrabando y eventualmente la infracción contemplada en el noveno numeral del artículo 97 del Código Tributario. 38 Art 69 DFL-30 Chile (ordenanza de aduanas) 26 La dictación de la ley 19912 vino a constituir en este sentido, un gran avance, al entregar una institucionalidad legal y un marco jurídico a la suspensión del despacho de mercaderías, que ha permitido un espacio de tiempo corto pero razonable, para practicar las notificaciones sobre infracciones de PI, al importador de la mercancía, al representante de la marca y realizar la denuncia en su caso. 6.2 Historia Legislativa39 La ley 19912, tuvo una tramitación lenta, que nace mediante mensaje presidencial de 19 de octubre de 1999, que señalaba que las reformas propuestas, correspondían a compromisos, asumidos por Chile, luego de la ratificación de los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio, promulgados mediante decreto supremo numero 16 de 1995. Estas obligaciones se encontraban vigentes a la fecha del mensaje presidencial, o debían estar operativos a más tardar el primero de enero del año 2000, lo que denota un severo retraso por parte del órgano ejecutivo, que no tomó las medidas y resguardos para cumplir a tiempo con sus obligaciones internacionales. Entre los fundamentos del proyecto, la autoridad de aquella época, señalaba la necesidad de adecuar la legislación interna a las obligaciones internacionales, puestas en vigencia algunos años antes del envió del proyecto de ley. También se señalaba la conveniencia de regular todas las disciplinas provenientes de obligaciones asumidas ante la OMC en una sola ley, a modo de concentrar los esfuerzos legislativos en el cumplimiento de esa obligación, a fin de evitar consecuencias comerciales graves, derivadas de su no implementación oportuna, entre las que menciona, la impugnación de las medidas comerciales o de su propia legislación, derivadas del fortalecimiento del sistema de controversias, y la amenaza de algunos países de retirar el sistema de preferencias comerciales en caso del incumplimiento del acuerdo. El contenido del proyecto, se basaba en tres pilares u objetivos, primero cumplir con las obligaciones contraídas por el acuerdo de Marrakech, segundo establecer un mecanismo de notificación de normas técnicas (reglamentos técnicos) y tercero aplicar las prescripciones internacionales sobre medidas en frontera. En este último sentido la autoridad destaca que el proyecto de ley se redactó conforme al reglamento ADPIC, haciendo uso de las restricciones y resguardos que permite el mismo. 39 En base a historia de la ley 19912, disponible en www.bcn.cl 27 En general el proyecto primitivo en cuanto a MFPODPI no mostraba diferencias con el convenio internacional, era una copia de este, con una determinación en cuanto a la técnica que se debía aplicar en aquellas consideraciones que eran potestativas de los estados. Como lo señaló la propia diputada Allende en la sesión 17 de la 349° legislatura, en aquellas materias donde no era necesario particularizar la ley chilena, se hizo reenvío a la norma marco, aplicando directamente el acuerdo internacional, y circunscribiendo la discusión solo a materias particulares, para evitar la constitución injustificada de comisiones mixtas, y con el objetivo de agilizar el cumplimiento de las normas asumidas por Chile, en el marco de la OMC 40 En cuanto al trámite legislativo, se produjeron precisiones y modificaciones en una serie de aspectos, que ampliaron el marco de acción de la ley a una mayor cantidad de titulares, entregaron importantes potestades a los funcionarios aduaneros, y resguardaron el interés de los importadores, según las consideraciones que se pasan a detallar TABLA 2 NORMA PROYECTO DE LEY TEXTO DEFINITIVO, LEY 19912 Art 6to El titular de una marca registrada en Chile y el titular de derecho de autor o derecho conexo Art 6to Los titulares de derechos industriales registrados en Chile, así como los titulares de los derechos de autor y conexos Garantía Art. 9 Contempla la constitución de garantía, para caucionar los eventuales daños y perjuicios que se causen al importador, dueño o consignatario de la mercancía Art 9no Contempla la constitución de garantía, en lo mismos términos que el proyecto y agrega que, esta no podrá de manera alguna disuadir indebidamente la medida de suspensión de la mercancía solicitada. Notificación e Información Art 10 Decretada la medida, ésta deberá notificarse al importador, dueño o consignatario de la mercancía y al solicitante y, para su cumplimiento al administrador de la aduana Art 12 el depositario provisional Art 10 En los mismos términos que el proyecto de ley, pero la notificación al administrador de aduana debe ser personal ARTICULO Titular de la acción legal Responsabilidad del depositario Art 12 El depositario de las 40 Historia de la ley 19912, pagina 304 y siguientes, consideraciones de la Sra.Isabel Allende, presidenta en el periodo, de la honorable cámara de diputados 28 provisional Responderá por lasresponsabilidades civiles y criminales que procedan Plazo para presentar demanda o querella Art 13 10 días hábiles contados desde la notificación de la suspensión de despacho Medidas de oficio Art 16 La obligación se circunscribe a comunicar al titular del derecho y al importador la suspensión del despacho No están tratadas en el proyecto de ley Importaciones mínimas y recursos mercancías no podrá venderlas, disponer de ellas o cederlas a cualquier título, ni consumirlas o utilizarlas, mientras no se decrete el alzamiento. Art 13 10 días hábiles contados desde la notificación de la suspensión de despacho a la aduana respectiva. Art 16 La Aduana deberá, además, efectuar la denuncia, en conformidad a la ley. El art 17 y 18, contemplan la exclusión de mercaderías que por su cantidad o volumen, no tengan carácter comercial y formen parte del equipaje personal de los viajeros y se establece recurso de reposición ante el tribunal que decreto la medida. Elaboración propia en base a la historia legislativa de la ley 19912 6.3 Texto definitivo del Título II de la ley 19912, sobre “Medidas en Frontera para la observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual” Como se mencionó en el apartado anterior la ley 19912 que “ADECUA LA LEGISLACION QUE INDICA CONFORME A LOS ACUERDOS DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DEL COMERCIO OMC SUSCRITOS POR CHILE”, es promulgada el 24 de octubre de 2003, entrando en vigencia el 4 de noviembre de 2003, día de su publicación. La ley consta de un preámbulo en su artículo primero, de 23 artículos centrales divididos en 3 títulos, y de un artículo transitorio. En su preámbulo esta ley dispone que: “La presente ley tiene por finalidad dar cumplimiento a las obligaciones de regulación asumidas por Chile, de conformidad con el Acuerdo que estableció la Organización Mundial del Comercio y sus Anexos, en adelante "el Acuerdo OMC", adoptados en el Acta Final de la Octava Ronda de Negociaciones Comerciales Multilaterales del Acuerdo General de Aranceles y Comercio, GATT, suscrita el 15 de abril de 1994, en Marrakech, Marruecos, y que corresponden a materias propias 29 de una ley. Tanto el Acuerdo OMC como sus Anexos, fueron promulgados mediante decreto supremo Nº 16, de 5 de enero de 1995. Las disposiciones de la presente ley se aplicarán en forma supletoria a las del Acuerdo OMC”. Con esto se reafirma la importancia que tuvo la suscripción de los acuerdos comerciales OMC para Chile, ya que constituyen la causa de la tan necesaria modernización de las normas de propiedad intelectual, para su observancia en frontera. Además el legislador entrega a las normas de la OMC carácter supletorio, lo que permite aplicar directamente estos convenios, en causa de insuficiencia de la legislación nacional, e interpretar sus disposiciones a la luz de sus disposiciones. A grandes rasgos la ley se divide de la siguiente manera: Título I: sobre notificación de reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad. Titulo II: De las medidas en frontera para la observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual. Título III: de la modificación de otros textos legales. El Titulo Segundo sobre medidas para la observancia de los derechos de Propiedad Intelectual, a su vez esta divido en 12 artículos, que se extienden entre el numeral 6to y 18vo de la ley . El objetivo de esta ley es evitar que la mercancía presuntamente infractora entre al circuito comercial local, sin una revisión judicial que determine su naturaleza, protegiendo de esta manera a los titulares de los derechos. Para efectos del estudio, y sin dejar de lados las diferencias entre ADPIC y la ley 19912, haremos un paralelo entre ambas normas: 30 TABLA 3 Medida Articulo ADPIC Demanda Articulo 52 Competencia Fianza o Garantía equivalente Articulo 53 Notificación de la suspensión Articulo 54 Duración de la suspensión Articulo 55 Depositario Indemnización al importador Articulo 56 Inspección de la mercadería Articulo 57 Cambio destinación aduanera Actuación de oficio Articulo 58 Importaciones insignificantes Articulo 60 Recursos Articulo 59 Elaboración propia en base a convenio ADPIC y ley 19912 Articulo 19912 Articulo 6 y Articulo 8 Articulo 7 Articulo 9 Articulo 10 Articulo 11 y Articulo 13 Articulo 12 Articulo 14 Articulo 15 Articulo 16 Articulo 17 Articulo 18 Como se puede apreciar, la normativa Chilena siguió el mismo lineamiento de la normativa ADPIC, innovando en el tema del depositario provisional, donde el convenio internacional no hace recomendaciones espaciales y con respecto al cambio de destinación aduanera y reexportación, donde nuestro país incorpora disciplina OMC-PLUS. VII) ANÁLISIS DEL TITULO II DE LA LEY 19912 El procedimiento de suspensión de despacho aduanero en la legislación nacional, contempla una serie de características, basadas en las disposiciones ADPIC, particularizadas en los casos que el convenio internacional entrega alternativas de acción, y mejoradas según las obligaciones contenidas en el tratado de libre comercio con EEUU y las recomendaciones de la Organización Mundial de Aduanas, a saber: A) EN CUANTO A LA DEMANDA: Sujeto activo de la acción (Art. N° 6): Titulares de derechos industriales registrados en Chile, así como lo titulares de derecho de autor y conexos. Objeto de la acción (Art. N° 6): La suspensión del despacho de mercancía que, de cualquier forma, signifiquen una infracción de los derechos adquiridos en virtud de las leyes N° 19039 y N°17336. Sujeto Pasivo (Art. N° 8): Importador, dueño o consignatario de la mercancía. 31 Requisitos de la demanda (Art. N°8): El solicitante deberá: 1) Acreditar la calidad de titular del derecho que reclama. 2) Expresar la acción que se propone interponer y someramente sus fundamentos. 3) Acompañar los antecedentes que permitan presumir la existencia de la acción reclamada. 4) Acompañar una descripción suficientemente detallada de la mercancía a la que se aplicará la medida. 5) En lo posible, identificar el lugar donde se encuentra o el de destino previsto, el puerto o aeropuerto por el cual se presentará, el nombre y domicilio del importador, dueño o consignatario, el país de origen y procedencia, el medio de transporte e identidad de la empresa transportista. B) EN CUANTO A LAS REGLAS DE COMPETENCIA (Art. N°7) : Podrá conocer de los juicios de suspensión de despacho aduanero: 1) Juez de Letras: a) Lugar en que se encuentre la aduana en que se halla presentado la destinación aduanera que ampare la mercadería infractora o presuntamente infractora. b) Lugar en que se encuentre la aduana en que se presume se pretende presentar dicha destinación. c) Que este conociendo causas por infracción a las leyes Nº19.039 y Nº17.336 en cualquier estado de los procedimientos. A esta vía de suspensión le llamaremos, suspensión de despacho requerida, y como veremos más adelante, no ha tenido aplicación práctica. 2) Juez de Garantía a) Que este conociendo causas por infracción a las leyes Nº19.039 y Nº17.336 en cualquier estado de los procedimientos 32 Esta forma de iniciar procedimiento, se produce generalmente en acciones ya iniciadas, aunque según fuentes de la investigación, pudiera provocarse esta vía aún antes de cometerse el ilícito penal sancionado por la ley 19912 en nuestras fronteras, mediante la comisión de otros ilícitos sancionados en la ley 17336 y 19039, en cualquier etapa de consumación. C) EN CUANTO AL PROCEDIMIENTO Admisibilidad (Art. N° 9): Presentada la solicitud, el tribunal que conoce de ella puede acceder sin más trámite o solicitar la constitución de una garantía, que permita caucionar los eventuales daños y perjuicios derivados de la suspensión. Garantía (Art. N° 9) : Presentada la solicitud, el tribunal que conoce de ella podrá solicitar la constitución de una garantía. a) Objeto: caucionar los eventuales daños y perjuicios que se causen al sujeto pasivo de la acción, si se demostrare posteriormente que la solicitud carecía de fundamentos. b) Modificación: Esta Garantía podrá ser alzada reducida o modificada, por la persona a quien le afecte c) Prohibición: Esta garantía, no podrá de manera alguna disuadir indebidamente la medida de suspensión de la mercadería solicitada Notificación de la medida (Art. N° 10): Decretada la medida esta deberá notificarse: a) Sujetos que deben notificarse: Deberá notificarse de manera obligatoria al solicitante y, para su cumplimiento, personalmente al administrador de la aduana, y de ser posible al importador, dueño o consignatario de la mercancía. b) Extensión: A todos los administradores de aduana del país, debiendo la aduana que recibe la notificación oficiar para tal efecto. 33 Vigencia de la medida (Art. N°11): a) Duración: La medida tendrá una duración de 10 días hábiles, contados desde la notificación de la suspensión a que se refiere el artículo anterior, a la aduana respectiva. b) Notificada con anterioridad a la llegada de la mercadería: El plazo empezará a contar de la entrega. c) Suspensión de la medida: En el caso que la aduana no haya sido notificada, de la mantención de la medida previo cumplimiento de todas las obligaciones legales, reglamentarias e instrucciones relativas a la destinación aduanera que se trate. Depositario de las mercancías (Art. N°12) : Decretada la medida, la mercancía quedará en poder de la persona que el tribunal designe en calidad de depositario. a) Sujeto: El dueño, importador, consignatario, almacenista o un tercero b) Responsabilidades: civiles y criminales Obligación del titular de presentar demanda o querella (Art N°13): a) Plazo: 10 días hábiles contado desde la notificación de la suspensión de despacho a la aduana respectiva. b) Requisito: Pedir que se mantenga la medida decretada. c) Ampliación del plazo: por 10 días más con motivos fundados. d) Rechazo de la demanda o querella: La medida queda sin efecto de inmediato. D) EN CUANTO A LA SUSPENCIÓN DE OFICIO (Art. N°16) Sujeto activo: La autoridad aduanera. 34 Requisito: Cuando del simple examen de la misma resultare evidente que se trata de mercancía de marca registrada falsificada o de mercancía que infringe el derecho de autor. Procedimiento: La aduana deberá informar al titular del derecho, si estuviere identificado, la posible infracción, a objeto de que éste ejerza el derecho a solicitar la suspensión y los derechos que le correspondan. Obligación de denuncia: La aduana deberá efectuar denuncia en conformidad a la ley. El oficio 19418, de la subdirección jurídica, señala cuales son los delitos que deben ser denunciados por el Servicio Nacional de Aduanas con ocasión del ingreso o salida del país de mercaderías infractoras de derecho de autor o de mercaderías de marca registrada falsificada. En general varias conductas se describen como lesivas de derechos industriales y de autor, pero solo algunas deben ser denunciadas por el SNA en atención su calidad de delitos de acción pública, ya que para el resto será necesario que accione el ofendido por delito. El fundamento legal de esta obligación lo encontramos en el artículo 175 del CPP, que incorpora la obligación de denunciar hechos que revisten carácter de delitos, por parte de los funcionarios públicos, entre los cuales se encuentran los fiscalizadores y personal del SNA, entre los delitos descritos en esta circular figuran: a) Código Penal: los delitos tipificados en los artículos 190 del Código penal (CP) y 185 CP. En ambos casos se trata de una reinterpretación de las disposiciones del CP que castigan el hecho de colocar distintivos registrados como marca en bienes que no estén autorizados por el titular de dicho derecho y de fabricar boletas o timbres de autoridades públicas o instituciones privadas para ser utilizado en reuniones o espectáculos. Estos delitos reinterpretados desde un punto de vista del comercio (de importación y exportación de mercadería), desembocarían en la obligación del funcionario de aduana de denunciar la importación de signos distintivos falsificados o de signos o timbres adulterados, 35 aduciendo la vulneración de las normas del código penal, antes que las de cualquier otro cuerpo legal. b) Ordenanza de aduanas: El acto de ingresar al país o sacar de él mercaderías piratas, esto es, productos que infringen el derecho de autor, o de marca falsificada, puede vulnerar las disposiciones del artículo 168 i2 de la Ordenanza de Aduanas, que se refiere al contrabando propio.41 Esto en atención a que la circulación y venta de mercaderías que infringen normas sobre derecho de autor y propiedad intelectual, en un sentido amplio, adolecen de objeto ilícito, al vulnerar una serie de disposiciones de PI. Es por ello que el Servicio Nacional de Aduanas, haciendo uso de las prerrogativas y potestades entregadas por la Ordenanza de Aduanas, es el encargado de controlar que esa circulación no se produzca, por medio de la suspensión de los despachos, y la oportuna denuncia de la ilicitud. El instructivo analizado en este apartado, señala que el bien jurídico vulnerado por medio del contrabando propio está definido solo formalmente y su concreción o definición está delegada en otra norma que es prohibitiva de importar o exportar. Estas normas protegidas en frontera bajo el marco de el delito de contrabando, impediría que se vulneraran una serie de bienes jurídicos de manera indirecta, entre ellos; la integridad del orden publico económico; la competencia leal; la recaudación fiscal, la recaudación de ingresos producto de regalías; la lealtad hacia los consumidores; la integridad de la vida, salud y seguridad de las personas; el desarrollo científico, tecnológico y cultural; los incentivos a la transferencia tecnológica; el control del crimen organizado; entre otros. Esto es en definitiva, es lo que motiva que el convenio ADPIC y la legislación nacional, entiendan que estas ilicitudes deben ser perseguidas mediantes acciones de la autoridad pública en cualquier etapa del proceso de circulación de bienes y mercaderías, incluidas su importación o exportación. 41 Contrabando propio: Introducir o extraer del territorio nacional mercancías cuya importación o exportación se encuentren prohibidas. Art 168 i2 Ordenanza de Aduanas. Contrabando impropio: introducir o extraer del territorio de la República mercancías de lícito comercio, defraudando la hacienda pública, mediante la evasión del pago de los tributos o mediante la no presentación de las mismas a la Aduana. El bien jurídico vulnerado en este caso es el patrimonio fiscal. Art 168 i1 Ordenanza de Aduanas. 36 Según el instructivo, y el criterio jurídico de quien redacta, la excepción del acuerdo ADPIC y la ley 19912, en cuanto a las importaciones mínimas, no debieran alterar de manera alguna, la naturaleza ilícita de estas mercaderías, debiendo interpretarse estas normas desde la concepción de la aplicación de la de un criterio de oportunidad por parte de la autoridad aduanera, derivada de los recursos escasos y las necesidades múltiples, a las que se ve enfrentada la autoridad pública. En definitiva las conductas señaladas pueden derivar en la suspensión del despacho aduanero por contrabando propio o por el uso de otros instrumentos legales infraccionados por la conducta del importador, sin que sea descartada la opción de que se produzca un concurso de delitos producto de una misma operación. Código tributario (CT): La conducta de internar o comercializar clandestinamente bienes que vulneren los derechos de propiedad intelectual, puede ser constitutivo del delito tipificado en el articulo 97 N° 7 del código tributario42, por lo que el director del SNA llama a coordinarse con el Servicio de Impuestos Internos, a fin de combatir conjuntamente la ilicitud Duración: 5 Días, transcurrido el cual, si no recibe notificación ordenando la mantención de la medida, esta se levanta. Depositario y responsabilidades: Dueño, importador, consignatario, almacenista o un tercero, bajo las responsabilidades referidas en el artículo 12. Responsabilidad de la aduana: amplia explicación el apartado 8.6 de este estudio. 42 El hecho de no llevar contabilidad o los libros auxiliares exigidos por el Director o el Director Regional de acuerdo con las disposiciones legales, o de mantenerlos atrasados, o de llevarlos en forma distinta a la ordenada o autorizada por la ley, y siempre que no se dé cumplimiento a las obligaciones respectivas dentro del plazo que señale el Servicio, que no podrá ser inferior a diez días, con multa de una unidad tributaria mensual a una unidad tributaria anual 37 E) EN CUANTO A OTROS DERECHOS CONSAGRADOS POR LA LEY Inspección de la mercadería (Art N°14): Establecida en favor del titular del derecho y el importador en todo momento y a su costa. Prohibiciones con respecto a la mercadería infractora (art N°15): Re-exportarla o someterla a otra destinación aduanera. Importaciones mínimas (Art. N° 17): aquellas que por su cantidad o volumen, no tengan carácter comercial y formen parte del equipaje personal de los viajeros Recursos (Art N°18): Las resoluciones dictadas en el marco del proceso, por el juez competente serán susceptibles de recurso de reposición. VIII) OPERTIVIDAD DE LA LEY 8.1 Servicio Nacional de Aduanas El SNA puede participar de los procesos de suspensión de despacho ya sea por una orden judicial, emitida generalmente por la judicatura penal, o de oficio de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 16. Mayoritariamente los procesos se inician de oficio en base a una convicción alcanzada del simple examen de las mercancías y está restringida a falsificación de marcas o infracción al derecho de autor. En general las fuentes de información para detectar los embarques de mercancías falsificadas y determinar si esta es original o no, surgen de aportes de los representantes de las marcas, de las bases de datos de INAPI y instancias de cooperación internacional.43 También es importante la existencia de esquemas pre constituidos sobre el nivel de riesgo, en cuanto al origen, el producto, o el importador. El criterio para aforar mercadería es aleatorio y a la vez sesgado por el perfil de riesgo de los envíos. Cuando se detecta un embarque potencialmente “peligroso”, además de la revisión documental de la carga, se hace una fiscalización o aforo físico, mediante el 43 Mayor información en el apartado sobre la agencia RILO. 38 cual se determina a través de una serie de criterios técnicos si una mercancia infringe o no los derechos de autor o de marca. Este examen físico debe realizarse cuidadosamente y en el menor tiempo posible a fin de proteger la integridad de la carga y la rapidez del despacho. Si se determina que el embarque sospechoso no vulnera los DPI, la mercancia se despacha previo cumplimiento de otras obligaciones legales. Si del simple examen de la mercadería resulta evidente que se está en presencia de mercancía de marca registrada falsificada o mercancía que infringe los derechos de autor, la autoridad aduanera está facultada para suspender el despacho hasta por 5 días, debiendo comunicar de inmediato al titular del derecho la posible infracción para que este haga uso de los derechos que le corresponden en conformidad a la ley. Conjuntamente con estas acciones deberá efectuar denuncia, según las consideraciones que analizamos en el 7mo apartado de este estudio. Según fuente obtenida en uno de los representantes de la marca44, el SNA solo estaría en condiciones de aforar cerca de un 10% de la mercadería que ingresa, esto es de contrastar el manifiesto con la revisión material del contenido de los container; aún así la expertiz de los fiscalizadores, hace que la aduana sea poco permeable a la entrada de estos despachos. El articulo 16 entrega facultades al Servicio Nacional de Aduanas, para determinar quién será el depositario provisional de las mercaderías que se encuentran en régimen de suspensión, en el caso de los principales puertos de entrada. Por lo general, se designará a en dicho cargo al almacenista general de importaciones, pero nada obsta que se designe en dicha calidad al dueño, importador o consignatario de la mercadería o a un tercero. Los costos del almacenaje serán abordados por el importador, dueño o consignatario en caso de obtener una sentencia desfavorable, en el marco de un proceso civil o penal. Si se rechaza la acción por infracción a los DPI, iniciada de oficio por la aduana, el órgano publico eventualmente puede ser condenada a cubrir los gastos de almacenaje. Finalmente y luego de transcurrido el plazo de 5 días de suspensión, o 10 en caso de la suspensión requerida, la aduana está obligada realizar el despacho, salvo orden judicial que ordene la mantención de la medida. 44 Pablo Lineros 39 GRAFICO 1 Efectuar denuncia SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS De oficio Orden judicial Juez de Letras Juez marco del procesos ya iniciados Depositario provisional Informar medida Suspender el despacho Convicción alcanzada del simple examen mercancía Mantenc medid Suspender el despacho 10 Días Orden Judicial Sí Mantención medida No Despacho 8.2 Titulares de las marcas y sus representantes En el caso de los titulares de las marcas, los pocos casos donde se han aplicación las reglas de suspensión de despacho requerida45, provienen de una reinterpretación de las normas contenidas entre los artículos 10 al 15 de la ley 19912, a partir de la disposición del inciso segundo del artículo séptimo de dicha ley, que da competencia a los tribunales 45 Según Diego Morandé, de Alessandri asociados 40 penales, para conocer de las solicitud de suspensión de despacho de mercadería, en marco de procesos ya iniciados por infracción a las disposiciones de las leyes 19039 y 17336. En la práctica si el titular de la marca tiene información sobre la proximidad de un embarque con mercaderías falsificadas (marítimo, aéreo o terrestre), inicia proceso penal por denuncia o querella, solicitando, previo cumplimiento de los requisitos del artículo octavo46, se notifique a la aduana sobre la proximidad del cargamento para que realice la suspensión del despacho; también puede ocurrir que el importador que ha sido formalizado anteriormente por infracciones de propiedad industrial o intelectual, siga realizando operaciones que atentan contra los DPI, caso en el cual el impulso procesal del antiguo proceso, bastará para decretar la suspensión de los nuevos despachos. Luego de notificada la medida el titular de la marca, puede solicitar una ampliación de la medida hasta por 10 días más al mismo juez, o pedir otras medidas cautelares en el marco del proceso penal. Según información levantada en las entrevistas, llama la atención, que por lo general, no se exija constitución de fianza o garantía que permita caucionar los eventuales perjuicios que pudiera ocasionar dicha acción en esta sede. En el caso de la suspensión de oficio, los representantes de las marcas, luego de ser informados acerca de la suspensión del despacho de mercadería, pueden pedir al tribunal que ordene se mantenga la medida de suspensión, a fin de robustecer la acción de fondo en dicho espacio de tiempo, o solicitar derechamente la constitución de medidas cautelares reales47, previa denuncia o querella ante el tribunal penal. Materialmente se pide que esta 46 El solicitante deberá acreditar su calidad de titular del derecho que reclama, expresar la acción que se propone interponer y someramente sus fundamentos, acompañando los antecedentes que permitan presumir la existencia de la infracción reclamada. Asimismo, deberá acompañar una descripción suficientemente detallada de la mercancía a la que se aplicará la medida y, en lo posible, identificar el lugar donde se encuentra o el de destino previsto, el puerto o aeropuerto por el cual se presentará, el nombre y domicilio del importador, dueño o consignatario, el país de origen y procedencia, el medio de transporte e identidad de la empresa transportista 47 Medidas Cautelares Reales: son aquellas que afectan el patrimonio del demandado, para asegurar el cumplimiento de la obligación civil. 41 suspensión se transforme en una incautación 48 , en base a una serie de fundamentos de hecho y derecho que el juez valorara según las normas de la prueba. GRAFICO 2 48 Incautación: Toma de posesión por un tribunal u otra autoridad competente, de dinero o bienes de otra clase. En www.worldreference.com 42 Medidas Cautelares o definitivas en AF Sí No 6 Despacho Suspen despa ofi Titular de la marca o derechos conexos Conocimiento acerca de infracción a sus DPI 1 Sí No Despacho 2 Información entregada por el SNA Información obtenida de manera privada Comunicación informal al SNA 3 Inicio de Procedimiento por vía judicial Vía Civil 8.3 Evolución de la suspensión de despacho 43 Desde 200549 se ha producido, un aumento sostenido y significativo en el número de suspensiones realizadas por el Servicio Nacional de Aduanas, así se puede apreciar un crecimiento de hasta un 700% en un plazo de 7 años. El valor del año 2010 puede ser explicado por el aumento de falsificaciones de productos licenciados por la FIFA y marcas autorizadas, a consecuencia de la Copa Mundial de Futbol, y la tasa de crecimiento total, por el aumento global de las importaciones a nuestro país en igual periodo GRAFICO 3 Fuente: SNA, propiedad intelectual en aduanas medidas en frontera, informe 2005-2012 En cuanto a la cantidad de mercancía incautada el crecimiento es aún más impactante, ya que los bienes retenidos han aumentado en casi 35 veces. Es importante hacer notar que situaciones coyunturales como la crisis económica internacional de 2009, no producen un impacto negativo en este tipo de importaciones, al contrario aumentan en volumen y valor, ya que se trata de productos bastante más económico que los originales, y que suplen la menor capacidad de acceso a estos. Cantidad de mercancías retenida 2005-2012 (unidades) TABLA 4 AÑO 49 CANTIDAD Es la fecha más antigua de información disponible sobre despacho 44 2005 232.957 2006 1.199.683 2007 1.293.503 2008 1.988.066 2009 3.728.903 2010 3.432.618 2011 4.404.473 2012 7.848.456 Fuente: SNA, propiedad intelectual en aduanas medidas en frontera, informe 2005-2012 8.3.2 Suspensión del despacho por origen del envío TABLA 5 ORIGEN N° DE CASOS PORCENTAJE TOTAL ASIA 428 94.5% CHINA+HONG 416 91.8% CHINA 335 74% HONG KONG 81 U.S.A. 12 PERU 6 TAIWAN 6 COREA DEL SUR 2 FILIPINAS 2 PANAMA 2 THAILANDIA 2 OTROS PAISES 5 TOTAL 453 100% Fuente: SNA, propiedad intelectual en aduanas medidas en frontera, informe 2005-2012 Este grafico refleja la preponderancia de las suspensiones de mercancías que tienen como origen China y otras regiones del Este y Sudeste Asiático. En general estás importaciones 45 están compuestas de accesorios, teléfonos móviles y sus piezas, productos de salud y limpieza, y productos farmacéuticos.50 La principal vía de transporte de estas mercaderías, es la marítima51, donde existen distintas rutas de navegación y puertos de salida, con el objeto de disminuir los riesgos de aforo en destino. Entrevistado sobre este punto, el director de fiscalización del Servicio Nacional de Adunas, señaló que mucha de la mercadería infractora que entra por nuestras fronteras, incluida aquella producida en el subcontinente, es blanqueada a través de un origen seguro como Miami en los Estados Unidos, por lo que debían ser muy cautelosos en no descartar el riesgo de embarques de mercaderías infractoras de DPI, por el origen declarado. En cuanto a la vía aérea, el principal punto de acceso a nuestro país es el Aeropuerto Internacional de Santiago, donde se produce el mayor número de incautaciones de mercadería infractora52, transportada por medio de empresas de courrier. En este caso los importadores buscan comercializar productos pequeños y de mayor valor que los que ingresan por vía marítima, a fin de compensar el valor del envío que es generalmente elevado. Una de las estrategias que tienen los importadores para evitar el aforo de las mercaderías, es declarar su valor por un monto inferior a los 50 dólares, lo que evita que se realice el cálculo del arancel.53 TABLA 6 N° DE CASOS LUGAR AEROPUERTO PUERTO TOTAL 278 175 453 Fuente: SNA, propiedad intelectual en aduanas medidas en frontera, informe 2005-2012 En cuanto al origen de mercancía infractora con contenido regional, nuestro principal proveedor es Perú, que produce una gran cantidad de textiles de buena calidad, usados para 50 IPR Report (2011) Considera valor CIF y Volumen total 52 Por unidad de mercadería incautada 53 Los obsequios sin carácter comercial y siempre y cuando se trate de un envío ocasional enviados por una persona natural por otra residente fuera de chile, hasta por un valor de US$50, pagan solo arancel aduanero, a menos que el producto adquirido pueda acogerse a los beneficios arancelarios establecidos en un acuerdo comercial y cuente con su respectivo certificado de origen. 51 46 elaborar productos de reconocidas empresas, apropiándose de su marca, diseño o de ambos. Estás mercaderías ingresan vía terrestre por el paso de Chacalluta, en vehículos o burreros que viajan en buses o a pie. Rutas de ingreso de la mercadería importada desde Asia TABLA 7 Copyright © 2012 World Customs Organization Elaboración propia en base a datos OMA 8.3.3 Principal punto de acceso de la mercancía incautada 47 Como se señaló en el apartado anterior, el principal punto de incautación de la mercadería retenida por el SNA, son los puertos marítimos. Los principales terminales por donde ingresa dicha mercadería se encuentran en la Región de Valparaíso y tienen como destino empresas de la Región Metropolitana. Otro punto de ingreso relevante es la Aduana de Iquique, debido a su naturaleza de zona franca, lo que permite la re-exportación de dichos bienes a los países vecinos y la comercialización mayorista y al menudeo libre de arancel e IVA en áreas destinadas al efecto. Es igualmente relevante en volumen decomisado la vía aérea, representada de manera casi exclusiva por importaciones a través del Aeropuerto Internacional de Santiago, donde la modalidad más importante de transporte de mercadería la constituye el courrier54. En el caso de la región de Arica y Parinacota, es importante el ingreso de mercadería proveniente de Perú que es internada por el complejo fronterizo de Chacalluta, además de aquella que transita hacia Bolivia por el puerto de Arica. En este caso se me informó55, que han existido intentos de suspender despachos de mercadería evidentemente falsificada en Arica y que tienen como destino Bolivia, ya que la ley 19912 es extensiva a la mercadería en tránsito. El problema es que esa interpretación vulnera las obligaciones contraídas por Chile en el tratado de Paz y Amistad con Bolivia en 1904 que en su artículo VI dispone que: “La República de Chile reconoce en favor de la de Bolivia y a perpetuidad, el más amplio y libre derecho de tránsito comercial por su territorio y puertos del Pacífico. Ambos Gobiernos acordarán, en actos especiales, la reglamentación conveniente para asegurar, sin perjuicios para sus respectivos intereses fiscales, el propósito arriba expresado”. Por lo tanto, en atención al carácter de especial de este convenio, y al no ser una obligación del convenio multilateral la suspensión de mercadería en transito, me inclino por la solución de no perturbar el paso de estas mercancías, para cumplir con las condiciones del tratado bilateral. TABLA 8 54 Courrier: Una empresa de mensajería o courier es una empresa privada de transporte que dispone de vehículos de transporte, de transportistas y de una red propia o franquiciada de centros repartida por toda un territorio, desde los cuales tramita el envío y entrega de “paquetes”,cartas y documentos, que le son confiados por sus clientes (particulares y empresas) con distintas tarifas, en función de la urgencia con que haga sus entregas y del tamaño volumétrico de los envíos (volumen + peso). (http://www.consumoteca.com/comercio/empresas-de-mensajeria/courier) 55 Informo, el director de fiscalización del SNA 48 ADUANA ARICA IQUIQUE VALPARAISO SAN ANTONIO METROPOLITANA TALCAHUANO 7.848.456 CANTIDAD 558 2.383 7.123.827 690.048 31.301 339 TOTAL US$ 33.023 90.073 33.784.700 40.732.440 7.114.209 23.975 81.778.420 8.3.4 Suspensión del despacho por tipo de mercadería y marca El tipo de mercadería con mayor número de incautaciones son los lentes de sol, las baterías y los juguetes. Es importante señalar que estas mercaderías, al no tener la calidad y la seguridad de los bienes originales pueden producir daños irreparables en la salud y seguridad de los consumidores, lo que explica en parte, la mayor detección de estos embarques, como consecuencia de una fiscalización más exhaustiva. También es relevante el vestuario, los artículos de aseo y limpieza y las partes y accesorios de los vehículos. GRAFICO 4 49 Las marcas más afectadas productos de estas prácticas, son Tian Oiu 56 , Sun Planet 57 , Ferrari Y Louis Vuitton. En general, se trata de Marcas con presencia mundial, que fabrican productos de un alto valor agregado y que tienen efectos aspiracionales entre sus consumidores. Otras marcas relevantes desde el punto de vista de la cantidad de unidades incautadas son Cialis58 y Gilette, representadas por sus productos Viagra y Max 3. GRAFICO 5 8.3.5 Persecución de estos delitos por parte del Ministerio Público El ministerio público (MP), va a perseguir aquellos hechos que revistan carácter de delito, previa denuncia realizada por el Servicio Nacional de Aduanas o por el titular de la marca. La denuncia por parte del SNA proviene de la obligación del artículo 16 de la ley 19912 y tendrá como fundamento principal el delito de contrabando propio del articulo 168i2 de la ordenanza general de aduanas (OGA). Por su parte los titulares de la marca generalmente iniciaran el procedimiento por infracción al derecho de marcas del art. 28 a) de la ley 19039, o por infracción del artículo 79 de la ley 17336, esto es, utilización sin autorización 56 Representante e importador de productos Max Steel en Chile Importador de prestigiosas marcas de anteojos de sol 58 Medicina usada en el tratamiento de la disfunción eréctil 57 50 de obras de dominio ajeno. Esto debido a que la mayoría de los delitos que se persiguen por esta ley, proviene de la suspensión de oficio, que solo admite dos hipótesis, mercaderías de marca registrada falsificada, o mercaderías que infringen los derechos de autor Por lo general, la persecución del delito de contrabando y las demás infracciones de PI, nacen por cuerdas separadas y luego son acumuladas en un único proceso de fondo. El Ministerio Público, para organizar estas conductas de manera estadística, entrega un código a cada uno de delitos que investiga, así el delito de infracción al derecho de marcas lo cataloga con el código 08002 y el delito de uso prohibido de obras de dominio ajeno con el numero 09004 TABLA 9 Fuente: estadística del ministerio publico año 2011 A partir de estos gráficos se puede establecer que el aumento en la persecución de los delitos de propiedad intelectual, ha evolucionado en forma proporcional, al aumento en el número de suspensiones de despacho, lo que denota la significativa eficacia, que ha tenido esta ley en cada una de las etapas de persecución de los delitos de PI GRAFICO 6 51 Fuente: estadística del ministerio publico año 2011 En el caso de los delitos de marca (08002 para estos efectos), la gran mayoría de los procesos legales, son conocidos en la Región Metropolitana o Región de Valparaíso, lugar donde llegan las mercaderías, o donde tiene su domicilio el importador o consignatario. El Ministerio Público, como consecuencia de la dificultad que presentan estos hechos, derivará su estudio y análisis a la unidad especializada lavado de dinero, delitos económicos y crimen organizado. TABLA 10 Fuente: estadística del ministerio publico 2011 En el caso de los delitos de propiedad intelectual, el uso de obras de dominio ajeno sin autorización (09004), ha presentado una evolución como consecuencia de la ley, aunque sigo siendo menor a la infracción del derecho de marcas. 8.4 Suspensión de despacho aduanero por infracción de los DPI, solicitado a petición de parte o suspensión provocada 52 8.4.1 Uso de la facultad por parte de los titulares de derechos de P.I La suspensión de despacho solicitada por parte de los titulares derechos industriales registrados en Chile, así como de los titulares de derecho de autor y conexos, está regulada entre los artículos 6to y 15to de la ley 19912. Lo primero que hay que saber antes de poder constituirse como titular de la acción legal, es si se posee la calidad de sujeto activo. El titular de derechos industriales, puede ser cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera que haya obtenido un titulo de protección en conformidad a la ley 1903959(El procedimiento completo se encuentra en grafico número 1 del anexo). Por su parte el titular de derechos de autor o conexo es aquel que está protegido por la propia creación de la obra, producto de la inteligencia en los dominios literarios, artísticos, y científico cualquiera sea su forma de expresión y los derechos conexos que ella determina.60Los derechos conexos son aquellos que brindan protección a quienes, sin ser autores, contribuyen con creatividad técnica u organización en el proceso de poner a disposición del público una obra61 . La regulación legal de este tipo de obras está en la ley 17336. La protección de estas obras, nace de la sola creación de la misma, pero para fines de publicidad y prueba es menester que exista un certificado de registro de la obra inscrita ante la autoridad administrativa que administre el registro público de propiedad intelectual. Esta validez probatoria del registro público está tratada en el artículo 8vo de la ley 17336 que dispone “Se presume que es autor de la obra la persona que figure como tal en el ejemplar que se registra, o aquélla a quien, según la respectiva inscripción, pertenezca el seudónimo con que la obra es dada a la publicidad”. Determinada la calidad de titular de derechos industriales y de derechos de autor y conexo, es necesario determinar en líneas generales cuales son las infracciones que se pueden cometer en el ámbito de competencias de la ley 19039 y 17336. Las infracciones a estas leyes dicen relación con la vulneración de los derechos protegidos por las mismas, en 59 Articulo 2do de la ley 19039 http://www.propiedadintelectual.cl/Vistas_Publicas/publicContenido/contenidoPublicDetalle.aspx?folio=37 61&idioma=0 61 Definición en http://www.ecured.cu/index.php/Derecho_conexo 60 53 el caso de la ley 19039 encontramos, las patentes de invención, los modelos de utilidad, las marcas comerciales, colectivas, de certificación e indicaciones geográficas y denominaciones de origen, en el caso de la ley 17336 se trata de infracción de los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes sobre sus interpretaciones o ejecuciones, los derechos de los productores de fonogramas sobre sus grabaciones y los derechos de los organismos de radio difusión sobre sus obras de radio y televisión. Acto seguido la ley señala que también podrán solicitar estás medidas cuando existan motivos fundados para creer que se está cometiendo una infracción. En este caso, y al no existir una regla especial, el solicitante podrá disponer de todos los medios de prueba consagrados en el Código de Procedimiento Civil y cuando se solicite en el marco de un Proceso Penal, de los medios legales que dispone tal legislación. Es importante señalar que como en este caso solo se trata de una mera presunción será indispensable la constitución de una garantía en los términos señalados en el artículo octavo de la ley analizada. El análisis particularizado del proceso de suspensión fue revisado en el aparatado número 7 donde se reviso en detalle el proceso de suspensión. 8.4.2 Opinión de los representantes de las marcas En términos generales los representantes de las marcas evalúan positivamente la incorporación de esta ley, ya que permite detectar y suspender cargamentos, que antes no se perseguían, por la dificultad que presenta iniciar una acción legal y tomar medidas concretas en el breve plazo de tiempo que una mercadería está a disposición del SNA. Agregan además que con la incorporación de la ley, los titulares y representantes de las marcas pudieron acceder a información con la que antes no contaban, por no disponer de los medios suficientes para desarrollar una labor de inteligencia, lo que es corregido mediante la obligación del SNA en orden a informar una infracción a los titulares y representantes de los derechos de PI en Chile. También valoran, la coordinación entre el sector privado y público, en orden a desarrollar labores de inteligencia, construir perfiles de riesgo, mejorar cuantitativa y cualitativamente las bases de datos con información relevante sobre propiedad intelectual o industrial y desarrollar acciones conjuntas en el orden judicial. 54 Sobre el particular de la ley, los operadores han detectado una serie de deficiencias, en cuanto a la suspensión de despacho solicitada por el representante de la marca o de los derechos de propiedad industrial. Los entrevistados62, han señalado que los artículos que lo regulan, son casi impracticables, habiéndose transformado con el transcurso del tiempo en letra muerta. Esto se debe principalmente a un tema de costos y a que el sistema civil no entrega las herramientas necesarias para responder de manera adecuada a la exigencias que en la práctica requiere este tipo de situaciones, donde se necesita una actuación del órgano judicial, lo bastante rápida para hacer efectiva la persecución. En este sentido afirman que es imposible practicar la notificación personal, regulada en el artículo 10 de la ley en un plazo de 5 o 10 días. En cuantos a los costos de la acción legal suponen que estos son excesivos atendiendo el escaso presupuesto que es destinado por las marcas, para perseguir las infracciones a las normas de propiedad industrial e intelectual, siendo el principal disuasor en este caso la constitución de una garantía que permita caucionar los eventuales daños y perjuicios que esta acción pudiera ocasionar y que muchas veces es similar al valor de la importación. Consultado (QUIEN) sobre la posibilidad de que el juez de letras, acceda a lo solicitado sin más trámite, señala que esto en la practica, nunca ocurriría, ya que, por la complejidad del proceso y por lo novedoso que resulta para un juez ordinario este tipo de acciones, siempre aseguraría la acción a fin de salvar eventuales responsabilidades de índole administrativo. En la práctica señalan, la suspensión de despacho iniciada a petición de parte, es realizada a través de la posibilidad que entrega el inciso 2do del artículo séptimo que dispone que: “Lo anterior63, sin perjuicio de que la medida referida pueda ser decretada en cualquier estado de los procedimientos por infracciones a las leyes Nº19.039 y Nº17.336”. Esto permite que ante información sobre despachos de mercadería infractoras, los titulares de la marcas y sus representantes inicien acciones legales a través de denuncia al Ministerio publico o querella ante el juez de garantía. 8.4.3 Opinión del Servicio Nacional de Aduanas 62 Pablo lineros y Daniel Morandé Lo anterior, es la suspensión de despacho solicitada por las partes al juez de letras en que se encuentre la aduana ante la cual se haya presentado la destinación aduanera que ampare la mercancía infractora o presuntamente infractora, o el juez de letras en lo civil del lugar en que se encuentre la aduana en que se presume se pretende presentar dicha destinación 63 55 Consultado sobre la aplicación de estas medidas, el Director de Fiscalización del Servicio Nacional de Aduanas, señaló que no tenían conocimiento de que se haya aplicado suspensión de despacho por esta vía. No obstante aquello, mencionó que los representantes de las marcas estaban bastante interesados en el tema de la importación de mercadería que infringiera los DPI. En este sentido es común que el Servicio Nacional de Aduanas realice reuniones periódicas con INAPI64 y con los representantes de las principales marcas objeto de actos de falsificación. En estas instancias se recogen las inquietudes de los involucrados y se intercambia información. INAPI que lleva el registro oficial de propiedad intelectual de todo derecho protegido en Chile, entrega información técnica sobre los signos distintivos de los productos y las características técnicas de los logotipos de las marcas. En el caso de los titulares de las marcas y sus representantes, las reuniones informales que se han llevado a cabo con el SNA, han concluido con la entrega de información acerca de las características físicas, que indican si un producto es autentico o no, vale decir, códigos, colores, tipo de letras, sistemas de autenticidad. También se entrega códigos e información oculta que se lee a través de un lente y que rara vez está incorporada en los productos falsificados. Además se realizan cada dos años las jornadas nacionales sobre propiedad intelectual, donde participa el Servicio Nacional de Adunas y los principales actores privados. La explicación de la nula aplicación de esta normativa por parte de los titulares de las marcas y sus representantes a pesar del alto interés en el control de la PI radica, según el Servicio Nacional de Aduanas, en la confianza que entrega el sistema de suspensión de despacho de oficio, y en los bajos costos asociados a esta vía. Consultado sobre el bajo o nulo interés que tienen los importadores de solicitar la suspensión de despacho, por iniciativa propia, el encargado para Sudamérica de la oficina de enlace regional RILO, señala que para los importadores e incluso para la fiscalía y tribunales, es muy difícil acceder a información relativa al número de embarque en el cual vienen las mercaderías falsificadas, a que puerto arriban dichas mercaderías o los documentos aduaneros y 64 INAPI es el organismo encargado de la administración y atención de los servicios de la propiedad industrial en Chile. Le corresponde, asimismo, promover la protección que brinda la propiedad industrial y difundir el acervo tecnológico y la información de que dispone. INAPI contribuye a la estrategia de innovación impulsada por el Gobierno de Chile, generando sistemas eficientes para el uso y protección de los derechos de propiedad industrial, promoviendo la innovación, el emprendimiento y la transferencia de conocimiento a la comunidad. Fuente: http://www.inapi.cl/portal/institucional/600/w3-propertyname-511.html 56 comerciales por el cual se autoriza el despacho de las mercaderías. A juicio de este funcionario, el modelo de suspensión de despacho de mercaderías, debería evolucionar a una realidad más parecida a la de Estados Unidos o Argentina. En Estados Unidos la protección nace mediante la inscripción que realizan los titulares de las marcas y sus representantes, en un registro de PI que lleva la autoridad aduanera. Luego y ante la sospecha de despacho de mercaderías que infringen las normas de PI, los interesados solicitan protección mediante el uso de un formulario y el pago de una tasa o canon destinada a costear dicho procedimiento. En Argentina las distintas operaciones y destinaciones se registran mediante un sistema informático denominado María (SIM), a través de aquel y mediante parámetros previamente definidos se determina cual mercadería será aforada, en base al riesgo de infracción de distintas normas, entre ellas las de propiedad intelectual. Si el titular de una marca o derecho de propiedad intelectual o industrial quiere que sea aforada una mercadería debe solicitarlo a la autoridad aduanera, constituyendo previamente las garantías requeridas para asegurar el eventual perjuicio al que puede verse un importador ante una suspensión injustificada, en todo caso subsiste el problema relativo a la falta de información disponible por parte del titular de dicho derecho. 8.4.4 Dificultad de Aplicación Habiendo analizado las opiniones de los representantes de las marcas y del propio SNA se puede concluir que la nula aplicación de la suspensión del despacho a petición de parte, se debe a problemas de orden económico, logísticos y procesales. La dificultad económica que enfrentan los titulares de los derechos consagrados en las leyes 17336 y 19039, nace de los costos que involucra interponer una acción de suspensión ante un tribunal civil y de la necesidad de constituir una garantía que permita caucionar los eventuales daños y perjuicios derivados de procesos donde no se pueda comprobar la infracción de los derechos garantidos. Interponer una acción civil en esta clase de procedimientos requiere que estudios jurídicos especializados en este tipo de acciones, presenten la demanda regulada en el artículo séptimo de la ley 19912, en un plazo no superior a 10 días. Al existir una oferta limitada de este tipo de asesorías y debido a la celeridad que se necesita para hacer valer los derechos garantizados por la ley analizada, es 57 común que los honorarios de estos estudios sean muy superiores a los que cobraría el común del mercado en otras áreas del derecho. En cuanto a la garantía regulada en el artículo 9no de la ley, esta, más allá de la disposición de la propia norma, disuade la voluntad de los titulares en orden a interponer la acción, ya que las importaciones son por lo general cuantiosas y de un valor considerable. En cuanto a las dificultades logísticas, resulta complicado que los titulares de las marcas puedan acompañar los antecedentes que hagan presumir la infracción reclamada, ya que la ley exige información bastante detallada con respecto a la mercadería que se pretende fiscalizar, y con respecto al lugar donde se encuentra la mercadería o destino previsto. En general los titulares de las marcas protegidas, no cuentan con la inteligencia para determinar en qué embarque o transporte vendrá una determinada mercadería, y menos anticipar el punto fronterizo donde arribe. Esa información generalmente es manejada por organismos públicos como el SNA, que cuenta con redes de inteligencia e intercambio de información en distintas partes del mundo y apoyo de las policías locales e internacionales. En cuanto a las dificultades procesales, existe cierto consenso por parte de los operadores privados, en estimar que los jueces de letras no cuentan con la capacitación suficiente, para aplicar e interpretar la ley a la luz de estas disposiciones, lo que genera desconfianza en cuanto a los resultados de la acción, atendido los gastos procesales que esta genera (ver supra). Si atendemos a lo dispuesto por la ley,” será competente para conocer de este tipo de acciones el juez de letras en lo civil del lugar en que se encuentre la aduana ante la cual se haya presentado la destinación…, o el juez de letras en lo civil del lugar en que se encuentre la aduana en que se presume se pretende presentar dicha destinación”, lo que permite concluir que podrían conocer los jueces de letras de una decena de ciudades, que difícilmente tienen conocimiento de la existencia de la ley 19912. En sentido sería recomendable que la ley señalara que tribunal debiera conocer dentro de cada jurisdicción aduanera, a fin de poder capacitar e instruir a los jueces y funcionarios de los juzgados seleccionados. Finalmente, existe la opinión mayoritaria en los operadores, sobre la pertinencia de entregar definitivamente la competencia, para el conocimiento de la suspensión de despacho provocado y de oficio, al juez con competencia penal en que se encuentre la 58 aduana ante la cual se haya presentado la destinación aduanera que ampare la mercancía infractora o presuntamente infractora, o el juez con competencia penal del lugar en que se encuentre la aduana en que se presume se pretende presentar dicha destinación. Esto atendido a que en definitiva, este juez, va a ser luego el encargado de conocer la acción de fondo, lo que traería aparejado criterios de mayor eficiencia procesal. 8.4.5 Sugerencias Ante la nula aplicación de la suspensión de parte y tomando en consideración que el Servicio Nacional de Aduanas hace uso de la facultad de suspender de oficio el despacho de mercaderías, es que estimamos conveniente avanzar hacia un sistema de justicia, administrado por el SNA, pero puesto a disposición de los titulares de la acciones establecidas por la ley 19912, en orden a realizar requerimientos de suspensión de despacho. En este sentido es necesario que la autoridad aduanera cuente con un sistema de registro propio o en línea con INAPI, para determinar cuáles serán los titulares de los derechos protegidos y que características reúnen los productos registrados. Además es necesario que cuente con las potestades suficientes para exigir la constitución de una fianza o garantía equivalente en orden a revertir los daños producidos por una acción carente de fundamento. Este sistema tendría como beneficio incentivar a que las partes interesadas en el proceso, sean los responsables de impulsar la acción y costear elevados gastos que se producen como consecuencia de estas acciones. Estimo pertinente que se definieran conductas que transgreden el interés de los privados y otras que pueden alterar el interés público, a fin de definir qué tipo de importaciones, deben ser detenidas por aduana y denunciadas al Ministerio Público, sin importar la voluntad del representante de la marca. Con este tipo de iniciativas además se puede re-encausar las responsabilidades hacia los representantes de las marcas que hoy está volcada en un 100% en la autoridad aduanera, que inicia la totalidad de los procedimientos de oficio. Este tipo de propuestas no es nueva, ya que el propio Director del Servicio Nacional de Aduanas, a través del oficio numero 19416 de 29 de diciembre de 2008 propone 59 modificaciones en la ley 19912, siendo parte fundamental de sus propuestas la reforma en el apartado de autoridades competentes para conocer de la acción. El referido oficio propone introducir “la posibilidad que los titulares de derechos industriales registrados en chile, así como los titulares de derecho de autor y conexos, puedan solicitar a través de la vía administrativa la suspensión del despacho de mercaderías infractoras o presuntamente infractoras de los DPI ante la autoridad aduanera representada por los Directores Regionales o Administradores de Aduana” 65 Los principales hitos programáticos del proyecto se basan en una serie de regulaciones que van desde aspectos técnicos y procesales a otros de orden político o administrativo a saber: a) Se establece la solicitud por la vía administrativa, de suspensión de despacho de mercaderías, sin más trámite, previa constitución de garantía b) Se establece la obligación de constituir una caución para responder por los eventuales perjuicios que se puedan ocasionar al importador, dueño o consignatario de la mercadería. La no constitución de esta garantía importa autorizar el despacho inmediato de la mercadería y hará presumir la responsabilidad civil del solicitante. c) La suspensión del despacho sigue teniendo una vigencia de 10 días desde que se adopta la medida. La ampliación del plazo por 10 días adicionales, requerirá de una orden judicial. d) Se establece la facultad para que el dueño, importador o consignatario, de trasladar la mercadería al lugar que indique, luego de transcurrido 10 días desde que se decreto la medida, previa tramite de destinación aduanera en almacén particular. e) Los costos de aplicación de la medida, serán de cargo del dueño, importador o consignatario de la mercadería. En caso de comprobarse que no existe dicha infracción, serán de cargo del solicitante, a través del uso de la garantía. 65 OFICIO ORD. Nº 19416, 29 diciembre 2008, pagina 3 60 f) Los tribunales señalados en la ley 17336 y 19039, conocerán de todos las conflictos que se susciten como producto de la aplicación de la medida, ya sea entre el solicitante y el importador dueño o consignatarios, o respecto a la autoridad aduanera, con unos y otros. El Director Nacional de Aduanas, al señalar a los motivos de su propuesta al subsecretario de hacienda, alude a “la necesidad de avanzar hacia un nuevo esquema de protección aduanera que dé cuenta de los avances que en el ámbito internacional ha tenido la función aduanera en esta materia”. Con ello si bien el Director del SNA, no apunta a que se ha legislado materias que no han tenido efecto práctico y que se han convertido en letra muerta, reconoce que la legislación actual es anticuada y que no se ajusta a la práctica aduanera y comercial. Este oficio además de hacer una revisión crítica de la situación actual y proponer medidas en orden a actualizar la normativa sobre medidas en Frontera, realiza una propuesta de proyecto de ley, bastante pormenorizado que está incluido en el anexo, de este informe. 8.5 Suspensión de despacho aduanero, iniciado de oficio El artículo 16 de la ley 19912, regula la suspensión del despacho de mercadería iniciada de oficio por la autoridad aduanera. Esta vía funciona en base a la convicción alcanzada por el Fiscalizador del SNA, en base a la evidencia resultante del simple examen de la mercadería, aparentemente falsificada o que infringe los derechos de autor. Según el director de fiscalización del SNA, el hecho de que esta norma funcione en base al “simple examen de la mercadería”, dificulta la opción de perseguir ciertos cargamentos que violan Derechos de Propiedad Industrial, pero que necesitan de un examen más acucioso para comprobar su naturaleza infractora, como aquellos equipos mecánicos o electrónicos que contienen piezas falsificadas, imposibles de apreciar sin intervenir el producto. En la practica el SNA opera con el conocimiento entregado por el representante de la marca respecto a las características físicas del producto autentico. En 61 cuanto a los códigos y signos distintivos estos son aportados por INAPI, mediante un acuerdo por el cual el SNA puede acceder a la base de datos de dicha institución. En cuanto al plazo de suspensión, este es más acotado que la vía iniciada a solicitud de parte, ya que la autoridad aduanera puede retener las mercaderías hasta por 5 días, luego de lo cual debe proceder a su despacho, salvo que exista una resolución judicial en contrario. Para que los titulares de los derechos de propiedad intelectual o industrial puedan ejercer las acciones pertinentes y entreguen información acerca de las características del producto protegido, es fundamental que la autoridad aduanera les informe de este hecho. La información que entrega el Servicio Nacional de Aduanas, puede producirse por cualquier medio que otorgue la celeridad necesaria para interponer la acción de manera oportuna. Es recomendable que exista constancia de esta comunicación a fin de que la autoridad administrativa, pueda salvar cualquier tipo de responsabilidad, derivada de eventuales acusaciones acerca de la falta de comunicación oportuna. Es por ello que normalmente se utiliza el correo electrónico disponible en la base de datos de INAPI o aduana, además de una llamada telefónica de manera paralela. Además de la comunicación a los titulares, la aduana está obligada a efectuar denuncia en conformidad a la ley. Esta disposición es la particularización de la obligación contendida en el artículo 175 del CPP y tiene como fundamento la comisión de los delitos de los artículos 190 y 185 del CP, 168i2 de la Ordenanza de adunas y 97 del Código Tributario. Esta disposición permite que en el caso de que el fiscal del Ministerio Publico, alcance la convicción de que estos hechos puedan revestir la calidad de crímenes o simples delitos, puedan impedir que se produzca el despacho normal de las mercaderías, sin que sea necesaria la oportuna intervención del titular de la marca, en los casos de que la acción penal sea pública. La norma analizada dispone que durante la suspensión, la aduana designara como depositario provisional al dueño, importador, consignatario o un tercero bajo las responsabilidades civiles y criminales que procedan o las pondrá a disposición del tribunal competente según corresponda. Lo que ocurre en la práctica, es que antes de que se produzca la comunicación de la aduana al titular de los derechos o se efectué la comunicación de conformidad a la ley, la mercadería queda retenida en el recinto portuario, 62 en el almacén particular que será financiado por el propio importador en caso de que sea condenado por infracción a las normas de propiedad intelectual o industrial en la acción de fondo. En caso de que la mercadería sea liberada sin que se inicie acción, o que en la acción de fondo se compruebe que la mercadería no vulneraba los DPI y se absuelva al importador, la aduana puede ser condenada puede ser condenada al pago de los derechos del almacenista. Es por ello que se hace necesario, tener un procedimiento de suspensión de despacho de mercaderías, donde las responsabilidades recaigan preferentemente en el titular de los derechos de autor, lo que solo se logra mediante la reforma de las normas relativas a la acción solicitada a petición de parte. La suspensión del despacho de oficio, también ha sido objeto de críticas por parte del Servicio Nacional de Aduanas, que en su circular 19416, ha propuesto mejoras y reformas en lo relativo a la obligación de efectuar denuncia. Si bien la ley vigente, obliga a que la autoridad realice estas acciones en conformidad a la ley, la propuesta apunta a entregar un plazo perentorio de 24 horas para que el SNA adopte estas acciones, además de exigir que la autoridad ponga las mercaderías y los documentos relativos a la importación o exportación suspendida a disposición del ministerio publico. Con ello se busca que el régimen jurídico en que se encuentren las mercaderías luego de la suspensión sea el de mercadería incautada en los términos del Código Procesal Penal, la Ordenanza de Aduanas y la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Adunas, lo que busca mejorar los resultados de la acción de fondo. Consultados66 sobre la suspensión de despacho realizada de oficio por la aduana, los operadores del sistema señalan que el plazo establecido en el articulo 16 para retener las mercaderías por un plazo de 5 días es insuficiente, ya que dentro de ese espacio de tiempo se debe informar al titular de la marca, se deben interponer las acciones legales y además se debe dictar una resolución judicial que ordene la mantención de la medida. Diego Morandé, de Alessandrí y asociados, señala no entender porque el legislador se puso en la condición menos favorable para el titular de la marca, entendiendo que el convenio ADPIC es bastante flexible en este sentido, al entregar a los países la posibilidad de establecer suspensiones de oficio por una mayor cantidad de días. Otro tema discutible con respecto a 66 Diego Morandé, Pablo Lineros 63 la suspensión de oficio, es que esta potestad se entrega solo en el caso que cuando del simple examen de la misma resultare evidente que se trata de mercancía de marca registrada falsificada o de mercancía que infringe el derecho de autor. Esto repercute en dos sentidos, primero que procediendo suspensión solo mediante el simple examen de la mercadería, se excluye la posibilidad de que se realice una suspensión acuciosa en temas de propiedad industrial, y segundo que establecer como estándar algo evidente, dificulta que puedan ser suspendidos despachos donde hallan presunciones más o menos fundadas sobre la ilicitud de la mercadería, lo que hace permeable a las fronteras en temas de derechos de autor y propiedad, el entrevistado señala en este sentido que “La piedra de tope es bajar el estándar sobre el nivel de certeza de aduanas acerca de los que está reteniendo”. En este sentido existe una diferencia fundamental con la suspensión requerida, que solo establece como necesaria la existencia de motivos fundados para creer que se está cometiendo la infracción. Ante la escasa aplicación de la suspensión requerida, el estándar de “evidencia” se está convirtiendo en la regla general, lo que a nuestro parecer transgrede el espíritu de la norma que buscaba entregar la posibilidad de seguir procesos legales, ante la existencia de meras presunciones. Otra critica acerca de este tipo de suspensión, dice relación con los delitos de marca, donde existe un problema de adecuación entre la reforma analizada y la acción de fondo del articulo 28 a) de la ley 19039; ya que, muchas veces los despachos que son suspendidos ante la evidencia de marca registrada falsificada, no pueden ser sancionados por la conducta descrita en la ley de propiedad industrial, que exige un uso malicioso de la marca igual o semejante a otra ya inscrita, que no se produce cuando las mercancías son detenidas en frontera sin entrar al circuito comercial local.67 En términos operativos los entrevistados, señalan que los titulares de las marcas generalmente no ejercen ningún tipo de acción cuando son notificados acerca de importaciones de pequeñas cantidades de mercaderías consideradas insignificantes o que forman parte del equipaje personal del pasajero. En este caso podría considerarse como un uso excesivo de las atribuciones que la ley entrega a aduanas, sobre todo considerando el 67 Pablo Lineros, Lineros & compañía 64 artículo 17 de la ley68, sin embrago, tomando en cuenta que ciertos productos de lujo tienen un elevado valor, lo que puede poner en riesgo negocios millonarios al poner en duda la exclusividad de una marca, o que hay importaciones que ponen en riesgo la vida o salud de las personas, es apropiado que en determinadas ocasiones la revisión y suspensión de estas mercaderías sea exigente. 8.6 Responsabilidad administrativa por suspensión de despacho que no vulnera los derechos de propiedad intelectual Hemos señalado que la suspensión del despacho aduanero, se ha realizado durante los 10 años de vigencia de la ley 19912, principalmente, de oficio por la autoridad administrativa, adquiriendo en consecuencia especial relevancia desde la perspectiva aduanera, el tema de las responsabilidades civiles y criminales que deben ser soportadas ante eventuales errores en los procedimientos, relativos a medidas en frontera. Este tema es abordado por el convenio multilateral ADPIC que señala en su artículo 58 c), que “los miembros eximirán tanto a las autoridades como a los funcionarios públicos, de las responsabilidades que darían lugar a medidas correctoras adecuadas solo en el caso de actuaciones llevadas a cabo o proyectadas de buena fe” Esto quiere decir que toda medida en frontera, establecida en el marco de procedimientos ordinarios del servicio, cuando existan indicios o presunción de infracción de los derechos de propiedad intelectual, exime a los funcionarios que la practicaron, de la sanción derivada de su conducta dañosa. Al contrario cuando, la suspensión fue practicada de mala fe, de forma arbitraria, con una intención manifiesta o no de producir daño, se 68 Artículo 17.- Se excluyen de las medidas en frontera las mercaderías que por su cantidad o volumen, no tengan carácter comercial y formen parte del equipaje personal de los viajeros. 65 permite que la autoridad o los funcionarios puedan ser sancionados administrativa o judicialmente. Con esto se busca entregar un respaldo a la autoridad aduanera, para que desarrolle sin mayor impedimento su actividad fiscalizadora, que en caso de no existir esta norma se vería perturbada y desincentivada ante la amenaza de sanción. La Ley 19912, no trata de manera particular la problemática, debiendo interpretarse diversas normales legales generales o particulares, sobre responsabilidad civil y criminal. 8.6.2 Actuación de buena fe La primera de las disposiciones que permiten entender la responsabilidad de la autoridad aduanera es el artículo 175 del CPP, que establece la obligación que tienen los funcionarios públicos de denunciar aquellos hechos que revisten carácter de delito. En este caso y según el artículo 16 de la ley 19912, las infracciones a las normas de propiedad intelectual, deben ser denunciadas por la aduana, luego de que haya precedido la suspensión de despacho. Esto está reafirmado por el oficio ordinario numero 15083, del subdirector de fiscalización del servicio nacional de aduana, que señala que “del oficio ordinario número 19418 de 30 de diciembre de 2008, del director nacional de aduanas, se desprende que el ejercicio de las acciones penales por el delito de contrabando respecto de la mercancía infractora de la propiedad intelectual, suponen el ejercicio previo de facultades de suspensión de despacho de mercadería”, nos permiten suponer que el ejercicio de la facultad de suspender los despachos de mercadería infractora de los DPI, es una obligación ineludible del funcionario aduanero ante indicios de su transgresión y por lo tanto, constituye parte del ejercicio normal de su función, pudiendo salvar toda responsabilidad ante actuaciones llevadas a cabo de buena fe. Otra norma que permite entender que la actuación de buena fe, permite que el funcionario aduanero este a salvo de las responsabilidades derivadas de sus actos, es la ordenanza general de aduanas. En el 5to apartado del título primero se regula la potestad aduanera69, que permite a los funcionarios del SNA ejercer autoridad exclusiva sobre los bienes que se encuentren en zona primaria, facultándolos para fiscalizar y vigilar la reglamentación de la entrada, permanencia, circulación y salida de personas y bienes, 69 Revisar la definición en el apartado 3.2 del presente estudio 66 haciéndolos garantes exclusivos del cumplimiento de las obligaciones legales y reglamentarias en ese espacio de jurisdicción. Por lo tanto, la suspensión del despacho se desarrolla en el cumplimiento de un deber, donde toda actuación de buena fe, y llevada a cabo con la debida diligencia no debe ser sancionada, ya que, se corre el riesgo de atentar contra la función y cometido del SNA. 8.6.3 Actuación de mala fe El Servicio Nacional de Aduanas, pudiera suspender el despacho de mercancías sin que existiera evidencia razonable para hacerlo o actuando de mala fe. En este caso es evidente que existe responsabilidad del SNA, debiendo responder esta y sus funcionarios, por los hechos dañosos que se pudieran ocasionar, en base a una serie de disposiciones legales, que serán analizadas desde lo particular a lo general. La responsabilidad del estado administrador tiene su fuente en los artículos 4to 44vo de la ley de bases generales de la administración del estado (LOCBGAE) que señalan que “El estado será responsable por los daños que causen los órganos de la administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran afectar al funcionario que los hubiere ocasionado” y los “órganos de la administración serán responsable del daño que causen por falta de servicio.” Estas normas establecen que existe responsabilidad del Servicio Nacional de Aduanas como parte del estado administrador, pudiendo el afectado hacer ejercicio de la acción legal directamente contra la administración, contra el funcionario, o en contra de unos y otros. Además se establece que el no ejercicio de las obligaciones legales por parte del estado, puede ser fuente de responsabilidad por parte del órgano. En el caso del artículo 16 de la ley 19912, la falta de ejercicio de la suspensión por parte del SNA pudiera ocasionar acciones legales, siempre y cuando entendiéramos que esta facultad potestativa del SNA en orden a suspender el despacho, es una obligación ante indicios claros e inequívocos de infracción de normas de propiedad intelectual o industrial. En cuanto a la responsabilidad del funcionario público, el artículo 120 del estatuto administrativo establece que “la sanción administrativa es independiente de la 67 responsabilidad civil y penal, y en consecuencia, la condena, el sobreseimiento y la absolución judicial, no excluyen la posibilidad de aplicar al funcionario una medida disciplinaria en función de los mismos hechos”, con ello se establece que el funcionario público, más allá de la falta administrativa, puede responder ante la persona afectada, sin importar su calidad de funcionario público. En este caso el funcionario público debe responder en base a la legislación civil y penal de aplicación general. IX) DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN Luego de realizado el levantamiento de información en el Servicio Nacional de Aduanas y en estudios jurídicos especializados en el tema de derechos de autor y marca, y habiendo analizado una amplia gama de investigaciones nacionales y extranjeras sobre el particular, es posible concluir, que la incorporación de normativa sobre medidas en frontera a través de la ley 19912, ha influido de manera positiva y significativa en la observancia de los derechos de propiedad intelectual. La estadística aduanera y del Ministerio Público, demuestran que el numero de suspensión de despacho por infracción a los DPI y la cantidad de procesos derivados de infracciones al artículo 28 a) de la ley 19039 y 79 de la ley 17336, han aumentado de manera considerable desde 2005 70 . Así, el número de suspensiones de despacho durante dicho periodo aumentó un 700% y la cantidad de mercancía retenida por aduanas cerca de 35 veces. Desde el punto de vista cualitativo existe una opinión unánime por parte de los usuarios del sistema y del Servicio Nacional de Aduanas, acerca de la importancia de contar con una ley que posibilite una interposición oportuna de acciones de fondo por inobservancia a las normas de propiedad intelectual, y 70 Es el periodo desde el cual cuento con estadística. Es importante señalar que como la ley fue promulgada a fines de 2003, el primer año de funcionamiento es el 2004 68 con respecto a la necesidad de que el órgano publico cuente potestad de suspender de oficio despachos de mercadería infractora. En este sentido, se valora el avance que significó contar con lineamientos claros y precisos en caso de infracción a las normas estudiadas, lo que contrasta con la situación anterior a 2003, donde las acciones legales por este tipo de importaciones nacían de una serie de interpretaciones forzadas y a veces ambiguas de distintos cuerpos legales sobre la materia. Sobre el cumplimiento de las obligaciones contraídas por nuestro país, a través de la suscripción de los acuerdos de la OMC, al ser este convenio un marco de aplicación mínima y supletoria que deja bastante libertad a los países miembros para establecer y decidir qué tipo de regulaciones aplicaran en frontera, según sus necesidades y contingencias internas, no se detectan áreas en que la ley 19912, vulnere o transgreda las disposiciones contenidas en los acuerdos ADPIC. Sobre el particular de la ley se detectan una serie de disposiciones que han tenido poca o ninguna aplicación práctica y que pueden ser reformadas para mejorar la efectividad del control de mercadería infractora de DPI en frontera. También, existen disposiciones que limitan de manera considerable los derechos de los titulares de las marcas para ejercer su acción, y que deben ser discutidas y analizadas de manera urgente por la autoridad. La principal deficiencia de esta ley, dice relación con la suspensión de despacho requerido, regulado entre los artículos 7 y 15 de esta ley que ha tenido escasa aplicación práctica, producto de lo gravoso que resulta su operatividad. Esto se explica por diversos factores. En primer lugar se establece un sistema de fianza o garantía que muchas veces es similar al valor de importación, lo que disuade al titular de la marca de interponer la demanda; en segundo lugar se desconfía de la capacitación de los jueces de letras para conocer de este tipo de contiendas bastante alejada de la práctica habitual de este tipo de tribunales; en tercer lugar, resulta dificultoso que los representantes de las marcas ante información sobre la existencia de embarques con mercadería infractora, puedan interponer la acción legal, y que esta sea notificada, antes que se realice el despacho; y finalmente se ha confiado mucho en la capacidad de la aduana para suspender de oficio el despacho de mercadería infractora ante indicio de infracciones a las normas de propiedad intelectual e industrial. 69 En cuanto a la suspensión de de despacho iniciado de oficio por la aduana, se han hecho criticas relativas a la duración de suspensión, a la extensión de la actividad fiscalizadora y al grado de certeza requerido para efectuar la suspensión. En el primer punto ha existido consenso que el acotado plazo establecido en el artículo 16, resulta insuficiente para interponer una acción legal, tomando en cuenta que muchas veces la información llega desfasada al representante de la marca, quien en dicho periodo debe presentar la denuncia o querella y obtener la resolución que amplía el plazo de suspensión o decreta el decomiso de la mercancía infractora. Sobre la extensión de la actividad fiscalizadora, se ha cuestionado que esta solo sea extensiva a la marca registrada falsificada y a las mercancías que infringen los derechos de autor, en circunstancias que los supuestos del artículo sexto de la ley son bastante más amplios. Finalmente, y en cuanto al grado de certeza para efectuar la suspensión, se ha estimado que el estándar de evidencia, es un poco elevado, tomando en consideración la sofisticación y grado de desarrollo de la industria de la piratería. En atención a los argumentos expuestos, es que consideramos pertinente avanzar hacia un sistema de protección de propiedad intelectual y fronteras, donde la solicitud de suspensión del despacho de mercadería infractora de PI, se realice por los titulares de los derechos inscritos ante una autoridad administrativa, y donde el resto del proceso sea conducido en sede jurisdiccional por el juez con competencia en lo penal que va a conocer de la acción de fondo. 70 X) BIBLIOGRAFÍA 1) Abbott, F. M. (2006). Intellectual Property Provisions of Bilateral and Regional Trade Agreements in Light of U.S. Geneva: UNCTAD. 2) Anisefzeswky, S. (2009). Cordinate Border Management a concept paper. Brussels. 3) Bluztein, N. y. (2009). Las Medidas en Frontera en el Ecuador. Quito. 4) Campos, E. M. (2010). Medidas De Fronteira Para Protecao Da Propiedade. Sao Paulo. 5) Castrillón, C. O. (2012). Protection of Intellectual Property through border. Milano: Giuffré Edittore. 6) Comunidad Andina. (2007). 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ANEXO Paralelo ADPIC y la ley 19912 TABLA ANEXO 1 Sujeto activo Alcance material y objetivo Demanda ADPIC LEY 19912 El titular de un derecho (concepto amplio), que tenga motivos válidos para sospechar que se prepara la importación de mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas o mercancías pirata que lesionan el derecho de autor Que las autoridades de aduanas actuando de oficio o a petición de parte suspendan el despacho de esas mercancías para libre circulación. Además los Miembros podrán establecer también procedimientos análogos para que las autoridades de aduanas suspendan el despacho de esas mercancías destinadas a la exportación desde su territorio. Procedimiento administrativo o judicial escrito. Para ellos será necesario que el titular del derecho presente pruebas suficientes que demuestren a satisfacción de las autoridades competentes que, de acuerdo con la legislación del país de importación, existe presunción de infracción de su derecho de propiedad intelectual y Los titulares de derechos industriales registrados en Chile, así como los titulares de los derechos de autor y conexos La suspensión del despacho de mercancía que, de cualquier forma, signifiquen una infracción de los derechos adquiridos en virtud de las leyes Nº 19.039 y Nº 17.336. Por escrito ante el juez de letras en lo civil del lugar en que se encuentre la aduana ante la cual se haya presentado la destinación aduanera que ampare la mercancía infractora o presuntamente infractora, o el juez de letras en lo civil del lugar en que se encuentre la aduana en que se presume se pretende presentar dicha 73 Recursos Destrucción y comiso de la mercadería admisibilidad Garantía que ofrezca una descripción suficientemente detallada de las mercancías de modo que puedan ser reconocidas con facilidad por las autoridades de aduanas. Apelación ante la autoridad judicial las autoridades competentes estarán facultadas para ordenar la destrucción o eliminación de las mercancías infractoras de conformidad con los principios establecidos en el artículo 46. En cuanto a las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas, las autoridades no permitirán, salvo en circunstancias excepcionales, que las mercancías infractoras se reexporten en el mismo estado ni las someterán a un procedimiento aduanero distinto. El titular del derecho deberá presentar pruebas suficientes que demuestren a satisfacción de las autoridades competentes que, de acuerdo con la legislación del país de importación, existe presunción de infracción de su derecho de propiedad intelectual y que ofrezca una descripción suficientemente detallada de las mercancías de modo que puedan ser reconocidas con facilidad por las autoridades de aduanas Las autoridades competentes estarán facultadas para exigir al demandante que aporte una fianza o garantía equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y a las autoridades competentes e impedir abusos. Esa fianza o garantía equivalente no deberá disuadir indebidamente del recurso a estos procedimientos. destinación De reposición, ante el tribunal que adoptó la medida No hay un tratamiento en la ley, solo está tratado en leyes dispersas que se pronuncian sobre el fondo del asunto Al requerir la medida, el solicitante deberá acreditar su calidad de titular del derecho que reclama, expresar la acción que se propone interponer y someramente sus fundamentos, acompañando los antecedentes que permitan presumir la existencia de la infracción reclamada. Asimismo, deberá acompañar una descripción suficientemente detallada de la mercancía a la que se aplicará la medida y, en lo posible, identificar el lugar donde se encuentra o el de destino previsto, el puerto o aeropuerto por el cual se presentará, el nombre y domicilio del importador, dueño o consignatario, el país de origen y procedencia, el medio de transporte e identidad de la empresa transportista. El juez de la causa podrá requerir al solicitante de la medida, la constitución de una garantía que permita caucionar los eventuales daños y perjuicios que se causen al importador, dueño o consignatario de la mercancía, si se demostrare posteriormente que la solicitud carecía de fundamentos. La persona que haya constituido la garantía o a quien ella afecte, podrá solicitar en 74 forma fundada y en cualquier momento, que sea modificada, reducida o alzada. La autoridad aduanera podrá disponer de oficio la suspensión del despacho de mercancía, cuando del simple examen de la misma resultare evidente que se trata de mercancía de marca registrada falsificada o de mercancía que infringe el derecho de autor. De oficio: La aduana deberá informar al titular del derecho, si estuviere identificado, la posible infracción, a objeto de que éste ejerza el derecho a solicitar la suspensión y los derechos que le correspondan de conformidad a las normas precedentes y en especial. Actuación de Oficio Opcional Notificación de la medida Se notificará prontamente al importador y al demandante la suspensión del despacho de aduana de las mercancías Acción de fondo por denuncia de oficio Periodo de suspensión inicial No existe regulación al respecto Sí obligación legal 10 días desde la notificación por avisos al demandante Indemnización y valoración del daño Las autoridades pertinentes estarán facultadas para ordenar al demandante que pague al importador, al consignatario y al propietario de las mercancías una indemnización adecuada por todo daño a ellos causado por la retención infundada de las mercancías o por la retención de las que se hayan despachado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55. Los Miembros eximirán tanto a las autoridades como a los funcionarios públicos de las responsabilidades que darían lugar a medidas correctoras adecuadas sólo en el caso de actuaciones llevadas a cabo o proyectadas de buena fe. A petición de parte: 10 días hábiles, contados desde la notificación de la suspensión. De oficio: 5 días desde que se adopta la medida, o desde la recepción de aquellas por parte del SNA Garantizada con la fianza, además de acciones en juicio ordinario de indemnización de perjuicio. No existe regulación específica en el caso de que la medida haya sido iniciado de oficio, ni tampoco regla especial para cuantificar el daño 75 Importaciones insignificantes Los Miembros podrán excluir de la aplicación de estas medidas, a pequeñas cantidades de mercancías que no tengan carácter comercial y formen parte del equipaje personal de los viajeros o se envíen en pequeñas partidas. En la acción de fondo Cooperación internacional Regulada en el articulo 69 No existe regulación en la ley 19912, no obstante a aquello, se trabaja en esa línea, mediante normativa y oficios internos Elaboración propia en base a legislación OMC y ley 19912 Paralelo entre normas sobre MPFPODPI TLC CHILE-EEUU y ley 19912 TABLA ANEXO 2 NORMA MEDIDA Requisitos para que el titular de una marca interponga acción legal Garantia o fianza TLC CHILE-EEUU (CAPITULO 17) LEY 19912 17.11.17 será necesario que este el titular” presente pruebas suficientes que demuestren a satisfacción de las autoridades competentes que, de acuerdo con la legislación de la Parte de importación, existe presunción de infracción del derecho de propiedad intelectual del titular, debiendo proporcionar información suficiente para que las mercancías sospechosas sean razonablemente reconocibles para las autoridades aduaneras” 17.11.18 Cada Parte dispondrá que las autoridades competentes estén facultadas para exigir al solicitante que aporte una garantía razonable o caución equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y a las autoridades competentes e impedir abusos. Esa garantía o caución equivalente no Art 6to se podrá solicitar la medida señalada cuando existan motivos fundados para creer que se está cometiendo una infracción. Art 8vo El titular deberá exponer someramente sus fundamentos, acompañando los antecedentes que permitan presumir la existencia de la infracción reclamada. Art 9no Si lo considera necesario, para acceder a lo solicitado, podrá requerir al solicitante de la medida, la constitución de una garantía que permita caucionar los eventuales daños y perjuicios que se causen al importador, dueño o consignatario de la mercancía, 76 deberá disuadir indebidamente del recurso a estos procedimientos. Notificación e Información 17.11.19 cuando las autoridades competentes hayan determinado que las mercancías son falsificadas o pirateadas, pueden comunicar al titular del derecho, cuando éste lo solicite, los nombres y direcciones del consignador, importador y consignatario, así como la cantidad de las mercancías de que se trate. Suspensión de oficio 17.11.20 las autoridades competentes están autorizadas para iniciar medidas en frontera de oficio, sin requerir reclamación formal de un particular o del titular del derecho. Dichas medidas se aplicarán cuando existan razones para creer o sospechar que las mercancías que se están importando, destinadas a la exportación o en tránsito, son falsificadas o pirateadas. En el caso de mercancías en tránsito, las Partes, de conformidad con otros tratados internacionales suscritos por ellas, podrán disponer que la destinación aduanera.facultad de oficio, se ejerza antes de sellar el contenedor u otro medio de transporte, con los sellos aduaneros, cuando proceda 17.11.21 Cada Parte dispondrá que: (a) las mercancías que las autoridades competentes hayan determinado que son pirateadas o falsificadas serán, salvo en casos excepcionales, destruidas; (b) respecto de las mercancías con marca de fábrica o de comercio falsificada, el simple retiro de la marca de fábrica o de comercio apuesta no bastará para permitir su liberación a los canales comerciales; Destino de la mercadería si se demostrare posteriormente que la solicitud carecía de fundamentos. La persona que haya constituido la garantía o a quien ella afecte, podrá solicitar en forma fundada y en cualquier momento, que sea modificada, reducida o alzada. La garantía que se constituya no podrá de manera alguna disuadir indebidamente la medida de suspensión de la mercancía solicitada. Art 16 En los casos de suspensión de oficio, la aduana deberá informar al titular del derecho, si estuviere identificado, la posible infracción, a objeto de que éste ejerza el derecho a solicitar la suspensión y los derechos que le correspondan de conformidad a las normas precedentes y en especial, a objeto de que proporcione información acerca de la autenticidad de las mercancías. Art 16 La autoridad aduanera podrá disponer de oficio la suspensión del despacho de mercancía, cuando del simple examen de la misma resultare evidente que se trata de mercancía de marca registrada falsificada o de mercancía que infringe el derecho de autor Art 15 Sin perjuicio de las medidas establecidas en las leyes Nº 19.039 y Nº 17.336, que pueda adoptar el juez respecto de la mercancía que haya sido declarada como infractora, ésta no podrá ser reexportada o sometida a otra 77 (c) en ningún caso podrán las autoridades competentes autorizar o permitir la reexportación de mercancías pirateadas o falsificadas, ni que se los someta a otros procedimientos aduaneros. Elaboración propia en base al apartado 17 del TLC CHILE-EEUU Diferencias entre normas SECURE y ADPIC TABLA ANEXO 3 SECURE MATERIA ACUERDO ADPIC COMENTARIOS Estándar 1 Extensión Articulo 51 Estándar 2 Definiciones Articulo 51 Estándar 3 Procedimiento Artículos 51 Estándar 4 Denuncia y derecho a la información Artículos 52 y 57 Estándar 5 Oficina central Articulo 41 Estándar 6 Importaciones insignificantes Articulo 60 Extiende su ámbito de aplicación a importaciones, exportaciones, depósitos, mercadería en tránsito, puertos libres, duty free, etc.. Amplía la protección de marcas de fábrica o de comercio y derechos de autor a la totalidad de tipos de derechos de propiedad intelectual. Hace extensiva la suspensión del despacho de mercaderías a otro tipo de procedimientos Las administraciones aduaneras elaborarán formularios de demanda estandarizados para recabar información consistente en datos básicos y típicos a un coste que no exceda los costos de la tramitación de la demanda. Remueve la obligación que tienen los titulares de presentar evidencia ante una eventual infracción La aduana deberá designar un punto de contacto único para tramitar las solicitudes de intervención. Se elimina la obligación del articulo 41 de ADPIC en orden al uso de los recursos Las autoridades deberán determinar su cantidad sobre la base más restrictiva, en atención a 78 Estándar 7 Actuación de oficio Articulo 58 Estándar 8 Demanda Articulo 52 y 58 Estándar 9 Notificación Articulo 54 Estándar 10 Remedios Articulo 59 Estándar 11 Disposición Articulo 51 Estándar 12 Persecución Criminal Articulo 61 los recursos disponibles Se busca disminuir las medidas correctoras hacia los funcionarios que no actúan de buena fe. El derecho mínimo de los importadores a una notificación inmediata y adecuada se ve menguado Se pretende invertir las obligaciones entre la administración aduanera y los titulares de derechos en relación con las pruebas al solicitar que sean las administraciones aduaneras quienes faciliten al titular de derechos muestras de mercancías sospechosas, y que sea el titular de derechos quien determine la falsedad de dichas muestras Bajo ADPIC el importador y el titular del derecho de PI, debía ser notificados de la suspensión del despacho. Bajo SECURE no existen garantías para el importador en cuanto al derecho de notificación ante la suspensión del despacho Bajo SECURE las autoridades aduaneras están autorizadas a retener y confiscar toda mercadería infractora de los derechos de PI. Además los puede destruir. Bajo ADPIC esas facultades están entregadas a las autoridades judiciales Bajo SECURE las administraciones de aduanas estarán facultadas para exponer en detalle, trasladar o confiscar las mercancías infractoras de derechos de propiedad intelectual. En el caso de ADPIC la autoridad solo puede suspender el despacho de mercaderías por motivos legitimos Bajo el acuerdo ADPIC los Miembros establecerán procedimientos y sanciones 79 penales en los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial. BAjo SECURE , la administración de aduanas estará facultada legalmente para aplicar sanciones penales disuasorias contra las entidades involucradas deliberadamente en la importación/exportación de mercancías bajo control aduanero que infrinjan cualquier ley de derechos de propiedad intelectual Elaboración propia en base a normas SECURE Procedimiento para constituirse como titular de un derecho de los derechos de propiedad en Chile GRAFICO ANEXO 1 80 Fuente: www.inapi.cl Casos de Infracción a la propiedad intelectual detectados en frontera GRAFICO ANEXO 2 Casos detectados por región Asia/pacifico 2011 6% 0% 1% 2% Africa Central 3% 30% 1% 0% 10% 0% 47% America central y caribe Europa central y Este Este y sur de africa Medio oriente Elaboración propia en base a estadística IPR WCO report 2011 Suspensiones realizadas por región según número de piezas incautadas GRAFICO ANEXO 3 81 piezas 2011 2% 0% Asia/pacifico 4% 5% Africa Central America central y caribe Europa central y Este 16% 44% Este y sur de africa 0% Medio oriente 14% Norte de Africa America del Norte 13% 0% 2% America del sur Elaboración propia en base a estadística IPR WCO report 2011 Países de origen de la mercadería falsificada a nivel mundial GRAFICO ANEXO 4 China Hong Kong, China India Desconocido Thailandia no diponible Turquia Emiratos Arabes Singapore Estados Unidos Elaboración propia en base a estadística IPR WCO report 2011 Lugar donde se realiza la suspensión de despacho a nivel mundial GRAFICO ANEXO 5 82 Lugar de suspención de mercaderias 1% 0% 15% 24% 0% 0% Aeropuertos Frontera de ZF 0% Alta mar 7% 3% 1% en tierra Frontera terrestre Correos centro distrib. 49% otros Elaboración propia en base a estadística IPR WCO report 2011 Incautación de mercaderías falsificadas en Latinoamérica GRAFICO ANEXO 6 Incautaciones totales Argentina Chile Rep.Domin El salvador Jamaica Nicaragua Panamá 0% 1% 2% 0% 5% 7% 85% Elaboración propia en base a estadística IPR WCO report 2011 Contenedores incautados en el marco de la operación Tigre I y II 83 GRAFICO ANEXO 7 Costa Rica Mexico 1% Colombia 3% Jamaica 3% 0% Chile R.Dominica. 4% 4% Argentina 5% Nicaragua 5% Guatemala 26% El Salvador 7% Honduras 21% Panamá 21% Containers incautados en operación Tigre Elaboración propia en base a estadística IPR WCO report 2011 Número de casos y piezas detenidas en Chile 20102011 TABLA ANEXO 4 Chile Sudamérica Casos 2010 188 194 2011 219 piezas 2010 2284132 22556474 2011 308351 kilos 2010 163 163 2011 10985 Elaboración propia en base a estadística IPR WCO report 2011 Productos decomisados en Chile por número de casos año 2010 TABLA ANEXO 5 2010 84 Producto accesorios Bebidas Ropa Computadores y acceso. Art. Electrónicos productos alimenticios Calzado Juegos y Juguetes Celulares y accesorios Otros productos farmacéuticos productos audiovisuales partes y piezas textiles distintos ropa tabaco Cuidado y belleza Relojes Cantidad 22 62 7 9 12 23 2 25 4 4 7 1 7 3 TOTAL 188 Elaboración propia en base a estadística IPR WCO report 2011 Bienes Decomisados desde y hacia Chile TABLA ANEXO 6 Chile Origen Chile Destino casos 2010 2 237 2011 5 57 productos 2010 517316 2620240 2011 45075 53791 Elaboración propia en base a estadística IPR WCO report 2011 85