Manual informativo sobre Propiedad Industrial

MANUAL INFORMATIVO PARA LOS INVESTIGADORES SOBRE
PROPIEDAD INDUSTRIAL. INVENCIONES Y PATENTES.
1.- ¿Qué es la Propiedad Industrial?
Se entiende por Propiedad Industrial un conjunto de derechos exclusivos que protegen tanto la actividad
innovadora manifestada en nuevos productos, nuevos procedimientos o nuevos diseños, como la actividad
mercantil, mediante la identificación en exclusiva de productos y servicios ofrecidos en el mercado.
La terminología "Propiedad Industrial" y "Propiedad Intelectual" ha causado una cierta confusión en
España. Al hablar de Propiedad Industrial estamos haciendo referencia a los siguientes títulos: Patentes y
Modelos de Utilidad, Marcas y Nombres Comerciales, Diseños Industriales, así como a Topografías de
Semiconductores, todos ellos son gestionados por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y las
Obtenciones Vegetales.
Sin embargo, el derecho de autor sobre los programas de ordenador se regirá por los preceptos de la Ley de
Propiedad Intelectual. El derecho a la titularidad surge por el simple hecho de la creación, sin que sea
necesario un registro para que nazca el derecho. Sin embargo, se pueden inscribir estos derechos a los
efectos de prueba mediante depósito en el Registro de la Propiedad Intelectual o, como en el caso del INIA,
mediante depósito notarial.
2.- ¿Qué es una Patente? ¿Qué es un Modelo de Utilidad?
Ambos son títulos otorgados por el Estado que dan a su titular el derecho de impedir temporalmente a otros
la fabricación, venta o utilización comercial en España de la invención protegida, sin consentimiento del
titular. Como contrapartida, se pone a disposición del público para general conocimiento, incrementando de
esa manera el acervo tecnológico nacional. El alcance de la protección de un Modelo de Utilidad es similar al
conferido por la Patente. Ahora bien, una vez transcurrido el tiempo de duración, la invención es de dominio
público y cualquier persona puede utilizarla libremente.
La Patente puede referirse a un procedimiento nuevo, un aparato nuevo, un producto nuevo o un
perfeccionamiento o mejora de los mismos.
El Modelo de Utilidad protege invenciones con menor rango inventivo que las protegidas por Patentes,
consistentes, por ejemplo, en dar a un objeto una configuración o estructura de la que se derive alguna
utilidad o ventaja práctica. Se limita a proteger la "utilidad" y "practicidad" de la invención y no su "estética"
como ocurre en el diseño industrial. Las invenciones de procedimiento no se pueden proteger por Modelos
de Utilidad.
3.- ¿Qué requisitos son necesarios para obtener una patente o un modelo de utilidad?
Que la invención sea nueva, resulte de una actividad inventiva y tenga una aplicación industrial. Además,
debe estar redactada de manera que se pueda llevar a efecto con la información que contiene la memoria
descriptiva.
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Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica, estando constituido
el estado de la técnica por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente se
haya hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por
una utilización o por cualquier otro medio.
Una invención implica una actividad inventiva si esta no resulta del estado de la técnica de una
manera evidente para un experto en la materia.
Se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser
fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrícola.
Es muy importante no realizar ninguna divulgación previa de la invención ya que puede
comprometer la novedad de una posible solicitud de patente, aunque la divulgación la haya
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realizado el propio inventor (investigador). A este respecto, hay que prestar especial atención a las
conferencias, publicaciones o divulgación en congresos, a las publicaciones de artículos o trabajos
científicos y al depósito o publicación de tesis doctorales o proyectos fin de carrera sin acuerdos de
confidencialidad entre las partes.
4.- ¿Qué es lo que no puede ser objeto de patente o de modelo de utilidad?
No se pueden proteger por Patente o Modelo de Utilidad, los descubrimientos, las teorías científicas o
métodos matemáticos, los métodos económico-comerciales, los programas de ordenador, las razas animales
ni las variedades vegetales, las invenciones que sean contrarias al orden público o las buenas costumbres.
Tampoco se pueden proteger por Patente o Modelo de Utilidad, las obras literarias, artísticas y científicas,
cuya protección legal se lleva a cabo mediante los derechos de Propiedad Intelectual.
5.- ¿Una Patente o un Modelo de Utilidad concedidos en España ¿protegen la invención en el
extranjero?
No. La invención sólo está protegida en España. Si se desea protección en el extranjero debe presentarse
una solicitud en cada país en el que se desee protección.
Como norma general, el INIA solicita en primer lugar la protección de una invención a nivel nacional
ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Si en el plazo de un año, siempre y cuando
exista alguna muestra de interés de explotación comercial por parte de alguna empresa o bien se
considere que es interesante que la invención tenga una proyección internacional, se estudia la
extensión de la protección a aquellos países donde sea más interesante dicha extensión, contando
siempre con la opinión de los inventores.
6.- ¿Qué posibilidades existen para la presentación de una solicitud de Patente a nivel internacional?
Existen tres posibilidades:
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La VÍA NACIONAL, mediante presentación de una solicitud de Patente para cada uno de los Estados
en que se desea obtener protección. Con el fin de facilitar los trámites necesarios, un Convenio
Internacional, el Convenio de la Unión de París, da un año al solicitante para poder presentar
solicitudes en otras oficinas de países miembros del Convenio. En este caso se considerará que
estas solicitudes posteriores se han presentado en la misma fecha que la primera solicitud. A la
primera solicitud se le denomina patente prioritaria, expediente prioritario o simplemente
prioridad.
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La VÍA EUROPEA permite obtener protección mediante una solicitud de patente europea directa
con designación de aquellos Estados europeos en que se quiere obtener protección, y sean parte del
Convenio Europeo de Patentes (38 países en marzo de 2012).). La solicitud de patente europea es
tramitada por la Oficina Europea de Patentes y la concesión produce el efecto, en cada uno de los
Estados para los que se otorga, de una patente nacional.
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La VÍA INTERNACIONAL PCT. El PCT es un tratado internacional administrado por la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y suscrito por más de 125 países parte en el Convenio
de París. El PCT permite solicitar simultáneamente y en un gran número de países la protección de
una invención por patente mediante la presentación de una única solicitud internacional de patente
sin necesidad de presentar varias solicitudes de patente nacionales o regionales. La concesión de
patentes sigue siendo competencia de las Oficinas nacionales o regionales de patentes en lo que se
denomina la "fase nacional". Así pues, no se trata de un procedimiento de concesión de patentes ni
sustituye a las concesiones nacionales, sino que es un sistema de unificación de la tramitación
previa a la concesión, que sustituye a la tramitación país por país y abarata costes. La OEPM además de tramitar y conceder patentes nacionales- está habilitada por la Organización Mundial de
la Propiedad Intelectual para realizar en español la fase internacional de tramitación según el
sistema PCT.
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7.- ¿Se puede dar a conocer públicamente una invención antes de la presentación de una solicitud de
patente o modelo de utilidad?
No, si se quiere obtener la protección legal que otorga una patente o un modelo de utilidad. Sólo son
protegibles las invenciones nuevas, es decir, las que no han sido dadas a conocer al público ni en España, ni
en el extranjero, ni por escrito, ni verbalmente ni por ningún otro medio; o, lo que es lo mismo, no pueden
estar incluidas en lo que se conoce como "el estado de la técnica".
Las actuaciones más habituales dentro del ámbito investigador que se traducen en la rotura de la novedad
son, entre otras:
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las conferencias, publicaciones o divulgación en congresos,
las publicaciones de artículos o trabajos científicos,
el depósito o publicación de tesis doctorales o proyectos fin de carrera sin acuerdos de
confidencialidad entre las partes.
Se exceptúan de lo anterior algunos supuestos, como la presentación de la invención en exposiciones
oficialmente reconocidas.
8.- ¿Qué es una invención laboral? ¿A quién corresponde la titularidad de la patente?
Es la realizada por la persona que trabaja en una empresa u organismo público (del Estado, de una
Comunidad Autónoma, de una Universidad, etc.), mediante contrato o relación habitual de trabajo. De
acuerdo con la Ley de Patentes española, la Universidad u Organismo al que pertenece el inventor posee los
derechos de titularidad de la patente. Cuando la invención haya surgido como resultado de una
colaboración entre grupos de diferentes universidades u organismos, la titularidad de la misma será
compartida por todas las entidades, en la proporción que corresponda en función de las aportaciones
efectuadas por sus investigadores. En ambos casos, siempre es posible establecer otra titularidad mediante
un contrato.
En todo caso, los inventores figuran como inventores de la patente y participan en los beneficios que
obtenga el organismo al que pertenezca el inventor de la explotación de la misma. En el caso de los
Organismos Públicos de Investigación, los inventores tienen derecho a un tercio de los beneficios (Real
Decreto 55/2002, de 18 de enero, sobre explotación y cesión de invenciones realizadas en los entes públicos de
investigación, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de
Patentes, BOE nº 26 de 20 de enero de 2002).
9.- En la consecución de los resultados de la invención han participado personas con y sin una
vinculación contractual con el INIA. ¿Quiénes figurarán como inventores? ¿A quién pertenece la
titularidad?
Todos los inventores que hayan participado en la consecución de los resultados susceptibles de ser
protegidos tienen el derecho moral de figurar como tales en la solicitud de patente o de modelo de utilidad.
En principio, corresponde al INIA la titularidad de los derechos de propiedad industrial, e intelectual que se
deriven de resultados de investigaciones realizadas por investigadores como consecuencia de su actividad
investigadora en el INIA, salvo que dichos resultados se deriven de contratos suscritos por el INIA con entes
públicos o privados o personas físicas, y en los mismos se indique lo contrario. Las cláusulas de los
contratos firmados con terceros relacionadas con la propiedad industrial e intelectual, son de suma
importancia, debido a que en muchas ocasiones los resultados derivados de las investigaciones concretas
desembocan en ideas muy atractivas que merecen ser protegidas. Es muy recomendable por parte de los
investigadores contar con la ayuda y la supervisión por parte del personal de la OTRI del proceso de
negociación con terceros en asuntos relacionados con la transferencia de tecnología.
Si ha habido participación de investigadores de otras instituciones, éstas serán también titulares en la
medida en que sus investigadores hayan contribuido a la consecución de los resultados a proteger. En el
caso de solicitar una patente, deberá firmarse un Acuerdo de Cotitularidad entre todas las instituciones
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titulares, indicando el porcentaje de propiedad o de participación en la invención objeto de la patente o
modelo de utilidad.
Casos especiales: Los becarios, estudiantes y doctorandos que, como investigadores, hayan participado en
un proyecto de I+D+i cuyos resultados se vayan a proteger, serán reconocidos como autores o inventores de
los mismos. No obstante, la titularidad sobre los resultados que pudieran obtenerse corresponde al INIA.
10.- Si un investigador tiene un resultado de investigación potencialmente protegible, ¿debe
comunicarlo al INIA?
Sí, los resultados de investigación susceptibles de explotación industrial deberán ser comunicados por los
investigadores a la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) del INIA cuanto antes y,
en caso de propiedad industrial, siempre previamente a publicarlos o difundirlos. Para ello hay que dirigirse
a la OTRI y cumplimentar un formulario establecido a tal efecto. Una vez establecido este primer contacto
con el personal de la OTRI, éste guiará a los interesados por el proceso de redacción y solicitud.
11.- ¿Por cuánto tiempo se concede una patente y/o un modelo de utilidad?
La duración de la Patente es de veinte años a contar desde la fecha de presentación de la solicitud y la
duración del Modelo de Utilidad es de diez años desde la presentación de la solicitud. En ambos casos, para
su mantenimiento es preciso pagar tasas anuales a partir de su concesión.
La OTRI tiene como norma general dejar de pagar las tasas de mantenimiento de las patentes
solicitadas por el INIA, que no se encuentren licenciadas, a partir de la décima anualidad en el caso
de las patentes españolas y a partir de la tercera, desde la fecha de concesión, en el caso de las
extranjeras, a menos que esté en marcha alguna negociación de contrato de licencia o exista alguna
otra circunstancia que justifique continuar con el mantenimiento de dichas patentes.
12.- ¿Quién se encarga de la tramitación ante la OEPM de las solicitudes de las patentes del INIA?
La OTRI se encarga de coordinar y seguir todo el proceso administrativo de solicitud, para lo que necesitará
la colaboración del inventor en la redacción de la solicitud así como para dar respuesta a deficiencias,
defectos, observaciones y oposiciones o cualquier tipo de modificación que sea necesario realizar a lo largo
del proceso de solicitud y concesión del título.
Enlaces de interés:
Página web del INIA. Transferencia:
http://www.inia.es/IniaPortal/goUrlDinamica.action?url=http://wwwsp.inia.es/Investigacion/
OtrasUni/TransferenciaTecnologia/Patentes
Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM):
http://www.oepm.es/es/index.html
Oficina Europea de Patentes (EPO):
http://www.epo.org/
Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI):
http://www.wipo.int/portal/index.html.es
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