Manual Pyme#3: Cómo proteger la propiedad intelectual de su

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2013
n°
MANUAL
PYMES
MANUAL
PYMES
INTERCAMBIOS
EMPRESARIALES
DESAYUNOS
FINANCIEROS
E-LEARNING
elfinancierocr.com/pymes
¿CÓMO PROTEGER
LA PROPIEDAD
INTELECTUAL DE
SU NEGOCIO
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PRENSA ECONÓMICA S.A. / DERECHOS RESERVADOS. IMPRESO EN GRUPO NACIÓN GN S.A. 2013.
/
E
n el mercado, muchas de
las empresas tienen ventajas competitivas frente a
otras en virtud de sus conocimientos, innovaciones, y
creaciones. En la mayor
parte de los casos, son estas creaciones las
que le dan el valor a los distintos productos o negocios.
La innovación en muchos casos es el resultado del emprendedurismo. Todos los
días aparecen en el mercado, nuevas formas de hacer las cosas, ideas, productos y
procedimientos, nuevos nombres o diseños para sus productos, entre otros. Sin
embargo, varias personas pueden crear lo
mismo o algo muy similar.
Dichos conocimientos o creaciones no
son tan fáciles de proteger precisamente
porque se tratan de algo que no se puede
percibir por medio de los sentidos, lo que
facilita la posibilidad de que alguien más
se apropie de estas creaciones.
Cualquier persona podrá copiar la idea,
la creación, el conocimiento que una persona o empresa ha desarrollado y adueñarse sin mayor problema, si este no se encuentra debidamente protegido.
Es por esta razón que las pequeñas y
medianas empresas deben informarse sobre la protección de la propiedad intelectual, que identifiquen en sus empresas
cuales creaciones podrían protegerse a
través de la propiedad intelectual y que de
forma inmediata las protejan.
Suele suceder que por no incurrir en
gastos o por no realizar el gran valor que
este tipo de creaciones tienen, los empresarios deciden primero ver cómo les va sin
tomar medidas de protección de este tipo,
y no es hasta que se encuentran con un
problema que se dan cuenta de la importancia que tiene.
Hay que prevenir este tipo de situaciones y tomar todas las medidas del caso,
porque muchas veces los diferentes proyectos salen mejor de lo planeado y no se
protegió de manera adecuada.
Se presentan muchos casos donde una
pequeña empresa después de un largo período de pensar y de investigar desarrolla
algún producto y todo el concepto detrás
del mismo, inclusive empieza a desarrollar estrategias y material de publicidad y
cuando llega a presentar la solicitud al Registro, se da cuenta que alguien más ya tiene un mejor derecho sobre la marca que
pretendía utilizar.
Peor aún, hay situaciones en las que se
invierte mucho dinero en desarrollar un
negocio y una vez que ya está funcionando, o inclusive unos años después, se encuentra ante el problema de que un tercero que cuenta con un derecho registral, está impidiendo que se continúe con el uso
de la marca.
Esto tiene muchas implicaciones económicas que pueden perjudicar el desa-
rrollo de un negocio.
Por eso, antes de lanzar su creación al
mercado, revise cómo la podría proteger
bajo las distintas figuras de propiedad intelectual y proceda a presentar las solicitudes que correspondan al Registro. Una
vez que tenga todo registrado a su nombre, o bien en algunos casos presentado,
salga al mercado con el producto sin preocuparse que alguien le robe o quiera robar
su creación.
En muchos casos una pequeña o mediana empresa, que comercializa un producto en el mercado, tendrá que proteger
sus creaciones utilizando diferentes figuras de propiedad intelectual. Por ejemplo
en el caso del nombre del producto, hay
que proteger la marca; en el caso del producto como tal habría que ver si se puede
proteger como una patente, como una
obra o como un secreto comercial o cualquier otra figura.
En el presente manual le enseñaremos
cómo registrar las creaciones en cada una
de las formas que sean adecuadas de
acuerdo con la naturaleza de su creación.
Es fundamental tomar las medidas necesarias antes de que sea muy tarde, y que
luego haya consecuencias que puedan
verdaderamente afectar una estrategia de
mercado o que tenga grandes repercusiones económicas.
Siga con nosotros y tome en cuenta
nuestras recomendaciones. •
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Descargue en esta página del Registro Nacional los formularios que necesita para inscribir un signo distintivo o una patente. También puede
retirarlos de manera impresa en las instalaciones ubicadas en Zapote.
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E
n muchas ocasiones, las personas
emprenden un nuevo negocio sin
tomar en consideración la protección de sus activos intangibles sino
hasta que se topan con la desafortunada noticia
de que un tercero está comercializando un producto bajo su marca o bien que se está explotando
su invención sin su autorización. Es en este momento cuando inician el camino hacia la protección, cuando ya es muy tarde.
Por esta razón al crear una empresa, lo primero
que se debe de hacer es identificar los activos intangibles: aquellos que le agregan valor a una empresa, por ejemplo la información no divulgada,
las marcas, los derechos de autor, las patentes, y
en general cualquiera que sea protegido por la
propiedad intelectual.
Sin importar si se trata de una pequeña o mediana empresa, es vital que los empresarios los
protejan de acuerdo con las figuras legales correspondientes, según el tipo de creación de la cual se
trate.
La Propiedad Intelectual es toda creación emanada del intelecto humano, ya sean obras, invenciones, creaciones, entre otros.
El Derecho de Propiedad Intelectual le otorga
al titular del derecho el derecho exclusivo de explotación y de prohibirle el uso no autorizado de
sus creaciones, invenciones u obras a terceros.
La propiedad intelectual está constituida por
varias figuras legales que le otorgan protección a
las creaciones dependiendo de su naturaleza:
k
kLa propiedad industrial incluye principalmente las marcas, nombres comerciales y señales de
publicidad comercial, patentes, diseños industriales, modelos de utilidad, y secretos comerciales.
k
kLos derechos de autor incluyen las obras literarias y artísticas, los derechos conexos, los cuales
son los derechos relacionados con los derechos de
autor, tales como los derechos de artistas, intérpretes y ejecutantes sobre sus interpretaciones y
ejecuciones, los derechos de los productos de fonogramas sobre sus grabaciones y los derechos
de los organismos de radiodifusión sobre sus programas de radio y televisión. (http://www.wipo.int/about-ip/es/)
El presente manual tiene la finalidad de desarrollar las principales figuras legales que protegen la propiedad intelectual, con el objetivo de
que los empresarios puedan realizar una revisión
interna en sus empresas y determinar si tienen
sus activos intangibles protegidos de la mejor manera, y en caso negativo que de forma inmediata
puedan tomar las acciones necesarias para lograr
dicha protección. •
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L
os signos distintivos identifican a
un producto o servicio de una empresa frente a otra. Incluyen las
marcas, nombres comerciales y señales de publicidad comercial.
Cuando una persona quiere registrar cualquiera de los signos distintivos debe aportar los
mismos requisitos. El procedimiento a seguir y lo
que dura el proceso de registro es exactamente el
mismo en todos los casos.
k
El artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos
Distintivos define las marcas de la siguiente forma:
“Cualquier signo o combinación de signos que
permita distinguir los bienes o servicios de una
persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identi-
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ficar los bienes o servicios a los que se apliquen
frente a los de su misma especie o clase”.
El artículo 3 de la Ley de Marcas y Otros Signos
Distintivos establece qué tipo de signos pueden
constituir una marca:
“…especialmente las palabras o los conjuntos
de palabras -incluidos los nombres de personas-,
las letras, los números, los elementos figurativos,
las cifras, los monogramas, los retratos, las etiquetas, los escudos, los estampados, las viñetas,
las orlas, las líneas o franjas, las combinaciones y
disposiciones de colores, así como los sonidos.
Asimismo, pueden consistir en la forma, la presentación o el acondicionamiento de los productos, sus envases o envolturas o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes…”
“…También este Tribunal debe acotar que Delicias, como signo para distinguir café, té, cacao,
azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café,
miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsas, especias, hielo y granizados, en los términos del inciso j) del artículo 7º de la Ley de Marcas, resulta
también un signo engañoso, por cuanto en la medida en que se usa la palabra Delicias, se podría
causar engaño o confusión sobre las cualidades o
alguna otra característica del producto lo cual podría viciar la voluntad del consumidor final en
cuanto a una característica que bien podría no tener el producto en la medida en que podría ser
cierto, o no, que el producto sea o no delicioso, lo
cual debe ser impedido porque no se puede amparar la protección de un marca que podría inducir a
error al consumidor final. En resumen, la marca
solicitada califica una característica (cierta o no)
de los productos a proteger, y por ello ve desvanecida la aptitud distintiva requerida por la Ley de
Marcas en su artículo 3”. Voto Nº 003-2008 Tribunal Registral Administrativo, San José, Costa Rica, a las diez horas treinta minutos del catorce de
enero de dos mil ocho.
A continuación se detallan algunos ejemplos
de marcas. Compárela con la suya:
kMarca denominativa: EF
kMarca denominativa compleja: El Financiero
kMarca mixta:
k
La protección de marcas es territorial, lo cual
implica que la marca está protegida únicamente
en el país donde se registre. Nuestro país no es parte aun de un tratado internacional que permite el
registro de marcas internacionalmente.
k
De acuerdo con el artículo 4 de la Ley de Marcas
y Otros Signos Distintivos, en el caso de una marca
que esté siendo utilizada en el comercio, tiene un
mejor derecho para utilizar la marca quien la utilice de buena fe, desde una fecha más antigua, por
un plazo mayor a tres meses, o bien tenga un derecho de prioridad más antiguo.
En el caso de una marca que no se está utilizando en el comercio, o bien si se está utilizando en el
comercio ha sido por menos de tres meses. En este
caso tendrá un mejor derecho sobre la marca
quien la presente ante el Registro de Propiedad Industrial primero o bien quien tenga un derecho de
prioridad más antiguo. En este último caso, tendrá mejor derecho quien tenga fecha y hora de presentación más antigua ante el Registro de Propiedad Industrial.
k
La vigencia de una marca es de 10 años, contados a partir de la fecha de inscripción de la misma
ante el Registro. Las marcas son renovables por
períodos de 10 años de forma indefinida.
El artículo 21 de la Ley de Marcas y Otros Signos
Distintivos, establece que la renovación de una
marca se podrá realizar dentro del año anterior a
la fecha de vencimiento del registro de la marca o
bien dentro del plazo de seis meses posteriores a la
fecha de vencimiento de la marca, lo cual se denomina plazo de gracia.
En el caso de que el solicitante de la marca, no la
renueve antes de la fecha de vencimiento de la
marca o bien antes de que transcurra el plazo de
gracia, la marca caducará y se perderá la antigüedad sobre la marca y tendrá que presentar una
nueva solicitud.
k
El artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos
Distintivos define los nombres comerciales de la
siguiente forma:
“Signo denominativo o mixto que identifica y
distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado”.
En la mayoría de los casos el nombre comercial
es igual a la marca, por ejemplo en el caso de McDonald’s. Ahora bien, hay casos donde la marca que
se comercializa en el establecimiento comercial es
diferente al nombre comercial, por ejemplo en el
caso de Simán, este sería el nombre comercial y las
marcas que ellos comercializan son por ejemplo
Tommy Hilfiger, Ralph Lauren etc.
De acuerdo con el artículo 64 de la Ley de Mar-
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cas y Otros Signos Distintivos, el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere con su
primer uso en el comercio, y termina con la extinción de la empresa o establecimiento que lo utiliza. Esto implica que el registro del nombre comercial es facultativo, es decir, no tiene necesariamente que estar inscrito ante el Registro de Propiedad Industrial, ya que se puede demostrar su
titularidad sobre el mismo, al demostrar el uso
con medios de pruebas fehacientes, por ejemplo,
la patente municipal, las declaraciones de pago de
impuestos, publicidad entre otros.
No obstante, es recomendable registrarlo ante
el Registro de Propiedad Industrial para evitar el
tener que demostrar la titularidad con pruebas,
ya que es más engorroso y hay casos en que las empresas a pesar de que lo han venido utilizando, no
tienen la documentación requerida a mano.
En relación con este tema, el Tribunal Registral Administrativo ha estipulado lo siguiente:
“…La protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo respecto al establecimiento o la actividad económica que despliegue la empresa, por lo que es el
uso lo que permite que se consolide como tal y se
mantenga su derecho de exclusiva, lo que evidencia su existencia con anterioridad al registro del
nombre comercial quedando así debidamente demostrado no sólo el primer uso del nombre comercial no inscrito “El Barco de los Mariscos”, sino
además, de la existencia de la empresa El Barco de
los Mariscos Sociedad Anónima (…)
“Sin embargo, lo cierto es que la prioridad del
titular del nombre comercial inscrito, sucumbe
ante la existencia de quien demuestre tener mejor
derecho en razón de haber usado el nombre comercial con anterioridad a la inscripción de
aquel, como ocurre en el presente caso, ya que el
nombre comercial “El Barco de los Mariscos”, fue
inscrito el siete de noviembre de dos mil tres, por
lo que al nombre comercial propiedad de la empresa El Barco de los Mariscos, S. A., se le aplican
las normas generales de prioridad, debiendo prevalecer respecto del inscrito...” Voto 410-2008, Tribunal Registral Administrativo, de las diez horas,
diez minutos del once de agosto de dos mil ocho.
La vigencia del nombre comercial va depender
directamente de la existencia de la empresa o del
establecimiento comercial que lo utilice.
k
El artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos
Distintivos define las señales de publicidad comercial de la siguiente forma:
“Toda leyenda, anuncio, lema, frase, combinación de palabras, diseño, grabado o cualquier otro
medio similar, siempre que sea original, caracte-
rístico y se emplee para atraer la atención de los
consumidores o usuarios sobre determinado producto, servicio, empresa, establecimiento o local
comercial”.
Es decir, una señal de propaganda, o eslogan se
utiliza para promocionar marcas, productos y
servicios, entre otros. Por ejemplo, en el caso de
una marca de panes, Panes selectos, la señal de
publicidad comercial es “Recién salidos del horno”.
De acuerdo con el artículo 63 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, la vigencia de una
señal de publicidad comercial es indefinida; sin
embargo, su existencia depende de la vigencia de
la marca o nombre comercial que promocione.
k
La marca, nombre comercial o señal de publicidad comercial (signos distintivos) podrán ser solicitadas ante el Registro de Propiedad Industrial, a
nombre de una persona física, de una persona jurídica pública o privada o bien a nombre de varias
personas.
La solicitud de inscripción de un signo distintivo podrá realizarse utilizando el formulario de
inscripción que brinda el Registro o bien se podrá
preparar la solicitud individualmente.
En ambos casos la información/documentación que se debe presentar para el registro de una
marca, nombre comercial o señal de publicidad
comercial, de acuerdo con el artículo 9 de la Ley de
Marcas y Otros Signos Distintivos, son los siguientes:
k1. Si la marca, nombre comercial o señal de publicidad comercial se presenta a nombre de una
persona física, se debe indicar el nombre, número de cédula de identidad y domicilio.
k2. Si la marca, nombre comercial o señal de publicidad comercial se presenta a nombre de una
persona jurídica, se debe indicar el nombre de la
empresa, número de cédula jurídica, domicilio,
lugar de constitución de la empresa y nombre del
representante legal.
k3. Nombre de la marca, nombre comercial o señal de publicidad comercial y diseño a color en
caso de que aplique
k4. Reproducciones de la marca, nombre comercial o señal de publicidad comercial cuando esta
incluya un logotipo, tenga una tipografía específica, forma o color especial, sea una marca tridimensional.
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k5. Traducción de la marca nombre comercial o
señal de publicidad comercial en caso de encontrarse en idioma diferente al castellano.
k6. Indicar la clasificación de la marca e indicar
los productos o servicios a proteger. Dicho requisito únicamente aplica en caso de marcas. La Clasificación de Niza, es una clasificación internacional de productos y servicios la cual se utiliza
para determinar en cual clase se debe de clasificar los productos o servicios que se desean proteger bajo la marca que se pretende registrar. Dicha clasificación nació en virtud de un acuerdo
internacional que se llevó a cabo en la Conferencia Diplomática de Niza en 1957, con el nombre
Arreglo de Niza.
k7. En el caso de que el solicitante sea una persona jurídica y el representante legal tramite la
inscripción de la marca, nombre comercial o señal de publicidad comercial directamente, deberá de aportar una certificación de personería jurídica.
k8. En el caso de que se contrate a un tercero para que gestione la inscripción de la marca,nombre comercial o señal de publicidad comercial se
debe aportar poder especial otorgado por el soli-
citante, ya sea éste persona física o jurídica, en
caso de ser persona jurídica también debe aportarse una certificación de personería donde se
acredite que la persona que otorgo el poder especial está facultado para otorgarlo.
k9. El pago de la tasa de $50 por marca por clase,
por nombre comercial o por señal de publicidad
comercial.
k10. Declaración de prioridad (debe contener
nombre del país donde se presentó la solicitud
prioritaria, fecha de presentación y número de
solicitud) y copia certificada de la solicitud prioritaria. Dicho requisito es aplicable cuando a la
luz de lo establecido por el Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, se haya presentado una solicitud de inscripción de
una marca en un estado contratante de dicho
convenio, el solicitante tendrá un plazo de 6 meses a partir del día siguiente de la presentación
de la solicitud en un estado parte para presentarla en cualquier otro estado parte (Costa Rica es
parte de dicho convenio), y la solicitud no será denegada, revocada o anulada por cualquier situación que se presente durante el plazo de prioridad. Este requisito únicamente aplica al caso de
las marcas.
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k
El procedimiento de registro de un signo distintivo tarda aproximadamente 6 meses, siempre
y cuando no se presenten oposiciones por parte de
terceros u objeciones por parte del Registro de
Propiedad Industrial.
kPresentación de la solicitud: Se presenta la solicitud de inscripción de la marca, nombre comercial o señal de publicidad comercial ante el
Registro de Propiedad Industrial. Una vez presentada la solicitud, el Registro anotará la fecha
y hora de su presentación, asignará un número
de expediente y entregará al solicitante un recibo
de la solicitud y de los documentos presentados.
kExamen de Forma: El Registro examinará si la
solicitud cumple con los requisitos formales indicados en la sección “Requisitos para el registro
de una marca”.
Dicho examen tarda un mes. En caso de que no
se cumplan con todos los requisitos anteriormente indicados, el Registro emite una prevención de
forma y se la notifica al solicitante para que éste
subsane el error u omisión dentro del plazo de 15
días hábiles contados a partir del día siguiente de
la notificación. En caso de que el solicitante no
conteste dicha prevención en tiempo, se tendrá
por abandonada la solicitud.
kExamen de Fondo: Una vez realizado el examen
de forma, el Registro examinará si la marca,
nombre comercial o señal de publicidad comercial incurre en alguna de las prohibiciones previstas en la Ley, ya sean prohibiciones por razones intrínsecas de la marca (i.e. genéricas, con
falta de distintividad, descriptivas;, que pueda
causar confusión al consumidor sobre la procedencia; que sea contraria a la moral; conformada
por un signo oficial, escudo o banderas de un país
etc.) o por ser marcas inadmisibles por derechos
de terceros (i.e. igual o similar a una marca en
trámite o registrada por un tercero con anterioridad )
Si la marca, nombre comercial o señal de publicidad comercial que se pretende registrar incurre
en las prohibiciones por razones intrínsecas o es
una marca inadmisible por derechos de terceros,
el Registro realizará una prevención de fondo y se
la notificará al solicitante, indicando las razones
que impiden el registro de su mar y otorgándole
un plazo de 30 días hábiles para contestar.
Transcurrido el plazo señalado sin que el solicitante conteste o habiendo contestado, el Registro considera que dicha marca, nombre comercial
o señal de publicidad comercial aún incurre en las
prohibiciones de ley, emitirá una resolución de rechazo.
En el presente caso, el solicitante tendrá 3 días
hábiles para presentar recurso de revocatoria ante el Registro de Propiedad Industrial y 5 días hábiles para presentar recurso de apelación ante el
Tribunal Registral Administrativo.
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La resolución emitida por el Tribunal Registral Administrativo agota la vía administrativa,
lo cual implica que si el solicitante quisiera seguir
defendiendo su marca tendría que presentar un
proceso contencioso administrativo que puede
durar 10 años en resolverse.
En caso de que el signo distintivo no incurra en
las prohibiciones de ley, o que estas se hayan subsanado, el Registro procederá a emitir el edicto de
la marca para su correspondiente publicación.
kPublicación de la solicitud: El edicto se debe de
publicar en La Gaceta, por tres veces consecutivas. A partir de la primera publicación debe de
transcurrir un plazo de 2 meses dentro del cual
terceros interesados podrán presentar oposiciones en caso de que consideren que se ven afectados por la marca que se pretende proteger, en el
caso de que sea igual o similar a una marca registrada o en trámite de registro.
kOposición al Registro: En el caso de que un tercero considere que se ve afectado por el registro
de la marca, nombre comercial o señal de publicidad comercial, podrá presentar oposición en
contra del registro de la misma, dentro del plazo
de dos meses contados a partir de la fecha de la
primera publicación del edicto de la marca en La
Gaceta. El opositor deberá aportar u ofrecer las
pruebas que fuesen pertinentes.
El Registro de Propiedad Industrial le dará
traslado a la oposición y notificará al solicitante y
éste tiene el plazo de dos meses para contestar dicha oposición.
Posteriormente, el Registro resuelve de acuerdo con su criterio de la oposición, ya sea rechazándola o acogiéndola. En contra de dicha resolución
se podrá presentar recurso de revocatoria ante el
Registro de Propiedad Industrial o recurso de
apelación ante el Tribunal Registral Administrativo.
La resolución emitida por el Tribunal Registral Administrativo, agota la vía administrativa,
lo cual implica que si el solicitante quisiera seguir
defendiendo su marca tendría que presentar un
proceso contencioso administrativo que puede
durar 10 años en resolverse.
Si no se hubiese presentado ninguna oposición dentro del plazo de dos meses a partir de la
primera publicación del edicto de la marca en La
Gaceta, el Registro procederá a registrar la marca.
kCertificado de Registro: En el caso de que la
marca, nombre comercial o señal de publicidad
comercial no haya tenido objeciones ni oposiciones, el Registro procederá a la inscripción del signo distintivo, y emitirá el certificado en un plazo
aproximado de quince días contados a partir de
la fecha en que venció el plazo para presentar
oposiciones.
k
La solicitud de renovación de una marca se
presenta ante el Registro de Propiedad Industrial. Podrá realizarse utilizando el formulario de
renovación de marcas que brinda el Registro o
bien se podrá preparar la solicitud individualmente. En ambos casos la información/documentación que se debe presentar para la renovación de una marca, de acuerdo con el artículo 21
de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos,
son los siguientes:
k1. Nombre y dirección del titular
k2. Número del registro de la marca que desea
renovar
k3. Número de expediente
k4. Nombre de la marca
k5. Indicar la clase bajo la cual está registrada la
marca, de conformidad con la Clasificación de
Niza, y los productos o servicios que protegen la
marca registrada.
k6. El comprobante de pago de la tasa establecida, en el caso de la renovación de un registro de
marca son $50.00
k7. En el caso de que la solicitud de renovación
sea presentada por la misma persona que solicitó
el registro de la marca, deberá de indicar el expediente donde se encuentra el poder especial o
bien la personería que lo faculta para renovarla.
En el caso de que sea diferente a la persona que
presentó la marca en un primer momento, deberá de aportar una certificación de personería en
caso de ser el representante legal o bien un poder
especial donde pueda acreditar que se encuentra
facultado para realizar el trámite correspondiente.
Una marca deberá ser renovada tal y como fue
registrada, en el proceso de renovación no se podrá variar la marca, ampliar los productos o servicios que protege entre otros.
k
kPresentación de solicitud de renovación: Se
presenta solicitud de renovación ante el Registro de Propiedad Industrial.
kSe emite certificado de renovación: El Registro de Propiedad Industrial no realiza examen
de forma o de fondo de la solicitud de renovación
y tampoco publica en La Gaceta un edicto indicando que se está renovando la marca.
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k
kNulidad de una marca: De acuerdo con el artículo 37 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el Registro de Propiedad Industrial de oficio
o bien a solicitud de un tercero con interés legítimo, podrá declarar la nulidad del registro de una
marca cuando ésta se haya registrado sin cumplir
con los requisitos correspondientes, por ejemplo
cuando sea una marca inadmisible de inscripción
por razones intrínsecas o bien cuando sea una
marca inadmisible de inscripción porque transgrede derechos de terceros.
La nulidad de una marca puede ser parcial, es
decir cuando abarque solo algunos de los productos o servicios que afectan la marca de un tercero, o
bien total cuando abarque todos los productos o
servicios que protege.
La acción de nulidad se podrá presentar dentro
del plazo de cuatro años a partir de la fecha de inscripción de la marca. Una vez que transcurra dicho plazo, no se podrá anular la marca, salvo que se
pueda demostrar la mala fe, entonces dicho plazo
es imprescriptible.
kCancelación por generalización de marca: De
acuerdo con el artículo 38 de la Ley de Marcas y
Otros Signos Distintivos, a solicitud de una persona o empresa con interés legítimo, el Registro de
Propiedad Industrial podrá cancelar el registro de
una marca o bien limitar los productos o servicios
que protege, cuando el titular haya permitido o tolerado que su marca se transforme en el nombre
genérico de uno o varios de los productos o servicios que protege.
Los presupuestos que se deben de presentar
para considerar que una marca se puede cancelar
por generalización de la misma, son los siguientes:
k1. Cuando no existe otra palabra con la cual se
pueda designar el producto o servicio protegido
bajo la marca
k2.Cuando los medios de comunicación y los consumidores en general utilizan la marca como
nombre común o genérico del producto o servicio
que protege.
k3.Cuando los consumidores desconocen la marca como un signo de uso exclusivo de una empresa
en particular, es decir cuando desconocen que es
una marca y tienen la creencia que es la forma en
la cual se le llama a un producto o servicio.
kCancelación de registro por falta de uso: De
acuerdo con el artículo 39 de la Ley de Marcas y
Otros Signos Distintivos, a solicitud de una persona o empresa con interés legítimo, el Registro
de Propiedad Industrial podrá cancelar una marca cuando ésta no se haya utilizada dentro del comercio de forma real y efectiva por el plazo de
cinco años a partir de la fecha de inscripción.
En este caso, el Registro de Propiedad Industrial le notifica al titular de la marca que hay un
tercero que pretende cancelar su marca, el titular
tiene la carga de la prueba, lo cual implica que deberá de demostrar que ha utilizado la marca dentro del comercio de forma real y efectiva, lo cual
quiere decir que dependiendo del tipo de producto
o servicio que se trate que tenga presencia en varios comercios y que el uso sea constante. Es decir
que los productos o servicios comercializados ba-
Manual Pymes N°3 | El Financiero | 2013
jo la marca se utilicen en la cantidad y el modo que
corresponde según su naturaleza.
Por ejemplo si se trata de un Ferrari, por ser un
bien de lujo se comercializa en un solo establecimiento comercial y se venden unos pocos al año, y
ese podría ser un uso real y efectivo, al igual que si
se trata de café molido, dicho producto se comercializa en todos los comercios de abarrotes y su
venta es por volumen.
k
no pueda demostrar el uso de la marca, el Registro de Propiedad
Industrial procederá a cancelar el registro de la
marca por falta de uso.
k
haya iniciado el
uso de la marca una vez transcurridos los cinco
años a partir de la fecha de inscripción de la marca, deberá de demostrar el uso de la misma por lo
menos tres meses antes de la presentación de la
acción de cancelación por falta de uso.
k
de que la marca se haya venido utilizando para algunos productos o servicios, el Registro de Propiedad Industrial podrá ordenar la
cancelación parcial de la marca, es decir se eliminarán los productos o servicios que no se han venido utilizando bajo la marca en el comercio y la
marca seguirá vigente únicamente para los productos o servicios que sí se han venido utilizando
dentro del comercio.
Existe una excepción a dicha norma, que es el
caso en que no se ha venido utilizando una marca
en el comercio por motivos justificados. El artículo 41 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, reconoce como motivos justificados, las circunstancias independientes a la voluntad del titular y que por algún motivo u otro no permitan el
uso de la marca, por ejemplo restricciones a la importación.
“…La empresa Ga Modefine S.A., solicitó la
cancelación por falta de uso del registro marcario
“EA (Diseño)”, Registro No. 93411, inscrita el 11 de
octubre de 1995, en clase 03 internacional, perteneciente a la empresa FD Management, INC., pa-
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Manual Pymes N°3 | El Financiero | 2013
ra proteger y distinguir: cosméticos, preparaciones de tocador no medicadas, cremas y lociones
para la piel, preparaciones para el baño y la ducha; vigente hasta el 11 de octubre de 2015. (…) Por
su parte, el Registro de la Propiedad Industrial declaró con lugar la solicitud de cancelación por falta de uso interpuesta por la empresa Ga Modefine
S.A., por considerar que la titular de la marca no
demostró el uso real y efectivo de la marca de su
propiedad, correspondiéndole a ésta la carga de la
prueba, tal y como lo establece nuestra legislación, de conformidad con lo establecido por este
Tribunal mediante el Voto No. 333-2007 de las 10
horas con 30 minutos del 15 de noviembre de 2007.
(…) Finalmente, concluyó el Registro de la Propiedad Industrial estableciendo: “… Una vez analizados los argumentos tanto del solicitante de las
presentes diligencias de solicitud de cancelación
de marca por falta de uso, así como del titular de la
marca “EA” (Diseño), Registro No. 93411, inscrita
el 11 de octubre de 1995, en clase Tres internacional, propiedad de la empresa FD Management,
INC., se comprueba que el titular de la misma no
ha demostrado ese uso real y efectivo en el mercado, incumpliéndose de tal manera los requisitos
establecidos por los artículos 39 y 40 de la Ley de
Marcas y Otros Signos Distintivos. En razón de lo
anterior, dicho titular en su momento oportuno
pudo haber aportado la prueba correspondiente
para demostrar que cumple con los requisitos que
exige este ordenamiento para que su marca no sea
cancelada, siendo el subjetivo (la marca es usada
por su titular o persona autorizada para dicho
efecto); temporal (uso durante cinco años); material (uso real y efectivo). En dicho sentido, no lleva
razón el Apoderado Especial del titular de la marca propiedad de FD Management INC., al afirmar
que la carga de la prueba recae en el solicitante de
la cancelación, por cuanto como se afirma en el
Voto del Tribunal anteriormente citado, éste sujeto se ve en la imposibilidad de poder demostrar un
hecho negativo, por lo que el sujeto que está en la
capacidad de demostrar el verdadero uso como ha
sido inscrito en el Registro de la Propiedad Indus-
trial es el titular de la marca inscrita, situación
que en el presente expediente no se dio...” Voto Nº
681-2009 Tribunal Registral Administrativo. Goicoechea, a las doce horas con cuarenta minutos
del veintidós de junio de dos mil nueve.
k
El titular de una marca, nombre comercial o señal de publicidad comercial tiene el derecho exclusivo de impedir que, terceros utilicen en el comercio signos idénticos o similares a los suyos, para comercializar bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados, sin contar con la autorización correspondiente, cuando el uso pueda provocar confusión en el consumidor.
Dependiente del caso específico, el titular de la
marca, nombre comercial o señal de publicidad
comercial podrá interponer acciones legales ya
sean de índole administrativa (nulidades, oposiciones, cancelaciones), civiles (proceso por competencia desleal) o bien penales, según los actos o
conductas realizadas por los terceros sin la debida
autorización.
k
kAntes de comenzar a utilizar una marca, nombre comercial o señal de propaganda es importante inscribirla ante el Registro de Propiedad
Industrial.
kAntes de presentar una marca, nombre comercial o señal de propaganda ante el Registro de
Propiedad Industrial, es recomendable realizar
un estudio de antecedentes para determinar si
los mismos se podrán registrar.
kEs importante analizar si la marca que se está
utilizando o se tiene registrada, protege los servicios o productos que se comercializan bajo la
misma.
kEn el caso de que los productos o servicios se
exporten a otros países, es importante registrar
la marca o señal de propaganda en cada uno de
esos países.
JUPITER IMAGES PARA EF
kEn el caso de que se tenga una marca registrada y no se ha utilizado por el plazo de 5 años a partir de su inscripción, es recomendable comenzar
a utilizarla inmediatamente para comercializar
los productos o servicios que protege la misma.•
Manual Pymes N°3 | El Financiero | 2013
F
R
ITE
JUP
T
odas las empresas, sin importar su
tamaño, tienen secretos o información confidencial que les otorga
una ventaja competitiva frente a
terceros.
Las empresas deberán protegerse de sus competidores, de sus empleados, de sus proveedores,
contratistas y en general de cualquier persona
AE
PAR
GES
A
IM
que pueda tener acceso a dicha información y utilizarla sin autorización y para provecho propio.
La divulgación de un secreto comercial puede
ser una de las peores catástrofes para una empresa, ya que sus competidores pueden tener acceso
a los elementos claves de la empresa.
“…Secreto comercial es toda información comercial confidencial que confiera a una empresa
17
18
Manual Pymes N°3 | El Financiero | 2013
una ventaja competitiva. Los secretos comerciales abarcan los secretos industriales o de fabricación y los secretos comerciales. La utilización no
autorizada de dicha información por personas
distintas del titular se considera práctica desleal
y violación del secreto comercial…” http://www.wipo.int/sme/es/ip_business/trade_secrets/trade_secrets.htm
“La materia objeto de los secretos comerciales
se define, por lo general, en términos amplios e incluye métodos de venta y de distribución, perfiles
del consumidor tipo, estrategias de publicidad,
listas de proveedores y clientes, y procesos de fabricación…” http://www.wipo.int/sme/es/ip_business/trade_secrets/trade_secrets.htm
Los secretos comerciales o industriales incluyen sin limitar cualquier información o idea, tangible o intangible, oral o escrita, relacionada con
cualquier negocio, producto, actividad o proyecto
de una empresa, sus empleados, clientes, consultores, asociados o socios, que fuera producida,
creada o desarrollada por los mismos, o por cualquier empleado o consultor de la empresa en el
ejercicio de su actividad comercial o profesional.
A continuación se mencionan algunos ejemplos de secretos comerciales o industriales:
(A) Esquemas, técnicas, fuentes de los materiales comprados en el presente, en el pasado o en el
futuro, sugerencias de empleados, herramientas
y procesos en uso o descontinuados o procesos de
futura implementación, materiales impresos,
programas, diseños de dibujos y manuales, códigos electrónicos, fórmulas y mejoras.
(B) Información acerca de costos, utilidades,
mercados, ventas, clientes, ofertas y licitaciones.
(C) Planes relacionados con la comercialización y explotación de productos y en general la actividad comercial de la empresa.
(D) Listas de clientes y listas de distribuidores
y representantes de la empresa.
(E) Todos los documentos, libros, papeles, dibujos, modelos, bosquejos, y otros datos de cualquier clase y descripción, incluyendo datos electrónicos grabados o recuperados por cualquier
medio, de la empresa.
(F) Cualquier otra información o material, que
se relacione con los inventos, el desarrollo tecnológico, know-how, procesos, ideas, invenciones
patentables o no, esquemáticos y otros planes técnicos, planes de desarrollo de producto o de procesos, pronósticos, estrategias e información, compras, cuentas, finanzas, arreglos previos con entidades consultoras o entidades financieras, distribución y ventas.
(G) Archivos relacionados con el personal o los
empleados y toda la información sobre los sueldos e indemnizaciones y beneficios de los mismos.
(H) Información financiera, comercial, contable, administrativa, técnica, convencional y de
negocios de la empresa.
k
De acuerdo con el artículo 2 de la Ley de Información No Divulgada, los secretos comerciales e
industriales para que sean considerados información no divulgada deberán cumplir con los siguientes requisitos:
ka) Que sea secreta.
kb) Que sea precisa, generalmente conocida ni
fácilmente accesible para las personas introducidas en los círculos donde normalmente se utiliza
este tipo de información.
kc) Que esté legalmente bajo el control de una
persona que haya adoptado medidas razonables
y proporcionales para mantenerla secreta.
kd) Que tenga un valor comercial por su carácter
de secreta.
k
En el caso de que un secreto comercial o industrial cumpla con las características de información no divulgada el soporte que contiene el secreto comercial o industrial se podrá depositar ante
el Registro de Propiedad Industrial para que éste
lo custodie.
El plazo del presente depósito es indefinido, en
cualquier momento el solicitante podrá cancelar
el depósito y solicitar la devolución del soporte
que incorpora el secreto industrial
k
De acuerdo con el artículo 4 de la Ley de Información No divulgada, la siguiente información
está excluida de protección:
k a) Sea del dominio público.
kb) Resulte evidente para un técnico versado en
la materia con base en información disponible de
previo.
kc) Deba ser divulgada por disposición legal u orden judicial…”
k
De acuerdo con el artículo 6 de la Ley de Información No Divulgada “Serán responsables quie-
Manual Pymes N°3 | El Financiero | 2013
JUPITER IMAGES PARA EF
k
nes hayan actuado de manera contraria a los usos
comerciales honestos y que, por sus actos o prácticas, hayan utilizado, adquirido o divulgado inDe acuerdo con el artículo 7 de la Ley de Inforformación confidencial sin la autorización del timación No Divulgada “Toda persona que con motular; asimismo, los que obtengan beneficios ecotivo de su trabajo, empleo, cargo, desempeño de su
nómicos de tales actos o prácticas”.
profesión o relación de negocios, tenga acceso a
Las personas que actúen en contra de los usos
información no divulgada (…) y sobre cuya conficomerciales honestos, utilizando, obteniendo o
dencialidad se le haya prevenido en forma expredivulgando información confidencial sin autorisa, deberá abstenerse de usarla o divulgarla sin
zación del titular de la misma, o bien adquieran
consentimiento del titular, aun cuando su relabeneficios patrimoniales de tales actos, serán resción laboral, el desempeño de
ponsables civilmente.
su profesión o la relación de
El titular de la informanegocios haya cesado…”
ción no divulgada podrá inA pesar de que la ley estaterponer un proceso por
blece que en las relaciones lacompetencia desleal, siemborales y comerciales existe
pre y cuando pueda demosuna obligación de confidentrar que la persona obtuvo o
cialidad per se.
divulgo la información sin
k1. Se recomienda firmar contratos de
Es recomendable firmar
contar con su autorización.
confidencialidad con los empleados,
un contrato de confidencialiAnteriormente, la divulcontratistas, proveedores así como con
dad con cualquier persona a
gación de información no dicualquier persona que en razón de su
la cual se le revelará o divulvulgada podía sancionarse
relación laboral o comercial puedan tegará información.
en la vía penal. A partir de la
ner acceso a información no divulgada.
Inclusive, en el caso de que
entrada en vigencia del Cafse firme un contrato con un
ta se derogaron los artículos
k2. Se recomienda depositar el secreto
proveedor o un contrato labode la Ley de Procedimientos
comercial o industrial ante el Registro
ral con un empleado es imporde Observancia de los Derede Propiedad Industrial.
tante incluir una cláusula pechos de Propiedad Intelecqueña de confidencialidad.•
tual.
k
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20
Manual Pymes N°3 | El Financiero | 2013
JUPIT
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AGES
PARA
EF
L
as invenciones también son creaciones del intelecto humano que
deben limitarse a productos, máquinas, procedimientos o herramientas. Deben ser nuevas, tener
nivel inventivo y poderse aplicar a nivel industrial para que puedan gozar de protección registral.
Existen diferentes figuras para proteger invenciones, entre las cuales están las patentes, di-
seños y dibujos industriales y modelos de utilidad, por lo que es importante poder distinguir entre cada una para no proteger una invención bajo
una figura equivocada. En este manual le explicaremos con detalle cada una.
k
Una patente es la figura jurídica que protege
Manual Pymes N°3 | El Financiero | 2013
las invenciones, es un derecho exclusivo concedido a una invención, producto o procedimiento
que aporta en general una nueva manera de hacer
algo o una nueva solución técnica a un problema.
Con la finalidad de determinar cuáles invenciones son patentables, es importante definir qué
se entiende por invención.
Una invención es patentable siempre y cuando
cumpla con los requisitos de patentabilidad, estipulados en el artículo 2 de la Ley de Patentes Invención, Dibujos, y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad que son los siguientes:
ducto de un contrato no laboral, cuyo objeto sea
producirla, el derecho de patente corresponderá
al mandatario, salvo pacto en contrario. (…)
k2. Cuando un trabajador, cuyo contrato o relación de trabajo tenga como objeto la producción
de determinadas invenciones, el derecho de patente de aquellas pertenecerá en común a las partes que hayan establecido la relación laboral, en
forma irrenunciable.
k1. Novedoso: Que no exista previamente en el
estado de la técnica. Esto quiere decir que no sea
conocido o divulgado en cualquier lugar del
mundo y por cualquier medio.
k3. Cuando un trabajador, cuyo contrato o relación de trabajo no tenga como objeto la producción de invenciones, las que llegare a producir serán de su propiedad. Una tercera parte de los ingresos que obtenga por este concepto serán pagados al empleado.
k2. Nivel Inventivo: La invención no resulte obvia ni se derive del estado de la técnica para una
persona de nivel medio versada en la materia correspondiente.
k4. En cualquier otro caso no contemplado expresamente en los párrafos anteriores, el derecho de patente pertenecerá siempre al empleado”.
k3. Aplicación Industrial: Cuando tenga una
utilidad específica, substancial y creíble.
k
Una patente puede ser una máquina, una herramienta o un procedimiento.
Hay ciertas creaciones que la ley considera que
no son invenciones, tales como los descubrimientos, los métodos matemáticos, las creaciones puramente estéticas, las obras literarias y artísticas,
los planes principios o métodos de publicidad, entre otros.
También excluye por completo de patentabilidad invenciones cuya explotación comercial debe
de impedirse para proteger el orden público, la
moralidad, salud, los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de
personas y animales, entre otros.
En el caso de las patentes la titularidad de las
mismas es muy interesante. En principio, el derecho sobre la patente es del inventor, y se presume
que el inventor es quien presenta primero la solicitud de patente ante el Registro de Propiedad Industrial.
En el caso de que una invención sea creada por
varias personas, el derecho sobre la patente les
pertenecerá a todos en común, salvo que se pacte
lo contrario.
No obstante, la titularidad sobre la patente varía dependiendo si la invención se realizó dentro
de un contrato laboral cuya finalidad era o no
crear la invención, o en el caso de los contratos por
obra o de servicios.
El artículo 4 de Ley de Patentes Invención, Dibujos, y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad establece lo siguiente:
k1. Cuando la invención sea realizada como pro-
cuáles son las
personas que participaron en la creación de la invención y tomar en cuenta la naturaleza del contrato bajo el cual se realizó la invención, ya que
de esto dependerá quién tendrá el derecho sobre
una patente.
k
una patente siempre se podrá traspasar a favor de una persona física o jurídica, para que esta ostente la titularidad sobre la patente
y por ende puede explotarla. El traspaso deberá
realizarse por escrito e inscribirse ante el Registro de Propiedad Industrial para que surta efectos legales frente a terceros.
k
no
tenga interés en traspasarla por completo a un
tercero, podrá otorgarle una licencia sobre la patente, para que el tercero pueda utilizarla, en un
territorio definido y por un plazo determinado.
El contrato de licencia deberá otorgarse por escrito e inscribirse ante el Registro de Propiedad
Industrial.
En el momento en que una persona física o jurídica decide proteger su invención por medio de
una patente, deberá de preparar la documentación técnica necesaria.
A continuación se detallan la información y
documentación que se debe de presentar ante el
Registro de Propiedad Industrial con la finalidad
de presentar la solicitud de una patente, de acuer-
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Manual Pymes N°3 | El Financiero | 2013
vención y documento de cesión de la patente, del
inventor al solicitante.
kPoder Especial, que nos faculte para tramitar
la solicitud de inscripción de la patente, debidamente autenticado por un Notario Público y legalizado ante el Consulado de Costa Rica en el
país de origen.
kDeclaración de prioridad, en el caso de que el
solicitante haya presentado una patente en cualquier estado contratante del Convenio de París,
tiene el plazo de doce meses siguientes a la fecha
de presentación para presentarla ante el Registro de Propiedad Industrial de Costa Rica.
kSeñalar medio para notificaciones.
k
JUPITER IMAGES PARA EF
do con el artículo 6 de la Ley de Patentes Invención, Dibujos, y Modelos Industriales y Modelos
de Utilidad:
kCalidades completas del solicitante.
kCalidades completas del inventor.
kEn caso de que el solicitante no sea el inventor,
se debe aportar documento de cesión de los derechos a favor del solicitante. Este documento deberá de legalizarse ante el Consulado de Costa Rica en el país de origen, o mediante la Apostilla.
k Título de la patente, el cual debe hacer referencia directa a la materia de la invención.
kNúmero, fecha y lugar de prioridad, cuando
aplique.
kClasificación internacional de patentes.
kCopia de solicitud prioritaria certificada por el
Registro de Propiedad Industrial del país donde
se presentó, cuando aplique, debidamente legalizada por el Consulado de Costa Rica en el país de
origen.
kDescripción de la invención que se desea proteger, indicar el sector tecnológico al cual se aplica
la invención e indicar la tecnología anterior conocida por el solicitante.
kReivindicaciones, la primer reivindicación determinará el alcance de la protección y las reivindicaciones restantes se subordinarán a la primera.
kDibujos de la invención.
kResumen de la invención, este consistirá en
una síntesis de lo especificado en la descripción,
las reivindicaciones, los dibujos.
kEn caso de que el solicitante no sea el inventor,
se debe aportar declaración jurada donde se indique el medio de obtención del derecho sobre la in-
con el artículo 33 de la Ley de Patentes Invención, Dibujos, y Modelos Industriales y
Modelos de Utilidad, en el caso de que la solicitud
de patente sea presentada por personas físicas,
micro o pequeñas empresas, estos podrán pagar
únicamente el 30% de las tasas de presentación
de solicitud de patente, presentación de solicitud
fraccionaria y expedición de certificado de registro de la patente y de las anualidades de las patentes.
El procedimiento de registro de una patente
tiene las siguientes particularidades, establecidas la Ley de Patentes Invención, Dibujos, y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad:
kPresentación de la solicitud: La solicitud de patente se deberá de realizar en el formulario proporcionado por el Registro de Propiedad Industrial.
kExamen de forma: El registrador se asegurará
de que la solicitud cumpla con todas las formalidades requeridas por la ley. En caso de que éstas
no se cumplan se emite una prevención para que
el solicitante subsane cualquier error u omisión,
en el plazo de 15 días hábiles a partir del día siguiente de la notificación. En caso de que el solicitante no responda la prevención y subsane los
errores en dicho plazo, la solicitud se tendrá por
desistida. Una vez que el registrador considere
que se cumple con todos los requisitos de forma,
se emite un edicto.
kPublicación de edicto: El edicto debe publicarse en el diario oficial La Gaceta y en un periódico
de circulación nacional. El solicitante cuenta
con el plazo de un mes para realizar el pago de la
publicación del edicto, en caso de no hacerlo dentro de dicho plazo se tendrá por desistida la solicitud. Una vez que se realice la primera publicación, se establece un período de tres meses, contados a partir de la última publicación del edicto
para que terceros se opongan.
kOposición al registro de una patente: En el caso de que un tercero presente oposición a la inscripción de una patente, el Registro de Propiedad
Manual Pymes N°3 | El Financiero | 2013
Industrial le notificará al solicitante y le concederá el plazo de un mes para contestar dicha oposición.
kExamen de Fondo: En ambos casos, ya sea que
se presentó o no oposición, una vez transcurridos
los plazos el Registro de Propiedad Industrial,
procederá a realizar el examen de fondo.
El expediente se le pasará a un perito experto
en la materia para que el mismo determine si se
está cumpliendo con los requisitos de patentabilidad establecidos por la ley (la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial de la invención).
En el caso de no cumplirse con dichos elementos, el Registro de Propiedad Industrial, le notificará al solicitante para que presente aclaración
dentro del plazo de un mes a partir de la notificación. El perito experto tiene el plazo improrrogable de dos años a partir de que se le entrega la solicitud de patente, para concluir su análisis.
El examen de fondo en sí deberá de concluirse
en el plazo de 30 meses, los cuales se cuentan a partir de la entre de la solicitud al perito experto.
kCertificado de Registro: En caso que el perito
considere que la invención sí debe protegerse, se
emite el certificado de registro.
Si el perito considera que la invención no es
susceptible de protección, el Registro de Propiedad Industrial, rechazará la solicitud. La resolución de rechazo puede ser revocada ante el Registro de Propiedad Industrial o apelada ante el Tribunal Registral Administrativo.
Una patente tiene una vigencia de 20 años, plazo que empieza a contar desde el momento en que
se presenta la solicitud ante el Registro de Propiedad Industrial, y el mismo no puede ser extendido.
23
No obstante, de acuerdo con el artículo 17 de la
Ley de Patentes Invención, Dibujos, y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, en el caso de que
el Registro de Propiedad Industrial dure más de
cinco años en otorgar la patente, contados a partir
de la fecha de presentación de la solicitud o es más
de tres años contados a partir de la solicitud del
examen de fondo, cualquiera que sea posterior, el
titular tiene derecho de solicitar al Registro una
extensión del plazo de vigencia de la patente, la
cual deberá de solicitar por escrito dentro del plazo de tres meses siguientes a la inscripción de la
patente. La extensión del plazo de la patente nunca podrá exceder los dieciocho meses.
Una vez que pasa el período de 20 años, o bien el
periodo de 20 años más la extensión otorgada de
ser el caso, la invención pasa a ser de dominio público, lo cual implica que cualquier persona podrá
utilizar la patente sin autorización y sin necesidad de pagar regalías al titular de la patente.
En el caso de las patentes existe una particularidad interesante, la cual es que en el momento en
que la patente se publica en La Gaceta y en el periódico de circulación nacional, cualquier persona podrá consultar el expediente, antes de dicha
publicación la ley no permite la consulta del expediente por parte de terceros.
De acuerdo con el artículo 11 de la Ley de Patentes Invención, Dibujos, y Modelos Industriales y
Modelos de Utilidad, existe una protección preliminar sobre la patente, antes de que la misma sea
otorgada o registrada.
El titular de la patente podrá reclamar una indemnización por daños y perjuicios si un tercero
explota sin su autorización la invención, desde la
fecha de publicación de la patente y la fecha de registro de la misma. La indemnización queda supe-
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Manual Pymes N°3 | El Financiero | 2013
JUPITER IMAGES PARA EF
ditada a que la patente efectivamente sea aceptada para inscripción por parte del Registro de Propiedad Industrial.
Una vez que la patente queda registrada a nombre de una persona física o jurídica, ésta tendrá los
siguientes derechos, de acuerdo con el artículo 16
de la Ley de Patentes Invención, Dibujos, y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad:
El titular de una patente tiene el derecho de explotar de forma exclusiva su invención o bien de
otorgar licencias de explotación de la patente a
terceros y tendrá específicamente los siguientes
derechos de acuerdo con el artículo anterior:
k(…) a) Cuando la materia de la patente sea un
producto, el de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen actos de fabricación, uso,
oferta para la venta, venta o importación, para
estos fines, del producto objeto de la patente.
kb) Cuando la materia de la patente sea un procedimiento, el de impedir que terceros, sin su
consentimiento, realicen el acto de utilización
del procedimiento y los actos de uso, oferta para
la venta, venta o importación para estos fines de
al menos el producto obtenido directamente mediante dicho procedimiento.”
Por último, a partir de que la patente se encuentra inscrita ante el Registro de Propiedad Industrial, se deberá de pagar un monto anual para
mantener la vigencia de la patente.
De acuerdo con el artículo 18 de la Ley de Patentes Invención, Dibujos, y Modelos Industriales y
Modelos de Utilidad, el titular de una patente tiene la obligación de explotarla en Costa Rica, de
forma permanente y estable, dentro del plazo de 3
años a partir del registro de la patente o cuatro
años a partir de la presentación de la solicitud de
inscripción ante el Registro, se aplica el plazo que
sea más largo.
La explotación de la patente deberá ser constante y su explotación no se podrá interrumpir
por más de un año.
Una vez vencidos los plazos indicados anteriormente, cualquier persona podrá solicitar que le
otorguen una licencia obligatoria por la falta de
explotación.
El titular de una patente deberá de notificar al
Registro el comienzo en la explotación de la patente, por medio de una declaración jurada ante
Notario Público. Por último la explotación puede
ser producción local o importación licita de la invención patentada.
Si se presenta el caso de que el otorgamiento de
la licencia obligatoria no es suficiente para enmendar la falta de uso de la patente, se declara la
caducidad de la patente.
El Registro de Propiedad Industrial es el órgano encargado de determinar si otorga o no la licencia obligatoria, en caso de concederla establecerá
las condiciones, limitaciones, duración y remuneración económica que recibirá el titular de la patente.
Cuando se solicita el otorgamiento de una patente, es muy importante que el titular la utilice
en los plazos indicados para evitar de ésta forma
tener que otorgar una licencia obligatoria a un
tercero o peor aún que sea declarada caduca por
Manual Pymes N°3 | El Financiero | 2013
falta de explotación.
De acuerdo con el artículo 20 de la Ley de Patentes Invención, Dibujos, y Modelos Industriales y
Modelos de Utilidad, hay casos calificados de extrema urgencia, interés público, emergencia o seguridad nacional donde el Poder Ejecutivo podrá
decretar en momento que la solicitud de patente o
bien patente otorgada, sin previo acuerdo del titular, sea explotada por una entidad estatal o por terceros autorizados por el Gobierno. En estos casos
simplemente se le notificará dicha necesidad al titular de la patente.
En estos casos el Estado deberá compensar al
titular de la patente. El titular podrá solicitar que
un tribunal competente fije el monto de la remuneración económica, quien lo fijará de acuerdo
con la tasa de regalías promedio según el sector
que sea.
Por último, de acuerdo con el artículo 21 de la
Ley de Patentes Invención, Dibujos, y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, el Registro de
Propiedad Intelectual de oficio o bien a solicitud
de parte podrá declarar la nulidad de la patente,
en caso de que se determine que se otorgó sin que
la invención cumpliera con los requisitos de patentabilidad.
En el caso de infracción del derecho de patentes el titular podrá presentar un proceso civil de
competencia desleal. Anteriormente, la divulgación de información no divulgada podía sancionarse en la vía penal. A partir de la entrada en vigencia del Cafta se derogaron los artículos de la
Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual.
k
Los modelos industriales se definen en el artículo 25 de la Ley de Patentes Invención, Dibujos, y
Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, como
“toda forma plástica, asociada o no a líneas o colores, siempre que esa reunión o esa forma dé una
apariencia especial a un producto industrial o de
artesanía y pueda servir de tipo para su fabricación…”
Por ejemplo, el iPod desarrollado por Apple es
un diseño industrial.
Nuestra ley no protege los modelos industriales que tengan el único fin de obtener un efecto
técnico o funcional, más aún deberá de tener también un aspecto estético.
Los modelos de utilidad se definen en el artículo 25 de la Ley de Patentes Invención, Dibujos, y
Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, como
“…toda nueva disposición o forma obtenida o introducida en herramientas, instrumentos de trabajo o utensilios conocidos, que permitan una me-
jor función o una función especial para su uso...”
Por ejemplo, cuando se le otorga a un objeto
una configuración de la que se derive una utilidad
nueva o ventaja práctica.
La diferencia entre los modelos industriales y
los modelos de utilidad básicamente es que el primero es estético y tiene una ventaja funcional y el
segundo únicamente es útil y practico.
Los dibujos se definen en el artículo 25 de la Ley
de Patentes Invención, Dibujos, y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, como “toda reunión
de líneas o de colores”.
Es importante tomar en cuenta que de acuerdo
con el artículo 4 de la Ley de Patentes Invención,
Dibujos, y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad el titular de un dibujo o modelo industrial
puede impedir que terceros fabriquen, comercialicen o importen que incorporen el dibujo o modelo registrado, cuando sea una copia y tenga fines
comerciales.
Los dibujos y modelos industriales deberán
cumplir con las características de novedad y originalidad.
El derecho sobre los dibujos y modelos industriales le pertenece al creador o a los creadores en
forma conjunta en caso de haber varios.
En el momento en que una persona física o jurídica decide proteger su dibujo, modelo industrial o modelo de utilidad deberá de preparar la documentación técnica necesaria.
A continuación se detallan la información ydocumentación que se debe de presentar ante el Registro de Propiedad Industrial con la finalidad de
presentar la solicitud de un dibujo, modelo industrial o modelo de utilidad, de acuerdo con el artículo 28 de la Ley de Patentes Invención, Dibujos, y
Modelos Industriales y Modelos de Utilidad:
kCalidades completas del solicitante.
kTipo o género de objetos o productos a los cuales se aplicará el dibujo o modelo.
kRepresentación gráfica del dibujo o modelo
(las dimensiones no pueden ser superiores a 15
por 15 centímetros).
kDescripción sumaria del diseño industrial.
kClase a la que pertenecen los objetos o productos a los cuales se aplicará el dibujo o modelo, de
acuerdo con la Clasificación Internacional de Dibujos y Modelos Industriales.
kUn ejemplar del objeto que lo incorpora en caso
de ser aplicable.
kCertificación de personería en caso de que la
persona física o el representate legal de la empresa gestione ls solicitud directamente, o bien Poder Especial que faculte a un tercero (por ejemplo un abogado) para que gestione la inscripción
y certificación de personería jurídica donde se
acredita que el poderdante cuenta con las facultades suficientes para otorgar el poder.
El procedimiento de registro de un dibujo, modelo industrial o modelo de utilidad tiene las siguientes particularidades, establecidas la Ley de
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Manual Pymes N°3 | El Financiero | 2013
Oposición al registro de una patente: En el caso
de que un tercero presente oposición a la inscripción de un dibujo, modelo industrial o modelo de
utilidad el Registro de Propiedad Industrial le notificará al solicitante y le concederá el plazo de un
mes para contestar dicha oposición.
kExamen de Fondo: En el caso de los modelos de
utilidad únicamente, ya sea que se presentó o no
oposición, una vez transcurridos los plazos el Registro de Propiedad Industrial, procederá a realizar el examen de fondo.
El expediente se le pasará a un perito experto
en la materia para que el mismo determine si se
está cumpliendo con los requisitos de protección
establecidos por la ley (la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial de la invención). En
JUPITER IMAGES PARA EF
el caso de no cumplirse con dichos elementos, el
Registro de Propiedad Industrial, le notificará al
solicitante para que presente aclaración dentro
Patentes Invención, Dibujos, y Modelos Indusdel plazo de un mes a partir de la notificación.
triales y Modelos de Utilidad. Es importante resalEl perito experto tiene el plazo improrrogable
tar que las disposiciones generales de patentes
de dos años a partir de que se le entrega la solicison aplicables a los dibujos, modelos industriales
tud de patente, para concluir su análisis. El exay modelos de utilidad
men de fondo en sí deberá de concluirse en el plakPresentación de la solicitud: La solicitud de pazo de treinta meses, los cuales se cuentan a partir
tente se deberá de realizar en el formulario prode la entre de la solicitud al perito experto.
porcionado por el Registro de Propiedad InduskCertificado de Registro: En caso que el perito
trial.
considere que el modelo de utilidad sí debe protekExamen de forma: El registrador se asegurará
gerse, se emite el certificado de registro.
de que la solicitud cumpla con todas las formaliSi el perito considera que el modelo de utilidad
dades requeridas por la ley. En caso de que éstas
no es susceptible de protección, el Registro de
no se cumplan se emite una prevención para que
Propiedad Industrial, rechazará la solicitud. La
el solicitante subsane cualquier error u omisión,
resolución de rechazo puede
en el plazo de 30 días hábiles
ser revocada ante el Registro
a partir del día siguiente de
de Propiedad Industrial o
la notificación. En caso de
apelada ante el Tribunal Reque el solicitante no respongistral Administrativo.
da la prevención y subsane
En el caso de los dibujos y
los errores en dicho plazo, la
modelos industriales, una
solicitud se tendrá por arvez transcurrido el plazo de
chivada. Una vez que el rek1. Explotar las patentes, para evitar
oposiciones el Registro de
gistrador considere que se
que el Registro de Propiedad Industrial
Propiedad Industrial y no se
cumple con todos los requiordene la licencia obligatoria de la mispresente ninguna, procederá
sitos de forma, se emite un
ma o bien declare la caducidad de la
a emitir el certificado de reedicto.
misma.
gistro.
kPublicación de edicto: El
En el caso de infracción
edicto debe publicarse en el
k2. Antes de iniciar su trabajo o bien
del modelos industriales,
diario oficial La Gaceta. El
sus creaciones, los empleados o conmodelos de utilidad y dibusolicitante cuenta con el
tratistas deben firmar un contrato de
jos, el titular podrá presentar
plazo de un mes para realicesión de las invenciones a favor del
un proceso civil de compezar el pago de la publicación
patrono o empresa que los contrata, ya
tencia desleal. Anteriormendel edicto, en caso de no hasea para dicho fin o para otro.
te, la divulgación de informacerlo dentro de dicho plazo
ción no divulgada podía sanse tendrá por desistida la sok3. Presentar la solicitud de inscripcionarse en la vía penal. A
licitud. Una vez que se realición de una patente y de un modelo de
partir de la entrada en vigence la primera publicación,
utilidad antes de comenzar a utilizarlo
cia del Cafta se derogaron los
se establece un período de
y en caso de que se divulgue o revele la
artículos de la Ley de Proceinformación técnico de los mismos a
tres meses, contados a pardimientos de Observancia de
un tercero, firmar un contrato de confitir de la última publicación
los Derechos de Propiedad
dencialidad previamente.
del edicto para que terceros
Intelectual. •
se opongan.
k
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JUPITER IMAGES PARA EF
L
os derechos de autor son producciones intelectuales que protegen
obras literarias o artísticas, sin embargo su protección se limita a la
manera en la que se expresan las
ideas y no a la idea en sí.
Este es un derecho que nace al momento de
creación de la obra, y el registro de este derecho es
importante para fines probatorios, ya que el dere-
cho no nace en el momento que se registra la obra
sino desde que se crea.
También se protegen los derechos patrimoniales y los derechos morales, y estos últimos no pueden ser traspasados sino que le pertenecen al autor de manera indefinida.
El trámite de registro de esta figura es sumamente sencillo, por lo que la protección nunca está de más. Siga los siguientes consejos:
28
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k
Una obra literaria o artística puede ser un libro, un cuadro, una escultura, planos arquitectónicos, programas de software, entre otros.
E Derecho de Autor protege “las expresiones,
pero no las ideas, los procedimientos, los métodos
de operación ni los conceptos matemáticos en sí”.
Es decir, el derecho de autor únicamente protegerá las formas de expresión y no así las ideas como
tales.
La doctrina establece que para que una obra
pueda ser considerada obra deberá de cumplir
con el requisito de originalidad.
“Este requisito de la originalidad puede ser entendido como originalidad subjetiva, o requisito
de no haber copiado de una obra ajena, o como originalidad objetiva, o requisito de haber creado algo nuevo, no existente previamente, esto es, como
requisito de novedad (…)” (Rodrigo Bercovitz y
otros Manual de Propiedad Intelectual. Página
53).
El artículo 2 de la Ley de Derechos de Autor y
Derechos Conexos, define las diferentes tipos de
obras de la siguiente forma, las más importantes
son:
k“…a) Obra individual: la producida por un solo
autor.
kb) Obra en colaboración: la producida por dos o
más autores, que actúen en común, y en la cual la
participación de cada uno de ellos no pueda ser
disociada, por constituir la obra un todo indivisible. Los autores de una obra en colaboración son
copropietarios de los derechos de autor derivados de la obra. Los términos “obra en colaboración” y “trabajos de autoría conjunta” son sinónimos.
kc) Obra anónima: aquella en la cual no se menciona el nombre del autor, por determinación de
este.
kch) Obra seudónima: aquella en que el autor se
presenta bajo un seudónimo que no lo identifica.
kd) Obra inédita: aquella que no haya sido publicada.
ke) Obra póstuma: aquella que no haya sido publicada durante la vida de su autor.
f) Obra originaria: la creación primigenia.
kg) Obra derivada: aquella que resulte de la
adaptación de una obra originaria, siempre que
sea una creación distinta, con carácter de originalidad.
kh) Obra colectiva: aquella producida por un
gran número de colaboradores de manera tal que
es imposible atribuir, a cualquiera de ellos, una
participación particular.
Los derechos de autor en una obra colectiva corresponden inicialmente a la persona física o jurídica que toma la iniciativa de producir y publicar
la obra bajo su nombre…
El derecho de autor le otorga a su creador el derecho exclusivo de utilizar sus obras e impedir que
terceros las utilicen sin su debida autorización.
Los Derechos de Autor se dividen en derechos
morales y derechos patrimoniales:
k
Le permiten al autor tomar determinadas medidas para preservar los vínculos personales que
le unen a su obra.
Como por ejemplo prohibir la deformación,
mutilación o modificación de su obra cuando pueda afectar su reputación u honor.
k
kPersonalísimo: Es un derecho que le pertenece
a la persona como tal.
kInalienable: Es un derecho que no se puede
transferir, el autor no se puede desprender de su
derecho moral sobre la obra.
kIrrenunciable: Es un derecho que le corresponde únicamente al autor y no se pueden renunciar.
kPerpetuo: Es perpetuo ya que es un derecho
que no tiene plazo de caducidad, sino que dura toda la vida del autor y tiene una protección después de la muerte del mismo.
De acuerdo con el artículo 14 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, el derecho moral comprende las siguientes facultades:
k“a) A menos que se acuerde de otra manera,
mantener la obra inédita, pudiendo aplazar, por
testamento, su publicación y reproducción durante un lapso hasta de cincuenta (50) años posteriores a su muerte.
kb) Reivindicar la autoría de la obra.
kc) Oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de la obra o a cualquier
atentado a esta que cause perjuicio a su honor o a
su reputación.
kd) A menos que se acuerde de otra manera, retirar la obra de la circulación, previa indemnización a los perjudicados con su acción”.
Hay una particularidad interesante, que se
presenta en el caso de los incisos a) y d) anteriormente mencionados, en el momento que el titular
de los derechos morales desee ejercer dichas facultades podrá hacerlo siempre y cuando le pague
al tercero que está utilizando la obra una compensación apropiada, ya que dicho tercero se vería
afectado por el ejercicio de dichas facultades, salvo que se pacte lo contrario.
De acuerdo con el artículo 15 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, en caso de
muerte del autor, y a falta de disposición testamentaria con respecto a las obras, el derecho moral es heredado a su cónyuge, descendientes o as-
Manual Pymes N°3 | El Financiero | 2013
cendientes, por todo el plazo de la protección de la
obra, a falta de herederos la obra pasa a ser de dominio público y su defensa le corresponde al Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes.
k
Es el derecho exclusivo de utilizar la obra para
obtener un beneficio económico, ya sea por parte
del autor o bien por parte de terceros.
De acuerdo con el artículo 15 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, el derecho patrimonial le permite al autor autorizar los siguientes actos a terceros:
ka) La edición gráfica.
kb) La reproducción.
kc) La traducción a cualquier idioma o dialecto.
kd) La adaptación e inclusión en fonogramas, videogramas, películas cinematográficas y otras
obras audiovisuales.
ke) La comunicación al público, directa o indirectamente, por cualquier proceso y en especial
por lo siguiente:
ki.- La ejecución, representación o declaración.
kii.- La radiodifusión sonora o audiovisual.
kiii.- Los parlantes, la telefonía o los aparatos
electrónicos semejantes.
kf) La disposición de sus obras al público, de tal
forma que los miembros del público puedan acceder a ellas desde el momento y lugar que cada
uno elija.
kg) La distribución.
kh) La transmisión pública o la radiodifusión de
sus obras en cualquier modalidad, incluyendo la
transmisión o retransmisión por cable, fibra óptica, microonda, vía satélite o cualquier otra modalidad.
ki) La importación al territorio nacional de copias de la obra, hechas sin su autorización.
kj) Cualquier otra forma de utilización, proceso
o sistema conocido o por conocerse.
En la práctica, el autor podrá autorizar a un tercero a utilizar la obra de forma restringida, es decir podrá otorgarle el derecho de reproducción a
una persona y el derecho de adaptación a otro o
bien autorizarle todos o únicamente algunos usos
sobre la obra a algún tercero.
Los derechos morales siempre son propiedad
del autor, pero en el caso de que la creación de una
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Manual Pymes N°3 | El Financiero | 2013
obra sea dentro del horario del trabajo, los derechos patrimoniales le corresponden al patrono
salvo que se pacte lo contrario.
El artículo 58 de la Ley de Derechos de Autor y
Derechos Conexos, la protección de los derechos
de autor son durante toda la vida del autor y 70
años después de su fallecimiento, en éste último
caso los herederos tendrán derecho de autorizar
su uso a terceros.
Dicho artículo establece casos en los cuales el
plazo de protección no se calcula con base en la vida del autor:
ka) Setenta (70) años, contados desde el final del
año civil de la primera publicación autorizada de
la obra.
kb) A falta de tal publicación autorizada dentro
de un plazo de setenta (70) años, contado desde el
final del año civil de la creación de la obra, la duración de la protección será de setenta (70) años,
contados desde el final del año civil de cualquier
otra primera puesta de la obra a disposición del
público con el consentimiento del autor.
kc) A falta de tal publicación autorizada y de
cualquier otra puesta a disposición del público,
con el consentimiento del autor, dentro de un plazo de setenta (70) años, contado a partir de la
creación de la obra, la duración de la protección
será de setenta (70) años desde el final del año civil de su creación”
El artículo 59, 60 y 62 de dicha Ley se establece
lo siguiente:
k En el caso de obras en colaboración, el plazo de
protección de 70 años, se contará a partir de la
muerte del último coautor.
k En el caso de obras colectivas (diccionarios, enciclopedias etc) y de obras anónimas o seudónimas, el plazo de protección es de 70 años a partir
de su publicación.
Una vez que transcurre el plazo de protección
de la obra, la misma pasa al dominio público y
cualquiera podrá utilizarla sin autorización y sin
tener que pagarle al autor o derechohabiente una
remuneración a cambio.
La Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos protege todas las creaciones del intelecto humano; sin embargo, hay algunas excepciones a dicha protección, por ejemplo las noticias con carácter de prensa informativa, la reproducción fotográfica sin fines comerciales, la reproducción
de las leyes y reglamentos, entre otros
El artículo 35 bis se adicionó en el Reglamento
a la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, el 1 de noviembre del 2012, y vino a realizar
una modificación muy importante ya que permite la reproducción de textos sin fines lucrativos
El servicio de reproducción es permitido siempre y cuando la reproducción de parte de la obra se
haga amparada a la excepción académica. Quedan excluidos de la excepción académica los programas de cómputo.
Se permite sacar fotocopias a obras literarias,
siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:
kNo haya fin de lucro.
kLa utilización sea necesaria para fines educativos o académicos.
k Se debe citar la fuente y nombre del autor.
k Realizar una utilización que sea conforme a los
usos debidos, es decir sin causar perjuicios a los
intereses del autor o titular de la obra.
k
El artículo 1 del Reglamento de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, establece que
la Obra se protege desde el momento de su creación ya que no está sujeta al cumplimiento de formalidades ni requisitos.
La protección de una obra es automática y la
inscripción ante un Registro de Propiedad Intelectual no es un requisito para su protección.
No obstante, siempre es recomendable inscribir la obra ante el Registro de Derecho de Autor y
Derechos Conexos, pues en caso de que un tercero
esté utilizando un derecho de autor sin autorización del autor o derechohabiente, y se debe de demostrar la titularidad sobre la obra en un proceso,
la mejor forma de hacer es con el certificado de derechos de autor, lo cual constituye plena prueba.
k
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k1. Solicitud de inscripción que contenga la siguiente información: Calidades completas del
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autor, título de la obra que se pretende inscribir,
género (obra literaria o artística), lugar y fecha
de divulgación, breve descripción del contenido
de la obra, indicar si la obra es inédita, publicada
o divulgada. En caso de ser aplicable indicar si la
obra es en colaboración o colectiva.
k2. En el caso de que el solicitante sea una persona jurídica y el representante legal tramite el registro de la obra, deberá de aportar una certificación de personería jurídica. En el caso de que se
contrate a un tercero para que gestione el registro de la obra se debe aportar poder especial otorgado por el solicitante, ya sea éste persona física
o jurídica, en caso de ser persona jurídica también debe aportarse una certificación de personería donde se acredite que la persona que otorgo el
poder especial está facultado para otorgarlo.
k3. Contrato de cesión de derechos de la obra, en
caso de que el autor no vaya a ser el titular de la
obra.
k4. Declaración jurada de autoría, documento
mediante el cual el autor declara bajo fe de juramento que es el único y exclusivo creador de la
obra.
k5. Si se trata de una obra inédita, se debe aportar un ejemplar de la obra con la firma del autor
debidamente autenticada. En caso de ser obra literaria se debe presentar impresa y empastada,
sin enmiendas, raspaduras ni entrerrenglones.
k6. Si se trata de una obra publicada, se debe
aportar un ejemplar que contenga el número internacional para obras literarias (I.S.B.N), el cual
es asignado por la Biblioteca Nacional y realizar
un depósito de la obra en la Universidad Nacional, Universidad de Costa Rica, Universidad Estatal a Distancia, Instituto Tecnológico de Costa
Rica, Asamblea Legislativa, Biblioteca Nacional
y Dirección de Archivo, y presentar la copia original y certificada de los ejemplares en cada una de
estas instituciones.
k7. Si se trata de obras artísticas, tales como un
cuadro, una pintura, una escultura, deberá de
aportar fotografías de frente y de perfil.
k8. Si se trata de un programa de cómputo, deberá presentar el código fuente en un sobre lacrado
debidamente etiquetado “Copia código fuente”.
En este caso deberá de presentar un documento
autenticado dando fe del contenido del sobre.
Deberá de indicar que desea proteger un programa, descripción del programa y descripción
de los módulos, declarar el software utilizado para
el desarrollo de la obra, copia certificada del contrato de licencia de uso del software, y certificados
de licencia de uso o distribución o constancia del
proveedor, copia de diseño de las pantallas, con la
descripción de la navegación de los campos y los
datos de los mismos, documentación técnica y
manuales de uso.
F
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Manual Pymes N°3 | El Financiero | 2013
k
kPresentación de la solicitud: Se presenta la solicitud de inscripción de la obra ante el Registro
de Derechos de autor y Derechos conexos. Una
vez presentada la solicitud, el Registro anotará la
fecha y hora de su presentación, asignará un número de expediente y entregará al solicitante un
recibo de la solicitud y de los documentos presentados.
kExamen de Forma: El Registro examinará si la
solicitud cumple con los requisitos de forma. Dicho examen tarda aproximadamente 5 días. Una
vez realizado dicho examen, el Registro le notificará al solicitante una prevención en caso de que
haya algún error u omisión.
kObra inédita: En el caso de una obra inédita
una vez que el Registro realiza el examen de forma y encuentra que no hay defectos o bien que si
los hay y realiza la prevención y el solicitante la
contesta. El Registro procede a emitir el certificado de registro.
kPublicación de la solicitud: En el caso de que el
Registro no realizó prevención o bien la realizó y
el solicitante subsano los defectos u omisiones y
en el caso de una obra publicada, se proceda a publicar el edicto en La Gaceta. Se publicará por
una única vez, y el plazo para que terceros presenten oposición es de 30 días hábiles.
kOposición al Registro: En el caso de que un tercero considere que se ve afectado por el registro
de una obra publicada, podrá presentar oposición en contra del registro de la misma, dentro
del plazo de 30 días hábiles contados desde la primer publicación en La Gaceta.
El opositor deberá aportar u ofrecer las pruebas que fuesen pertinentes.
El Registro le dará traslado a la oposición y notificará al solicitante para que éste conteste en
tiempo la oposición.
Posteriormente, el Registro resuelve de acuerdo con su criterio de la oposición, ya sea rechazándola o acogiéndola.
En contra de dicha resolución se podrá presentar recurso de revocatoria ante el Registro de Derechos de Autor y Derechos Conexos, o recurso de
apelación ante el Tribunal Registral Administrativo.
La resolución emitida por el Tribunal Registral Administrativo, agota la vía administrativa,
lo cual implica que si el solicitante quisiera seguir
defendiendo su derecho tendría que presentar un
proceso contencioso administrativo que puede
durar 10 años en resolverse.
kCertificado de Registro: En el caso de que el registro de la obra no haya tenido objeciones ni
oposiciones, el Registro procederá a la inscripción de la misma y emitirá el certificado de registro.
La protección en el país de origen se regirá por
la legislación nacional. Sin embargo, aún cuando
el autor no sea nacional del país de origen de la
obra protegida por el presente Convenio, tendrá
en ese país los mismos derechos que los autores
nacionales.
Dicho protección se encuentra plasmada en
nuestra legislación en el artículo 2 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos de la siguiente forma:
La presente Ley protege las obras, interpretaciones o ejecuciones y fonogramas de autores, artistas, intérpretes o ejecutantes y productores de
fonogramas costarricenses, domiciliados o no en
el territorio nacional.
Un autor o derechohabiente podrá prohibir el
uso no autorizado de su obra en cualquier Estado
Contratante del Convenio de Berna, los cuales
Manual Pymes N°3 | El Financiero | 2013
son más de 150 países, incluyendo Costa Rica.
Dependiendo del caso específico, el autor o titular del derecho de autor interponer acciones legales ya sean de procesos civiles o penales, estipulados en la Ley de Procedimientos de Observancia
de los Derechos de Propiedad Intelectual.
k
“Los derechos conexos protegen los intereses
legales de ciertas personas y entidades jurídicas
que contribuyen a la puesta a disposición del público de obras o que hayan producto objetos que
aunque no se consideren obras en virtud de lso
sistemas de derechos de autor (…) contenga suficiente creatividad y dimensión técnica y de disposición para merecer un derecho de propiedad que
se asimile al derecho de autor…”
Es decir los derechos conexos protegen las
obras relacionadas a los derechos de autor.
Nuestra legislación reconoce la protección de
derechos conexos a los siguientes beneficiarios
kArtistas, intérpretes y ejecutantes: El artículo
77 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, define a los artistas, intérpretes y ejecu-
tantes como: “… todo actor, locutor, narrador, declamador, cantante, músico, bailarín o cualquier
otra persona que represente un papel, cante, recite, declame, interprete o ejecute en cualquier forma una obra literaria o artística o expresiones
del folclore”.
kProductores de fonogramas: El artículo 81 de la
Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos
define a los productos de fonogramas como : “…
la persona natural o jurídica que toma la iniciativa y tiene la responsabilidad económica de la primera fijación de los sonidos de una ejecución o
interpretación u otros sonidos o las representaciones de sonidos”.
kOrganismos de radiodifusión: El artículo 81 de
la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos
define a los organismos de radiodifusión como :
“… la empresa de radio o de televisión que trasmita programas al público”
Los titulares de derechos conexos tienen la facultad de autorizar o prohibirle a terceros a reproducir sus derechos conexos.
Al igual que los derechos de autor, los derechos
conexos tienen una protección por toda la vida del
artista, interprete, ejecutante o producto y 70
años después de su muerte.•
33
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k
kConvenio para la Protección de la Propiedad
Industrial.
kTratado de OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT).
kTratado de la OMPI sobre Derechos de Autor
(WCT).
kTratado sobre Derechos de Marcas (TLT).
kConvención Internacional sobre la Protección
de los Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, los
Productores de Fonogramas y los Organismos
de Radiodifusión.
kConvenio de Berna para la Protección de
Obras Literarias y Artísticas.
kTratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).
kAcuerdo sobre los Aspectos de los Derechos
de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio.
kClasificación Internacional de Productos y
Servicios para el Registro de las Marcas (Clasificación de Niza).
kLey de Marcas y Otros Signos Distintivos.
kReglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.
kLey de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad.
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kReglamento a la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos
de Utilidad.
kLey de Derechos de Autor y Derechos Conexos.
k
k1. Se recomienda registrar la obra ante el
Registro de Derechos de Autor y Derechos
Conexos, a pesar de que nuestra legislación
no lo exige, ya que es facultativo.
k2. En el caso de ser autor de una obra es
importante incluirla en el testamento para poder heredarla a las personas que el autor desee.
kReglamento a la Ley de Derechos de Autor y
Derechos Conexos.
kLey de Procedimientos de Observancia de los
Derechos de Propiedad Intelectual.
kLey de Información No Divulgada.
kReglamento a la Ley de Información No Divulgada.
kwww.ompi.org
kwww.rnpdigital.com
kwww.tra.go.cr