13-2009 SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA

13-2009
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA: San Salvador, a las diez horas treinta y un minutos del once de septiembre de dos mil
doce.
El presente proceso contencioso ha sido promovido por la Sociedad THE COCA-COLA
COMPANY., del domicilio de Estados Unidos de América, por medio de su apoderado
licenciado Jorge Enrique Méndez Palomo, abogado y notario, del domicilio de Antiguo Cuscatlán
quien posteriormente actuó conjuntamente con la licenciada Karla Patricia Alas Erazo.
Impugna la resolución dictada por la Dirección de Propiedad Intelectual del Centro
Nacional de Registros, el cuatro de junio de dos mil ocho.
Han intervenido en el juicio: La parte actora en la forma indicada; la Dirección de
Propiedad Intelectual del Centro Nacional de Registros, como parte demandada; la sociedad
LIZA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia LIZA, S. A. de C.V.,
en calidad de tercera beneficiaria con el acto administrativo impugnado; y la licenciada Carmen
Aída Flores Martínez, en calidad de delegada y representante del Fiscal General de la República
posteriormente sustituida por la licenciada Ana Roxana Campos de Ponce.
I. CONSIDERANDOS:
A. ANTECEDENTES DE HECHO
ALEGATOS DE LAS
DEMANDA
a) Autoridad demandada y acto impugnado. La sociedad demandante dirige su pretensión
contra la Dirección de Propiedad Intelectual del Centro Nacional de Registros, por la resolución
dictada a las quince horas veinte minutos del cuatro de junio del dos mil ocho, por medio de la
cual revoca la resolución pronunciada por el Registrador Auxiliar de la Propiedad Intelectual del
Centro Nacional de Registros a las nueve horas siete minutos del dieciséis de agosto de dos mil
seis en la cual se acogió la oposición al registro de la marca SUBZERO promovida por la
sociedad Liza, Sociedad Anónima de Capital Variable.
b)
Circunstancias. La demandante relata que la Sociedad Liza, Sociedad Anónima de
Capital Variable solicitó el registro de la marca de SUBZERO, para amparar los productos de la
clase 32 del Acuerdo de Niza.
La sociedad THE COCA-COLA COMPANY, como titular de la marca ZERO, COCA-
COLA ZERO Y SPRITE ZERO, en la clase 32 del Acuerdo de Niza, se opuso al registro de la
citada solicitud, por considerar que ésta afecta conforme a los parámetros de la Ley de Marcas y
Otros Signos Distintivos, la propiedad que tiene sobre dichos signos.
El Registrador Auxiliar de la Propiedad Intelectual del Centro Nacional de Registros,
mediante resolución de las nueve horas siete minutos del dieciséis de agosto de dos mil seis,
acogió la oposición presentada por la parte actora, por considerar que: tiene derechos
previamente adquiridos sobre las marcas ZERO, COCA-COLA ZERO y SPRITE ZERO, y que
son marcas notoriamente conocidas.
Entre la marca solicitada por LIZA, S.A. de C.V., SUBZERO y las marcas propiedad de
THE COCA-COLA COMPANY, ZERO, COCA-COLA ZERO y SPRITE ZERO, existen
elementos de semejanza a nivel gráfico, fonético e ideológico capaces de generar confusión en
los consumidores.
Y a consecuencia de lo expuesto anteriormente la sociedad LIZA, S.A. de C.V., interpuso
recurso de apelación y en el mismo, la Dirección de Propiedad Intelectual por resolución de las
quince horas veinte minutos del cuatro de junio de dos mil ocho, revoco la resolución
pronunciada a las nueve horas siete minutos del dieciséis de agosto de dos mil seis, por
considerar: a) que entre la marca solicitada por LIZA, S.A. de C.V., SUBZERO y las marcas
propiedad de THE COCA-COLA COMPANY, ZERO, COCA-COLA ZERO y SPRITE ZERO,
no existe semejanza ideológica; b) el termino ZERO, es de uso común para los productos de la
clase 32; y c) la marca COCA-COLA es famosa, no así la marca ZERO, por lo que no se le puede
brindar protección a la segunda.
c ) Derechos que considera violados. Considera la parte demandante que el derecho que le
ha sido violado está contenido en los artículos 2, 11 y 103 de la Constitución de la República;
articulo 470 del Código de Comercio referentes a la Seguridad Jurídica, articulos 2, 8 literal c) y
9 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 6 Bis del Convenio de París para la
Protección de la Propiedad Industrial.
Que su poderdante (THE COCA-COLA COMPANY), es propietaria de la notoriamente
famosa marca de fábrica "ZERO", "COCA-COLA ZERO" y "SPRITE ZERO" estas constituyen
una familia de marcas, y que cualquier otra marca que incluye la palabra ZERO, corre el peligro
de asociarse como que pertenece a la Sociedad THE COCA-COLA COMPANY., que se puede
afirmar que la marca SUBZERO aprovecha el posicionamiento de marca famosa "ZERO".
d)
Petición. Se declare ilegal la resolución emitida por la Dirección de Propiedad
Intelectual del Centro Nacional de Registros pronunciada el cuatro de junio del dos mil ocho, en
Sentencia Definitiva.
2. ADMISIÓN DE LA DEMANDA
La demanda fue admitida, se tuvo por parte a la sociedad THE COCA-COLA COMPANY
por medio de su apoderado especial judicial abogado Jorge Enrique Méndez Palomo; se solicitó
informe a la Dirección de Propiedad Intelectual del Centro Nacional de Registros sobre si había
pronunciado o no el acto que se le atribuye en la demanda, se ordenó notificar la existencia de
este proceso a la sociedad LIZA, Sociedad Anónima de Capital Variable, tercera beneficiaria del
acto impugnado a fin de garantizar el derecho de audiencia y se requirió el expediente
administrativo el cual fue remitido y se tuvo a la vista.
3. INFORMES
Se tuvo por rendido el informe. Se dio intervención a la licenciada Karla Patricia Alas
Erazo para actuar conjuntamente con el licenciado Méndez Palomo.
Se ordenó la notificación del presente proceso al Fiscal General de la República, para los
efectos del artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y se requirió a la
parte demandada, rendir nuevo informe con las justificaciones de la legalidad del acto
administrativo impugnado.
La Directora del Registro de la Propiedad Intelectual, al rendir su informe justificativo
manifestó que el fundamento legal para revocar la resolución pronunciada por el Registrador
Auxiliar del Registro de la Propiedad Intelectual es porque al hacer un cotejo de marcas en su
conjunto en forma sucesiva sin separar los elementos que la conforman, se observa que la
impresión que causa en el consumidor medio la marca SUBZERO solicitada con las demás del
oponente es que no son ideológicamente similares, debido a que el vocablo ZERO, existente en
las marcas opositoras y asimismo forman parte de la marca del solicitante es un vocablo cuya
traducción al idioma castellano es de "Cero", por lo que podría representar la ausencia de algún
elemento en el producto, el caso común en el caso de las bebidas es el de cero calorías, o cero
grasas, por lo que ha pasado a ser un término de uso común para estos productos, por ser un
término descriptivo de una característica del producto que está amparando; el signo descriptivo
guarda relación directa con el producto o servicio que constituye su objeto: en efecto, informa
exclusivamente acerca de la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen, época de
producción, características y otros datos del correspondiente producto o servicio. En este caso, si
tales características son comunes a otros productos o servicios del mismo género, el signo no será
distintivo y por ende no es objeto de protección.
Es por eso que la marca famosa a proteger en el presente caso es Coca-Cola, que más allá
de ser una marca notoria, es una marca famosa conocida gracias a la comunicación, el comercio,
de tipo internacional, programas y factores publicitarios, la cual si debe ser protegida en todas las
clases, pero el término "cero" por ser descriptivo de una característica de los productos que está
amparando es equivalente al término "Light" que también es comúnmente utilizado por los
productos alimenticios o bebidas y sobre el cual tampoco puede darse exclusividad.
4. TERMINO DE PRUEBA
Se dio intervención a la licenciada Carmen Aída Flores Martínez, quien posteriormente fue
sustituida por la licenciada Ana Roxana Campos de Ponce, en calidad de agente auxiliar y
delegada del Fiscal General de la República, el juicio se abrió a prueba por el termino de ley.
La parte demandante presentó escrito en el que relaciona como prueba documental las
resoluciones agregadas al escrito de la demanda.
5. TRASLADOS
De conformidad al artículo 28 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, se
corrieron los traslados correspondientes, con los siguientes resultados:
a)
La parte demandante al contestar sus alegatos reitero los argumentos planteados en su
demanda de que el señor Registrador acertadamente, determinó que la marca ZERO, de su
propiedad, ha alcanzado en El Salvador la calidad notoriamente conocida, también afirmó que la
marca SUBZERO es semejante gráfica e ideológicamente a sus marcas, o que de otorgarse
registro de ésta, y al ser comercializados los productos de ambas sociedades se originaria error o
confusión entre el público consumidor en cuanto a su origen, al grado de pensar que el titular de
la marca SUBZERO, es la sociedad THE COCA-COLA COMPANY.
La Directora de Propiedad Intelectual al revocar la resolución pronunciada a las nueve
horas siete minutos del dieciséis de agosto del dos mil seis, en la sentencia de apelación establece
erróneamente que sus marcas, con la marca del apelante - LIZA, S.A. de C.V.- no son
ideológicamente similares, debido a que el vocablo ZERO, existente en las marcas opositoras y
asimismo forman parte de la marca del solicitante es un vocablo cuya traducción al idioma
castellano es "cero" por lo que podría representar la ausencia de algún elemento en el producto, el
caso común en el caso de las bebidas es el de cero calorías, o cero grasas, por lo que ha pasado a
ser un término de uso común para estos productos. Que las aseveraciones hechas por la Directora
tienen graves errores de interpretación y aplicación de la doctrina, de la Ley y la Jurisprudencia, y
lo cual tiene como resultado la violación a los artículos 2, 5, y 9 de la Ley de Marcas y Otros
Signos Distintivos, como también el artículo 6 bis del Convenio de Paris para la Protección de la
Propiedad Industrial. Resultando como consecuencia que el acto impugnado es ILEGAL.
b) La Directora de Propiedad Intelectual del Centro Nacional de Registros cumplió con el
traslado conferido manifestando que la resolución impugnada está arreglada a derecho por las
razones que expone: El demandante alega que por ser notoria la marca ZERO el Registro está
obligado a darle una protección reforzada a su marca -ZERO- cuestionando la forma en que la
suscrita ha realizado el cotejo marcarlo sobre el cual fundamentó su resolución. Y en efecto, tal
como lo expresa el abogado Méndez Palomo, la base de la resolución impugnada, es el hecho de
no existir confundibilidad o probalidad de confusión por un consumidor medio entre los signos
opositores y el signo solicitado. Las razones de fundamentación y legalidad de la resolución
impugnada expuesta por la Directora son: 1) De la Legislación Aplicable en el presente caso y de
su aplicación. El Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial en su artículo 6
bis de la obligación de los Estados de dar protección a las marcas notoriamente conocidas:
e) La representación fiscal opinó que la autoridad demandada ha actuado apegada a
derecho y que el acto administrativo dictado es LEGAL, ya que al revisar el significado de las
marcas ya inscritas y la que se pretende inscribir SUBZERO ambas poseen la palabra ZERO, no
basta ésta coincidencia para determinar la semejanza, es preciso reparar si éste es un elemento lo
suficientemente significativo, y si las marcas visualizadas como un todo son capaces de crear
confusión en la mente del consumidor. Que las disposiciones legales aplicables establecen que la
determinación de la semejanza puede radicar en el aspecto gráfico, fonético o ideológico, y que
ésta semejanza debe tomarse como un todo a la marca porque se imprime en la mente del
consumidor y para decidir si dos marcas pueden ser confundidas, es preciso juzgar ante todo la
impresión de conjunto que los distintivos comerciales dejan después de una revisión superficial.
Y analizando estos aspectos, se estima que el elemento común entre ambos nombres ZERO no
basta por sí mismo para originar confusión.
d) Se le corrió traslado al tercero beneficiario, quien no hizo uso del mismo.
B. FUNDAMENTOS DE DERECHO
1. OBJETO Y LIMITES DE LA PRETENSION
La sociedad demandante pretende que se declare la ilegalidad de la resolución de fecha
cuatro de junio de dos mil ocho pronunciada por la Dirección de la Propiedad Intelectual del
Centro Nacional de Registros, en la que revocó la resolución pronunciada a las nueve horas siete
minutos del dieciséis de agosto del dos mil seis en la que se acogió la oposición presentada contra
la solicitud de registro de la marca SUBZERO promovida por la sociedad LIZA, Sociedad
Anónima de Capital Variable.
La parte actora fundamenta su pretensión en el hecho que la sociedad LIZA, Sociedad
Anónima de Capital Variable, solicitó para su inscripción la marca "SUBZERO", la cual pretende
proteger los artículos comprendidos en la clase 32 del Acuerdo de Niza, de la cual presentó
oposición para dicha inscripción la sociedad THE COCA- COLA COMPANY.
Este Tribunal advierte que la controversia del presente caso se circunscribe a determinar:
Si se vulneraron los derechos contenidos en los artículos 2, 11 y 103 de la Constitución de la
República; artículos 2 y 8 literal c) y 9 literales b) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos
Distintivos y el artículo 6 bis del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial;
y comprobar si la marca "SUBZERO a inscribir se encuentra prohibida por la ley.
2. NORMATIVA APLICABLE
El acto acaecido en sede administrativa se encuentra sometido a lo regulado por la Ley de
Marcas y Otros Signos Distintivos y el Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad
Industrial.
3. CRONOLOGIA DE LO ACONTECIDO EN SEDE ADMINISTRATIVA
De lo expuesto en la demanda y de la revisión del expediente administrativo se aprecia lo
siguiente para analizar el presente caso:
1)
El día veintiuno de enero del dos mil cinco, la sociedad LIZA, Sociedad Anónima de
Capital Variable, presentó en el Registro de la Propiedad Intelectual solicitud de registro de la
marca "SUBZERO" que servirá para amparar y distinguir: Cervezas; agua minerales y gaseosas y
otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer
bebidas, artículos comprendidos en la clase 32 del Arreglo de Niza.
2) El Registrador Auxiliar de la Propiedad Intelectual en auto pronunciado a las diez
horas y tres minutos del veinticinco de enero del dos mil cinco admite la solicitud de registro de
la marca "SUBZERO", manda hacer las publicaciones de ley.
3) La sociedad The Coca Cola Company, el veintidós de mayo del dos mil seis interpone
escrito de oposición al registro de la marca SUBZERO por considerar que se encuentra dentro de
las prohibiciones del art. 9 literales b) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y art.6
bis del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial.
4)
El dieciséis de agosto del dos mil seis el Registrador Auxiliar resolvió admitir la
oposición al registro de la marca de fábrica y de comercio presentada por la licenciada MIRIAM
ARACELY HENRIQUEZ MORENO.
5) El dieciocho de septiembre del dos mil seis, la sociedad LIZA, SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, interpone recurso de revisión, en base al artículo 17 de
la Ley de Procedimientos Uniformes para la Presentación, Trámite y Registro o Depósito de
Instrumentos en los Registros de la Propiedad Raíz e Hipoteca, Social de Inmuebles, de
Comercio y de Propiedad Intelectual.
6) El dieciséis de agosto del dos mil seis el Registrador Auxiliar de la Propiedad
Intelectual del Centro Nacional de Registros confirmó la resolución pronunciada a las nueve
horas siete minutos del dieciséis de agosto del dos mil seis por medio de la cual admitió la
oposición presentada a nombre de la sociedad The Coca-Cola Company.
7) El veinte de octubre del dos mil seis, la sociedad LIZA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE, interpone recurso de apelación, en base al artículo 19 de la Ley de
Procedimientos Uniformes para la Presentación, Trámite y Registro o Depósito de Instrumentos
en los Registros de la Propiedad Raíz e Hipoteca, Social de Inmuebles, de Comercio y de
Propiedad Intelectual.
8) El cuatro de junio del dos mil ocho, la Directora del Registro de la Propiedad Intelectual
del Centro Nacional de Registros resuelve el recurso de apelación interpuesto revocando la
resolución pronunciada a las nueve horas siete minutos del dieciséis de agosto del dos mil seis.
4. ANALISIS DEL CASO
De conformidad a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos los conceptos que servirán
de referencia se entenderán por:
SIGNOS DISTINTIVOS: Cualquier signo que constituya una marca, una expresión o
señal de publicidad comercial, un nombre comercial, un emblema o una denominación de origen.
MARCA: Cualquier signo o combinación de signos que permitan distinguir los bienes o
servicios de una persona de los de otra, por considerarse estos suficientemente distintos o
susceptibles de identificar los bienes o servicios de los que se apliquen frente a los de su misma
especie o clase.
EXPRESIÓN O SEÑAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL: Es toda leyenda, anuncio,
lema, combinación de palabras, diseño, grabado o cualquier otro medio siempre que sea original
y característico, que emplee con el fin de atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre
un determinado producto, mercancía, servicio, empresa o establecimiento, usado para identificar
o distinguir a una empresa.
Para poder determinar si los actos controvertidos adolecen de la ilegalidad señalada por la
parte actora, este Tribunal considera pertinente analizar el procedimiento a seguir para inscribir
una marca de fábrica o de comercio.
En el capítulo II, de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos se establece el
procedimiento de registro de las marcas e igual se aplica para expresiones o señales de publicidad
comercial, nombres comerciales y emblemas de la siguiente forma:
a) El interesado debe presentar ante el Registro una solicitud de registro, cumpliendo con
los requisitos establecidos en el artículo 10 (Examen de Forma).
b)
El Registrador Auxiliar deberá examinar si la marca (que pretenden registrar) está o
no dentro de las prohibiciones comprendidas en los artículos 8 y 9; lo anterior, en atención a la
obligación prescrita por el articulo 14 (Examen de Fondo). Si no se encuentra ningún obstáculo a
la solicitud, el Registrador admitirá la solicitud a la cual se le asigna un número de expediente;
posteriormente el Registro ordena la publicación de un aviso en el Diario Oficial y en uno de los
diarios de mayor circulación por tres veces, dentro de un plazo de quince días, cumpliendo éste
aviso con los requisitos establecidos en el artículo 15.
c)
El artículo 16 establece un plazo de dos meses, contados a partir de la primera
publicación en el Diario Oficial, para que cualquier persona pueda objetar la solicitud y oponerse
al registro de la marca cumpliendo con el requisito del artículo 17.
d)
El Registrador, en caso de admitir la oposición, la notificará al solicitante de la marca
quien tiene el plazo de dos meses contados desde la fecha de la notificación, para contestar la
oposición.
e)
El Registrador, tomando en cuenta los argumentos de ambas partes resolverá sobre la
procedencia de la oposición, de acuerdo a lo establecido en el artículo 18.
Esta Sala procederá a valorar, conforme los argumentos presentados por las partes y las
disposiciones alegadas, si los actos controvertidos adolecen de ilegalidad tal como lo ha indicado
la parte actora, enfocadas -en cuanto al fondo de la controversia- en una aplicación errónea de las
disposiciones de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y Convenido de Paris para la
Protección de la Propiedad Industrial.
a) Violación a los artículos 2, 5, 9 y 57 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos
La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos preceptúa en el artículo 9 en su literal a) que
" Si el signo fuera idéntico o similar a una marca u otro signo distintivo ya registrado o en trámite
de registro a favor de un tercero desde una fecha anterior, para mercancías los servicios
relacionados con las mercancías y servicios protegidos probabilidad por una marca registrada o
en trámite, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión" y b) que "Si por semejanza
gráfica, fonética, olfativa o ideológica con otras marcas y demás signos distintivos ya registrados
o en trámite de registro a favor de un tercero desde una fecha anterior, para mercancías o
servicios relacionados con productos o servicios protegidos por una marca registrada o en trámite
de registro, dé a probabilidad de confusión (...)"; y literal d) que "el signo constituyera una
reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo
notoriamente conocido, perteneciente a un riesgo de asociación con ese tercero o un
aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo, con relación a cualquier producto o servicio
aunque no sea idéntico o similar a aquellos identificados por el signo distintivo notoriamente
conocido, siempre y cuando exista una conexión entre dichos bienes y servicios".
Con anterioridad se ha determinado que la problemática central radica en establecer, bajo
que supuestos existe "semejanza" a la vez genere "confusión" entre la marca que se pretende
inscribir, y las ya inscritas a favor de la sociedad THE COCA-COLA COMPANY.
b) Del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial
Establece que se les aplicara este convenio a los países que constituyen la Unión para la
protección de la propiedad industrial -marcas de fábrica o de comercio-.
El artículo 6 bis del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial
conviene en prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la
reproducción, imitación o traducción que puedan crear confusión de una marca con otra marca, la
autoridad se encuentra facultada a prohibir el registro de la marca que conduzca a una confusión
con otra ya registrada.
Para el presente caso debe analizarse la palabra "SUBZERO" como una sola palabra, la
cual genera confusión con las marcas ZERO, COCA-COLA ZERO y SPRITE ZERO y que se
supone le vulneran la protección de la que gozan, aplicándoles el artículo en referencia, si se
toma de referencia que son los mismos productos que amparan cada marca.
c)
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio (ADPIC)
El articulado del Acuerdo ADPIC (en español) en cuanto a marcas constituyen,
reforzamiento de las disposiciones contenidas en el Convenio de Paris para la Protección de la
Propiedad Industrial, donde son tratadas materias como el derecho de prioridad para la
inscripción de una marca, las condiciones de registro, la independencia de la protección en los
países de la Unión, la protección de la marca notoria. Y otras materias. Este otorga al titular de
una marca registrada el derecho exclusivo de impedir que terceros utilicen comercialmente signos
idénticos o similares para bienes o servicios idénticos o similares a aquellos a los que se refiere la
marca, cuando ese uso tienda a la confusión.
Hay que considerar los parámetros que establece dicho acuerdo al caso concreto si la
pretensión de inscripción de la marca SUBZERO concurre en los niveles de generar probabilidad
de confusión.
d) De las Marcas
Para
efectos
teóricos
del
presente
caso,
partiremos
del
concepto
manejado
doctrinariamente de Marca: Es un signo que individualiza los productos de una empresa
determinada y los distingue de los productos de sus competidores, con las características de ser
distintivas y de no inducir a engaño.
Según la Real Academia de la Lengua Española, marca es el distintivo o señal que el
fabricante pone a los productos de su industria, y cuyo uso le pertenece exclusivamente.
El artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, conceptualiza el término
marcas en el sentido que es cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los
bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse estos suficientemente
distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de
su misma especie o clase. A la vez el artículo 4 de la ley citada establece que las marcas podrán
consistir, entre otros, en palabras o conjuntos de palabras, incluidos los nombres de personas,
letras, números, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, etc.
La doctrina establece que las marcas son susceptibles de ser clasificadas de acuerdo a
determinadas características y parámetros. Se hace necesario recalcar que según su capacidad de
protección legal, pueden dividirse entre otras:
i)
Marcas fuertes: son aquellas marcas que cuanto mayor sea la capacidad distintiva y
diferenciadora, mayor será su fortaleza, es decir, cuanto mayor sea el grado de fantasía de la
marca mayor será su grado de exclusividad. Situación que favorecerá su protección legal.
ii) Marcas débiles: a este tipo de categoría pertenecen las marcas muy evocativas y
descriptivas, es decir, cuando la marca que se pretende inscribir tiene una indicación o evocación
al producto o servicio que representa respecto de ellas, su protección legal no es sencilla, ya que
no se podrá evitar que los competidores registren o usen marcas similares. También se consideran
marcas débiles las formadas por letras, números o siglas.
iii) Marcas complejas: presentan diversos elementos, con capacidad distintiva o sin ella
aunque el conjunto debe tener definición de tal capacidad.
iv)
Marcas descriptivas: son las que describen la naturaleza, función, cualidades u otras
características de los bienes o servicios a distinguir.
v) Marcas notorias: son las generalmente conocidas, en los círculos comerciales
interesados de un país. La notoriedad de las marcas le fortalece su protección.
La doctrina ha indicado que en un signo distintivo debe presentarse básicamente varias
características pero las más principales son: a) Ser distintivo; y b) No inducir a engaño.
La protección de un signo distintivo depende de si cumple la función distintiva y esta se
analiza desde el punto de vista de la esfera de la conceptualización de los signos: 1) Con respecto
a otros signos cuando sean iguales o la semejanza sea confusa con relación a que afecte a
derechos de terceros; y 2) Con proporción a los productos, entre más alejado esté el signo con
relación al producto que se ofrece, mayor será la distintividad.
En relación a esta clasificación encontramos los signos de: -Fantasía que son los creados
por el ingenio creativo y que no identifican las cualidades y características del producto, son
independientes. -Arbitrarios los que están formados por palabras definidas (conceptos) que se
utilizan para productos que no tienen relación con ellos. -Los sugestivos o evocativas que
sugieren las cualidades o características de los productos y estas pueden dar lugar a que haya un
rechazo a su registro. -Las descriptivas el nombre con que el público distingue al producto y sus
características, el que suministra una idea de los ingredientes, cualidades de los bienes o
servicios. El aspecto descriptivo de un signo es lo que lo limita al registro, por que designa o
describe la especie, cantidad, la calidad o el valor, u otros.
Según la clasificación de los signos anteriormente relacionados encajamos a las marcas,
expresiones o señal de publicidad a los signos sugestivos o evocativos por la finalidad de ellas de
atraer la atención sobre algunos productos, servicios o empresas como bien lo define su concepto
y estas proyectan indirectamente la idea de los productos, sus características, sobre los cuales
recae la atención de los consumidores y usuarios.
La notoriedad de estos productos se debe a la publicidad y que esta puede ser fácilmente
encontrada por el consumidor, debido a la intensa publicidad.
La notoriedad de las marcas ZERO, COCA-COLA ZERO y SPRITE ZERO consiste en
ser una marca que está debidamente registrada.
e) Control de Conceptos Jurídicos Indeterminados
En el procedimiento de calificación de novedad de una marca la ley prescribe que, el
registrador debe abstenerse de inscribir una marca cuando sea semejante a otra y genere
confusión, previamente inscrita.
El término "semejanza" es un concepto jurídico indeterminado, porque los límites del
referido vocablo no se encuentran delimitados por el ordenamiento jurídico.
Los doctrinarios Eduardo García de Enterria y Tomas Ramón Fernández, en su obra Curso
de Derecho Administrativo, al tratar el tema de los conceptos jurídicos indeterminados expresan
que: "por su referencia a la realidad, los conceptos utilizados por las leyes pueden ser
determinados o indeterminados. -------------------------------------------------------------------------------------Los conceptos determinados delimitan el ámbito de realidad al que se refieren de una
manera precisa e inequívoca; en cambio, con la técnica del concepto jurídico indeterminado la ley
refiere una esfera de realidad cuyos límites no aparecen bien precisados en su enunciado, no
obstante lo cual es claro que se intenta delimitar un supuesto concreto. La ley no determina con
exactitud los límites de esos conceptos porque se trata de conceptos que no admiten una
cuantificación o determinación rigurosa, pero en todo caso es manifiesto que se está refiriendo a
un supuesto de la realidad que, no obstante la indeterminación del concepto, admite ser precisado
en el momento de la aplicación. Pero al estar refriéndose a supuestos concretos y no a vaguedades
imprecisas o contradictorias, es claro que la aplicación de tales conceptos o la calificación de
circunstancias concretas no admite más que una solución a diferencia de la potestad discrecional,
en el ámbito de los conceptos jurídicos indeterminados solo una única solución será la justa, con
exclusión de toda. —Siendo la aplicación de conceptos jurídicos indeterminados un caso de
aplicación e interpretación de la ley que ha creado el concepto, el juez puede fiscalizar sin
esfuerzo alguno tal aplicación, valorando si la situación a que con ella se ha llegado es la única
solución justa que la ley permite (....)".
En relación a los conceptos empleados en las disposiciones transcritas de la Ley de
Marcas y Otros Signos Distintivos, esta Sala ha manifestado que: "el término IDENTICO
delimita de una manera precisa e inequívoca al área de la realidad a que hace referencia (...) por
su parte los conceptos SEMEJANTES Y SIMILARES, se refieren a esferas de realidad cuyos
límites no aparecen bien precisados en su enunciado, situaciones que por su naturaleza no
admiten una determinación rigurosa, pero que, presentadas en los casos concretos, deben ser
analizadas al margen de la discrecionalidad para establecer su concurrencia; es decir, encajan en
la categoría de conceptos jurídicos indeterminados a que se ha hecho referencia. En virtud de lo
anterior, la determinación de cuando existe semejanza entre dos nombres comerciales o una
marca, o de cuando los productos, mercancías o servicios son similares a otros, admite una única
solución justa, para cuya determinación la ley otorga una potestad a la Administración, que como
se ha señalado es judicialmente revisable. El ejercicio de tal potestad supone para la
Administración una labor cognoscitiva e interpretativa de la Ley en su aplicación en el supuesto
que se le presenta" (Sentencia dictada a las catorce horas veintisiete minutos del veintidós de
julio de mil novecientos noventa y nueve, referencia 80-R-96).
De acuerdo al artículo 9 literales b) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos la
semejanza entre dos marcas puede ser gráfica, fonética o ideológica. Este artículo pretende evitar
la utilización de marcas que creen confusión en los consumidores particulares.
f) Sobre la doctrina de la apreciación de la semejanza
La doctrina sobre la apreciación de la semejanza nos dota de principios o reglas para su
apreciación. La semejanza hay que apreciarla considerando la marca en su conjunto; la imitación
debe apreciarse por imposición, es decir viendo alternativamente las marcas y no comparándolas
una al lado de la otra, y debe además apreciarse suponiendo que la confusión puede sufrirla una
persona medianamente inteligente, o sea el comprador medio, y que preste la atención común y
ordinaria.
Acorde a estas reglas, de particular importancia en su aplicación en el caso que se analiza,
se afirma que para calificar la semejanza debe tenerse en cuenta que es la marca como un todo la
que se imprime en la mente del consumidor; y para decidir si dos marcas pueden ser confundidas,
es preciso juzgar ante todo la impresión de conjunto que los distintivos comerciales dejan
después de una revisión superficial.
Es así que en términos generales la marca debe apreciarse sin particularizar en las
diferencias que pudieran ofrecer sus distintivos, aspectos o detalles considerados de manera
aislada o separada, sino atendiendo a la semejanza que resulte de su examen global, para
determinar los elementos primordiales que le dan su propio carácter distintivo.
A continuación, se procederá a realizar, conforme a los parámetros anteriores, si existe
semejanza entre las marcas ZERO, COCA-COLA ZERO y SPRITE ZERO y la marca
SUBZERO
f.1. ANALISIS GRÁFICO
En el presente caso, de la revisión gráfica, y del expediente administrativo, realizando un
análisis en la forma antes señalada entre las marcas ZERO, COCA-COLA ZERO y SPRITE
ZERO y SUBZERO, como un todo único, se advierte que en sus características existen
diferencias.
Para el caso, su impresión visual COCA-COLA ZERO, SPRITE ZERO, y SUBZERO se
encuentran escritos de forma diferente, los colores y la forma que presentan son evidentemente
distintos, aunado que la marca SUBZERO tiene una presentación simple conformada solo con la
palabra. Consecuentemente, de la apreciación de ambas marcas, el impacto que producen de
conformidad a sus aspectos gráficos y decorativos, son suficientemente distintivos para evitar la
confusión en el consumidor medio.
En el mismo orden de ideas, la doctrina expone que no debe juzgarse la posibilidad de
confusión con referencia a la figura en sí misma, prescindiendo de la forma en que está
representada; así, una figura puede coincidir con otra, pero debe apreciarse si concurren
especiales características que excluyan una posible confusión.
En este sentido este Tribunal comparte el criterio de la autoridad demandada cuando
establece que ambas marcas no son proclives de confundir al consumidor medio, ya que existe
diferencia gráfica y fonética. Por consiguiente su impresión grafica como un todo no puede
provocar error en el consumidor medianamente inteligente.
f.2. ANALISIS FONÉTICO
La sociedad demandante, establece que los elementos comunes entre ambas marcas no
pueden inducir a un error o confusión en el público consumidor, pues las marcas ZERO, COCACOLA ZERO y SPRITE ZERO y SUBZERO aunque es idéntica la palabra ZERO de las marcas
inscritas es una palabra de uso común. Pero al realizar una vocalización de ambas marcas, se
puede determinar que su sonido es diferente, ya que las mismas difieren en su sonido global así:
ZERO, COCA-COLA ZERO y SPRITE ZERO y SUBZERO, esta última termina de forma igual,
pero tienen una pronunciación y vocalización diferente. Aunque fonéticamente sean coincidentes
en la palabra ZERO, su especial pronunciación resalta el carácter diferenciador entre las mismas.
Cierto es que la marca SUBZERO que se pretendía inscribir es evidentemente conforme
las letras de las marcas ya inscritas ZERO, COCA-COLA ZERO y SPRITE ZERO, sobre los
parámetros de apreciación antes mencionados, esta Sala ha expresado que si dos términos tienen
una misma parte inicial o radical, habrá que determinar si ese elemento común es verdaderamente
significativo, al grado de generar confusión. Al respecto, se constata que tal semejanza no es
determinante para la generación de confusión, ya que existen más elementos gráficos -como se
determinó con anterioridad- que resaltan la magnitud de la diferenciación, que hacen a las marcas
desiguales.
Por consiguiente, se establece, en base a las anteriores consideraciones, que no existe
semejanza fonética tal, que pueda inducir a error, entre las marcas en estudio.
f.3. ANALISIS IDEOLÓGICO
Finalmente sobre la similitud ideológica, entendida como la expresión de un mismo
concepto o idea, la argumentación central de las autoridades demandadas radica en que entre
ambas marcas existe semejanza ya que como podemos constatar que ZERO, COCA-COLA
ZERO y SPRITE ZERO contiene las mismas palabras que SUBZERO que la palabra ZERO es de
uso común. Es un término de uso común que por su naturaleza no puede otorgársele exclusividad.
En cambio la marca SUBZERO difiere al utilizar las silabas SUB unidas a la palabra
ZERO.
En tal sentido resulta imposible efectuar un análisis ideológico de las mismas, y por
consiguiente, no se puede plasmar similitud ideológica entre las marcas cotejadas.
De todo lo relacionado anteriormente se concluye que en el caso de estudio se efectuó una
correcta particularización del término semejanza, quedando demostrado que entre las marcas
ZERO, COCA-COLA ZERO y SPRITE ZERO y SUBZERO no existe semejanza tal que pueda
inducir en error al público consumidor medio, por lo que, respecto de este punto, se afirma que
no existe la ilegalidad señalada por la sociedad demandante, en consecuencia, no se ha violentado
lo prescrito en el artículo 9 literales b) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.
Es así que en términos generales la marca SUBZERO debe apreciarse sin particularizar en
las diferencias que pudieran ofrecer sus distintivos, aspectos o detalles considerados de manera
aislada o separada, sino atendiendo a la semejanza que resulte de su examen global, para
determinar los elementos primordiales que le dan a su propio carácter distintivo.
5. CONCLUSIÓN
En base a las consideraciones realizadas por este Tribunal y analizados los argumentos
invocados por las partes controvertidas y las consideraciones expuestas en esta sentencia, es
procedente declarar la legalidad del acto administrativo pronunciado por la Dirección de
Propiedad Intelectual del Centro Nacional de Registros.
II. FALLO:
POR TANTO: de conformidad a los considerandos que anteceden y de acuerdo a los
artículos 421, 427 y 1288 del Código de Procedimientos Civiles (ya derogados pero vigentes al
inicio de éste proceso), 706 del Código Procesal Civil y Mercantil, artículo 9 literales b) y d) de
la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Articulo 6 bis del Convenio de Paris para la
Protección de la Propiedad Industrial y artículos 31, 32, y 53 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa a nombre de la República, esta Sala FALLA:
A. Declárase legal el acto pronunciado por la Dirección de Propiedad Intelectual del
Centro Nacional de Registros el cuatro de junio de dos mil ocho por medio de la cual revoca la
resolución pronunciada por el Registrador Auxiliar de la Propiedad Intelectual a las nueve horas
siete minutos del dieciséis de agosto de dos mil seis en la cual se acogió la oposición al registro
de la marca SUBZERO promovida por la sociedad Liza, Sociedad Anónima de Capital Variable.
B.
Condénase en costas a la parte actora conforme al Derecho Común.
C.
Devuélvanse los expedientes administrativos a su oficina de origen.
D.
En el acto de la notificación entréguese certificación de esta sentencia a las
partes, y a la representación fiscal.NOTIFIQUESE
---------------------------------L.C.
de
AYALA
G.-----E.R
NUÑEZ------DUEÑAS--------J.R. ARGUETA.------. PRONUNCIADA POR
LAS SEÑORAS MAGISTRADAS Y EL SEÑOR MAGISTRADO QUE LA
SUSCRIBEN -ILEGIBLE -----------RUBRICADAS.