OAMI — Reseña de la Jurisprudencia 2008

OFFICE FOR HARMONIZATION
IN THE INTERNAL MARKET
(TRADE MARKS AND DESIGNS)
OAMI — Reseña de la
Jurisprudencia 2008
OAMI – RESEÑA DE L A JURISPRUDENCIA 2008
LA OFICINA DE REGISTRO DE LAS MARCAS, DIBUJOS Y
MODELOS DE LA UNIÓN EUROPEA
ÍNDICE
PAG. 1
PAG. SIGUIENTE >>
BÚSQUEDA
SALIR
OAMI – RESEÑA DE L A JURISPRUDENCIA 2008
Índice
OAMI RESEÑA DE LA JURISPRUDENCIA 2008 . .
3
I.
CUESTIONES DE PROCEDIMIENTO . . . . . . . . . . . . . . . .
Notificaciones de las resoluciones de las
Salas de Recurso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Legitimación activa de los solicitantes de una
declaración de nulidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Facultad de apreciación conferida en virtud
del artículo 74, apartado 2 del RMC. . . . . . . . . . . .
4
II. MOTIVOS DE DENEGACIÓN ABSOLUTOS . . . . . . . . . . .
7
4
5
6
1. Artículo 7, apartado 1, letras b) a k) del RMC:
diferentes motivos de denegación absolutos . . . . .
7
El solapamiento entre los motivos de denegación
absolutos en virtud del artículo 7, apartado 1,
letras b) a d) del RMC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
Letras aisladas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
Marcas denominativas y marcas figurativas . . . . . . .
9
Marcas tridimensionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2. Artículo 7, apartado 3 del RMC: Adquisición de
carácter distintivo por el uso. . . . . . . . . . . . . . . . . 14
III. MOTIVOS DE DENEGACIÓN RELATIVOS . . . . . . . . . . . . 16
1. Artículo 8, apartado 1, letra b) del RMC:
riesgo de confusión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Similitud de los productos y servicios . . . . . . . . . . .
Similitud de los signos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Marcas con un mayor grado de carácter distintivo
adquirido por el uso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
16
19
20
2. Artículo 8, apartado 5 del RMC: marcas
renombradas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
INICIO
PAG. 2
<< PAG. ANTERIOR
PAG. SIGUIENTE >>
BÚSQUEDA
SALIR
OAMI – RESEÑA DE L A JURISPRUDENCIA 2008
OAMI RESEÑA DE LA
JURISPRUDENCIA 2008
La Reseña de la Jurisprudencia de la OAMI 2008 es una selección de los asuntos más destacados en los
que la Oficina era parte en el procedimiento y que han sido enjuiciados por el Tribunal de Primera
Instancia («TPI») y el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas («TJCE») durante el año 2008.
La Oficina espera con ello aportar orientaciones útiles a los juristas interesados en las marcas, dibujos y
modelos.
Esta reseña no recoge información sobre los asuntos resueltos hacia finales del año. Complementa los
informes periódicos sobre jurisprudencia de la OAMI que se publican cada mes en Alicante News y las
publicaciones como el resumen de la jurisprudencia de las Salas de Recurso que pueden descargarse
desde la página «Publicaciones» del sitio web de la OAMI.
Enlaces:
Alicante News –
http://oami.europa.eu/es/office/press/default.htm
Publicaciones de la OAMI –
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/OHIM/OHIMPublications.es.do
ÍNDICE
INICIO
PAG. 3
<< PAG. ANTERIOR
PAG. SIGUIENTE >>
BÚSQUEDA
SALIR
OAMI – RESEÑA DE L A JURISPRUDENCIA 2008
I. CUESTIONES DE PROCEDIMIENTO
Notificaciones de las resoluciones de las Salas de Recurso
El artículo 63, apartado 5 del RMC establece que los recursos contra las resoluciones de las Salas de
Recurso de la OAMI se interpondrán ante el TPI en un plazo de dos meses a partir de la notificación de
la resolución de la Sala de Recurso.
El plazo de dos meses para la interposición ante el TPI de un recurso de anulación contra una resolución
se ampliará en un período adicional de diez días «por razón de la distancia». (1)
Las notificaciones de las resoluciones de las Salas de Recurso deberán realizarse, por principio, por fax y,
en casos excepcionales (en particular cuando se trata de marcas de color), por correo certificado con
acuse de recibo o por servicio de correo urgente (2).
En el caso de que las notificaciones de las resoluciones de las Salas de Recurso se envíen por fax, se
considerará que han llegado a su destinatario «el día que se reciba la comunicación en el fax del
destinatario» (3).
En el caso de que las notificaciones se efectúen por correo certificado, las resoluciones de las Salas de
Recurso se considerarán entregadas al destinatario «el décimo día siguiente al de su envío por correo,
salvo que la carta no hubiese llegado al destinatario o hubiese llegado en una fecha posterior» (4).
No obstante, los servicios de correo urgente no figuran expresamente entre los medios de notificación
enumerados en la Regla 61, apartado 2, del REMC (a saber, por correo, mediante entrega directa,
(1) Véase artículo 102(2) del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia.
(2) Véase la Decisión del Presidium de 10 de mayo 2006.
(3) Regla 65(1) del REMC.
(4) Regla 62(3) del REMC.
ÍNDICE
INICIO
PAG. 4
<< PAG. ANTERIOR
PAG. SIGUIENTE >>
BÚSQUEDA
SALIR
OAMI – RESEÑA DE L A JURISPRUDENCIA 2008
mediante depósito en la Oficina, por telefax «y otros medios técnicos con arreglo a lo dispuesto en la
Regla 65», o mediante anuncio público).
El TJCE, en su sentencia de 2 de octubre de 2008 en el asunto C-144/07P, consideró que la Regla 61,
apartado 2, del REMC «enumera taxativamente las formas a través de las cuales la OAMI notificará sus
resoluciones», y que un correo urgente, como los entregados por la sociedad DHL, no puede
considerarse equivalente a una carta certificada con acuse de recibo enviada mediante los servicios
postales. Por consiguiente, la notificación mediante la empresa DHL no era conforme con las Reglas 61
y 62 del REMC y se consideró irregular. Esta afirmación no significa que una notificación hecha de
forma irregular esté desprovista de todo efecto, ya que la Regla 68 del REMC dispone que, en el caso de
que un documento no hubiera sido notificado correctamente, «se considerará que fue notificado en la
fecha que se acredite por la Oficina como fecha de recepción». En consecuencia, el TJCE consideró que
la fecha en la que la resolución fue notificada por DHL es el día en que la resolución llegó al destinatario
(como ocurre en el caso de los envíos por fax), y no el décimo día siguiente al de envío por correo (como
ocurre en el caso de las cartas certificadas).
Legitimación activa de los solicitantes de una declaración de nulidad
El TPI confirmó en el asunto COLOR EDITION que «cualquier persona física o jurídica» (incluido un
bufete de abogados que actúe en su propio nombre) puede presentar una solicitud de nulidad contra una
marca comunitaria basada en causas de nulidad absoluta (artículo 51 del RMC) sin necesidad de
demostrar un interés «directo e individual». Esta decisión se basaba en que el objetivo de «garantizar la
protección más amplia posible de esos intereses generales» debe permitir a cualquier persona ejercer
dicha acción, con la única condición de tener personalidad física o jurídica y capacidad procesal (5).
(5) Sentencia de 8 de Julio de 2008, Asunto T-160/07, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC / OAMI, (COLOR
EDITION), pendiente de publicación, apartado 26 (pendiente de recurso ante el TJCE).
ÍNDICE
INICIO
PAG. 5
<< PAG. ANTERIOR
PAG. SIGUIENTE >>
BÚSQUEDA
SALIR
OAMI – RESEÑA DE L A JURISPRUDENCIA 2008
Facultad de apreciación conferida en virtud del artículo 74, apartado 2 del RMC
El artículo 74, apartado 2 del RMC establece que «La Oficina podrá no tener en cuenta los hechos que
las partes no hubieren alegado o las pruebas que no hubieren presentado dentro de plazo».
El TJCE observó en 2007 que las partes en los procedimientos ante la OAMI no tenían «un derecho
incondicional a que dichos hechos o pruebas sean tomados en consideración por la Oficina». Sostuvo
que los departamentos de la OAMI no pueden ser privados de su «amplia facultad de apreciación»
«como regla general y salvo disposición en contrario», siempre y cuando motiven su resolución de tomar o
no en consideración dicha información (6).
El TPI consideró que la Regla 22 del REMC (relativa a la prueba del uso) podría constituir un
obstáculo para el ejercicio de la facultad de apreciación que confiere el artículo 74, apartado 2 del RMC,
ya que, de la segunda frase de la Regla 22 del REMC resulta que «la presentación de pruebas del uso de
la marca anterior después de la expiración del plazo señalado a este efecto acarrea, en principio, la
desestimación de la oposición, sin que la OAMI disponga de un margen de apreciación al respecto» (7)
Con el fin de adoptar un enfoque coherente con su anterior sentencia dictada en el asunto T-334/01
HIPOVITON (en el que el TPI estableció que no podía interpretarse que la Regla 22 del REMC
excluyera la admisibilidad de «pruebas adicionales» presentadas por primera vez ante la Sala de Recurso
cuando hubieran aparecido nuevos elementos) (8), el TPI estableció que el artículo 74, apartado 2 del
RMC no era aplicable en circunstancias en las que los documentos presentados fuera de plazo
(6) Sentencia de 13 de marzo de 2007, Asunto C-29/05 P, OAMI / Kaul GmbH, (ARCOL / CAPOL), RJTJ I-2213,
apartado 42.
(7) Sentencia de 12 de diciembre de 2007, Asunto T-86/05, K & L Ruppert Stiftung & Co. Handels-KG / OAMI, (CORPO
LIVRE / LIVRE), pendiente de publicación, apartado 49.
(8) Sentencia de 8 de Julio de 2004, Asunto T-334/01, MFE Marienfelde GmbH / OAMI, (HIPOVITON/HIPPOVIT)
RJTJ II-2787, apartado 56.
ÍNDICE
INICIO
PAG. 6
<< PAG. ANTERIOR
PAG. SIGUIENTE >>
BÚSQUEDA
SALIR
OAMI – RESEÑA DE L A JURISPRUDENCIA 2008
constituyeran «las primeras y únicas pruebas del uso de las marcas anteriores aportadas por la
demandante» (9).
II. MOTIVOS DE DENEGACIÓN ABSOLUTOS
1. Artículo 7, apartado 1, letras b) a k) del RMC: diferentes motivos
de denegación absolutos
El solapamiento entre los motivos de denegación absolutos en virtud del artículo 7, apartado 1, letras
b) a d) del RMC
Para denegar un signo, los motivos invocados por la Oficina deberán ser coherentes con el fundamento
jurídico que se alegue.
El hecho de que exista un cierto grado de solapamiento entre el ámbito de aplicación de los motivos
absolutos de denegación del registro de una marca establecidos en el artículo 7, apartado 1, letras b) a d)
del RMC no exime a la Oficina (ni al TPI) de examinar dichos motivos por separado, ya que cada uno
de los motivos de denegación es independiente de los demás y debe interpretarse a la luz del interés
público específico subyacente en cada caso.
Si bien la noción del interés general que subyace al artículo 7, apartado 1, letra b) del RMC consiste en
garantizar al consumidor o usuario final la identidad del origen del producto o servicio provisto de la
marca, permitiéndole distinguir, sin posibilidad de confusión, dicho producto o servicio de otros que
tengan diferente origen, el interés público que subyace al artículo 7, apartado 1, letra c) es permitir a
todo el mundo utilizar libremente los signos o las indicaciones descriptivos.
(9) Sentencia de 12 de diciembre de 2007, Asunto T-86/05, (CORPO LIVRE / LIVRE), mencionado anteriormente,
apartado 50.
ÍNDICE
INICIO
PAG. 7
<< PAG. ANTERIOR
PAG. SIGUIENTE >>
BÚSQUEDA
SALIR
OAMI – RESEÑA DE L A JURISPRUDENCIA 2008
La aplicación de estos principios llevó al TJCE a anular una sentencia en la que el TPI había confirmado
la denegación del signo EUROHYPO en virtud del artículo 7, apartado 1, letra b) del RMC porque la
motivación en favor de la denegación se basaba en el carácter descriptivo de dicho signo respecto de los
servicios financieros (10).
El TPI no sólo se abstuvo de tomar en consideración el interés general legítimo que es la ratio que
subyace al artículo 7, apartado 1, letra b) del RMC, sino que, además, utilizó un criterio inapropiado
para determinar si la marca EUROHYPO podía o no registrarse, que consistió en determinar si dicho
signo había pasado a formar parte del lenguaje común y si había adquirido un significado propio. Tal
criterio era pertinente en el contexto del artículo 7, apartado 1, letra c) del RMC, pero no en el del
artículo 7, apartado 1, letra b) de dicho Reglamento.
El TJCE dictó una sentencia definitiva a ese respecto, por la que confirmó la ausencia de carácter
distintivo del signo EUROHYPO: la marca solicitada se denegó en virtud del artículo 7, apartado 1,
letra b) del RMC porque el público percibía que la marca «proporciona información sobre la naturaleza
de los servicios que designa y no que indique el origen de los servicios de que se trata» (apartado 69).
Letras aisladas
En 2007, el TPI subrayó que una única letra, como la letra I, podía poseer un carácter distintivo
mínimo en relación con servicios como la construcción, la administración o la gestión, a pesar de su
falta de «especificidad gráfica marcada» y de «carecer de todo contenido expresivo» (11).
En 2008, el TPI reiteró que no se aplicaba a las letras aisladas un criterio más estricto que el que se aplicaba
a los signos de otro tipo. En ausencia de indicación específica de que una letra aislada pudiera percibirse
necesariamente como una designación de un tipo o una serie de productos, o como una referencia a alguna
de sus características, el Tribunal consideró que la suposición de que la letra E estaba automáticamente
(10) Sentencia de 8 de mayo de 2008, Asunto C-304/06 P, Eurohypo AG / OAMI, (EUROHYPO), pendiente de publicación.
(11) Sentencia de 13 de junio de 2007, Asunto T-441/05, IVG Immobilien AG/OAMI (“I”), RJTJ II-1937.
ÍNDICE
INICIO
PAG. 8
<< PAG. ANTERIOR
PAG. SIGUIENTE >>
BÚSQUEDA
SALIR
OAMI – RESEÑA DE L A JURISPRUDENCIA 2008
desprovista de carácter distintivo respecto de los productos relacionados con la salud de las Clases 5, 10 y
25 se basaba en una interpretación errónea del artículo 7, apartado 1, letra b) del RMC (12).
Sin embargo, el TPI confirmó la denegación de la misma letra E para molinos de viento, generadores
eléctricos y sus accesorios en virtud del artículo 7, apartado 1, letra c) del RMC, porque la Sala de
Recursos había establecido, acertadamente, que dicha letra se usaba con mucha frecuencia como
abreviatura de «energía» y «electricidad», como en la expresión alemana «E-Werk», que designa una
central eléctrica (13).
Marcas denominativas y marcas figurativas
Los epítetos elogiosos y los eslóganes publicitarios, como Delivering the essentials of life (14 ), Vorsprung
durch Technik (15 ) , Security 1st (16), Dream it Do it ! (17 ) o Light & Space (18 ), no pueden registrarse,
independientemente de que la palabra o eslogan en cuestión establezca o no una relación evidente con
alguna de las características de los productos o servicios. El hecho de que dichos eslóganes contengan un
mensaje publicitario que podrían utilizar todos los operadores es motivo suficiente para que sean
denegados en virtud del artículo 7, apartado 1, letra b) del RMC.
Existen pocos ejemplos de marcas comunitarias complejas o mixtas que contengan elementos verbales y
figurativos que hayan sido denegadas debido a su falta de carácter distintivo. En un asunto que presenta
(12) Sentencia de 9 de julio de 2008, Asunto T-302/06, Paul Hartmann AG / OAMI, (E), pendiente de publicación,
apartado 44.
(13) Sentencia de 21 de mayo de 2008, Asunto T-329/06, Enercon GmbH / OAMI, (“E”), pendiente de publicación.
(14) Sentencia de 12 de marzo de 2008, Asunto T-128/07, Suez / OAMI, (Delivering the essentials of life), pendiente de
publicación.
(15) Sentencia de 9 de julio de 2008, Asunto T-70/06, Audi AG / OAMI, (Vorsprung durch Technik), pendiente de publicación.
(16) Sentencia de 24 de enero de 2008, Asunto T-88/06, Dorel Juvenile Group, Inc / OAMI (SECURITY FIRST).
(17) Sentencia de 2 de julio de 2008, Asunto T-186/07, Ashoka / OAMI, (DREAM IT, DO IT!), pendiente de publicación.
(18) Sentencia de 10 octubre de 2008, Asunto T-224/07, Imperial Chemical Industries plc / OAMI, (LIGHT & SPACE),
pendiente de publicación.
ÍNDICE
INICIO
PAG. 9
<< PAG. ANTERIOR
PAG. SIGUIENTE >>
BÚSQUEDA
SALIR
OAMI – RESEÑA DE L A JURISPRUDENCIA 2008
algunas similitudes con el asunto BEST BUY (19), el TPI confirmó que el registro de la marca
INTELLIGENT VOLTAGE GUARD debía denegarse en virtud del artículo 7, apartado 1, letra b) del
RMC (20). El TPI señaló que ni los elementos verbales, ni los figurativos tenían carácter distintivo en
relación con el material y los aparatos eléctricos, y que el signo solicitado era una mera suma de sus
elementos (desprovistos de carácter distintivo).
Respecto del artículo 7, apartado 1, letra c) del RMC, el TPI consideró que el signo COLOR
EDITION era descriptivo en relación con los productos cosméticos o de maquillaje, ya que el público lo
percibía en el sentido de que hacía referencia a la gama de productos cosméticos o de maquillaje en
diversos tonos de colores (21).
Se consideró que el signo MOZART tenía carácter descriptivo en relación con la pastelería, la confitería,
los productos de chocolate y dulces a base de azúcar porque el término «Mozartkugel» se utilizaba
habitualmente en Alemania y en Austria para designar las bolas de mazapán y de praliné cubiertas de
chocolate. El hecho de que el signo cuyo registro se solicitaba fuera una abreviatura poco común de
«Mozartkugel» carecía de pertinencia, ya que el artículo 7, apartado 1, letra c) del RMC no requería un
(19) Sentencia de 3 de julio 2003, Asunto T-122/01, Best Buy Concepts Inc. / OAMI (BEST BUY), RJTJ II-2235.
(20) Sentencia de 15 de octubre de 2008, Asunto T-297/07, TridonicAtco GmbH & Co. KG / OAMI, (Intelligent Voltage
Guard), pendiente de publicación.
(21) Sentencia de 8 de julio de 2008, Asunto T-160/07, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC / OAMI, (COLOR
EDITION), pendiente de publicación, apartado 26 (recurso pendiente ante el TJCE).
ÍNDICE
INICIO
PAG. 10
<< PAG. ANTERIOR
PAG. SIGUIENTE >>
BÚSQUEDA
SALIR
OAMI – RESEÑA DE L A JURISPRUDENCIA 2008
uso actual del signo solicitado en el lenguaje corriente. Bastaba que tal uso de la abreviatura fuera
posible en el futuro (22).
En cambio, el TPI anuló una resolución por la que se había denegado el registro del signo PORT
LOUIS (que es en un nombre geográfico, a saber, la capital de Mauricio) en relación con los productos
textiles, en virtud del artículo 7, apartado 1, letra c) del RMC. El TPI señaló que el nombre geográfico
en cuestión resultaba desconocido para una parte muy amplia del público interesado y que no había
razón para considerar que normalmente se relacionaba a la ciudad de Port Louis con la producción de
productos textiles, ni era probable que se la relacionara con dicha actividad en el futuro. Por lo tanto, el
signo cuyo registro se solicitaba no tenía carácter descriptivo en relación con los productos textiles (23).
El artículo 7, apartado 1, letra g) del RMC prohíbe el registro de marcas engañosas, lo que presupone la
existencia de un engaño efectivo o un riesgo suficientemente serio de inducir a engaño al consumidor. El
TPI consideró que el carácter engañoso y el carácter descriptivo eran dos caras de una misma moneda:
una marca engañosa era, en esencia, una marca que describía características que los productos o servicios
en cuestión no poseían. Dado que el signo I.T@MANPOWER carecía de carácter descriptivo con
respecto a los «servicios de trabajo temporal», no podía inducir a error en relación con dichos servicios.
El riesgo de inducir a engaño al consumidor era, como mucho, limitado, puesto que los «consumidores
son, en todo caso, capaces de valorar directamente, al elegir los productos o servicios en cuestión, si éstos
están relacionados con la tecnología de la información o con la mano de obra» (24).
El artículo 7, apartado 1, letra h) del RMC prohíbe el registro de marcas que, por falta de autorización
de las autoridades competentes, deben ser denegadas en virtud del artículo 6 ter del Convenio de París.
(22) Sentencia de 9 de julio de 2008, Asunto T-304/06, Paul Reber GmbH & Co. KG / OAMI, (MOZART / MOZART),
pendiente de publicación, apartados 106-107.
(23) Sentencia de 15 de octubre de 2008, Asunto T-230/06, Rewe-Zentral AG / OAMI, (PORT LOUIS), pendiente de
publicación, apartados 48-53.
(24) Sentencia de 24 de septiembre de 2008, Asunto T-248/05, HUP Uslugi Polska sp. z o.o. / OAMI, (I.T.@
MANPOWER), pendiente de publicación, apartados 67-69.
ÍNDICE
INICIO
PAG. 11
<< PAG. ANTERIOR
PAG. SIGUIENTE >>
BÚSQUEDA
SALIR
OAMI – RESEÑA DE L A JURISPRUDENCIA 2008
La marca reproducida a continuación se denegó en virtud de dicha disposición para los productos de piel
incluidos en la clase 18, las prendas de vestir incluidas en la clase 25 y varios servicios incluidos en la
clase 40, como la sastrería y el tratamiento de pieles, entre otros.
El TPI confirmó la denegación para los productos de las clases 18 y 25, porque el signo solicitado imitaba,
desde una perspectiva heráldica, el emblema oficial de Canadá, a pesar de la ausencia de colores y de las
iniciales «RW» incorporadas en el signo. Además, el TPI señaló que la posibilidad prevista en el artículo 6
ter, apartado 1, letra c) del Convenio de París de aceptar las marcas cuando el signo no fuera «de naturaleza
tal que haga inducir a error al público sobre la existencia de un vínculo entre quien lo utiliza y la
organización» se limitaba a los casos en que dicho signo reprodujera o imitara emblemas de organizaciones
internacionales intergubernamentales. Tal excepción no se aplicaba a los emblemas de Estado (25).
No obstante, el TPI anuló la parte de la resolución de la Sala de Recurso referente a la denegación
relativa a los servicios. El TPI consideró, en esencia, que el Convenio de París establecía una distinción
entre, por un lado, las «marcas» que se registraban en relación con los productos y, por otro, las «marcas
de servicio» mencionadas en el artículo 6 sexies del Convenio de París. Dado que el artículo 6 ter se
refería exclusivamente a las «marcas», el TPI infirió que esta disposición se aplicaba únicamente a las
marcas de productos y, por consiguiente, concluyó que la prohibición de registro y uso establecida por
dicha disposición no afectaba a las «marcas de servicio» (26).
(25) Sentencia de 28 de febrero de 2008, Asunto T-215/06, American Clothing Associates SA / OAMI, (RW), pendiente de
publicación , apartados 76-79 (hay un recurso pendiente ante el TJCE).
(26) Sentencia de 28 de febrero 2008, Asunto T-215/06, RW, mencionado anteriormente, apartado 26.
ÍNDICE
INICIO
PAG. 12
<< PAG. ANTERIOR
PAG. SIGUIENTE >>
BÚSQUEDA
SALIR
OAMI – RESEÑA DE L A JURISPRUDENCIA 2008
Marcas tridimensionales
Puesto que el consumidor medio no suele hacer suposiciones sobre el origen de los productos en función
de su forma o de la forma de su embalaje en ausencia de todo elemento gráfico o textual, las marcas
tridimensionales se deniegan a menos que se demuestre que la forma solicitada se aparta de forma
significativa de las normas del sector. Este hecho no se demostró en el caso de un filtro de pintura
amarillo, que se consideró una mera variación de otras formas ya existentes (27).
El mismo razonamiento se aplicó a una marca figurativa bidimensional que representaba un bolso de
mano. El TPI señaló que la jurisprudencia que se había desarrollado en relación con las marcas
tridimensionales consistentes en la apariencia de un producto, se aplicaba también cuando la marca
solicitada era una marca figurativa consistente en una representación bidimensional de dicho producto.
En tal caso, la marca tampoco consistía en un signo que no guardara ninguna relación con la apariencia
de los productos a los que se refería. Ante la ausencia de otras características, como un elemento verbal,
un elemento decorativo o un color, la forma en sí misma se consideraba banal. El hecho de que la
representación bidimensional del bolso pudiera aplicarse como un logotipo a los bolsos (más que
(27) Sentencia de 10 de septiembre de 2008, Asunto T-201/06, Louis M. Gerson Co. Inc. / OAMI, (Filtro para pintura),
pendiente de publicación.
ÍNDICE
INICIO
PAG. 13
<< PAG. ANTERIOR
PAG. SIGUIENTE >>
BÚSQUEDA
SALIR
OAMI – RESEÑA DE L A JURISPRUDENCIA 2008
incorporarse a los mismos) se antojaba irrelevante, porque los conceptos de marketing de ese tipo no
tenían ninguna repercusión sobre la apreciación del carácter distintivo (28).
2. Artículo 7, apartado 3 del RMC: Adquisición de carácter
distintivo por el uso
En el caso de las marcas denominativas o de marcas figurativas que contengan algún elemento verbal, se
denegará la marca incluso si los motivos de denegación sólo existieren en una parte de la Comunidad.
En tal caso, la prueba relativa a la adquisición del carácter distintivo debe referirse a las partes de la
Comunidad en las que se consideró que la marca no tenía carácter distintivo, descriptivo, genérico,
engañoso, etc.
En el asunto T-405/05, el TPI consideró que la marca MANPOWER tenía carácter descriptivo en
relación con «servicios de agencias de empleo; servicios de trabajo temporal» comprendidos en la clase
35. Además, dicha marca tenía carácter descriptivo en relación con los productos y servicios
comprendidos en las clases 9,16, 41 y 42, ya que podía interpretarse que MANPOWER indicaba el
contenido de los referidos productos y servicios cuando se utilizaran en el marco de los servicios de una
oficina de empleo.
Puesto que MANPOWER es una palabra inglesa, el artículo 7, apartado 1, letra c) del RMC se aplicó
en primer lugar en las regiones anglófonas de la Comunidad (es decir, el Reino Unido, Irlanda y Malta).
(28) Sentencia de 21 de octubre de 2008, Asunto T-73/06, Jean Cassegrain SAS. / OAMI, (forma de un bolso), pendiente de
publicación, apartados 22, 27-28 y 33.
ÍNDICE
INICIO
PAG. 14
<< PAG. ANTERIOR
PAG. SIGUIENTE >>
BÚSQUEDA
SALIR
OAMI – RESEÑA DE L A JURISPRUDENCIA 2008
No obstante, este motivo de denegación se amplió también a Alemania y Austria, donde la Sala de
Recurso aportó la prueba de que el término «manpower» se había incorporado en el lenguaje comercial
alemán y hacía referencia a «fuerza de trabajo» o a «mano de obra».
Para oponerse a una solicitud de nulidad de la marca registrada MANPOWER, su titular tuvo que
aportar la prueba de que, «por el uso que se haya hecho [de la marca], hubiera adquirido después de su
registro un carácter distintivo para los productos o servicios para los cuales esté registrada» (29) en el
Reino Unido, Irlanda, Alemania y Austria.
El TPI estimó que el titular había aportado la prueba de que MANPOWER había adquirido un
carácter distintivo a través del uso antes de la fecha de la solicitud de nulidad en los referidos Estados
miembros. Los siguientes aspectos revistieron especial importancia: el elevado número de sucursales del
titular en dichos territorios, sus volúmenes de negocios, el número de empresas del cliente; la frecuente
aparición de la marca impugnada en diversos periódicos, así como el volumen de sus gastos de
marketing, y la extensión geográfica del uso de la marca.
Sin embargo, el TPI dejó sin resolver la cuestión de si el carácter distintivo adquirido posteriormente era
o no aplicable de forma retroactiva a la fecha de presentación de la referida marca. La solicitante de
nulidad alegó que la prioridad de los derechos del titular sobre la marca deberían «corregirse» a la fecha
en la que se apreció la adquisición del carácter distintivo como consecuencia del uso. El TPI se limitó a
disponer que «la cuestión relativa a la prioridad de la referida marca no es pertinente en relación con el
examen de una solicitud cuyo objeto consiste en su anulación por un motivo de denegación absoluto.
Incluso admitiendo que la prioridad de dicha marca sólo pudiera remontarse a una fecha posterior a la
presentación de la solicitud que dio lugar a su registro, esta mera circunstancia no es suficiente para
entrañar la nulidad de ésta. En efecto, la cuestión de la prioridad que debe reconocerse a la marca de la
interviniente sólo deviene pertinente cuando esa marca se haya invocado en apoyo de una oposición
(29) Artículo 51(2) del RMC.
ÍNDICE
INICIO
PAG. 15
<< PAG. ANTERIOR
PAG. SIGUIENTE >>
BÚSQUEDA
SALIR
OAMI – RESEÑA DE L A JURISPRUDENCIA 2008
contra otra marca [véase el artículo 8, apartado 2, letras a) y b), del Reglamento nº 40/94]. Pues bien,
en el caso de autos no se trata de un procedimiento de tal naturaleza» (30).
III. MOTIVOS DE DENEGACIÓN RELATIVOS
1. Artículo 8, apartado 1, letra b) del RMC: riesgo de confusión
Similitud de los productos y servicios
El TPI planteó una cuestión interesante en relación con la similitud de los productos y los servicios de
venta al por menor en su sentencia en el asunto T-116/06 O STORE/THE O STORE, referente a una
solicitud de nulidad basada en el artículo 52, apartado 1, letra a) y en el artículo 8, apartado 1, letra b)
del RMC (31).
O STORE
THE O STORE
Clase 35: «Servicios de venta al por menor y al por
mayor, incluidos servicios de venta al por menor en
línea; venta al por menor y al por mayor de gafas, gafas
de sol, artículos y accesorios de óptica, ropa, sombrerería,
calzado, relojes, cronómetros, joyería, calcomanías,
carteles, bolsas de deporte, mochilas y carteras».
Clase 18: «bolsas de deporte, mochilas y
carteras», etc.
Clase 25: «ropa, sombrerería, calzado», etc.
Marca comunitaria impugnada
Marca francesa registrada con anterioridad
(30) Sentencia de 15 de octubre de 2008, Asunto T-405/05, Powerserv Personalservice GmbH / OAMI, (MANPOWER),
pendiente de publicación, apartado 128.
(31) Sentencia de 24 de septiembre de 2008, Asunto T-116/06, Oakley, Inc. / OAMI, (O STORE / THE O STORE),
pendiente de publicación.
ÍNDICE
INICIO
PAG. 16
<< PAG. ANTERIOR
PAG. SIGUIENTE >>
BÚSQUEDA
SALIR
OAMI – RESEÑA DE L A JURISPRUDENCIA 2008
La marca comunitaria O STORE se había registrado para servicios comprendidos en la clase 35, es
decir: i) «servicios de venta al por menor y al por mayor de ropa, sombrerería, calzado, mochilas y carteras»
(esto es, servicios de venta al por menor relacionados con productos concretos designados por la marca
anterior), ii) «venta al por menor y al por mayor de gafas, gafas de sol, artículos y accesorios de óptica, relojes,
cronómetros, joyería, calcomanías, carteles» (esto es, servicios de venta al por menor relacionados con
productos que no estaban designados por la marca anterior) y iii) «servicios de venta al por menor y al por
mayor, incluidos servicios de venta al por menor en línea» (esto es, servicios de venta al por menor sin
especificación de los productos para los que se prestan dichos servicios).
En relación con el primer grupo de servicios de venta al por menor, el TPI consideró que los servicios
mencionados no eran equivalentes a los productos para los que se prestaban dichos servicios. No
obstante, los servicios de venta al por menor para las «bolsas de deporte, mochilas y carteras» eran, sin
lugar a dudas, complementarios de dichos productos porque «existe entre ellos una estrecha relación».
Esta complementariedad, y el hecho de que los productos se vendieran normalmente en los mismos
puntos de venta en los que se suministraban los servicios de venta al por menor, compensaban la
ausencia de similitud en términos de naturaleza, destino, efectos y uso. Por consiguiente, existía «cierto
grado de similitud» entre ellos.
Se llegó a una conclusión diferente en relación con el segundo grupo de servicios de venta al por menor,
es decir, los servicios de venta al por menor de productos que no estaban designados por la marca
anterior («gafas, gafas de sol, artículos y accesorios de óptica, relojes, cronómetros, joyería, calcomanías,
carteles» frente a los productos comprendidos en las clases 18 y 25). El TPI estimó que dichos productos
y servicios no podían considerarse similares, porque los canales de distribución de los servicios de venta
al por menor y los de los productos en cuestión eran distintos, y porque los consumidores no esperan
que un fabricante de ropa y de productos de cuero gestione directa o indirectamente puntos de venta de
gafas, gafas de sol y ópticas, que no corresponden a su actividad principal (apartado 87).
ÍNDICE
INICIO
PAG. 17
<< PAG. ANTERIOR
PAG. SIGUIENTE >>
BÚSQUEDA
SALIR
OAMI – RESEÑA DE L A JURISPRUDENCIA 2008
En cuanto al tercer grupo de servicios de venta al por menor, es decir, servicios de venta al por menor
para los que no se especifican los productos en relación con los cuales se prestarán tales servicios, debe
tenerse en cuenta el hecho de que la marca comunitaria impugnada se registró en 2002, es decir, antes
de que el TJCE dictara la sentencia PRAKTIKER (32). En dicha sentencia, el TJCE confirmó que el
concepto de «servicios» en el sentido de la Directiva incluía los servicios prestados en relación con el
comercio al por menor de productos y exigía al solicitante «que precis[ara] los productos o tipos de
productos a los que se refieren dichos servicios mediante, por ejemplo, indicaciones como [comercio al
por menor de artículos para la construcción, para trabajos domésticos y de jardín, así como otros bienes
de consumo para el sector del “hágalo usted mismo”»] (apartado 50).
La comunicación n.º 7/05 del Presidente de la Oficina, de 31 de octubre de 2005, explica cómo
interpreta la Oficina la sentencia PRAKTIKER y el requisito que en ella se impone de que se
especifiquen los productos que forman el objeto de los servicios de venta al por menor. La comunicación
establece que la Oficina denegará las solicitudes de marca comunitaria que no cumplan este requisito,
mientras que, para las marcas comunitarias registradas, recomienda simplemente que se limite la
designación de los servicios de venta al por menor especificando los productos para los que se prestarán
dichos servicios.
El TPI consideró que la consecuencia de la falta de especificación en la marca comunitaria registrada era
que «los servicios de venta al por menor y al por mayor, entre ellos los servicios de venta al por menor en
línea, teniendo en cuenta el carácter general de su formulación, pueden incluir todo tipo de productos,
incluso los productos designados por la marca anterior». Por consiguiente, los referidos servicios de venta
al por menor mostraban similitudes con los productos en cuestión. Para evitar esta consecuencia, el
titular de la marca comunitaria debería especificar los productos para los que se prestaban «los servicios
de venta al por menor y al por mayor, entre ellos los servicios de venta al por menor en línea», tal y como
exigía la sentencia PRAKTIKER.
(32) Sentencia de 7 de julio de 2005, Asunto C-418/02, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, RJTJ I-5873.
ÍNDICE
INICIO
PAG. 18
<< PAG. ANTERIOR
PAG. SIGUIENTE >>
BÚSQUEDA
SALIR
OAMI – RESEÑA DE L A JURISPRUDENCIA 2008
Similitud de los signos
En lo concerniente a la comparación de signos, el TPI estimó que dos signos figurativos que contengan
un pelícano estilizado eran similares a pesar de las diferencias visuales. El grado de similitud general de
los signos, por referirse al mismo concepto y por presentar una identidad fonética, sumado a la identidad
de los productos, llevó a la conclusión de que existía riesgo de confusión, «al margen de que el aspecto
visual sea o no más importante que los demás aspectos» durante el acto de compra de materias primas
para uso industrial (33).
Solicitud de marca comunitaria (clases
1, 2 y 17)
Registros de marcas comunitarias anteriores (clases 1, 2
y 17, entre otras)
El TPI consideró que los hechos del asunto eran diferentes a los del asunto SABEL (34). En el asunto
SABEL, el TJCE sostuvo que la mera asociación que el público pudiera hacer entre dos marcas a causa
de su contenido semántico análogo no constituía, por sí solo, un motivo suficiente para concluir que
existía riesgo de confusión en el caso de dos marcas, una de las cuales consistía en la combinación de un
vocablo y una imagen, mientras que la otra consistía sólo en una imagen y no gozaba de una especial
notoriedad entre el público.
(33) Sentencia de 17 de abril 2008, Asunto T-389/03, Dainichiseika Colour & Chemicals Mfg. Co. Ltd / OAMI,
(representation of a pelican / PELIKAN), pendiente de publicación.
(34) Sentencia de 11 de noviembre de 1997, Asunto C-251/95, Sabel, RJTJ I-6191.
ÍNDICE
INICIO
PAG. 19
<< PAG. ANTERIOR
PAG. SIGUIENTE >>
BÚSQUEDA
SALIR
OAMI – RESEÑA DE L A JURISPRUDENCIA 2008
En el presente asunto, el TPI consideró que el elemento verbal incluido en las marcas anteriores
(«Pelikan») constituía una referencia directa a la imagen contenida en dichas marcas, mientras que, en el
asunto SABEL, la palabra «sabèl», que formaba parte de la marca solicitada, no tenía una relación
semántica con la imagen de un guepardo saltando que la acompañaba.
Además, en el asunto SABEL, la similitud semántica entre las partes figurativas de las dos marcas en
litigio se limitaba al hecho de que ambos animales, un guepardo y un puma, pertenecían a la familia de
los felinos y estaban representados en un movimiento de salto, que constituye una pose típica de ese tipo
de animales. En cambio, las similitudes entre los signos que representan a los pelícanos «sobrepasan la
mera concordancia de elementos que se derivan de la naturaleza y que, por consiguiente, no presentan
un carácter muy imaginativo» (apartado 105). En particular, ambos signos contenían la imagen de la
misma ave (un pelícano), vista de perfil por el lado izquierdo, con la silueta blanca con borde negro,
dentro de un círculo, posada sobre una superficie blanca con un contorno negro.
En el asunto PELIKAN, la identidad conceptual quedaba reforzada por el número de características
estilísticas comunes y por la identidad fonética. En este asunto, las diferencias visuales no excluían el
riesgo de confusión, ni siquiera por parte de un público que prestara mucha atención.
Marcas con un mayor grado de carácter distintivo adquirido por el uso
Por analogía con sus anteriores conclusiones en el asunto HAVE A BREAK (35), el TJCE consideró que
era posible acreditar la reputación de una marca a partir de pruebas relativas al uso y la notoriedad de
otra marca, siempre que la primera estuviera incluida en la segunda y desempeñara en ésta «un papel
significativo e incluso predominante» (36).
(35) Sentencia de 7 de julio de 2005, Asunto C-353/03, Société des produits Nestlé (HAVE A BREAK) RJTJ I-6135.
(36) Sentencia de 17 de julio de 2008, Asunto C-488/06 P, L & D, S.A. /OAMI, (AIRE LIMPIO / FIR TREE), pendiente
de publicación, apartados 52-53.
ÍNDICE
INICIO
PAG. 20
<< PAG. ANTERIOR
PAG. SIGUIENTE >>
BÚSQUEDA
SALIR
OAMI – RESEÑA DE L A JURISPRUDENCIA 2008
El TJCE observó, asimismo, que la existencia de un mayor grado de carácter distintivo adquirido por el
uso no era incompatible con un menor grado de carácter distintivo per se. El TJCE confirmó la
conclusión a la que llegó el TPI, según la cual los indicadores de una importante cifra de ventas, un
volumen de publicidad considerable y una cuota de mercado del 50% en el sector de los productos
ambientadores constituían pruebas concluyentes de la adquisición de notoriedad. Además, el TJCE
estimó que el TPI no había cometido ningún error al tomar en consideración las pruebas documentales
en apoyo de la notoriedad relativa a un período que era posterior a la fecha de presentación de las marcas
impugnadas, porque las cuotas de mercado de 1997 y 1998 «sólo puede lograrse de manera progresiva,
lo que permite considerar que la situación no era muy diferente en 1996» (apartado 73).
Además, el TJCE confirmó en el asunto FERRERO que un conjunto de documentos puede acreditar la
notoriedad aun cuando cada uno de dichos elementos de prueba sea por sí mismo insuficiente a tal
efecto (37). El tribunal consideró que la notoriedad de una «marca de la casa» como FERRERO
atenuaba la percepción de que no era probable que el mismo operador del sector alimentario usara la
misma marca en dos segmentos de mercado adyacentes pero distintos, cuando dichos segmentos se
caracterizaban por hábitos de consumo distintos, como en el caso de las galletas saladas y los productos
de confitería.
2. Artículo 8, apartado 5 del RMC: marcas renombradas
La «imagen» de una marca y su traslación sin causa justificada a una marca posterior que designe
productos o servicios diferentes son conceptos fundamentales a la hora de aplicar el artículo 8, apartado
5 del RMC.
Cuando no pueda demostrarse que una marca anterior proyecte una «imagen de un prestigio especial o
de una elevada calidad», es probable que no se hayan presentado las pruebas de una posible asociación
(37) Sentencia de 17 de abril de 2008, Asunto C-108/07 P, Ferrero Deutschland GmbH / OAMI, (FERRO / FERRERO),
pendiente de publicación, apartado 36.
ÍNDICE
INICIO
PAG. 21
<< PAG. ANTERIOR
PAG. SIGUIENTE >>
BÚSQUEDA
SALIR
OAMI – RESEÑA DE L A JURISPRUDENCIA 2008
de la marca solicitada con «cualidades positivas de la marca anterior idéntica, que podrían dar lugar a
una explotación evidente y un beneficio indebido por parte de la marca solicitada» (38).
El mismo principio se reiteró ese mismo año en el asunto CAMEL/CAMELO, en el que el TPI
consideró que el parasitismo no podía deducirse únicamente de una similitud estrecha entre los signos,
aunque no pudiera afirmarse que la similitud fuera fortuita. La posibilidad de que el renombre de la
marca anterior CAMEL, en relación con los productos de tabaco, fuera objeto de un aprovechamiento
indebido en el sector del café dependía, en primer lugar, de la existencia de una imagen positiva con la
que se asociarían los productos CAMEL. En este asunto, la existencia de dicha imagen no quedaba
demostrada (39).
Por otro lado, el TPI consideró que el uso de la marca figurativa CITI en relación con «agencias de
aduanas, tasaciones inmobiliarias, agencias inmobiliarias, administración y evaluación de bienes
inmuebles» se aprovecharía indebidamente y sin justa causa del renombre de la marca anterior
CITIBANK en relación con los «servicios financieros» (40).
CITIBANK
Solicitud de marca comunitaria
Marca anterior
(38) Sentencia de 22 de marzo de 2007, Asunto T-215/03, Sigla SA / OAMI, (VIPS / VIPS), RJTJ II-711, apartado 72.
(39) Sentencia de 30 de enero de 2008, Asunto T-128/06, Japan Tobacco, Inc. / OAMI, (CAMELO / CAMEL), pendiente
de publicación, apartado 66 (hay un recurso pendiente ante el TJCE).
(40) Sentencia de 16 de abril de 2008, Asunto T-181/05, Citigroup, Inc. ; Citibank, NA / OAMI, (CITI / CITIBANK y
otras), pendiente de publicación.
ÍNDICE
INICIO
PAG. 22
<< PAG. ANTERIOR
PAG. SIGUIENTE >>
BÚSQUEDA
SALIR
OAMI – RESEÑA DE L A JURISPRUDENCIA 2008
En primer lugar, el TPI anuló la resolución de la Sala de Recurso, que había desestimado el recurso
interpuesto en virtud del artículo 8.5 del RMC por falta de similitud entre los signos. En segundo lugar,
el TPI observó que la marca CITIBANK disfrutaba de un amplio renombre y su notoriedad iba
asociada a las características específicas del sector bancario, a saber, «la solvencia, la honestidad y el
apoyo financiero a clientes privados y comerciales en sus actividades profesionales y de inversión». En ese
contexto, la apropiación indebida de la imagen de una marca anterior podía favorecer la
comercialización de los servicios de las agencias de aduanas y las actividades de las agencias financieras
relacionadas con la gestión del dinero y la propiedad inmobiliaria de los clientes, a los que se refería la
solicitud de la marca comunitaria CITI.
ÍNDICE
INICIO
PAG. 23
<< PAG. ANTERIOR
BÚSQUEDA
SALIR