Proceso 188-IP-2007 - Intranet

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
Proceso 188-IP-2007
Interpretación Prejudicial, de Oficio, de los artículos 134
y 136 literal b), 190 y 191 de la Decisión 486 de la
Comisión de la Comunidad Andina, con base a lo
solicitado por la Primera Sala Especializada en lo
Contencioso Administrativo de la Corte Superior de
Justicia de Lima, de la República del Perú, en el Proceso
Interno N° 877-06. Actor: SOCIÉTÉ DES PRODUITS
NESTLÉ S.A. Marca: “NESTLÉ GOOD FOOD, GOOD
LIFE” (MIXTA).
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de
Quito, a los cinco días del mes de marzo del año dos mil ocho.
VISTOS
La Cédula de Notificación, de fecha 10 de abril del 2007, recibida en este Tribunal el 31
de octubre del 2007, a través de la cual la Primera Sala Especializada en lo
Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del
Perú, remite solicitud de interpretación prejudicial, con motivo del Proceso Interno Nº
877-06.
Que, la mencionada solicitud fue admitida a trámite mediante auto dictado el día 13 de
febrero del 2008.
1.
Las partes.
Demandante:
SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.
Demandado:
Instituto Nacional de la Competencia y de la Protección de la
Propiedad Intelectual (en adelante, INDECOPI).
Litisconsorte :
GOOD FOODS S.A. (de Perú).
2.
Determinación de los hechos relevantes
2.1. Hechos.
El 11 de febrero del 2004, la demandante SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.
(Suiza) solicitó el registro del signo mixto NESTLÉ GOOD FOOD, GOOD LIFE y figura
en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
El 30 de abril del 2004, GOOD FOODS S.A. formuló oposición manifestando ser titular
del nombre comercial GOOD FOODS registrado en la misma Clase 30 de la
Clasificación Internacional de Niza.
-2-
Mediante Resolución Nº 12323-2005/OSD-INDECOPI, de 13 de septiembre del 2005, la
Oficina de Signos Distintivos del Instituto de Defensa de la Competencia y de la
Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), declaró fundada la oposición
interpuesta y denegó el registro del signo solicitado NESTLÉ GOOD FOOD, GOOD
LIFE y figura en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, por considerar
confundibilidad entre los signos en cuestión y debida acreditación del uso del nombre
comercial GOOD FOODS para distinguir actividades económicas relacionadas con
productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
Ante la apelación de la demandante, el 08 de marzo del 2006, el Tribunal de Defensa
de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI emite Resolución Nº
0303-2006/TPI-INDECOPI, de 8 de marzo de 2006, confirmando la resolución de la
primera instancia administrativa.
El 14 de junio del 2006, SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. formula demanda
contencioso administrativa ante la Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo
de la Corte Superior de Lima, República del Perú, argumentando la suficiente
distintividad del signo solicitado NESTLÉ GOOD FOOD, GOOD LIFE y figura, la falta de
confundibilidad con el nombre comercial de GOOD FOODS S.A. y la coexistencia en el
mercado peruano de signos que contienen la expresión GOOD FOOD a nombre de
distintos titulares.
2.2 Fundamentos de la Demanda.
La demandante SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. señala que, si bien los signos
confrontados guardan relación respecto de los productos y actividades económicas que
distinguen, debe señalarse que la protección brindada al nombre comercial GOOD
FOODS está referida únicamente a la venta de cacao y no de todos los productos
alimenticios de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
Los signos confrontados son diferentes entre sí ya que el signo solicitado NESTLÉ
GOOD FOOD, GOOD LIFE y figura es uno de tipo mixto, conformado por una
denominación y la reconocida figura de un nido, signo distintivo tradicional de los
productos NESTLÉ. Por su parte, el nombre comercial registrado GOOD FOODS es
uno de tipo meramente denominativo.
La demandante agrega que, la denominación GOOD FOODS no es de titularidad
exclusiva de la opositora GOOD FOODS S.A. y que, en efecto, coexiste con la marca
GOOD FOOD y logotipo en la misma Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza,
sin que por ello se hayan suscitado problemas de confusión entre ambos signos.
CONSIDERANDO:
Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que
conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud
provenga de un Juez Nacional también con esta competencia para actuar como Juez
Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno.
Que, basándose en la notificación enviada por el Juez Consultante, procede la
interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 134 y 136 literal b) 190 y 191 de la
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
-3-
El texto de las normas de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación:
DECISIÓN 486.
“(…)
Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo
que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán
registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.
La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en
ningún caso será obstáculo para su registro.
Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:
a)
las palabras o combinación de palabras;
b)
las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas,
retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
c)
los sonidos y los olores;
d)
las letras y los números;
e)
un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
f)
la forma de los productos, sus envases o envolturas;
g)
cualquier combinación de los signos o medios indicados en los
apartados anteriores.
(…)
Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso
en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular
cuando:
(…)
b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser
el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su
uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;
(…)
Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que
identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento
mercantil.
Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial.
Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre
otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un
registro de personas o sociedades mercantiles.
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Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o
razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.
Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere
por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o
cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.
(…)”.
En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno, así como, de las normas
que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo
referente a los siguientes temas:
1.
DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL Y SUS REQUISITOS.
Este Tribunal considera pertinente reiterar las condiciones y requisitos para la
formulación de la consulta de interpretación prejudicial, de conformidad con el artículo
125 del Estatuto del Tribunal.
La solicitud de interpretación que los jueces nacionales dirijan al Tribunal deberá
contener:
a)
El nombre e instancia del juez o tribunal nacional consultante;
b)
La relación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina cuya
interpretación se requiere;
c)
La identificación de la causa que origine la solicitud;
d)
El informe sucinto de los hechos que el solicitante considere relevantes para la
interpretación; y,
e)
El lugar y dirección en que el juez o tribunal recibirá la respuesta a su consulta.
2.
CONCEPTO DE MARCA Y REQUISITOS ESENCIALES PARA SU REGISTRO.
La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en su artículo 134, define a la
marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el
mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación
gráfica”.
Para Chavanne y Bursa marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o
acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos
similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”. (BERTONE, Luis
Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. DERECHO DE MARCAS.
Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL.
Argentina. 1989. pp 15-16).
La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o
combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles
de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a
-5-
fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione
sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.
La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de
marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión
486 de la Comisión de la Comunidad Andina se puede, sin embargo, constatar la
existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los
olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según
consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión.
Los elementos constitutivos de una marca
El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344
de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, está implícitamente contenido en la
definición del artículo 134, toda vez que un signo para que pueda ser captado y
apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de
que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre
en la mente de los consumidores o usuarios.
La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en
la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca.
La susceptibilidad de representación gráfica consiste en descripciones realizadas a
través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus
componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.
El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través
de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo
imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de
palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc.
La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea
susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos
productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación
por parte del consumidor. Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para
diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus
características esenciales o primordiales.
3.
LOS NOMBRES COMERCIALES, SU PROTECCIÓN Y PRUEBA.
En el presente caso, se observa que el día 30 de abril del 2004, GOOD FOODS S.A.
formuló oposición contra la solicitud de registro del signo mixto NESTLÉ GOOD FOOD,
GOOD LIFE y figura en la Clase 30 de la Clasificación Internacional, manifestando ser
titular del nombre comercial GOOD FOODS registrado en la misma Clase 30 de la
Clasificación Internacional.
Al respecto, el artículo 191 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina
se refiere a la protección del nombre comercial, expresando que el derecho exclusivo
sobre él “se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del
nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa”, y que,
en caso de que la legislación interna contemplase un sistema de registro, se aplicarán
las normas pertinentes del capítulo sobre marcas de la Decisión 486.
-6-
En este sentido, el nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin
obligación de depósito o de registro, es decir, que no es necesario el registro para tener
la protección de exclusividad.
Este Organismo, por su parte, ha expresado en este contexto, que “un nombre
comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad
económica dentro del giro comercial o industrial y lo distingue o diferencia de otras
idénticas o semejantes en el mismo ramo”.
La protección de un nombre comercial puede darse por dos medios: la vía del uso del
nombre comercial y, aquélla de su inscripción o registro ante la Oficina Nacional
Competente. Las dos vías tienen absoluta validez, sin existir prelación o privilegio
alguno entre la una y la otra.
La prueba del uso del nombre comercial corresponderá, en todo caso, a quien invoque
la existencia de su derecho. Debe comprobarse, no obstante, que el nombre haya sido
utilizado con anterioridad a la solicitud de registro de la marca o, de otro nombre, de ser
el caso.
Esta figura se encuentra protegida por la normativa comunitaria, impidiendo el registro
de signos distintivos idénticos o similares, en tal sentido, los criterios para establecer la
irregistrabilidad, son los mismos a los señalados para las marcas.
4.
IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS: RIESGO DE
CONFUSIÓN Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO
MARCARIO.
Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan,
fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. El literal b) de dicho artículo
prohíbe que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de
terceros, sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, siempre que
pudiera inducirse al público a riesgo de confusión o de asociación. Todo esto en
concordancia con los artículos 190, 191, 192 primera parte y 193 de la misma Decisión
486. De la prohibición citada se desprende, también, que no se exige que el signo
pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la
existencia de este riesgo de confusión o de asociación para que se configure aquella
prohibición.
El nombre comercial, al igual que la marca, cumple una función distintiva, pero
relacionada con una actividad económica efectuada en un establecimiento comercial o
industrial por cuya razón, una causal de prohibición para otorgar el registro a un signo
como marca sería la existencia de semejanza o identidad al punto de producir confusión
con un nombre comercial anteriormente registrado, solicitado para registro, depositado
o usado. Para establecer la existencia de dicho riesgo de confusión o de asociación
será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa,
tanto entre sí como en relación con los productos, servicios o actividad económica
distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual
variará en función de los productos, servicios o actividad económica de que se trate.
En el juicio sobre la semejanza entre una marca y un nombre comercial protegido,
corresponderá al consultante hacer la comparación a partir de la naturaleza de los
signos, tomando en cuenta los elementos fonético, gráfico y conceptual de cada uno. Al
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igual que en la comparación entre signos marcarios, el cotejo entre una marca y un
nombre comercial deberá ser conducido por la impresión unitaria que los signos habrán
de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario a que
están destinados. Por ello, la valoración deberá llevarse a cabo sin descomponer la
unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el
todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento
dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor
determinante de la valoración.
En relación a este tema, el Tribunal ha indicado que: “De existir identidad o semejanza
entre el signo (...) y el nombre comercial protegido, de modo que el consumidor o el
usuario relacione y pueda confundir los productos o servicios que pretende amparar
aquel signo con la actividad económica que realiza el titular del nombre comercial, el
signo en cuestión no será suficientemente distintivo (...)”. (Proceso 05-IP-2003, marca
mixta: “EAN INTERNATIONAL”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 914, de 01 de abril de
2003).
Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión
corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador,
con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los
efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de
semejanza.
5.
DE LOS SIGNOS DENOMINATIVOS Y MIXTOS.
En lo que concierne a la estructura de los signos sub materia, y a propósito del caso en
estudio, el Tribunal estima necesario hacer referencia a los signos denominativos y
mixtos.
Los primeros, llamados también nominales o verbales, utilizan un signo acústico o
fonético y están formados por una o varias letras que, integrados en un todo
pronunciable, pueden hallarse provistos o no de significado conceptual. A la vez, en
este tipo de signos se distinguen los sugestivos —provistos de una connotación
conceptual relativa a la evocación de las cualidades o funciones del producto designado
por la marca— y los arbitrarios, desprovistos de conexión entre su significado y la
naturaleza, cualidades o funciones del producto a identificar.
Y los segundos, los signos mixtos, se encuentran integrados por dos elementos que
forman parte del conjunto: una denominación, semejante a la clase de signos arriba
descritos, y un gráfico, definido como un signo visual que evoca una figura con una
forma externa característica.
En relación con la comparación entre dos signos, caso que uno de ellos o ambos
pertenezcan a la clase de signos mixtos, la jurisprudencia de este Tribunal ha puesto de
relieve lo siguiente:
“(…) el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más
característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia
de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta
para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico,
teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un
momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de
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mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que
cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 04-IP-88,
caso: “DAIMLER”, publicado en la Gaceta Oficial N° 39, del 29 de enero de
1989).
A propósito de la prioridad del elemento en referencia, la doctrina ha señalado que
procede determinar la “situación y el relieve del componente gráfico en el conjunto de la
marca mixta; y sobre todo, la notoriedad del componente gráfico común a las marcas
comparadas. En cambio, si el elemento gráfico no evoca concepto alguno, el
denominativo desplazaría en principio al gráfico, siendo en ese caso, y en definitiva,
aquel elemento el predominante, y en el cual debe centrarse el análisis comparativo”
(FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “Fundamentos de Derecho de Marcas”. Madrid,
Editorial Montecorvo S.A., 1984, p. 240).
6.
CONEXIÓN COMPETITIVA.
En el presente caso, la demandante SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. señala
que, si bien los signos confrontados guardan relación respecto de los productos y
actividades económicas que distinguen, debe señalarse que la protección brindada al
nombre comercial GOOD FOODS está referida únicamente a la venta de cacao y no de
todos los productos alimenticios de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
Al respecto, este Tribunal ha señalado que el objetivo de la regla de especialidad
consiste en evitar el riesgo de confusión, prohibiendo el registro de signos distintivos
que posean denominaciones idénticas o similares a las previamente protegidas, para
amparar productos, servicios o actividades económicas idénticas o similares.
Carlos Fernández Novoa señala al respecto que:
“La consecuencia más palpable de la regla de especialidad de la marca es
que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca
autónomos (pertenecientes a distintos titulares) siempre que cada una de
estas marcas autónomas sea utilizada en relación con una clase o variedad
diferente de productos o servicios” (FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. Ob. Cit.
Pág. 278.).
Deduciendo que pueden existir en el mercado marcas con denominaciones idénticas o
similares y que pertenezcan a distintos titulares, siempre y cuando, estas
denominaciones se encuentren amparando productos, servicios o actividades
económicas distintas.
En el caso concreto, con el propósito de verificar la existencia de semejanza entre los
signos en conflicto y entre los productos y actividades económicas que distinguen, el
Juez Consultante debe tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la
identificación de dichos productos y actividades económicas en las solicitudes
correspondientes y su ubicación en la Clasificación Internacional de Niza.
Se deberá analizar el grado de conexión competitiva existente entre los productos y
actividades económicas a que se refieren ambos signos confrontados, para cuyo efecto,
el Tribunal ha acogido los siguientes factores de análisis:
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a)
La inclusión de los productos en una misma clase del
nomenclátor: Esta regla tiene especial interés en el caso subjudice y
ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de
una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el
registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para
demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son
similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde
a quien alega.
b)
Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o
expendio de productos que influyen escasamente para que pueda
producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las
grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se
distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el
consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría
tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la
venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños
sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas
cuando los productos guardan también una aparente similitud.
c)
Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o
distribución tienen relación con los medios de difusión de los
productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad
general –radio, televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría
una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente
conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de
revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes
telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.
d)
Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los
productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo
mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que
vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre
los productos comercializados también influye en la asociación que el
consumidor haga del origen empresarial de los productos
relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso
de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos
productos asuma que provienen de un mismo productor.
e)
Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que
comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y
chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial,
ya que el público consumidor supondría que los dos productos son
del mismo empresario. La complementariedad entre los productos
debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un
producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un
producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su
última finalidad o función.
f)
Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse
en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si
tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine
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el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también
similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de
vestir).” Proceso N° 114-IP-2003. Marca: “EBEL”. Publicado en la
Gaceta Oficial N° 1028, de 14 de enero del 2004.
Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE
LA COMUNIDAD ANDINA,
C O N C L U Y E:
PRIMERO:
La solicitud de interpretación prejudicial que los jueces nacionales
dirijan al Tribunal deberá contener: a) El nombre e instancia del juez o
tribunal nacional consultante; b) La relación de las normas del
ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina cuya interpretación se
requiere; c) La identificación de la causa que origine la solicitud; d) El
informe sucinto de los hechos que el solicitante considere relevantes
para la interpretación; y, e) El lugar y dirección en que el juez o tribunal
recibirá la respuesta a su consulta.
SEGUNDO:
Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos
o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de
representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo
134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa
aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se
encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad
determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La
distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los
sentidos.
TERCERO:
La Decisión 486, en su artículo 191, fundamenta la protección del
nombre comercial en el uso y no en el registro. El uso de un nombre
comercial no se refiere únicamente al conocimiento que el público tenga
del mismo, sino al ejercicio real de la actividad comercial amparada o
protegida por ese nombre.
Así, un nombre comercial puede impedir el registro de una marca o de
otro nombre comercial, siempre que hubiere sido usado con
anterioridad a la solicitud respectiva, y que dicho uso sea debidamente
probado.
CUARTO:
No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio
afectara indebidamente a un derecho de tercero y que, en relación con
estos, los signos que se pretenden registrar, sean idénticos o se
asemejen a un nombre comercial protegido respecto al cual el uso de la
marca pueda inducir al público a riesgo de confusión o de asociación,
de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para
registro induzca a confusión o asociación a los consumidores sino que
es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para
que se configure la prohibición de irregistrabilidad.
QUINTO:
Al comparar un signo mixto y un nombre comercial denominativo,
deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante
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de aquél será el denominativo, vista su relevancia para que el público
consumidor identifique la marca y distinga el producto o servicio, lo que
no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico
pueda ser el decisivo. Asimismo, el elemento gráfico suele ser de mayor
importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando
consiste simplemente en un dibujo abstracto. En el caso de que
prevalezca el elemento denominativo, debe procederse conforme a las
reglas establecidas para el cotejo de signos denominativos.
SEXTO:
Para llegar a determinar la similitud entre dos signos distintivos, se ha
de considerar también los criterios que permiten establecer la posible
conexión competitiva existente entre los productos y las actividades
económicas amparadas por los mismos. Deberá tenerse en cuenta, en
ese contexto, que al no existir conexión entre los productos o las
actividades económicas que protegen, la similitud de los signos no
impediría el registro de la marca que se solicite.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez
Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente
interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento
jurídico comunitario. Deberá, asimismo, dar cumplimiento a las prescripciones
contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.
Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente
interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad
Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Oswaldo Salgado Espinoza
PRESIDENTE
Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO
Jaime Carlos Villarroel Ferrer
MAGISTRADO
Isabel Palacios Leguizamón
SECRETARIA
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es
fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L.
SECRETARIA