efectos juridicos que genera la inscripcion de las marcas comerciales

Universidad Rafael Landívar
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Campus de Quetzaltenango
“EFECTOS JURIDICOS QUE GENERA LA INSCRIPCION DE
LAS MARCAS COMERCIALES”
TESIS
Erik Antonio Santisteban Meza
Carné 1561905
Quetzaltenango, mayo de 2014
Campus de Quetzaltenango
Universidad Rafael Landívar
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Campus de Quetzaltenango
“EFECTOS JURIDICOS QUE GENERA LA INSCRIPCION DE
LAS MARCAS COMERCIALES”
TESIS
Presentada a Coordinación de Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales
Por:
Erik Antonio Santisteban Meza
Previo a conferirle en el
grado académico y título de
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales
Quetzaltenango, mayo de 2014
Autoridades de la Universidad Rafael Landívar
del Campus Central
Rector
Padre Eduardo Valdés Barría S. J.
Vicerrectora Académica
Doctora Lucrecia Méndez de Penedo
Vicerrector de Investigación
y Proyección Social
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Vicerrector de Integración Universitaria
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Ciencias Jurídicas y Sociales
Decano
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Campus de Quetzaltenango
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Universitaria
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Subdirector Académico
Ingeniero Jorge Derik Lima Par
Subdirector Administrativo
MBA. Alberto Axt Rodríguez
Asesor
Licenciado Fredy Antonio Martinez de León
Revisora de Fondo
Msc. Andrea García Henry
Listado de Abreviaturas
1. EE.UU= Estado Unidos
2. U.S.C= Ley de Patentes de Estados Unidos
3. Erga Omnes= Respecto de todo o frente a todo
4. Ius Prohibendi= El titular tiene derecho de prohibir a un tercero
5. Mercosur= Mercado Común del Sur
6. Niza= Arreglo de Niza 15 Junio 1957
Índice
Pág.
INTRODUCCIÓN ....................................................................................................
1
CAPITULO I
DERECHO MARCARIO .........................................................................................
3
1.1
Derecho de la Propiedad Industrial ..........................................................
3
1.2
Derecho Marcario ....................................................................................
7
1.2.1
Historia.....................................................................................................
7
1.2.2
Concepto y Requisitos de la Marca: Distintividad, Perceptividad, Representatividad..............................................................................................
8
1.2.3
Funciones de la Marca ............................................................................
14
1.2.4
Principio de la Protección de una Marca .................................................
15
1.2.5
Clasificación de las Marcas .....................................................................
18
1.2.6
Confusión Marcaria ..................................................................................
20
1.2.7
Perdida del Derecho Marcario .................................................................
33
1.3
Protección del Derecho Marcario .............................................................
38
1.4
Cesión del Derecho Marcario ..................................................................
40
CAPITULO II
NORMATIVA NACIONAL E INTERNACIONAL EN MATERIA DE DERECHO
MARCARIO… ........................................................................................................
2.1
42
Decreto Número 57-2000 del Congreso de la República, Ley de
Propiedad Industrial: Procedimientos para la Inscripción, Oposición y
Cancelación .............................................................................................
44
2.2
Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial
52
2.3
Normativa Internacional Marcaria ............................................................
52
CAPITULO III
EFECTOS JURÍDICOS DE LA INSCRIPCIÓN DE MARCAS COMERCIALES ....
56
3.1
Derechos del Titular de la Marca Comercial ............................................
56
3.2
Obligaciones del Titular de la Marca Comercial.......................................
58
3.3
Medidas Cautelares .................................................................................
60
3.4
Acciones Civiles .......................................................................................
61
3.5
Acciones Penales ....................................................................................
65
CAPITULO IV
PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS ..............................................
66
CONCLUSIONES ....................................................................................
86
RECOMENDACIONES ............................................................................
88
REFERENCIAS DOCUMENTALES ........................................................
89
ANEXOS ..................................................................................................
93
Resumen
Para realizar la presente investigación se utilizó cuadro de cotejo de resoluciones
administrativas y judiciales en las que se resuelven casos de oposición al registro de
Marcas o se ventilan acciones civiles o penales, juntamente con la investigación
doctrinaria nacional y extranjera en materia de inscripción de las marcas comerciales.
Se tuvo como objetivo principal el establecimiento de los efectos jurídicos que genera la
inscripción de las marcas comerciales en Guatemala, se describe el procedimiento a
seguir y requisitos que debe reunir una marca comercial en Guatemala.
Se determinaron los derechos y obligaciones que genera la inscripción en el registro
correspondiente, y las limitaciones que genera a terceros la inscripción de la marca
comercial.
La presente investigación es jurídico-descriptiva, monográfica, de la cual se concluyó
que Guatemala cuenta con legislación correspondiente actualizada y armonizada de
acuerdo a los compromisos internacionales en materia de protección marcaria, y como
efectos jurídicos tenemos dos tipos, “Los derechos positivos” y “Obligaciones a cargo
del titular de la marca registrada”, cuestiones de cancelación u oposición se ventilan
administrativamente, en las acciones civiles se han trabado medidas cautelares y en
frontera, las cuales también se ejecutan conjuntamente con las penales en caso exista
delito.
Se recomendó la difusión entre cámara empresariales nacionales y extranjeras en
materia normativa de marcas nacionales, desarrollar estudios doctrinarios de la marca
como bien mueble, y la regulación de marcas notorias en tema de competencia desleal,
capacitaciones a jueces y que sea obligatorio el traspaso de licencias sobre marcas
para evitar conflictos.
INTRODUCCIÓN
La titularidad sobre el derecho de propiedad industrial de una marca comercial se
encuentra regulada en el Derecho Mercantil guatemalteco, resultando una práctica
comercial abundante, que genera resoluciones administrativas registrales como judicial
en casos de oposición o uso desleal o delictivo.
Sin embargo, es preciso determinar los derechos, obligaciones y en general, los efectos
jurídicos que la inscripción registral de una marca comercial produce para su titular y
terceras personas. Por lo que surge la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son
los efectos jurídicos que la inscripción de una marca comercial genera para su titular y
terceras personas?
Como Objetivo General la investigación determinó establecer los efectos jurídicos que
genera la inscripción de las marcas comerciales en Guatemala, y como específicos:
1. Describir el procedimiento y los requisitos que debe reunir una marca comercial para
ser inscrita en Guatemala.
2. Determinar los derechos que genera la inscripción de una marca comercial.
3. Analizar las obligaciones que genera para el titular de una marca comercial su
inscripción.
4. Exponer las limitaciones que genera para los terceros la inscripción de una marca
comercial.
La presente investigación jurídico-descriptiva, monográfica, utilizó como técnica de
investigación principal el cuadro de cotejo de resoluciones administrativas y judiciales
en las que se resuelven casos de oposición al registro o se ventilan acciones civiles o
penales, juntamente con la investigación doctrinaria nacional y extranjera sobre el tema.
1
Puede concluirse el régimen uniforme internacional en la regulación del Derecho
Marcario, y la existencia de procedimientos administrativos registral y judicial, que
permiten al titular de la marca el ejercicio efectivo de sus derechos marcarios, sin
perjuicio de las limitaciones en el acceso a la justicia general del país.
2
CAPITULO I
DERECHO MARCARIO
1.1. Derecho de la Propiedad Industrial
El ejercicio del comercio, la industria y los servicios pueden generar en el empresario
una reputación en el mercado, usualmente relacionada con factores la calidad de los
bienes o servicios ofrecidos, la presentación, prestigio. Dicha reputación puede
conservarse a través de un medio adecuado de identificación para sus clientes
(actuales o potenciales), lo cual se puede lograr a través de la utilización de un signo
diferenciador. El ordenamiento jurídico protege las creaciones empresariales, dando
lugar a una rama autónoma denominada Derecho de la Propiedad Industrial, integrada
en el Derecho Mercantil1.
La propiedad industrial se integra por dos géneros de figuras: las invenciones o
creaciones intelectuales de aplicación industrial (como las patentes y los signos
distintivos de la actividad empresarial que diferencian al empresario en el mercado
(nombre comercial, rótulo del establecimiento), o al producto y/o servicio que presta
(marca). El Derecho de la Propiedad Industrial se compone un conjunto de normas y
principios cuyo fin es la protección del derecho de propiedad exclusivo a su titular, lo
cual se realiza a través del acto administrativo de la inscripción registral del derecho2.
DE LA CRUZ BLANCO sostiene que el Derecho de la Propiedad Industrial se encuentra
relacionado con otras dos materias jurídico-mercantiles:
DE LA CRUZ BLANCO, Antonio Pérez, “Derecho de la Propiedad Industrial, Intelectual y de la
Competencia”,
Marcial
Pons,
2008,
pp.
11
y
12,
disponible
en
http://www.marcialpons.es/static/pdf/100819547.pdf (Fecha de consulta: 06-06-2013).
2 El Convenio de la Unión de París de 1883 lo sintetiza en su art. 1º, párr. 2: “la protección de la
propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos y
modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicios, el nombre comercial y
las indicaciones de procedencia o denominación de origen, así como la represión de la competencia
desleal”. Dicho Convenio establece los criterios mínimos para los derechos nacionales.
1
3
“A) Se trata, en primer término, del Derecho de la competencia y en especial de las
normas que garantizan su efectividad y lealtad.
La razón de esta proximidad o parentesco reside en que ambas disciplinas centran su
normativa en el correcto funcionamiento del mercado como punto de encuentro de
diversos empresarios, oferentes de productos o servicios diferentes, (…) La usurpación
de patentes ajenas, la imitación o intento de confusión de marcas son, entre otros,
actos de competencia desleal en sentido amplio que, al propio tiempo, constituyen
lesión de los derechos de propiedad industrial de los respectivos titulares de la patente
usurpada o de la marca imitada (…) B) El otro sector jurídico con el que se relaciona la
propiedad industrial es el de la llamada propiedad intelectual; la semejanza aquí
proviene de la unidad esencial de la técnica de protección, acorde con una misma
fuente de la que dimanan algunos de sus elementos sobre todo, los que incorporan una
creación espiritual. (…) De otro lado, la propiedad intelectual incorpora una vertiente de
índole personal -reconocimiento e identidad del autor y fidelidad en la integridad de su
creación- que bien no aparece, bien se ofrece precisado de un menor grado de
protección en el ámbito de la propiedad industrial”3.
Actualmente, puede señalarse la aproximación entre el régimen jurídico de la propiedad
industrial e intelectual, gráficamente RANGEL ORTIZ expone la siguiente clasificación
de los derechos entre ambas ramas4:
3
DE LA CRUZ BLANCO op. Cit. p. 13.
RANGEL ORTIZ, Alfredo,”Propiedad intelectual en sentido amplio”, esquema gráfico, 2004, disponible
en http://www.amppi.org.mx/images/propiedad/marcas_lormtzmcs.pdf
4
4
El derecho de propiedad industrial se considera como “el privilegio de usar en forma
exclusiva y temporal las creaciones y los signos distintivos de productos,
establecimientos y servicios”, comprende cuatro instituciones:
a) Creaciones industriales protegidas mediante las patentes de invención, certificados
de invención y dibujos industriales.
b) Signos distintivos, tales como las marcas, nombres comerciales, denominaciones de
origen, anuncios o avisos comerciales.
c) Represión de la competencia desleal.
d) Las variedades vegetales5 y los conocimientos tecnológicos (know-how) y las
distintas fases que conforman la tecnología6.
Desde la perspectiva de la naturaleza jurídica, el régimen de la propiedad industrial crea
en su titular verdaderos derechos reales, instituyendo a las figuras jurídicas (patente,
marca) sobre las que recae la propiedad en cosas jurídicas mercantiles:
5
V. Convenio Internacional para la Protección de Variedades Vegetales y el régimen multilateral o
bilateral de transferencia tecnológica entre países.
6 RANGEL MEDINA, David, “Derecho de la propiedad industrial e intelectual”, UNAM, Instituto de
Investigaciones Jurídicas, 2ª edición, 1992, p. 879 y 880, libro en línea disponible en
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/287/pl287.htm (Fecha de consulta: 06-06-2013).
5
“Se pretende resaltar la condición dominical de que goza su titular, que le faculta para
una utilización en exclusiva, oponible erga omnes, como es característico de los
derechos reales, con la inherente facultad de prohibir intromisiones o perturbaciones
(ius prohibendi) en su pacífico ejercicio”7.
Si bien por imperativos de la dinámica de la economía y del mercado, o simplemente
por justas razones de orden público, el derecho real se encuentra limitado por la ley,
especialmente desde la vertiente de la temporalidad y la exclusividad (falta de uso, no
renovación del derecho). En su aspecto dinámico el derecho se manifiesta
especialmente en la facultad reivindicatoria y en la posibilidad de su transmisión.
En este esquema de reconocimiento y protección el sistema registral estatal, como se
indicó se fundamental desde los orígenes, particularmente internacionales del Derecho
de la Propiedad Industrial.
Otro de los elementos caracterizadores de la propiedad industrial es la coexistencia
incorporal y física, puesto que se inserta en objetos reales, los productos o servicios
comerciales8, de esta forma el derecho inmaterial es acumulable a la propiedad del
objeto que se comercializa9. El Derecho regulará la división de ambos derechos,
usualmente a través de los contratos de cesión de licencias.
La extinción del derecho de la propiedad industrial se da con el agotamiento de la
patente o marca, situación que se da:
“Una vez que el objeto portador del signo o producido por aplicación del invento se
introduce regularmente en el mercado con el consentimiento de su titular. Esa irrupción
del producto en el torrente circulatorio marca el momento en que concluye (se agota) el
7
Ibid., p. 15.
Ibid., p. 19.
9 Por ejemplo, el art. 3.º de la Ley de Propiedad Intelectual española declara que «los derechos de autor
son independientes, compatibles y acumulables con la propiedad y otros derechos que tengan por objeto
la cosa material a la que está incorporada la creación intelectual». Esto es particularmente relevante, en
relación a envases o embalajes que son diseño industrial propiedad de la empresa y que además llevan
la marca estampada o adherida, de forma que el contenido o producto no puede obtenerse sin la compra
del envase mismo.
8
6
derecho del titular industrial respecto de ese ejemplar que materializa o incorpora su
creación10.
Por último, se señala que la adquisición de un derecho de propiedad industrial es
voluntario, puesto que no es obligatorio exigir a nadie la solicitud de una patente o
marca11.
1.2. Derecho Marcario
1.2.1. Historia
La Ley Cornelia penaba el uso de un nombre falso y en la antigua Roma se marcaban
las casas y locales de comercio, de forma que la marca identifica al producto que se
vendía y el nombre del establecimiento. También se marcaban los animales y objetos
que eran transportados a grandes distancias. En la Edad Media, las Corporaciones
gremiales impusieron un uso obligatorio de tales signos, a modo de certificados de
calidad y de control de mercaderías, en particular para la evitar la competencia de
mercaderías extranjeras. También surgen los conceptos de marca notoria y de alto
renombre. En 1512, el Consejo de Núremberg, protege el símbolo AD para proteger los
cuadros del pintor Alberto Durero, en 1554, un Edicto de Carlos V protege los tapices
flamencos. La Ordenanza Prusiana de 1847 emite la primera ley de marcas12.
Históricamente, la protección a las marcas se destinaba únicamente para quien las
utilizara sobre los productos de su fabricación (Leyes de Marcas de Fábrica o Leyes de
Marcas Industriales). A finales del siglo XIX, se admitió la posibilidad de proteger los
10
Ibid., p. 20.
MONZÓN LEMUS, Flavio Armando, “La acción civil como recurso para combatir la falsificación de la
marca y las violaciones a los derechos marcarios”, Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales, Tesis de Licenciatura, Guatemala, Octubre de 2011, p. 12. En un caso
hipotético, si un acreedor pudiera solicitar a su titular, la renovación de un derecho registrado, que
estuviera generando ingresos por licencia de uso.
12 PAZMIÑO YCAZA, Antonio, “Introducción al Derecho Marcario y los signos distintivos”, Universidad
Católica
de
Santiago
de
Guayaquil,
pp.
134
y
135,
disponible
en
http://www.revistajuridicaonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=544&Itemid=118
(Fecha de consulta: 06-06-2013)
11
7
signos empleados por los comerciantes, intermediarios entre el fabricante y el
consumidor, identificando el lugar de venta. Las marcas de servicios, se aluden por
primera vez en la ley norteamericana de marcas de 1946 (Lanham Act).
Más
recientemente se han admitido las marcas de agricultura o sus derivados
transformados13.
En el caso de Guatemala, el primer normativo en la materia es el Decreto No 539 de 23
de noviembre de 1897, Ley de Propiedad de Marcas de Fábricas, de Comercio e
Industriales. En 1899 se promulga la Ley de Registro de Marcas de Fábrica, de
Comercio e Industriales, Decreto 441. Mediante el Decreto 882, se aprueba la Ley de
Marcas, Nombres y Avisos Comerciales, derogada por el Decreto 2079, de 1935. El
Decreto 2011, Ley de Marcas, Nombres y Avisos Comerciales tuvo vigencia hasta la
aprobación del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad
Industrial, de 1 de junio de 1968 y ratificado por el Decreto 26-73 del Congreso de la
República14.
1.2.2.
Concepto
y Requisitos
de
la
Marca:
Distintividad,
Perceptividad,
Representatividad
A continuación se exponen algunas definiciones doctrinarias de marca: BREUERE
MORENO considera que es “el signo característico con que el industrial, comerciante o
agricultor distingue los productos de su industria, comercio o explotación agrícola”,
FERNANDEZ expone que “es el signo que permite distinguir el origen industrial o
comercial de las mercaderías”, GARRONE, también enfatiza el carácter distinto del
signo, CHAVANNE y BURST hacen referencia a la distintividad sobre productos
similares de la competencia15. ELI SALIS, la define como “todo signo o medio que sirve
para distinguir en el mercado los productos o servicios de una persona física o jurídica
de los de otra”. El antiguo Reglamento (CE) N° 40/94 del Consejo Europeo de 20 de
13
RANGEL MEDINA, D., Op. Cit., p. 49.
AREVALO FLORES, Fernando, “Regulación de las marcas en el Derecho Guatemalteco”, Universidad
Mariano Gálvez de Guatemala, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Tesis de Licenciatura,
Guatemala Mayo de 1994, pp. 9 y ss.
15 Cit., en MONZÓN LEMUS, F.A., Op. Cit., p. 22.
14
8
diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria define a estas como “todos los signos
que puedan ser objeto de una representación gráfica, en particular las palabras,
incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del
producto o de su presentación, con la condición de que tales signos sean apropiados
para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas”.
En los EE.UU., el §1127 del Código (15 U.S.C.) señala que el término marca comercial
[“trademark”] incluye “any word, name, symbol, or device, or any combination thereof (1)
used by a person, or (2) which a person has a bonafide intention to use in commerce
and applies to register on the principal register established by this chapter, to identify
and distinguish his or her goods, including a unique product, from those manufactured
or sold by others and to indicate the source of the goods, even if that source is
unknown”,(Traduccion: “marca registrada incluye “cualquier palabra, nombre, simbolo, o
aparato, o cualquier combinación usada por una persona, persona que tiene intención
de utilizarla comercialmente y de registrarla en el órgano correspondiente en este
capítulo, para identificar y distinguir sus mercancías, incluyendo productos únicos,
manufacturados o vendidos por otros que identifica la proveniencia de la mercancía,
incluso si la fuente es desconocida”. La Ley 19.039 de Propiedad Industrial, de Chile en
su artículo 19 señala que “Bajo la denominación de marca comercial, se comprende
todo signo que sea susceptible de representación gráfica capaz de distinguir en el
mercado productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales16”.
Diversas teorías explican la naturaleza jurídica del derecho de marca:
a) Teoría del derecho de la personalidad, por la vinculación que la marca tiene con su
titular, en otros términos con los intereses que la concesión protege.
b) Teoría del derecho de monopolio, puesto que es una forma de recompensar al titular
y se beneficie de manera exclusiva con la explotación económica del signo
comercial.
SCHMITZ VACCARO, Christian “Distintividad y Uso de las Marcas Comerciales”, Revista Chilena de
Derecho, vol. 39 N0 1, pp. 9 - 31 [2012], disponible en www.scielo.cl/pdf/rchilder/v39n1/art02.pdf (Fecha
de consulta: 06-06-2013).
16
9
c) Teoría del derecho intelectual. La marca es un derecho patrimonial que otorga a su
titular una potestad exclusiva y temporal sobre una creación del intelecto.
d) Teoría del derecho de propiedad industrial. Categoría reconocida por el Convenio de
País (art. 1º, párr.. 2º).
e) Teoría del bien inmaterial. La marca es una cosa jurídica no material, pero tutelada
por el Derecho, inclusive transmisible17.
Como derecho puede ser titularidad de varias personas a la vez (copropiedad) y
susceptible de posesión, de embargo, como bien es indivisible y autónomo en el
inventario del patrimonio de su titular.
Son elementos de la marca, el sujeto activo (titular, causahabiente, licenciatario,
franquiciatario), sujeto pasivo (público consumidor), objeto (signo visible que distingue
los productos o servicios). Intrínsecamente la marca se compone de un signo exterior,
la relación establecida entre el signo y el producto o servicio y el elemento psicológico
que provoca en el consumidor la tendencia a compra el producto18.
Como sistemas de adquisición del derecho marcario existen el declarativo del uso
continuado de la marca, estuvo vigente hasta finales del siglo XIX, y se basaba en la
prioridad en el uso mercantil del signo. Por el sistema atributivo, requiere la intervención
de una oficina registral administrativa, por lo que es independiente del uso anterior
efectiva que se haya podido efectuar de la marca, por el titular o por un tercero. Puede
tener la variante, de que se requiere de un plazo legal para consolidar el derecho a la
marca,
pudiendo un tercero exigir la nulidad de la inscripción. Es el caso de
Guatemala, ya que la Ley de Propiedad Industrial, art. 27 permite por un período de dos
meses oponerse a la inscripción19.
17
Ibid., pp. 124 a 127.
Ibid., p. 128.
19 MONZÓN LEMUS, F.A., Op. Cit., p. 50.
18
10
El denominado derecho de prioridad permite que un lapso de tiempo determinado, el
solicitante del primer registro puede instar el registro de la misma marca en los otros
Estados Parte de un tratado o convenio de derecho marcario, como el Convenio
Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial o en el Convenio de
Paris20.
Una marca es un signo que nos permite distinguir un producto de otro, especialmente
cuando se debe escoger entre varios, o cuando se solicita uno de una marca en
particular, a través de la denominada “lealtad de marca21”.
Legal y registralmente, el requisito o principio de la distintividad es el de mayor
importancia, puesto que de lo contrario se corre el riesgo de confusión del
consumidor22.
Doctrinariamente, también se caracteriza el principio de distintividad:
“…La marca es el signo mediante el cual un determinado producto o servicio es
conocido y acreditado ante el público…23”. “…el signo característico con que el
industrial, comerciante o agricultor distingue los productos de su industria, comercio o
explotación agrícola…24”.“…son símbolos denominativos emblemáticos que distinguen
los artefactos de una fábrica, los objetos de un comercio o los productos de la tierra y
de las industrias agrícolas…25”. “…el signo distintivo impreso o aplicado a los productos
para distinguirlos de sus similares…26”. “…Es un signo sensible colocado sobre un
producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los
productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros…27”.
20
Ibid., p. 52.
PAZMIÑO YCAZA, A., Op. Cit., p. 138.
22 Ibid., p. 139. A nivel comparativos, las legislaciones de propiedad industrial lo acogen Argentina (art. 1),
Brasil (art. 122), Costa Rica (art. 2), Venezuela (art. 27).
23 Ibid., Cit. en DANIEL R. ZUCCHERINO y CARLOS O. MITELMAN; “Marcas y Patentes en el GATT”;
Editorial Abeledo Perrot, Argentina, página 105.
24 Ibid., Cit. en 114 BREUER MORENO; “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”; Editorial
ABELEDO PERROT: Argentina; página 21.
25 Ibid., Cit. en LEDESMA; “Función social de las Marcas de Fábrica y de Comercio”; página 21.
26Ibid., Cit. en ETCHEVERRY; “Manual de Derecho Comercial” página 424.
27 Ibid., Cit. en CHAVANE y BURST; Droit de la Propieté Industrielle; página 223.
21
11
“…La marca es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de
otro…28”.“…La verdadera y única función de la marca es distinguir un producto o
servicio de otros…29”. “…Se ha sostenido, que la función indicadora de procedencia u
origen del producto, es la función originaria de la marca, vigente cuando aún no existía
un sistema de mercado tal cual lo concebimos hoy en día. En consecuencia, se señala
que en la actualidad, la marca no tiene esta función, sino más bien la de distinguir un
producto o servicio…”.
Sobre el mismo principio, el Tribunal Andino de Justicia señaló que “…La inexistencia
dentro de un signo marcario de esa capacidad distintiva, convertiría a la marca en un
elemento innecesario dentro del mercado, pues, si el consumidor no puede diferenciar a
través de la marca, un servicio o un bien de otro u otros, se llegaría a tal confundibilidad
de marcas frente a productos y servicios, que a más de crear un caos jurídico y
económico, llevaría al consumidor a un real estado de incertidumbre derivado de la
similitud confusionista o del rasgo de confusión…30”.
También se requiere que el signo sea perceptible por cualquiera de los sentidos,
pudiendo ser registrable lo que vemos, pero también un sonido, un olor 31 o un sabor.
El Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, define el vocablo
“perceptible” como aquello que “se puede comprender o percibir y percibir lo describe
como el hecho de recibir por uno de los sentidos las especies o impresiones del objeto.
Percepción, dice que es “la sensación interior que resulta de una impresión material
hecha con nuestros sentidos32.
Ibid., Cit. en OTAMENDI JORGE : “Derecho de Marcas”; Editorial Abeledo Perrot; página 7.
Ibid., Cit. en OTAMENDI JORGE: “Derecho de Marcas”; Editorial Abeledo Perrot; página 9.
30 Proceso No. 4-IP-94. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo IV,
página 132.
31 NAVALLES, Pere, “Los olores como marca comercial”, Revista de Rinología, Facultat de Ciències de la
Comunicació,
Universitat
Autònoma
de
Barcelona,
2011,
disponible
en
http://portalrinitis.com/publicaciones_files/pbl73_revista-rinologia_2011_02.pdf (Fecha de consulta: 06-062013), señala que la marca olfativa, parte de la hipótesis del reconocimiento de los productos por su olor
Identidad coprorativa), también denominado “odotipo”.
32PAZMIÑO YCAZA, A., Op. Cit.,p. 143.
28
29
12
Además, debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, es la capacidad de
ser reducido a un papel33. Aunque actualmente, debe entenderse a su reproducción
electrónica, por cualquier medio tecnológico de comunicación, y tratándose de marcas
sonoras, a una pista de audio, sea física o digital. En el caso de las marcas olfativas, la
fragancia es impregnable en el producto o en un ambiente o local donde se puede
adquirir el producto.
El Tribunal Andino de Justicia sobre dicho requisito particular ha señalado:
“…La susceptibilidad de representación gráfica del signo, más que un requisito de fondo
es una condición formal, destinada a que el signo pueda ser impreso para fines de
procedimiento y archivo. Esta exigencia limita el registro de signos olfativos o
gustativos, cuya imposibilidad de representación gráfica obstaculiza su registro34”.
Aunque en relación a los sabores y olores ha pronunciado en torno a su registrabilidad:
“…En efecto, en principio, se puede afirmar que un olor o un sabor son signos o, por
mejor decir medios, que pueden diferenciar un producto de sus similares desde el punto
de vista de su esencia, tales medios no solo pueden responder teóricamente al
concepto mismo de marca, sino que pueden reunir el principal requisito exigible a la
marca: la aptitud diferenciadora. El problema que se plantea actualmente con estos
medios es el de registrarlos u hacerlos constar en la oficina de patentes y marcas.
Estamos, pues, más ante un problema de índole material, que ante una cuestión
sustancial. De aquí que si se llegase a resolver en el futuro el problema de su
registrabilidad no parece que existiesen obstáculos conceptuales para considerar estos
medios como verdaderas marcas…35”
En relación a la diferencia entre distinguir y diferenciar: “distinguir” implica hacer que un
producto (bien o servicio) se diferencie de otros productos por medio de una marca, y
33
Ibid., p. 144.
Ibid., p. 145, Proceso No. 27-IP-96. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena,
Tomo VI, página 326 y 327.
35 Loc. Cit., Proceso No. 12-IP-96. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena,
Tomo VI, página 66 y 67.
34
13
“diferenciar” significaría hacer a un producto (bien o servicio) diferente, diverso de
otro36.
SCHMITZ VACCARO define la distintividad como “la capacidad de un signo para
individualizar y diferenciar determinados productos o servicios de una empresa de los
de otros competidores. Indudablemente incide en esa capacidad, el uso que se le da a
la marca y ese uso estarán regularmente referido a los productos o servicios a los que
va a identificar. De esta forma, hay que tener en cuenta que para calificar el carácter
distintivo de un signo concreto, es necesario evaluar el signo en relación: a la cobertura
de productos o servicios para el que ha sido solicitado, al público que habitualmente
consume o use dichos productos o servicios, y a los demás signos existentes,
apreciando la existencia de posibilidades de confusión”37.
1.2.3. Funciones de la Marca
Además de la función distintiva, se considera que la marca tiene varias funciones38:
a) Identificación de origen. Si bien tuvo su importancia antes de la globalización, puesto
que la marca indicaba el origen del producto o el nombre del fabricante, la globalización
económica (de mercado y de fabricación por terceros bajo licencia) y la cesión del uso
del derecho (licencias de uso y franquicias) hacen que esto no sea tan importante.
b) Publicitaria. La marca se integra en una estrategia de comercialización a través de la
publicidad del producto basada en el impacto psicológico de la marca en el consumidor,
así ZUCHERINO y MITELMAN consideran que:
“…En relación a la función distintiva, el empleo de las marcas permite informar al
público que productos, en apariencia iguales o de calidad no fácilmente distinguibles,
han sido identificados en forma diferente, a fin de que distingan sus propias calidades y
condiciones. Es indudable la importancia y el protagonismo de la publicidad no solo en
36
SCHMITZ VACCARO, C., Op. Cit., p. 13.
Ibid., p. 16.
38 Ibid., pp. 146 y ss.
37
14
su aspecto informativo, sino fundamentalmente persuasivo, recurriendo a la
introducción de diversas técnicas para captar la atención del público consumidor. La
marca muy frecuentemente tiende a convertirse en una verdadera obra del ingenio
humano producto de la publicidad, transformándose en un instrumento indispensable
para la promoción de las ventas…39”
c) Garantía de calidad. La marca es una garantía puesta por el empresario sobre la
calidad del producto, es particular, para productos o servicio de alto nivel o costo40.
d) Competencia. Evita que terceros pueden hacer uso de su marca por imitación parcial
o total, aprovechándose del prestigio del fabricante41, el Tribunal Andino de Justicia ha
indicado que:
“…En la medida en que las marcas forman parte o están adheridas a los productos que
se transan en los mercados, éstas cumplen también una función competitiva pues en
virtud de la identidad que imprimen a los bienes y servicios y de su descripción,
suministran la información necesaria al consumidor, requeridas para que se den las
condiciones de competencia del mercado. De esta función se derivan también los
documentos los instrumentos de protección contra la competencia desleal, que
caracterizan al derecho marcario, tales como las acciones procesales de oposición o de
nulidad del registro para impedir el aprovechamiento ilícito por terceros del esfuerzo y
prestigio ganado por el titular de la marca…42”.
1.2.4. Principio de la Protección de una Marca
La protección de una marca se basa en el principio de territorialidad, es decir, se dará
en tantos países como se encuentre registrada y dentro de su territorio. Sin embargo, el
Derecho Marcario internacional, permite la oposición al registro en países miembros de
la Unión Mundial de la Propiedad Intelectual o de bloques de integración regional que
39
Ibid., Cit., en. ZUCCHERINO, D.R. y MITELMAN, C.O., Op. Cit. p. 83.
Ibid., p. 150.
41 Ibid., p. 151.
42 Loc. Cit. Proceso No. 10-IP-94. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena,
Tomo IV, página 69
40
15
dispongan de convenios de protección de la propiedad industrial (Mercosur, Comunidad
Andina,
Comunidad
Económica
Europea,
Sistema
de
Integración
Económica
Centroamericano), siempre y cuando la marca ya estuviera registrada43 y se deseara
comercializar el producto en dichos mercados. Para obtener la protección debe
procederse al registro respectivo en cada país.
El principio de exclusividad hace oponible la marca frente a terceros y le otorga el
derecho de ejercer acciones en contra de quienes afecten su derecho, en especial,
contra cualquier tercero que la utilice sin su consentimiento y, en especial realice, con
relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido
registrada la marca, en especial si usa en el comercio un signo idéntico o similar; la
comercialización nacional o internacional de productos con dicha marca sin licencia44.
El Tribunal Andino de Justicia en relación a la exclusividad ha indicado que:
“… La propiedad marcaria y su exclusividad nacen, según el sistema atributivo
consagrado en la subregión, por el registro de la marca ante la respectiva oficina
nacional competente.
El derecho exclusivo a la marca lo tiene únicamente el titular de la misma, que está en
la facultad de defenderlo frente a todo aquel que pretenda violentarlo, emprendiendo las
acciones que la legislación confiere a su titular en cuanto al uso exclusivo. Dentro de la
exclusividad que la marca otorga a su titular se han considerado doctrinariamente dos
facetas: la negativa y la positiva. Por la primera se permite al titular usarla, cederla o
conceder licencia sobre la marca. La otra cara de la exclusividad, la negativa, implica
que el titular está facultado para prohibir (ius prohibendi45) que terceros usen la marca,
43
Ibid., p. 152. No confundirlo con el derecho de prioridad registral, que genera la primera solicitud
válidamente aceptada de registro, por lo tanto en trámite.
44 Ibid., p. 158.
45 MONZÓN LEMUS, F.A., Op. Cit., p. 12, estima que el derecho de prohibir (ius prohibendi) tiene como
límites la temporalidad del derecho y el agotamiento, puesto que una vez comercializado con permite del
titular o habiendo cobrado la indemnización de una licencia no se puede impedir que se comercialice en
virtud del artículo 43 constitucional.
16
y en consonancia, oponerse al uso y registro de signos idénticos o similares a los que él
es titular…46”.
Por el principio de especialidad, la solicitud de registro se basa en la clasificación
internacional de Niza47, la que determina la clase o tipo de productos en función de
categorías. Debe registrarse la marca en la clase internacional que corresponda, bajo
evitar el error y suscitarse un acción de cancelación por falta de uso 48.
La temporalidad puede ser absoluta o relativa, puesto que un certificado de registro
puede renovarse, en principio indefinidamente, en función del interés comercial de su
titular49.
Por otro lado, el nombre comercial también se encuentra protegido respecto de la
marca y viceversa50:
“Por oportuno, tenemos que considerar que, la legislación de propiedad industrial va
más allá, concediendo una protección "automática" más efectiva que la esperada, al no
prohibir solamente la "registrabilidad" del título de establecimiento comercial, sino,
además de eso, vedar también la reproducción de "elemento característico o
diferenciador" de "nombre de empresa". A estos efectos, teniendo en consideración que
esta protección complementaria conferida a los nombres comerciales no está vinculada
al principio de la especialidad, propio del régimen jurídico de las marcas, la tutela del
46
PAZMIÑO YCAZA, A., Op. Cit.,p. 160. Proceso No. 5-IP-94. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del
acuerdo de Cartagena,
Tomo IV, página 144.
47 Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957. La Sentencia de 11 de octubre de 1972 (también la SSTS
6/11/1992) del Tribunal Supremo español menciona que “la posibilidad de coexistencia de una marca
con distintivos parecidos o semejantes no emana de esta característica, pues la inclusión en una u otra
clase es solo enunciativa y orientadora, sino de los factores que intervengan en cada caso particular y
muy especialmente de los que revelen similitudes reales entre productos por motivos de naturaleza,
estructura, afinidad aplicativa y ámbito comercial.”
48 MONZÓN LEMUS, F.A., Op. Cit., p. 16.
49 Ibid., p. 161.
50 DE LIMA ASSAFIM, João Marcelo, “La Tutela del Nombre Comercial ante la Marca en la Legislación
Brasileña”, BuscaLegis.ccj.ufsc.br, disponible en www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/.../2862228640-1-PB.pdf (Fecha de consulta: 06-06-2013).
17
nombre comercial asume mayor parcela de poder jurídico ante su condición de
irregistrabilidad.
En este sentido, la decisión del Tribunal de Justicia del Estado de São Paulo (Apelação
Cível n° 115.158-1), afirma que la protección asegurada al nombre comercial, engloba
el uso indebido del nombre fantasía, no siendo considerado, si los productos por él
designados están comprendidos dentro de la misma clase de actividad. Con el
reconocimiento de esta forma de tutela concedida a los nombres comerciales, y
asegurada por la actuación judicial, la protección procede incluso para productos o
servicios no semejantes.”
1.2.5. Clasificación de las Marcas
Doctrinariamente, las marcas se clasifican en diferentes categorías, la cual tiene algún
efecto registral51:
Clase
Nominativa
Gráfica
Mixta
Evocativas
Descriptiva
Genérica
De productos y de
Servicios
51
Definición
La marca consiste en una palabra la misma que,
puede o no tener contenido conceptual.
Son aquellas que consisten en un dibujo.
Es aquella que se encuentra integrada por letras y
gráficos.
Puede ser una palabra de o una palabra con
contenido conceptual o genérica, en una clase no
vinculada con el producto que proteja.
Explica cómo es el producto o servicio. Son
Descriptivas de las características, calidades,
función o naturaleza de los productos o servicios,
y por lo tanto acarrea su nulidad ya que se pierde
su distintividad.
En este caso no se desea sino aplicar al producto
o servicio, el nombre genérico del producto o
servicio.
Producto es algo que es objeto de elaboración,
artesanal o industrial, pero resultante de un
proceso de elaboración. Los servicios son
actividades intangibles, aun cuando se pueda
especificar un resultado final.
MONZÓN LEMUS, F.A., Op. Cit., pp. 35 y ss.
18
Registradas y de
Hecho
Marca colectiva
Marcas de
Certificación
Notoriamente
Conocidas y de Alto
renombre
Notoriamente
Conocidas
Alto Renombre
Otras marcas
Dependiendo si respalda a la misma un certificado
de registro o no.
Cuya titularidad la tiene una persona, pero su uso
es autorizado a varias.
Son aquellas que se otorgan en virtud del
cumplimiento de un determinado control de
calidad y no es propiedad de quien la utiliza, sino
que la usa por autorización del titular.
Son las que por cualidades o características
especialísimas, gozan de una protección superior
y no pueden ser objeto de registros (marcas
idénticas
o
similares),
internacionales
o
nacionales.
Son identificadas por un sector pertinente de la
sociedad.
Son las que son conocidas por todos,
independientemente de su formación académica,
posición social, entre otros criterios.
Plásticas o tridimensionales, pueden palparse o
son la forma del producto, los envases o
envoltorios.
Son ligadas, si pertenecen al mismo titular, y una
misma clase de productos relacionados. Pueden
ser individuales o en copropiedad. Es compuesta,
la marca constituida por elementos que
aisladamente no pueden constituir una marca por
ser de dominio público, pero combinadamente
genera un signo distinguible. Es genérica, si
distingue la totalidad de productos de una
empresa, procurando un mayor renombre y
publicidad a su marca, frente a las especiales, que
distingue un determinado producto o servicio. Son
obligatorias las marcas relativas a productos
químicos, farmacéuticos, veterinarios medicinales
o alimentos fortificados.
La marca de comercio pone en relación con sus mercaderías al vendedor o
comerciante y a su establecimiento comercial, y tiene dos formas: ofrece garantías al
consumidor sobre su fabricación, materiales y técnicas utilizados; y la segunda, sobre la
atención que se merece52.
HORTÚA MORENO, Lizeth Carolina, LUNA BARAJAS, César Augusto, “El derecho marcario, sus
mecanismos de protección y procedimiento legal en el sistema jurídico colombiano”, Universidad
52
19
1.2.6. Confusión Marcaria
La confusión es la característica de un signo que carece de distintividad, bien sea en
forma visual, fonética o conceptual, o una combinación de ambas. Es visual, cuando a
simple vista el consumidor, puede creer que el producto es realmente otro. En el caso
de la fonética, el sonido que las palabras hacen al producirlas origina la confusión. Si la
palabra o frase que constituye la marca confundible es complemente diferente en lo
visual y en lo auditivo, pero puede generar un mensaje de relación en el consumidor, la
confusión será conceptual53. Para analizar marcas en conflictos debe considerarse el
elemento que causa confusión y no lo que las distingue. Se realiza un análisis sucesivo,
es decir, en primer término la marca registrada, y en forma rápida o fugaz54.
El riesgo de confusión puede ser directo (el consumidor confunde el signo con una
determinada marca) o indirecto o de asociación (el consumidor establece un vínculo
entre los titulares del signo y de la marca y los confunde, pues cree que existe relación
entre ambos55).
Para evitar el riesgo de confusión, las leyes de propiedad industrial distinguen entre
prohibiciones absolutas, que no requieren comparación con registros o derechos
anteriores, y prohibiciones relativas, que sí lo requieren en función de evitar posibles
perjuicios a titulares de derechos anteriores, o sin estar registrados a una marca notoria
o renombrada o titulares de otros derechos de propiedad industrial (nombre comercial
por ejemplo).
La marca y el signo puedes ser identicos si reproduce todos los elementos que
constituyen la marca, o si en conjunto contienen diferencias insignificantes que pasan
desapercibidas a los ojos de un consumidor medio.56
Industrial de Santander, Facultad de Humanidades, Escuela de Ciencias Humanas, Carrera de Derecho,
Bucaramanga, 2004, p. 34.
53 PAZMIÑO YCAZA, A., Op. Cit., p. 185.
54 Ibid., p. 186.
55 Sentencia TJUE C-251/95, caso Sabel.
56 sentencia del Tribunal de Justicia asunto C-291/00, Diffusion SA v. SadasVertbaudet SA
20
Es importante la expectativa que se produce en un consumidor medio considerando si
la marca puede o no inducir a error al usuario normalmente informado y
razonablemente atento y perspicaz, sin ser necesario informes periciales o sondeos de
opinión, ya que el consumidor medio no se detiene a examinar los detalles diferentes,
sino que percibe la marca como un todo.
En cuanto a la semejanza de signos, lo relevante es el grado o nivel de las similitudes o
diferencias desde la perspectiva de conjunto, puesto que existe una relación e
interdependencia entre el elemento conceptual, gráfico, fonético y psicológico, ya que
como ha quedado señalado el consumidor percibe la marca como un todo, sin
diferenciar detalles en sus elementos.
Los criterios utilizados por la jurisprudencia española y europea, a título comparativoVer Anexos (pág. 89)
Con carácter ilustrativo, la jurisprudencia resolvió las siguientes oposiciones por
confusión:
Sentencia Tribunal Supremo español de 19/02/2010 (RJ 2010/ 1543)
21
Resolución de recurso de alzada de la Oficina Española de Patentes y Marcas,
de 7 de marzo de 2010.
Sentencia del Trribunal Supremo de 4 de abril de 2007 (RJ 2007/1986)
22
SSTS 12/12/2003, no hay riesgo de confusión por la pecualiridad del elemento gráfico
en la marca mixta.
SSTS 16/11/2005, no hay riesgo de confusión porque el elemento gráfico o figura
(globo) es preferente sobre el denominativo, que pasa a segundo plano.
La STS de 25/02/2010, declara riesgo de confusión por asociación gráfica
predominante.
23
En materia comparativa marcaria, el Tribunal Andino de Justicia, ha tenido la
oportunidad de elaborar los siguientes criterios doctrinarios57:
A) Las marcas mixtas y comparación entre ellas:
“Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias
palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).”58
Al ser apreciados en su conjunto por el consumidor producen una idea sobre la marca
que permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado.
Dentro del cotejo de estas marcas es necesario identificar cual elemento denominativo
o grafico prevalece con mayor influencia en la mente del consumidor, se basa en torno
al análisis de la marca mixta para identificar cual es la dimensión más característica que
determina la impresión de la marca en el consumidor.
B) Marcas gráficas. Comparación entre marcas gráficas:
“Las marcas gráficas son definidas como un signo visual porque se dirige a la vista a
fin de evocar una figura que se caracteriza por su configuración o forma externa; lo
predominante en esta clase de marca es el objeto escogido en su forma gráfica.”59
Esta clase de marca evoca en el consumidor solo la imagen del signo utilizado para
presentar la misma, a diferencia de la marca figurativa que puede ser una gráfica o
imagen, además representa el concepto concreto.
CHAVEZ PICASSO, Jorge, “Régimen común de propiedad industrial y su interpretación en el Tribunal
de Justicia”, Revista de la Competencia y la Propiedad Intelectual Nº 7, disponible en
http://aplicaciones.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/boletines/recompi/castellano/articulos/primavera2008/0
1ElregimenComun.pdf (Fecha de consulta:06-06-2013)
58 Proceso 2-IP-2006 (GOAC 1337, publicada el 2 de mayo del 2006), CHÁVEZ PICASSO, Jorge,
disponible en
http://aplicaciones.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/boletines/recompi/castellano/articulos/primavera2008/0
1ElregimenComun.pdf (Fecha de consulta:06-06-2013)
59 Proceso 12-IP-2007 (GOAC 1497, publicada el 15 de mayo del 2007) CHÁVEZ PICASSO, Jorge,
disponible en
http://aplicaciones.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/boletines/recompi/castellano/articulos/primavera2008/0
1ElregimenComun.pdf (Fecha de consulta:06-06-2013)
57
24
La marca figurativa se diferencia de la denominativa en virtud que aquella no es
pronunciable por su falta de vocalización, sino es una figura que se le da un nombre.
Para cotejar marcas figurativas se requiere un análisis más elaborado, en virtud que
debe ofrecerse protección al aspecto grafico como al ideológico o concepto, ya que
existe la posibilidad de confusión en los trazos de la imagen o gráfico y en la idea de la
mente de quien la observe, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, así como
la aplicación de las mismas reglas que se utilizan en el cotejo de los demás tipos de
marcas.
C) Marcas gráficas, marcas figurativas y su Distintividad:
“Los signos gráficos —entre los cuales se encuentran los figurativos— son visualmente
perceptibles y se expresan en la forma externa de imágenes, figuras o dibujos,
provistos o no de significado conceptual. En ellos, indica la doctrina, la figura ‘se limita a
evocar en la mente de los consumidores tan sólo la imagen del signo utilizado como
marca: un conjunto de líneas y, en su caso, colores’; mientras que en los figurativos, la
figura ‘suscita en el consumidor no sólo una imagen visual, sino un determinado
concepto concreto: el concepto del cual es expresión gráfica la imagen utilizada como
marca; el nombre con el que es formulado este concepto es también el nombre con el
que es conocida la marca gráfica respectiva entre los consumidores’. 60
Para analizar la distintividad entre las marcas gráficas y figurativas, se debe profundizar
en un proceso elaborado cognitivo en cuanto a marcas figurativas, ya que, las marcas
graficas únicamente evocan la imagen y la protección de la misma, mientras que las
figurativas abarcan el aspecto grafico más el concepto que la figura pueda producir en
la mente de los consumidores y la respectiva protección de ambos aspectos.
60
Proceso 205-IP-2005 (22 de febrero del 2006, GOAC 1333 del 25 de abril del 2006) CHÁVEZ
PICASSO, Jorge, disponible en
http://aplicaciones.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/boletines/recompi/castellano/articulos/primavera2008/0
1ElregimenComun.pdf (Fecha de consulta:06-06-2013)
25
La forma de verificar que el signo figurativo no incumple alguna prohibición y cumple los
requisitos para que sea objeto de registro y sea denominado como marca, será
necesario enfatizar el análisis en la forma externa de la imagen, figura, o bien, para que
este signo sea distintivo tendrá que poseer elemento especifico que determine su
origen comercial que permita al consumidor identificarlo.
Existen dos tipos de signos figurativos: el bidimensional, que podría ser la
representación gráfica de una fruta ya que no ocupa por sí misma un lugar en el
espacio, sino, lo que ocupa un lugar es el objeto sobre el cual se imprime la gráfica
como por ejemplo el papel.
Ahora bien, si la fruta no se encuentra representada gráficamente, sino es una fruta
artificial se denominara Tridimensional
D) Diferencia entre una marca gráfica y un diseño industrial:
“El Tribunal ha definido al diseño industrial como: ‘(…) cualquier reunión de líneas o
combinación de colores o cualquier forma externa bidimensional o tridimensional que se
incorpore a un producto industrial o de artesanía para darle una apariencia especial, sin
que cambie el destino o finalidad de dicho producto y sirva de tipo o patrón para su
fabricación’.61
En el mundo son innumerables la cantidad de diseños industriales que se crean día con
día, la diferencia principal entre la marca grafica es que esta se representa con una
imagen de cualquier tipo, y como se indica en el párrafo anterior el diseño industrial lo
conforma una serie de líneas o combinación de colores bidimensionales o
tridimensionales que le dan su aspecto característico sin cambiar su finalidad y que de
él parten para su fabricación en base a patrones específicos, el diseño industrial debe
ser registrado para que tenga reconocimiento jurídico tanto del Estado, como a nivel
internacional.
61
Proceso 12-IP-2007 (GOAC 1497, publicada el 15 de mayo del 2007) CHÁVEZ PICASSO, Jorge,
disponible en
http://aplicaciones.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/boletines/recompi/castellano/articulos/primavera2008/0
1ElregimenComun.pdf (Fecha de consulta:06-06-2013)
26
Para que un diseño industrial sea objeto de protección requiere una serie de elementos
comunes que lo caractericen:
a) Visibilidad, es una condición para que el diseño sea reconocido, que sea
visualmente apreciable y que dicho producto no cambie su aspecto durante su
uso normal por parte del consumidor.
b) Apariencia especial, que sea más atractivo para el consumidor, en base a una
apariencia particular concedida por el diseño y el gran número de medios y
técnicas utilizadas en el mismo.
c) Aspectos no técnicos, lo importante en este punto son las características del
aspecto exterior, enfocándose en la función y la estética, dejando de lado los
aspectos técnicos del producto.
d) Incorporación de un artículo utilitario, la finalidad de un diseño industrial es
que sea útil y funcional, puede hacerse más atractivo para el consumidor sin que
deje de realizar la función para la que se haya creado, puede aplicarse según su
legislación para fabricación de productos industriales o artesanales.
E) Conexión competitiva:
“Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar
a establecer o fijar cuándo se da la similitud o conexión competitiva entre los
productos.”62
Al referirse a la conexión competitiva entre los productos, el tratadista Carlos Fernández
Novoa se basa en virtud de las finalidades idénticas o afines que puedan tener dichos
productos, y la circunstancia de hallarse en el mismo mercado.
62
Proceso 207-IP-2005 (26 de enero del 2006, GOAC 1315 del 30 de marzo del 2006) CHÁVEZ
PICASSO, Jorge, disponible en
http://aplicaciones.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/boletines/recompi/castellano/articulos/primavera2008/0
1ElregimenComun.pdf (Fecha de consulta:06-06-2013)
27
El aspecto fundamental para determinar la conexión competitiva es la finalidad o
aplicaciones usuales de los productos en base a dos principios: el primero es el
principio de la intercambiabilidad de los productos, en el cual el consumidor considera
sustituible para la misma finalidad los productos enfrentado; y el segundo, el de
complementariedad, donde el uso de un producto pueda suponer el necesario uso del
otro, o la circunstancia que sin un producto no pueda utilizarse el otro, es decir, que se
utilicen conjuntamente.
Existen aspectos que según el Tribunal son aspectos identificadores de la presencia de
la conexión competitiva para establecer cuando se da la similitud o conexión:
a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor,
b) Canales de comercialización,
c) Medios de publicidad idénticos o similares,
d) Relación o vinculación entre productos,
e) Uso conjunto o complementario de productos,
f) Partes y accesorios,
g) Mismo género de los productos,
h) Misma finalidad,
i) Intercambiabilidad de los productos.
Es importante determinar la clase de consumidor y su grado de atención al identificar y
seleccionar el producto, según la doctrina hay distintos tipos de consumidores:
a) El profesional o experto,
b) El consumidor medio,
c) Elitista y experimentado.
El principal consumidor en estos tipos de consumidores es el consumidor medio, es
decir, el consumidor común y corriente, por la capacidad de percepción popular o
corriente, para determinada clase de productos.
Lo importante en el tema de la conexión competitiva es evitar el riesgo de confusión al
prohibir el registro de marcas con denominaciones idénticas o similares a las
28
previamente y debidamente registradas, con la finalidad de amparar productos con
similitudes, a través de la regla de especialidad de la marca.
“La consecuencia más palpable de la regla de especialidad de la marca es que sobre
un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos
(pertenecientes a distintos titulares) siempre que cada una de estas marcas autónomas
sea utilizada en relación con una clase o variedad diferente de productos o servicios’. 63
Pueden existir marcas que contengan denominaciones similares o idénticas
pertenecientes a distintos titulares dentro del mercado, siempre y cuando la
denominación ampare productos o servicios distintos.
El consultante debe tomar en cuenta la regla de especialidad, y la identificación de los
productos y servicios, en la solicitud correspondiente, y debe ubicar la clasificación
internacional de Niza.
En el caso de existir controversia entre marcas en su grado de conexión competitiva e
debe analizar según el Tribunal los siguientes factores:
a) La inclusión de los productos en una misma clase de nomenclátor,
b) Canales de comercialización,
c) Similares medios de publicidad,
d) Relación o vinculación entre productos,
e) Uso conjunto o complementario de productos,
f) Mismo género de los productos.
En primer lugar el producto se incluirá en un mismo catálogo de nombres, si en caso se
limita el registro a uno o varios productos de un mismo catalogo o clase de
nomenclátor, perderá su valor al producirse el registro toda la clase de nomenclátor,
deberá corresponde a quien alega demostrar que la clase o catalogo no son similares
para impedir su registro.
63
FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. Op. cit., p. 278.
29
Dentro de los canales de comercialización no existe problema en el caso de grandes
tiendas o supermercados donde se distribuye bienes de toda clase, en estos lugares
pasa desapercibido para el consumidor la similitud de los productos, ahora bien se da la
conexión competitiva en el caso de almacenes, tiendas o lugares especializados en la
venta de determinados productos.
Los medios de publicidad son indiscutiblemente factor importante en el tema de marcas
comerciales, al igual que los medios de difusión de los mismos, en el caso de televisión,
radio o prensa, se puede presumir que existe una conexión competitiva, en cambio, la
difusión en revistas especializadas, boletines, mensajes telefónicos, comunicación
directa, etc. Existe una conexión competitiva menor.
En cuanto a la relación entre productos, dependerá de lo que la tienda venda y la
relación de dichos productos, ya que si están relacionados puede influir en que el
consumidor medio asocie o no el origen empresarial de los productos relacionados que
puede llevarlo a confusión si el consumidor medio asume que provienen de un mismo
productor.
En caso exista el uso conjunto de productos (por ejemplo: puerta y chapa) se crea
confusión en el consumidor ya que puede asumir que los dos productos provienen de
una misma empresa, esta complementariedad se basa en que el uso de un producto
necesita del otro, o que sin esté otro no puede utilizarse el producto, o si no se utilizan
de manera conjunta pierden su funcionalidad.
Si existen similares características en los productos, pese a que desempeñen diferentes
funciones y diferentes clases, puede existir riesgo de confusión al estar identificadas por
marcas similares o idénticas, (por ejemplo: medias deportivas y de vestir).
30
G) La identidad, similitud y semejanza:
“La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como
marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el
literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial”.64
Es importante mencionar el principio de Titularidad, es decir, que el titular del registro
goza de la exclusividad facultativa en cuanto a la utilización del signo, y tiene el derecho
a oponerse si existen terceros no autorizados a utilizar su marca. Por tal razón es
importante el cuidado que se debe tener al realizar estudios entre signos y determinar si
entre ellos existe riesgo de confusión o de asociación.
Si existen marcas idénticas y en su objeto individualizan mismos productos o servicios
la confusión o el riesgo es absoluto, si existe similitud el análisis deberá ser con la
mayor precisión posible, corresponde al funcionario administrativo, o al Juez la
determinación en caso exista similitud, identidad y semejanza
Basándose en la doctrina, en la jurisprudencia de este Tribunal se ha señalado para
valorar la similitud marcaria los siguientes tipos de similitud:
 La similitud ortográfica, coincidencia de letras en su entorno comparativo,
puede inducir a mayor grado de confusión.
 La similitud fonética, signos que al ser pronunciados tienen sonido similar.
 La similitud ideológica, si el signo evoca la misma idea, o el concepto es muy
parecido, impide al consumidor distinguir el producto.
La identidad y la semejanza, son preceptos distintos en virtud que la semejanza de
objetos que se comparan existen elementos comunes que coexisten con otros
64
Proceso 1-IP-2007 (GOAC 1497, publicada el 15 de mayo del 2007), CHÁVEZ PICASSO, Jorge,
disponible en
http://aplicaciones.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/boletines/recompi/castellano/articulos/primavera2008/0
1ElregimenComun.pdf (Fecha de consulta:06-06-2013)
31
aparentemente diferentes, lo que puede crear la confusión, en cambio, entre marcas
idénticas no existe diferencia entre los signos.
De la identidad o semejanza pueden existir dos tipos de confusiones:
-
La directa, el comprador adquiere un producto o servicio creyendo que es otro,
-
La indirecta, en virtud de la confusión directa proviene de un mismo origen
empresarial común
En la comparación de signos debe prevalecer el todo sobre las partes, en base al
conjunto que lo integra, no se debe descomponer la unidad de cada uno.
I) Reglas para efectuar el cotejo marcario:
“Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas
originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas:
Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas,
Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente,
Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen
entre las marcas,
Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto
y tener en cuenta la naturaleza de los productos”.65
La regla principal o de mayo importancia es el cotejo en conjunto de la marca, este
criterio se adopta para todo tipo o clase de marcas, es la impresión que el consumidor
medio tiene sobre la marca y que puede llevarlo a confusión frente a las marcas
semejantes disponibles en el comercio.
Es necesario determinar la impresión general que el distintivo causa en el consumidor
medio y la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del mismo.
65
Proceso 42-IP-2007 (GOAC 1518, publicada el 12 de julio del 2007), CHÁVEZ PICASSO, Jorge,
disponible en
http://aplicaciones.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/boletines/recompi/castellano/articulos/primavera2008/0
1ElregimenComun.pdf (Fecha de consulta:06-06-2013)
32
Reglas de inscripción valida de una marca comercial- Ver Anexos (pág. 94)
1.2.7. Pérdida del Derecho Marcario
Las principales formas de pérdida del derecho a una marca son, en primer lugar, la
cancelación, siempre que la misma no sea utilizada durante el plazo establecido en la
ley66, puesto que el registro de la marca, tiene como efecto la obligación jurídica de
utilizar la marca en el mercado:
“Las marcas no son registradas para guardarlas en un cajón, las mismas, deben ser
realmente aplicadas a un producto, en forma tal que, en efecto, sean puestas en el
comercio a disposición de los consumidores. Respecto de este tema, importante es
indicar, que el uso de una marca es lo que realmente la convertirá en un signo de
prestigio, porque es con el uso, más un importante impulso publicitario que un signo
llega a tener una presencia y prestigio en el mercado. Y, como sanción frente al uso de
una marca, la legislación no solo ha establecido la sanción de la cancelación, sino,
además, una mayor que llegado el momento puede acarrearnos un serio problema,
como es el derecho de preferencia que tiene quien obtiene la cancelación de una
marca67”.
Son medios de prueba sobre la utilización de la marca las facturas comerciales, los
inventarios de las mercaderías identificados con la marca certificados por auditor o
cualquier otro medio de prueba idóneo que acredite la utilización de una marca. No se
cancelaría si la falta de uso se debió a fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las
importaciones u otros requisitos oficiales de efecto restrictivo68.
66
Un caso comparativo, es la sentencia de reenvío del Tribunal Supremo español de 28 de marzo de
2005, dicta de nuevo sentencia el 28 de marzo de 2005, determinando la caducidad de la marca 88. 222
(de una empresa local) y fallando a favor de Nike International LTD y American Nike, S.A., bajo el
argumento “de la apreciación comparativa expuesta se deduce, --tanto por la semi-ocultación y
relegación a la segunda hoja del cuadernillo del elemento gráfico y más significativo, como por la grafía
del elemento denominativo y su colocación en la primera, en donde viene a resaltar respecto del
conjunto, a cuya expresión Nike se añaden además unas palabras en lengua inglesa y en relación con el
deporte” (FJ. 11º).
67 Ibid, p. 187.
68 Loc. Cit.
33
El segundo procedimiento es la nulidad de la inscripción de registral o del certificado de
registro, bien sea declarado en la vía administrativa o judicial, especialmente porque el
Registro de Marcas vulneró el procedimiento o requisitos legal o reglamentariamente
establecidos.
El tercer procedimiento, es la caducidad de la marca, es decir, la no renovación del
derecho registrado en el plazo legalmente establecido, siendo esta obligación para el
titular69.
Otro de los mecanismos, en la conversión de la marca en uso genérico por diversos
fabricantes de forma que pierde su carácter diferenciador del producto, es el caso de la
“Aspirina”, aunque para su protección la empresa inscribió el nombre “Aspirine Bayer” y
la “cruz Bayer” sigue siendo marca registrada:70
69
Ibid., p. 190.
SEGURA, Pascual, “Los derechos de propiedad intelectual-industrial: Los químicos en el mundo de las
patentes”, Centro de Patens de la Universidad de Barcelona, Barcelona, 29 de Octubre de 2008,
presentación
power
point,
diapositiva
48,
disponible
en
http://www.ub.edu/centredepatents/pdf/doc_altres_cursos/1_Derechos_de_propiedad_intelectualindustrial_Quimicos_y_patentes_Pascual_Segura_CQC_ST_Patents.pdf (Fecha de consulta: 06-062013).
70
34
Doctrinariamente, las marcas y pueden conllevar un proceso dinámico de pérdida de
disntividad conforme a la siguiente clasificación71:
La “vulgarización” se da “cuando una marca debido a su mal uso pierde su capacidad
distintiva y se confunde con el producto mismo que distingue (la marca se come al
producto); es decir la marca se transforma en la forma habitual que los consumidores
nombran el producto”.
La “dilución de marca” es el “cercenamiento gradual o la dispersión de la identidad de
marcas notorias o renombradas en la mente del público, por su uso en productos no
competitivos”.
“Banalización” ”supone un proceso gradual en cuyo desarrollo permaneció inactiva la
voluntad del titular” de un signo originariamente distintivo.
“Genericidio” es un término que se ha utilizado por primera vez en una sentencia de la
Corte Suprema de EE.UU. en 1983, para describir un “proceso a través del cual una
expresión marcaria se convierte en un nombre genérico para una categoría entera de
productos”.
Inclusive, algunas marcas son de uso común en el lenguaje, que se han incorporado
conceptualmente al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española72:
– Gillete o Gillette (De K. C. Gillette, 1855-1932, industrial estadounidense que la
inventó; marca reg.)
f. Hoja de afeitar desechable.
– Plastilina (Marca reg.)
f. Sustancia moldeable, de diversos colores, que se utiliza en escultura y como material
educativo.
71
72
SCHMITZ VACCARO, C., Op. Cit., p. 24.
Ibid., pp. 24 y 25.
35
– Teflón (Del ingl. Tefl on, marca reg.)
m. Material aislante muy resistente al calor y a la corrosión, usado para articulaciones y
revestimientos así como en la fabricación de ollas y sartenes.
– Jacuzzi (Voz ingl., marca reg.)
m. Bañera para hidromasaje.
– Ping-pong (Voz ingl., marca reg.)
m. Juego semejante al tenis, que se practica sobre una mesa de medidas
reglamentarias, con pelota ligera y con palas pequeñas de madera a modo de raquetas.
– Lycra (Marca reg.)
f. Tejido sintético elástico, utilizado generalmente en la confección de prendas de vestir.
– Vaselina (Del ingl. vaseline, marca reg.)
1. f. Sustancia crasa, con aspecto de cera, que se saca de la parafina y aceites densos
del petróleo y se usa en farmacia y perfumería.
2. f. En el fútbol y otros deportes, disparo suave y de trayectoria muy curva que hace
volar el balón por encima de uno o varios jugadores contrarios.
3. f. coloq. Tacto, prudencia o delicadeza en el modo de actuar.
– Klystron (Del ingl. klystron, marca reg.)
– m. Fís. Tubo electrónico empleado para generar o amplificar microondas en
comunicaciones y radares.
– Sintasol (Marca reg.)
m. Material plástico utilizado para el cubrimiento de suelos.
36
– Celofán (Del fr. Cellophane, marca reg.)
m. Película transparente y fl exible, que se obtiene por regeneración de la celulosa
contenida en las soluciones de viscosa y se utiliza principalmente como envase o
envoltura.
– Nailon (Del ingl. nylon, marca reg.)
m. Material sintético de índole nitrogenada, del que se hacen fi lamentos elásticos, muy
resistentes. Se emplea en la fabricación de géneros de punto y tejidos diversos.
– Termo (De thermos, marca reg.)
m. Vasija de dobles paredes, entre las que se ha hecho el vacío, y provista de cierre
hermético. Sirve para que las sustancias introducidas en la vasija conserven su
temperatura sin que influya en esta la del ambiente.
– Rímel (De rimmel, marca reg.)
m. Cosmético para ennegrecer y endurecer las pestañas.
– Polo (Marca reg.)
m. Tipo de helado que se come cogiéndolo de un palillo hincado en su base”.
En síntesis, el uso incorrecto del signo o partes del signo por terceros, con la tolerancia
del titular (no ejercicio de acciones), puede dar lugar a su cancelación, como en el caso
de que licenciatarios, distribuidores o franquiciatarios usen la marca en forma
inadecuada, incumpliendo las normas gráficas o fonéticas del titular, el uso de marcas
genéricas o blancas por los distribuidores junto con los productos con la marca
contratada73
En el Derecho marcario europeo, el agotamiento del derecho sobre la marca implica
que si el titular o un tercero con su consentimiento comercializan un producto bajo la
73
Ibid., p. 27.
37
marca, agota su derecho sobre la marca y no puede impedir que otros la utilicen para
vender esos productos en el mercado internacional74.
1.3. Protección del Derecho Marcario
La protección marcaria abarca una serie de acciones y derechos en particular frente a
la usurpación de la marca, es decir, el uso ilegal por un tercero de la marca registrada,
ante la jurisdicción civil, penal y administrativa, con el objeto de poner fin al uso
indebido, y lograr un indemnización por daños y perjuicios, o impedir que se registre
una marca igual o semejante a la registrada.
La usurpación puede venir de los productores, tal como una falsificación, la cual se
considera que es la reproducción material de una marca ajena, sus elementos, en
forma gráfica o verbal.
El uso de marcas falsificadas, consiste en colocar a los productos marcas falsificadas.
La imitación fraudulenta lo es en relación a determinado producto, y el uso de marca
legítima ajena, es un uso indebido y no autorizado, por el que una marca fabricada
legítimamente es apropiada por un tercero para vender productos similares (“robo de
etiquetas”).
74
VV. Las sentencias del TJCE en la sentencia de 20-XI-2001, Asuntos acumulados C 414/99 a C
419/99; caso Zino Davidoff SA. Nº 37 ss. STJCE 1-VII-1999 Sebago; caso American Home Products
(STJCE 10-X-1978, C 3/1978 Rec. p 1823).
38
La anterior fotografía muestra una copia servil o vulgar imitación del producto y su
marca75, y la siguiente una falsificación de medicamentos76:
En el caso de los expendedores, puede vender o poner en venta marcas falsificadas, o
engaño mediante marcas que ayudan a convencer sobre la calidad o cantidad de
producto al cual se aplica, y que no es el del fabricante77.
La presentación comercial de los productos (trade dress), son parte del derecho
marcario y se encuentra protegidos por acciones de competencia desleal, en este caso,
el color del bote y de la tapa fueron declarados judicialmente ilegales78:
75
SEGURA, P., Op. Cit., diapositiva 47.
Ibid., diapositiva 50.
77 HORTÚA MORENO, L.C, LUNA BARAJAS, C.A., Op. Cit., pp. 72 y 73.
78 SEGURA, P., Diapositiva 59
76
39
Pero en ocasiones no es fácil determinar lo que se considera competencia desleal79:
1.4. Cesión del Derecho Marcario
El propietario de una marca tiene el derecho al uso exclusivo o a celebrar un contrato
por medio del cual autoriza a un tercero su uso (licencia de uso) por un tiempo y lugar
determinados. Dicho contrato se registra administrativamente y es oponible frente a
terceros, en su defecto, únicamente entre las partes.
En el caso del contrato de transferencia de marca, el titular del derecho cede o traspasa
sus derechos a favor de un tercero dejando este de ser el titular registral, y
convirtiéndose aquel en el nuevo titular80.
PEREZ TROYA expone sintéticamente los ámbitos jurídicos donde el derecho de
propiedad industrial puede transmitirse:
“Hay que recordar que los derechos de propiedad industrial, aparte de poder
transmitirse mortis causa en caso de que su titular sea una persona física, pueden ser
objeto inter vivos, con independencia de que su titular sea una persona física o jurídica,
bien de transmisión (compraventa, donación, permuta, etc.) o bien de licencia, en
función de que lo que se persiga sea trasladar su dominio (cesión de titularidad) o
permitir su disfrute a uno o varios terceros (cesión de uso).
79
Ibid., p. 61.
pp. 88 y 89.
80Ibid.,
40
Además, como se reconoce de modo expreso por las Leyes de propiedad industrial,
pueden ser objeto de derechos reales limitados (vgr. usufructo, hipoteca mobiliaria), de
opciones de compra, embargos o medidas que resulten del procedimiento de ejecución.
Pueden, también, transmitirse con la totalidad de la empresa o parte de ella (…), y
resultar adquiridos en los casos de las denominadas modificaciones estructurales
traslativas de las sociedades mercantiles (i.e. fusión y escisión) por el nuevo titular que
asuma, por sucesión universal, el conjunto del patrimonio que antes fuera titularidad de
la sociedad absorbida o escindida (…)81.
PÉREZ TROYA, Adoración, “La transmisión de derechos de propiedad industrial. Especial
consideración de su aportación a la empresa”, Anuario Facultad de Derecho – Universidad de Alcalá I
(2008),
p.
255,
disponible
en
http://dspace.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/6419/transmision_perez_AFDUA_2008.pdf.txt;jsessi
onid=58A78D075C2251649CEE9B3ACE08955D?sequence=3 (Fecha de consulta: 06-06-2013).
81
41
CAPITULO II
NORMATIVA NACIONAL E INTERNACIONAL
EN MATERIA DE DERECHO MARCARIO
La doctrina guatemalteca mercantilista estudia la marca como elemento de la empresa,
siendo un signo distinto de la misma, puesto que las actividades del comerciante
requieren de protección para evitar “conflictos de intereses en el tráfico comercial” y en
particular la marca, también protege al consumidor82.
El artículo 668 del Código de Comercio remite la regulación de las marcas a sus leyes
especiales, concretamente el Decreto Número 57-2000 del Congreso de la República,
Ley de Propiedad Industrial. Como señala VILLEGAS LARA, el contenido de la Ley
responde a los convenios y tratados en materia de propiedad industrial. 83
La Ley de Propiedad Industrial –Decreto 57-2000 del Congreso de la Republica se
enfoca en el mantenimiento y protección de los signos distintivos, patentes de
invención, de modelos de utilidad y de los diseños industriales, etc., una de los
principales objetivo es reprimir la competencia desleal, es una Ley que ha sido objeto
de varias reformas, misma que actualmente en el presente año ha sido reformada por el
–Decreto 03-2013 del Congreso de la Republica, en virtud de la necesidad de adaptarla
para asegurar la solidez estructural de la formulación legislativa en materia de
propiedad industrial.
La reforma consta de 35 artículos reformados, es importante mencionar que esta nueva
reforma contiene en uno de sus artículos un mandamiento de actualización
reglamentaria, y uno que crea el Boletín del Registro de la Propiedad Intelectual,
aspectos que en la anterior Ley no se encontraban contemplados y que coadyuvan con
el fortalecimiento de la prevención y represión de la competencia desleal, los capítulos
VILLEGAS LARA, René Arturo, “Derecho Mercantil Guatemalteco”, Tomo I, Universidad de San Carlos,
Editorial Universitaria, 2004, pp. 368 a 381.
83 Ibid., p. 369.
82
42
reformados son: 1.) el capítulo VIII del título II reformulado en su totalidad referente a
indicaciones geográficas y denominaciones de origen; 2.) relacionado a Marcas; 3.)
Sobre patentes de invención.
Tomando en consideración que la presente investigación tiene como objetivo los
efectos jurídicos que genera la inscripción de las marcas comerciales, solamente se
hará referencia a la reforma del inciso 2.), indicado en el párrafo anterior.
En cuanto a marcas comerciales, la Ley en su artículo 1 modifica la definición de esta
categoría de signo distintivo, en virtud que la actual adolece de la limitante que
representa la exigencia que el signo pueda ser objeto de representación gráfica,
primordialmente en cuanto a marcas sonoras y olfativas, es decir, se eliminó la
indicación “LIMITACION”, lo que provoco la reforma del artículo 16 de la Ley referente
con los signos que pueden constituir en una marca registrable; el artículo 22 de la Ley
en cuanto a los requisitos de la solicitud de inscripción, en este caso bastara con que el
interesado en temas de marcas sonoras u olfativas brinde una descripción
suficientemente clara, intangible y objetiva de dichos signos; el artículo 23 de la ley
especifica los documentos que se anexaran a la solicitud; el articulo 26 reformado en su
inciso e), en cuanto al edicto a ser publicado; el artículo 30 de la Ley reforma la
información que debe consignarse en la inscripción, cabe acotar la creación del Boletín
del Registro de la Propiedad Intelectual, como medio por el cual se puedan realizarse
las publicaciones de los edictos y avisos que ordena la ley en materia de signos
distintivos, el acceso al mismo puede ser por medio electrónico a través de suscripción
que podrá gestionarse en el Registro.
En cuanto a la reforma del examen de forma y fondo se modifica el artículo 25 de la
Ley, con la finalidad que se asegure que dicho examen sea realizado conjuntamente, es
decir, que en una misma resolución se establezca la necesidad de suplir las
deficiencias de forma y a su vez se realice el examen de fondo y en esa resolución se
notifique al interesado las objeciones y eventualidades que pudieran darse al momento
de inscribir o registrar su marca comercial.
43
Dado que en la reforma contenida en el –Decreto 11-2006 del Congreso de la
Republica de los artículos 35 y 35 bis de la Ley tienen equivocaciones terminológicas,
las mismas son superadas con la nueva reforma del presente año.
Así mismo se reforma el artículo 38, en cuanto a los elementos que no son protegibles
en el caso de marcas comerciales complejas, posibilitando al Registro para que
requiera al solicitante que formule la renuncia del caso, si esté no lo ha formulado en el
formulario; el artículo 167 de la Ley, para que el interesado pueda gestionar la
modificación del registro en su actualización en el caso de que la nueva versión o
edición de las clasificaciones que el registro aplica hayan cambiado.
2.1. Decreto Número 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad
Industrial: Procedimientos para la Inscripción, Oposición y Cancelación
Actualmente la Ley de Propiedad Industrial guatemalteca ha sido reformada por el
Decreto 03-2013, del Congreso de la Republica, por lo que el enfoque del presente
capitulo se basa en las nuevas reformas.
En sus considerandos hace referencia a que la República de Guatemala es parte en el
Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, texto adoptado en
Estocolmo el 14 de julio de 1967 y su enmienda del 28 de septiembre de 1979,
debiendo promover por medio de su legislación interna los mecanismos necesarios
para tutelar adecuadamente los derechos de los titulares de marcas de fábrica o de
comercio y en particular, los mecanismos de represión a los actos de competencia
desleal. Además, la Ley hace mención al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos
de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, y
Constitución Política de la Republica de Guatemala.
44
al artículo 39 de la
En la Ley (art. 1), se hace referencia a la protección, estímulo y fomento de la
creatividad intelectual con aplicación en la industria y comercio, y en particular regula lo
relativo a la adquisición, mantenimiento y protección de los signos distintivos 84.
El artículo 4 define tres clases de marca como:
“Marca (reformado por Decreto 3-2013, Art. 1): Todo signo que sea apto para distinguir
los productos o servicios producidos, comercializados o prestados por una persona
individual o jurídica, de otros productos o servicios idénticos o similares que sean
producidos, comercializados o prestados por otra.
Marca colectiva: aquella cuyo titular es una persona jurídica que agrupa a personas
autorizadas por el titular a usar la marca.
Marca de certificación: Una marca que se aplica a productos o servicios cuyas
características o calidad han sido controladas y certificadas por el titular de la marca”.
También menciona, aunque la ley no desarrolla, la marca notoria85.
El Título II, se denominada “De las marcas y otros signos distintivos”, y se estudiará el
Capítulo I “De las Marcas”, que constituye el Derecho Marcario Guatemalteco.
Las marcas podrán consistir (art. 16) primer párrafo reformado por Decreto
3-2013, Art. 2:
En palabras o conjuntos de palabras, letras, cifras, monogramas, figuras, retratos,
etiquetas, escudos, estampados, grabados, viñetas, orlas, líneas y franjas y
Definidos en el art. 4 de la Ley así: “Signo distintivo: cualquier signo que constituya una marca, un
nombre comercial, un emblema, una expresión o señal de propaganda o una denominación de origen.
Signo distintivo notoriamente conocido: cualquier signo que es conocido por el sector pertinente del
público, o en los círculos empresariales, como identificativo de determinados productos, servicios o
establecimientos y que ha adquirido ese conocimiento por su uso en el país o como consecuencia de la
promoción del signo, cualquiera que sea la manera por la que haya sido conocido”.
85 BOLAÑOS LEMUS, Cindy Vanessa, “Importancia de regular la protección al titular de la marca notoria”,
Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Tesis de
Licenciatura, Guatemala, Julio de 2007, p. 39, aunque genéricamente tiene derecho de posición a la
inscripción.
84
45
combinaciones y disposiciones de colores, así como cualquier combinación de estos
signos. Pueden también constituir en sonidos y olores, en la forma, presentación o
acondicionamiento de los productos o los servicios correspondientes y otros que a
criterio del Registro tengan o hayan adquirido aptitud distintiva.
En indicaciones geográficas nacionales o extranjeras, siempre que sean distintivas
respecto de los productos o servicios a los cuales se apliquen y que su empleo no sea
susceptible de crear confusión o asociación con respecto al origen, cualidades o
características de los productos o servicios para los cuales se usen las marcas.
En una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se
exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solamente será otorgado para
dicho producto o servicio.
Guatemala sigue el sistema de adquisición registral (art. 17), como bienes muebles, la
propiedad sobre los mismos se adquiere por su registro conforme a la ley, y se prueba
con el certificado extendido por el Registro. Se admite el derecho de prioridad en
cualquier país con el que Guatemala tenga convenio o tratado marcario (art. 18). Dicho
derecho de prioridad tiene una vigencia de seis meses contados a partir del día
siguiente de la presentación de la solicitud prioritaria.
Se consideran marcas inadmisibles por razones intrínsecas, también denominadas
prohibiciones absolutas a la registrabilidad las contenidas en el artículo 20 siendo las
principales las recogidas en los siguientes literales:
a) Que no tenga suficiente aptitud distintiva con respecto al producto o al servicio al cual
se aplique;
b) Que consista en la forma usual o corriente del producto o del envase al cual se
aplique o en una forma necesaria o impuesta por la naturaleza del producto o del
servicio de que se trate;
c) Que consista en una forma que de una ventaja funcional o técnica al producto o al
servicio al cual se aplique;
46
e) Que consista exclusivamente en un signo, una indicación o un adjetivo que pueda
servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o del
servicio de que se trate, su traducción a otro idioma, su variación ortográfica o la
construcción artificial de palabras no registrables;
j) Que pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica o cultural, la
naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el
consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o del servicio de que se
trate;………
Son marcas inadmisibles por derechos de terceros (art. 21), (reformado por Decreto 32013, Art. 3.
g) Si el signo es idéntico, similar, o constituye una traducción de una indicación
geográfica o denominación de origen protegida en el país y puede causar confusión o
un riesgo de asociación;
Existe un cambio sobre la redacción original de dicho literal, se refería a derechos de
autor. Actualmente menciona la prohibición de considerar marca independiente a la
simple traducción de una indicación geográfica o denominación de origen ya protegida
en el país.
Además, se establecen como reglas para calificar la semejanza entre signos (art. 29) en
los exámenes de fondo, resolución de oposiciones nulidades o anulaciones, criterios
que siguen la doctrina y jurisprudencia comparada, en la materia:
a) Deberá en todo caso darse preferencia al signo ya protegido sobre el que no lo está;
b) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética
y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador
estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate;
c) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen
comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
d) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
47
e) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden
los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en
cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van
destinados;
f) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean
semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la
misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;
g) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es
suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta
las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o
servicios86; y
h) Si una de las marcas en conflicto es notoria la otra debe ser clara y fácilmente
diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del
prestigio o fama de la misma.
86
No se define el término consumidor medio, pero hay una referencia a un concepto indeterminado.
48
El procedimiento para el registro de una marca, se encuentra ampliamente desarrollado
en la Ley, el cual sigue los siguientes pasos:
PROCEDIMIENTO DE REGISTRO
DE MARCAS COMERCIALES
Fuente: Elaboración propia
El registro de una marca tiene una vigencia de diez años, contados a partir de la fecha
de inscripción, pudiendo renovarse indefinida y sucesivamente por diez años (art. 32).
La renovación del registro de una marca deberá solicitarse al Registro, dentro del año
anterior a la expiración de cada período. También podrá presentarse dentro de un plazo
49
de gracia de seis meses posteriores a la fecha de vencimiento, siguiendo los siguientes
pasos:
1. Solicitud y documentación (art. 32)
2. Trámite y resolución
El primero se refiere a los aspectos que deberá contener la renovación, y el segundo
cumplidos los requisitos previstos el registro asentará la renovación sin más trámite,
El derecho sobre una marca registrada o en trámite de registro puede ser enajenado
por acto entre vivos o transferido por vía sucesoria (art. 41). Si el titular de la marca
cambia de nombre, razón social o denominación por cualquier causa, dicho cambio
deberá ser anotado en la inscripción de la marca (art. 41). La solicitud de inscripción de
una enajenación o cambio de nombre contendrá los aspectos contemplados en el art.
42 de la Ley
El titular del derecho sobre una marca registrada puede conceder la licencia a un
tercero para usar la marca art. 45 de la Ley. El contrato de licencia debe constar por
escrito; y queda sujeto a las normas dispositivas87:
La inscripción de una licencia de marca es facultativa, pero en caso de que el titular o
el licenciatario opten por su inscripción, la solicitud debe contener lo estipulado en el art.
46 de la Ley
El registro de una marca se extingue según lo estipulado en el art. 62 de la Ley:
a) Por vencimiento del plazo, si no se ha solicitado en tiempo su renovación.
b) Por cancelación a solicitud del titular.
87
VILLEGAS LARA, R.A., Op. Cit., p. 381, indica que el contrato de licencia de marca produce los
efectos siguientes: a) El licenciatario tiene derecho a utilizar la marca durante su plazo y renovaciones
como si fuera titular de la misma; b) La licencia no es cedible, ni sublicenciarse, aunque no tiene carácter
exclusivo, salvo pacto en contrato, por lo que pueden haber varios licenciatarios.
50
c) Por cancelación debida a la generización de la marca.
Se trata de un procedimiento judicial, a solicitud de persona interesada, siempre que el
titular hubiera provocado o tolerado que la marca se convierta en el nombre genérico de
uno o varios productos o servicios para los cuales estuviese registrada, lo cual ocurre
cuando en los medios comerciales y para el público dicha marca haya perdido su
carácter distintivo como indicación del origen empresarial del producto o servicio al cual
se aplica. Para estos efectos deberán concurrir los siguientes hechos con relación a esa
marca:
d) Por falta de uso de la marca88. También a través de una acción judicial, siempre que
no se hubiera usado por cinco años conmutados desde la fecha de registro de la marca.
También podrá pedirse como defensa contra una objeción del Registro, una oposición
de tercero al registro de la marca, un pedido de declaración de nulidad de un registro o
una acción por infracción de una marca registrada.
e) Por sentencia ejecutoriada de tribunal competente.
Instrucciones procedimentales del departamento de marcas, Registro de la Propiedad
Intelectual- Ver Anexos (pág. 96).
88
Se entenderá que una marca registrada se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella
distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en la cantidad y del modo que
normalmente corresponde, teniendo en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos
o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. También
constituye uso de la marca su empleo en relación con productos destinados a la exportación a partir del
territorio nacional, o en relación con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional.
51
2.2. Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial- ver
Anexos (Pag.103)
El Convenio Centroamericano tenía como finalidad unificar los regímenes nacionales de
protección del derecho industrial en la Región como parte de la armonización del
mercado común centroamericano.89
El Convenio se aplica entre Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica y si bien,
se dispone de la Ley de Propiedad Industrial, que regula los procedimientos marcarios a
nivel nacional90,
el texto tiene valor interpretativo y complementario como fuente
jurídica internacional.
2.3. Normativa Internacional Marcaria
Con carácter general, la normativa internacional en materia de propiedad industrial de la
que Guatemala es parte, se rige por los principios de trato nacional, que implica la no
discriminación legal en la protección de los derechos de propiedad industrial de los
extranjeros en los países y de trato de nación más favorecida, por medio del cual se
extiende a los demás Estados Parte, un mejor trato que se hubiera podido conceder a
un Estado en particular 91 .
SEPÚLVEDA, César, “Dictamen al Anteproyecto de Convenio Centroamericano para la Protección de
Marcas, Nombres Comerciales y Anuncios y para la Represión de la Competencia desleal”, SIECA,
Guatemala,
20
de
mayo
de
1967,
disponible
en
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/Derecho_Integracion/documentos/004-Documentacion_07.pdf
(Fecha
de consulta: 06-06-2013).
90 Así lo contemplaba el Artículo 2. “Las disposiciones del presente Convenio son aplicables a las marcas,
nombres comerciales y expresiones o señales de propaganda que sean propiedad o en que tenga interés
cualquier persona natural o jurídica que sea titular de un establecimiento comercial, o de una empresa o
establecimiento industrial o de servicios en el territorio de alguno de los Estados Contratantes”.
91 DUARTE BARRERA, Manuel, “Propiedad intelectual. Sistema internacional. Aspectos generales de los
Tratados de los que Guatemala es Parte”, Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, presentación
power
point,
disponible
en
http://www.colegioabogadosynotarios.org.gt/media/File/Programa%20de%20actividades/NORMATIVA%2
0INTERNACIONAL.ppt. (Fecha de Consulta: 06-06-2013).
89
52
La normativa internacional marcaria de la que Guatemala es parte, es la siguiente:
A) Tratados sobre Propiedad Industrial:
Tratado de Nairobi sobre protección del Símbolo Olímpico (1981).
Arreglo de Madrid relativo a la Represión de las Indicaciones de Procedencia Falsas o
Engañosas en los Productos (1981).
Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883) –GT 18 de
agosto de 1988-.
Tratado sobre el Derecho de Patentes -PLT- (2000).
Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (2006).
Tratado sobre el Derecho de Marcas -TLT- (1994).
B) Tratados sobre Registro:
Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de
Microorganismos a los Fines del Procedimiento en Materia de Patentes (1977) –GT 14
de octubre de 2006-.
Arreglo de la Haya relativo al Depósito Internacional de Dibujos y Modelos Industriales
(1925).
Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su
Registro Internacional (1958).
Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (1891) y su Protocolo
(1989).
Tratado de Cooperación en materia de Patentes (1970) - GT 14 de octubre de 2006-.
53
C) Tratados sobre Clasificación:
Arreglo de Locarno que establece una Clasificación Internacional para los Dibujos y
Modelos Industriales (1968).
Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el
Registro de Marcas (1957).
Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes (1971).
Acuerdo de Viena que establece una Clasificación Internacional de Elementos
Figurativos de las Marcas (1973).
La Convención para la Protección de la Propiedad Industrial, por el que se crea la
denominada “Unión de París”, permite la protección de la propiedad industrial en los
países parte en forma equivalente a sus nacionales. El artículo 4 reconoce el derecho
de prioridad para el registro en otro país parte, a través del depósito de un instrumento
de registro.
El artículo 5o establece criterios de no registrabilidad absoluta tales como el menoscabo
de derechos adquiridos por terceros en los países donde se reclama la protección, las
marcas sin carácter distintivos o descriptivas, las genéricas (usuales en el lenguaje
corriente), las contrarias a la moral o al orden público, lo cual no es suficiente con que
sea contraria a una disposición marcaria nacional.
El art. 6o establece el principio de registrabilidad relativa, bajo análisis de signos que
puedan dar ligar a confusiones, reproducciones o imitaciones, marca notoriamente
conocida, o marca dependiente de otro país contratante y utilizada para productos del
mismo género o similar. No hay plazo para reclamar la cancelación de las marcas
registradas de mala fe.
54
Se autoriza el decomiso del producto que lleve una marca ilegal al ser importado, salvo
que se vaya en tránsito (art. 9º).
Se define como competencia desleal los actos que creen confusión con los productos
de un competidor y las alegaciones falsas para desacreditar los productos de un
competidor.
Otros convenios internacionales son el Arreglo de Madrid relativo al Registro
Internacional de Marcas (1891), y su Protocolo (1989). El Arreglo de Niza relativo a la
Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (1957),
el Acuerdo de Viena por el que se establece una Clasificación Internacional de los
Elementos Figurativos de las Marcas (1973), y el Tratado sobre el Derecho de Marcas
(1994).
Más recientemente en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio, se aprobó el
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con
el Comercio, con inclusión de las marcas de fábrica o de comercio, para asegurar un
trato nacional a los miembros de los Estados Parte (art. 3).
Puede observarse la necesaria remisión a la Convención de París.
La Organización Mundial del Comercio, aprobó el Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, con inclusión de las
marcas de fábrica o de comercio, para asegurar un trato nacional a los miembros de los
Estados Parte (art. 3). Ver Anexos (pág. 109)
55
CAPITULO III
EFECTOS JURÍDICOS DE LA INSCRIPCIÓN
DE MARCAS COMERCIALES
3.1. Derechos del Titular de la Marca Comercial
Uno de los efectos jurídicos que genera la inscripción de las marcas comerciales es la
protección de la marca comercial, a través, del reconocimiento de la titularidad que
adquiere el interesado al momento de registrar o inscribir su marca luego de pasar por
todos los procesos respectivos para su inscripción anteriormente indicados en los
capítulos anteriores.
Al momento de que se realiza el registro correspondiente de la marca comercial, el
titular adquiere derechos y estos derechos tienen efecto sobre la marca comercial
registrada, es decir, la protegen durante un tiempo estipulado de cualquier infracción o
vejamen que pueda sufrir por parte de terceros interesados en utilizar signos distintivos
idénticos o semejantes previendo la probabilidad de confusión.
Parte importante de los efectos jurídicos que se generan al inscribir una marca
comercial es que el titular del registro de la marca comercial puede oponerse al registro
de una marca distintiva idéntica o semejante o que afecte su producto por la relación
que tenga con un tercero, en base al riesgo de asociación con esa marca comercial.
Todo registro tendrá como efecto jurídico el hacer cesar judicialmente el uso, la
aplicación o colocación de la mara comercial en otra idéntica o semejante, otro efecto
jurídico es la prohibición por parte de las autoridades competentes la importación o
ingreso de productos comprendidos en el literal c) del artículo 35 de la Ley de
Propiedad Industrial, así como el resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos por el
titular del registro de la marca comercial.
56
Uno de los efectos jurídicos en cuanto a derechos que adquiere el titular de la marca
comercial registrada es la denuncia de los delitos cometidos en prejuicio de sus
derechos, brindándole la facultad de acusar penalmente a los responsables, también se
produce el efecto jurídico de solicitar las providencias cautelares previstas en la Ley de
Propiedad Industrial en el artículo 35 inciso c) y d).
Todo titular de una marca comercial registrada tiene derecho a exigir la intervención de
autoridades judicialmente o administrativamente competentes a fin que se respeten sus
derechos sobre los signos distintivos, para evitar posibles infracciones, o en el caso
judicial la cancelación o traspaso del registro obtenido de mala fe.
Con carácter general, el artículo 35 de la Ley de Propiedad Industrial establece los
derechos conferidos por el registro de la marca a su titular, el primero es el derecho
exclusivo de uso de la misma y los derechos, mismos que ya se encontraban
mencionados en el Convenio Centroamericano y en el Convenio de París.
Con la reforma del presente año –Decreto 03-2013 se reformo los incisos b) y c) los
cuales quedaron de la siguiente forma:
“b) Oponerse al registro de una marca distintiva idéntica o semejante, para identificar
productos iguales o semejantes a aquellos para los cuales se registró la marca, o para
productos o servicios diferentes, aun si están comprendidos en otra clase de
clasificación de productos y servicios que aplique, ello siempre que pudieran causar
riesgo de confusión o impliquen un aprovechamiento indebido de una marca
notoriamente conocida o puedan provocar riego de asociación o el debilitamiento de su
fuerza distintiva, cualquiera que sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho
conocida la marca.
c) Hacer cesar judicialmente el uso, la aplicación o la colocación de la marca idéntica o
semejante, incluidas las indicaciones geográficas, por parte de un tercero no
autorizado, en los casos siguientes:
57
1) Para identificar productos iguales o semejantes a aquellos para los cuales se ha
registrado la marca, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar
confusión y también sobre productos o servicios que se relacionen con los productos o
servicios para los cuales se ha registrado o usado la marca, en el entendido de que en
el caso del uso de una marca idéntica para productos o servicios idénticos, se supondrá
que existe confusión.
2) Con respecto a envolturas, empaques, embalajes, botellas, latas, cajas o el
acondicionamiento de dichos productos, cuando esto pudiere provocar confusión, el
riesgo de asociación de la marca con ese otro producto o el debilitamiento de su fuerza
distintiva; o
3) Para identificar productos y servicios idénticos o semejantes a los que se identifican
con una marca notoriamente conocida, que esté o no registrada, cuando dicho uso
pudiera causar confusión, o, en el caso de productos o servicios diferentes, cuando
dicho uso pudiera indicar una asociación entre dichos productos o servicios y el titular
de la marca, lo que pudiera erosionar el interés del titular de la marca notoriamente
conocida.”
3.2. Obligaciones del Titular de la Marca Comercial
Las
obligaciones principales del titular de la marca, en relación a las obligaciones de
hacer son las siguientes:
a) En relación al uso de la marca: la misma debe usarse tal y como fue registrada,
demostrando en forma continuada su uso, usar la marca precisamente como marca y
no tolerar que se use y transforme en denominación genérica92.
FERNANDEZ DÁVILA, David Estuardo, “El uso obligatorio de la marca en Guatemala de conformidad
con la Ley de Propiedad Industrial”, Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales, Tesis de Licenciatura, Guatemala, Marzo de 2007, pp. 25 y 32, la falta de uso
produce la caducidad del derecho marcario y por el principio de especialidad.
92
58
b) Efectuar la renovación del registrado en el plazo legal, ya que no hacerlo produce la
caducidad del derecho.
c) Colocar la leyenda obligatoria “Hecho en”, y “marca registrada”, o sus abreviaturas,
ya que su omisión provoca la pérdida de las acciones civiles o penales93.
El artículo 36 de la Ley de Propiedad Industrial determina una serie de limitaciones al
propietario, y en ese sentido la marca no confiere el derecho de prohibir que un tercero
use de buena fe y sin confusión con relación a productos o servicios legítimamente
colocados en el comercio:
a) Su nombre o dirección, o los de sus establecimientos mercantiles;
b) Indicaciones o informaciones sobre las características de sus productos o servicios,
entre otras las referidas a su cantidad, calidad, utilización, origen geográfico o precio; y
c) Indicaciones o informaciones sobre disponibilidad, utilización, aplicación o
compatibilidad de sus productos o servicios, en particular con relación a piezas de
recambio o accesorios.
Además se establecen otras limitaciones: agotamiento del derecho (art. 37) por
comercialización concurrente, y elementos no protegidos en marcas complejas que
sean de uso común o necesario en el comercio (art. 39).
Todos los productos que se comercialicen en el país deberán indicar claramente en
idioma español el lugar de producción o de fabricación del producto, el nombre del
productor o fabricante, y el vínculo o relación entre dicho productor o fabricante y el
titular de la marca que se usa sobre el producto, cuando no fuesen la misma persona,
sin perjuicio de las normas sobre etiquetado e información al consumidor que fuesen
aplicables (art. 40 de la Ley de Propiedad Industrial).
93
RANGEL MEDINA, D., Op. Cit., pp. 59 y 60.
59
3.3. Medidas Cautelares
Respecto a las medidas cautelares, se inician con anterioridad o posterioridad al
ejercicio de una acción, y se destinan a evitar la comisión de la infracción que se
supone se está dando, las posibles consecuencias de la infracción, obtener o conservar
pruebas y buscar que la acción sea efectiva y el daño resarcible.
Las medidas cautelares pueden ser:
a) El cese inmediato de los actos que constituyen la presunta infracción.
b) Retiro del mercado de los productos resultantes de la infracción, incluyendo envases,
embalajes, etiqueta, material impreso o de publicidad.
c) Suspensión de la importación o exportación de productos o materiales ilícitos.
d) Constitución de una garantía suficiente por el presunto infractor para cubrir daños y
perjuicios.
e) Cierre temporal del establecimiento del demandado para evitar continuar o repetir la
infracción94.
En relación a la medida cautelar de comiso, el Artículo 187 de la Ley de Propiedad,
estipula: “El juez ordenará, según el caso, las providencias que prudentemente tiendan
a la protección del derecho del actor o peticionario, tales como: …b) El comiso de los
productos infractores, incluyendo los avances, empaques, embalajes, etiquetas,
material impreso de publicidad, maquinaria y otros materiales resultantes de la
infracción o usados para cometerla y de los medios que sirvieran predominantemente
para realizar la infracción”.
94
Ibid., p. 75 y 76.
60
La finalidad del comiso es quitarle la materia prima al productor o el producto al
distribuidor95.
Otra medida cautelar típica, es la medida en frontera (art. 190), por la que se ordena a
la aduana la suspensión del ingreso o exportación.
3.4. Acciones Civiles
El artículo 182 de la Ley de Propiedad Industrial dispone que los procesos civiles o
mercantiles derivados por las acciones de esta Ley se tramitarán conforme al juicio oral,
artículos 199 a 210 del Código Procesal Civil y Mercantil96.
El artículo 179 legitima a los licenciatarios exclusivos para promover las acciones
judiciales pero en el ámbito de sus derechos de licenciatario, previo requerimiento al
titular y transcurso de dos meses. De igual forma cualquier cotitular puede accionar (art.
180) y se reconoce acción popular en materia de competencia desleal (art. 204). El art.
200 señala un plazo de dos años de caducidad de las acciones desde que tuvo
conocimiento de la infracción o cinco años desde que se cometió la infracción. En todos
los procesos, se emplazará como terceros a todas las personas con derechos inscritos
con relación al derecho infringido o cuya anulación o nulidad se pretende (art. 183).
Los criterios para determinar el monto de la indemnización por daños y perjuicios son el
lucro cesante, el monto de los beneficios obtenidos por el infractor y el precio de
licencia contractual (art. 184). La sentencia en la materia (art. 185).
SOTO ARANGO, Aura Marina, “El comiso regulado en el artículo 187 numeral b) en la Ley de
Propiedad Industrial, como medida precautoria, sobre bienes de la empresa demandada”, Universidad de
San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Tesis de Licenciatura, Guatemala,
Junio de 2010, p.100, aunque no se incluye una garantía por posibles daños y perjuicio en caso de no
demandar o perder el juicio posteriormente.
96 MONZÓN LEMUS, Flavio Armando, “La acción civil como recurso para combatir la falsificación de la
mraca y las violaciones a los derechos marcarios”, Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales, Tesis de Licenciatura, Guatemala, Octubre de 2011, pp. 81 y ss.
95
61
Las medidas que se pueden ordenar serian que retiren de los circuitos comerciales, o
evitar que ingresen en dichos circuitos tras su despacho aduanero, o bien que no sean
exportados, también pueden ser destruidos como objeto de ilícito comercio, ya sea
destruyendo la mercadería, o los materiales o instrumentos utilizados para su
producción.
Otra medida que se puede ordenar es que las mercancías infractoras sean entregadas
gratuitamente por juez a entidades no lucrativas, privadas o públicas, para que sean
utilizadas en obras benéficas, etc., también es posible ordenar el comiso en casos de
falsificación, este rubro es sumamente violentado en nuestro país, el tema de la
falsificación no ha sido solucionado por parte de las autoridades respectivas y el
registro de la propiedad no tiene los recursos necesarios para combatir este problema.
Por último se puede ordenar que cesen los actos de competencia desleal y que la parte
infractora divulgue la información que posea de los participantes infractores.
Las acciones civiles en materia marcaria son las siguientes:
a) Acción de infracción marcaria, por violación del derecho al uso exclusivo (art. 196).
b) Acción de indemnización de perjuicios, efectivamente producidos por la usurpación
de la marca.
c) Acción reivindicatoria, en el caso de una cotitularidad registral de un derecho, o
inclusive contra el licenciatario que no cumpla el contrato y usurpe la marca.
d) Acción de cancelación de una marca por no uso, esté siendo registrada o solicitado
su registro, se haya presentado una oposición y la marca con la cual se fundamenta la
oposición no está siendo usada. Todo licenciatario debe probar el uso de la marca.
e) Acción de cancelación por vulgarización o generalización de su uso.
62
f) Acción de cancelación por notoriedad sobre otra marca vigente, pero menos fuerte en
el mercado.
g) Acción de nulidad por infracción de los requisitos de inscripción de la marca, prevista
en los artículos 67 y 201 de la Ley. Lo relevante es la presunción iuris tantum de mala
fe:
“a) Si el registro se obtuvo con base en datos falsos o inexactos, proporcionados por el
solicitante;
b) Si el solicitante fuere o hubiere sido agente, representante, cliente, usuario o
distribuidor, o tenga o hubiere mantenido cualquier otra relación con la persona que en
otro país hubiere registrado, o solicitado con anterioridad el registro del signo de que se
trate, u otro semejante y confundible, salvo autorización del titular legítimo;
c) Si el signo afecta a una marca notoria u otro signo notoriamente conocido, conforme
lo previsto en la literal c) del artículo 21 de esta ley; y d) Si el solicitante, por razón de su
actividad, conocía o debía conocer la existencia de la marca ajena.
La nulidad o anulabilidad de un registro de marca colectiva o de certificación deberá
declararse sobre la totalidad de los productos o servicios que ampara y, además
constituirán causales para promover su nulidad el que el reglamento de empleo de las
marcas que se trate sea contrario a lo dispuesto en esta ley, a la moral o al orden
público; el que la marca hubiere sido registrada sin cumplir los requisitos relativos al
reglamento de empleo o cuando su uso contravenga disposiciones legales o
reglamentarias aplicables o de forma tal que se desnaturalice su función.”
h) Acción de competencia desleal:
GARZA OCHOA, considera que la competencia desleal incluye “actos encaminados a
obtener un provecho o ventaja de su competidor sin utilizar sus propios medios o
recursos”97.
GARZA OCHOA, Alejandro, “La competencia desleal en materia de propiedad industrial (marcas
registradas”, Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Derecho y Criminología, Tesis de
Maestría en Derecho Internacional Privado, Monterrey, Enero de 2003, p.97
97
63
Algunos casos de competencia desleal marcaria con carácter general son:
a) Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio respecto del
establecimiento, productos, actividad industrial o comercial de un competidor.
b) Aseveraciones falsas en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el del
establecimiento, productos, actividad industrial o comercial de un competidor.
c) Indicaciones o aseveraciones que pueden inducir al público a error sobre la
naturaleza, modo de fabricación, características, la amplitud de empleo o la cantidad de
los productos98.
El Código de Comercio en su artículo 362 señala que se trata de todo “acto o hecho
contrario a la buena fe comercial o al normal y honrado desenvolvimiento de las
actividades mercantiles”, y declara como actos desleales (art. 363, 2º literal a), el uso
indebido o imitación de nombres comerciales, emblemas, muestras, avisos, marcas,
patentes u otros elementos de una empresa o de sus establecimientos.
Existen actos en tema de competencia desleal en materia de propiedad industrial,
estipulado en el artículo 173 de la Ley de Propiedad Industrial, donde se refiere a los
actos u omisiones capaces de originar confusión o riesgo de asociación, esto en el caso
de productos, servicios similares o idénticos, y el debilitamiento del carácter distintivo
del signo, lo que se quiere evitar es que acciones de terceros en contra de la marca
comercial registrada denigren o desacrediten los productos o bienes, los servicios, la
misma empresa o establecimiento, y que con ello induzcan a error al consumidor en
cuanto a la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, uso o consumo, o las
características de productos o servicios del titular del registro.
Otro acto de competencia desleal seria si son utilizados de forma indebida o la
información carece de veracidad, y sean susceptibles de incurrir en error al usuario,
98
HORTÚA MORENO, L.C, LUNA BARAJAS, C.A., Op. Cit.,p. 74.
64
también si un tercero utiliza un producto que esté protegido por las leyes de propiedad
intelectual con fines comerciales, es otro acto de competencia desleal.
Definitivamente el uso en el comercio de un signo o marca comercial cuyo registro este
protegido conforme al artículo 20 y 21 de la Ley.
La utilización no autorizada en el comercio de envolturas, etiquetas, envases y demás
medios de empaque, así como el uso no autorizado de un secreto empresarial, y por
último la falsificación o copia de marcas comerciales se considera un acto de
competencia desleal.
3.5. Acciones Penales
Si las acciones por usurpación y falsificación de marcas son delictuales interviene la
Fiscalía, pues se trata de delitos de acción pública. De igual forma, se tramitarán las
medidas cautelares necesarias dentro del procedimiento penal, cuando la acción civil
derivada de delito se ejercite conjuntamente con la penal. Las acciones penales están
previstas en el artículo 206 a cargo del Ministerio Público. El titular o licenciatario de los
derechos infringidos podrá provocar la persecución penal denunciando la violación de
tales derechos o adherirse a la ya iniciada por el Ministerio Público, entidad que estará
obligada a actuar directa e inmediatamente en contra de los responsables. Podrá
también instar la persecución penal cualquier asociación u organización representativa
de algún sector de la producción o de los consumidores. El tipo penal se encuentra
previsto en los artículos 275 (Violación a los derechos de propiedad industrial) y 358
del Código Penal (competencia desleal) y se requiere comisión dolosa y constituye una
norma penal en blanco99. Se permite la abstención del ejercicio de la acción penal con
autorización judicial si existe transacción entre los sujetos procesales en caso de que se
le hubieran indemnizado los daños y perjuicios (art. 208).
MAPELLI CAFFARENA, Borja, “Consideraciones en torno a los delitos contra la propiedad industrial”,
Universidad de Sevilla, disponible en www.uhu.es/derechoyconocimiento/DyC01/A07.pd (Fecha de
consulta: 06-06-2013)
99
65
CAPITULO IV
PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
A continuación se recogen y analizan una serie de casos jurisprudenciales nacionales
en torno a la interpretación y aplicación del Derecho marcario guatemalteco, que
permite comprobar el nivel de eficacia de una inscripción registral y los efectos jurídicos
que produce sobre titulares y terceros interesados, con lo que se cumple con los
objetivos generales y específicos señalados para la presente investigación:
Consultas: Ver Anexos (Pág. 111).
1). Inconstitucionalidad en caso concreto EXPEDIENTE 2940-2012 CORTE DE
CONSTITUCIONALIDAD: Guatemala, catorce de noviembre de dos mil doce.
Conflicto Marcario:
“Diligencias de medidas precautorias que el ahora promovidas contra la entidad The
Hershey Company, las cuales están contenidas en el expediente cero un mil cincuenta dos mil nueve - cero un mil ciento cuarenta y siete (01050-2009-01147) del Juzgado
Tercero de Primera Instancia Civil del departamento de Guatemala. Medida cautelar de
prohibición de importación de medios materiales empleados para cometer infracciones
marcarias contra la entidad The Hershey Company.
Resolución:
“En diversos fallos esta Corte ha sustentado el criterio de que la inconstitucionalidad
autorizada por el artículo 186 de la Ley de la materia requiere, por un lado, que la ley
que se impugne, total o parcialmente, sea aplicable al caso que el tribunal deba decidir;
y que el fallo a dictarse dependa de la validez o falta de validez de la ley o norma
vigente cuestionada, que evidencie que su aplicación puede transgredir la disposición o
disposiciones constitucionales que el interesado señale, debiendo, por ello, declararse
inaplicables al caso concreto.”
66
COMENTARIO:
En este caso, se trataba de provocar el levantamiento de las medidas cautelares en lo
procesal civil basadas en la protección del derecho marcario en contra de la entidad
The Hershey Company, es decir, el motivo de la inconstitucionalidad en caso concreto
era la violación del debido proceso, puesto que según el artículo 186 de la Ley de
Propiedad Industrial se tramitaran y ejecutaran sin notificación ni intervención de la
parte demandada.
En este caso el efecto jurídico que genero la inscripción de la marca nacional fue el
tener que obligar a The Hershey Company como entidad importadora a oponerse a la
protección de la marca nacional y oponerse a la acción de competencia desleal dentro
de un juicio mercantil.
En este sentido, GARZA OCHOA, considera que la competencia desleal incluye “actos
encaminados a obtener un provecho o ventaja de su competidor sin utilizar sus propios
medios o recursos”100. En el presente caso el juzgado civil prohibió la importación de
medios materiales que pudieran afectar el derecho marcario comercial registrado.
2). 08/07/2010 – PENAL 527-2008 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CÁMARA
PENAL: Guatemala, ocho de julio de dos mil diez “Recurso de casación interpuesto por
el Ministerio Público, contra la sentencia dictada por la Sala Tercera de la Corte
Apelaciones del ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, el diecisiete
de septiembre de dos mil ocho.”
Conflicto marcario:
“Abolición en primera instancia de un delito de Violación a los Derechos de la Propiedad
Industrial en forma Continuada, no hay actor civil, ni tercero civilmente demandado”.
GARZA OCHOA, Alejandro, “La competencia desleal en materia de propiedad industrial (marcas
registradas”, Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Derecho y Criminología, Tesis de
Maestría en Derecho Internacional Privado, Monterrey, Enero de 2003, p.97
100
67
Resolución:
“En efecto, el tribunal de apelación obtuvo como fundamento para llegar a esa
conclusión, tanto los hechos que se le presentaron por parte del tribunal respectivo, que
tuvo ante él reproducidos, como también los medios o elementos probatorios
acreditados al final del debate.
COMENTARIO:
En este proceso el Ministerio Publico solicito recurso de casación en contra de la
sentencia anteriormente indicada, tal y como se trató en la presente investigación en el
capítulo III, acciones penales, es factible y se considera un efecto jurídico generado por
la inscripción de la marca comercial, Si las acciones por usurpación y falsificación de
marcas son delictuales interviene la Fiscalía, pues se trata de delitos de acción pública.
El tipo penal se encuentra previsto en los artículos 275 (Violación a los derechos de
propiedad industrial) y 358
del Código Penal (competencia desleal) y se requiere
comisión dolosa y constituye una norma penal en blanco.
MAPELLI CAFFARENA, Borja, “Consideraciones en torno a los delitos contra la
propiedad industrial”, indica que la casación es un recurso viable ante la sentencias
emitidas por el órgano jurisdiccional correspondiente, en el presente caso no procedió
el recurso interpuesto por el Ministerio Publico, en virtud, de existir desconocimiento del
demandado que el producto comercial era falso, no era posible determinar que existió
delito alguno en dicho supuesto.
3.) 14/06/2004 RECURSO DE CASACION 226-2003.
CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA, CAMARA PENAL. “Recurso de casación interpuesto por el querellante
exclusivo, Alejandro Alonso, único apellido, contra la sentencia dictada por la Sala
Décima de la Corte de Apelaciones, el doce de agosto dos mil tres.”
68
Conflicto Marcario:
“El Tribunal Duodécimo de Sentencia Penal del departamento de Guatemala, estimó
acreditado el siguiente hecho: “Que la entidad TIC INTERNACIONAL SOCIEDAD
ANÓNIMA, es la legítima propietaria de las marcas INDUSTRIAL COMERCIAL S ciento
noventa y cinco N, (S195N), R ciento setenta y cinco N, (R175N), R ciento ochenta N,
(R180N), SH quinientos cuatro, (SH504) GOLDEN DRAGON Y DISEÑO, GOLDEN
DRAGON Y DISEÑO, Y SHANGHAI / SH-654/504, sin embargo no quedo probado que
la entidad QUERELLADA MAQUINSA, a través de su Gerente General y Representante
legal, FUMIO YAZAWA KAMEDA, y SU ADMINISTRADOR UNICO, JOSE CARLOS
POMES TIMEUS, hayan utilizado y comercializado productos con las aludidas
marcas.".
Resolución:
“El querellante Alejandro Alonso, único apellido, interpuso recurso de casación por
motivo de forma e invocó como caso de procedencia el contenido del inciso 1 del
artículo 440 del Código Procesal Penal, referente a "Cuando la sentencia no resolvió
todos los puntos esenciales que fueron objeto de la acusación formulada. . ."; citando
como norma violada, el artículo 389 inciso 5 del Código Procesal Penal. Esta Corte al
realizar el estudio comparativo entre el argumento esgrimido y el fallo recurrido,
establece que no le asiste la razón al casacionista, por cuanto que el Tribunal -ad
quem- si resolvió el motivo de forma invocado, tal como se puede observar a folio
noventa y seis (96) vuelta de la pieza de segunda instancia. En ese orden de ideas, el
recurso de casación por el caso invocado deviene improcedente. “
COMENTARIO:
El presente caso refleja lo indicado en el comentario del caso anterior tratado en la
presente investigación en donde el recurso de casación, que es un efecto jurídico que
genera la inscripción de las marcas comerciales, fue improcedente ya que el error de
forma que evocaba el solicitante del recurso de casación ya había sido contemplado
durante la parte correspondiente del proceso penal.
69
4.)
02/04/2009 – CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 29-2008 SALA QUINTA DEL
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO: GUATEMALA,
DOS DE
ABRIL DE DOS MIL NUEVE.
Conflicto Marcario:
“DEL CONTENIDO DEL MEMORIAL DE DEMANDA: La parte actora expuso que: el
Registro y el Ministerio incurren en error grave, al afirmar que AVICORRAL ENGORDE
PLUS para identificar alimentos para animales no podría confundir al consumidor de
todos los productos que ampara la clase cinco y treinta y uno, de la Calificación
Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas,
la entidad
Alimentos para Animales, Sociedad Anónima es titular de las marcas inscritas en el
Registro de la Propiedad Intelectual.
Resolución:
El Registro de la Propiedad Industrial al resolver sobre la oposición la estimó
IMPROCEDENTE, fundamentándose que, tanto la marca que se solicita inscribir, como
las marcas ya registradas, son de las que la ley de la materia en su artículo 38, califica
como marcas complejas, así cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo
compuesto por un conjunto de elementos nominativos o gráficos, la protección no se
extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en
el comercio y al haber realizado el análisis de los signos en conflicto contemplándolos
en su conjunto, no separando cada uno de sus elementos constitutivos llegó a
convencerse que la marca solicitada de inscripción, no es idéntica ni similar y por lo
tanto no es susceptible de confundirse con las marcas complejas ya inscritas y las
solicitadas por la entidad opositora. También el Ministerio de Economía al resolver el
recurso de revocatoria lo declaró sin lugar. Este Tribunal advierte, por una parte, que de
conformidad con el artículo 38 de la Ley de Propiedad Industrial, cuando una marca
consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos
nominativos o gráficos, la protección no puede extenderse a los elementos contenidos
en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio; y por la otra que de
conformidad con la literal c) del artículo 29 del cuerpo legal citado (sin reforma en ese
70
momento), en caso de marcas que tengan radicales genéricos o de uso común, el
examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o
distintivos, como sucede en este asunto donde al hacerse el examen comparativo se
determina que existe diferencia entre “Finalizador Engorde Plus”, “Finalizador Engorde
Plus ALIANZA y Etiqueta” y “Avicorral Engorde Plus”, que los hace distintos desde el
punto de vista gráfico, y fonético, lo que impide que el consumidor los asocie por su
origen empresarial y como consecuencia no exista un riesgo de confusión. En virtud de
lo anteriormente analizado este tribunal concluye que la demanda deviene
improcedente así debe declararse.
COMENTARIO:
Este caso es un ejemplo de los efectos jurídicos que genera la inscripción de las
marcas comerciales, en cuanto a que el hecho de realizar la inscripción correspondiente
de la marca comercial no implica que esta pueda o tenga derecho a buscar afectar
nuevas marcas comerciales que considere viole sus derechos como titular de una
marca registrada, y es un ejemplo en caso de marcas comerciales que no tienen
semejanza gráfica, fonética o ideológica.
El resultado de improcedencia proviene en que la entidad demandante confundió la
clase en que está inscrita su marca en la clasificación internacional de productos y
servicios para el registro de marcas, en donde no existía razón para no inscribir la
nueva marca comercial.
71
5.) Sentencia del CSJ 06/06&1989.101
Conflicto Marcario:
“Se alegaba violación de Ley por aplicar dichas convenciones vigentes.”
Resolución:
“El TCA sí consideró y aplicó las disposiciones del Convenio Centroamericano para la
Protección de la Propiedad Industrial y la Convención General Interamericana para la
Protección Marcaria y Comercial.”
COMENTARIO:
Este conflicto era principalmente del proceso en sí, el efecto jurídico que se estaba
violando eran los derechos que el titular adquiere al registrar su marca comercial, y fue
un conflicto donde alegaban un error de fondo en cuanto a la aplicación de una ley
vigente, en este caso el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad
Industrial.
6.) Sentencia de 24/11/1992. Contencioso Administrativo
Conflicto Marcario:
“Oposición al registro marcario, art. 66 literal d) del Convenio Centroamericano para
protección de la Propiedad Industrial. La acción de competencia desleal no fue objeto
del proceso.”
Resolución:
“No existe semejanza fonética, ni ideológica entre las denominaciones, AGUA DE
FLORIDA y AGUA DE LA VIDA, por lo que no es aplicable el artículo 10 literal p) del
Convenio Centroamericano.”
DE LEÓN MOLINA, Rodolfo, “Informe de Guatemala: Jurisprudencia sobre Derechos de Propiedad
Intelectual”, Seminario Regional sobre Propiedad Industrial para Jueces y Fiscales de América Latina,
Madrid,
18
al
22
de
noviembre
de
2002,
disponible
en
http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/ponen/sem_jueces_02/informes/INF_GUATEMALA.pdf
(Fecha de consulta: 06/06/2013)
101
72
COMENTARIO:
Efecto Jurídico que genero la inscripción fue la oposición de una marca comercial para
el registro de otra marca comercial.
En este caso no existe semejanza por lo que no procede la demanda planteada.
PAZMIÑO YCAZA refiere que este tipo de conflicto son los que pueden generar
confusión en el consumidor, pero en este caso no existe dicho riesgo según
resolución102
7.) Expediente No. 157-2000, sentencia de 20 de febrero de 2001, ContenciosoAdministrativo
Conflicto Marcario:
“El recurrente solo alega genéricamente aplicación indebida de los artículos.”
Resolución:
“No viola los arts. 7, 10 incisos o) y p), 23 y 154 del Convenio Centroamericano, si se
deniega la inscripción de una marca que ya fue inscrita con anterioridad para amparar
productos alimenticios de la misma naturaleza, por ser un acto de competencia desleal.”
COMENTARIO:
El presente caso es un ejemplo de competencia desleal en virtud de existir una
inscripción previa en productos que amparan productos alimenticios, siendo este un
acto de competencia desleal.
En este sentido, GARZA OCHOA, considera que la competencia desleal incluye “actos
encaminados a obtener un provecho o ventaja de su competidor sin utilizar sus propios
102
PAZMIÑO YCAZA, A., Op. Cit., p.185
73
medios o recursos”103. En el presente caso el juzgado civil prohibió la importación de
medios materiales que pudieran afectar el derecho marcario comercial registrado.
8.) Sentencia de 25/06/1974, Contencioso-Administrativo
Conflicto Marcario:
“La sentencia examinada infringía presuntamente los arts. 1º, 3º, 7º, en sus incusos 7 y
10 de la normativa marcaria mencionada.”
Resolución:
“La ley no admite el registro de marcas que produzcan confusión o imiten a las ya
registradas, conforme a la Ley de Marcas, Nombres y Avisos Comerciales, Decreto
Gubernativo No. 882.”
COMENTARIO:
En este caso no se registró la marca demandada en virtud del riesgo que existía entre
las marcas comerciales, como bien ha sido indicado en la presente investigación dentro
de la confusión marcaria.
PAZMIÑO YCAZA refiere que este tipo de conflicto son los que pueden generar
confusión en el consumidor, pero en este caso no existe dicho riesgo según
resolución104
GARZA OCHOA, Alejandro, “La competencia desleal en materia de propiedad industrial (marcas
registradas”, Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Derecho y Criminología, Tesis de
Maestría en Derecho Internacional Privado, Monterrey, Enero de 2003, p.97
104 PAZMIÑO YCAZA, A., Op. Cit., p.185
103
74
9.) Sentencia No. 40-95, de fecha 23 de agosto de 19995, Contencioso-Administrativo
Conflicto Marcario:
“NATALIN y NATALAC tienen similitud”
Resolución:
“Pueden coexistir dos marcas entre las cuales existe alguna similitud si las mismas no
llegan a inducir a error u originar confusión entre el público consumidor, dada la
característica especial de los productos farmacéuticos, que exigen una atención
particular. Para juzgar el parecido gráfico o fonético de productos químicos,
farmacéutico o biológicos, juez debe atenerse a los elementos comunes más que a las
diferencias, con un criterio más liberal que el que se aconseja en otros sectores, para
no entorpecer el desarrollo de la industria farmacéutica (David Rangel Medida, Tratado
de Derecho Marcario, p. 276, México, 1960).”
COMENTARIO:
La coexistencia de dos marcas similares no está prohibida en el derecho marcario,
tomando en consideración que se evite la confusión al consumidor.105
10.) Expediente No. 128-97, fecha de la sentencia 19/05/1998, ContenciosoAdministrativo.
Conflicto Marcario:
“Semejanza gráfica. Oposición al registro de marca.”
Resolución:
“Para que prospere la oposición al registro de una marca, conforme al artículo 10 inciso
p) debe demostrarse que puede inducir a error u originar confusión respecto de la
105
Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957. La Sentencia de 11 de octubre de 1972 (también la SSTS
6/11/1992) del Tribunal Supremo español menciona que “la posibilidad de coexistencia de una marca
con distintivos parecidos o semejantes no emana de esta característica, pues la inclusión en una u otra
clase es solo enunciativa y orientadora, sino de los factores que intervengan en cada caso particular y
muy especialmente de los que revelen similitudes reales entre productos por motivos de naturaleza,
estructura, afinidad aplicativa y ámbito comercial.”
75
marca, por su semejanza gráfica, fonética o ideológica, y que se refiere a productos,
mercancías o servicios comprendido en la misma clase.
La confesión de PRICASA no es suficiente para que el juzgador pueda determinar si en
los distintivos se da una semejanza gráfica, fonética e ideológica. PEPSI no está
registrada en la clase treinta, la marca PEPSICO y DIBUJO A OLORES y la marca
“12939” no hay semejanza gráfica.”
COMENETARIO:
Efecto Jurídico en este caso, la marca comercial inscrita alegaba peligro de confusión
marcaria donde no existió semejanza entre las marcas comerciales, por lo que no
procedió la oposición.
11.) Expediente No. 112-96, 30 de enero de 1997, Contencioso-Administrativo
Conflicto Marcario:
“Oposición al registro, uso o depósito de una marca.”
Resolución:
“Prueba de todos los elementos del artículo 7º de la Convención Interamericana de
Protección Marcaria y Comercial, el inciso 6º del artículo 3º de la Convención dice que
la marca no puede establecer entre sus elementos distintivos principales frases,
nombres o lemas que constituyan nombre comercial o parte esencial o característica
del mismo. DETECTO
es nombre esencial y razón social. La documentación
presentada no es suficiente para probarlo.”
COMENTARIO:
Se determinó en este caso que la empresa recurrente no demostró su respectivo
supuesto por lo que el efecto jurídico que en este caso era el derecho a oposición no
prospero.
76
12.) Expediente Número 2-95, sentencia de 12/07/1995, Contencioso Administrativo
Conflicto Marcario:
“Oposición a la inscripción de una marca registrada en un tercer país.”
Resolución:
“Oposición por semejanza de marca. Es insuficiente el registro de una marca conforme
al artículo 7 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y
Comercial, si no se cumple con probar que quien pretende inscribir la marca en
Guatemala, tenía conocimiento de la existencia y uso y probar también que la marca se
usaba y aplicaba y continúa usándose y aplicándose a productos o mercancías de la
misma clase, en el país de origen.”
COMENTARIO:
Efecto jurídico en el presente caso fue que el recurrente no probo los aspectos
indicados en la resolución anterior únicamente se limitó a entregar el registro de su
marca en el extranjero, a lo cual no procedió la demanda interpuesta.
13.) Expediente Número 157-2000, sentencia de 20 de febrero de 2001, Contencioso
administrativo
Conflicto Marcario:
“Competencia desleal”
Resolución:
“Las boquitas, plataninas y papalinas de la marca “Bakon Krisp” pueden ser elaboradas
por métodos distintos, es decir, boquitas hechas a base de carne o a base de harinas,
por lo que se protege la marca registrada a favor de Productos Alimenticios René, S.A.,
por lo que si se autorizara su registro sería un acto de desleal competencia en contra de
la segunda.”
77
COMENTARIO:
Efecto Jurídico en el presente caso “Competencia Desleal”
14.) Expediente Número 27-95, sentencia de 13/06/1995, Contencioso administrativo
Conflicto Marcario:
“Oposición a registro.”
Resolución:
“No hay violación al artículo 7 del Convenio Centroamericano para la Protección de la
Propiedad Industrial, cuando la violación se hace consistir en la similitud de una marca
registrada con otra cuyo registro se está solicitando, ya que dicho artículo se limita a
expresar el concepto de marca.”
COMENTARIO:
El presente caso es un ejemplo de una oposición a registro de otra marca por una ya
registrada que se declaró con lugar en virtud que la misma se basaba en lo estipulado
en el artículo anteriormente indicado, el cual únicamente refiere la definición de marca y
no constituye una violación a los derechos que obtiene el titular del registro, no
constituye efectos jurídicos generados por la inscripción de la marca comercial.
15.) Expediente Número 177-99, sentencia de 7 de febrero de 2000, Contencioso
Administrativo
Conflicto Marcario:
“Casación, error apreciación de pruebas.”
Resolución:
“ARCOS y DISEÑO y HARCO, se acompaña los títulos de inscripción y revistas y
publicaciones que contienen publicidad de la marca como prueba documental
suficiente.”
78
16.) Expediente Número 106-94, sentencia de 05 de septiembre de 1995, ContenciosoAdministrativo
Conflicto Marcario:
“Casación, infracción de ley”
Resolución:
“CHOCO CRUNCHIS se encuentra conformada por dos palabra, por lo que el estudio
comparativo con la marca registrada “CRUNCH” no puede hacerse separando las
palabras de la marca, ya que se estará destruyendo la marca. Una de las palabras de la
marca compuesta es genérica, que no incluye la registrada.”
COMENTARIO:
Efecto jurídico en este caso, nos demuestra que el estudio de la marca comercial debe
ser en su todo y no sepáralo en caso de palabras con la finalidad de no destruir la
marca comercial y que el registro de la marca solamente tiene efectos para la palabra
que no es genérica.
17.) Expediente Número 112-96, 30 de enero de 1997, Contencioso Administrativo
Conflicto Marcario:
“Oposición a registro marcario por pérdida del derecho”
Resolución:
“No tener vigente el derecho por no renovación, no es suficiente que la marca sea
conocida en el país o en otros.”
COMENTARIO:
El presente caso la marca que constaba con registro no renovó el mismo tal como lo
indica en el artículo 31 la Ley de Propiedad Industrial, ya que el registro de marcas es
temporal y es necesario su renovación, según la presente resolución le tribunal no
79
considero a la marca como una marca comercial conocida como elemento suficiente
para no renovar dicho registro.
18.) Sentencia de 06/06/1989, Contencioso-administrativo
Conflicto Marcario:
“Oposición”.
Resolución:
“BU-CLIN, semejanza fonética, identidad de fonemas y similitud de la acústica
completa”
COMENTARIO:
El presente caso contiene semejanza fonética lo cual es un efecto jurídico generado por
la inscripción de la marca comercial, por lo que se negó su inscripción.106
19.) Expediente Número 27-95, de 13 de junio de 1995, Contencioso-Administrativo
Conflicto Marcario:
“Oposición”
Resolución:
“Litanín y Ritalina, no hay semejanza gráfica, fonética o ideológica”
COMENTARIO:
Efecto jurídico en este caso, no hubo semejanza por lo que los efectos jurídicos que
general la inscripción de una marca comercial no se encontraron en conflicto con los de
la marca comercial por registrar.
106
PAZMIÑO YCAZA, A., Op. Cit., p.185
80
20.) Expediente Número 119-94, de 03 de octubre de 1995, Contencioso-Administrativo
Conflicto Marcario:
“Oposición”
Resolución:
“BON BON BU y la marca BUM no hay semejanza.”
21.) Expediente Número 135-98, de 17 de noviembre de 1998, Contencioso
Administrativo
Conflicto Marcario:
“Oposición”
Resolución:
“ZAMACORT y SANACORT, semejanza fonética por la confusión fonética cultural en
Guatemala (guatemalteco común y corriente) entre la S y la Z, además de la semejanza
gráfica en la M y N”
COMENTARIO:
El presente caso contiene semejanzas lo cual es un efecto jurídico generado por la
inscripción de la marca comercial en cuanto a la confusión en el consumidor, por lo que
se negó su inscripción.107
22.) Expediente Número 13-96, de 11 de noviembre de 1996, Contencioso
Administrativo.
Conflicto Marcario:
“Inscripción de marca descriptiva”
107
PAZMIÑO YCAZA, A., Op. Cit., p.185
81
Resolución:
“QUESIFRITOS y FRITOS, se prohíben los términos descriptivos (queso está frito),
aunque FRITOS de uso común (lo cual sucedió bajo el imperio de una ley anterior
antes de entrar en vigencia el Convenio Centroamericano) se encuentra inscrita no
pueden aceptarse otras formas compuestas derivadas.”
23.) Expediente Número 11-95, de 28 de septiembre de 1995, Civil108
Conflicto Marcario:
“Competencia desleal”
Resolución:
“No incurre en competencia desleal la persona que utilizan una denominación genérica
como uno de los elementos que conforma el nombre comercial de su establecimiento”
24.) Casación Civil Expediente No. 182-2000, 5 de julio de 2000
Conflicto Marcario:
“Competencia desleal, imitación de marca notoria.”
Resolución:
“Protección de productos farmacéuticos-cosméticos identificados con la marca SPORT
CLASSIC y CUATRO ROSAS y DISEÑO, como productos de marca notoria en el
mercado nacional. Se trata de un producto de clase marcaria similar.”
BARREDA VALENZUELA, Roberto Eduardo, “Tendencias más recientes sobre la jurisprudencia en
materia de propiedad intelectual en la República de Guatemala”, Segundo Seminario Regional sobre
Propiedad Intelectual para Jueces y Fiscales de América Latina, Madrid, 25 a 28 de noviembre de 2003,
disponible
en
http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/ponen/sem_jueces_03/informes/guatemala.pdf
(Fecha de consulta: 06/06/2013).
108
82
COMENTARIO:
En este caso la similitud en las marcas comerciales genero el efecto jurídico de
competencia desleal.
GARZA OCHOA, considera que la competencia desleal incluye “actos encaminados a
obtener un provecho o ventaja de su competidor sin utilizar sus propios medios o
recursos”109.
25.) Expediente Número 73-93, Civil, de 16 de marzo de 1994.
Conflicto Marcario:
“Cancelación de marca”
Resolución:
“El registro posterior de una marca previamente inscrita en otro Estado suscriptor de la
Convención General Interamericana de
Protección Marcaria y Comercial (art. 16)
adolece de nulidad absoluta y su cancelación está determinada por el artículo 1301 del
Código Civil (ley de orden público internacional). OSHKOSCH B´GOSH INC. Contra
Estilos de Moda, S.A.”
26.) RECURSO DE CASACIÓN 295-2000, DE 15 DE OCTUBRE DE 2001.
Conflicto Marcario:
“Demanda entre licenciatarios supuestamente concurrentes.”
Resolución:
“Acción de nulidad d marca no procede cuando por sentencia se ordena al registro de la
Propiedad Industrial operar el traspaso de una marca, con efecto anteriores a una
GARZA OCHOA, Alejandro, “La competencia desleal en materia de propiedad industrial (marcas
registradas”, Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Derecho y Criminología, Tesis de
Maestría en Derecho Internacional Privado, Monterrey, Enero de 2003, p.97
109
83
anotación de demanda operada sobre la inscripción, puesto que no se demandó al
legítimo titular de la marca REEBOK.”
COMENTARIO:
Este conflicto deviene entre terceros interesado, por lo cual no procedió la demanda en
virtud que el legítimo titular del registro no intervino ni fue demandado.
27.) Sentencia de 26 de septiembre de 1995, Civil
Conflicto Marcario:
“Error de derecho en la apreciación de la prueba de expertos. Dictamen no ratificado
sino presentado con firma autenticada.”
Resolución:
“Similitud de productos (NIVEA MILK”, “NOVIA MILK” Envase de forma de gota en color
azul, que complementa a la denominación NOVIA, forma de uso general.”
28.) Recurso de Casación Número 83-94, Civil, 21 de abril de 1994
Conflicto Marcario:
“Competencia desleal”
Resolución:
“NIVEA CREME y NOVIA CREMA Figura del círculo azul con letras blancas en ambos
productos.”
Puede señalarse que las acciones más utilizadas para la defensa de los derechos
marcarios son la oposición al registro, la acción civil de competencia desleal y las
penales. Se concluye que el sistema judicial protege al titular del derecho registral
marcario, pues no han prosperado los recursos de casación interpuesta en la vía civil o
84
la penal, por lo que la tutela judicial del derecho marcario, cuando se solicita, a pesar de
la oposición o litigación de la marca competidora, prospera.
COMENTARIO:
En la experiencia guatemalteca, los productos farmacéuticos y cosméticos, además de
los alimenticios, son los sectores económicos que mayores litigios marcarios han
planteado.
En relación a la interpretación doctrinal y legal de la marca, como signo distintivo las
oposiciones se plantean en términos de confusión de palabras en las marcas
confrontadas y de los envases que pueden originar confusión en el consumidor
promedio guatemalteco (pronunciación de letras, apreciación de los envases), por lo
que en el caso concreto que declaró la violación del derecho marcario y la protección
estatal al titular de la marca, en el mercado nacional.
Existen además empresas internacionales (textil, calzado) con marca registradas que
han logrado consolidado la protección de sus marcas notorias, dándose preferencia al
titular actual de la licencia de uso.
85
CONCLUSIONES
1.
Guatemala cuenta con una legislación nacional actualizada y armonizada a los
compromisos internacionales en materia de protección de la propiedad nacional.
2.
La doctrina nacional mercantil conceptúa el derecho sobre la marca como parte
del patrimonio de la empresa.
3.
Los efectos jurídicos de la inscripción registral de una marca son de dos tipos,
derechos positivos y obligaciones a cargo del titular de la marca registrada.
4.
La marca notoria únicamente se define conceptual, pero no se desarrolla un
procedimiento especial para su reconocimiento, únicamente se permite la
oposición de su titular al registro, pero debe encontrarse previamente registrada.
5.
Las acciones de cancelación o de oposición se ventilan en la vía administrativa y
posteriormente en la vía contencioso administrativa.
6.
En materia de acciones civiles, se han trabado medidas cautelares y medidas en
frontera.
7.
Las acciones civiles derivadas de delitos marcarios se ejercitan juntamente con las
penales, pero puede aplicarse un criterio de oportunidad en cualquier etapa del
procedimiento si existe arreglo indemnizatorio entre las partes.
8.
La jurisprudencia en materia marcaria es fundamental para la interpretación y
aplicación de la Ley de Propiedad Industrial en materia de prohibiciones absolutas,
relativas y criterios de confusión entre marcas registradas y solicitadas, aunque
por tratarse en materia civil de juicio sumario legalmente no existen más que
criterios doctrinarios judiciales.
86
9.
Los derechos de los licenciatarios se encuentran reconocidos por el contrato de
licencia y supletoriamente los mismos que los del titular registral.
10. Los tratados de libre comercio y acuerdos comerciales exigen un trato nacional
efectivo en materia de registro y oposición marcaria, para el cumplimiento efectivo
de las medidas de liberalización comercial.
87
RECOMENDACIONES
1.
Difundir entre las Cámaras empresariales la normativa marcaria nacional y los
criterios de inscripción y oposición registral.
2.
Desarrollar doctrinariamente estudios en torno a la marca como derecho mueble y
sus formas de transmisión.
3.
Asesor por parte del Registro de la Propiedad Intelectual a los titulares de las
marcas de sus derechos y obligaciones, estén o no registradas.
4.
Regular el procedimiento para el registro de una marca notoria, en particular la
competencia desleal.
5.
Capacitar al sistema de justicia contencioso-administrativo, civil y penal en temas
de prueba del derecho registral.
6.
Agilizar el trámite de medidas cautelares en frontera a través de convenios de
cooperación entre países.
7.
Capacitar a los jueces penales en Derecho Marcario y en la fijación de criterios
para determinar el monto de las indemnizaciones.
8.
Sistematizar y operar doctrinariamente la jurisprudencia marcaria, administrativa y
judicial.
9.
Hacer obligatorio el registro de traspaso de licencias sobre marcas para evitar
conflictos entre licenciatarios.
10. Revisar las medidas administrativas y necesarias para hacer efectivo el principio
de trato nacional en materia marcaria.
88
REFERENCIAS DOCUMENTALES
Bibliográficas:
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Perrot, Argentina.
CHAVANE y BURST, “Droit de la Propieté Industrielle”.
DANIEL R. ZUCCHERINO y CARLOS O. MITELMAN; “Marcas y Patentes en el GATT”;
Editorial Abeledo Perrot, Argentina
ETCHEVERRI, “Manual de derecho Comercial”.
DE LA CRUZ BLANCO, Antonio Pérez, “Derecho de la Propiedad Industrial, Intelectual
y de la Competencia”, Marcial Pons, 2008
LEDESMA, “Función social de las Marcas de Fábrica y de Comercio”.
OTAMENDI, Jorge, “Derecho de Marcas”; Editorial Abeledo Perrot, Argentina.
VILLEGAS LARA, René Arturo, “Derecho Mercantil Guatemalteco”, Tomo I, Universidad
de San Carlos, Editorial Universitaria, 2004.
Tesis de Grado
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Guatemalteco”, Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales, Tesis de Licenciatura, Guatemala Mayo de 1994.
BOLAÑOS LEMUS, Cindy Vanessa, “Importancia de regular la protección al titular de la
marca notoria”, Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales, Tesis de Licenciatura, Guatemala, Julio de 2007.
89
FERNANDEZ DÁVILA, David Estuardo, “El uso obligatorio de la marca en Guatemala
de conformidad con la Ley de Propiedad Industrial”, Universidad de San Carlos de
Guatemala, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Tesis de Licenciatura,
Guatemala, Marzo de 2007.
GARZA OCHOA, Alejandro, “La competencia desleal en materia de propiedad industrial
(marcas registradas”, Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Derecho y
Criminología, Tesis de Maestría en Derecho Internacional Privado, Monterrey, Enero de
2003.
HORTÚA MORENO, Lizeth Carolina, LUNA BARAJAS, César Augusto, “El derecho
marcario, sus mecanismos de protección y procedimiento legal en el sistema jurídico
colombiano”, Universidad Industrial de Santander, Facultad de Humanidades, Escuela
de Ciencias Humanas, Carrera de Derecho, Bucaramanga, 2004.
MONZÓN LEMUS, Flavio Armando, “La acción civil como recurso para combatir la
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San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Tesis de
Licenciatura, Guatemala, Octubre de 2011.
SOTO ARANGO, Aura Marina, “El comiso regulado en el artículo 187 numeral b) en la
Ley de Propiedad Industrial, como medida precautoria, sobre bienes de la empresa
demandada”, Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Jurídicas
y Sociales, Tesis de Licenciatura, Guatemala, Junio de 2010.
Hemerográficas:
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de Ciències de la Comunicació, Universitat Autònoma de Barcelona, 2011
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PÉREZ TROYA, Adoración, “La transmisión de derechos de propiedad industrial.
Especial consideración de su aportación a la empresa”, Anuario Facultad de Derecho –
Universidad de Alcalá I (2008).
SCHMITZ VACCARO, Christian “Distintividad y Uso de las Marcas Comerciales”,
Revista Chilena de Derecho, vol. 39 N0 1, pp. 9 - 31 [2012].
Otras:
DE LIMA ASSAFIM, João Marcelo, “La Tutela del Nombre Comercial ante la Marca en
la Legislación Brasileña”, BuscaLegis.ccj.ufsc.br
DUARTE BARRERA, Manuel, “Propiedad intelectual. Sistema internacional. Aspectos
generales de los Tratados de los que Guatemala es Parte”, Colegio de Abogados y
Notarios de Guatemala, presentación power point.
KORS, Jorge y SALÍS, Eli, “El derecho de las marcas entre el derecho de la
competencia y el derecho del consumo”.
MERCADO, Raquel, “Aspectos a considerar al registrar una marca”, Registro de Marcas
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PAZMIÑO YCAZA, Antonio, “Introducción al Derecho Marcario y los signos distintivos”,
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RANGEL MEDINA, David, “Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual”,
Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1992
RANGEL ORTIZ, Alfredo, “Derecho de la Propiedad Industrial”, Cuadro sinóptico sobre
2004.
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SEGURA, Pascual, “Los derechos de propiedad intelectual-industrial: Los químicos en
el mundo de las patentes”, Centro de Patens de la Universidad de Barcellona,
Barcelona, 29 de Octubre de 2008, presentación power point.
SEPÚLVEDA, César, “Dictamen al Anteproyecto de Convenio Centroamericano para la
Protección de Marcas, Nombres Comerciales y Anuncios y para la Represión de la
Competencia desleal”, SIECA, Guatemala, 20 de mayo de 1967.
92
ANEXOS
Los criterios utilizados por la jurisprudencia española y europea, a título comparativo
son los siguientes:
Tipo de marca
Marcas
descriptivas,
arbitrarias
Marcas
simples
Criterio
denominativas Es posible la comparación conceptual, no para
sugestivas, o marcas caprichosas o de fantasía. SSTS de
5/3/2010.
denominativas Deben compararse atendiendo a la totalidad de
los elementos que integran las denominaciones
estudiadas, a la visión de conjunto que percibe el
consumidor medio sin descomponer su unidad
Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 7 de
mayo
de
2008:
“la
expresión
«SOUVEREIGN»”(soberano en inglés) “es
comprensible para el consumidor medio español,
en especial de los productos de la clase 34, lo
que, unido a la coincidencia de campos
aplicativos, comporta que la marca solicitada
«SOBERANO» tenga un riesgo importante de ser
asociada a la marca prioritaria opuesta”. 2477
2489.
Comparación fonética
PICARO-PICASSO: Sentencia del Tribunal de
Primera Instancia de la UE de 22 de junio de 2004
“desde el punto de vista conceptual, el signo
denominativo PICASSO es particularmente
conocido por el público relevante como el nombre
del célebre pintor Pablo Picasso. Las personas
hispanohablantes pueden entender que el signo
denominativo PICARO designa, concretamente,
un personaje de la literatura española... Así los
signos no son similares en el plano conceptual.
Semejantes diferencias conceptuales pueden
neutralizar, en determinadas circunstancias, las
similitudes visuales y fonéticas entre los signos de
que se trata. Tal neutralización exige, que desde
el punto de vista del público pertinente, al menos
uno de los signos controvertidos tenga un
significado claro y determinado, de forma que el
público puede captarlo inmediatamente”.
Hay que tener en cuenta la impresión auditiva
global que produce el denominativo en el
consumidor medio sin descomponer los
93
elementos o sílabas que lo formen. En principio si
las marcas se parecen fonéticamente habrá que
concluir que los signos no son compatibles salvo
que como hemos visto anteriormente, el
significado
directo
de
una
o
ambas
denominaciones elimine el riesgo de confusión
existente en un primer lugar.
- Otros criterios a tener en cuenta:
Identidad de la sílaba tónica de las marcas
comparadas. Ejemplo: BRILLO´S – BRILLANTE:
Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de la
UE de 02-12-2008 “ la similitud en la parte inicial
de las palabras ... se ve compensada por las
diferencias existentes ... en cuanto a las
terminaciones, al número de sílabas y al acento
tónico se refiere”
El orden de las vocales que forman la
denominación: se podrán considerar semejantes
aquellos signos comparados que tengan una
sucesión de vocales en el mismo orden. Ejemplo:
PICARO – PICASSO: Sentencia del Tribunal de
Primera Instancia de la UE de fecha 22 de junio
de 2004 “los signos de que se trata se componen
cada uno de tres sílabas, contienen las mismas
vocales situadas en posiciones análogas y en el
mismo orden...”
El factor tópico: otro criterio que puede aumentar
la semejanza entre los signos en conflicto es la
coincidencia en las sílabas que encabezan las
VITRAL: Sentencia de 10 de diciembre de 2008
del Tribunal de Primera Instancia de la UE: “las
marcas en cuestión también son similares desde
el punto de vista fonético...ambas están
compuestas por una sola palabra, que consta de
dos sílabas y que empieza por las mismas
primeras cuatro letras sobre las que recaerá
fundamentalmente
la
atención
de
los
consumidores”.
Ejemplo:
MUNDICOLORMUNDICOR: Sentencia de 17 de marzo de 2004
del Tribunal de Primera Instancia de la UE: “el
consumidor
concede
normalmente
más
importancia a la parte inicial de las palabras, la
94
presencia de la misma raíz “mundico”... crea una
fuerte similitud visual...”.
Ejemplo: SALSA-SALTA/SALTA AD. Sentencia
del TS 8/3/2010.
Marcas
denominativas Deben compararse desde un punto de vista global
complejas
sin descomponer aisladamente sus elementos:
Ejemplo: ANA DOMINGUEZ – ADOLFO
DOMINGUEZ: Sentencia del TS de 28 de junio de
2006 “Dado que en este caso el apellido
"Domínguez" es común en España, su
singularización mediante el nombre propio
femenino "Ana" lo distingue suficientemente del
nombre y apellidos utilizados por la sociedad
recurrente ("Adolfo Domínguez e Hijos, S.L") y de
sus marcas aquí opuestas. Las diferencias, tal
como son apreciadas por el tribunal de instancia,
cuya apreciación hemos de respetar en casación,
son suficientes como para justificar la recíproca
compatibilidad de los signos. Esta conclusión, por
lo demás, coincide sustancialmente con la
sentada en las sentencias de 12 de marzo de
2003 (recurso de casación número 5598/1998,
marca "Víctor Domínguez") y 29 de octubre de
2003 (recurso de casación número 6282/1998 [RJ
2003, 7954], rótulo de establecimiento "Marina
Domínguez")». 2897 2954
Marcas que incluyen una Caso Matratzen T-6/01 y C-3/03, que existiría
marca anterior.
similitud entre una marca nueva y la marca
anterior si la presencia en la nueva marca de la
marca anterior lo es con carácter dominante. Este
hipotético carácter dominante ha de valorarse
atendiendo tanto al papel que juega la marca
prioritaria en la visión de conjunto de la nueva
marca como al carácter distintivo que per se tenga
la marca prioritaria (que podría variar en razón de
ser o no una denominación muy distintiva o no
según sea más o menos notoria, fantasiosa,
descriptiva, genérica o usual).
Marcas
consistentes
en En el caso de las marcas formadas
combinaciones de letras
arbitrariamente por únicamente una o dos letras o
por números. “Es doctrina de esta Sala, sentencia
de 10 de abril de 2003 ( RJ 2003, 3366), que las
letras como los números, son elementos de uso
común, pertenecientes al dominio público y como
tal no susceptibles de ser utilizadas por nadie en
95
exclusiva, y por tanto, el que pretenda registrarlas
como marca, siempre y cuando tenga
substantividad e individualidad propia, no puede
impedir a otros que las usen en sus propias
marcas diferentes de las del primero, pues por ser
éstas (las letras) de dominio común cualquiera
tiene derecho a usarlas, siempre que contengan
suficientes elementos diferenciativos que eviten
toda confusión entre ellas "(sentencia de 1/7/09,
entre otras). Por lo tanto la comparación entre
ambas marcas debe hacerse desde el punto de
vista gráfico, pues no hay protección ni exclusiva
sobre la idea evocada sino sobre las concretas
versiones gráficas de cada marca.
Marcas
gráficas
de
estructura simple o con
elemento gráfico único e
individualizador
La pauta de la visión de conjunto es la única
aplicable.
Sentencia del TS de 19/02/2010 RJ 2010/1543
considera que existe riesgo de confusión entre las
siguientes marcas:
M 2.553.478 (solicitada) H 0300802 (oponente).
La Resolución de recurso de alzada de la Oficina
Española de Patentes y Marcas, de fecha 7 de
marzo de 2007 (BOPI 16/04/2007).
Marca nacional solicitada: Marca oponente:
M 2.653.082 M.1.729.292 , expuso que: “En la
resolución desestimatoria del recurso de alzada
interpuesto contra la denegación de la marca
solicitada, se procede a comparar las marcas en
litigio: de un lado las marcas prioritarias (...),
ambas de carácter exclusivamente gráfico
consisten en unas figuras rectangulares divididas
en tres partes la superior y la inferior son de color
azul y la parte central, más ancha que las
anteriores, está dividida en dos partes siendo la
izquierda de color blanco y la derecha de color
rojo. De otro lado la marca gráfica solicitada
consiste también en un rectángulo dividido en tres
partes siendo la superior y la inferior de color azul,
la parte central más ancha que las anteriores se
divide a su vez en tres partes, la central y más
ancha es de color blanco y las dos laterales que
son más estrechas son de color rojo. Por tanto,
las marcas opuestas presentan una evidente
similitud gráfica y de impacto visual, tanto por su
configuración como por su colorido, lo cual unido
96
a la coincidencia aplicativa impide la convivencia
registral a fin de evitar el riesgo de confusión y de
asociación acerca del origen empresarial
prohibido por la legislación de marcas”.
Comparación de las marcas
figurativas.
La comparación de las marcas figurativas debe
hacerse, por tanto, desde una doble perspectiva,
la dimensión gráfica y la dimensión conceptual. Si
la comparación gráfica arroja dudas, deben
compararse la dimensión conceptual, es decir, si
los signos evocan o trasmiten un concepto
idéntico o equivalente.
Sentencia del TS de 4 de abril de 2007 RJ
2007/1986.
Marca solicitada: Marca oponente:
M 2.196.190 M 1.253.881
Concepto de marca mixta.
Las
marcas
mixtas
o
combinadas son marcas
complejas
que
están
compuestas
por
una
denominación
(simple
o
compleja) y por un elemento
figurativo o gráfico.
Debe aplicarse tanto la pauta de la visión de
conjunto como la de la supremacía del elemento
dominante que impregna la impresión de conjunto
de la correspondiente marca. Sentencia de
23/10/2002, asunto T-104/01, de confrontación
entre marca denominativa “Fifties” y marca mixta
“miss Fifties” y en asunto C-334/05, confrontación
entre marca denominativa “Limonchelo” y marca
mixta “Limoncello de la Costiera Amalfitana”...
97
REGLAS DE INSCRIPCIÓN VÁLIDA DE UNA MARCA COMERCIAL
Las siguientes reglas genéricas determinan el registro válido de una marca110:
Signo
Reglas
Palabras
Es plenamente válido el registro como marca de
palabras o combinación de palabras, tengan o no
contenido conceptual, inclusive si las palabras son
de uso común. Tendrá contenido conceptual si la
palabra significa algo, pero una palabra puede no
tener contenido conceptual, es decir, no significa
nada (marcas de fantasía, débiles). Sin embargo,
usualmente, si la palabra se convierte en un signo
común o genérico cuando en los medios
comerciales y para el público ha perdido su
distintividad, habiéndolo tolerado el titular sobre
los competidores o público en general.
Palabras en idioma
extranjero
Nombres de personas
Signo previamente
registrado
Nombre de terceros
Letras y números
110
No podrán registrarse las palabras que consistan
exclusivamente un signo o indicación que sea el
nombre genérico o técnico del producto o servicio
de que se trate, o consistan exclusivamente o se
hubieran convertido en una designación común o
usual del producto o servicio de que se trate en el
lenguaje corriente o en la usanza del país.
El análisis debe ser relativo, pero si se trata de, si
se trata de idiomas de general y conocida
aceptación en el país del registro la carga de
imposibilidad de registro debería ser absoluta,
tomando en cuenta los criterios generales de
registrabilidad.
Como regla general el nombre propio es
registrable, pero no si es el nombre registrado de
terceros, o cuando constituya marca notoria o de
alto renombre.
Debe considerarse si los productos son los
mismos o diferentes, o si se propone un nombre
completo como marca de un producto igual,
aunque puede suscribirse un convenio de
coexistencia pacífica de ambas marcas.
No es registrable, salvo consentimiento expreso,
ni los signos que violen derechos de la
personalidad de terceros
Una combinación es registrable, por lo que se
adquiere el derecho a la marca como conjunto,
inclusive un grafismo especial.
Ibid., pp. 164 y ss.
98
Figuras
Dibujos, conceptos,
animales
Formas usuales
Contrarias a la moral
Afecte a signos de
terceros
Pueden ser imágenes, figuras, símbolos, gráficos,
logotipos, monogramas, retratos, etiquetas,
emblemas y escudos, que no sean de Estados o
entidades nacionales o internacionales.
Se podrá registrar en forma exclusiva una figura,
si la misma no tiene relación con los productos, o
con una forma especial del dibujo previamente
registrada para la marca, que genere confusión.
Las formas usuales de los envases son
registrables.
Depende cada país y su cultura, por la
connotación que se le pueda dar, pero en la
legislación existen límites a la publicidad de
ciertos productos o servicios nocivos para la
salud, la niñez o la adolescencia.
Como una denominación de origen protegida,
escudos,
emblemas
o
billetes
oficiales,
obtenciones vegetales, registros y/o solicitudes
previas, nombres comerciales, lemas comerciales,
marcas idénticas en clases idénticas, relacionadas
o diferentes, en particular las marcas notoriamente
conocidas o de alto renombre111.
Ibid., p. 177 opina que “sin necesidad de oposición, ven fortalecido su derecho de impedir que terceros
quieran registrar su marca, así sea en una clase internacional distinta o una clase internacional que
proteja productos que no son por ella elaborados”.
111
99
INSTRUCCIONES PROCEDIMENTALES DEL DEPARTAMENTO DE MARCAS,
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
El Objetivo del Departamento de Marcas es doble:
a) Garantizar las actividades económicas de la industria y del comercio contra la
competencia desleal, otorgando protección a la creatividad y originalidad aplicada para
obtener beneficios económicos.
b) Proteger al Público consumidor, ya que la marca permite distinguir entre productos
similares, facilita al consumidor el conocimiento sobre la procedencia de los artículos
que demanda.
El Departamento tiene a su cargo el trámite de las solicitudes de adquisición,
modificación y mantenimiento de derechos sobre los distintos signos distintivos
(marcas, nombres comerciales, expresiones o señales de publicidad y denominaciones
de origen).
Dichas funciones se realizan en sus distintas secciones: recepción, forma y fondo,
inscripciones, traspasos, (enajenaciones, licencias de uso, cambios de nombre y
cancelaciones), renovaciones, errores materiales (certificaciones, constancias y
anotaciones especiales), elementos figurativos y archivos, las cuales se organizan
administrativamente para desarrollar las siguientes actividades112:
Sección de Recepción de Notificación de órdenes de pago, memoriales de
Documentos
publicación.
Recepción expedientes de solicitudes de primer
ingreso, traspasos, renovaciones, anotaciones,
memoriales de requerimiento, de certificación,
anotaciones judiciales y reposición de edictos,
asesoría a usuarios.
Notificaciones, entrega de títulos de registros
iniciales, renovaciones y traspasos.
Recepción de pagos.
Sección
de
Forma
y Examen de Forma y Fondo.
Novedad
Análisis de solicitudes de examen de forma y
fondo.
112
V. también, Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, Acuerdo Gubernativo No. 89-2002, entró en
vigencia el 1 de abril del 2002.
100
Sección de Figurativos
Sección
de
Títulos
Sección de Renovaciones
Sección
de
Traspasos
Sección de Certificaciones y
Errores materiales
Sección de Escaneo
Sección de Órdenes
Pago
Sección de Objeciones
Sección de Oposiciones
Resolución de edictos, reposición de edictos,
abandonos.
Rechazos, abandonos, cambio de titular,
dirección,
no
ha
lugar,
abandonos,
requerimientos, órdenes de pago, modificaciones,
cambio de convenio, edictos.
Resolución de Memoriales.
Digitalización y clasificación de figurativos.
Digitalización de tomos.
Revisión de títulos de marcas, señales de
publicidad y nombres comerciales.
Revisión, análisis, elaboración de títulos, registro
de tomos.
Elaboración de Títulos.
Atención al público, asientos en tomos.
Examen de Forma de Renovaciones, traslado de
expedientes a recepción de documentos.
Requerimientos, impresión y resolución de títulos,
resolución de memoriales, atención al público.
Forma, resolución, cancelación, licencias de uso.
Ingresos
y
anotaciones.
Elaboración de títulos de traspaso, resoluciones,
cancelaciones y licencias de uso.
Elaboración de Títulos y búsquedas.
Certificaciones, errores materiales, anotaciones
judiciales.
Digitalización de expedientes, memoriales de
publicación
y
etiquetas.
Digitalización de memoriales de publicación y de
requerimiento.
de Elaboración de órdenes de pago.
Calificación de expedientes para su inscripción.
Resolución de fondo, resolución de cualquier tipo
de proceso interpuesto ante el registro.
Análisis
expedientes
de
oposiciones, resolución de
Resolución
de
fondo
solicitudes
de
forma y fondo.
en
oposiciones.
Resolución de fondo en oposiciones, enmiendas
de procedimiento.
101
Revocación de resoluciones, rechazo de recursos
de revocatoria, ingreso de jurisprudencia.
Sección de Tomos
Certificación de expedientes con oposición,
resolución de expedientes procedentes del
Ministerio de Economía
Custodia de Tomos.
Los siguientes son requerimientos reglamentarios (instructivos) actualmente vigentes
para la tramitación de los procedimientos administrativos marcarios113:
Instructivo
para
la 1. Presentar el Formulario de Solicitud de registro
presentación de solicitud inicial debidamente llenado, firmado y auxiliado por
de Inscripción de Signos Abogado. (Artículos 22 de la Ley de Propiedad
Distintivos
Industrial y 3, 6, 11, 16, 18, 19, 20 del Reglamento )
2. Adjuntar a la solicitud los siguientes documentos:
A) Si es persona individual, fotocopia legalizada de
documento
de
identificación;
B) Si se tratare de persona jurídica, fotocopia
legalizada del documento que acredite la
representación.
C) Si se tratare de persona individual o jurídica
extranjera no domiciliada en Guatemala, deberá
acompañar copia legalizada del mandato con
cláusula especial otorgado a un abogado
guatemalteco
colegiado
activo.
D) Original o fotocopia legalizada del recibo que
acredite el pago de la tasa de Q.110.00 por ingreso
de
la
solicitud.
E) Cuatro reproducciones de la marca si fuera
mixta
o
figurativa.
F) Si fuera figura tridimensional, las reproducciones
deberán consistir en una vista única o varias vistas
diferentes,
bidimensionales.
G) Si se invocara prioridad, deberá presentarse
certificación de la copia de la solicitud prioritaria.
H) De toda solicitud y documentos que se
presenten deberán adjuntarse una copia para
efectos de reposición.
Instructivo para la
1. Presentar el Formulario de Solicitud de registro
presentación de solicitud
inicial debidamente llenado, firmado y auxiliado por
de inscripción de marca de Abogado. (Artículos 22 de la Ley de Propiedad
certificación y colectiva.
Industrial y 3, 6, 11, 16, 18, 19, 20 del Reglamento
113
Página web del Registro de la Propiedad Intelectual, Departamento de Marcas, www.rpi.gob.gt [Fecha
de consulta: 30/05/2013].
102
Oposiciones114
del Registro de la Propiedad Intelectual en materia
de Propiedad Industrial)
2. Adjuntar a la solicitud los siguientes
documentos:
A) Si es persona individual, fotocopia legalizada de
documento
de
identificación;
B) Si se tratare de persona jurídica, fotocopia
legalizada del documento que acredite la
representación.
C) Si se tratare de persona individual o jurídica
extranjera no domiciliada en Guatemala, deberá
acompañar copia legalizada del mandato con
cláusula especial otorgado a un abogado
guatemalteco
colegiado
activo.
D) Original o fotocopia legalizada del recibo que
acredite el pago de la tasa de Q.1000.00 por
ingreso
de
la
solicitud.
E) Cuatro reproducciones de la marca si fuera
mixta
o
figurativa.
F) Si fuera figura tridimensional, las reproducciones
deberán consistir en una vista única o varias vistas
diferentes,
bidimensionales.
G) Si se invocara prioridad, deberá presentarse
certificación de la copia de la solicitud prioritaria.
H) Adjuntar a la solicitud el Reglamento de Uso de
la
Marca.
De toda solicitud y documentos que se presenten
deberán adjuntarse una copia para efectos de
reposición.
1. Resoluciones dando trámite a las oposiciones.
Cualquier persona interesada podrá presentar
memorial de oposición contra la solicitud de registro
de una marca, un nombre comercial o una señal de
publicidad, dentro del plazo de dos meses contados
a partir de la fecha de la publicación del edicto.
Artículo 27 de la Ley de Propiedad Industrial,
Decreto 57-2000 del Congreso de la República. Las
114 La Sección de Oposiciones recibe en forma mensual un promedio aproximado de: Ochenta
memoriales de oposición. Cien recursos de revocatoria. Diez solicitudes de enmienda del procedimiento.
diez desistimientos de oposiciones o solicitudes de registro. La Sección de Oposiciones emite en forma
mensual un promedio aproximado de: Cien resoluciones de Fondo. Cien resoluciones de Admisión de
trámite de oposiciones. Cien informes para el Ministerio de Economía de los Recursos de Revocatoria
interpuestos. Diez resoluciones de solicitudes de enmienda del procedimiento. Diez desistimientos de
oposiciones o solicitudes de registro. Ciento veinticinco notificaciones de la sede del Registro los días
lunes, miércoles y viernes. Ochenta notificaciones de oposiciones que se efectúan directamente en las
oficinas profesionales de los abogados, los días martes y jueves.
103
oposiciones deben ser presentadas directamente
ante la ventanilla de recepción de la Sección.
2. Resolución de Fondo de las Oposiciones.
Dentro del mes siguiente al vencimiento del plazo
para contestar la oposición o el periodo de prueba,
según fuere el caso, el Registro la resolverá junto
con la solicitud, en forma razonada, valorando las
pruebas aportadas. Si se hubiere presentado más
de una oposición, el registro las resolverá todas
juntas en forma razonada. Artículo 28 de la Ley de
Propiedad Industrial Decreto 57-2000 de Congreso
de la República.
3. Resolución de Enmienda de Procedimiento.
Cuando el Registro ha cometido algún error en el
trámite de una solicitud de inscripción se dicta una
resolución
de
enmienda.
4. Resoluciones admitiendo el desistimiento a
alguna
solicitud
u
oposición.
5.
Resoluciones
de
Revocatoria
de
Oficio.
6. Informes para enviar al Ministerio de Economía
sobre Recursos de Revocatoria interpuestos.
7. Atención y Asesoría al público, relacionadas con
Propiedad
Industrial,
especialmente
con
expedientes
de
Oposiciones.
8. Notificación de resoluciones que se emiten tanto
en la sede del Registro de la Propiedad Intelectual
como
en
los
Bufetes
Profesionales.
9. Jurisprudencia.
Se cuenta con una base de datos en donde se ha
ingresado jurisprudencia tanto administrativa como
judicial, relacionada con casos de Propiedad
Industrial.
Instrucciones
para
la
solicitud de renovación y
de marca y señal de
publicidad
1. Adquirir el formulario de solicitud, el cual se
obtiene en la Recepción del Registro Q.5.00.
(Utilizar un formulario para cada marca o señal de
publicidad cuyo registro se solicitada renovar)
104
2. Complementar el formulario con la siguiente
información:
a) Denominación del Signo Distintivo cuyo registro
se
solicita
renovar.
b) Numero de registro, folio y tomo; y en el caso de
tratarse
de
marca,
consignar
la
clase.
c) Indicar fecha de vencimiento del registro.
d) Nombres y apellidos completos o razón social
del solicitante, domicilio, nacionalidad, dirección y
teléfono.
e) Nombres y apellidos completos de la persona
que represente al solicitante, que concuerden con
los consignados en los documentos que se
acompañen a la solicitud, indicando el domicilio,
dirección, teléfono, nacionalidad y profesión u
oficio.
f) Dirección para recibir notificaciones dentro del
perímetro del Registro.
3. Se deberá acompañar a la solicitud, los
siguientes documentos:
a) Comprobante de pago de la tasa respectiva.
b) Fotocopia legalizada del poder si fuere el caso.
c) Fotocopia legalizada del nombramiento si
procediera.
d) Comprobante de pago de la tasa por recargo.
e) Consignar el lugar y la fecha de la solicitud.
4. Firma del solicitante y del Abogado que auxilia,
así como estampar el sello de este último. Si el
solicitante no sabe o no puede firmar, lo hará el
Abogado que lo auxilie, de conformidad con lo que
establece el artículo 61 del Código Procesal Civil y
Mercantil,
consignando:
A
RUEGO
DEL
PRESENTANDO,
QUIEN
DE
MOMENTO
NOPUEDE FIRMAR Y EN SU AUXILIO.
5. Adherir un timbre forense de Q.1.00 al formulario
de la solicitud de renovación de marca o señal de
publicidad.
Instructivo para registro de 1. Adquirir el formulario de solicitud, el cual se
cambio
de
nombre, obtiene en la Recepción del Registro Q.5.00.
traspaso, licencia de uso y 2. Previo a ingresar la solicitud, en todos los casos
cancelación
y en especial cuando la solicitud afecta a varios
registros, el interesado deberá constatar en la
solicitud el tomo, folio y registro respectivo, verificar
si la información consignada en la solicitud
concuerdan con los datos del asiento del signo
distintivo inscrito y objeto de la anotación, a efecto
105
de evitar requerimientos o rechazos y por
consiguiente obstáculos en el trámite de la
solicitud.
3. El interesado deberá cancelar Q.200.00 por cada
solicitud realizada (registro afectado).
4. Llenar la solicitud y adjuntar (en un fólder tamaño
oficio y con gancho) los siguientes documentos:
a) El documento por medio del cual se hubiere
formalizado el traspaso, cambio de nombre,
licencia de uso o cancelación, debidamente
legalizado.
b) El poder o nombramiento legalizado (de
cualquiera de las partes, propietario o adquiriente).
c) El comprobante de pago de la tasa de ingreso
(Q.200.00).
5. Emitido el edicto, el cual tiene un costo de
Q.50.00, se efectúa la publicación del mismo por
una sola vez, en el Diario Oficial, a costa del
solicitante (excepto para la cancelación).
6. Se presenta la publicación en el Registro para
que se emita el titulo correspondiente. Se tienen 6
meses después de la notificación del edicto para
acreditar las publicaciones.
7. Se hace entrega del título respectivo, previa
cancelación de Q.50.00
106
CONVENIO CENTROAMERICANO PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL
Concretamente, se consideran aplicables los siguientes artículos:
Ámbito de
clasificación de
las marcas
Artículo 6. Las disposiciones contenidas en el presente
Título son aplicables no sólo a las marcas que se empleen
o puedan emplearse en el comercio y la industria
manufacturera, sino también en las industrias agrícolas,
pecuarias, forestales, extractivas, de caza, pesca,
construcción o transporte y en general, a todas las marcas
con que se distingue o puede distinguirse un servicio o un
producto natural o manufacturado de otro.
Concepto de
Artículo 7. Para los efectos del presente Convenio, marca
marca
es todo signo, palabra o combinación de palabras, o
cualquier otro medio gráfico o material, que por sus
caracteres especiales es susceptible de distinguir
claramente los productos, mercancías o servicios de una
persona natural o jurídica, de los productos, mercancías o
servicios de la misma especia o clase pero de diferente
titular.
Facultatividad
Artículo 8. El empleo y registro de marcas es facultativo y
de la inscripción sólo será obligatorio cuando se trate de productos químicos
farmacéuticos, veterinarios, medicinales o de alimentos
adicionados con substancias medicinales; pero el Poder u
organismo Ejecutivo de cada Estado Contratante podrá,
para que surta efectos dentro del respectivo territorio y por
razones de interés público, hacer extensiva esta obligación
a otros productos, cualquiera que sea su naturaleza.
Clasificación
Artículo 9. Las marcas se clasifican en Marcas Industriales
específica de las o Marcas de Fábrica; Marcas de Comercio y Marcas de
marcas
Servicios. Marcas Industriales o de Fábrica, son las que
distinguen las mercancías producidas o elaboradas por una
determinada empresa fabril o industrial.
Marcas de Comercio son las que distinguen las mercancías
que expende o distribuye una empresa mercantil, no
importa quién sea su productor.
Marcas de Servicios son las que distinguen las actividades
que realizan las empresas dedicadas a dar satisfacción a
necesidades generales, por medios distintos de la
manufactura, expendio o distribución de mercancías.
Prohibiciones
Artículo 10. No podrán usarse ni registrarse como marcas
Absolutas
ni como elementos de las mismas:
a) Las banderas nacionales o sus colores, si estos últimos
aparecen en el mismo orden y posición que en aquéllas; los
107
escudos, insignias o distintivos de los Estados
Contratantes, sus municipios u otras entidades públicas;
b) Las banderas, escudos, insignias, distintivos
denominaciones de naciones extranjeras, salvo que se
presente autorización del respectivo Gobierno;
c) Las banderas, escudos, insignias, distintivos,
denominaciones o siglas de organismos internacionales de
los cuales uno o varios Estados Contratantes sean
miembros;
d) Los nombres, emblemas y distintivos de la Cruz Roja y
de entidades religiosas y de beneficencia legalmente
reconocidas en cualquiera de los Estados Miembros del
presente Convenio;
e) Los diseños de monedas o billetes de curso legal en el
territorio de cualquiera de las partes Contratantes; las
reproducciones de títulos valores y demás documentos
mercantiles o de sellos, estampillas y timbres o especies
fiscales en general;
f) Los signos, palabras o expresiones que ridiculicen o
tiendan a ridiculizar personas, ideas, religiones o símbolos
nacionales, de terceros Estados o de entidades
internacionales;
g) Los signos, palabras o expresiones contrarias a la moral,
al orden público o a las buenas costumbres;
h) Los nombres, firmas, patronímicos115 y retratos de
personas distintas de la que solicita el registro sin su
consentimiento o, si han fallecido, de sus ascendientes o
descendientes de grado más próximo;
i) Los nombres técnicos o comunes de los productos,
mercancías, o servicios, cuando con ellos se pretenda
amparar artículos o servicios que estén comprendidos en el
género o especie a que correspondan tales nombres;
j) Los términos, signos o locuciones que hayan pasado al
uso general y que sirvan para indicar la naturaleza de los
productos, mercancías o servicios y los adjetivos
calificativos y gentilicios. No se entenderá que han pasado
al uso general las marcas que se hayan popularizado o
difundido con posterioridad a su registro;
patronímico, ca. (Del lat. patronymĭcus, y este del gr. πατρωνυμικός). adj. Entre los griegos y
romanos, se decía del nombre que, derivado del perteneciente al padre u otro antecesor, y aplicado al
hijo u otro descendiente, denotaba en estos la calidad de tales. || 2. Se dice del apellido que
antiguamente se daba en España a hijos, formado del nombre de sus padres; p. ej., Fernández, de
Fernando; Martínez, de Martín. U. t. c. s. Microsoft® Encarta® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation.
Reservados todos los derechos.
115
108
k) Las figuras, denominaciones o frases descriptivas de los
productos, mercancías o servicios que tratan de ampararse
con la marca, o de sus ingredientes, cualidades,
características físicas o del uso a que se destinan;
l) Los signos o indicaciones que sirven para designar la
especie, calidad, cantidad, valor o época de elaboración de
los productos o mercancías, o de la prestación de los
servicios, a menos que vayan seguidas de dibujos o frases
que los singularicen;
ll) La forma usual y corriente de los productos o
mercancías;
m) Los simples colores aisladamente considerados, a
menos que estén combinados o acompañados de
elementos tales como signos o denominaciones que tengan
un carácter particular y distintivo.
n) Los envases que sean del dominio público o se hayan
hecho de uso común en cualesquiera de los Estados
Contratantes, y en general, aquellos que no presenten
características de originalidad o novedad;
ñ) Las simples indicaciones de procedencia y las
denominaciones de origen, salvo lo dispuesto en el literal b)
del Artículo 35;
o) Los distintivos ya registrados por otras personales como
marcas, para productos, mercancías o servicios
comprendidos en una misma clase;
p) Los distintivos que por su semejanza gráfica, fonética o
ideológica pueden inducir a error u originar confusión con
otras marcas o con nombres comerciales, expresiones o
señales de propaganda ya registrados o en trámite de
registro, si se pretende emplearlos para distinguir
productos, mercancías o servicios comprendidos en la
misma Clase;
q) Los distintivos que pueden inducir a error por indicar una
falsa procedencia, naturaleza o cualidad;
r) Los mapas. Estos podrán, sin embargo, usarse como
elementos de las marcas, si corresponden al país de origen
o procedencia de las mercancías que aquéllas distinguen.
Artículo 11. No podrá incluirse en las etiquetas o
superficies en que figure una marca, dibujos o
reproducciones de diplomas, medallas, premios u otros
signos que hagan suponer la existencia de galardones
obtenidos en exposiciones, certámenes u otros actos
similares, salvo que en las diligencias para obtener el
registro de aquéllas se haya acreditado la veracidad de
tales galardones.
109
116
Obligaciones
para el titular
Artículo 16. Todos los productos naturales o
manufacturados en los Estados Contratantes que se
distinguen como marcas, registradas o no, deberán llevar la
leyenda: “HECHO EN…” (País de origen) o “PRODUCTO
CENTROAMERICANO HECHO EN…” (País de origen).
Además deberán indicar el nombre del propietario o usuario
de la marca.
Las marcas registradas en cualquiera de los Estados
Contratantes deberán llevar al aplicarse a los productos,
mercancías o servicios que distinguen la leyenda: “MARCA
REGISTRADA” o el signo equivalente R.
Las marcas y leyendas obligatorias indicadas en los
párrafos procedentes, deberán emplearse en forma
ostensible sobre los productos, mercancías o servicios que
amparen. Si los productos, mercancías o servicios no se
prestaren a ello, las menciones a que se refiere este
artículo deberán aparecer en las envolturas, cajas,
envases, empaques o recipientes en que se contengan al
expenderse al público.
La omisión de las anteriores leyendas no afectará la validez
de las marcas registradas, pero dará lugar a que se aplique
al
infractor
una
multa
de
cincuenta
Pesos
Centroamericanos116. En caso de una primera reincidencia
la multa será de doscientos Pesos Centroamericanos y
para las posteriores infracciones tal multa será de
quinientos Pesos Centroamericanos. En la aplicación de
esta sanción se estará a lo previsto en el párrafo primero
del Artículo 162 del presente instrumento.
Para los efectos de este Convenio, el Peso
Centroamericano es una unidad de cuenta equivalente al
dólar de los Estados Unidos de América.
Derecho de
prioridad
Artículo 19. La admisión de la solicitud de registro de una
marca, efectuada conforme al presente Convenio, otorga al
peticionario, o a sus causahabientes, un derecho de
prioridad durante un plazo de seis meses para que, dentro
del mismo, pueda solicitar el registro de aquella en los otros
Estados Signatarios.
Si la solicitud se presenta o el registro se hace antes del
vencimiento del plazo citado, no podrá rehusarse la primera
ni anularse el segundo, por actos ejecutados en el
intervalo, especialmente por otro registro o por el empleo
de la marca.
El plazo a que se refiere el presente artículo se contará a
Esta multa la impondría el Ministerio de Economía, previo procedimiento sancionador.
110
partir del día siguiente a aquel en que se admitió la primera
solicitud. Si el último día del plazo recayere en día inhábil
en el país donde el registro se reclama, el plazo se
entenderá prorrogado hasta el día hábil siguiente
Acción de
anulación
Artículo 22. Cuando una persona natural o jurídica solicite
el registro de una marca en un Estado Contratante y se le
niegue por existir un registro o solicitud anterior de otra
marca que lo impida por su identidad o semejanza, tendrá
derecho a pedir y obtener la anulación del registro o la
cancelación de la admisión de la solicitud, probando que
goza del derecho de prioridad de acuerdo con el artículo 19
del presente Convenio.
Derechos del
titular
Artículo 26. El propietario de una marca registrada tendrá
los derechos siguientes:
a) Oponerse a que la registre cualquier otra persona;
b) Hacer cesar el uso o imitación indebida de aquélla;
c) Hacer que las autoridades competentes prohíban la
importación o internación de las mercancías o productos
mientras se las siga distinguiendo con aquélla;
d) Obtener el resarcimiento de los daños y perjuicios que
se le hubieran ocasionado por el empleo o uso indebido;
e) Denunciar los delitos previstos y sancionados por la ley o
actuar
como
parte
acusadora
en
los
juicios
correspondientes.
En los literales b), c) y d) anteriores, el propietario podrá
solicitar a las autoridades competentes el embargo,
secuestro o decomiso de los productos o
mercancías que la lleven ilícitamente.
Artículo 29. Salvo estipulación expresa en contrario, la
enajenación de una empresa comprende la de las marcas
relacionadas con su giro.
El adquiriente podrá servirse de dichas marcas sin otras
limitaciones que las contempladas en el contrato respectivo
y tendrá personería bastante para gestionar la anotación
del traspaso, previa comprobación de su derecho.
Artículo 30. El traspaso de una marca sólo surtirá efectos
frente a terceros a partir de la fecha de inscripción en el
Registro de la Propiedad Industrial.
Artículo 32. El propietario de una marca puede, por
contrato, otorgar licencia de uso de la misma a una o varias
personas.
La licencia de uso puede ser exclusiva o no exclusiva
respecto a determinado territorio o zona.
Enajenación de
empresa
Licencia de uso
111
Nulidad del
registro de
marca
Reinscripción
de marcas
caducadas
El propietario de la marca puede reservarse el derecho al
uso simultáneo de la misma.
Podrán pactarse, igualmente, condiciones y restricciones
respecto a la manera de emplear la marca, siempre que
tales condiciones o restricciones no contravengan lo
dispuesto en este Convenio.
Artículo 44. Son causales de nulidad del Registro de una
marca, las siguientes:
Si se hizo en perjuicio de mejor derecho de tercero;
Si aparece inscrita a nombre de quien sea o haya sido
agente, mandatario o representante de la persona que
hubiese registrado la marca con anterioridad en otro país
centroamericano;
Si el registro se realizó contraviniendo disposiciones del
presente Convenio.
Artículo 46. Las marcas cuyo dominio se hubiera
extinguido por falta de renovación, o que se hubiesen
cancelado a petición de su propietario, podrán ser inscritas
de nuevo, en cualquier tiempo, ya sea por el propietario
anterior o por cualquier otra persona, siempre que se
cumplan los requisitos que para todo registro establece el
presente Convenio. Se exceptúan de esta disposición
únicamente las marcas colectivas, cuya nueva inscripción
sólo podrá hacerse pasado el término que se señala en el
párrafo siguiente.
Las marcas cuyo registro haya sido declarado nulo por la
casual que señala el literal c) del Artículo 44, podrán ser
inscritas de nuevo por cualquier persona pasados dos años
desde la fecha en que la sentencia hubiera causado los
efectos de cosa juzgada, siempre que con la nueva
inscripción no se contravengan las disposiciones
contenidas en el presente instrumento. Sin embargo no
será necesario que el demandante espere a que transcurra
el plazo mencionado, si la nulidad se hubiera decretado por
virtud de lo dispuesto en los literales a) o b) del Artículo 44.
112
La Organización Mundial del Comercio, aprobó el Acuerdo sobre los Aspectos de
los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, con
inclusión de las marcas de fábrica o de comercio, para asegurar un trato nacional
a los miembros de los Estados Parte (art. 3). Las normas internacionales, aplicables
son las siguientes:
Marcas objeto de
protección
Artículo 15
Artículo 16
Derechos
conferidos
1. Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio
cualquier signo o combinación de signos que sean capaces
de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los
de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como
marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras,
incluidos los nombres de persona, las letras, los números,
los elementos figurativos y las combinaciones de colores,
así como cualquier combinación de estos signos.
2. Lo dispuesto en el párrafo 1 no se entenderá en el
sentido de que impide a un Miembro denegar el registro de
una marca de fábrica o de comercio por otros motivos,
siempre que éstos no contravengan las disposiciones del
Convenio de París (1967).
3. Los Miembros podrán supeditar al uso la posibilidad de
registro. No obstante, el uso efectivo de una marca de
fábrica o de comercio no será condición para la
presentación de una solicitud de registro. No se denegará
ninguna solicitud por el solo motivo de que el uso
pretendido no ha tenido lugar antes de la expiración de un
período de tres años contado a partir de la fecha de la
solicitud.
4. La naturaleza del producto o servicio al que la marca de
fábrica o de comercio ha de aplicarse no será en ningún
caso obstáculo para el registro de la marca.
5. Los Miembros publicarán cada marca de fábrica o de
comercio antes de su registro o sin demora después de él,
y ofrecerán una oportunidad razonable de pedir la
anulación del registro.
Además los Miembros podrán ofrecer la oportunidad de
oponerse al registro de una marca de fábrica o de
comercio.
1. El titular de una marca de fábrica o de comercio
registrada gozará del derecho exclusivo de impedir
que cualesquiera terceros, sin su consentimiento,
utilicen en el curso de operaciones comerciales
signos idénticos o similares para bienes o servicios
que sean idénticos o similares a aquellos para los
que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé
lugar a probabilidad de confusión.
113
Artículo 19
Requisito de uso
2. El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará
mutatis mutandis a los servicios. Al determinar si una
marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida,
los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta
marca en el sector pertinente del público inclusive la
notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como
consecuencia de la promoción de dicha marca.
3. El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará
mutatis mutandis a bienes o servicios que no sean
similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o
de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso
de esa marca en relación con esos bienes o servicios
indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el
titular de la marca registrada y a condición de que sea
probable que ese uso lesione los intereses del titular de la
marca registrada.
1. Si para mantener el registro se exige el uso, el registro
sólo podrá anularse después de un período ininterrumpido
de tres años como mínimo de falta de uso, a menos que el
titular de la marca de fábrica o de comercio demuestre que
hubo para ello razones válidas basadas en la existencia de
obstáculos a dicho uso.
2. Cuando esté controlada por el titular, se considerará que
la utilización de una marca de fábrica o de comercio por
otra persona constituye uso de la marca a los efectos de
mantener el registro.
Artículo 20
Otros requisitos
No se complicará injustificablemente el uso de una marca
de fábrica o de comercio en el curso de operaciones
comerciales con exigencias especiales, como por ejemplo
el uso con otra marca de fábrica o de comercio, el uso en
una forma especial o el uso de una manera que
menoscabe la capacidad de la marca para distinguir los
bienes o servicios de una empresa de los de otras
empresas.
Artículo 21
Los Miembros podrán establecer las condiciones para las
Licencias y cesión licencias y la cesión de las marcas de fábrica o de
comercio, quedando entendido que no se permitirán las
licencias obligatorias de marcas de fábrica o de comercio y
que el titular de una marca de fábrica o de comercio
registrada tendrá derecho a cederla con o sin la
transferencia de la empresa a que pertenezca la marca.
114
Casos Jurisprudenciales
Número de Expediente
y tipo de procedimiento
Inconstitucionalidad
en
caso concreto
EXPEDIENTE 2940-2012
CORTE
DE
CONSTITUCIONALIDAD:
Guatemala, catorce de
noviembre de dos mil
Doce.
Conflicto marcario
Resolución
Diligencias de medidas
precautorias que el ahora
incidentista promovió contra
la
entidad
TheHersheyCompany, las
cuales están
contenidas en el expediente
cero un mil cincuenta - dos
mil nueve - cero un mil
ciento
cuarenta y siete (010502009-01147) del Juzgado
Tercero
de
Primera
Instancia Civil del
departamento
de
Guatemala.
Medida
cautelar de prohibición de
importación
de
medios
materiales empleados para
cometer
infracciones
marcarias contra la entidad
TheHersheyCompany. El
solicitante afirma que el
artículo 186 de la Ley de
Propiedad Industrial infringe
el artículo
12
constitucional
–que
garantiza el derecho de
defensa– al regular, en su
último párrafo,
que: “Si las providencias se
ordenan antes de iniciarse
la acción, las mismas
quedarán sin efecto de
pleno derecho si quien las
obtuvo no presenta la
demanda correspondiente
dentro de un plazo de
quince (15) días, contado
desde la fecha en que se
hayan
ejecutado
las
medidas”, pues en el
supuesto que el requirente
de las medidas cautelares
no presente en tiempo la
demanda respectiva y,
En diversos fallos esta Corte
ha sustentado el criterio de
que la
inconstitucionalidad
autorizada por el artículo 116
de la Ley de la materia
requiere, por un
lado, que la ley que se
impugne,
total
o
parcialmente, sea aplicable al
caso que el tribunal
deba decidir; y que el fallo a
dictarse dependa de la
validez o falta de validez de
la ley o
norma vigente cuestionada,
que
evidencie
que
su
aplicación puede transgredir
la
disposición o disposiciones
constitucionales
que
el
interesado señale, debiendo,
por ello,
declararse inaplicables al
caso concreto.
115
08/07/2010 - PENAL
527-2008
CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA, CÁMARA
PENAL: Guatemala, ocho
de julio de dos mil diez
como consecuencia, se
ordene el levantamiento de
las mismas, no tendría
oportunidad
de
ser
escuchado a fin de que
manifieste lo que convenga
a sus intereses
Abolución
en
primera
instancia de un delito de
Violación a los Derechos de
la Propiedad Industrial en
forma Continuada, no hay
actor civil, ni tercero
civilmente demandado
Recurso de casación
interpuesto por el
Ministerio Público, a
través del Agente Fiscal
abogado Vielmar Bernaú
Hernández Lemus,
contra la sentencia
dictada por la Sala
Tercera de la Corte
Apelaciones del ramo
Penal, Narcoactividad y
Delitos contra el
Ambiente, el diecisiete de
septiembre de dos mil
ocho.
116
En efecto, el tribunal de
apelación
obtuvo
como
fundamento para llegar a esa
conclusión, tanto los hechos
que se le presentaron por
parte del tribunal respectivo,
que
tuvo
ante
él
reproducidos, como también
los medios o elementos
probatorios acreditados al
final del debate.
Para
confirmarlo, se extrae lo
considerado sobre el mismo
en el folio cuarenta y nueve
(49) de la pieza de apelación
especial: “…el hecho de
manifestar duda sobre la
procedencia
de
algunos
frascos se hizo en sentido
general y no solo para
descartar
algún
trabajo
pericial o testimonial, sino
que también para considerar
y apreciar el conocimiento y
capacidades que por la
naturaleza del caso debe
existir en los involucrados
interna y externamente en el
negocio del sindicado y en
todo caso considerar la
posible responsabilidad de
éste. Por todo lo anterior,
concluye que las aparentes
contradicciones
que
aparecen en la motivación
sentencial, son tan solo ello,
y no constituyen el vicio que
pudiera hacerla inexistente o
anulable (…) El tribunal
explica que no quedó
acreditada la participación
del acusado en los hechos
que se le imputaron, pues,
14/06/2004
RECURSO DE
CASACION 226-2003.
CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA,
CAMARA
PENAL.
Recurso de casación
interpuesto
por
el
querellante
exclusivo,
Alejandro Alonso, único
apellido,
contra
la
sentencia dictada por la
Sala Décima de la Corte
de Apelaciones, el doce
de agosto dos mil tres.
El Tribunal Duodécimo de
Sentencia
Penal
del
departamento
de
Guatemala,
estimó
acreditado
el
siguiente
hecho: “Que la entidad TIC
INTERNACIONAL
SOCIEDAD ANÓNIMA, es
la legítima propietaria de las
marcas
INDUSTRIAL
COMERCIAL
S
ciento
noventa y cinco N, (S195N),
R ciento setenta y cinco N,
(R175N), R ciento ochenta
N, (R180N), SH quinientos
cuatro, (SH504) GOLDEN
DRAGON
Y
DISEÑO,
GOLDEN
DRAGON
Y
DISEÑO, Y SHANGHAI /
SH-654/504, sin embargo
no quedo probado que la
entidad
QUERELLADA
MAQUINSA, a través de su
Gerente
General
y
Representante
legal,
FUMIO YAZAWA KAMEDA,
y SU ADMINISTRADOR
UNICO, JOSE CARLOS
117
solo se acreditó su calidad de
propietario y se le admite no
haber denunciado que se le
haya
vendido
producto
ilegítimo
ya
que
tal
circunstancia no era de su
conocimiento, lo que se
desprende de lo declarado
por el Gerente General de la
Droguería La Merced que
también
distribuye
el
producto y fue incapaz en el
momento
oportuno
de
distinguir el producto que
comercializa entre el original
y el no original, y en razón
del principio de igualdad, el
procesado se encuentra en
las mismas condiciones (…)”
De ahí que no le asista la
razón jurídica al solicitante de
la casación.
El
querellante
Alejandro
Alonso,
único
apellido,
interpuso
recurso
de
casación por motivo de forma
e invocó como caso de
procedencia el contenido del
inciso 1 del artículo 440 del
Código
Procesal
Penal,
referente a "Cuando la
sentencia no resolvió todos
los puntos esenciales que
fueron objeto de la acusación
formulada. . ."; citando como
norma violada, el artículo 389
inciso 5 del Código Procesal
Penal.
Argumenta que la Sala
Décima de la Corte de
Apelaciones al pronunciar su
fallo, no conoció de la
apelación
especial
por
motivos de forma interpuesta
por él, no obstante haber
expuesto de forma clara,
precisa
y
concreta,
la
infracción del artículo 385 del
Código Procesal Penal, al no
POMES TIMEUS, hayan
utilizado y comercializado
productos con las aludidas
marcas.".
haberse observado las reglas
de la sana crítica razonada
con respecto a los medios o
elementos probatorios de
valor
decisivo,
lo
que
constituye un defecto de la
sentencia.
Esta Corte al realizar el
estudio comparativo entre el
argumento esgrimido y el
fallo recurrido, establece que
no le asiste la razón al
casacionista, por cuanto que
el Tribunal -ad quem- si
resolvió el motivo de forma
invocado, tal como se puede
observar a folio noventa y
seis (96) vuelta de la pieza
de segunda instancia. Es
necesario indicar, que si bien
la sentencia emitida por la
Sala Décima de la Corte de
Apelaciones no es favorable
a los intereses del apelante,
ello no significa que se haya
dejado de resolver sobre el
agravio reclamado en esa
instancia. En ese orden de
ideas, el recurso de casación
por el caso invocado deviene
improcedente.
– DEL CONTENIDO DEL
MEMORIAL
DE
DEMANDA: La parte actora
expuso que: el Registro y el
Ministerio incurren en error
SALA
QUINTA
DEL grave, al afirmar que
TRIBUNAL
DE
LO AVICORRAL
ENGORDE
CONTENCIOSO
PLUS
para
identificar
ADMINISTRATIVO:
alimentos para animales no
GUATEMALA, DOS DE podría
confundir
al
ABRIL DE DOS MIL consumidor de todos los
NUEVE.
productos que ampara la
clase cinco y treinta y uno,
de
la
Calificación
Internacional de Productos
y Servicios para el Registro
de las Marcas, la entidad
02/04/2009
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
29-2008
118
La demandante fundamenta
su demanda en el hecho de
que la resolución impugnada
declaró sin lugar el recurso
de revocatoria que interpuso
por la declaración que le
denegó
la
oposición
formulada en contra del
registro de la marca Avicorral
Engorde
Plus.
Para
determinar la juridicidad de la
resolución impugnada el
Tribunal debe realizar en
análisis
correspondiente
fundamentando el mismo en
Derecho, atendiendo a las
constancias del expediente
Alimentos para Animales,
Sociedad Anónima es titular
de las marcas inscritas en
el Registro de la Propiedad
Intelectual que se describen
a
continuación:
FINALIZADOR ENGORDE
PLUS, inscrita con el
número ochenta mil ciento
sesenta y cuatro ( 80164)
en la clase treinta y uno ,
desde
el
año
mil
novecientos noventa y seis,
para amparar sustancias
para la alimentación de
animales, y FINALIZADOR
ENGORDE
PLUS
Y
ETIQUETA, inscrita con el
número ciento cincuenta mil
novecientos setenta y cinco
en la clase treinta y uno,
desde el año dos mil siete,
para amparar sustancias
para la alimentación de
animales.
Abacorar
Engorde
Plus,
marca
solicitada por Plantaciones
del Sur, Sociedad Anónima,
pretende
amparar
exclusivamente sustancias
para la alimentación de
animales, productos que
corresponden a la clase
treinta y uno. El Registro
mediante su resolución
concede la inscripción de la
marca, argumentando que
AVICORRAL
ENGORDE
PLUS ampara solamente
alimentos para animales y,
que la marca propiedad de
la opositora y la solicitud en
trámite
pendiente
de
registro, amparan mucho
más que alimentos para
animales, pero incurre en
grave
error
al
no
contemplar que las marcas
FINALIZADOR ENGORDE
PLUS Y FINALIZADOR
119
administrativo,
y
los
originales de esta instancia.
Para el efecto considera
pertinente indicar que la
literal a) del artículo 21 de La
Ley de Propiedad Industrial,
regula que una marca es
inadmisible por derechos de
terceros y no puede
ser
registrada como tal, ni como
elemento de la misma
cuando el signo es idéntico o
similar a una marca o
expresión
de
publicidad
comercial
registrada
o
solicitada con anterioridad
por un tercero para los
mismos o similares productos
o servicios, o para productos
o servicios diferentes cuando
pudieran causar confusión o
crear un riesgo de asociación
con esa marca o expresión
de publicidad comercial. En
el
presente
caso
la
demandante se opone a la
pretensión que se tiene de
registrar
la
marca
AVICORRAL
ENGORDE
PLUS, exponiendo que no
está de acuerdo con el
criterio del registro porque
ENGORDE PLUS no es un
elementos
común
o
necesario en el comercio
para referirse a los productos
que comprende la clase
internacional treinta y uno.
Argumenta la demandante
que es titular de las marcas
inscritas en el Registro de la
Propiedad
Intelectual
FINALIZADOR
ENGORDE
PLUS
Y
FINALIZADOR
ENGORDE
PLUS
Y
ETIQUETA, por lo que se
incurre en grave error al no
contemplar que las marcas
citadas están registradas en
la clase treinta y uno, para
ENGORDE
PLUS
Y
ETIQUETA
están
registradas, en la clase
treinta y uno para identificar
alimentos para animales,
situación que se puede
constar
con
la
documentación que obra
dentro del expediente.
Alimentos para Animales,
Sociedad Anónima, usa las
marcas registradas para
distinguir los alimentos para
animales que produce y
comercializa. La naturaleza
de los productos que
pretende
amparar
AVICORRAL
ENGORDE
PLUS
en
idéntica
naturaleza de los productos
que amparan las marcas
registradas, por tanto a
Alimentos para Animales,
Sociedad Anónima le asiste
un derecho exclusivo de
conformidad con el artículo
treinta y cinco de la Ley de
Propiedad
Industrial,
Decreto Legislativo 57-07 y
sus reformas.
AVICORRAL ENGORDE
PLUS
en
un
signo
semejante
a
las
FINALIZADOR ENGORDE
PLUS Y FINALIZADOR
ENGORDE
PLUS
Y
ETIQUETA para identificar
la misma naturaleza de
productos.
ENGORDE
PLUS está desprovista de
la capacidad propia de una
marca
para
distinguir
productos, de la misma
naturaleza pero de distinto
titular.
La solicitud de
marca nueva, se podría mal
interpretar
como
una
variante de las marcas
registradas
e
indubitablemente el
120
identificar alimentos para
animales; asimismo que los
productos
que
pretende
amparar
AVICORRAL
ENGORDE PLUS es idéntica
a la naturaleza de los
productos que amparan las
marcas registradas por lo
que a la demandante le
asiste el derecho exclusivo
de conformidad con el
artículo 35 de la Ley de
Propiedad Industrial. Esta
Sala al revisar el expediente
administrativo observa que
efectivamente se pretende la
inscripción de la marca
AVICORRAL
ENGORDE
PLUS,
a
la
que
la
demandante
se
opuso
porque, como lo manifiesta
en la demanda, se incurre en
error al no contemplar que
las marcas FINALIZADOR
ENGORDE
PLUS
Y
FINALIZADOR
ENGORDE
PLUS Y ETIQUETA, ya están
registradas en la clase treinta
y
uno
para
identificar
alimentos para animales,
agregando que en
los
términos ENGORDE PLUS
está desprovista de la
capacidad propia de una
marca
para
distinguir
productos, de la misma
naturaleza pero de distinto
titular, además de que, la
marca nueva se podría mal
interpretar como una variante
de las marcas registradas e
indubitablemente
el
consumidor habrá de asociar
unos productos con los otros.
El Registro de la Propiedad
Industrial al resolver sobre la
oposición
la
estimó
improcedente,
fundamentándose que, tanto
la marca que se solicita
consumidor
habrá
de
asociar unos productos con
otros.
EL
MINISTERIO
DE
ECONOMIA contestó en
sentido
negativo
la
demanda, y estableció que
el
signo
distintivo
AVICORRAL
ENGORDE
PLUS,
solicitado
como
marca
para
amparar
productos comprendidos en
la clase treinta y uno, puede
coexistir pacíficamente en
el
ámbito
comercial
guatemalteco sin ocasionar
confusión y en el público
consumidor en relación a
las marcas de la opositora
registradas para amparar
productos comprendidos en
las clases cinco y treinta y
uno y la solicitud de registro
del distintivo toda vez que
entre
las
marcas
en
conflicto, lo que comparten
son
los
términos
ENGORDE Y PLUS los
cuales son términos de uso
común y, además, la marca
solicitada
distingue
exclusivamente sustancias
para la alimentación de
animales,
las
denominaciones
en
conflicto
pueden
distinguirse una de la otra
sin hacer incurrir en error y
confusión
de
los
consumidores,
además
consideró que los términos
ENGORDE Y PLUS que
sirven de fundamento a la
oposición planteada por la
entidad opositora, por el
hecho de ser palabras de
uso genérico, se convierten
en marcas débiles y por
consiguiente
difícil
de
proteger de otras marcas
121
inscribir, como las marcas ya
registradas, son de las que la
ley de la materia en su
artículo 38, califica como
marcas
complejas,
así
cuando la marca consista en
una etiqueta u otro signo
compuesto por un conjunto
de elementos nominativos o
gráficos, la protección no se
extenderá a los elementos
contenidos en ella que
fuesen de uso común o
necesario en el comercio y al
haber realizado el análisis de
los signos en conflicto
contemplándolos
en
su
conjunto, no separando cada
uno de sus elementos
contitutivos
llegó
a
convencerse que la marca
solicitada de inscripción, no
es idéntica ni similar y por lo
tanto no es susceptible de
confundirse con las marcas
complejas ya inscritas y las
solicitadas por la entidad
opositora.
También
el
Ministerio de Economía al
resolver el recurso de
revocatoria lo declaró sin
lugar basándose en que la
denominación AVICORRAL
ENGORDE
PLUS,
con
relación
a
las
marcas
registradas
FINALIZADOR
ENGORDE PLUS en la clase
cinco y treinta y uno y la
solicitud de inscripción del
distintivo
FINALIZADOR
ENGORDE PLUS ALIANZA
Y ETIQUETA, en clase
treinta y uno, cuya titular es
la
entidad
ALIMENTOS
PARA
ANIMALES,
SOCIEDAD ANONIMA, lo
que comparten son los
términos ENGORDE PLUS,
palabras genéricas, o de uso
común, además, la marca
que estén combinadas con
éstas
palabras,
pues
ninguna persona puede
atribuirse exclusividad de
términos genéricos, en
perjuicio de la colectividad.
Y determinó que no existe
semejanza gráfica, fonética
o ideológica entre el
distintivo
AVICORRAL
ENGORDE PLUS solicitado
para amparar productos
comprendidos en la clase
treinta y uno y las marcas
registradas FINALIZADOR
ENGORDE PLUS a favor
de la demandante así como
la solicitud de inscripción
del
distintivo
FINALIZADOR ENGORDE
PLUS
ALIANZA
Y
ETIQUETA para amparar
productos comprendidos en
la misma clase treinta y
uno, razón por la cual
estimó otorgarle protección
registral
al
distintivo
solicitado como marca.
LA
PROCURADURÍA
GENERAL DE LA NACIÓN.
Evacuó
la
audiencia
conferida y contestó en
sentido
negativo
la
demanda manifestando que
los argumentos sustentados
por la entidad demandante
carecen de asidero legal, ya
que entre las marcas
registradas y la que se
pretende registrar, existen
suficientes
elementos
distintivos que impiden que
en
un
momento
determinado
el
público
consumidor asocie el origen
empresarial de ambos,
pues el representante de la
entidad ALIMENTOS PARA
ANIMALES,
SOCIEDAD
ANONIMA, confunde la
122
solicitada
distingue
exclusivamente
sustancias
para la alimentación de
animales, y también tomó en
cuenta el principio de visión
de conjunto a través del cual
se debe ver la totalidad de
los elementos integrantes de
cada
denominación
confrontándola
sin
descomponer sus unidades y
que el signo que se pretende
registrar difiere de las marcas
de la opositora, tanto gráfica
como fonéticamente, por lo
que
estimó
que
las
denominaciones en conflicto,
son
susceptibles
de
distinguirse una de la otra,
sin hacer incurrir en error y
confusión
a
los
consumidores. Este Tribunal
advierte, por una parte, que
de conformidad con el
artículo 38 de la Ley de
Propiedad Industrial, cuando
una marca consista en una
etiqueta
u
otro
signo
compuesto por un conjunto
de elementos nominativos o
gráficos, la protección no
puede extenderse a los
elementos contenidos en ella
que fuesen de uso común o
necesario en el comercio, así
en el presente caso, observa
que, efectivamente lo que se
comparte, tanto las marcas
registradas, como la que
pretende su registro, son los
términos ENGORDE PLUS
palabras que esta sala
considera como genéricas o
de uso común; y por la otra
que de conformidad con la
literal c) del artículo 29 del
cuerpo legal citado, en caso
de marcas que tengan
radicales genéricos o de uso
común, el examen
clase con que están
registradas sus marcas, y
hasta confunde el nombre
de su marca, ya que
transcribe que ambas son
de la clase treinta y uno,
siendo una de ellas clase
cinco, y teniendo la última
de ellas el distintivo de
FINALIZADOR ENGORDE
PLUS
ALIANZA
Y
ETIQUETA
Sentencia
del
06/06&1989.117
CSJ
Se alegaba violación de Ley
por aplicar dichas
convenciones vigentes.
Sentencia de 24/11/1992. Oposición al registro
Contencioso
marcario, art. 66 literal d)
Administrativo
del Convenio
Centroamericano para
protección de la Propiedad
Industrial
La acción de competencia
desleal no fue objeto del
proceso.
comparativo debe hacerse
con énfasis en los elementos
no genéricos o distintivos,
como sucede en este asunto
donde al hacerse el examen
comparativo se determina
que existe diferencia entre
“Finalizador Engorde Plus”,
“Finalizador Engorde Plus
ALIANZA y Etiqueta” y
“Avicorral Engorde Plus”, que
los hace distintos desde el
punto de vista gráfico, y
fonético, lo que impide que el
consumidor los asocie por su
origen empresarial y como
consecuencia no exista un
riesgo de confusión. En virtud
de lo anteriormente analizado
este tribunal concluye que la
demanda
deviene
improcedente
así
debe
declararse.
El TCA sí consideró y aplico
las
disposiciones
del
Convenio Centroamericano
para la Protección de la
Propiedad Industrial y la
Convención
General
Interamericana
para
la
Protección
Marcaria
y
Comercial.
No
existe
semejanza
fonética, ni ideológica entre
las denominaciones, AGUA
DE FLORIDA y AGUA DE LA
VIDA, por lo que no es
aplicable el artículo 10 literal
p)
del
Convenio
Centroamericano.
DE LEÓN MOLINA, Rodolfo, “Informe de Guatemala: Jurisprudencia sobre Derechos de Propiedad
Intelectual”, Seminario Regional sobre Propiedad Industrial para Jueces y Fiscales de América Latina,
Madrid,
18
al
22
de
noviembre
de
2002,
disponible
en
http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/ponen/sem_jueces_02/informes/INF_GUATEMALA.pdf(Fec
ha de consulta: 06/06/2013)
117
123
Expediente No. 157- El recurrente solo alega
2000, sentencia de 20 de genéricamente aplicación
febrero
de
20001, indebida de los artículos.
ContenciosoAdministrativo
Sentencia de 25/06/1974,
ContenciosoAdministrativo
La sentencia examinada
infringía presuntamente los
arts. 1º, 3º, 7º, en sus
incusos 7 y 10 de la
normativa marcaria
mencionada.
Sentencia No. 40-95, de NATALIN y NATALAC
fecha 23 de agosto de tienen similitud
19995,
ContenciosoAdministrativo
Expediente No. 128-97, Semejanza gráfica.
fecha de la sentencia Oposición al registro de
19/05/1998, Contencioso- marca.
Administrativo.
124
No viola los arts. 7, 10
incisos o) y p), 23 y 154 del
Convenio Centroamericano,
si se deniega la inscripción
de una marca que ya fue
inscrita con anterioridad para
amparar
productos
alimenticios de la misma
naturaleza, por ser un acto
de competencia desleal.
La ley no admite el registro
de marcas que produzcan
confusión o imiten a las ya
registradas, conforme a la
Ley de Marcas, Nombres y
Avisos Comerciales, Decreto
Gubernativo No. 882.
Pueden coexistir dos marcas
entre las cuales existe alguna
similitud si las mismas no
llegan a incidir a error u
originar confusión entre el
público consumidor, dada la
característica especial de los
productos farmacéuticos, que
exigen una atención
particular.
Para juzgar el parecido
gráfico o fonético de
productos químicos,
farmacéuticos o biológicos,
juez debe atenerse a los
elementos comunes más que
a las diferencias, con un
criterio más liberal que el que
se aconseja en otros
sectores, para no entorpecer
el desarrollo de la industria
farmacéutica (David Rangel
Medida, Tratado de Derecho
Marcario, p. 276, México,
1960).
Para
que
prospere
la
oposición al registro de una
marca, conforme al artículo
10 inciso p) debe
demostrarse
que
puede
inducir a error u originar
confusión respecto de la
marca, por su semejanza
gráfica, fonética o ideológica,
y que se refiere a productos,
mercancías
o
servicios
comprendidos en la misma
clase.
La confesión de PRICASA no
es suficiente para que el
juzgador pueda determinar si
en lo distintivo se da una
semejanza gráfica, fonética e
ideológica.
PEPSI no está registrada en
la clase treinta, la marca
PEPSICO y DIBUJO A
OLORES y la marca “12939”
no hay semejanza gráfica.
Expediente No. 112-96,
30 de enero de 1997,
ContenciosoAdministrativo
Oposición al registro, uso o
depósito de una marca.
Prueba de todos los
elementos del artículo 7º de
la Convención
Interamericana de Protección
Marcaria y Comercia, el
inciso 6º del artículo 3º de la
Convención dice que la
marca no puede establecer
entre sus elementos
distintivos principales frases,
nombres o lemas que
constituyan nombre
comercial o parte esencial o
característica del mismo.
DETECTO es nombre
esencial y razón social. La
documentación presentada
es suficiente para probarlo.
Expediente Número 2-95, Oposición a la inscripción
sentencia de 12/07/1995, de una marca rehistrada en
Contenistrativo
un tercer país.
125
Oposición por semejanza de
marca
Es insuficiente el registro de
una marca conforme al
artículo 7 de la Convención
General Interamericana de
Protección Marcaria y
Comercial, si no se cumple
con probar que quien
pretende inscribir la marca en
Guatemala, tenía
conocimiento de la existencia
y uso y probar también que la
marca se usuba y aplicaba y
continúa usándose y
aplicándose a productos o
mercancías de la misma
clase, en el país de origen,Expediente Número 157- Competencia desleal
2000, sentencia de 20 de
febrero
de
2001,
Contencioso
administrativo
Las boquitas, plataninas y
papalinas de la marca
“BakonKrisp” pueden ser
elaboradas por métodos
distintos, es decir, boquitas
hechas a base de carne o a
base de harinas, por lo que
se protege la marca
registrada a favor de
Productos Alimenticios René,
S.A., por lo que si se
autorizara su registro sería
un acto de desleal
competencia en contra de la
segunda.
Expediente Número 27- Oposición a registro
95,
sentencia
de
13/06/1995, Contencioso
administrativo
No hay violación al artículo 7
del Convenio
Centroamericano para la
Protección de la Propiedad
Industrial, cuando la violación
se hace consistir en la
similitud de una marca
registrada con otra cuyo
registro se está solicitando,
ya que dicho artículo se limita
a expresar el concepto de
marca.
ARCOS
y
DISEÑO
y
HARCO, se acompaña los
títulos de inscripción y
revistas y publicaciones que
contienen publicidad de la
marca
como
prueba
documental suficiente.
Expediente Número 17799, sentencia de 7 de
febrero de 2000,
Contencioso
Administrativo
Casación, error apreciación
de pruebas
126
Expediente Número 10694, sentencia de 05 de
septiembre de 1995,
ContenciosoAdministrativo
Casación, infracción de ley
Expediente Número 11296, 30 de enero de 1997,
Contencioso
Administrativo
Oposición a registro
marcario por pérdida del
derecho
Sentencia de 06/06/1989,
Contenciosoadministrativo
Oposición
Expediente Número 2795, de 13 de junio de
1995, ContenciosoAdministrativo
Expediente Número 11994, de 03 de octubre de
1995, ContenciosoAdministrativo
Expediente Número 13598, de 17 de noviembre
de 1998, Contencioso
Administrativo
Oposición
CHOCO
CRUNCHIS
se
encuentra conformado por
dos palabras, por lo que el
estudio comparativo con la
marca registrada “CRUNCH”
no puede hacerse separando
las palabras de la marca, ya
que se estará destruyendo la
marca. Una de las palabras
de la marca compuesta es
genérica, que no incluye la
registrada.
No tener vigente el derecho
por no renovación, no es
suficiente que la marca sea
conocida en el país o en
otros.
BU-CLIN,
semejanza
fonética,
identidad
de
fonemas y similitud de la
acústica completa
Litanín y Ritalina, no hay
semejanza gráfica, fonética o
ideológica
Oposición
BON BON BU y la marca
BUM no hay semejanza.
Oposición
ZAMACORT y SANACORT,
semejanza fonética por la
confusión fonética cultural en
Guatemala
(guatemalteco
común y corriente) entre la S
y la Z, además de la
semejanza gráfica en la M y
N
QUESIFRITOS y FRITOS, se
prohíben
los
términos
descriptivos (queso está
frito), aunque FRITOS de
uso común (lo cual sucedió
bajo el imperio de una ley
anterior antes de entrar en
vigencia
el
Convenio
Centroamericano)
se
encuentra inscrita no pueden
aceptarse
otras
formas
compuestas derivadas.
Expediente Número 13- Inscripción de marca
96, de 11 de noviembre descriptiva
de 1996, Contencioso
Administrativo.
127
Expediente Número 11- Competencia desleal
95, de 28 de septiembre
de 1995, Civil118
Casación Civil
Expediente No. 1822000, 5 de julio de 2000
Competencia desleal,
imitación de marca notoria.
Expediente Número 7393, Civil, de 16 de marzo
de 1994.
Cancelación de marca
RECURSO DE
CASACIÓN 295-2000,
DE 15 DE OCTUBRE DE
2001.
Demanda entre
licenciatarios
supuestamente
concurrentes.
No incurre en competencia
desleal la persona que utiliza
una denominación genérica
como uno de los elementos
que conforma el nombre
comercial
de
su
establecimiento
Protección de productos
farmacéuticos-cosméticos
identificados con la marca
SPORT CLASSIC y
CUATRO ROSAS y DISEÑO,
como productos de marca
notoria en el mercado
nacional.
Se trata de un producto de
clase marcaria similar.
El registro posterior de una
marca previamente inscrita
en otro Estado suscriptor de
la Convención General
Interamericana de
Protección Marcaria y
Comercial (art. 16) adolece
de nulidad absoluta y su
cancelación está
determinada por el artículo
1301 del Código Civil (ley de
orden público internacional).
OSHKOSCH B´GOSH INC.
contra Estilos de Moda, S.A.
Acción de nulidad d marca no
procede cuando por
sentencia se ordena al
registro de la Propiedad
Industrial operar el traspaso
de una marca, con efecto
anteriores a una anotación
de demanda operada sobre
la inscripción, puesto que no
se demandado al legítimo
titular de la marca
REEBOK.
BARREDA VALENZUELA, Roberto Eduardo, “Tendencias más recientes sobre la jurisprudencia en
materia de propiedad intelectual en la República de Guatemala”, Segundo Seminario Regional sobre
Propiedad Intelectual para Jueces y Fiscales de América Latina, Madrid, 25 a 28 de noviembre de 2003,
disponible
en
http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/ponen/sem_jueces_03/informes/guatemala.pdf
(Fecha de consulta: 06/06/2013).
118
128
Sentencia de 26 de Error de derecho en la
septiembre de 1995, Civil apreciación de la prueba de
expertos. Dictamen no
ratificado sino presentado
con firma autenticada.
Recurso de Casación Competencia desleal
Número 83-94, Civil, 21
de abril de 1994
Similitud de productos
(NIVEA MILK”, “NOVIA
MILK”
Envase de forma de gota en
color azul, que complementa
a la denominación NOVIA,
forma de uso general.
NIVEA CREME y NOVIA
CREMA
Figura del círculo azul con
letras blancas en ambos
productos.
129
FORMULARIOS DE SOLICITUD, DEPARTAMENTO DE MARCAS, REGISTRO DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL
130
131
132