San Salvador, a las quince horas y diez minut

291-2006
ce
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA: San Salvador, a las quince horas y diez minutos del dieciséis de diciembre de dos mil
nueve.
El presente juicio ha sido promovido por TROPICFLAVORS, SOCIEDAD ANÓNIMA
DE CAPITAL VARIABLE, del domicilio de San Salvador, por medio de su apoderado
licenciado Rafael Alfaro Ramírez, en contra de la Dirección de Propiedad Intelectual del Centro
Nacional de Registros, por el acto pronunciado a las catorce horas quince minutos del veintiuno
de septiembre de dos mil seis, mediante el cual confirmó la resolución emitida a las trece horas
veintisiete minutos del cuatro de abril de ese mismo año, en la que se acogió la oposición
presentada por Industrias La Constancia Sociedad Anónima de Capital Variable, en las
diligencias de registro de la marca GRANDE.
Han intervenido en el juicio: la parte actora, en la forma antes indicada; el Director
Registral de Propiedad Intelectual del Centro Nacional de Registros, como parte demandada; la
sociedad Industrias la Constancia, Sociedad Anónima de Capital Variable, que puede abreviarse
Industrias La Constancia S.A. de C.V., por medio de su apoderada general judicial licenciada
Morena Guadalupe Zavaleta Nova, como tercera beneficiaria con el acto administrativo
impugnado; y, la licenciada Eugenia Guadalupe Sosa Salazar, en calidad de Agente Auxiliar
delegada del Fiscal General de la República.
I. CONSIDERANDOS:
A. ANTECEDENTES DE HECHO.
ALEGATOS DE LAS PARTES.
1. DEMANDA.
a) Actos impugnados y autoridades demandadas.
La sociedad TROPICFLAVORS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,
dirigió su pretensión contra el Director Registral de Propiedad Intelectual del Centro Nacional de
Registros, por haber pronunciado la resolución descrita en el preámbulo de esta Sentencia.
b) Circunstancias.
Relató el apoderado de la sociedad demandante que el veinte de octubre del año dos mil
tres, solicitó al Registro de la Propiedad Intelectual la inscripción de la marca de fábrica
GRANDE, para amparar productos como aguas gaseosas, clasificadas en la clase 32 del Arreglo
de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las
Marcas. Por lo que el diez de diciembre de ese mismo año, se publicó en el Diario Oficial la
solicitud del trámite requerido.
Que al darse cuenta de la solicitud presentada, Industrias La Constancia, Sociedad
Anónima de Capital Variable por medio de su Apoderada Especial licenciada Morena Guadalupe
Zavaleta Nova, presentó escrito de oposición contra la referida inscripción, por considerar que su
registro está prohibido de conformidad al artículo 8 literal d) de la Ley de Marcas y Otros Signos
Distintivos.
La
demandante
enfatizó
que
el
escrito
en
referencia
fue
presentado
extemporáneamente, debido a que el plazo para interponer oposición había vencido el nueve de
febrero de dos mil cuatro.
El apoderado de la demandante agregó que, el funcionario registral admitió la oposición
resolviendo que la marca GRANDE podía considerarse como una cualidad o característica que
puede calificar o describir los productos amparados por la marca que se pretende inscribir, por lo
tanto estableció que dicho término caía dentro de la prohibición establecida en el artículo 8 literal
d) de la Ley antes mencionada.
Señaló que no estaba de acuerdo con la decisión tomada, por lo que presentó Recurso de
Apelación ante el Director del Registro de Propiedad Intelectual, y éste el veintiuno de
septiembre de dos mil seis, resolvió confirmar la resolución pronunciada, mediante la cual se
acogió la oposición presentada por Industrias La Constancia S.A. de C.V.
c) Argumentos jurídicos de la pretensión.
La parte actora hizo recaer la ilegalidad del acto impugnado en los siguientes aspectos:
a) Violación al artículo 8 de la Constitución de la República, en razón de que en las
diligencias promovidas en el Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos del Registro
de Propiedad Intelectual a fin de registrar la marca Grande, se tuvo por parte a Industrias la
Constancia, Sociedad Anónima de Capital Variable, por medio de su apoderada especial
licenciada Morena Guadalupe Zavaleta Nova, sin ser legítimo contradictor otorgándole
capacidad procesal para intervenir en dicho procedimiento.
b) Violación al artículo 16 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que en
dicha disposición se establece que cualquier persona que alegue tener un interés legítimo podrá
objetar y oponerse al registro. Sin embargo, Industrias La Constancia, S.A. de C.V., intervino en
el incidente de oposición sin haber comprobado el interés legítimo que exige la Ley.
Al respecto menciona que si Industrias La Constancia, S.A. de C.V., fuera titular de
productos aguas gaseosas amparados por la clase 32, entonces sin lugar a dudas se estaría en
presencia de un interés legitimo para oponerse al registro de la marca solicitada, pero en este caso
los productos son totalmente diferentes.
c) Violación al Derecho de Propiedad y el de Seguridad Jurídica, regulados en el artículo
2 de la Constitución de la República, ya que dejan en suspenso la propiedad de la marca
GRANDE, se ha dado origen a un antecedente peligroso violando la seguridad jurídica, al
permitir que sociedades que no tiene ningún interés legitimo intervengan en las Diligencias de
Inscripción de Marcas dilatando intencionalmente el proceso de su registro.
d) Violación a los artículos 1130 y 1131 del Código de Procedimientos Civiles, debido a
que en los mismos se menciona que las nulidades que consistan en falta de citación o
emplazamiento para contestar la demanda, en incapacidad absoluta o ilegitimidad de las partes
que han intervenido en el juicio no podrán cubrirse ni aún por expreso consentimiento de las
mismas y deberá declararse a pedimento de éstas o de oficio en cualquiera de las instancias,
aunque no se hubiere reclamado en el tiempo correspondiente.
Por lo que en el presente caso existe nulidad en el procedimiento consistente en la falta de
capacidad absoluta o ilegitimidad por parte de Industrias La Constancia, Sociedad Anónima de
Capital Variable al no haber probado su interés legitimo. Por lo tanto considera que los artículos
del Código de Procedimiento Civil mencionados sirven de soporte para que se declare la nulidad
de los actos impugnados, ya que éstos son el resultado de un incidente viciado de ilegalidades.
d) Petición: El apoderado de la Sociedad demandante pidió que se suspendieran
provisionalmente los efectos del mismo, y que en sentencia definitiva se declarara la ilegalidad
del acto administrativo impugnado.
2. ADMISIÓN DE LA DEMANDA.
La demanda y su ampliación fue admitida. Se tuvo por parte a la sociedad
TROPICFLAVORS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, por medio de su
apoderado doctor Rafael Alfaro Ramírez, se ordenó notificar la existencia de este proceso a
INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. de C.V., tercera beneficiaria de los actos impugnados a
fin de garantizarle el derecho de audiencia. No se suspendió provisionalmente la ejecución de los
efectos del acto administrativo impugnado, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 17 de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Se requirió el primer informe a la autoridad
demandada, la cual al contestarlo lo hizo en sentido positivo.
3. INFORMES.
Se ordenó la notificación del presente proceso al Fiscal General de la República, para los
efectos del artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y se requirió a la
parte demandada, rendir nuevo informe con las justificaciones de la legalidad del acto
administrativo impugnado. Además en esta etapa la autoridad demanda remitió el expediente
administrativo requerido, el cual como consta a folio 37 se tuvo por recibido.
El Director del Registro de Propiedad Intelectual, al rendir su informe justificativo
manifestó que el fundamento legal para confirmar la resolución pronunciada por el Registrador
Auxiliar del Registro es porque en ella se establece que la marca GRANDE describe cualidades
del producto que pretende amparar la parte actora, porque refiere que el contenedor -el envase- y
su contenido sugieren el calificativo grande en tamaño y en calidad y por principio legal las
acepciones que califican no se inscribirán en cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 8
literal d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. En virtud de eso, considera que es legal
el acto impugnado.
4. TÉRMINO DE PRUEBA.
Se dio intervención a la licenciada Eugenia Guadalupe Sosa Salazar, en carácter de agente
auxiliar delegada del Fiscal General de la República y el juicio se abrió a prueba por el término
de Ley.
La parte demandante así como la autoridad demandada no hicieron uso de esta etapa
procesal.
5. TRASLADOS.
De conformidad al artículo 28 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, se
corrieron los traslados correspondientes.
La parte demandante al contestar sus alegatos reiteró los argumentos planteados en su
demanda e insistió que la Seguridad Jurídica, el Debido Proceso y el Derecho a la Propiedad le
han sido vulnerados.
El Director Registral del Centro Nacional de Registros, no contestó el traslado conferido
dentro del término de legal establecido, pese a su legal notificación; en consecuencia se le impuso
la multa correspondiente.
La representación fiscal opinó que la autoridad demandada ha actuado conforme a la Ley,
debido a que al revisar el significado de la marca grande se concluye que es una palabra
excesivamente descriptiva de una cualidad que tienen los productos que pretende amparar, por lo
que se encuentra dentro de las prohibiciones del artículo 8 literal d) de la Ley de Marcas y Otros
Signos Distintivos.
En esta etapa, se mostró parte en el presente proceso como tercera beneficiaria con los
actos administrativos impugnados, Industrias La Constancia, Sociedad Anónima de Capital
Variable, por medio de sus apoderada general judicial licenciada Morena Guadalupe Zavaleta
Nova, quien alegó lo siguiente: Que su representada presentó oposición fundamentándose en lo
establecido en el artículo 8 literal d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que
establece que la palabra GRANDE no puede ser registrada debido a que en la disposición
mencionada se establece que no podrá ser registrado ni usado como marca o como elemento de
ella, un signo o una indicación que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna
característica del producto o del servicio de que se trate.
Manifestó que la eventual inscripción de la marca GRANDE debido a que es un término
descriptivo causaría un perjuicio a su mandante y cualquier otra empresa fabricante de bebidas,
puesto que la sociedad demandante tendría exclusividad sobre dicho término.
Por último, menciona que la resolución que acogió la oposición presentada y que
posteriormente fue confirmada, están suficientemente motivadas y argumentadas ya que en ellas
se determina que inscribir la marca GRANDE contraviene el artículo 8 literal d) de la Ley en
mención.
B. FUNDAMENTOS DE DERECHO.
1. OBJETO Y LÍMITES DE LA PRETENSIÓN.
a) Actos impugnados.
El objeto de controversia en el presente caso es la resolución emitida por la Dirección de
Propiedad Intelectual del Centro Nacional de Registros a las catorce horas quince minutos del
veintiuno de septiembre de dos mil seis, mediante la cual se confirmó la resolución emitida a las
trece horas veintisiete minutos del cuatro de abril del mismo año, que acogió la oposición
presentada por Industrias La Constancia Sociedad Anónima de Capital Variable, en las
diligencias de registro de la marca GRANDE.
La parte actora hace recaer la ilegalidad de las resoluciones impugnadas en los siguientes
aspectos:
a) Violación al artículo 8 de la Constitución de la República.
b) Violación al artículo 16 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.
c) Violación al Derecho de Propiedad y el de Seguridad Jurídica, regulados en el artículo
2 de la Constitución de la República.
d) Violación a los artículos 1130 y 1131 del Código de Procedimientos Civiles.
b) Límites de la pretensión.
En base a los argumentos de ilegalidad planteados por TROPICFLAVORS, S.A. de C.V.,
este Tribunal advierte que la controversia del presente caso se circunscribirá a determinar: a) Si la
sociedad Industrias la Constancia, S.A. de C.V., se encontraba legitimada para intervenir
presentando oposición al registro de la marca GRANDE solicitada por la sociedad demandante,
tal como lo exige el artículo 16 de la Ley de Marcas y de Otros Signos Distintivos y si su
intervención dentro del proceso no se hizo de forma extemporánea; b) si se vulneró el Derecho de
Propiedad, y el de Seguridad Jurídica regulados en el artículo 2 de nuestra Constitución; y c)
comprobar si la marca de fábrica a inscribir se encuentra entre las permitidas por la Ley.
2. NORMATIVA APLICABLE.
Los hechos acaecidos en sede administrativa se encuentran sometidos a lo regulado por:
a) Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, creada mediante Decreto Legislativo
número ochocientos sesenta y ocho, del seis de junio de dos mil dos, publicada en el Diario
Oficial número ciento veinticinco, tomo trescientos sesenta y cinco, publicado el ocho de julio de
ese mismo año; y,
b) Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para
el Registro de las Marcas, creado el quince junio de mil novecientos cincuenta y siete, revisado
en Estocolmo el catorce de julio de mil novecientos sesenta y siete, y en Ginebra el trece de mayo
de mil novecientos setenta y siete, y finalmente modificado el veintiocho de septiembre de mil
novecientos setenta y nueve.
3. ANÁLISIS DEL CASO.
Para poder determinar si los actos controvertidos adolecen de las ilegalidades señaladas
por la parte actora, este Tribunal considera pertinente analizar el procedimiento a seguir para
inscribir una marca de fábrica.
A) DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE MARCAS.
En el capítulo II, de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos se establece el
procedimiento a seguir para la inscripción de nombres comerciales de la siguiente forma:
a)
El interesado debe presentar una solicitud de inscripción ante el Registrador
correspondiente, cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo 10;
b)
El Registrador procederá a comprobar si el nombre comercial (cuyo registro se está
pidiendo) está o no dentro de las prohibiciones comprendidas en los artículos 8 y 9; lo anterior,
en atención a la obligación prescrita por el artículo 14; en caso de no encontrarse en ninguna de
las situaciones previstas, el Registrador admitirá la solicitud (la cual se asienta en el Libro de
Presentaciones del Registro); luego, se manda a publicar la solicitud de inscripción en el Diario
Oficial y en uno de los diarios de mayor circulación nacional por tres veces, de acuerdo a los
requisitos y parámetros indicados en el artículo 15;
c)
El artículo 16 establece un plazo de dos meses, contados a partir de la primera publicación
en el Diario Oficial, para que cualquier persona con interés legítimo objete la solicitud y se
oponga a la inscripción del nombre comercial, cumpliendo con el requisito del artículo 17;
d)
El Registrador en caso de admitir la oposición, le comunicará al solicitante de la inscripción
de la marca, la existencia de la misma y este último tendrá dos meses contados desde la fecha de
notificación, para contestar la oposición; y,
e) El Registrador, tomando en cuenta los argumentos de ambas partes, resolverá sobre la
procedencia de la oposición, de acuerdo a lo establecido en el artículo 18.
Una vez revisado el procedimiento a seguir es importante examinar si las autoridades
incumplieron el artículo 16 de la Ley en comento, que regula que toda persona que se oponga al
registro de una marca debe de tener interés legítimo en ello, para poder intervenir en esa clase de
trámites.
B) DEL INTERES LEGITIMO EN EL PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCION DE
MARCAS, ARTICULO 16 DE LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS
DISTINTIVOS.
Dentro de un procedimiento administrativo intervienen como parte interesada, el
administrado quien ejerce su derecho subjetivo o interés legítimo, la Administración Pública
quien tramita y resuelve y en algunos casos un tercero quien puede intervenir al verse afectado
con la decisión de la Administración. Del tercero se exige que alegue en el procedimiento un
interés propio y que el interés invocado sea "legítimo", aunado a ello el encontrarse legitimado
para realizar peticiones y ejercer derechos ante la Administración Pública, es decir, que tenga
capacidad para ser parte y capacidad procesal.
Es así que en el artículo 16 de la Ley de Marcas prescribe lo siguiente: "durante los dos
meses siguientes a la fecha de la primera publicación en el Diario Oficial del aviso a que hace
referencia el artículo anterior, cualquier persona que alegue interés legítimo podrá objetar la
solicitud y oponerse al registro: a) Por considerar que el signo que se pretende inscribir se haya
comprendido en las prohibiciones contempladas en los artículos 8 y 9 de la presente ley; (...) El
opositor podrá comparecer por sí, con firma y sello de Abogado director, o por medio de
mandatario que también deberá ser Abogado de la República". (negrillas suplidas).
Obviamente, el fundamento de este requisito es la defensa de la buena fe y del resguardo
de las actividades económicas legítimas y no especulativas. Hacerlo de otra manera sería abrir la
puerta al registro y oposición indiscriminado y abusivo de marcas por personas titulares que no
tienen ninguna relación con la clase y consecuencias de la misma. El momento en el cual debe
evaluarse la existencia del interés legítimo, es en el de la presentación de la solicitud o de la
oposición.
En general el Doctrinario Eduardo Grasso define el interés como "la relación entre una
necesidad y el bien para poder satisfacerla. Otra parte de la doctrina estima que el interés es
una posición del sujeto hacia un bien de la vida, que puede o no estar protegido por el derecho.
Para promover un proceso es necesario invocar la lesión de un interés protegido por el derecho,
esto es, un agravio provocado por la conducta ilícita del otro, que perjudique el interés del
actor". (Citado en Pérez Cornejo, L: "La Defensa Judicial de los Intereses Ambientales",
Editorial Lex Nova S.A., Valladolid, 2003, página 29).
Jurídicamente, el interés es la pretensión fundada o que puede fundarse en derecho; en tal
sentido se afirma que es la medida de las acciones en juicio.
El "interés legítimo" ha de ser entendido como un interés en sentido propio, cualificado o
específico. De manera que tanto el derecho subjetivo y el interés legítimo son dos grados
paralelos de protección que el ordenamiento jurídico otorga a los individuos frente al agravio que
les puede causar el comportamiento ilegítimo de la Administración Pública.
Ahora bien se afirma que interés legítimo puede identificarse con cualquier ventaja o
utilidad jurídica, propia, cualificada y específica, como aquél interés, reconocido y protegido por
el ordenamiento jurídico, confiriendo a su titular la posibilidad de actuar para exigir su
satisfacción. Mediante el mismo, se tiende a mantener la legalidad de una situación jurídica de la
que el sujeto participa concurrentemente con otras personas, con la finalidad de obtener el
cumplimiento de la Ley que garantiza un interés general.
Este interés es siempre presupuesto del derecho subjetivo -poder atribuido a una voluntad
individual, es una esfera en la cual reina soberanamente la voluntad de una persona-. El interés
legítimo tiene una connotación y protección jurídica más débil que el derecho subjetivo,
encontrándose en una posición intermedia entre esta última y el interés simple. En tal sentido éste
viene a cubrir y legitimar.
Por otro lado sostienen "interés legítimo es aquella posición de ventaja otorgada a un
sujeto en orden a un bien concreto, objeto de una potestad administrativa y que consiste en la
atribución al referido sujeto de poderes dirigidos a influir sobre el correcto ejercicio de la
potestad administrativa, para así hacer efectivo el interés sobre el bien". (Roberto Enrique
Rodríguez Meléndez, Titulo: Intereses y Tutela Constitucional, Revista del Centro de
Documentación Judicial).
En razón a lo anterior toda persona física o jurídica, privada o pública, que sea titular de
un interés legítimo está definitivamente legitimado para poder formular frente a la
Administración cuantas pretensiones fuesen necesarias para la defensa de sus derechos e intereses
legítimos.
Por lo tanto, en el presente caso es preciso considerar por una parte la incidencia del acto
atacado sobre la sociedad demandante y por otra parte la situación del tercero beneficiario con
relación al acto, determinando con ello la existencia de un interés legítimo.
Al revisar el escrito de oposición presentado por la licenciada Morena Guadalupe
Zavaleta Nova, como apoderada especial de la Sociedad Industrias La Constancia, S.A. de C.V.,
el día diez de febrero de dos mil cuatro, agregado a folio 14 del expediente Administrativo
número 36047 del Registro de Propiedad Intelectual del Centro Nacional de Registros, se colige
que éste fue presentado en el término exigido por la Ley, debido a que a folios 16 y 17 del citado
expediente se encuentra la publicación en el Diario Oficial del aviso de la solicitud de la marca,
en la que se registra la fecha diez de diciembre de dos mil tres, por lo tanto se desvirtúa el
argumento de extemporaneidad alegado.
La sociedad TROPICFLAVORS, S.A. de C.V., pretendía inscribir la marca de fábrica que
consistía en la palabra GRANDE que servirá para distinguir aguas gaseosas, clasificadas en la
clase 32 de la Clasificación Internacional establecida por el Arreglo de Niza. Dentro de los
productos que ampara dicha clase se encuentran las cervezas, aguas minerales, y gaseosas y otras
bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas; y otras preparaciones para hacer bebidas.
Al examinar el expediente administrativo se puede advertir que Industrias La Constancia,
S.A. de C.V., también tiene amparados productos clasificados en la clase 32, incluyéndose dentro
de estos toda clase de cervezas, cuyos certificados de registros reflejan dicha situación y están
agregados a folios 18 y 19 del referido expediente administrativo número 36047.
De ésto se determina que, ambas sociedades comercializan productos clasificados en la
clase 32. Es por eso que la sociedad Industrias La Constancia, S.A. de C.V., estimó oportuno
oponerse al registro de dicha marca, debido a que podía verse afectada o perjudicada al permitir
se inscribiese esa marca, lo cual hizo nacer en ella un interés legítimo para su impugnación.
Con lo antes expuesto se comprueba que a Industrias La Constancia, S.A. de C.V., le
asistía el Derecho de Oposición regulado en el artículo 16 de la Ley de Marcas y Otros Signos
Distintivos, por lo tanto no existe parámetro alguno para declarar la nulidad solicitada por la
demandante.
C) DE LAS MARCAS.
Determinado lo anterior, se analizara si la marca GRANDE no es registrable por estar
contemplada dentro de las prohibiciones establecidas en el artículo 8 literal d) de la Ley antes
mencionada.
Para establecer dicha situación, es necesario revisar la disposición legal relativa al caso en
discusión. El artículo 8 de la norma en análisis preceptúa que: "No podrá ser registrado ni usado
como marca o como elemento de ella, un signo que esté comprendido en alguno de los casos
siguientes: (...) d) Que consista exclusivamente en un signo o una indicación que pueda servir en
el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o del servicio de que se
trate; e) (...)".
Atendiendo a tal premisa es pertinente establecer la naturaleza de la marca en cuestión. Se
entiende que las marcas sirven para identificar y distinguir en el mercado los productos o
servicios producidos o comercializados por una persona de otros, idénticos o similares, a fin de
que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de
confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.
Para Jorge Otamendi la "marca es el signo que distingue un producto de otro o un servicio
de otro" (Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1989, pág. 7).
Según la Real Academia de la Lengua Española, marca es el distintivo o señal que el
fabricante pone a los productos de su industria, y cuyo uso le pertenece exclusivamente.
Asimismo, el artículo 4 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos establece que, las marcas
podrán consistir entre otros, en palabras o conjuntos de palabras, incluidos los nombres de
personas, letras, números, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, etc.
C.1) Clasificación.
Las marcas son susceptibles de clasificación —y así lo entiende la doctrina—, de acuerdo
a determinados parámetros y características. Para el caso de autos, resulta necesario tener en
cuenta que las marcas, según su capacidad de protección legal, pueden dividirse en:
i) Marcas fuertes: entendidas como aquellas marcas que cuanto mayor sea la capacidad
distintiva y diferenciadora, mayor será su fortaleza, es decir, cuanto mayor sea el grado de
fantasía de la marca mayor será su grado de exclusividad. Situación que favorecerá a su
respectiva inscripción y por ende a su protección legal.
Para diferenciar productos o servicios y ejercer la función distintiva de éstos, la marca
tiene que concretarse en algo material apreciable por los sentidos. La perceptibilidad nace de la
concepción y del objeto de la marca como es el de diferenciar, distinguir y ser distintivo. La
concepción imaginativa del signo tiene que ser traducida en algo perceptible ya sea por palabras,
gráficos, colores, etc., para que pueda ser apreciable por parte del consumidor.
Es de entender entonces que si la marca sirve a los empresarios para asignar a sus
servicios y productos, éstas deben de poseer un distintivo que les permita diferenciarse en el
mercado ante otros de la misma clase o que guarden identidad o similitud con los de sus
competidores. El consumidor asocia una clase o categoría de bienes y productos con una marca
determinada, produciéndose por la asociación directa entre la marca como signo externo de
diferenciación, y los productos a que la marca va adherida.
Si una marca llega a confundirse con el nombre o las características del producto o
servicio o con signos iguales de otro productor, tampoco cumpliría el objetivo que persigue el
titular de la misma, cual es, que su producto tenga en el mercado una individualización propia, de
manera que al leer, ver o escuchar la marca pueda asociarla con el producto que desea adquirir el
consumidor; e,
ii) Marcas débiles: A este tipo de categoría pertenecen las marcas muy evocativas y
descriptivas, es decir, cuando la marca que se pretende inscribir tiene una indicación o evocación
al producto o servicio que representa.
Respecto a éstas, su protección legal no es sencilla, ya que no se podrá evitar que los
competidores registren o usen marcas similares. También se consideran marcas débiles las
formadas por letras, números o siglas. Su consideración de débiles deviene en el sentido que si
uno registra una determinada marca genérica, para una determinada clase, no se podrá oponer a
que otros usen la "misma" marca nominativa para registrarla como marca de otros productos o
servicios en otras clases, que no estén relacionadas con el primer registro. En cuanto a la misma
clase, su protección se entiende a la totalidad o reproducción exacta. Por otro lado, y siguiendo la
clasificación a que se encuentran sujetas las marcas, en especial las ya mencionadas marcas
débiles, es necesario tomar en consideración a las marcas descriptivas, que como su nombre lo
indica, son las que describen directamente al producto o servicio que identifican o a sus
características y atributos.
Los signos descriptivos son los que de alguna manera "informan" a los consumidores o
usuarios acerca de las características, ingredientes, calidad, funciones, tamaño, valor u otras
propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger. En este sentido, no
podemos obviar, que también existen marcas que tienen un alto componente de descripción, pero
que aún conservan cierto grado de fantasía que les permite mantener su capacidad marcaria.
Se entiende que las razones de importancia para adoptar la posición de declarar nulas las
marcas descriptivas, es porque la apropiación de éstas impediría a los competidores de quien así
actúa, utilizar ciertos signos necesarios para comunicar al público las características de sus bienes
y servicios, creando así un obstáculo a la competencia, una monopolización de términos
comerciales y un beneficio para el titular de la marca.
C.2) De la marca "GRANDE".
En el caso de autos, la marca que se pretende proteger, perteneciente a la sociedad
demandante es "GRANDE". El significado de dicha palabra, según la Real Academia de la
Lengua Española es "que supera en tamaño, importancia, dotes, intensidad, etc., a lo común y
regular".
En ese sentido GRANDE, puede interpretarse de dos formas, primero el tamaño que
puede tener la botella o el envase que contiene el producto, entiéndase éste como alto,
voluminoso, corpulento, enorme, vasto, superior, inmenso; y segundo, puede relacionarse con el
sabor del producto.
Entonces, si la marca GRANDE, sirve para amparar productos pertenecientes a la clase
treinta y dos —en especial aguas, gaseosas— se entiende que, la marca mencionada, describe las
cualidades del producto que ampara e informa a los consumidores o usuarios acerca de las
características o calidad de los productos que ofrece.
Gran parte de la doctrina entiende como marcas descriptivas aquéllas que consisten en la
definición del producto a que se aplican o que evocan la idea del mismo, sea porque el vocablo o
locución guarda relación directa con la naturaleza del producto, con su composición física o
química, con sus propiedades; bien porque el vocablo expresa el tipo, peso, medida, función o
destino del producto.
Por lo que este Tribunal considera, que de otorgar la exclusividad de una palabra
descriptiva para el caso la marca "GRANDE", produciría una ventaja competitiva ilegítima, ya
que si bien son de libre utilización, el monopolio excluiría a los demás competidores de su uso.
En ese orden de ideas debe de entenderse que la sociedad "TROPICFLAVORS, S.A. de C.V.",
no es la única que distribuye productos pertenecientes a la clase treinta y dos, sino que también
existen otras empresas que lo hacen; y consecuentemente en base a la libre competencia que
impera en nuestro ordenamiento jurídico, no se puede dotar de exclusividad absoluta a una marca
que, por esencia es de carácter descriptiva. Agregado a ello, el hecho que la marca en mención no
cuenta con elementos adicionales que permitan definirla como poco habitual o con un grado
mayor de fantasía que facilite su monopolización, simplemente nos referimos a la marca
"GRANDE".
Es importante recalcar el hecho de que no se puede solicitar exclusividad sobre un
elemento evocativo o descriptivo de cualidades de un producto o de su fabricación, pues se ha
entendido que tales elementos no son monopolizables y por lo tanto es deber de sus titulares
incorporar dentro del conjunto términos u otros componentes que sirvan para diferenciarlo
claramente de registros previos o futuros.
Al referirse a las marcas débiles, este Tribunal entiende que su protección se encuentra
limitada, protegiéndose únicamente contra la imitación total de las mismas. La marca que se
pretende registrar, "Grande", contiene un significado genérico, en el que se encuentra una
descripción que ampara a los productos que ambas sociedades producen, distribuyen y venden.
Por otro lado, la Seguridad Jurídica, esencia del derecho marcario y el sentido de su
registro, no se pierde, pues existe la posibilidad de inscribir una marca con grandes características
de fantasía que le permitan tener un alto grado de exclusividad, ya que en la medida que los
usuarios del registro inscriban una marca descriptiva, saben que son términos comunes sobre los
cuales no se puede pretender el dominio total de los mismos, pues existen otros comerciantes que
pueden pretender amparar sus productos con términos igualmente distintivos o descriptivos, lo
cual no puede ser negado.
En cuanto a la violación del Derecho a la Propiedad, contemplado en el artículo 2 de la
Constitución de la República, este Tribunal advierte que no existe violación al mismo, debido a
que el Derecho de Propiedad se entiende como la facultad que tiene una persona para disponer
libremente de sus bienes, en el uso, goce y disfrute de ellos, sin ninguna limitación que no sea
generada o devenida por la Constitución o la Ley. Al respecto el artículo 5 inciso 1° de la Ley de
Marcas y Otros Signos Distintivos regula: "La propiedad de las marcas y el derecho a su uso
exclusivo se adquiere mediante su registro de conformidad con esta Ley".
Por lo que debido a que la marca Grande aún no había sido inscrita, la sociedad
demandante no tenía dominio sobre la misma, por lo tanto no puede habérsele vulnerado su
Derecho de Propiedad.
4. CONCLUSIÓN.
Habiéndose confirmado que la sociedad Industrias La Constancia S.A. de C.V. si
comprobó el interés legitimo que tenía para interponer la Oposición al registro de la marca
solicitada por la sociedad demandante y teniendo presente que ésta incurre en las prohibiciones
que establece el artículo 8 literal d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, se determina
que no existen las ilegalidades invocadas respecto al acto administrativo controvertido en el
presente proceso, en consecuencia, procede declarar la legalidad del mismo.
II. FALLO:
Por tanto, con base en las razones expuestas, y los artículos 5, 8 literal d), del 9 al 18 de la
Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, artículo 2 de la Constitución de la República, 421, 427
del Código de Procedimientos Civiles, 31, 32 y 53 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, a nombre de la República, esta Sala FALLA:
a) Declárase legal la resolución pronunciada por la Dirección de Propiedad Intelectual del
Centro Nacional de Registros, a las catorce horas y quince minutos del día veintiuno de
septiembre del año dos mil seis, en la que se confirmó la resolución pronunciada por el
Registrador Auxiliar del Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos del Centro Nacional
de Registros a las trece horas y veintisiete minutos del cuatro de abril de dos mil seis;
b) Condénase en costas a la parte actora conforme al Derecho Común;
c) Devuélvanse los expedientes administrativos a sus respectivas oficinas de origen; y,
d) En el acto de la notificación entréguese certificación de esta sentencia a la autoridad
demandada y a la representación fiscal.
NOTIFIQUESE.
E. R. NUÑEZ.---------M. POSADA.-----L. C. DE AYALA G.-----------M. A. CARDOZA A.--------PRONUNCIADA POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS Y LAS SEÑORAS
MAGISTRADAS QUE LA SUSCRIBEN.----------RUBRICADAS.-----ILEGIBLE.