proceso 66-ip-2014

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
PROCESO 66-IP-2014
Interpretación prejudicial a petición del juez
consultante de los artículos 134, 136 literal a) y 137,
correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de
la Comunidad Andina y de oficio, literales a), b), f) y
g) del artículo 134, artículos 258 y 259 de la Decisión
486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano
nacional consultante: Consejo de Estado de
Colombia. Demandante: HARINERA DEL VALLE S.A.
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (SIC)
Asunto: Marca: “ZONIA (mixta)”. Expediente Interno:
2012-00314.
Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito,
a los diecinueve (19) días del mes de junio del año dos mil catorce.
VISTOS:
En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia, a través
de Oficio No. 1318 de 13 de mayo de 2014, recibido por este Tribunal el mismo día,
solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134, 136 literal a), 137 y 172 de la
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los
requisitos exigidos por los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125
de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada
procedente por auto de once (11) de junio de 2014.
PARTES EN EL PROCESO INTERNO:
Demandante:
Demandado:
HARINERA DEL VALLE S.A.
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA
REPÚBLICA DE COLOMBIA (SIC)
Tercero interesado:
ORGANIZACIÓN SOLARTE & CIA. S.C.A.
DATOS REVELANTES:
A. LOS HECHOS
Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los
siguientes:
-21. El 8 de marzo de 2008, la sociedad ORGANIZACIÓN SOLARTE & CIA S.C.A.,
solicitó el registro de la marca ZONIA (mixta) para distinguir productos encasillados en la
clase internacional 30.
2. Una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial la
sociedad HARINERA DEL VALLE S.A presentó oposición a la solicitud de registro con
fundamento en la similitud gráfica existente entre el signo solicitado y las marcas “LA
MUÑECA (mixtas y figurativas), de las cuales es titular.
3. Mediante Resolución 72805 de 24 de diciembre de 2010, la Directora de Signos
Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la
oposición presentada por HARINERA DEL VALLE S.A. y concedió el registro del signo
ZONIA (mixto) clase 30, al considerarse que el signo no estaba incurso en causales de
irregistrabilidad.
4. Contra la resolución antes citada, HARINERA DEL VALLE S.A., profirió recurso de
reposición y en subsidio de apelación.
5. Con Resolución 9539 de 23 de febrero de 2011, la Directora de Signos Distintivos de
la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el recurso de reposición, revocando
la Resolución impugnada y negando el registro del signo ZONIA (mixto).
6. La compañía ORGANIZACIÓN SOLARTE & CIA. S.C.A., presentó recurso de
apelación en contra de la resolución 9539, el cual fue a su vez resuelto mediante
Resolución No. 0069907 de 30 de noviembre de 2011, expedida por el Superintendente
Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria, que revocó la
Resolución 9539 de 23 de febrero de 2011 y confirmó la Resolución 72805 de 24 de
diciembre de 2010, por la cual concedió el registro de la marca y rechazó la oposición.
7. HARINERA DEL VALLE S.A., presentó acción de nulidad ante el Consejo de Estado
de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
8. A través de providencia de 31 de marzo de 2014, el Consejo de Estado, formula la
petición de Interpretación Prejudicial a este Tribunal.
B. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda
La sociedad HARINERA DEL VALLE S.A. en su escrito de demanda expresa, en lo
principal, los siguientes argumentos:
9. Que el signo solicitado ZONIA (mixto), no cumple con los requisitos exigidos por la
normativa comunitaria para que sea admitido a registro, los cuales son perceptibilidad,
distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.
10. El signo solicitado ZONIA (mixto), en su parte gráfica, constituye una imitación de los
elementos gráficos de las marcas LA MUÑECA, previamente registradas por HARINERA
DEL VALLE S.A.
11. Por la evidente similitud entre los signos en conflicto, el signo solicitado es capaz de
generar confusión e inducción a engaño al consumidor, por lo que concluye que la marca
ZONIA, no es suficientemente distintiva para identificar productos de la clase 30.
12. Que si bien se tratan de marcas mixtas, la marca ZONIA, copia prácticamente todos
los aspectos gráficos de las marcas previamente registradas.
-313. Que el registro de la marca ZONIA (mixta) y la posterior modificación de sus
empaques, tienen la intención de perpetrar actos de competencia desleal, así como
aprovecharse de la reputación del signo LA MUÑECA, previamente adquiridos.
C. Contestación a la demanda
De la revisión del expediente, no reposa contestación a la demanda efectuada por la
Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.
D. Tercero Interesado
ORGANIZACIÓN SOLARTE & CIA. S.C.A., en calidad de Tercero Interesado, contestó a
la demanda de nulidad en el siguiente sentido:
14. Que se desestimen las pretensiones de la actora por carecer de fundamento.
15. Los derechos del signo ZONIA recaen sobre un conjunto distintivo complejo,
compuesto por diferentes elementos, por un elemento denominativo, predominante y
arbitrario ZONIA, figuras y diseños diferentes, elementos gráficos y combinaciones de
colores que le dotan de distintividad suficiente.
16. Es titular de los registros marcarios de ZONIA, previamente registrados.
17. Tratándose de signos mixtos, el elemento predominante es el denominativo, por lo
que comparados los signos LA MUÑECA y ZONIA, se aplica precisamente el criterio
doctrinal, eliminándose toda posibilidad de riesgo de confusión directa e indirecta entre
los signos cotejados.
18. En el proceso reposa un peritaje efectuado por Luis Correa, donde se confirma que
los elementos que presenta Harinera del Valle como elementos que causan riesgo de
confusión respecto de los empaques de ZONIA y MUÑECA, son los códigos comúnmente
usados en el mercado de pastas en particular.
19. El empaque que utilizan no lleva una figura de una muñeca, sino de una cocinera, y
que en sí los diseños utilizados por las marcas en conflicto, son accesorios en el conjunto
de las marcas cotejadas, ya que el elemento denominativo es el elemento fundamental
distintivo de los conjuntos marcarios objeto del cotejo.
20. Coexistencia pacífica desde el año 2008 entre los signos ZONIA y LA MUÑECA, sin
que haya existido confusión o distorsión alguna en el mercado.
21. “La evolución de los logos corporativos es una práctica normal y necesaria en el
mercado por parte de cualquier empresario que busca impactar al consumidor con
nuevos productos, nuevos signos distintivos, nuevos empaques, cambios de diseño, de
presentación de los productos, etc. Siendo una práctica común, mal podría sostenerse
que cualquier cambio en un logo corporativo constituya por sí mismo, un argumento de la
existencia de supuestos actos de competencia desleal en el mercado. Tal como se
verifica en la demanda de Harinera del Valle, su empaque también ha cambiado en el
tiempo.”
22. Titularidad del derecho de autor de la obra artística COCINERITA, la cual hace parte
integrante de la marca mixta registrada ZONIA.
CONSIDERANDO:
14. El Juez consultante ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 134,
136 literal a), 137 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
-415. Se considera que procede la interpretación de los artículos 134 y 136 literal a), 137,
correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber
constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al
registro del signo “ZONIA (mixto)”, fue presentada el 8 de marzo de 2008, en vigencia de
la Decisión 486 mencionada, no siendo aplicable la interpretación del artículo 172 del
mencionado cuerpo legal, por no ser objeto del caso en análisis.
16. Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación
del Tribunal, se considera procedente interpretar, de oficio, literales a), b) f) y g) del
artículo 134, 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina
17. Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente:
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
(…)
Artículo 134:
“A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir
productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos
susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha
de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.
Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:
a) las palabras o combinación de palabras;
b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas,
emblemas y escudos;
f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;
(…)
g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores..”
Artículo 136:
No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o
registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o
servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión
o de asociación;
Artículo 137:
Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir
que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de
competencia desleal, podrá denegar dicho registro.
-5Artículo 258:
Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito
empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.
Artículo 259:
Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre
otros, los siguientes:
a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto
del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el
establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o,
c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren
inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características,
la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.
ASPECTOS A SER ANALIZADOS
Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada por el Tribunal
Arbitral, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:
A. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.
B. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión y/o de
asociación. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para efectuar el cotejo
marcario.
C. Comparación entre signos mixtos. Comparación entre signos mixtos y figurativos.
Elementos gráficos de uso común en la conformación de signos marcarios (figuras y
colores).
D. Elementos gráficos de uso común en la conformación de marcas (figuras y colores).
E. De la coexistencia marcaria.
F. La solicitud de registro marcario para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de
competencia desleal. Competencia desleal por confusión con una marca registrada y
aprovechamiento de la reputación ajena. La figura del Trade Dress.
G. La protección acumulada de los derechos de propiedad intelectual. El registro de un
signo como marca previamente objeto de protección por derecho de autor.
A. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS.
18. La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea
apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas
los signos susceptibles de representación gráfica”.
19. Por su parte, para el tratadista Jorge Otamendi: “La marca es el signo que distingue
un producto de otro o un servicio de otro (…) .La marca juega un papel preponderante,
casi esencial en el proceso competitivo. Sin embargo nada de esto cambia la naturaleza
esencial de distinguir productos o servicios.”1
20. La marca es un signo que diferencia un producto o servicio respecto de los demás
ofertados en el comercio, permite al consumidor elegir entre varios, motivo por el cual
debe poder distinguirse para que no exista confusión al momento de su elección.
1
Otamendi Jorge, Derecho de Marcas, Edit. Abeledo- Perrot, Buenos Aires, Cuarta Edición, 2002, pág. 7
-621. La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de
marcas, como las denominativas, las figurativas o gráficas y las mixtas. En el marco de la
Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos,
diferentes a los enunciados, donde se protegen los sonidos, los olores, los colores, la
forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el
artículo 134 de la mencionada Decisión.
22. La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o
combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles
de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin
de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin
riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.
Requisitos para el registro de las marcas.
23. Para que un signo sea apto a ser admitido como marca necesariamente: i) Debe
gozar de distintividad y; ii) Debe ser susceptible de representación gráfica.
24. Distintividad, es decir, que pueda diferenciar un producto o servicio respecto de
otro, que por sí sola sea capaz de identificarse sin crear confusión con otros o con sus
características o propiedades intrínsecas, requisito necesario ya que el artículo 135 literal
b) de la Decisión 486, enuncia como prohibición absoluta de registro como marca,
aquellos signos que precisamente carezcan de distintividad.
25. La representación gráfica, consiste en expresiones o descripciones realizadas a
través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus
componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. El signo tiene que ser
representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo
perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su
creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o
denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, sonidos, etc.
26. Este Tribunal dentro de la Interpretación Prejudicial 259-IP-2013 al respecto de este
tema ha expresado que:
“Dentro de los elementos constitutivos de una marca, el requisito de perceptibilidad, se
encuentra implícitamente contenido en la definición del artículo 134 de la Decisión 486.
Es claro que para que un signo pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a
ser una expresión material identificable, esta es la única forma en que podrá ser
aprehendida por los medios sensoriales de los consumidores y asimilada posteriormente
por su inteligencia.
La representación gráfica y la distintividad, por su parte, son requisitos expresamente
establecidos en la norma comunitaria.
La susceptibilidad de representación gráfica está relacionada con las expresiones o
descripciones, ya sea a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc.,
que se utiliza para describir al signo y que sirven para que puedan ser apreciados en el
mercado de otros productos o servicios existentes.
Es claro que el signo tiene que ser representado en forma material para que el
consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del
signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por
medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores,
olores, etc.
-7La distintividad por su parte, constituye la función primordial de una marca, radica en la
capacidad de poder identificar productos o servicios en el mercado, respecto de terceros.
Es entonces distintivo un signo, cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un
servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.
Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad
intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para
distinguir productos o servicios en el mercado; y, 2) distintividad extrínseca, mediante la
cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.”
27. El juez consultante debe proceder a analizar, si el signo ZONIA (mixto) cumple con
los requisitos propios de una marca para poder ser admitido a registro, en particular si es
suficientemente distintivo respecto de otros signos existentes en el mercado para
productos de la clase internacional No. 30, y si es identificable respecto de otros.
B. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS. RIESGO DE
CONFUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E
IDEOLÓGICA. REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO DE MARCAS.
28. La actora en su acción de nulidad aduce que: “La marca mixta ZONIA, en su aspecto
figurativo, es confundiblemente idéntica con las marcas LA MUÑECA de propiedad de
HARINERA DEL VALLE S.A.” sumado a esto, que los dos productos en conflicto en su
uso real y efectivo en el mercado lo realiza para identificar “PASTAS ALIMENTICIAS”, por
lo que es importante definir cuándo un signo es irregistrable por identidad o similitud.
29. El artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina
dentro de las prohibiciones para registrar un signo como marca define que:
“No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o
registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o
servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión
o de asociación;”
30. Para que el signo solicitado incurra en la causal antes enunciada, debe
necesariamente: i) existir un signo anteriormente solicitado o registrado por un tercero, ii)
deben tratarse de los mismos productos o servicios y iii) que exista el riesgo de causar
confusión o asociación, es decir, el consumidor debe tomar un producto por otro,
considerando que se trata del que usualmente adquiere, ya que no le es factible
diferenciar uno por otro.
31. La jurisprudencia de este Tribunal, tomando como pilar la doctrina, ha señalado que
para valorar la similitud entre marcas y el riesgo de confusión es necesario, en términos
generales, considerar los siguientes tipos de similitud:
 La similitud ortográfica, que emerge de la coincidencia de letras entre los
segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las
palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir
en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.
Para Otamendi: “Es quizá la más habitual en los casos de confusión. Se da por la
coincidencia de letras en los conjuntos en pugna. Influyen para ello, desde luego, la
misma secuencia de vocales, la misma longitud y la cantidad de sílabas o radicales o
terminaciones comunes.”2
2
Otamendi Jorge, ídem, pág. 147.
-8 La similitud fonética, se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un
sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la
identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin
embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin
de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
Respecto a este aspecto, el mismo tratadista Otamendi ya citado, ha dicho que: “Esta
confusión se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar. Esta
pronunciación puede ser la correcta o deformada, lo que importa es cuál es la
pronunciación que una parte considerable del público efectúa de la palabra en cuestión.”3
 La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar
idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando
los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría
impidiendo al consumidor distinguir una de otra.
32. El Juez consultante debe tener especial cuidado al efectuar el estudio entre los
signos en conflicto ZONIA (mixto) y LA MUÑECA (figurativo y mixto) para determinar si
entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación, su labor va a ser la de
determinar si la marca solicitada es confundible con las otras registradas.
33. La confusión entre dos signos es irrefutable cuando se trata de signos idénticos para
distinguir mismos productos o servicios, sin embargo, cuando hablamos de similitud
marcaria el análisis es distinto, deberá revisarse con profundidad si en efecto existe el
riesgo de confusión en el público consumidor y aplicando los factores antes mencionados
referentes a la similitud ortográfica, fonética e ideológica, toda vez que la simple
coincidencia de rasgos entre signos no conlleva a la necesaria confusión entre ellos.
C. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS
MIXTOS Y FIGURATIVOS.
34. La compañía HARINERA DEL VALLE S.A., soporta su acción de nulidad en la
titularidad de las marcas LA MUÑECA como signos figurativos y mixtos, mientras que la
marca solicitada ZONIA es un signo mixto, por lo que para mejor referente del Juez
consultante, se efectuará un análisis del cotejo entre los distintos tipos de marcas, para lo
cual reproducirá los signos en controversia.
SIGNOS DE HARINERA DEL VALLE
LA MUÑECA
3
Otamendi Jorge, ídem, pág. 150.
SIGNO SOLARTE
ZONIA
-9-
- 10 -
- 11 35. Este Tribunal y la doctrina han reconocido la existencia de varias clases de signos en
lo que respecta a la composición del mismo, clasificándolos en: i) denominativos, ii)
gráficos o figurativos y, iii) las mixtos.
36. Signos denominativos: “Los signos denominativos llamados también nominales o
verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras,
palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto
o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual. Este tipo de
signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual
que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y
arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza,
cualidades y funciones del producto que va a identificar.”4
37. Signos gráficos o figurativos, “Los signos figurativos son aquéllos que se
encuentran formados por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un
concepto. En este tipo de signos, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a
saber:
1. El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo marcario.
2. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la
observa.”5
38. Signos mixtos: “Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una
o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de
estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea
sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin
embargo al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos
prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el
gráfico.
Sobre el tema la jurisprudencia dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha
solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se
otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos
por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de
2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000).”6
Comparación entre signos mixtos.
39. HARINERA DEL VALLE S.A., es titular de la marca LA MUÑECA (mixta), mientras
que ORGANIZACIÓN SOLARTE & CIA. S.C.A., solicita el registro de la marca ZONIA
(mixta). A pesar de que la actora enuncia ser titular de varios signos, el que predomina
en su cotejo es el siguiente:
4
5
6
Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Interpretación Prejudicial 08-IP-2011.
Interpretación Prejudicial 19-IP-2012.
- 12 SIGNO LA MUÑECA EXPRESS
(mixto)
SIGNO ZONIA (mixto)
40. Este Tribunal refiriéndose al cotejo entre signos mixtos ha expresado lo siguiente:
“Dentro de la parte denominativa de un signo mixto, puede darse que ésta sea
compuesta, es decir, integrada por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha
establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten,
entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de
dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de
un gráfico (...)”.
El Juez Consultante, al realizar la comparación entre marcas mixtas con parte
denominativa compuesta debe identificar, como ha sido dicho, cuál de los elementos
prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el
gráfico; pues, de acuerdo a la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta
hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la
dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y
que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los
consumidores”.7
41. En consecuencia, si en la marca comparada predomina el elemento verbal, debe
procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha
establecido la doctrina y que son las que se enuncian a continuación:
“(...) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de
los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o
voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de
las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de
destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo
menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.”
“(...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de
las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.”
7
Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
- 13 “(...) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las
marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para
fijar la sonoridad de una denominación.”
“(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión
más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor
fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la
impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” 8
42. Si, dentro del contexto de un signo predomina el elemento gráfico frente al
denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo
estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, dejando a que sea el Juez quien
determine si comparados los signos en cotejo son aptos de convivir en el mercado.
Comparación entre signos figurativos y mixtos
43. HARINERA DEL VALLE en su acción enuncia además que es titular de los
siguientes signos figurativos que incorporan la silueta de la MUÑECA, materia de
conflicto, respecto a la figura que aparece en el signo solicitado, conforme se desprende
de las gráficas que se detallan a continuación:
SIGNOS FIGURATIVOS
8
SIGNO ZONIA (mixto)
FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A.
España 1984. Págs. 199 y SS.
- 14 44. Refiriéndose al cotejo entre signos figurativos y mixtos, este Tribunal reitera la
posición plasmada en la Interpretación Prejudicial de 25 de octubre de 2011, expedida
en el marco del proceso 97-IP-2011 en donde se señala que:
“Al comparar un signo mixto y uno figurativo se debe distinguir el elemento característico
o determinante del primero, que por lo general es la parte denominativa, aunque en
muchas ocasiones el elemento gráfico es el predominante, teniendo en cuenta su
tamaño, color y colocación.
El juez consultante, en un primer análisis debe determinar cuál de los dos elementos
prevalece en la marca mixta, si el gráfico o el denominativo, para así pasar al segundo
grado del análisis que es el cotejo de las marcas atendiendo a las diferencias o
semejanzas en relación con este elemento predominante.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre este punto ha sostenido lo
siguiente:
“Al comparar una marca mixta con una figurativa, es importante determinar cuál es el
elemento dominante en la marca mixta, si el denominativo o el gráfico; si la denominación
causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y
no podrá generarse confusión con una marca figurativa, ya que el distintivo de la primera
estará en el conjunto pronunciable y el de la otra en la imagen y el concepto que expresa
la marca figurativa”. (Proceso N° 23–IP-2004. Interpretación prejudicial del 5 de mayo de
2004).
Ahora bien, si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el denominativo,
puede ocurrir que no exista riesgo de confusión entre los dos tipos de marcas; si se
llegare a establecer que el elemento distintivo es el gráfico, el juez nacional o la oficina de
registro marcario, según el caso, deberá realizar el análisis de confundibilidad teniendo
en cuenta los dos elementos constitutivos de las marcas figurativas, es decir, el trazo y el
concepto, atendiendo los siguientes criterios para la comparación entre marcas
figurativas.
“El cotejo de marcas figurativas, requiere de un examen más elaborado, ya que en este
caso, debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico, como al aspecto ideológico. En
el análisis deberá efectuarse una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad
de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o
similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la
mente de quien la observe.
Para determinar la existencia de confundibilidad en esta clase de marcas la
Jurisprudencia del Tribunal Andino, ha expresado que entre los dos elementos de la
marca gráfica figurativa: el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele
prevalecer; por lo que, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su
conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión.
Al comparar marcas figurativas, se deben aplicar las mismas reglas que se utilizan en el
cotejo de los otros tipos de marcas, por ello, el juzgador debe observar los criterios
sugeridos por Breuer Moreno y acogidos por la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina (…)”. (Proceso N° 23-IP-2004. Interpretación prejudicial del 5 de
mayo de 2004).”
45. En este orden de ideas, la corte consultante aplicando este criterio debe establecer el
riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo mixto ZONIA y las figurativas de
propiedad de HARINERA DEL VALLE S.A., analizando cuál es el elemento
predominante, si la parte denominativa o el elemento gráfico.
- 15 D. ELEMENTOS GRÁFICOS DE USO COMÚN EN LA CONFORMACIÓN DE
MARCAS (FIGURAS Y COLORES).
46. En el presente proceso, el tercero interesado manifiesta que los rasgos en común
entre los signos son palabras y figuras necesarias para el producto que se expende en el
mercado, por lo que se hace importante referirse al tema de los gráficos de uso común
relacionado a las figuras y colores.
47. Una marca mixta como ya se analizó, está conformada por una parte denominativa
(palabras, números, combinación de ambos) y una parte figurativa (dibujos, trazos,
formas) que en un conjunto crean un signo diferente. Dentro del contexto de la gráfica
puede a su vez su creador incorporar no solo palabras de uso común, sino también
gráficos y colores como barras de codificación, señales de información alimenticia,
caracteres o símbolos de reciclaje, entre otros tantos que son de uso general para los
productores de la misma rama.
48. Cuando la autoridad competente confiere la titularidad de una marca mixta, se
entiende que engloba la totalidad de las palabras, figuras, colores delimitados, sin
embargo de lo cual, su propietario, no puede reivindicar el uso o apropiación exclusiva de
aquellas grafías necesarias y usuales que el resto de su competencia necesita para
poder en sí identificar el mismo producto o las mismas propiedades en el sector al que se
dirige.
49. Cuando el titular incluye gráficos de uso común dentro del contexto de su marca
mixta, no está facultado por la ley para impedir que terceros puedan utilizar los mismos
símbolos, figuras, dentro de otra marca siempre y cuando el nuevo signo sea distintivo y
no vaya a causar confusión o riesgo de asociación en el consumidor.
50. Para efectuar el cotejo de signos mixtos que incorporen gráficos y colores de uso
común para el sector al que se destinan, el juzgador no debe considerarlos respecto de la
eventual confusión, pese a que el cotejo es siempre en conjunto, ateniéndose más a las
semejanzas que a las diferencias, esta es la excepción, en cuanto no pueden interferir en
la comparación figuras o colores sobre los cuales no existe un derecho de exclusividad.
51. Respecto al empleo de términos uso común, este Tribunal ha manifestado en su
Interpretación Prejudicial 211-IP-2013 que:
“Ahora bien, lo que es de uso común en una clase determinada puede no serlo así en
otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos
pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es
muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha
relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada
conexión se podría establecer si el estatus de uso común en una clase afecta la
registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy importante,
porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial
se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el
manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de
productos o servicios íntimamente relacionados”
52. La corte consultante deberá determinar si los elementos gráficos que componen el
signo solicitado son de uso común en la clase 30 de la Clasificación Internacional de
Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado
en la presente providencia, para poder realizar un correcto análisis de registrabilidad.
53. El juzgador es quien debe comparar qué gráficas y colores son aquellos que no
deben entrar dentro del análisis, limitándose al cotejo entre aquellas partes que sí son
distintivas y protegidas bajo los lineamientos del derecho de marcas.
- 16 E. DE LA COEXISTENCIA MARCARIA.
54. Aduce ORGANIZACIÓN SOLARTE & CIA. S.C.A. que: “Desde el año 2008, fecha
de registro de las marcas mixtas ZONIA correspondientes a los números de registro
374186 y 373426, la figura de la COCINERITA ha coexistido pacíficamente en el
mercado con las marcas de Harinera del Valle sin que a la fecha puede comprobarse o
se allegue prueba por el demandante, de la existencia de confusión o de distorsión
causada en el mercado por la coexistencia de los productos ZONIA y LA MUÑECA”.
55. Se reitera lo expresado en Interpretación Prejudicial de 29 de septiembre de 2010,
expedida en el proceso 97-IP-2010:
“Respecto a la coexistencia de hecho que surge de la mera coexistencia pacífica de
signos o marcas dentro del mercado, el Tribunal ha manifestado “Se trataría al parecer de
una mera ‘coexistencia de hecho’ que no tiene tratamiento específico en la legislación
comunitaria, y que no encaja dentro de los supuestos de la coexistencia regulada por
aquella norma jurídica, la cual permite la suscripción de convenios privados entre los
titulares de las marcas que posibilitan la presencia de ellas en el mercado, pero bajo la
condición de que adopten las previsiones necesarias para evitar la confusión en el
público respecto del origen de los bienes y servicios ... La coexistencia de hecho no
genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de
registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la
confundibilidad”. (Proceso 15-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 916 de 2 de abril de
2003, marca: TMOBIL).”
“La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección
de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador
acerca de la confundibilidad”. (Proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial del 12 de
marzo de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 916, de 2 de
abril de 2003)”.
56. Por lo antes expuesto, el Juez consultante es quien debe verificar dentro del examen
de registrabilidad si los signos en conflicto son o no capaces de inducir a error o
confusión considerando que la coexistencia de hecho no confiere derechos, por lo que se
debe analizar los signos en conflicto en mérito de verificar si es admisible y no crearía
confusión en el consumidor.
F. LA SOLICITUD DE REGISTRO MARCARIO PARA PERPETRAR, FACILITAR O
CONSOLIDAR UN ACTO DE COMPETENCIA DESLEAL. COMPETENCIA DESLEAL
POR CONFUSIÓN CON UNA MARCA REGISTRADA Y APROVECHAMIENTO DE LA
REPUTACIÓN AJENA. LA FIGURA DEL TRADE DRESS.
57. HARINERA DEL VALLE S.A. manifiesta que: “Consideramos que la sociedad
ORGANIZACIÓN SOLARTE & CIA S.C.A., solicitó el registro de la marca mixta ZONIA,
con el propósito de ejecutar actos de competencia desleal”, efectuando a continuación un
análisis de sus motivos, los cuales se fundamentan principalmente en el cambio de
empaque del producto ZONIA en el tiempo, solicitando un empaque que guarda
confusión con sus signos registrados.
58. La Decisión 486, en lo referente a los actos de competencia desleal enuncia que:
Artículo 258:
“Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito
empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.”
- 17 -
Artículo 259:
“Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre
otros, los siguientes:
a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto
del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el
establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o,
c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren
inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características,
la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.”
59. Para el Dr. Ricardo Antequera Parilli, “(…) la competencia desleal no tiene como bien
jurídico protegido un aporte intelectual (obra, invención, marca), ni atribuye un derecho
subjetivo que implique un monopolio de explotación sobre una creación determinada o u
bien inmaterial autónomo, pues su regulación legal está dirigida a obtener una abstención
respecto de ciertas conductas que, al atentar contra la ética comercial o industrial,
lesionan, tanto al empresario honesto como a la fe pública y a los derechos del
consumidor.”9
60. Considerando que la afirmación de la parte actora está vinculada al eventual acto de
competencia desleal por uso de un empaque o presentación del producto, es importante
hacer referencia en este acápite, a lo relacionado a la apariencia del producto, conocido
en otras legislaciones y en la doctrina como el “Trade Dress”, figura que por cierto no está
como tal contemplada en la Decisión 486, lo cual no le resta importancia como para que
pueda ser incorporada y analizada como uno de los eventuales aspectos relacionados
con la competencia desleal.
61. Refiriéndose a la figura del Trade Dress, el Dr. Ricardo Antequera Parilli ha
mencionado que:
“Las imitaciones de signos distintivos ajenos implican la posibilidad de que el fraude se
cometa en relación con otros elementos, igualmente protegidos en el marco de la
propiedad intelectual, concretamente en relación con el derecho de autor y/o con el
derecho marcario.
En primer lugar, está el llamado “look and feel”, es decir, la manera como es percibida la
marca por los consumidores, especialmente por su asociación sonora o visual a un origen
empresarial determinado, lo que opera a través del llamado “vestido de la marca” o “trade
dress.”
Y es que la apreciación visual de los dibujos, las fotografías, los mensajes comerciales
audiovisuales y otros elementos publicitarios que se utilizan para identificar a un producto
o a un servicio, con el fin de asociarlos a un determinado origen empresarial o vincularlos
a una cosa o a una idea o concepto determinados, conforma lo que se denominada “trade
dress” de la marca, que sin perjuicio de su protección por el derecho de autor (como
dibujos, fotografías, obras audiovisuales u obras de arte aplicado), es susceptible de ser
atacado a través de otras prácticas ilícitas, tales como la “imitación fraudulenta”, la
“simulación de producto” y el “aprovechamiento parasitario”.
La situación, es por supuesto, más evidente, cuando se trata de imitaciones serviles de
las diferentes formas de expresión visual, con los mismos elementos conceptuales o
aludiendo a las mismas cosas o ideas, ya que sin perjuicio del delito de plagio “clónico” o
9
Derecho de Autor, Parilli Antequera Ricardo, Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, Dirección Nacional
de Derechos de Autor, 1998, Venezuela, pág. 57.
- 18 simulado-, violatorio del derecho de autor, hay una ilicitud en el marco de la protección de
los signos distintivos y/o en el campo de la represión contra las prácticas empresariales
deshonestas.”10
62. Existen varios pronunciamientos11 en los cuales las Oficinas de los países Miembros
de la Comunidad Andina, han hecho referencia a este aspecto, por lo que este Tribunal,
en aplicación al caso en concreto procede a efectuar el análisis pertinente.
63. Este Tribunal de igual manera ha hecho referencia al aspecto relacionado al Trade
Dress y la competencia desleal, por lo que reiterando el análisis realizado en la
Interpretación Prejudicial 234-IP-2013 podemos decir que:
“En efecto, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de la República de
Colombia ha afirmado que el vestido de producto se puede proteger mediante la figura de
la marca comercial tridimensional, el diseño industrial o, inclusive, la posibilidad de
interponer acciones por competencia desleal derivadas de actos de engaño, de confusión
y de imitación. La SIC determinó que el trade dress se puede proteger en Colombia a
través de las acciones por competencia desleal, inclusive aunque no exista una marca
registrada previamente, puesto que lo que se busca es evitar que sucedan actos capaces
de crear confusión por cualquier medio respecto del establecimiento, producto o actividad
de un competidor12.
Por otro lado, respecto de la presentación o apariencia de los productos y/o servicios en
el mercado (trade dress) el Indecopi ha señalado que “los actos de competencia desleal
no involucran sólo a marcas registradas, sino también a la forma de presentación de los
productos (o servicios) en el mercado (trade dress)”13.
Mediante Resolución 2730-2012/CSD-INDECOPI de 17 de agosto de 201214, el Indecopi
señaló lo siguiente:
“En efecto, la imitación es uno de los primeros supuestos de deslealtad, además de ser
históricamente el más antiguo15. En ese sentido, a efectos de determinar si con el signo
solicitado se pretende perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, se
debe tomar en cuenta si la característica copiada o imitada en general (apariencia o
forma de presentación), ha adquirido en el mercado un significado especial identificando
bienes, o productos o servicios.
Al respecto, para determinar si la solicitante ha infringido el deber de diferenciación que le
es exigible, se debe evaluar fundamentalmente que los signos, presentación y/o
apariencia general de los bienes, servicios o establecimientos si corresponden a la
opositora presuntamente afectada por la imitación, cuando menos cuenten con los
siguientes elementos16:
10
11
12
13
14
15
16
Antequera Parilli, Ricardo, El Arte Aplicado a la Industria, Revista Propiedad Intelectual, ISSN: 1316-1164,
Mérida Venezuela, Año V, No. 8 y 9, págs. 102,103.
Véase los casos de trade dress en América Latina, citados en: Luis José Diez Canseco Núñez, “Competencia
desleal y Trade dress”, pp. 18-22. Disponible en web: http://www.docstoc.com/docs/121910199/Competenciadesleal-y-Trade-Dress-Luis-Jose-Diez-Canseco
TOBÓN FRANCO, Natalia, “La protección del trade dress de los establecimientos de comercio en Colombia”.
Disponible en web: http://www.nataliatobon.com
Criterio recogido de la Resolución 447-2002/TPI-INDECOPI de 13 de mayo de 2002, recaída en el expediente
112398-2000.
Solicitante: Banco de Crédito del Perú. Opositora: Banco Internacional del Perú S.A.A. – INTERBANK.
Expediente: 395228-2009.
PORTELLANO DIEZ, Pedro. La Imitación en el Derecho de la Competencia Desleal. Editorial Civitas 1995,
Madrid, p. 262.
Peter K. Yu. “Intellectual Property and Information Wealth: Trademark and unfair competition”, 2007, Estados
Unidos de América, p. 327.
- 19  Se pueda identificar cuáles son los elementos o atributos particulares que constituyen
la imagen o apariencia (trade dress) protegible.
 Que se demuestre que la imagen o apariencia (trade dress) es distintiva en el
mercado.
 Que se demuestre que la imagen o apariencia (trade dress) es ante todo no funcional”.
Otro proceso del Indecopi que puede ser tomado como referencia fue el caso de “Scotch
Brite” v. “Score White”. La primera interpuso una denuncia por infracción a derechos de
propiedad industrial y por actos de competencia desleal (actos de confusión y explotación
de la reputación ajena), debido a las marcadas similitudes entre las etiquetas de las
esponjas abrasivas que comercializaba. Si bien el Tribunal del Indecopi desestimó la
pretensión por infracción a derechos de exclusiva puesto que las marcas eran diferentes
y, por lo tanto, no generarían por sí mismas riesgo de confusión; declaró fundada la
acción de infracción en el extremo referido a actos de competencia desleal de la siguiente
manera:
“La emplazada no puede alegar desconocer ni la marca, ni la etiqueta, ni la presentación
del producto esponja para cocina o paño abrasivo de la marca SCOTCH BRITE, debido a
que éste es el producto precursor y líder en lo relativo a la venta de estos productos,
siendo obvio que la emplazada, conocedora de la fama y prestigio de los productos
SCOTCH BRITE, ha decidido explotar ilegítimamente a su favor esa reputación que le es
ajena y es por ello que imita la marca, etiqueta y trade dress del producto SCOTCH
BRITE en su producto de marca SCORE WHITE, para de esa manera vender su
producto a un público que lo adquiere en la creencia que está comprando un producto
SCOTCH BRITE o un producto vinculado a él y que tiene el mismo origen empresarial”17.
En el ámbito de la Comunidad Andina, dentro del Proceso 129-IP-2006 de 4 de octubre
de 2006, este Tribunal vinculó la figura de la apariencia de producto o “vestido de
producto” al ámbito de la competencia desleal de la siguiente manera:
17
Minnesota Mining and Manufacturing Company v. C.M.R. del Perú (“Scotch Brite” v. “Score White”), Resolución
858-2002/TPI-INDECOPI, Expediente 123587-2001.
- 20 “Similar criterio al que utiliza el registrador para la inscripción a registro de marcas
tridimensionales, deberá utilizarse para reconocer el derecho respecto de un diseño de
envase utilizado en el mercado para un producto determinado, ya que no podrá
concederse el derecho sobre un trade dress (forma o presentación de un producto en el
mercado) en el ámbito de la competencia desleal, si este diseño no posee distintividad,
por ser uno de forma usual. De igual manera a como se ha mencionado en referencia a
los criterios que debe observar el registrador, en materia de competencia desleal es
necesario, para reconocer el derecho sobre la forma o presentación de un producto (un
envase en este caso), que éste posea una forma nueva, ya sea mediante la alteración de
configuraciones ordinarias o comunes, por disposiciones geométricas que lo conviertan
en típico y característico, o bien, si fuera una forma común de envase, figuren en él
elementos tales como grabados, estampados, viñetas y relieves, que imprima y dé el
rasgo distintivo”.
Dentro del Proceso 23-IP-98 de 25 de septiembre de 1998, este Tribunal recogió el
criterio tomado en dos sentencias que en su estudio trae el profesor Areán Lalín:
“(…)
Sin embargo, en la sentencia de 12 de abril de 1977 y al fallar el caso Fotomat
Corporation v. Cochran (194 USPQ 128), el Tribunal de Distrito de Kansas sostuvo
abiertamente que la configuración del quiosco de Fotomat (singularmente su tejado) tan
solo de manera incidental cumplía finalidades funcionales: antes al contrario, se trataba, a
su entender, de una configuración esencialmente arbitraria y distintiva que constituía una
marca válida de servicios y se había convertido en el símbolo de la compañía. En
consecuencia, el Tribunal decidió que la parte demandada debería abstenerse de utilizar
en sus edificios comerciales una estructura arquitectónica que provocase el riesgo de
confusión con la estructura que constituía la marca de la demandante. Y la misma tesis
fue sustentada por el Tribunal del Distrito Sur de California al resolver en la sentencia de
26 de agosto de 1980 el caso Fotomat Corporation v. Ace Corporation (208 USPQ 92).
“En la misma línea se sitúan los casos relacionados con la decoración de unos
restaurantes franquiciados bajo la marca “Freddie Fuddruckers”. Restaurantes que están
diseñados de tal forma que los clientes puedan ver el almacenaje y la preparación de la
comida, para demostrar que ésta se halla en buenas condiciones y es cuidadosamente
elaborada. A la luz de los casos Fuddruckers v. Ridgeline (ND tex 1984), Fuddruckers v.
Doc’s BR Others, (9th. Cir. 1987) y otros como Prufrock Ltd. Inc. v. Lasater et al. (8 th. Cir.
1986) o Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana Inc. (5th. Cir. 1991) -uno de los pocos casos de
marcas que han llegado a conocimiento del Tribunal Supremo (Sentencia de 26 de junio
de 1992) desde la promulgación de la Lanhan Act-, se puede concluir que existe en los
Estados Unidos una tendencia a proteger como marca la decoración de establecimientos
comerciales cuando los consumidores reconocen tal decoración (el trade dress) como
indicadora de una determinada procedencia empresarial, incluso aunque los elementos
individuales de que se compone, sean comunes o funcionales” (documento citado, pp. 4 y
5).
(…)”.
Cabe señalar que de acuerdo con la Ley de Marcas de los Estados Unidos de América
(Lanham Act de 1946), las formas tridimensionales y las envolturas y envases de
productos son protegibles como marcas. Dicha protección fue denominada trade dress y
la misma ha alcanzado un gran desarrollo a través de la jurisprudencia emanada de sus
tribunales18. El trade dress puede incluir rasgos del producto tales como el color, tamaño,
18
Ver: Leading Case- Two Pesos Inc. vs. Taco Cabana Inc., 505 U.S. 763 (1992).
- 21 diseño, etc. O inclusive del servicio, tales como rasgos arquitectónicos, el menú o la
disposición de elementos en el local19.
Por lo tanto, el trade dress consiste en la suma de los elementos decorativos y de
presentación que identifican un producto o establecimiento y que por su presentación
generan una percepción distintiva en la mente del consumidor.
En el caso de los productos se tomará en cuenta la apariencia visual integral, referente al
tamaño, forma, combinación de colores, textura, formato de letras, gráficos, modalidades
de oferta, empaques, incluye protección del carácter distintivo de la interface y el diseño
de elementos de una página web.
La protección de las iniciativas empresariales no sólo incluye el tradicional espectro de
los derechos de exclusiva, sino también la apariencia integral del negocio, a través del
reconocimiento y protección del trade dress, instituto de génesis jurisprudencial que
tímidamente se abre camino entre los derechos industriales, intelectuales y el Derecho de
la represión de la competencia desleal.
En la jurisprudencia de Estados Unidos de América, nutrida de la incesante casuística de
los litigios ante las Cortes, así como la labor de registro de los signos distintivos por parte
de la United States Patent and Trademark Office (USPTO) se han desarrollado métodos
de evaluación de la registrabilidad de un trade dress, como la no funcionalidad fáctica o
jurídica, que lo distingue de otras figuras del derecho industrial, lo cual nos evoca la
necesidad de aprehender las herramientas del derecho comparado para la gesta de
sistemas eficientes.
Los países de América Latina han optado por extender el ámbito del Derecho de Marcas
a través de las marcas tridimensionales, concepto que quiebra la relación significantesignificado entre la marca y producto, para poder diferenciarse de los demás agentes que
concurren en el mercado (deber de diferenciación). Sin embargo, habida cuenta las
limitaciones que éste ofrece, se ha promovido que se recurra a las acciones de represión
de la competencia desleal. En efecto, resulta útil aprovechar la flexibilidad brindada por
las normas de represión de la competencia desleal.
En la Decisión 486, el Derecho de la represión de la competencia desleal y el Derecho de
Marcas no deben considerarse compartimentos estanco. Por el contrario, se encuentran
estrechamente relacionados.
Por un lado, en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina
no se permiten los registros que se hubiesen solicitado para perpetrar, facilitar o
consolidar un acto de competencia desleal (artículo 137 de la Decisión 486). Asimismo,
un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no
autorizado, sin perjuicio de las demás disposiciones de la Decisión 486 que fuesen
aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País
Miembro (artículo 225 de la Decisión 486). Además, los artículos 258 y 259 de la Decisión
486 regulan el tema de la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial, así
como el artículo 262 de la misma normativa el de la competencia desleal en el ámbito de
los secretos empresariales. Finalmente, los artículos 267, 268 y 269 de la Decisión 486
regulan las acciones por competencia desleal20.
19
20
FERRERO DIEZ CANSECO, Gonzalo, “Nuevas marcas: ¿Algo nuevo bajo el sol?, Anuario Andino de Derechos
Intelectuales, Año IV, Nº 5, Lima, 2009, p. 328.
Artículo 267.- Sin perjuicio de cualquier otra acción, quien tenga legítimo interés podrá pedir a la autoridad
nacional competente que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial conforme a lo previsto
en el presente Título.
Artículo 268.- La acción por competencia desleal conforme a este Título prescribe a los dos años contados
desde que se cometió por última vez el acto desleal, salvo que las normas internas establezcan un plazo
distinto.
- 22 Por otro lado, en el Derecho de la represión de la competencia desleal no se permiten, de
la misma manera, las vulneraciones a los derechos de propiedad intelectual de terceros.
En efecto, la normativa andina reconoce la importancia de la protección de los derechos
de exclusiva, sin embargo, este derecho tiene como contraparte un deber, el de la
diferenciación.
Al respecto, cabe indicar que existe un “derecho a imitar” que consiste en que un
concurrente en el mercado puede lícitamente imitar las iniciativas empresariales de otro
concurrente. Sin embargo, el denominado “derecho a imitar” no puede ser ejercido por las
empresas de modo irrestricto. Por el contrario, debe ser ejercido respetando los límites
que el ordenamiento jurídico establece.
En consecuencia, existen dos límites al derecho de imitación: primero, el deber de
respetar la propiedad intelectual de terceros (derechos de autor, derechos sobre signos
distintivos, derechos sobre patentes de invención, derechos sobre diseños y otros); y,
segundo, un deber de diferenciación del empresario en observancia de la buena fe
comercial, evitando caer en actos de competencia desleal por confusión, imitación
sistemática o explotación indebida de la reputación ajena21.
Por lo tanto, en el presente caso este Tribunal considera pertinente traer a colación lo
señalado en el artículo 137 de la Decisión 486: “Cuando la oficina nacional competente
tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado
para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho
registro”.
La Corte consultante debe verificar si existen indicios razonables que le permitan inferir
que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de
competencia desleal, dando lugar a un aprovechamiento indebido del prestigio ajeno
ganado mediante el trade dress. Dentro del Proceso 51-IP-2013 de 19 de junio de 2013,
este Tribunal precisó que: “El análisis que haga la oficina nacional competente debe partir
de “indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del
registro, de mala fe, podría perjudicar a otro competidor en el mercado. Por “indicio
razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia,
pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de
perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal”.
64. Para que efectivamente exista cabida a la afirmación de la actora, el Juez
consultante deberá considerar el impacto visual del conjunto de elementos que
configuran los signos así como los colores, figuras y palabras que cada uno posee.
65. Efectuando un análisis de los signos confrontados, en síntesis se puede verificar que:
21
Artículo 269.- Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá
iniciar, de oficio, las acciones por competencia desleal previstas en dicha legislación.
La Resolución 1091-2005/TDC del Indecopi (caso Bembos contra Renzo’s) dio lugar a este precedente de
observancia obligatoria aplicable a todos los casos de actos de confusión.
- 23 -
a) El signo solicitado está compuesto por la parte denominativa ZONIA mientras que el
registrado LA MUÑECA EXPRESS.
b) El posicionamiento del empaque de la marca LA MUÑECA EXPRESS es horizontal,
mientras que de ZONIA es vertical.
c) Ambos signos utilizan como colores predominantes el rojo, verde y amarillo.
d) La marca LA MUÑECA incorpora en su presentación una figura femenina en traje de
color azul, que da la apariencia de una niña, mientras que la marca ZONIA posee una
figura femenina vestida de color rojo que utiliza un gorro como los utilizados por los chefs.
e) Ambos signos utilizan palabras comunes como pasta.
66. El Juez del proceso deberá analizar a profundidad aspectos como los detallados
anteriormente, revisando si en efecto el empaque de los productos en su conjunto y
analizados de manera global, guardan similitud al extremo de que el consumidor tome un
producto por otro y no exista forma de diferenciarlos, considerando que cada uno guarda
en sí un elemento denominativo, figuras, trazos y expresiones peculiares que deben
considerarse al momento de efectuar el cotejo marcario y determinar si en efecto existe o
no una imitación de la presentación del producto.
G. LA PROTECCIÓN ACUMULADA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD
INTELECTUAL. EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA PREVIAMENTE
OBJETO DE PROTECCIÓN POR DERECHO DE AUTOR.
67. La ORGANIZACIÓN SOLARTE & CIA S.C.A., dentro de su memorial de
contestación, manifiesta que es titular de los derechos patrimoniales de autor sobre la
obra artística COCINERITA, inscrita bajo el Libro 5 Tomo 215 Partida 39 en el Registro
de la Dirección Nacional del Derecho de Autor, la cual hace parte de la marca mixta
ZONIA registrada.
68. El artículo 13 de la Decisión 351 enuncia cuales son los derechos patrimoniales, a
través de los cuales el autor posee la facultad exclusiva de realizar, autorizar o prohibir la
reproducción, comunicación pública, distribución pública, la importación y la traducción de
su obra sin su autorización.
69. A continuación se procederá a analizar la denominada figura de la protección
acumulada de los derechos de propiedad intelectual, en vista de la afirmación de la parte
actora respecto a su titularidad y la relación con el signo registrado.
70. Un mismo bien intangible puede a su vez estar protegido bajo varias figuras de la
propiedad intelectual, tal es así que un boceto, un dibujo puede ser tanto una obra bajo la
protección del derecho de autor, así como una marca, o a su vez un diseño industrial que
está enmarcado en el área de las patentes, puede acumular su protección de igual
- 24 manera bajo el derecho de autor, de ahí que nace la amplitud que posee una persona
para poder proteger sus creaciones, siempre y cuando éstas reúnan las condiciones que
la legislación contempla para cada caso en particular.
71. Respecto a esta apreciación, el Tribunal dentro de la Interpretación Prejudicial 115IP-2011 se ha pronunciado en el siguiente sentido:
“Diferentes objetos o bienes intelectuales pueden ser protegidos por diferentes
modalidades de propiedad intelectual. Para tratar estos temas la doctrina ha llamado a
esta superposición de figuras y regulaciones, “zonas fronterizas” o “zonas de contacto”.22
Un conjunto de sonidos puede ser entendido como una obra musical y protegido por el
derecho de autor, pero a su vez puede ser protegido como una marca sonora. Un dibujo
que representa una figura en tres dimensiones puede ser protegido como una obra de
arte por parte del derecho de autor, pero también ser objeto de protección como marca
tridimensional o diseño industrial; inclusive, de conformidad con su grado inventivo puede
ser protegido como modelo de utilidad o patente de invención. Así, de esta manera,
podríamos citar muchos ejemplos mediante los cuales ilustraríamos la conexión que
había entre los figuras de protección intelectual.”
72. El derecho de autor que es una creación del intelecto humano, nace con su creación,
teniendo como requisito primordial su originalidad, mientras que la marca como ya se lo
mencionó, para ser susceptible de registro, debe ser distintiva y susceptible de
representación gráfica.
73. La creación de un dibujo, en el presente caso de la gráfica de COCINERITA, puede a
su vez tener dos vertientes de protección, a través del derecho de autor como obra
artística y a su vez también utilizada como marca para distinguir productos de la clase
internacional No. 30, naciendo de ahí la posibilidad de una protección acumulada sobre
un mismo bien intangible, es decir, amparada tanto por el derecho de autor, como el
derecho de marcas.
74. Al gozar de protección como derecho de autor la figura de COCINERITA, para que a
su vez pueda gozar de la protección como marca, debe ser distintiva respecto del resto
de gráficas que puedan guardar similitud o semejanza, actuación que la debe analizar el
juzgador del proceso en particular, ya que por el simple hecho de que un objeto esté
protegido por el derecho de autor, esto no necesariamente deviene que se deba proteger
como marca, para que esto suceda, debe cumplir con los requisitos de distintividad,
perceptibilidad y representación gráfica.
Sobre la base de estos fundamentos,
En virtud de lo anteriormente expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
CONCLUYE:
PRIMERO: La marca es un signo que diferencia un producto o servicio respecto de los
demás ofertados en el comercio, permite al consumidor elegir entre varios, motivo por el
cual debe poder distinguirse para que no exista confusión al momento de su elección.
22
ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. “ESTUDIOS DE DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS AFINES”. Fundación
AISGE. Madrid. 2007. Págs. 17 a 24. Hablando sobre las zonas fronterizas entre el derecho de autor y las
diferentes figuras de protección de la propiedad industrial.
- 25 SEGUNDO: Para que un signo sea apto a ser admitido como marca necesariamente: i)
Debe gozar de distintividad, y; ii) Debe ser susceptible de representación gráfica.
TERCERO: El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado
al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad
con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos
constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser
registrados como marcas los signos que “carezcan de distintividad”.
La distintividad es un requisito intrínseco y necesario con el que debe cumplir un signo para
ser considerado como marca, al no poder identificarse o ser evidente en cuanto a las
características propias de los productos o servicios que ampara, sencillamente pierde su
capacidad de diferenciarse y por tanto no es admisible a registro.
CUARTO:
La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por
palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que,
susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o
servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y
seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del
servicio.
QUINTO: El Juez Consultante, al realizar la comparación entre marcas mixtas con parte
denominativa compuesta debe identificar, como ha sido dicho, cuál de los elementos
prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el
gráfico; pues, de acuerdo a la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay
que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que
con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo,
determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.
SEXTO:
Para que efectivamente exista cabida a la afirmación de la actora, el Juez
consultante deberá considerar el impacto visual del conjunto de elementos que configuran
los signos así como los colores, figuras y palabras que cada uno posee.
SÉPTIMO:
Para efectuar el cotejo de signos mixtos que incorporen gráficos y colores de
uso común para el sector al que se destinan, el juzgador no debe considerarlos respecto de
la eventual confusión, pese a que el cotejo es siempre en conjunto, ateniéndose más a las
semejanzas que a las diferencias, esta es la excepción, en cuanto no pueden interferir en la
comparación figuras o colores sobre los cuales no existe un derecho de exclusividad.
OCTAVO:
Respecto a la coexistencia de hecho que surge de la mera coexistencia
pacífica de signos o marcas dentro del mercado, el Tribunal ha manifestado “Se trataría al
parecer de una mera ‘coexistencia de hecho’ que no tiene tratamiento específico en la
legislación comunitaria, y que no encaja dentro de los supuestos de la coexistencia regulada
por aquella norma jurídica, la cual permite la suscripción de convenios privados entre los
titulares de las marcas que posibilitan la presencia de ellas en el mercado, pero bajo la
condición de que adopten las previsiones necesarias para evitar la confusión en el público
respecto del origen de los bienes y servicios.
La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de
inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador
acerca de la confundibilidad”.
El Juez consultante es quien debe verificar dentro del examen de registrabilidad si los signos
en conflicto son o no capaces de inducir a error o confusión considerando que la
coexistencia de hecho no confiere derechos, por lo que se debe analizar los signos en
conflicto en mérito de verificar si es admisible y no crearía confusión en el consumidor.
- 26 NOVENO: La Corte consultante debe verificar si existen indicios razonables que le permitan
inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de
competencia desleal, dando lugar a un aprovechamiento indebido del prestigio ajeno ganado
mediante el trade dress.
DÉCIMO: Efectuado el análisis de los signos confrontados se puede verificar lo siguiente: i)
El signo solicitado está compuesto por la parte denominativa ZONIA mientras que el
registrado LA MUÑECA EXPRESS; ii) El posicionamiento del empaque de la marca LA
MUÑECA EXPRESS es horizontal, mientras que de ZONIA es vertical; iii) Ambos signos
utilizan como colores predominantes el rojo, verde y amarillo; iv) La marca LA MUÑECA
incorpora en su presentación una figura femenina en traje de color azul, que da la apariencia
de una niña, mientras que la marca ZONIA posee una figura femenina vestida de color rojo
que utiliza un gorro como los utilizados por los chefs; y v) Ambos signos utilizan palabras
comunes como pasta.
DÉCIMO PRIMERO: Al gozar de protección como derecho de autor la figura de la
COCINERITA, para que a su vez pueda gozar de la protección como marca, debe ser
distintiva respecto del resto de gráficas que puedan guardar similitud o semejanza,
actuación que la debe analizar el juzgador del proceso en particular, ya que por el simple
hecho de que un objeto esté protegido por el derecho de autor, esto no necesariamente
deviene que se deba proteger como marca, para que esto suceda, debe cumplir con los
requisitos de distintividad, perceptibilidad y representación gráfica.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº
2012-00314, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento
a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría
General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena.
Leonor Perdomo Perdomo
PRESIDENTA
Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA
José Vicente Troya Jaramillo
MAGISTRADO
Luis José Diez Canseco Núñez
MAGISTRADO
Gustavo García Brito
SECRETARIO
PROCESO 66-IP-2014