Monitor Semanal Tributario y Legal Se impone la obligatoriedad del uso de marcas registradas La nueva Ley de Rendición de Cuentas y Aprobación de Balance Presupuestal, modifica el régimen de uso de marcas, el cual pasa de ser facultativa a obligatoria. La Ley 17.011, conocida como Ley de Marcas, regulaba hasta hace días bajo el carácter de facultativo, el uso de marcas registradas, estableciendo que el mismo podía revestir el carácter de obligatorio en aquellos casos en los que el Poder Ejecutivo lo declare tal por razones de conveniencia pública. Pues bien, el artículo 187 de la Ley 19.149 – Ley de Rendición de Cuentas- , modifica sustancialmente dicha disposición a través de la sustitución del artículo 19 de la Ley 17.011, por una nueva redacción que establece que el uso de marca registrada es obligatorio. Posibilidad de cancelación del Registro de una marca La nueva redacción de la Ley de Marcas, dada por la recientemente publicada Ley 19.149, establece que el registro de una marca podrá ser cancelado, en las hipótesis en que no se hubiera hecho uso de la misma, por parte de su titular, licenciatario o persona autorizada para ello, durante un lapso de 5 años consecutivos y siguientes a la fecha de su concesión o autorización de sus respectivas renovaciones. Así también, operará la cancelación del registro de la marca, en los casos en que el uso de la misma se hubiera interrumpido por más de 5 años consecutivos. Tanto en uno u otro caso, no operará la cancelación del registro de la marca, cuando el titular pruebe que la falta de uso se debe a razones de fuerza mayor. Legitimación para la solicitud de cancelación La Ley es por demás clara, al establecer que todo aquel que tenga un interés directo, personal y legítimo estará en condiciones de, en las hipótesis mencionadas, solicitar la cancelación del registro de una marca, siendo la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, el organismo a cargo de resolver respecto de las solicitudes de cancelación de marcas. Asimismo, la nueva redacción del artículo 19 de la Ley de Marcas, establece que estará a cargo del titular del registro de la marca probar el uso de la misma, pudiendo acreditarse a través de cualquier medio de prueba admitido por la ley, que aquella se ha utilizado de forma pública y efectiva por el plazo estipulado. Cabe destacar, que aunque el peticionante debe probar ser titular de un interés directo, personal y legitimo, recaerá sobre el titular del registro de la marca, la carga de la prueba sobre el uso de la misma. En lo que respecta a la solicitud de renovación del uso de marcas, la nueva redacción establece que a tales efectos, no es exigible la presentación de prueba en relación al uso de la misma. Asimismo, el uso de la marca para uno o más productos o servicios, eximen de la cancelación del registro correspondiente a otras categorías de productos o servicios, aún en los casos en que los mismos no sean similares. © 2013 KPMG Sociedad Civil, sociedad civil uruguaya y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados. 29 de noviembre de 2013, N° 547