Compendio de doctrina y jurisprudencia de

República de Colombia
Compendio
de doctrina y jurisprudencia de
Competencia Desleal
Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA
ISBN 958-97735-3-2
Corrección: Superintendencia de Industria y Comercio
Diseño e Impresión: Imprenta Nacional de Colombia
Bogotá, D. C., Marzo de 2006
SUPERINTENDENTE
DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Jairo Rubio Escobar
SUPERINTENDENTES DELEGADOS
Giancarlo Marcenaro Jiménez
Guillermo Jiménez Montiel
Samuel Díaz Escandón
SECRETARIA GENERAL
Claudia Rizo Illera
Presentación
L
as normas que reprimen la competencia desleal no son de época reciente. Ya en
1914, aunque circunscrita únicamente a los actos de confusión y de descrédito,
aparece definida la competencia desleal como un comportamiento en el cual la mala
fe era presupuesto para su tipificación. Con el paso de los años, la normatividad
fue ampliando el espectro de conductas consideradas desleales, hasta llegar, con
la ley 256 de 1996, a la enunciación de 12 conductas, al lado de una cláusula
general de prohibición que señaló los elementos del acto de competencia desleal,
con lo cual, quien entienda que alguien ha procedido de manera contraria a
los principios éticos que deben regir las relaciones mercantiles, podrá iniciar la
respectiva acción.
Tales esfuerzos normativos no se reflejaron, sin embargo, en las delaciones que
por tal motivo se efectuaban ante los jueces, quienes hasta el año 1998 tuvieron,
de manera exclusiva la competencia para avocar tales procesos.
Fue solo a partir de la ley 446 de 1998 mediante la cual se invistió a la
Superintendencia de Industria y Comercio de facultades jurisdiccionales para
adelantar, al igual que los jueces pero a prevención de éstos, los procesos de
competencia desleal, cuando los avances legislativos en esta materia tuvieron eco,
todo lo cual se reflejó en un evidente incremento en el universo de las denuncias.
Sin perjuicio de los escollos, hoy por fortuna superados, a los que se enfrentó la
SIC en la aplicación de la normatividad, –pues antes de la Ley 962 de 2005, con
fundamento en expresos mandatos legales, se vio avocada a mirar con el prisma del
derecho administrativo, la litis entre particulares–, se ha ido desarrollando en torno a
la competencia desleal una doctrina cuyo conocimiento permitirá caminar con pasos
más certeros a quienes tengan en sus manos la responsabilidad de adelantar los
procesos en esta materia y facilitará, igualmente, la comprensión para los actores en
el comercio de los límites que a sus actos les impone la buena fe.
He querido, en consecuencia, contribuir con la comunidad jurídica y con quienes
actúan en el comercio, entregando el resultado de un primer esfuerzo de compilación
que revela con nitidez las actuales posiciones de la SIC en los distintos aspectos
sustanciales y procedimentales de la competencia desleal.
Jairo Rubio Escobar
Superintendente de Industria y Comercio
5
ÍNDICE
Índice
Página
ÍNDICE TEMÁTICO
• ACCIÓN COMPETENCIA DESLEAL Y ACCIÓN POR INFRACCIÓN A LOS DERECHOS DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL NO SON EXCLUYENTES
Resolución No. 509 enero 23 de 2004
11
Auto No. 02477 noviembre 4 de 2003
14
• ACCIÓN DE COMPETENCIA DESLEAL PREVENTIVA O DE PROHIBICIÓN / Presupuestos /
riesgo de confusión / concepto de buena fe.
Sentencia 0004 de octubre 20 de 2005
14
• ACTOS DE INDUCCIÓN A LA RUPTURA CONTRACTUAL
Sentencia No. 005 del 30 de noviembre de 2005.
16
• ADQUISICIÓN DE UNA VENTAJA COMPETITIVA
Auto No. 04422 septiembre 23 de 2005
17
• ÁMBITO OBJETIVO DE APLICACIÓN (el acto de competencia y finalidad
concurrencial)
Auto No. 3777 octubre 20 de 2004
18
El acto de competencia, como requisito para que exista competencia desleal
18
• ANÁLISIS DEL ACERVO PROBATORIO/ NECESIDAD DE COMPROBAR LOS ELEMENTOS
QUE CONFORMAN LAS AFIRMACIONES DE LA DEMANDA PARA PROCEDER AL ANÁLISIS
DE LEALTAD O DESLEALTAD DE UNA CONDUCTA/ ACTOS DE CONFUSIÓN, IMITACIÓN,
EXPLOTACIÓN DE LA REPUTACIÓN AJENA, PROHIBICIÓN GENERAL Y DESVIACIÓN DE
CLIENTELA
Sentencia 009 de diciembre de 2005
22
• CARGA DE LA PRUEBA DE AFIRMACIONES DEFINIDAS LE CORRESPONDE AL
ACCIONANTE
Resolución 5321 marzo 23 de 2004
26
• CONCILIACIÓN COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD – PROCESOS DE COMPETENCIA
DESLEAL
Auto No. 4043 del 30 de agosto de 2005
27
• CONDUCTAS DESLEALES RELACIONADAS CON INFRACCIÓN A DERECHOS DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL
Sentencia No. 0001 agosto 19 de 2005
27
• RESOLUCIÓN No. 10030 MAYO 10 DE 2004 “... Actos de confusión”
7
30
Página
• CONDUCTAS DESLEALES RELACIONADAS CON LA PUBLICIDAD
Por publicidad engañosa
Resolución No. 32749 diciembre 29 de 2004
40
Por lanzamiento de producto
Resolución No. 00045 Enero 14 de 2004
70
Por uso de imagen artística
Resolución No. 5321 Marzo 23 de 2004
74
Resolución No. 4987 Marzo 9 de 2004
81
Comparación. Cuando la comparación es permitida
Resolución No. 32749 Diciembre 29 de 2004
100
Campañas publicitarias de expectativa
Resolución No. 16158 Julio 19 de 2004
106
Resolución No. 5321 Marzo 23 de 2004
110
• CRITERIOS DE CONFUNDIBILIDAD EN CASOS DE COMPETENCIA DESLEAL / VALOR
PROBATORIO DE ESTUDIOS DE CONFUNDIBILIDAD.
Auto No. 05046 del 27 de octubre de 2000.
• DILIGENCIAS PRELIMINARES DE COMPROBACIÓN
112
114
Auto No. 420 Febrero 15 de 2005
114
Auto No. 4815 Diciembre 24 de 2004
115
Resolución No 26582 Octubre 26 de 2004
118
• ENGAÑO COMPETENCIA DESLEAL /SUPUESTO DE HECHO/ CONSECUENCIAS
Resolución No. 17710 Julio 27 de 2005
121
121
• EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COMPETENCIA DESLEAL
Resolución No. 14463 Junio 23 de 2005
122
Prescripción en materia de competencia desleal
Resolución No. 10529 del 18 de mayo de 2005
123
Prescripción en materia de competencia desleal
Resolución No. 25468 del 15 de octubre de 2004
123
• INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE PERJUICIOS
En el trámite no se puede debatir nuevamente el fondo del asunto
124
Resolución No. 547 Enero 21 de 2005
124
El good will como factor de indemnización debe probarse afectado
124
Auto No. 3449 Agosto 2 de 2005
124
8
Página
• LEGITIMACIÓN
Legitimación activa de la acción
127
Resolución No. 10875 Mayo 18 de 2005
127
Resolución No. 509 Enero 23 de 2004
129
Auto 1635 del 11 de mayo del 2005
132
Sentencia 008 del 20 de diciembre del 2005
132
Legitimación pasiva de la acción
Resolución 29192 Noviembre 29 de 2004
133
Asociaciones de vendedores ambulantes
136
Resolución No. 25429 Octubre 14 de 2004
136
• MEDIDAS CAUTELARES
Legitimación para su solicitud
141
Auto No. 2810 Julio 1º de 2005
141
Resolución No. 16158 Julio 19 de 2004
145
Auto No. 389 Febrero 13 de 2004
146
• PROCEDENCIA
Para su decreto se necesita probar la realización de un acto de competencia
desleal o de su inminencia
148
Auto No. 3636 Agosto 11 de 2005
148
Auto No. 4075 Noviembre 8 de 2004
153
Auto No. 2761 Agosto 4 de 2004
155
Resolución No. 16158 Julio 19 de 2004
162
Resolución No. 15445 Junio 30 de 2004
164
Auto No. 1425 Abril 23 de 2004
169
Auto No. 3149 Diciembre 24 de 2003
172
Auto No. 2477 Noviembre 4 de 2003
174
Prueba sumaria y suficiente de la deslealtad
Auto No. 3149 Diciembre 24 de 2003
176
Aplicación del Art. 678 del C.P.C para la constitución de cauciones
Resolución No. 975 Enero 22 de 2003
177
No es posible tener como prueba de la existencia del acto las aportadas en el
recurso de reposición contra el acto que niega las medidas cautelares
Resolución No. 25481 Octubre 15 de 2004
178
• COMPROBACIÓN DE REALIZACIÓN O INMINENCIA DE ACTOS DE CONFUSIÓN RESPECTO
DE UN NOMBRE COMERCIAL Y DE UNA MARCA REGISTRADA
Auto No. 4420 del 23 de Septiembre de 2005.
9
180
Página
• DECISIÓN DE UNA SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES NO CONSTITUYE
PREJUZGAMIENTO DEL FONDO DEL ASUNTO A DEBATIR EN LA DEMANDA PRINCIPAL.
Auto No 05046 del 27 de octubre de 2000.
182
• MEDIDAS CAUTELARES / COMPROBACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE ACTOS DE COMPETENCIA
DESLEAL O DE SU INMINENCIA.
Auto No. 05046 del 27 de octubre de 2005
183
• DECISIÓN DE UNA SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES NO CONSTITUYE
PREJUZGAMIENTO DEL FONDO DEL ASUNTO A DEBATIR EN LA DEMANDA PRINCIPAL.
Auto No. 05046 del 27 de octubre de 2005.
184
• OPORTUNIDAD PARA PROBAR LAS CAUTELAS/ CARÁCTER PRECLUSIVO DE LAS ETAPAS
DEL PROCEDIMIENTO.
Auto 03417 de septiembre de 2004
185
• NOCIÓN LEALTAD
Sentencia No. 0001 agosto 19 de 2005
186
• PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN EN LOS TRÁMITES JURISDICCIONALES
POR COMPETENCIA DESLEAL ANTE LA SIC.
Auto 02812 del 11 de agosto de 2004.
189
• PRECEDENTE JUDICIAL. OBLIGATORIEDAD DE LOS FALLOS DE TUTELA DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL, ANTES DE LA SENTENCIA C-415-02, POR LA CUAL SE ACLARA EL
DERECHO A INTERPONER RECURSO DE APELACIÓN EN LOS CASOS DE COMPETENCIA
DESLEAL JURISDICCIONAL.
Auto 02812 del 11 de agosto de 2004.
189
• PRINCIPIO DE BUENA FE / USO DE PALABRAS GENÉRICAs
Resolución No. 17710 Julio 27 de 2005
191
• SANAS COSTUMBRES MERCANTILES Y USOS HONESTOS
Resolución No. 32749 Diciembre 29 de 2004
192
• VIOLACIÓN DE SECRETO POR UTILIZACIÓN DE INFORMACIÓN CONOCIDA POR EX
TRABAJADORES / REQUISITOS PARA QUE EXISTA VIOLACIÓN DE SECRETOS
Resolución 31714 del 19 de noviembre de 2003
10
194
Compendio de Competencia Desleal
Competencia Desleal
ACCIÓN COMPETENCIA DESLEAL Y ACCIÓN POR INFRACCIÓN
A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL NO SON EXCLUYENTES
Resolución No. 509 enero 23 de 2004
“...
La acción de competencia desleal, frente a la acción por infracción a los derechos de propiedad
industrial.
Tal y como se deriva de los hechos que se debaten en este proceso y se ratifica con las
pretensiones y alegatos presentados por la actora, el asunto jurisdiccional que acá nos ocupa
está centrado en determinar si la accionada, al utilizar como elemento de identificación el
signo “Sonría” para los servicios odontológicos que ofrece en la ciudad de Popayán, incurrió
en actos de competencia desleal en contra de la sociedad SONRÍA CLÍNICAS DENTALES
DE COLOMBIA S.A.
La anterior precisión tiene importancia, pues la determinación acerca del tipo de proceso
que se adelanta incide directamente en la jurisdicción y competencia con que cuenta la
Superintendencia de Industria y Comercio para conocer y decidir el presente asunto.
Como es sabido, la Ley 446 de 1998, en desarrollo del artículo 116 de la Constitución Política,
facultó a la Superintendencia de Industria y Comercio para que conociera jurisdiccionalmente
de los procesos que por competencia desleal sean puestos a su consideración, siendo esta
una facultad excepcional, que por tal razón es de interpretación restrictiva y, por ende, no
puede extenderse a asuntos no previstos en la propia ley habilitante. Así las cosas, habiendo
sido limitadas por el legislador la jurisdicción y competencia de la Superintendencia de
Industria y Comercio para conocer en facultades jurisdiccionales de asuntos relacionados
con competencia desleal, este Despacho no puede entrar a actuar como juez en conflictos
vinculados con propiedad industrial, pues como se desprende de lo expuesto, carece de
jurisdicción y competencia en asuntos de tal naturaleza.
Bajo esta perspectiva, analizando los hechos objeto del presente proceso y las pretensiones
planteadas por la actora bajo los lineamientos fijados por la honorable Corte Suprema de
Justicia - Sala Civil en su jurisprudencia, se tiene que la actora acudió ante la Superintendencia
de Industria y Comercio, para que esta Entidad se pronuncie acerca de si el accionado
infringió los artículos 8 y 10 de la Ley 256 de 1996 y que derivado de ello, le “ordene al señor
11
Compendio de Competencia Desleal
EDILBERTO MELO el retiro inmediato del aviso marcado con la enseña comercial SONRÍA
que aparece en la puerta principal de su establecimiento ubicado en la calle 8 No. 9-72 de la
ciudad de Popayán”, como consecuencia del presunto uso indebido de la enseña comercial
y de la marca “SONRÍA” cuya titularidad ostenta la accionante.
Como se observa, el presente proceso corresponde a una acción de competencia desleal,
cuyas pretensiones consisten en la declaratoria de deslealtad de la conducta y la remoción
de los efectos producidos por el acto cuestionado, razón por la cual la decisión que acá se
adopta corresponde a una providencia enmarcada por su materia bajo las normas y la acción
de competencia desleal, y no por las acciones de propiedad industrial, sobre las cuales, se
repite, esta Superintendencia carece de jurisdicción y competencia.
Debido a lo anterior, resulta oportuno y pertinente establecer desde ya las diferencias existentes
entre las acciones por competencia desleal y las acciones derivadas de infracciones a los
derechos de propiedad industrial, pues si bien entre ambas pueden presentarse factores
comunes, y en casos concretos pueden tener como fuente hechos similares, no por ello
deben confundirse, pues corresponden a acciones distintas, que responden a diferentes
sustentos legales e intereses jurídicos.
A fin de abordar el estudio arriba propuesto, es de recordar que durante varios años la
doctrina y la jurisprudencia nacionales sostuvieron la improcedencia de iniciar acciones por
competencia desleal, cuando quiera que una acción derivada de la propiedad industrial fuera
procedente. En tal sentido, se argumentaba, entre otras cosas, que la competencia desleal
constituía un derecho subsidiario al de propiedad industrial, por lo cual se debía preferir
el primero; que siendo las normas sobre propiedad industrial una regulación especial, esta
primaba sobre las normas generales de la competencia desleal; y que estando regulada
la propiedad industrial en normas supranacionales, la regulación nacional de competencia
desleal que abarcara posibles casos vinculados con derechos de propiedad industrial, se
entendía suspendida.
Hoy en día esta Superintendencia y la jurisprudencia nacional han avanzado en sus posiciones,
al reconocer que “la violación de las normas de derechos relativos a marcas y patentes no
excluye la posibilidad de que se inicien investigaciones para verificar si con ese mismo acto [o
sea, con la violación de las normas sobre marcas y patentes] se vulneran además las normas
de lealtad que deben gobernar las actividades mercantiles” ( Aclaraciones originales).
Esta posición resulta acorde con el artículo 1° de la Ley 256 de 1996, el cual determina que dicha
ley se aplicará sin perjuicio de otras formas de protección, pues independientemente de que
el acto desleal infrinja otro ordenamiento, la Ley 256 de 1996 no sanciona el comportamiento
por infringir ese otro ordenamiento, sino por ser desleal y por los efectos nocivos que el
actuar indebido genera para los afectados directos por el acto y consecuencialmente para
los consumidores.
En tal sentido, la competencia desleal no reprime la pérdida de clientela, ni el deseo por
alcanzar mayores ingresos como consecuencia de la desviación de la clientela ajena, fines
que son legítimos y naturales a un mercado competitivo, sino solamente la utilización de
medios indebidos para competir, los cuales, precisamente por ser indebidos, distorsionan la
realidad del mercado, pueden causar perjuicio injustificado a quienes los sufren y rompen la
igualdad de quienes compiten lealmente en el comercio, al generar frente a estos últimos un
desequilibrio que sólo se rompería si los competidores leales se vieran obligados también a
emplear métodos desleales, lo cual resultaría igualmente reprochable, generándose un caos
total en el mercado y exponiendo al consumidor a las consecuencias nefastas que tal realidad
comercial traería.
12
Compendio de Competencia Desleal
En este orden de ideas, el bien jurídico y el valor supremo que tutela la Ley 256 de 1996
es la lealtad empleada en los medios para competir, lealtad cuya noción y fundamento se
encuentra contenida en el inciso primero del artículo 7° de la propia regulación y en los
desarrollos que de dicho inciso se hace en las normas subsiguientes del capítulo segundo de
la Ley 256 de 1996.
En consecuencia, si bien las acciones derivadas de la propiedad industrial y las
correspondientes a la competencia desleal no son por sí mismas excluyentes, tal conclusión
no implica que en todos los casos en que se presente una eventual infracción a los derechos
de propiedad industrial dicha infracción conlleve automáticamente la prosperidad de una
acción por competencia desleal pues, como se dijo, la Ley 256 de 1996 no sanciona el
comportamiento por infringir las normas sobre propiedad industrial, sino por ser un acto de
competencia desleal. En tal sentido y como lo afirmó el honorable Tribunal Superior en la
providencia arriba citada, a través de un proceso por competencia desleal “resulta viable y
procedente que se investigue hasta qué punto, la colocación del símbolo que caracteriza la
marca [de un competidor o tercero se agrega]... representa un acto de engaño, confusión o
desorganización con capacidad de incidir de manera efectiva en la esfera de los consumidores
de ese sector de la economía”, siendo claros que el objeto del mismo no es resolver sobre la
infracción a otro régimen, sino la de declarar fundadas o infundadas unas pretensiones a la
luz de las normas sobre competencia desleal.
Por lo expuesto, el Despacho no comparte la apreciación de la actora, en el sentido de
afirmar que al no procederse a considerar automáticamente las supuestas infracciones a sus
derechos marcarios como actos de competencia desleal, se esté “restringiendo la aplicación
y el cumplimiento de la ley 256 de 1996 y de la acción de competencia desleal vinculada
a la propiedad industrial”. De tomarse como cierta la afirmación de la actora, se estaría
desconociendo la existencia de acciones jurisdiccionales específicas para la protección de los
derechos de propiedad industrial, como son las previstas por el Título XV de la Decisión 486
del Comunidad Andina de Naciones, y la existencia de acciones jurisdiccionales específicas
para la represión de los actos de competencia desleal, como son las previstas por el artículo
20 de la Ley 256 de 1996 y el Título XVI Capítulo 111 de la propia Decisión 486.
Si lo que pretendía la actora con la acción impetrada era impedir que el señor Melo Malte siguiera
incurriendo en la supuesta violación del artículo 154 de la Decisión 486, ha debido acudir a las
acciones naturales de la propiedad industrial ante los jueces de la República competentes, y
no a una acción por competencia desleal, como la que entabló la accionante.
Ahora bien, dado que lo solicitado por la actora fue la declaratoria de pretensiones propias de
la acción de competencia desleal y que la actora basó su acción en la supuesta trasgresión
de los artículos 8 y 10 de la ley 256 de 1996, corresponde a este Despacho pronunciarse
acerca de si los actos demandados constituyen o no conductas de competencia desleal a la
luz de las normas que regulan dicha institución, y no, como ahora lo pretende la accionante,
si dichos actos constituyen infracciones al régimen de los signos distintivos pues, como se ha
dicho, la acción de competencia desleal evalúa la lealtad de las conductas empleadas para
competir, independientemente de que estas sean reprimidas por otras disposiciones.
...”
Ver resolución..\Resolución No 509 de 2004.doc
13
Compendio de Competencia Desleal
Auto No. 02477 Noviembre 4 de 2003
“...
No se debe perder de vista que las medidas cautelares solicitadas forman parte de un proceso
por competencia desleal, por lo cual resulta oportuno anotar que esta Superintendencia y la
jurisprudencia nacional han avanzado en sus posiciones, al reconocer que “la violación de las
normas de derechos relativos a marcas y patentes no excluye la posibilidad de que se inicien
investigaciones para verificar si con ese mismo acto [o sea, con la violación de las normas
sobre marcas y patentes] se vulneran además las normas de lealtad que deben gobernar
las actividades mercantiles» (Negrillas y aclaraciones originales).
Esta posición resulta acorde con el artículo 10 de la Ley 256 de 1996, el cual determina que
dicha ley se aplicará sin perjuicio de otras formas de protección, pues independientemente que
el acto desleal infrinja otro ordenamiento, la Ley 256 de 1996 no sanciona el comportamiento
por infringir ese otro ordenamiento, sino por ser desleal y por los efectos nocivos que el
actuar indebido genera para los afectados directos por el acto y consecuencialmente para
los consumidores.
En consecuencia, si bien las acciones derivadas de la propiedad industrial y las
correspondientes a la competencia desleal no son por sí mismas excluyentes, tal conclusión
no implica que en todos los casos una eventual infracción al régimen de propiedad industrial
conlleve automáticamente la prosperidad de una acción por competencia desleal pues, como
se dijo, la Ley 256 de 1996 no sanciona el comportamiento por infringir las normas sobre
propiedad industrial, sino por ser un acto de competencia desleal. En tal sentido y como lo
afirmó el honorable Tribunal Superior en la providencia arriba citada, a través de un proceso
por competencia desleal “resulta viable y procedente que se investigue hasta qué punto, la
colocación del símbolo que caracteriza la marca [de un competidor o tercero- se agrega]
... representa un acto de engaño, confusión o desorganización con capacidad de incidir de
manera efectiva en la esfera de los consumidores de ese sector de la economía”, siendo
claros que el objeto del mismo no es resolver sobre la infracción a otro régimen, sino la de
declarar fundadas o infundadas unas pretensiones a la luz de las normas sobre competencia
desleal.
...”
Ver auto completo..\Auto No 02477 de 2003.doc
ACCIÓN DE COMPETENCIA DESLEAL PREVENTIVA O
DE PROHIBICIÓN / Presupuestos / riesgo de confusión /
concepto de buena fe
Sentencia 0004 de octubre 20 de 2005
“Señala el numeral segundo del artículo 20 de la Ley 256 de 1996, que “…[l]a persona
que piense que puede resultar afectada por actos de competencia desleal, tendrá acción
para solicitarle al juez que evite la realización de una conducta desleal que aún no se ha
perfeccionado, o que se prohíba aunque aún no se haya producido daño alguno…”.
Luego de examinar el texto de la norma en cuestión, se advierte que la finalidad perseguida
con la acción preventiva o de prohibición en materia de competencia desleal, es evitar la
realización de una conducta desleal, es decir, que aún no se ha configurado, o que esa
conducta se prohíba en los casos en los que la conducta ya se realizó, pero aún no ha
generado sus efectos nocivos.
14
Compendio de Competencia Desleal
La acción preventiva difiere sustancialmente de la declarativa y de condena establecida
en el numeral primero del artículo 20 de la Ley 256 de 1996, pues la segunda tiene como
finalidad declarar la ilegalidad de los actos realizados, ordenar al infractor remover los efectos
producidos e indemnizar los perjuicios causados, mientras que la acción preventiva o de
prohibición busca impedir que se realice la conducta o que se presenten sus efectos negativos
en caso de haberse ejecutado la misma. (…)
(…) Dentro del expediente aparece demostrado que la parte accionada constituyó una
sociedad que incluyó en su razón social la expresión CARREFOUR, denominándola
HIPERTIENDAS E HIPERMERCADOS CARREFOUR DE COLOMBIA LIMITADA (fl. 189), lo
cual aunado a la fijación en el año 2003 de vallas en lugares visibles al público (fl. 195), en
las cuales fue utilizado el nombre HIPERTIENDAS E HIPERMERCADOS CARREFOUR con
idéntica representación gráfica a la utilizada por la sociedad CARREFOUR para identificar sus
establecimientos de comercio, evidencia la intención de utilizar en el mercado la expresión
Carrefour.
(…) La no exigencia de la confusión, sino del riesgo de confusión y en general, la no exigencia
de la realización de las conductas desleales, sino la represión de la posibilidad de que estas
se presenten, encuentra su fundamento en el doble carácter sancionador y preventivo de
la competencia desleal, el cual se refleja en la descripción de las conductas descalificables
y en la consagración en el artículo 20 de la Ley 256 de 1996 de acciones preventivas y de
prohibición que permiten a quien piense que puede ser afectado por la conducta, actuar
contra actos que aún no han producido perjuicios, e inclusive, contra actos que aún no se
han perfeccionado. (…)
Tal como se emplea en la ley, la buena fe constitutiva de competencia desleal es calificada con
el adjetivo “comercial”, por lo cual no se trata de una buena fe común, sino que está referida a
la buena fe que impera entre los comerciantes. En consecuencia, el criterio corporativo toma
importancia, pues el juicio de valor debe revelar que la conducta es contraria a esta particular
especie de buena fe. (…)
En el caso bajo estudio, la conducta desplegada por la parte accionada se considera
contraria a la buena fe comercial, a las sanas costumbres mercantiles y a los usos honestos
en materia industrial y comercial, pues si bien la sociedad accionada no ejerce ni ha ejercido
actividades comerciales en desarrollo de su objeto social, la intención clara que tiene de
hacerlo incluyendo en su razón social una denominación ajena no guarda relación con los
parámetros éticos y morales que siguen las personas que habitual y tradicionalmente actúan
honestamente en el mercado.
Así mismo, considera este Despacho que la creación de la sociedad HIPERTIENDAS E
HIPERMERCADOS CARREFOUR DE COLOMBIA LIMITADA con una razón social similar a
la de la multinacional francesa CARREFOUR, conociendo de antemano que esta se disponía
a entrar al mercado colombiano1, es un acto de competencia desleal susceptible de desviar la
clientela de acuerdo con el artículo 8 de la Ley 256 de 1996, pues constituir dos sociedades
con nombres que son reconocidos en el exterior y por una parte importante del mercado
nacional, a sabiendas de que pretendían incursionar en el mercado colombiano, como en
efecto lo hizo CARREFOUR y posteriormente pretender un pago por parte de las sociedades
extranjeras por la cesión del nombre, constituye a todas luces un acto contrario a las sanas
costumbres mercantiles y a los usos honestos en materia industrial y comercial.”
Ver toda la Sentencia...\Sentencia No 0004 de 2005.doc
1
Declaración de parte Alfredo Insuasty Astorquiza, preguntas 33 y 34. Fotocopia Diario “El País” Cali, domingo 1 de diciembre
de 1996 (Fl. 402).
15
Compendio de Competencia Desleal
ACTOS DE INDUCCIÓN A LA RUPTURA CONTRACTUAL
Sentencia No. 005 del 30 de noviembre de 2005
“... Del análisis sustancial de los actos de inducción.
Se inicia el análisis de deslealtad a partir de los elementos que contempla esta conducta
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 256 de 1996, según el cual, “[s]e
considera desleal la inducción a trabajadores, proveedores, clientes y demás obligados,
a infringir los deberes contractuales básicos que han contraído con los competidores. La
inducción a la terminación regular de un contrato o el aprovechamiento en beneficio propio
o ajeno de una infracción contractual ajena solo se califica desleal cuando, siendo conocida,
tenga por objeto la expansión de un sector industrial o empresarial o vaya acompañada de
circunstancias tales como el engaño, la intención de eliminar a un competidor del mercado
u otros análogos”.
El artículo en cita plantea tres hipótesis. La primera consistente en que un agente induce, entre
otros, a trabajadores, proveedores o clientes de un competidor para que violen cláusulas
del contrato que han firmado (con el competidor); la segunda hipótesis se presenta cuando
el agente induce a la terminación regular de un contrato celebrado y la tercera hipótesis se
presenta cuando el agente en su propio beneficio o en beneficio de un tercero se aprovecha
de una infracción contractual ajena.
En las dos primeras hipótesis, la inducción2 como elemento básico, se refiere a un estímulo
voluntario por parte de un agente con el ánimo de irrumpir en la esfera de las relaciones
contractuales en las que no es parte y provocar en el primer evento, la inobservancia de las
obligaciones que otros han convenido a través de un contrato, y en el segundo, la ruptura
normal de la relación contractual existente entre dos personas, es decir, la ruptura regular, a
la luz de las cláusulas del contrato.
Por lo anterior, si el acto que se arguye que indujo no se realiza de manera consciente o
premeditada, si el agente no tiene este propósito o si el agente despliega una disuasión
inconsciente, de presentarse una infracción a un deber contractual o la terminación regular
del contrato, estos resultados no corresponderán a los elementos de la norma o no tendrán
relación causa-efecto con la acción desplegada por el agente.
En cuanto a la tercera hipótesis, el elemento primordial, a diferencia de los dos supuestos
anteriores, no consiste en el hecho de que el agente realice una acción encaminada a interferir
en las relaciones contractuales, sino que simplemente se aprovecha en su propio beneficio
en beneficio de un tercero de una infracción contractual en la cual no ha participado.
Obsérvese a la luz del artículo en estudio que cuando se presentan la segunda y la tercera
hipótesis, esto es, las relativas a la inducción a la terminación regular de un contrato
celebrado o el aprovechamiento de una infracción contractual ajena, la norma se hace más
contundente y exige para su verificación que adicionalmente, estas dos actuaciones tengan
como fin la expansión de un sector industrial o empresarial, lo cual podría asimilarse a la
expectativa de generar razonadamente una ventaja económica en un sector específico, o
vayan acompañadas, entre otras, de circunstancias tales como el engaño o la intención de
eliminar a un competidor del mercado.
2
DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Inducir: “(Del lat. inducĕre). Tr. Instigar, persuadir, mover a alguien.”
16
Compendio de Competencia Desleal
En este orden de ideas, se tiene que el control de deslealtad valora exclusivamente la acción
desplegada por quien induce con un propósito definido o la acción desplegada por quien se
aprovecha en beneficio propio o ajeno de una infracción contractual ajena y el modo como
la acción se despliega…”
Ver sentencia completa..\Sentencia No 0005 de 2005.doc
ADQUISICIÓN DE UNA VENTAJA COMPETITIVA
Auto No. 04422 septiembre 23 de 2005
“(…) La competencia desleal no sanciona el hecho violatorio de la ley, sino la adquisición de
una ventaja competitiva significativa dentro del mercado, como consecuencia de la violación de
una norma jurídica. En el presente caso, la ventaja competitiva se refleja en una disminución
de costos o el acceso privilegiado de quien obtiene la ventaja frente a los demás participantes
en el mercado, quienes cumpliendo cabalmente la ley, se enfrentan a costos significativamente
superiores que le impiden competir con el infractor en igualdad de condiciones.
( …)
Para el Despacho es claro que la violación de las normas en mención por parte de la
accionada le ha permitido a Telemando S.A. obtener una ventaja competitiva significativa en
el mercado respecto a los operadores de larga distancia internacional, si se tiene en cuenta
lo siguiente:
La sociedad Grupo Telemando S.A. no tiene licencia para concurrir en el mercado de
las telecomunicaciones, ya sean de servicios básicos o de servicios de valor agregado.
Sin embargo, la sociedad citada opera en el mercado sin licencia y ofrece a operadores
extranjeros el enrutamiento de las llamadas entrantes a Colombia, mediante líneas locales
pertenecientes a operadores habilitados para tal actividad, cuando estas llamadas deberían
entrar por las redes de los operadores de larga distancia internacional que fueron autorizados
para explotar dicho servicio en Colombia.
La ventaja al realizar reoriginamiento de llamadas por parte del Grupo Telemando S.A. se
materializa en varios aspectos, a saber:
1.
No pagar la licencia para la prestación de TPBCLDI. (US$150.000.000). Decreto 3045
de 1997 “Por medio del cual se establece la forma de pago de la licencia de cobrarse a
los nuevos operadores del servicio de TPBCLD.”
2.
No pagar al Fondo de comunicaciones una suma mensual sobre las utilidades devengadas
mensualmente. (5% de sus ingresos brutos). Decreto 2542 del 16 de octubre de 1997.
3.
No constituir una póliza de garantía de cumplimiento. (La prima de esta póliza tiene un
valor de US$405.000). Resolución No. 000568 del 4 de marzo de 1998.
4.
No formar una sociedad con la estructura o la forma como es exigida por la ley para
poder aspirar a tener dicha licencia.
5.
No tener la obligación de estructurar redes para realizar sus operaciones de
telecomunicaciones, y el deber de hacer la correspondiente interconexión de las
mismas.
6.
No cancela ningún cargo o porcentaje a las autoridades de comunicaciones, especialmente
al Ministerio de Comunicaciones – Fondo de Comunicaciones. (…)”
Ver Auto Completo..\Auto No 04422 de 2005.doc
17
Compendio de Competencia Desleal
ÁMBITO OBJETIVO DE APLICACIÓN
(el acto de competencia y finalidad concurrencial)
Auto No. 3777 octubre 20 de 2004
“...
El acto de competencia, como requisito para que exista competencia desleal.
Para que una conducta que despliega un participante en el mercado pueda ser considerada
como constitutiva de competencia desleal, es indispensable que la misma reúna dos
elementos fundamentales: I) Que se trate de un acto de competencia; y II) Que ese acto de
competencia pueda ser calificado como desleal3.
Así, si el acto es de competencia, pero no puede ser calificado como desleal, la conducta
corresponderá a una estrategia competitiva lícita, que posiblemente genere como resultado
una atracción de clientela válida hacia el participante en el mercado que la despliega. En
igual sentido, también es posible que esa estrategia de mercado, que por las circunstancias
de modo en que se realiza no es calificable como desleal, genere una eventual disminución
en las ventas y utilidades de los competidores, quienes ven desplazada o desviada su
clientela hacia el competidor que ha realizado los actos competitivos, sin que tal actuación
sea considerada como de competencia desleal, pues siendo un acto lícito en el comercio, el
menoscabo patrimonial que sufre el competidor que se ve afectado por el mismo corresponderá
a un resultado natural del proceso competitivo, equivalente al riesgo comercial que implica
participar en la competencia que se vive en el mercado.
Ahora bien, si el acto o la conducta que se cuestiona es calificable como desleal, pero no
corresponde a un acto de competencia, tal conducta será reprimible por medio de otras
figuras jurídicas, como por ejemplo a través de las derivadas de la responsabilidad civil
(extracontractual o contractual), pero no a través de las normas sobre competencia desleal,
pues si bien la competencia desleal ha sido tradicionalmente concebida como una especie
perteneciente al género de la responsabilidad civil, precisamente el hecho de ser una especie
perteneciente a dicho género hace que la competencia desleal contenga elementos y
particularidades que la diferencian de otras figuras pertenecientes a ese mismo género. En el
3
La jurisprudencia nacional se ha pronunciado en este mismo sentido de tiempo atrás, estudiando casos sobre competencia
desleal bajo la vigencia de los derogados artículos 75 a 77 del Código de Comercio, al igual que bajo la Ley 256 de 1996.
Es de anotar que en varios de los casos analizado por los tribunales, se hacía referencia a una exigencia adicional,
consistente en que las partes fueran comerciantes, requisito que desapareció con la expedición de la ley 256 de 1996,
cuyo artículo 3º determina que dicha ley “se les aplicará tanto a los comerciantes como a cualesquiera otros participantes
en el mercado.” En consecuencia, hoy en día se requiere que quien realiza la conducta y quien la padece participen en el
mercado, independientemente de que sean o no comerciantes, admitiéndose la posibilidad de que existan participantes en
el mercado que, a pesar de su participación en este, no son comerciantes.
Dentro de los fallos proferidos y que hacen relación a la exigencia de que la conducta de competencia desleal corresponda
a: I) un acto de competencia; y II) que dicho acto sea calificable como desleal, se encuentran las siguientes:
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, M.P. Dr. César Julio Valencia Copete. 9 de marzo de 1994. Proceso
de Epsilón Editores Ltda. contra RCN y otros. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil de Decisión,
Santafé de Bogotá D.C., veinticinco de agosto de dos mil, Ref: competencia desleal de Lexco S.A. vs. Datacol S.A. 0364,
Magistrado Ponente: Dr. Jorge Eduardo Ferreira Varcas, Discutido y aprobado en Sala de 10 de mayo de 2000.Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil de Decisión, Bogotá, M.P. Jorge Eduardo Ferreira Vargas, 4 de mayo de
2004.
18
Compendio de Competencia Desleal
caso de la figura que se estudia, una de las particularidades fundamentales y que caracteriza
a la competencia desleal es el hecho de que la conducta que se estudie en un caso particular
corresponda a un acto de competencia, pues si este elemento no se presenta, hará falta uno
de los elementos fundamentales que caracterizan la especie.
La noción de “acto de competencia” en la figura jurídica de la competencia desleal fue
expuesta por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia en el año de 1986, al analizar
la exequibilidad de los artículos 75 a 77 del Código de Comercio. Al respecto dijo la Corte
Suprema:
“El desarrollo de las actividades comerciales en una economía de mercado
supone necesariamente la competencia entre empresarios con el propósito
de obtener la preferencia de la clientela en relación con los productos que
fabrican o comercializan, o respecto de los servicios que prestan.
“La competencia, esto es, la oposición de fuerzas entre dos o más rivales
entre sí que aspiran a obtener algo, tiene su significado propio en el campo
de las relaciones mercantiles, pues aquello que se busca obtener no se
consigue como fruto de un esfuerzo momentáneo, sino como resultado de
un proceso en el que influyen factores de muy diversa índole, tales como
el prestigio comercial, la calidad de los productos o servicios ofrecidos, los
antecedentes personales y profesionales del empresario, las condiciones
de precios y de plazos, la propaganda y el lugar de ubicación de los
establecimientos de comercio.
“Considerada objetivamente, la competencia debe significar una emulación
entre comerciantes tendiente a la conquista del mercado con base en un
principio según el cual logrará en mayor grado esa conquista el competidor
que alcance la mejor combinación de los distintos elementos que puedan
influir en la decisión de la clientela.” 4
Esta noción de competencia, la cual ha sido citada constantemente por los tribunales en los
casos de competencia desleal que conocen5, pone de presente que la competencia implica
una “oposición de fuerzas entre dos o más rivales” en el mercado por conquistar un objetivo
común, cual es “la preferencia de la clientela en relación con los productos que fabrican o
comercializan, o respecto de los servicios que prestan “. De esta forma, la competencia se
traduce en una lucha entre participantes en un mercado, cuyo objetivo final es el de captar
una clientela actual o potencial.
Así las cosas y de acuerdo con lo expuesto, para que un acto pueda ser constitutivo de
competencia desleal, es preciso que el mismo corresponda a un acto de competencia, esto
4
5
Corte Suprema de Justicia, Sala Plena. M.P. Dr. Hernando Gómez Otálora. Bogotá, D.E., 10 de julio de 1986.
Al respecto se pueden encontrar, entre otras, las siguientes providencias:
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN CIVIL, Magistrado Ponente: NICOLÁS BECHARA SIMANCAS,
Santafé de Bogotá, D.C., doce (12) de septiembre de mil novecientos noventa y cinco (1995), Ref: Expediente No. 3939.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. M.P. Dr.: Manuel Ardila Velásquez. Bogotá D. C., 9 de abril de
2002. Ref: Expediente No. 6869. TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL, Sala Civil de Decisión, Bogotá, M.P.
Édgar Carlos Sanabria Melo, 2 de septiembre de 2003. TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL, Sala Civil de
Decisión, Bogotá, M.P. Édgar Carlos Sanabria Melo, Ref. 01-3364, 7 de octubre del 2003. TRIBUNAL SUPERIOR DEL
DISTRITO JUDICIAL, Sala Civil de Decisión, Bogotá, M.P. Édgar Carlos Sanabria Melo, 5 de agosto de 2003. TRIBUNAL
SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL, Sala Civil de Decisión, Bogotá, M.P. Jorge Eduardo Ferreira Vargas, 4 de mayo
de 2004. TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL, Sala Civil de Decisión, Bogotá, M.P. María Teresa Plazas
Alvarado, Rad: 11001319900120027271 01, 17 de febrero del 2004.
19
Compendio de Competencia Desleal
es, que la conducta que se demande sea realizada con la intención de disputar una clientela
actual o potencial y que dicho acto o conducta sea calificable como desleal, según los criterios
que para tal calificación establecen las normas jurídicas.
En la ley 256 de 1996, la exigencia de que el acto que se demanda sea un acto de competencia
y que el mismo sea calificable como desleal se encuentra establecida principalmente en el
artículo 2º de la mencionada ley. En tal sentido, la norma citada dispone lo siguiente:
“Artículo 2. Ámbito objetivo de aplicación. Los comportamientos previstos
en esta ley tendrán la consideración de actos de competencia desleal
siempre que realicen en el mercado y con fines concurrenciales.
La finalidad concurrencial del acto se presume cuando este, por las
circunstancias en que se realiza, se revela objetivamente idóneo para
mantener o incrementar la participación en el mercado de quien lo realiza
o de un tercero.”
De acuerdo con la norma transcrita, para que los comportamientos que la ley prevé como
desleales sean considerados como de competencia desleal, es necesario que los mismos se
realicen en el mercado y que dicha realización sea efectuada con fines concurrenciales.
Un comportamiento se realiza en el mercado cuando el mismo está dotado de trascendencia
externa6, es decir, cuando dicho comportamiento es susceptible de producir un efecto en el
ámbito competitivo del mercado en el que se realiza. Adicionalmente, no es suficiente con
que el acto se realice en el mercado, sino que es necesario que tal realización sea efectuada
con fines concurrenciales.
La ley 256 de 1996 no trae una definición de qué son los fines concurrenciales. Sin
embargo, la norma presume que la finalidad concurrencial se presenta cuando el acto,
“por las circunstancias en que se realiza, se revela objetivamente idóneo para mantener o
incrementar la participación en el mercado de quien lo realiza o de un tercero.” Siendo esta
una presunción legal y por tal razón desvirtuable, la misma no puede ser tomada ni asumida
como una definición, pues para que lo fuera, debería abarcar todo el definido y nada más que
el definido, situación que en las presunciones no se presenta, toda vez que precisamente
por ser desvirtuables, es posible que los supuestos que prevé la norma se cumplan y que a
pesar de ello el acto presumido no se presente, pues el demandado tiene la posibilidad de
demostrar que, si bien el hecho base existe, el hecho presumido no existe.
Teniendo como fundamento lo acá expuesto y partiendo de la base que la realización en
el mercado de un acto que objetivamente es idóneo para mantener o aumentar la clientela
de quien lo realiza o de un tercero, no conduce forzosamente a que en todos los casos en
que tales supuestos se presenten el acto sea efectuado con fines concurrenciales, se hace
necesario establecer una noción de fines concurrenciales que abarque todos los casos en los
que estos se presenten y que permita excluir aquellos en los que no se presenta.
En tal sentido, se tiene que la noción de finalidad concurrencial está compuesta por dos
elementos, los cuales se reflejan perfectamente en la expresión misma: Finalidad y
concurrencial. De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española7, finalidad significa el
“[f]in con que o por que se hace una cosa” y a su vez fin, significa “[c]on objeto de; para”.
Por su parte, el término concurrencial implica “tomar parte”, en este caso en el mercado, lo
6
7
Exposición de motivos del Proyecto de Ley No. 67/94 – Senado. Gaceta del Congreso del 9 de septiembre de 1994. Pg.
4.
Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española. Vigésima primera Edición, Tomo I. Espasa. Madrid. 1992. Pg.
970.
20
Compendio de Competencia Desleal
cual dentro del contexto de la ley de competencia desleal, implica participar en el mercado
disputando una clientela, o en otras palabras, compitiendo en el mismo por captar el favor de
los clientes.
Así las cosas, uniendo los significados que tienen los dos términos que componen la noción de
finalidad concurrencial, se tiene que para que esta se presente es necesario que la conducta
que se realice en el mercado se efectúe con el objeto de concurrir a él, o como lo dijo la Corte
Suprema de Justicia y lo han reiterado constantemente los tribunales, con la intención de
disputar una clientela.
Como consecuencia de lo expuesto, para que una conducta que se demanda sea constitutiva
de competencia desleal, es necesario que la misma corresponda a un acto de competencia,
es decir, a un acto que se realiza en el mercado con la intención de disputar la clientela de
quien lo realiza o de un tercero y que el mismo sea calificable como desleal, pues de faltar
el primer elemento arriba citado, el acto, a pesar de que sea desleal, no podrá ser reprimido
por las normas sobre competencia desleal por no ser un acto de competencia, y de faltar el
segundo elemento, será un acto lícito de competencia o de disputa por la clientela.
El caso concreto.
En el presente trámite, la parte accionada es el laboratorio farmacéutico SCHERING
COLOMBIANA S.A., a quien se acusa de haber incurrido en actos de competencia desleal al
haber cancelado o incumplido un contrato celebrado con la parte actora para el suministro de
unos muebles y una dotación física de sus instalaciones y por haber contratado posteriormente
la elaboración de los muebles con un tercero que había sido empleado de la accionante,
siguiendo los proyectos y diseños que la actora había suministrado.
De acuerdo con lo señalado por el artículo 31 de la Ley 256 de 1996, para que procedan las
medidas cautelares es necesario que se encuentre comprobada la realización o la inminencia
del acto de competencia desleal, lo cual implica, para efectos de la decisión de medidas
cautelares, que el fallador cuente con pruebas suficientes, vale decir, aptas para llevarlo con
un buen grado de certeza a concluir, que se ha presentado o que se puede presentar un acto
de competencia desleal.8
De los hechos narrados por el actor, así como de las pruebas obrantes en el expediente, no
es posible concluir, con la certeza necesaria para llevar al juzgador con un buen grado de
convicción, que la accionada haya realizado actos de competencia y, en consecuencia, menos
aun que sean actos de competencia desleal, pues si algo se puede concluir a esta altura del
proceso, es que los actos que se atribuyen a la sociedad SCHERING COLOMBIANA S.A. no
corresponden a conductas calificables como actos de competencia.
En efecto, de la simple narración de los hechos que hace la actora, se desprende que esta
se duele del hecho de que su contraparte haya cancelado unos pedidos vinculados a un
contrato que la accionada había celebrado con la actora para proveer el mobiliario de sus
propias instalaciones y que posteriormente hubiera contratado a un ex empleado de la actora,
para que suministrara dicho mobiliario.
Como se observa, quien a este proceso fue vinculado por la actora como accionado no
ha realizado actos de competencia, pues mal puede pensarse que el hecho de comprar
unos muebles para dotar las propias instalaciones sea un acto que la accionada estuviera
realizando con la intención de disputar una clientela, cuando por el contrario, su acto fue
el de comprar para sí misma unos bienes y no el de participar en el mercado disputando
8
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala Civil, M.P. Dr. José Alfonso Isaza Dávila. 4 de noviembre de 2003.
Exp. 1100131030321999200301.
21
Compendio de Competencia Desleal
en este una clientela. Lo anterior se hace más evidente aun si se tiene en cuenta que en
las relaciones sustanciales de que dan cuenta los hechos que narra el actor en su acción,
SCHERING COLOMBIANA S.A. era el cliente, es decir, quien compraría los muebles al actor
y que a la postre los adquirió de un tercero, de lo cual se desprende que sus actos no eran
de disputa por una clientela, sino que por el contrario, dicha sociedad era el objeto de esa
disputa entre quienes sí participan en el mercado luchando por el favor de los compradores
o clientes de los bienes que fabrican.
Por lo anterior y para efectos de la solicitud de medidas cautelares que se solicitan, al no
existir a esta altura del proceso pruebas que lleven a este Despacho a concluir con un
buen grado de certeza que la sociedad SCHERING COLOMBIANA S.A. realizó actos de
competencia, requisito fundamental para que existan actos de competencia desleal, se hace
forzoso denegar la solicitud presentada....”
Ver auto completo..\Auto No 03777 de 2004.doc
ANÁLISIS DEL ACERVO PROBATORIO/ NECESIDAD DE COMPROBAR
LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN LAS AFIRMACIONES DE LA DEMANDA
PARA PROCEDER AL ANÁLISIS DE LEALTAD O DESLEALTAD
DE UNA CONDUCTA/ ACTOS DE CONFUSIÓN, IMITACIÓN, EXPLOTACIÓN DE LA
REPUTACIÓN AJENA, PROHIBICIÓN GENERAL Y DESVIACIÓN DE CLIENTELA
Sentencia 009 de diciembre de 2005
“ 4.2. Actos de confusión (…) Analizados los hechos anteriores, se concluye que los
elementos necesarios que conforman las afirmaciones de la demandante no fueron probados,
pues no se precisan circunstancias básicas que delimiten el marco de referencia para realizar
un posterior análisis de deslealtad, tales como el cuándo, cómo y dónde las partes ofrecieron
los productos en el mercado. De esta suerte, un análisis referente a la existencia de cualquier
acto capaz de crear confusión por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los
productos o la actividad comercial de un competidor no es posible, de allí que forzosamente
se concluye que la demandada señora Blanca Cecilia Suárez de Aponte no incurrió en los
actos de confusión descritos en el artículo 10 de la Ley 256 de 1996”.
(…)
4.3. Actos de Imitación (….) Conforme a lo expuesto, puede señalarse que en el contexto
de la imitación sistemática que plantea la Ley de Competencia Desleal, esta no solo se
presenta cuando se aprecia en la prestación o en la iniciativa mercantil un alto grado de
similitud frente a las cualidades o características de la prestación o iniciativa que sirve de
referente, sino también cuando la imitación, en vez de detenerse exclusivamente en tales
características, se realiza con una intensidad o frecuencia marcada, que la hace, siempre
y cuando se verifiquen los demás elementos que contiene la conducta, susceptible de ser
reprimible por competencia desleal.
Así pues, no cualquier imitación puede calificarse como desleal, pues no bastará que se
realice el acto de imitación, sino que dicha imitación debe comportar algunos grados de
perfeccionamiento o cierta intensidad, los cuales, como se señaló, sumados a la verificación
de otras circunstancias, tales como que la imitación desplegada (exacta y minuciosa o
sistemática) provoque adicionalmente confusión o aprovechamiento de la reputación
ajena, o se encamine a obstaculizar la afirmación del competidor en el mercado, o
exceda lo que según las circunstancias pueda reputarse como una respuesta natural
del mercado, permitan concluir que en un caso determinado existe competencia desleal.
22
Compendio de Competencia Desleal
En el caso concreto, el análisis del artículo 14 de la Ley 256 de 1996, como lo advierte la parte
actora, está basado en los hechos descritos en la demanda, los cuales fueron abordados
puntualmente al referirnos a los actos de confusión y sobre los que no fue posible, por carencia
probatoria, precisar extremos temporales que definieran, principalmente, quién había salido
primero al mercado con empaque o diseño y quién había procedido a su copia.
En el caso de los actos de imitación no es menos cierto que la precisión de esos extremos
temporales es imprescindible, porque si imitar consiste en la ejecución de una cosa a ejemplo
y semejanza de otra9, se hace absolutamente necesario definir el sujeto que innovó o salió al
mercado, por ejemplo, con diseño de un empaque y quién fue el sujeto imitador.
No habiendo sido precisas las pruebas en torno a este aspecto, no es posible determinar si
la imitación fue exacta y minuciosa o si, como lo indica la demandante, la misma fue servil o
sistemática. Así pues, pierde interés para el fallador proseguir con el análisis subsiguiente de
deslealtad que adicionalmente implica conforme a la explicación precedente (en el caso de la
imitación sistemática aducida por la demandante) verificar que tal imitación corresponda a la
realización sucesiva de imitaciones10 con algún tipo de relación entre sí, que esa sucesión de
imitaciones esté dirigida a obstaculizar el desarrollo empresarial del competidor y, finalmente,
que esas actuaciones excedan el comportamiento normal del mercado11. (…)
4.4. Explotación de la reputación ajena.
El artículo 15 de la ley 256 de 1996 considera desleal (…) el aprovechamiento en beneficio,
propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida
por otro en el mercado.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y en los tratados internacionales, se
considerará desleal el empleo no autorizado de signos distintivos o de denominaciones
de origen falsas o engañosas aunque estén acompañadas de la indicación acerca de la
verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como “modelo”, “sistema”, “tipo”,
“clase”, “género”, “manera”, “imitación”, y similares.”
Uno de los principios básicos que inspiran la legislación sobre competencia desleal consiste
en que los participantes en el mercado se apoyen en su propio esfuerzo para captar una
clientela y no en el esfuerzo que un competidor ha implementado.
Así, la Ley 256 de 1996 establece en el inciso primero del artículo 15 el principio general
según el cual se considera desleal que una persona se aproveche en beneficio propio o de un
tercero de la reputación que otra persona se ha esforzado en generar para sí, y presume, en
el inciso segundo, que tal aprovechamiento se presenta cuando se utilizan signos distintivos
de terceros.
9
10
11
Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. Vigésima Primera Edición. Madrid, 1992.
El objeto de la imitación sistemática deben ser las iniciativas y prestaciones mercantiles que correspondan a uno o varios
sectores de la actividad de la empresa y que sean novedosas, v. gr. sistemas de trabajo, técnicas de comercialización,
estrategias de mercadeo, ideas con cierto grado de originalidad y métodos novedosos, etc.
“En efecto, si las investigaciones efectuadas en el campo de la imitación obstruccionista han arrojado resultados
desfavorables para las empresas de gran tamaño, no puede imponerse como presupuesto de la norma, en cuanto a los
sujetos (activo y pasivo) que el primero es siempre una empresa de gran tamaño; y el segundo, una mediana o pequeña.
Siempre será necesario efectuar el análisis riguroso de la situación fáctica, de las circunstancias que acompañan las
conductas que configuran la imitación, a fin de poder establecer si tienen la fuerza obstaculizadora, pues no puede olvidarse
que la imitación es libre; y sólo cuando “la estrategia se halle encaminada a impedir u obstaculizar’ puede calificarse como
desleal.” Delio Gómez Leyva. De las restricciones, del abuso y de la deslealtad en la competencia económica. Cámara de
Comercio de Bogotá, p. 389.
23
Compendio de Competencia Desleal
Como consecuencia de lo anterior, si la conducta cuestionada consiste en la utilización sin
autorización de un signo distintivo ajeno, el accionante, quien deberá ser el titular del signo o
un licenciatario del mismo, simplemente tendrá que probar que no autorizó al accionado para
utilizar el signo, mientras que si el cuestionamiento proviene de actuaciones diferentes de la
utilización de signos distintivos, el accionante deberá probar que tiene una reputación en el
mercado y que el accionado aprovechó para sí esa reputación.
Es de anotar que en el supuesto de utilización sin autorización de signos distintivos ajenos, la
presunción que trae la norma es una presunción de hecho, por lo cual la misma es desvirtuable
por el accionado, demostrando que sí contaba con autorización, que el signo que utilizó no es
igual al del accionante, o que el mismo no goza de reputación, desvirtuando en este último
caso el hecho presumido.
Por otra parte, es importante tener en cuenta que pueden existir casos en que se incurre al
mismo tiempo en aprovechamiento de la reputación ajena y en confusión, particularmente
cuando se utilizan signos distintivos ajenos, y que también es posible que el aprovechamiento
de la reputación ajena se presente sin que necesariamente se genere confusión en el mercado,
como cuando una persona busca transmitirles a los consumidores su propia identidad,
evitando la confusión, pero al mismo tiempo genera una vinculación con otra persona, para
aprovechar parasitariamente los beneficios que la otra persona, marca o empresa proyecta
en el público.
En caso particular, señala la demandante que el aprovechamiento de la reputación de su
poderdante es el objetivo natural de las conductas realizadas por Blanca Cecilia Suárez
de Aponte, precisando que le son aplicables a estos actos todo lo dicho en cuanto a la
confusión, desviación de clientela e imitación, pues todo ello desemboca en el ánimo de
explotar indebidamente la reputación que tiene María Elisa Camacho en el mercado de los
chocolates.
Según sus fundamentos, “de otra forma no se explica el hecho de que la denunciada haya
copiado reiteradamente los diseños de los productos de María Elisa Chcolatier, ni sus
actos dirigidos a crear confusión en el público entre sus productos y los de [su] poderdante. La
denunciada busca crear entre los consumidores la idea de una identidad entre sus chocolates
y los de la denunciante, con el fin de acaparar su clientela en forma desleal”. (Negrilla fuera
del texto).
De la lectura de la demanda se concluye que las acusaciones de la demandante se
circunscriben al aprovechamiento de la reputación comercial adquirida por María Elisa
Camacho en el mercado, partiendo de la supuesta imitación que Blanca Cecilia Suárez de
Aponte hiciera de las iniciativas comerciales de su representada, las que califica de exitosas,
precisando que si no fueran exitosas ningún competidor copiaría los diseños o iniciativas del
otro comerciante.
Manifiesta que Blanca Cecilia Suárez de Aponte no hubiera imitado sistemáticamente las
iniciativas de María Elisa Camacho si sus productos tuvieran mala reputación o no fueran
exitosos. (Fl. 32. c1).
Con base en lo anterior, se tiene que los actos de imitación no se hallaron comprobados, y
se reitera que los extremos necesarios para determinar la veracidad de los hechos descritos
en la demanda no lograron precisarse del acervo probatorio. De esta suerte, la explotación
de la reputación ajena y la verificación de la existencia de los elementos definidores de la
conducta tales como la existencia de la reputación de la demandante en el mercado pierden
todo mérito, pues si la “inducción al público a confusión y la imitación de los diseños utilizados
por los chocolates de María Elisa Chocolatier” (fl. 32 c.1.) no se pudo comprobar, no interesa
24
Compendio de Competencia Desleal
al Despacho precisar si en efecto existía reputación, éxito o reconocimiento en el mercado de
los productos María Elisa Chocolatier.
Ahora bien, en gracia de discusión y para efectos de agotar el análisis completo de los
supuestos de hecho que conforman la norma bajo estudio, se tiene que la presunción
contenida en el segundo inciso del artículo 15 no se activó, si se tiene en cuenta que la
accionante no comprobó lo que estaba llamada a comprobar a efectos de que la presunción
de deslealtad operara como era el derecho que poseía sobre un signo distintivo y el uso por
parte de la demandada de un signo, como el registrado o usado con legítimo derecho por
parte de la demandante.
En todo caso, la demandada para desvirtuar la presunción comprobó tener derechos
reconocidos sobre la marca mixta NAYARITH (fls. 133 c.1) para distinguir chocolates y
chocolatinas comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza por un
término de 10 años a partir de la fecha de concesión según certificado de registro 169457 de
octubre 31 de 1994, cuyo modelo adjunto consiste en un moño con cinta dorada y una caja
de color rojo (fl 134. c.1). (…)
4.5. Prohibición general y Desviación de clientela
Como se advirtió al inicio de esta sentencia, la competencia desleal no reprime la pérdida
de clientela ni el deseo por alcanzar mayores ingresos como consecuencia de la desviación
de la clientela ajena, fines que son legítimos y naturales a un mercado competitivo, sino
solamente la utilización de medios indebidos para competir.
El análisis que antecede a este acápite llevó a la conclusión de que ninguno de los hechos
relatados se halló probado, toda vez que los actos desplegados por la parte demandada
no pudieron ser valorados como desleales. La parte demandante no pudo a lo largo del
trámite demostrar la veracidad de las afirmaciones contenidas en los hechos, de allí que los
actos desplegados por la demandada se presumen acordes con el principio de la buena fe
comercial y con el obrar honesto que debe imperar en el mercado.
En cuanto a la desviación de clientela, la accionante indicó que Blanca Cecilia Suárez de
Aponte pretendió desviar la clientela en forma desleal mediante la imitación sistemática de
las prestaciones mercantiles, la inducción al público consumidor a confusión respecto del
origen de los productos y el aprovechamiento de la reputación que tienen los productos
María Elisa Chocolatier.
Manifiesta que “el objetivo buscado por la denunciante mediante los actos descritos en el
capítulo de hechos (…) consiste en acaparar la clientela que se dirige a los estantes de
productos de chocolate en busca de trufas de María Elisa Camacho Arango, utilizando medios
desleales, haciendo que los consumidores incurran en error y adquieran sus productos
Nayarith y no los que realmente buscaban. (Fl. 25 c.1).
En el presente caso la imitación sistemática de las prestaciones mercantiles, la inducción al
público consumidor a confusión respecto del origen de los productos y el aprovechamiento
de la reputación de otro no quedaron demostrados por las razones expuestas a lo largo de
esta sentencia, por lo cual no es posible con base en ellas determinar la existencia de actos
de desviación de la clientela.
No obstante la consecuencia lógica derivada del análisis anterior y más allá de que los
supuestos normativos de confusión y aprovechamiento de la reputación ajena no se hayan
verificado, existe una razón adicional que coincide con el resto de las consideraciones que
motivan este fallo, como es el hecho de que el estudio de la lealtad no haya podido ser
abordado en la medida en que los elementos que conformaron los hechos descritos por la
demandante no fueron comprobados.
25
Compendio de Competencia Desleal
En suma, proceder a considerar si hubo o no pérdida de clientela por parte de la demandante o
si la posible pérdida de la clientela habría obedecido a la utilización por parte de la demandada
de medios ilegítimos en un mercado competitivo, no es menester” .
Ver Sentencia Completa..\Sentencia No 0009 de 2005.doc
CARGA DE LA PRUEBA DE AFIRMACIONES DEFINIDAS
LE CORRESPONDE AL ACCIONANTE
Resolución 5321 Marzo 23 de 2004
“...
iii) En las tiendas de discos, al preguntar por lo último o lo nuevo de Carlos Vives, se enseña
el compilado de Universal.
Manifiesta la accionante que, al preguntar en las tiendas de discos por lo último o lo nuevo
del artista Carlos Vives, se le muestra el disco de Universal Music, lo que da origen a una
inducción a error al público consumidor.
Nuevamente en este punto la parte actora no aporta ninguna prueba que respalde su
afirmación.
Por otra parte, la afirmación que presenta la actora en este punto no corresponde a una
afirmación indefinida. Como lo señala la doctrina, “no son infrecuentes los casos en que el
demandante, al elaborar la demanda inicial del proceso, consigna en ella afirmaciones de
hechos positivos y negativos como fundamento de sus pretensiones. Y si en relación con los
primeros es claro que corre siempre con el deber de probarlos, no acontece lo propio con los
segundos, puesto que estos en algunos supuestos son de imposible demostración.”16
En el caso concreto, la afirmación relacionada con el hecho de que al acercarse a las tiendas
de discos y preguntar por el último o nuevo disco de Carlos Vives los vendedores le enseñan
al comprador el disco de Universal Music, es una afirmación que corresponde a hechos que
cuentan con la posibilidad de ser probados, en la medida que aluden a circunstancias de
tiempo, modo y lugar susceptibles de ser demostradas por cualquier medio probatorio idóneo
(por ejemplo, testimonios). Con base en lo anterior y establecida la afirmación como definida,
no es viable jurídicamente aplicar la figura de la inversión de la carga de la prueba de tales
hechos en cabeza de la accionada, sino que tal prueba le es propia en su demostración al
accionante, pues es él quien está en el deber de demostrar tales supuestos.
No habiéndose fundamentado por el accionante las afirmaciones de los alegatos en
aspectos tales como la ubicación de las tiendas de discos que se visitaron, el momento
en que se realizaron tales visitas, ni aportado las declaraciones de los operarios de tales
establecimientos, siendo éstas situaciones fácticas determinables, es forzoso concluir que
se está ante meras apreciaciones subjetivas, que no pueden considerarse como hechos
probados que sirvan de base para una condena judicial.
iv) El consumidor promedio no se detiene a escuchar los temas del disco, sino que lo adquiere
porque es el artista de su predilección.
La accionante afirma que un consumidor promedio no se detiene a escuchar los temas del
disco, sino que lo adquiere porque es el artista de su predilección, para luego contrariarse al
darse cuenta de que el disco es la reedición de temas anteriores.
26
Compendio de Competencia Desleal
Este Despacho reitera que, bajo los mismos parámetros atrás esbozados, no se está ante una
afirmación indefinida, por cuanto los hechos que se desprenden de la misma son susceptibles
de demostración y determinación, por lo que con base en el principio de onus probandi
incumbit actori, le corresponde a la accionante probar los hechos en los que funda su acción.
En esa medida, incumbía a la sociedad Sonolux demostrar el comportamiento del consumidor
promedio en lo tocante a la motivación para tomar la decisión de adquirir tal fonograma, pues
sin esta prueba no se está más que ante un criterio personal del demandante, desprovisto de
una base real en su apreciación.
Adicionalmente, no parece un comportamiento natural del consumidor cuyo artista preferido
sea el señor Carlos Vives, el omitir verificar la inclusión del tema de su predilección dentro
de los temas del nuevo fonograma, o de por lo menos adquirir el sencillo “Déjame entrar”,
que previamente al lanzamiento final de la producción fonográfica ya había sido publicitado y
promocionado, y el cual hacía las veces de preludio de los demás temas musicales contenidos
en el nuevo producto fonográfico del intérprete. Si ello no fuera un comportamiento normal
del consumidor de música, no entiende este Despacho el porqué de la existencia de cabinas
sonoras y de audioparlantes, que permiten apreciar y distinguir los trabajos musicales en las
tiendas de discos.
En consecuencia, el Despacho considera infundada la pretensión de engaño que con base
en los argumentos arriba expuestos presenta la parte actora.
...”
Ver resolución completa..\Resolución No 05321 de 2004.doc
CONCILIACIÓN COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD –
PROCESOS DE COMPETENCIA DESLEAL
Auto No. 4043 del 30 de agosto de 2005
“Ahora bien, el artículo 38 de la Ley 640 de 2001 prevé que en los procesos declarativos
que deban ser tramitados por el procedimiento ordinario o “abreviado” (caso de los asuntos
de competencia desleal, según lo disponen el artículo 24 de la Ley 256 de 1996 y el artículo
48 de la Ley 962 de 2005), debe intentarse previamente un acercamiento prejudicial entre
los sujetos en conflicto, aclarándose sobre el particular que tal actuación tendrá como parte
activa al sujeto que posteriormente demandará decisión jurisdiccional, bien ante los Jueces
Civiles del Circuito o bien ante la Superintendencia de Industria y Comercio”.
Ver auto completo ..\Auto No 4043 de 2005.doc
CONDUCTAS DESLEALES RELACIONADAS CON INFRACCIÓN
A DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
Sentencia No 0001 Agosto 19 de 2005
“...
3.2 Análisis de lealtad en el caso concreto
Estando determinado que los hechos objeto del presente proceso cumplen con las condiciones
para ser considerados como actos de competencia, se procede a examinar si los mismos son
27
Compendio de Competencia Desleal
calificables como desleales, según lo previsto por los Artículos 7, 8, 14 y 15 de la Ley 256 de
1996, normas frente a las cuales se decidió la apertura del trámite y frente a las cuales se
corrió traslado al accionado para que ejerciera su derecho de defensa.
3.2.1
Actos de imitación
El Artículo 14 de la Ley 256 de 1996 dispone lo siguiente:
“Actos de imitación. La imitación de prestaciones mercantiles e iniciativas
empresariales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por la ley.
“No obstante, la imitación exacta y minuciosa de las prestaciones de un tercero se
considerará desleal cuando genere confusión acerca de la procedencia empresarial
de la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación ajena.
“La inevitable existencia de los indicados riesgos de confusión o de aprovechamiento
de la reputación ajena excluye la deslealtad de la práctica.
“También se considerará desleal la imitación sistemática de las prestaciones
e iniciativas empresariales de un competidor cuando dicha estrategia se halle
encaminada a impedir u obstaculice su afirmación en el mercado y exceda de lo
que según las circunstancias, pueda reputarse como una respuesta natural del
mercado.”
Si bien la regla general prevista por este artículo consiste en que la imitación de prestaciones
mercantiles e iniciativas empresariales ajenas es libre, no es menos cierto que tal regla tiene
sus excepciones, las cuales se presentan cuando las prestaciones imitadas están protegidas
por la ley, la imitación es exacta y minuciosa y genera confusión acerca de la procedencia
empresarial de la prestación o un aprovechamiento de la reputación ajena, o cuando la
imitación es sistemática y constituye una estrategia encaminada a impedir u obstaculizar la
afirmación del competidor en el mercado y exceda de la respuesta natural del mercado.
En el presente caso se tiene lo siguiente:
La marca Kraft
De acuerdo con la Ley 256 de 1996, hay tres eventos en los que la imitación puede llegar
a constituir un acto de competencia desleal: a) cuando lo imitado está amparado por la ley;
b) cuando la imitación es exacta y minuciosa y genera confusión acerca de la procedencia
empresarial de la prestación o un aprovechamiento de la reputación ajena; y c) cuando la
imitación es sistemática y constituye una estrategia encaminada a impedir u obstaculizar la
afirmación del competidor en el mercado y exceda de la respuesta natural del mercado.
En cuanto a la marca “Kraft”, su titular, Intecma S.A., manifiesta que lleva varios años
comercializando y posicionando con esfuerzo en el mercado nacional los palitos de madera
“Kraft”, útiles para la construcción de diversas manualidades, pero que en el comercio existen
otros palitos marca “Craf”, vendidos por la sociedad Bambusa Ltda., lo que, según uno de
sus distribuidores y uno de sus representantes comerciales, ha ocasionado la disminución
de sus ventas. La parte accionante soporta su afirmación adjuntando muestras y fotografías
de los productos y sus respectivos empaques12, así como documentos que demuestran su
titularidad sobre el derecho al uso exclusivo de la marca nominativa “Kraft” para distinguir
productos de la clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, tal como consta en el
certificado de registro 14122213.
12
13
Folios 25 y 75.
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Certificado 141222. Folio 272.
28
Compendio de Competencia Desleal
Observadas las fotografías y empaques de los productos allegados al expediente por Intecma
S.A., puede concluirse, en primer lugar, que no es correcta la afirmación de la parte actora en
su demanda, al decir que en el comercio existen unos palitos comercializados por Bambusa
Ltda. bajo la marca “Craf”, pues en los empaques se ve claramente que la expresión inglesa
“craft” no se utiliza a título de marca, sino como parte de las frases descriptivas de un producto
útil para llevar a cabo manualidades o artesanías, el cual se identifica con el signo “Panda”.
En efecto, la palabra “Craft” aparece ubicada en la parte posterior del empaque, dentro de las
frases “Wooden craft sticks” y “for art and craft activities”, lo que demuestra que es utilizada
dentro de unas frases que describen el producto y no a título de marca.
Con base en el resultado de las observaciones anteriores, el despacho considera que la
presentación de los palitos de madera comercializados por Bambusa Ltda. no constituye una
imitación de ninguna prestación mercantil de la actora y la circunstancia de que Bambusa
Ltda. haya usado en sus empaques la expresión “craft” como parte de una frase que
describe en inglés la utilidad del producto, no es un acto constitutivo de una imitación
desleal.
No habiéndose probado que la sociedad Bambusa Ltda. infringió deslealmente los
intereses jurídicamente protegidos por la Ley de Competencia Desleal, al no coincidir
su conducta con los presupuestos normativos del Artículo 14 de la Ley 256 de 1996, no
se declara su incursión en actos de imitación por el uso de la expresión “craft”.
La marca Bar-B-Q
Se demostró en el proceso que la marca nominativa “Bar-B-Q” está registrada por Intecma
S.A. para distinguir en el mercado productos de la clase 2114 internacional, vigente hasta el 4
de febrero del 2013, como consta en el certificado de registro número 99.4914, y para distinguir
productos de la clase 2015 internacional, vigente hasta el 2 de julio del 2013, correspondiente
al registro 141233.
Al observar los empaques16 se hacen evidentes las diferencias entre las presentaciones de
los palitos para pinchar “Bar-B-Q” –marca correspondiente al registro 99.4914, de la sociedad
Intecma S.A. y los “Festival”, fabricados por Bambusa Ltda. Para el despacho es claro que
Bambusa Ltda. no usa la expresión “BBQ” a título de marca, sino que dicha expresión hace
parte de la frase descriptiva del producto: “Palillos Sandwich – BBQ”, marca “Festival”.
Es cierto que en los empaques del producto de Bambusa Ltda. aparece la expresión “BBQ”
en letras de gran tamaño, que imprimen relevancia a la expresión. Sin embargo, no puede por
ello afirmarse que esa expresión destacada constituya la marca del producto, pues no hay
duda de que esta es “Festival” y no “BBQ”. Por otra parte, junto con la marca del producto se
menciona claramente su origen empresarial: Bambusa Ltda.
Comparado el material aportado por el accionante, en consideración a que el despacho
encuentra en los empaques de los productos “Bar-B-Q” de Intecma S.A. y “Festival” de
Bambusa Ltda., elementos suficientemente diferenciadores –cromatismo, dibujo y tipografía–,
se concluye que su coexistencia en el mercado no ocasiona riesgo de confusión en el
14
15
16
Utensilios y recipientes para el menaje y la cocina (que no sean de metales preciosos ni chapados); peines y esponjas;
cepillos (con excepción de los pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro;
vidrio en bruto o semielaborado (con excepción del vidrio de construcción); cristalería, porcelana y loza, no comprendidas
en otras clases.
Muebles, espejos, marcos; productos, no comprendidos en otras clases de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno,
hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias
plásticas.
Folio 75.
29
Compendio de Competencia Desleal
público consumidor, entre los productos de Bambusa Ltda. y de Intecma S.A. o entre ellas
mismas y tampoco comporta un aprovechamiento de la reputación de la actora por parte de
la accionada.
Con base en el resultado de las observaciones anteriores, el despacho considera que la
accionada no ha infringido el Artículo 14 de la Ley 256 de 1996.
3.2.2
Explotación de la reputación ajena
La Ley 256 de 1996, en su Artículo 15, establece lo siguiente:
“Explotación de la reputación ajena. Se considera desleal el aprovechamiento en
beneficio propio o ajeno de las ventajas de la reputación industrial, comercial o
profesional adquirida por otro en el mercado.
“Sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y en los tratados internacionales,
se considerará desleal el empleo no autorizado de signos distintivos ajenos o de
denominaciones de origen falsas o engañosas aunque estén acompañadas de
la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones
tales como “modelo”, “sistema”, “tipo” , “clase”, “género”, “manera”, “imitación”, y
“similares”.
El aprovechamiento de la reputación ajena constituye una forma parasitaria de competir,
pues implica tener una presencia en el mercado a costa del esfuerzo económico e intelectual
de un tercero y la fama o buen nombre de que este goza. Así, quien aprovecha en beneficio
propio la reputación de un tercero está aprovechando para sí lo que dicha persona, empresa
o marca proyecta en el mercado, los valores que transmite, las simpatías que despierta y las
afinidades que genera.
El respaldo argumentativo de la parte accionante en lo que hace referencia a la incursión
de la parte accionada en actos de explotación de la reputación ajena es el siguiente: “[l]a
parte pasiva viola esta disposición legal por el simple hecho de utilizar el signo distintivo de
mi poderdante sin su autorización”. Expuesta así la conducta del accionado, con referencia
específica al empleo no autorizado de un signo distintivo, y no habiéndose descrito la comisión
de actos de explotación de la reputación ajena en los términos del primer inciso del Artículo
15 de la Ley 256 de 1996, el análisis de deslealtad se hará frente al segundo inciso de la
norma, que conlleva una presunción legal que invierte la carga de la prueba hacia la parte
accionada.
Considerando el texto normativo que ahora se analiza, el hecho de que al evaluar la misma
situación fáctica frente a la descripción que hace la ley de los actos de imitación se haya
concluido que la sociedad Bambusa Ltda. no usó a título de marca las expresiones “craft”
y “Bar-B-Q”, sirve ahora para afirmar que tampoco se configuran actos de explotación de la
reputación ajena.
...”
Ver sentencia completa..\Sentencia No 0001 de 2005.doc
RESOLUCIÓN No. 10030 MAYO 10 DE 2004
“... Actos de confusión”
La Ley 256 de 1996 dispone en su artículo 10 lo siguiente:
“En concordancia con lo establecido por el punto 1 del numeral 3 del artículo 10 bis del
Convenio de París, aprobado mediante ley 178 de 1994, se considera desleal toda conducta
30
Compendio de Competencia Desleal
que tenga por objeto o como efecto crear confusión con la actividad, las prestaciones
mercantiles o el establecimiento ajenos.”
Dado que el artículo 10 de la Ley 256 de 1996 se encuentra en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 bis del Convenio de París, se concluye que, por mandato expreso de este
último, lo dispuesto en dicha norma concuerda con lo previsto por el punto 1 del numeral 3
del artículo 10 bis del Convenio de París, según el cual “… deberá[n] prohibirse: a) Cualquier
acto capaz de crear una confusión por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento,
los productos o la actividad industrial comercial de un competidor”.
Así las cosas, las causales previstas por el régimen de competencia desleal colombiano
como constitutivas de competencia desleal por confusión son las siguientes:
- Cualquier acto capaz de crear confusión, respecto del establecimiento, los productos o la
actividad comercial de un competidor;
- Toda conducta que tenga por objeto crear confusión con la actividad, las prestaciones
mercantiles o el establecimiento ajenos;
- Toda conducta que tenga como efecto crear confusión con la actividad, las prestaciones
mercantiles o el establecimiento ajenos.
De esta forma, el artículo 10 de la Ley 256 de 1996, en concordancia con el punto 1 del
numeral 3 del artículo 1 bis del Convenio de París y con el numeral 2 del artículo 20 de la
Ley 256 de 1996, sanciona tanto las actuaciones que intencionalmente se realizan para crear
confusión como la confusión creada y la posibilidad de que la confusión se presente, lo cual
ha sido denominado por la doctrina como el riesgo o peligro de confusión, o confundibilidad.
Un acto es capaz de crear confusión, cuando la conducta desarrollada por el actor es apta,
tiene las cualidades o puede producir en los receptores de la misma una mezcla de identidades
(confusión en sentido estricto), o cuando puede llevar a dichos receptores a considerar que
entre la persona que realiza el acto y otra empresa o establecimiento existe una vinculación
o una relación comercial que lleve al consumidor a pensar que los productos, servicios o
marcas de quien genera la confusión son hechos o se encuentra bajo la responsabilidad de
la persona o sociedad con la cual la confusión se genera (confusión en sentido amplio).
La no exigencia de la confusión, sino el riesgo de que esta se presente, encuentra su
fundamento en el doble carácter sancionador y preventivo de la competencia desleal, el
cual se refleja en la descripción de las conductas descalificables y en la consagración en el
artículo 20 de la Ley 256 de 1996 de acciones preventivas y de prohibición que permiten a
quien piense que puede ser afectado por la conducta actuar contra actos que aún no han
producido perjuicios, e inclusive, contra actos que aún no se han perfeccionado.
De acuerdo con los términos de la demanda, el señor Silvio Pérez Girado presuntamente
habría incurrido en actos de competencia desleal de confusión, comprendiendo desde la
confusión fonética e ideológica hasta la visual, al haber adoptado como enseña comercial
para identificar el establecimiento de comercio y como signo impreso en su material de
empaque o de embalaje de los alimentos, una expresión generadora de confusión en el
consumidor, real o potencial: “BRASÓN ROJO”.
Pues bien, se encuentra probado dentro del expediente que las partes del proceso están
utilizando los respectivos signos distintivos “BRASA ROJA” y “BRASÓN ROJO” para identificar
comercialmente los respectivos establecimientos de comercio (visitas de inspección; actas
visibles a folios 0107 a 0125), al igual que también que las mencionadas expresiones
aparecen insertas en el material de empaque en el que se embalan los distintos alimentos
que se expenden al público, para servicios que no se consumen en el lugar.
31
Compendio de Competencia Desleal
Así mismo, está acreditado dentro del expediente que la accionante es titular de la marca
“LA BRASA ROJA”, y que el accionado no es titular de derecho marcario sobre la expresión
“BRASÓN ROJO” (Folios 0180 a 0217).
Tenemos entonces dos signos distintivos con especial énfasis en la parte nominativa de los
mismos, ya que es el nombre el que aparece en aquellos como de mayor fuerza distintiva y
que en consecuencia imprime en el público consumidor el poder de identificación de la oferta
de que se trata. Por consiguiente, estos signos o enseñas deberán tener la suficiente entidad
para garantizar la diferenciación de las ofertas y con ello procurar una clara distinción del
origen empresarial del prestador del servicio.
Analizando el concepto que encierran las palabras que conforman los signos comerciales
adoptados por las partes, se tiene que el vocablo “brasa” significa: “Leña o carbón encendidos,
rojos, por total incandescencia. Las palabras “Rojo”, o “Roja”, claramente dan muestra del
color que identifican, todo lo cual, bajo la imagen de un asadero de pollos, es claro que
ambos signos distintivos tienen el poder evocador de sugerir un material ardiendo; es decir,
de representar en la mente de un consumidor medio la idea de una brasa quemándose o en
estado de incandescencia. A su vez, la palabra “brasón” que emplea el accionado, aunque no
aparece definida en nuestra lengua, sugiere la idea de una “brasa”, aumentada de tamaño.
En efecto, al tener los signos distintivos que usan las partes en conflicto el mismo poder
evocador de representar brasas o leños ardiendo o en estado de incandescencia, sumado a
que las palabras “BRASA” y “BRASÓN” se escuchan fonéticamente de manera muy similar,
en razón a la identidad de sus primeras cuatro letras: “BRAS”, y a que en ambas desempeña
un rol preponderante la parte nominativa, se considera que la combinación de los vocablos,
“BRASÓN ROJO” tiene la potencialidad de causar una asociación equivocada del origen
empresarial en el público consumidor.
Ahora, la circunstancia según la cual el vocablo “BRASÓN” aparece presentado en
“aumentativo”, y la otra palabra, “ROJO”, se muestre en género “masculino”, no ofrece un
contenido distintivo que permita una diferenciación clara de ofertas, en comparación con la
preexistente denominación “BRASA ROJA”, la cual –dicho sea de paso– lleva varios años en
el mercado.
Así mismo, los signos distintivos a los que hemos estado haciendo referencia se están
empleando en la actualidad dentro del mercado para distinguir la prestación de un mismo
servicio: Preparación y venta de comidas (igual que la venta de bebidas) y, en especial, la
venta de pollo asado, y, aunque al vocablo “BRASÓN” se pretenda darle una apariencia
diferente presentándolo en “aumentativo”, y la otra palabra se muestre en masculino,
“ROJO”, toda la expresión vista en su conjunto, “BRASÓN ROJO” no ofrece una presentación
nominal distinta que permita diferenciar los signos, dentro del segmento de mercado en que
se objetivizan aquellos.
Es así como el entendimiento ideológico y conceptual que denotan ambas expresiones y la
forma auditiva que revisten aquellas, hace que potencialmente y en forma idónea se cause un
riesgo de asociación y de confusión en el público consumidor. Aquí es muy importante traer
a colación que la accionante es titular de derechos de propiedad industrial sobre la marca
BRASA ROJA, y que el accionado no tiene derecho marcario sobre la expresión “BRASÓN
ROJO”.
En lo que hace relación a la “confundibilidad” que tiene origen en signos distintivos en los
cuales predomine el factor nominativo, el llamado factor ideológico o conceptual desempeña
un rol importante en lo que concierne a la posibilidad de diferenciar los signos. Por tanto,
al entrar en contacto un consumidor medio con un signo distintivo en el cual predomina tal
factor nominativo, este guarda o retiene en la memoria de manera consciente o inconsciente
32
Compendio de Competencia Desleal
el concepto que evoca el contenido semántico de las palabras que lo componen. En el caso
sub exámine ambos conceptos de signos distintivos nos remiten a la misma noción: Algo
ardiendo, brasas rojas.
Por otro lado, la parte gráfica del signo distintivo “BRASÓN ROJO” no ofrece por sí misma
fuerza distintiva suficiente que permita, por esta sola representación, la diferenciación con “LA
BRASA ROJA”, toda vez que, como ya se ha dicho, la parte nominativa y conceptual es la que
se ofrece y aparece como de mayor atención y como elemento de recordación y evocación
para el público. Por lo anterior, una persona que de manera desprevenida aprecie la enseña
comercial “BRASÓN ROJO” fácilmente evoca los establecimientos “LA BRASA ROJA”, siendo
posible que confunda los mismos, o que asuma, también equivocadamente, que existe algún
vínculo o relación comercial entre “LA BRASA ROJA” y el “BRASÓN ROJO”.
Visto lo anterior y con fundamento en la apreciación razonada y crítica del acervo probatorio,
este despacho estima que la conducta realizada por el accionado, quien de acuerdo con
los certificados de Cámara de Comercio y con lo dicho en el interrogatorio de parte ha sido
durante más de 2 años el propietario del establecimiento “BRASÓN ROJO SPG”, tiene la
potencialidad de ocasionar un riesgo de asociación entre los dos establecimientos, acarreando
con ello el que el consumidor medio, o el potencial consumidor, confunda “BRASÓN ROJO”
con “LA BRASA ROJA”.
(...)
“... Actos de explotación de la reputación ajena
La Ley 256 de 1996 en su artículo 15 indica:
“Se considera desleal el aprovechamiento, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la
reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.
“Sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y en los tratados internacionales, se
considerará desleal el empleo no autorizado de signos distintivos o de denominaciones
de origen falsas o engañosas aunque estén acompañadas de la indicación acerca de la
verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como ‘modelo’, ‘sistema’, ‘tipo’,
‘clase’, ‘género’, ‘manera’, ‘imitación’, y similares”.
Para que se den los supuestos contemplados en el inciso primero del artículo 15 de la Ley
256 de 1996 es necesario que quien presenta una pretensión con base en esta norma
demuestre que ha adquirido una reputación en el mercado que le otorga una ventaja sobre
los competidores, y que el accionado aprovechó en su beneficio o en el de un tercero las
ventajas que otorga dicha reputación.
La reputación es definida por el Diccionario de la Real Academia Española como la “opinión
que las gentes tienen de una persona”. Esta definición coincide con el concepto que en
torno a la noción de reputación ha desarrollado la honorable Corte Constitucional, quien al
referirse a la reputación, la identifica con la honra para señalar que esta “es una valoración
externa de la manera como cada persona proyecta su imagen. Las actuaciones buenas o
malas son el termómetro positivo o negativo que se irradia para que la comunidad se forme
un criterio objetivo respecto de la honorabilidad de cada ser. Por ello, así como las buenas
acciones acrecientan la honra, las malas decrecen su valoración y cada quien en particular
es responsable de sus actuaciones. (...) ... observa la Corte que tanto el buen nombre como
la honra hacen alusión a un mismo fenómeno: la reputación exterior sobre una persona.”
(Subrayado fuera de texto).
En consecuencia, al ser la reputación la opinión externa que las personas se forman de
otro, la misma no constituye un atributo, sino un hecho, que como tal puede ser verificado
mediante los elementos probatorios previstos por la legislación procesal.
33
Compendio de Competencia Desleal
Ahora, la conducta desleal de aprovechamiento de la reputación ajena no es una conducta
que implique un resultado. Si bien el artículo 15 de la Ley 256 de 1996 no habla de la
conducta que “tenga como objeto o como efecto” aprovecharse de la reputación de otro,
sino simplemente dice que “[s]e considera desleal el aprovechamiento, en beneficio propio o
ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro
en el mercado”, lo cierto es que frente a ninguna de las conductas que considera la Ley 256
de 1996 como de competencia desleal se exige un resultado, pues como de tiempo atrás lo
ha sostenido la honorable Corte Suprema de Justicia, inclusive durante la vigencia de los
artículos 75 a 77 del Código de Comercio, la institución de la competencia desleal tiene un
carácter preventivo, que permite evitar que el resultado indeseado se presente. Al respecto
ha dicho la Corte:
“… basta que los actos ejecutados por el competidor y de los cuales se duele el actor, sean por
sí mismos suficientes para producir esos resultados [confusión, desviación, etc. – se agrega],
esto es, que sean intrínsecamente aptos para esos efectos. (…) Una cabal hermenéutica de
este precepto [artículo 76 del C. de C. - se agrega] obliga de una vez por todas a entender
por perjudicado, no al comerciante víctima de un daño con tal entidad, causado por los actos
desleales del competidor, sino al que está colocado en la posición de recibirlos dada la
idoneidad de la conducta desplegada por este último y que implica un riesgo actual para él
por la sola capacidad intrínseca que tiene de producir esa clase de daños.
“(…) Ripert, apoyándose en autores como Pouillet y Roubier, entre otros, sostiene que las
sanciones judiciales por el ejercicio de competencia desleal “no tienden solamente a reparar
un perjuicio, pues son además preventivas en vista al respeto de un derecho violado...”
(Tratado Elemental de Derecho Comercial, Editorial Labor, 1988, pág. 310). Dentro de la
misma línea de pensamiento, otros doctrinantes consideran suficiente que el acto sea idóneo
para producir un resultado, pues el peligro de la desviación de la clientela constituye en
sustancia el perjuicio de la probabilidad ajena de ganancia, perjuicio que vindica la represión
del acto que viola la lealtad de la concurrencia y no un derecho absoluto sobre la clientela,
por lo cual esta institución jurídica tutela un derecho subjetivo y no absoluto (Tulio Ascarelli,
Teoría de la Concurrencia y de los bienes inmateriales, De. Bosh, 1970, pág. 473). Es esta,
además, la tendencia doctrinaria, legislativa y jurisprudencial moderna.
“De manera que en un modelo de economía abierta como el nuestro (art. 333 C.N.), donde
reina el libre juego de la oferta y la demanda en el que se promueve como forma para
alcanzar la eficiencia y la adaptabilidad de la economía con miras a la expansión e incursión
en los mercados mundiales, en el que existe libertad de competencia dentro de un plano de
igualdad jurídica y de necesario respeto por el derecho de cada competidor (artículo 19-6 C.
de C.), es innegable que la naturaleza del acto calificable de acuerdo con la ley como desleal,
es suficiente cual se indicó para que adquirieran viabilidad las sanciones en estudio, con
cuánta más razón si ese entendimiento se adecua mayormente a la utilidad práctica de la
institución que impone, por su propio cometido al legislador y al amparo de claro mandato
constitucional, velar por el orden del mercado y por la erradicación, con miras a preservarlo,
de prácticas reprochables que por su objeto o por sus efectos lo desquician.
“3. En este orden de ideas, tres son entonces las fases que se distinguen en la competencia
desleal, a saber: a) la ejecución de actos desleales con aptitud para producir confusión,
desviación o desorganización; b) la ocurrencia real o efectiva de dichos fenómenos; y c)
la existencia de perjuicios cuya sustancia, según quedó visto, la constituye por principio
la conducta censurable del competidor. De esas tres etapas claramente diferenciables de
la institución, basta entonces la primera de ellas para que proceda la acción conminatoria
consagrada en el artículo 76 del C. de C. que, en su caso, se encaminará a obtener “en la
sentencia” –según lo precisa la citada disposición– que se apremie al infractor con multas
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Compendio de Competencia Desleal
sucesivas hasta de cincuenta mil pesos, convertibles en arresto, “a fin de que se abstenga de
repetir los actos de competencia desleal”, sin que sea necesario la existencia de un perjuicio
cuantificable en dinero, que se requiere, desde luego, cuando la pretensión del actor no se
limita a eso sino que reclama la correspondiente reparación económica, y por lo tanto, apunta
a la obtención de una indemnización.”
Lo expuesto por la honorable Corte Suprema de Justicia resulta aun más evidente bajo la
vigencia de la Ley 256 de 1996, pues como es sabido, esta incluye tanto acciones declarativas
y de condena como acciones preventivas o de prohibición, que inclusive prevén la posibilidad
de accionar frente a actos que aún no se han perfeccionado o que no hayan producido daño
alguno. En consecuencia, y como lo ha dicho la Corte, la existencia de un perjuicio solo es
necesario para efectos de obtener una indemnización, pero no a efectos de reprimir un acto
de competencia que reúne las condiciones para ser calificado como desleal.
Así las cosas, la no exigencia de un resultado efectivo es natural a la institución de la
competencia desleal, pues como se ha dicho, las conductas de competencia desleal son
reprimibles por el peligro y por la aptitud que las mismas tienen para producir efectos
negativos, sin que sea necesario exigir que esos efectos se produzcan.
Una reputación bien cualificada (toda vez que esta puede ser negativa) resulta de la sumatoria
de varios factores, todos ellos predicables de la forma en que una persona cumple con sus
cometidos comerciales, en la manera como se comporta la persona (jurídica o natural) dentro
del transcurrir del mercado, en el grado de recordación que se obtenga entre los usuarios
o adquirentes de los servicios y productos que se ofrecen y la calidad de los mismos. En
relación con la definición del prestigio o también conocido “good will” la jurisprudencia ha
expresado:
“En términos generales el anglicismo “good will” alude al buen nombre, al prestigio que tiene
un establecimiento mercantil, o un comerciante, frente a los demás y al público en general,
es decir, el factor específico de un negocio que ha forjado fama, clientela y hasta una red
de relaciones corresponsales de toda clase, aunado a la confianza que despierta entre los
abastecedores, empleados, entidades financieras y en general, frente al conjunto de personas
con las que se relaciona.
“Como es patente, la empresa que goza de tales características y que logra conquistar una
clientela numerosa y cuyos productos son reputados se coloca en un plano descollante en el
mercado en cuanto puede vender más y a mejor precio, lo que necesariamente apareja que
sus utilidades sean mayores en proporción al capital invertido. (…)”
A su vez la doctrina ha dicho:
“En términos comunes, el llamado “good will” tiene que ver con “alguna cosa especial”
que una compañía (o entidad de cualquier clase) tiene y otra no”. Al intentar describir más
específicamente esta “alguna cosa especial”, una persona puede decir que es la “buena
reputación de la compañía”; otra puede decir que es “su servicio excelente”; otra que “su
ubicación favorable”, y así sucesivamente. Pero sea lo que fuere, es alguna ventaja intangible
que una firma tiene sobre otras de su clase, y en virtud de la cual hace “más negocio”
proporcionalmente que sus competidores (...)”
Es así como el aprovechamiento de la reputación ajena constituye una forma parasitaria de
competir, pues implica tener una presencia en el mercado a costa del esfuerzo económico
e intelectual de un tercero. Tal actitud perjudicial para el competidor agredido genera
consecuencias nefastas para el consumidor que en no pocas ocasiones es víctima de la
confusión que trae consigo este tipo de conductas, toda vez que lo que busca quien en ellas
incurre es crear en el público una asociación con las calidades y reputación de aquel oferente
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Compendio de Competencia Desleal
en el cual se apoya. En consecuencia, esta conducta viola el principio de transparencia que
debe existir en el mercado, atentando en forma directa contra la leal competencia.
Pues bien, en el presente caso se le endilga al demandado el aprovecharse en favor de su
establecimiento, de la reputación o posicionamiento que ha labrado la sociedad actora a lo
largo de los más de 20 años que lleva en el mercado de venta de comidas, a través del uso
de un signo distintivo confundible con el de aquella, y a su vez, al haber “duplicado la imagen
externa” de la demandante.
Igualmente, arguye la accionante la existencia misma de los sendos establecimientos
de comercio LA BRASA ROJA, no solo a nivel de Bogotá, D.C., en donde aparecen 18,
sino también en otras ciudades como es el caso de Santiago de Cali, en donde funcionan
4 establecimientos (folios 3, 8 y 9). Todo esto en alusión al grado de reconocimiento y
posicionamiento con que cuenta la accionante, lo que considera suficiente para acreditar la
reputación que ostenta.
Como se verá en el presente caso, lo cierto es que el aprovechamiento de la reputación del
actor por parte del accionado sí se produjo por las siguientes razones:
El artículo 15 de la Ley 256 de 1996 establece que: “[s]e considera desleal el aprovechamiento
en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional
adquirida por otro en el mercado.” Como se observa, el vocablo que caracteriza la conducta
descrita en la norma es “aprovechamiento”, término que significa “[a]cción y efecto de
aprovechar o aprovecharse” . Dado que por “aprovechar” se entiende “[e]mplear útilmente
algo, hacerlo provechoso o sacarle el máximo rendimiento” , y a su vez, “provecho” significa
“[b]eneficio o utilidad que se consigue o se origina de algo o por algún medio”, se tiene
que cuando el artículo 15 de la Ley 256 de 1996 dispone que “[s]e considera desleal el
aprovechamiento, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial,
comercial o profesional adquirida por otro en el mercado”, lo que está evitando es que una
persona utilice en su beneficio o en beneficio de un tercero las ventajas que representan la
reputación que otra persona ha adquirido en el mercado.
En el presente proceso está demostrado, a través de las respectivas certificaciones de la
Cámara de Comercio de Bogotá, que el establecimiento de propiedad del demandado es
llamado “BRASÓN ROJO SPG”, y figura matriculado con número 01041034 desde el 23 de
septiembre de 2000 . Así mismo, se constató directamente a través de la visita de inspección
decretada oficiosamente, que tal expresión se ha usado públicamente dentro del mercado.
De igual manera, se encuentra probado que la COMPAÑÍA INVERSORA EL CÓNDOR LA
BRASA ROJA S.A. lleva en el mercado varios años y que tiene registrados 21 establecimientos
de comercio dedicados a la venta de comidas y bebidas preparadas –en Bogotá y Santiago
de Cali–, todo lo cual lleva razonadamente a este despacho a considerar que la sociedad en
cita cuenta con un posicionamiento y buena reputación dentro del contexto del mercado de
que se trata, tal como se afirma en la demanda.
A este respecto, si bien el accionado solamente aparece con un establecimiento de comercio,
lo cierto es que ha venido empleando un signo confundible que evoca el de la accionante,
y en este orden de ideas habría hecho un uso indebido de la reputación y reconocimiento
alcanzados por aquella, al adoptar una forma de presentación nominativa que representa un
riesgo de asociación con la de aquella, para ofrecer públicamente su establecimiento, así
como el material de empaque de sus productos, lo que permite evidenciar, sin que exista
prueba en contrario que lo desvirtúe, que el accionado se ha venido aprovechando de manera
desleal, obteniendo un beneficio sin autorización de la accionante, basado en la trayectoria y
reputación alcanzadas por “LA BRASA ROJA” .
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