Page 1 of 11 08/06/2007 http://curia.europa.eu/jurisp/cgi

Page 1 of 11
AVISO JURÍDICO IMPORTANTE: La información que se ofrece en estas páginas está sujeta a
una cláusula de exención de responsabilidad y a un aviso de Copyright
CONCLUSIONES DE LA ABOGADO GENERAL
SRA. ELEANOR SHARPSTON
presentadas el 7 de junio de 2007 (1)
Asunto C-301/05 P
Hans-Peter Wilfer
«Recurso de casación – Marca comunitaria – Marca denominativa ROCKBASS – Denegación de
registro – Admisión de pruebas por el Tribunal de Primera Instancia – Carácter descriptivo de la
marca»
1.
El presente recurso de casación contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 8 de
junio de 2005, Wilfer/OAMI (T-315/03) (2) plantea una serie de cuestiones, incluida la relativa a la
correcta interpretación y aplicación del concepto de carácter descriptivo a efectos del artículo 7,
apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre
la marca comunitaria (en lo sucesivo, «Reglamento»). (3)
El Reglamento
2.
En el artículo 7, apartado 1, del Reglamento se enuncia lo que se conoce como motivos de
denegación «absolutos» para el registro de una marca. Contrariamente a los motivos
«relativos» (como la similitud entre la marca solicitada y una marca existente), que pueden o no
oponerse al registro dependiendo de las circunstancias, los motivos absolutos se oponen
automáticamente al registro.
3.
El artículo 7, apartado 1, en la medida en que es relevante en el presente asunto, establece
lo siguiente:
«Se denegará el registro de:
[…]
b)
las marcas que carezcan de carácter distintivo;
c)
las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan
servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la
procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio,
u otras características del producto o del servicio.»
4.
Me referiré a los signos o indicaciones comprendidos en el artículo 7, apartado 1, letra c),
como «descriptivos».
5.
Al interpretar el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento, debe tenerse en
cuenta también la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a la interpretación del artículo 3,
apartado 1, letras b) y c), de la Directiva sobre marcas, (4) de tenor esencialmente idéntico.
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?lang=es&num=79929392C19050301&... 08/06/2007
Page 2 of 11
6.
El artículo 59 del Reglamento establece:
«El recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día
de la notificación de la resolución. […] Deberá presentarse un escrito en el que se expongan los
motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la fecha de la notificación de la
resolución.»
7.
El artículo 63, apartados 1 a 3, del Reglamento dispone:
«1. Contra las resoluciones de las salas de recurso que recaigan en asuntos recurridos cabrá
recurso ante el Tribunal de Justicia.
2.
El recurso se fundará en incompetencia, en quebrantamiento sustancial de forma, en violación
de Tratado, del presente Reglamento o de cualquier norma jurídica relativa a su aplicación, o en
desviación de poder.
3.
El Tribunal de Justicia será competente tanto para anular como para modificar la resolución
impugnada.» (5)
8.
El artículo 74 del Reglamento establece:
«1. En el curso del procedimiento, la Oficina procederá al examen de oficio de los hechos; sin
embargo, en un procedimiento sobre motivos de denegación relativos de registro, el examen se
limitará a los medios alegados y a las solicitudes presentadas por las partes.»
2.
La Oficina podrá no tener en cuenta los hechos que las partes no hubieren alegado o las
pruebas que no hubieren presentado dentro de plazo.»
Antecedentes del recurso de casación
9.
En octubre de 2001, el Sr. Wilfer solicitó el registro de la marca denominativa ROCKBASS
como marca comunitaria en relación con «Equipos técnicos de sonido, mesas de sonido
(mezcladoras), aparatos para la producción de efectos de sonido, amplificadores, altavoces,
altavoces activos (combos); soportes, cajas y bolsas, adaptados a los aparatos mencionados»;
«Instrumentos musicales, en particular, guitarras, guitarras eléctricas, guitarras bajas, guitarras
acústicas, accesorios para guitarras, en concreto, cuerdas, clavijas y correas; soportes, cajas y
fundas adaptados a los artículos anteriores»; y «Soportes, cajas y fundas». (6) El 11 de marzo de
2002, el examinador denegó la solicitud sobre la base del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del
Reglamento. El 25 de marzo de 2002, el Sr. Wilfer recurrió ante la Primera Sala de Recurso de la
OAMI (en lo sucesivo, «Sala de Recurso»). El 3 de julio de 2002, presentó un escrito en el que
exponía los motivos de dicho recurso y el 2 de julio de 2003 presentó un escrito de ampliación que
incluía una declaración del Sr. Roesberg, editor de una revista musical, así como información
relativa a la marca ROCKBASS en Canadá, Australia y Nueva Zelanda.
10.
Mediante resolución de 11 de julio de 2003 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la
Sala Primera de Recurso de la OAMI desestimó el recurso en virtud del artículo 7, apartado 1,
letra c), del Reglamento nº 40/94. En síntesis, la Sala de Recurso consideró que entre el público
interesado, formado por especialistas musicales, la palabra «rockbass» hacía alusión a la guitarra
baja que sirve especialmente para interpretar música rock y se refería igualmente a una técnica de
guitarra baja, el «rock bass». En consecuencia, consideró que el signo denominativo ROCKBASS era
directamente descriptivo de los instrumentos musicales y de sus accesorios, así como de otros
productos especificados en la solicitud, en la medida en que sus descripciones incluyen productos
utilizados en relación con las guitarras bajas.
11.
El Sr. Wilfer solicitó al Tribunal de Primera Instancia la anulación de la resolución impugnada
sobre la base de los cuatro motivos siguientes: el hecho de que la Oficina no procediera al examen
de oficio de los hechos, infringiendo lo dispuesto en la primera frase del artículo 74, apartado 1, del
Reglamento; la no consideración de las pruebas aportadas por el Sr. Wilfer, y la infracción del
artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento.
12.
El Tribunal de Primera Instancia desestimó el recurso en su totalidad. En la medida en que
resulte relevante a efectos del recurso de casación, resumiré la sentencia del Tribunal de Primera
Instancia al exponer los motivos de casación.
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?lang=es&num=79929392C19050301&... 08/06/2007
Page 3 of 11
El recurso de casación
13.
El Sr. Wilfer invoca siete motivos de casación.
Primer motivo de casación
14.
En la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia denegó la petición formulada por
el Sr. Wilfer en la vista de que se dejara constancia de que estaba representado conjuntamente por
un abogado y por un Patentanwalt o, con carácter subsidiario, que estaba representado por un
abogado, asistido por un Patentanwalt. En virtud del artículo 19 del Estatuto del Tribunal de Justicia,
únicamente un abogado autorizado para ejercer ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro
o de otro Estado parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo puede representar o asistir
a las partes que no sean los Estados y las instituciones a que se refieren los párrafos primero y
segundo del mismo artículo. (7)
15.
El primer motivo de casación invocado por el Sr. Wilfer consiste en que el Tribunal de
Primera Instancia interpretó erróneamente el artículo 19 del Estatuto del Estatuto del Tribunal de
Justicia al denegar su petición de que se admitiera su representación conjunta por su abogado y su
agente de patentes.
16.
No obstante, dado que el Sr. Wilfer desistió de su primer motivo de casación en la vista,
propongo que ya no se examine la cuestión.
Segundo motivo de casación
17.
En la sentencia objeto del recurso de casación, el Tribunal de Primera Instancia se refería a
una certificación relativa al procedimiento de registro de la marca ROCKBASS en los Estados Unidos,
presentada por el Sr. Wilfer en la vista. El Tribunal de Primera Instancia declaró que de los
apartados 2 y 3 del artículo 63 del Reglamento se desprende claramente que tanto la anulación
como la modificación de una resolución de las Salas de Recurso sólo son posibles si la resolución
adolece de ilegalidad de fondo o de forma y que, conforme a reiterada jurisprudencia, la legalidad
de un acto comunitario debe apreciarse en función de los elementos de hecho y de Derecho
existentes en la fecha en que el acto fue adoptado. Por consiguiente, la legalidad de una resolución
de la Sala de Recurso sólo puede cuestionarse invocando nuevos hechos ante el Tribunal de Primera
Instancia si se demuestra que la Sala de Recurso debía, de oficio, haber tenido en cuenta esos
hechos en el procedimiento administrativo antes de adoptar cualquier resolución sobre el asunto. El
Tribunal de Primera Instancia consideró que dado que la certificación presentada por el Sr. Wilfer
era posterior a la adopción de la resolución impugnada y de que los elementos relativos al
procedimiento de registro de la marca ROCKBASS en los Estados Unidos no constituían hechos que
la Sala de Recurso debía haber tenido en cuenta, de oficio, antes de adoptar la resolución
impugnada, la certificación de que se trataba no podía cuestionar la legalidad de dicha resolución y,
por ende, debía excluirse del debate. (8)
18.
El segundo motivo de casación alegado por el Sr. Wilfer se basa en que, al negarse a tomar
en consideración la certificación, el Tribunal de Primera Instancia aplicó erróneamente la primera
frase del artículo 74, apartado 1, y el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento. El
carácter registrable de una marca es relevante tanto en el momento en que se solicita el registro
como cuando se concede éste.
19.
En la vista, el abogado del Sr. Wilfer explicó que mediante el segundo motivo de casación su
cliente no estaba sugiriendo que el propio Tribunal de Primera Instancia debería haber aplicado el
artículo 74, apartado 1, del Reglamento. Al contrario, su alegación se basaba en que el Tribunal de
Primera Instancia no había interpretado correctamente el artículo 74, apartado 1, en la medida en
que declaró que la Sala de Recurso no estaba obligada a examinar de oficio el hecho de que
existieran registros paralelos en otras jurisdicciones. Este hecho se puso en conocimiento de la Sala
de Recurso en el escrito presentado por el Sr. Wilfer el 2 de julio de 2003. (9)
20.
La pertinencia de dicho escrito constituye la esencia del tercer motivo de casación, que se
examina a continuación. Por lo que respecta al segundo motivo de casación, que se refiere
específicamente al apartado 14 de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, no veo la
relevancia de dicho escrito. En ese apartado, el Tribunal de Primera Instancia se pronunciaba sobre
la admisibilidad de la certificación presentada por el Sr. Wilfer en la vista.
21.
En lo que atañe a esta cuestión, ni en la jurisprudencia mencionada en el apartado 13 de la
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?lang=es&num=79929392C19050301&... 08/06/2007
Page 4 of 11
sentencia del Tribunal de Primera Instancia ni en la aplicación de dicha jurisprudencia que se realiza
en el apartado 14 al caso de autos hay ningún indicio de que el Tribunal de Primera Instancia
interpretara o aplicara incorrectamente la norma. (10) Por consiguiente, considero que no puede
acogerse el segundo motivo de casación por ser infundado.
Tercer motivo de casación
22.
Ante el Tribunal de Primera Instancia el Sr. Wilfer alegó que la Sala de Recurso no tomó en
consideración su escrito de ampliación de 2 de julio de 2003 y sus anexos, al que se adjuntaba una
certificación del Sr. Roesberg, editor de una revista musical, y en el que se hacían constar algunas
indicaciones sobre los registros anteriores de la marca ROCKBASS.
23.
En la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia declaró que el artículo 59 del
Reglamento no podía interpretarse en el sentido de que se opone a que se tomen en consideración
nuevos elementos de hecho alegados o nuevas pruebas aportadas durante el examen realizado en
la vista de un recurso relativo a un motivo de denegación absoluto tras la expiración del plazo de
presentación de los motivos del recurso. El artículo 74, apartado 2, del Reglamento otorga a la Sala
de Recurso una facultad discrecional en cuanto a la consideración de elementos adicionales
aportados tras la expiración de dicho plazo. De las consideraciones precedentes, el Tribunal de
Primera Instancia dedujo que la Sala de Recurso debería haber examinado el citado escrito de
ampliación a fin de asegurarse, cuando menos, de que no contenía nuevos elementos de hecho ni
aportaba nuevos elementos probatorios que debieran ser examinados. Por consiguiente, al no
examinar dicho escrito, la Sala de Recurso había incurrido en un vicio de procedimiento. No
obstante, una irregularidad de procedimiento sólo supone la anulación en su totalidad o en parte de
una decisión si se prueba que sin esa irregularidad la decisión impugnada habría podido tener un
contenido diverso. (11) El escrito de ampliación no contenía alegaciones nuevas ni aportaba nuevas
pruebas que pudieran influir en la esencia de la resolución impugnada. La certificación se había
presentado únicamente en apoyo de dos alegaciones que el Sr. Wilfer ya había formulado ante el
examinador y ante la Sala de Recurso, y, por consiguiente, no pudo afectar a la esencia de la
resolución impugnada. Por lo que se refiere a la información relativa a los registros de la marca
ROCKBASS en Canadá, Australia y Nueva Zelanda, habida cuenta de que los registros ya efectuados
en los Estados miembros no son elementos decisivos, (12) el Tribunal de Primera Instancia dedujo,
afortiori, que los registros efectuados en países terceros, cuya legislación no está sujeta a la
armonización comunitaria, en modo alguno podían servir para probar que se había considerado que
se cumplían unos requisitos idénticos a los del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento. El
Tribunal de Primera Instancia concluyó que, dado que el escrito de ampliación no contenía
elementos nuevos que pudieran afectar a la esencia de la resolución impugnada, el hecho de que la
Sala de Recurso no examinara dicho escrito no podía implicar la anulación de la referida
resolución. (13)
24.
Con su tercer motivo de casación, el Sr. Wilfer alega que el Tribunal de Primera Instancia
aplicó incorrectamente el artículo 74 del Reglamento y la jurisprudencia comunitaria relativa a los
vicios de procedimiento. El escrito de ampliación de 2 de julio de 2003 contenía nuevas alegaciones
y pruebas que podían haber afectado a la esencia de la resolución de la Sala de Recurso. Si la Sala
de Recurso hubiera tenido en cuenta dichas pruebas, no habría podido mantener su tesis de que la
palabra «rockbass» hacía referencia a una guitarra baja especialmente indicada para tocar música
rock. Por lo tanto, el Sr. Wilfer considera que la consideración del escrito de ampliación podría haber
afectado, sin duda, a la esencia de la resolución impugnada. Lo mismo cabe decir, a su juicio, en
relación con la información sobre los registros de ROCKBASS en Canadá, Australia, Nueva Zelanda y
Estados Unidos [sic], puesto que en la resolución impugnada la Sala de Recurso se refería a los usos
y a las normas léxicas ingleses. Si la Sala de Recurso hubiera tenido en cuenta la apreciación
realizada por los órganos jurisdiccionales de los países anglosajones de que ROCKBASS era un
término de fantasía y, por lo tanto, suficientemente distintivo y no meramente descriptivo, la
esencia de la resolución impugnada podría haber sido diferente.
25.
En mi opinión, el tercer motivo de casación también es infundado. El Tribunal de Primea
Instancia interpretó correctamente el artículo 74, apartado 2, del Reglamento y resumió los efectos
de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en el apartado 33 de su sentencia. Este punto de vista
viene además corroborado por la reciente resolución del Tribunal de Justicia en el asunto Kaul. (14)
Motivos de casación cuarto, quinto y séptimo
26.
Los motivos de casación cuarto, quinto y séptimo hacen referencia a la parte de la sentencia
del Tribunal de Primea Instancia relativa a la alegación del Sr. Wilfer de que la Sala de Recurso
había infringido el artículo 71, apartado 1, letra c), del Reglamento en dos aspectos.
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?lang=es&num=79929392C19050301&... 08/06/2007
Page 5 of 11
Sentencia del Tribunal de Primera Instancia
27.
En primer lugar, el Sr. Wilfer citó distintos significados de los componentes del signo
ROCKBASS. Alegó asimismo que, en inglés, la locución «rockbass» posee una acepción precisa, a
saber, un pez llamado «rock bass» (perca de roca), que es extremadamente inhabitual en relación
con los productos reivindicados. Por lo tanto, el público pertinente percibió el signo de que se trata
como un término de fantasía, caracterizado por una estructura gramatical inusual y por un
significado ambiguo. (15)
28.
El Tribunal de Primera Instancia declaró que el carácter descriptivo de un signo ha de
apreciarse en relación con los productos o los servicios para los que se haya solicitado el
registro. (16) La Sala de Recurso había tenido en cuenta acertadamente los significados
relacionados concretamente con los productos de que se trata. De ello dedujo el Tribunal de Primera
Instancia que la palabra «rockbass» indica, como señalaba la Sala de Recurso, una guitarra baja
que sirve para ejecutar música rock o, inversamente, un estilo de música ejecutado con una
guitarra baja. En opinión de dicho Tribunal, no podía cuestionarse esta apreciación por el hecho de
que la palabra de que se trata no figurase como tal en los diccionarios. Es descriptiva una marca
constituida por un neologismo compuesto por elementos individualmente descriptivos de las
características de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro, salvo si existe una
diferencia perceptible entre el neologismo y la mera suma de los elementos que lo forman. Ello
implica que, debido al carácter inusual de la combinación en relación con esos productos o servicios,
el neologismo cree una impresión suficientemente alejada de la producida por la mera unión de las
indicaciones suministradas por los elementos que lo forman. (17) El Tribunal de Primera Instancia
no detectó ninguna diferencia del signo ROCKBASS en relación con las reglas léxicas de la lengua
inglesa, ya que corresponde a la yuxtaposición sintácticamente correcta de las dos palabras que lo
forman. Por lo tanto, consideró que el signo no era inhabitual en su estructura, (18) sin que, por
ende, creara una impresión alejada de la producida por la mera unión de las indicaciones que
resultan de sus componentes. (19)
29.
En segundo lugar, el Sr. Wilfer sostuvo que, a pesar de sus posibles connotaciones
descriptivas, en relación con los productos de que se trata, el signo ROCKBASS no podía constituir
una indicación clara, bien definida e inequívoca. Alegó que, en particular, habida cuenta de que la
guitarra baja no reviste especiales características para la música rock, no parecía natural entender
el término «rockbass» como la indicación de un tipo concreto de guitarras bajas o como la
denominación de una función de esta guitarra. Señaló que, aun suponiendo que el término
«rockbass» indicase una técnica para tocar una guitarra baja, este significado no era descriptivo del
uso de los productos, por cuanto se puede interpretar prácticamente todo estilo musical con cada
instrumento. Consideraba que, en consecuencia, la relación entre el signo y las guitarras bajas no
era directo, en particular, porque no se refería a sus características esenciales. (20)
30.
El Tribunal de Primera Instancia declaró que, para la aplicación del artículo 7, apartado 1,
letra c), de Reglamento nº 40/94, basta que el signo sea descriptivo de uno de los posibles destinos
de los productos de que se trate que el público pertinente puede tener en cuenta en la decisión que
tome y que, por lo tanto, constituye una característica esencial de tales productos. (21) Consideró
acreditado que interpretar música rock constituye uno de los posibles destinos de los productos de
que se trata. El rock es un estilo moderno muy conocido que va asociado a la guitarra eléctrica. Por
lo tanto, la referencia a este estilo, seguida por la referencia a la guitarra baja eléctrica, podía
tenerse en cuenta al elegir la guitarra, en particular, si el consumidor tiene intención de tocar rock.
El Tribunal de Primera Instancia añadió que, como había demostrado la Sala de Recurso refiriéndose
a varios sitios de Internet, el signo formado por las palabras «rock» y «bass» puede utilizarse
corrientemente, en el comercio, para referirse a la guitarra baja eléctrica destinada a ejecutar
música rock. A juicio de dicho Tribunal, la cuestión de la exactitud técnica de tal denominación no
era pertinente desde el punto de vista del consumidor interesado, el cual no posee conocimientos
técnicos especiales. El Tribunal de Primera Instancia concluyó que, por consiguiente, en relación con
las guitarras bajas, la Sala de Recurso había considerado acertadamente que el signo ROCKBASS se
refería de manera directa a dichos productos, así como a uno de sus destinos, que el público
pertinente puede tener en cuenta cuando adopta una decisión y, por lo tanto, que era
descriptivo. (22)
Motivos de casación cuarto y quinto
31.
El Sr. Wilfer alega como cuarto motivo de casación que el Tribunal de Primea Instancia no
tuvo en cuenta otros posibles significados de la palabra «rockbass». En alemán, la palabra inglesa
«rock» tiene más de 25 significados diferentes y la palabra «bass» al menos seis, de los cuales el
musical presenta muchos matices. Además, la palabra alemana «Rock» tiene al menos cinco
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?lang=es&num=79929392C19050301&... 08/06/2007
Page 6 of 11
significado diferentes y la palabra «Bass» al menos cuatro. El Sr. Wilfer sostuvo ante el Tribunal de
Primera Instancia que, por lo tanto, el término «rockbass» podía tener varios significados. El citado
Tribunal, sin aportar motivación alguna, no tuvo en cuenta estas consideraciones, desnaturalizando
o falseando de este modo la explicación del Sr. Wilfer e incumpliendo la obligación de motivación.
Además, ni la resolución impugnada ni los sitios de Internet a los que la Sala de Recurso se refiere
en ella indican que el término «rockbass» se use en el comercio habitualmente para designar una
guitarra eléctrica baja utilizada para tocar música rock. Por consiguiente, el Tribunal de Primera
Instancia desnaturalizó los hechos en los que se fundamenta su sentencia e incumplió la obligación
de motivación.
32.
El Sr. Wilfer alega como quinto motivo de casación que, al sostener que la marca ROCKBASS
no era inusual en su estructura, el Tribunal de Primera Instancia no tuvo en cuenta no sólo que el
término podía tener muchos significados diferentes sino también que podía representar un gran
número de combinaciones gramaticales (por ejemplo, sustantivo/sustantivo, verbo/adjetivo, etc.) Al
pasar por alto esta explicación, el Tribunal de Primera Instancia desnaturalizó los hechos en los que
se basaba su sentencia e incumplió la obligación de motivación.
33.
En cuanto al cuarto motivo de casación, basta con señalar que el Tribunal de Justicia ha
declarado que debe denegarse el registro de un término si, en al menos uno de sus significados
potenciales, designa una característica de los productos o servicios de que se trate. (23)
34.
En mi opinión, en el contexto de los motives de casación cuarto y quinto debe aplicarse por
analogía el mismo enfoque.
35.
Por consiguiente, considero que los motives de casación cuarto y quinto son infundados.
Séptimo motivo de casación
36.
El Sr. Wilfer alega como séptimo motivo de casación que el Tribunal de Primera Instancia
infringió el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento de varios modos.
37.
En primer lugar, las etapas de su análisis no se desarrollaron en el orden correcto. En un
primer momento, el Tribunal de Primera Instancia tuvo en cuenta únicamente los posibles
significados que de algún modo pueden designar las características de los productos reivindicados.
Se producía, por lo tanto, un círculo vicioso. Según el Sr. Wilfer, en la primera etapa del análisis
deben tomarse en consideración los posibles significados desde el punto de vista de un observador
medio imparcial. Sólo en una segunda etapa deben ponerse en relación tales significados con los
productos reivindicados. En su opinión, si el Tribunal de Primera Instancia hubiera seguido este
enfoque, debería haber tenido en cuenta todos los significados del término «rockbass» que resultan
obvios para el músico profesional o aficionado medio imparcial. Entre aquellos significados obvios se
encuentra el relativo al tipo de pez denominado «rock bass» (perca de roca).
38.
No comparto esta afirmación. Me parece evidente que el enfoque del Tribunal de Primera
Instancia al considerar únicamente los posibles significados que pueden de algún modo designar las
características de los productos reivindicados no perpetúa un círculo vicioso. Es consecuencia del
principio de que debe denegarse el registro de un término si, en al menos uno de sus significados
potenciales, designa una característica de los productos o servicios de que se trate. Por
consiguiente, aunque el Sr. Wilfer afirme con razón que entre los significados de «rock bass» que
resultan obvios para los músicos profesionales o aficionados (muchos de los cuales no son de lengua
maternal inglesa) se encuentra el tipo de pez de agua dulce denominado «rock bass» (perca de
roca), (24) ello no desvirtúa el enfoque adoptado por el Tribunal de Primera Instancia.
39.
En segundo lugar, el Sr. Wilfer alega que el Tribunal de Primera Instancia no se basó en la
impresión global de la marca sino que analizó sus componentes. Pasó por alto los significados de
fantasía y alusivos evidentes de ROCKBASS y en su lugar hizo referencia a significados que en su
opinión eran descriptivos. No tuvo en cuenta el significado «estilo de música ejecutado con una
guitarra baja» y otorgó al término el significado exclusivo «guitarra baja que sirve para ejecutar
música rock». El Tribunal de Primera Instancia se refirió solo a los posibles significados que resultan
de la división del término en dos términos separados: por una parte, «rock» en el sentido de música
rock y, por otra, «bass» en el sentido de guitarra baja. Por lo tanto, ignoró por completo la
impresión general creada por ROCKBASS.
40.
No puedo aceptar esta tesis. Es cierto que el Tribunal de Primera Instancia analizó en primer
lugar los componentes de la marca. Sin embargo, ello es perfectamente coherente con la
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?lang=es&num=79929392C19050301&... 08/06/2007
Page 7 of 11
jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia en materia de marcas consistentes en un
neologismo formado por elementos que, cada uno de ellos por separado, son descriptivos de las
características de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro: como regla general,
dichas marcas son en sí mismas descriptivas. (25) El Tribunal de Primera Instancia se refirió
seguidamente a la restricción de dicha norma general en el sentido de que no es aplicable cuando
existe una diferencia perceptible entre el neologismo y la mera suma de los elementos que lo
forman, declarando acertadamente que ello implica que, debido al carácter inusual de la
combinación en relación con esos productos o servicios, el neologismo cree una impresión
suficientemente alejada de la producida por la mera unión de las indicaciones suministradas por los
elementos que lo forman. El Tribunal de Primera Instancia consideró asimismo que no se detecta
ninguna diferencia del signo ROCKBASS en relación con las reglas léxicas de la lengua inglesa, ya
que corresponde a la yuxtaposición sintácticamente correcta de las dos palabras que lo forman. El
Tribunal de Primera Instancia concluyó que, por lo tanto, el signo no era inhabitual en su estructura,
sin que, por ende, creara una impresión alejada de la producida por la mera unión de las
indicaciones que resultan de sus componentes.
41.
En mi opinión, en esa parte de su sentencia el Tribunal de Primera Instancia combinó un
análisis impecable de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia con una apreciación de los hechos
que no pueden ser reexaminada en casación.
42.
En tercer lugar, el Sr. Wilfer alega que el Tribunal de Primera Instancia no tuvo en cuenta el
hecho de que el destino del producto no es suficiente para estimar que una marca es directamente
descriptiva. Del apartado 62 de su sentencia se desprende que el Tribunal de Primera Instancia
consideró que interpretar música rock constituye uno de los posibles destinos de los productos.
Concluyó que, por lo tanto, dicha indicación puede resultar esencial para quien adquiera una
guitarra baja con la intención de tocar música rock. No obstante, entendió que la cuestión de la
exactitud técnica de dicha denominación no era pertinente. Por consiguiente, el Tribunal de Primera
Instancia se equivocó al no tener en cuenta que para que una circunstancia sea considerada
esencial por el público interesado, es necesario que dicho público sea al menos consciente de su
existencia. En el presente asunto, no hay ningún indicio que sugiera que los productos
reivindicados, es decir, «instrumentos musicales» o «guitarras bajas eléctricas» sean
particularmente indicados para tocar un determinado estilo musical. Por lo tanto, el hecho de que
sea posible tocar un determinado estilo musical, como el rockbass, en algunos de los productos
reivindicados, por ejemplo la guitarra baja eléctrica, no puede constituir una característica esencial
de tales productos, y aún menos de otros instrumentos musicales reivindicados o de accesorios.
Como el propio Tribunal de Primera Instancia señaló en el apartado 66, el carácter descriptivo de un
signo ha de apreciarse individualmente en relación con cada una de las categorías de productos
reivindicados.
43.
De este modo el Sr. Wilfer parece afirmar que el mero hecho de que un término describa el
destino de los productos o servicios cubiertos por la marca denominativa solicitada no basta para
excluir el registro de la citada marca por considerar que es descriptiva. Reconozco que me cuesta
entender cómo esta alegación puede resistir un examen somero de la redacción del artículo 7,
apartado 1, letra c), del Reglamento. Esta disposición establece de forma inequívoca que «se
denegará el registro de […] las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por
indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar [...] el destino […] del producto o del
servicio».
44.
En la vista, el abogado del Sr. Wilfer subrayó que el estilo musical «rock bass» no es una
característica distintiva de productos o de instrumentos musicales. Sin embargo, tampoco en este
caso entiendo de qué modo esta alegación puede apoyar las tesis del Sr. Wilfer. Es evidente, no
cabe duda, que uno de los destinos de una guitarra baja es tocar música rock. Esta afirmación no
será menos cierta porque alguien compre una guitarra baja con la idea (probablemente equivocada)
de tocar música clásica con ella. Aún menos la deja en entredicho el ejemplo aportado por el
abogado del Sr. Wilfer, que sostuvo que su conclusión lógica es que la marca Honda Jazz no es
registrable porque es posible hacer sonar música jazz en un automóvil.
45.
Por consiguiente, considero que el séptimo motivo de casación es infundado.
Sexto motivo de casación
46.
El Sr. Wilfer alegó ante el Tribunal de Primera Instancia que, en cuanto a los accesorios para
guitarras, la jurisprudencia (26) exige el examen independiente de cada clase de productos o
servicios reivindicados. En el caso de autos, la palabra «rockbass» no tiene ninguna relación
evidente ni con las características esenciales de los accesorios para guitarras comprendidos en la
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?lang=es&num=79929392C19050301&... 08/06/2007
Page 8 of 11
clase 15 ni con los productos a que se refieren las clases 9 y 18. (27)
47.
El Tribunal de Primera Instancia declaró que, por lo que respecta asimismo a los soportes,
cajas y fundas comprendidos en la clase 18, dado que el demandante no había señalado ninguna
diferencia en relación con esta categoría genérica, procedía confirmar la apreciación de la Sala de
Recurso en la medida en que se refería a esta categoría en su conjunto. En cuanto a los aparatos
comprendidos en la clase 9, dicho Tribunal dedujo de las alegaciones de las partes que los mismos
aparatos pueden utilizarse para distintos instrumentos. Por lo tanto, su utilización en relación con la
guitarra baja constituye tan sólo una de sus utilizaciones posibles. El Tribunal de Primera Instancia
consideró que existe una relación suficientemente directa y concreta entre el signo y los productos
de que se trate cuando la técnica evocada por el signo implique o bien exija la utilización de tales
productos. Así, dicha técnica no constituye solamente en este caso una aplicación de los referidos
productos o servicios, sino una de sus funcionalidades propias. (28) Según el Tribunal de Primera
Instancia, en estas circunstancias, el hecho de que los productos controvertidos puedan utilizarse
asimismo en otro contexto, que no evoca el signo controvertido, no puede desvirtuar esta
apreciación. (29) Estimó que en el presente supuesto, aunque el destino de los aparatos de que se
trata no se halle exclusivamente relacionado con las guitarras bajas, tales aparatos no son, sin
embargo, de uso autónomo en relación con el manejo de los instrumentos eléctricos. Además, la
utilización de dichos aparatos es necesaria para tocar la guitarra eléctrica, la cual no puede, por sí
misma, producir sonidos musicales. El Tribunal de Primera Instancia llegó a la conclusión de que la
posibilidad de tocar una guitarra baja eléctrica es una funcionalidad de los aparatos a que se refiere
la solicitud, y no únicamente una de sus múltiples aplicaciones. En particular, las cualidades
intrínsecas de estas dos categorías de productos exigen o, al menos, implican su utilización
conjunta. (30)
48.
En relación con el sexto motivo de casación, el Sr. Wilfer alega que el Tribunal de Primera
Instancia no tuvo en cuenta el hecho de que los soportes, cajas y fundas para transportar
instrumentos musicales y sus accesorios se hallan comprendidos en la clase 15. A este respecto, la
lista de productos de la clase 15 del Sr. Wilfer incluía «soportes, cajas y fundas adaptados a los
productos mencionados». Por consiguiente, los «soportes, cajas y fundas» comprendidos en la clase
18 sirven para cualquier uso, salvo el transporte de «instrumentos musicales y sus accesorios». El
Tribunal de Primera Instancia desnaturalizó los hechos sin aportar motivación alguna.
49.
En segundo lugar, el Sr. Wilfer alega que al declarar que los productos de la clase 9 por él
reivindicados no son «de uso autónomo en relación con el manejo de los instrumentos
eléctricos», (31) el Tribunal de Primera Instancia desnaturalizó los hechos sin aportar motivación
alguna. El Sr. Wilfer había explicado que ninguno de los productos mencionados en la clase 9
presuponía el uso de un «instrumento musical» o de una «guitarra eléctrica». En cambio, los
«equipos técnicos de sonido, mesas de sonido (mezcladoras), aparatos para la producción de
efectos de sonido, amplificadores, altavoces, altavoces activos (combos)» pueden ser utilizados
también para transmitir otras muchas señales sonoras, como por ejemplo gritos de animales, o
señales de vídeo, televisión o radio. Por lo tanto, resulta poco realista y arbitrario suponer que la
principal función de dicho equipo es su uso común con una guitarra eléctrica baja. Así sucede, a
fortiori, en relación con «los soportes, cajas y fundas de los [equipos técnicos de sonido, mesas de
sonido (mezcladoras), aparatos para la producción de efectos de sonido, amplificadores, altavoces,
altavoces activos (combos)]», habida cuenta de que no se ofrecen conjuntamente con los
instrumentos musicales o las guitarras bajas eléctricas sino sólo con los productos mencionados en
la clase 9.
50.
Comparto la opinión de la OAMI de que la primera parte del sexto motivo de casación, a
pesar de que por su tenor parece alegar una desnaturalización de los hechos, se dirige en realidad a
que sean apreciados de nuevo los hechos tomados en consideración por el Tribunal de Primera
Instancia, y con anterioridad, por la Sala de Recurso. De la resolución impugnada se desprende que
el Sr. Wilfer no había excluido la posibilidad de que los soportes, cajas y fundas incluidos en la clase
18 se usaran junto a las guitarras. Sobre la base de esta premisa, la Sala de Recurso declaró que el
destino de tales productos era descrito por la marca solicitada. La confirmación de esta conclusión
por parte del Tribunal de Primera Instancia no puede ser revisada en casación.
51.
Por lo que se refiere al segundo punto, el Sr. Wilfer no parece cuestionar la apreciación del
Tribunal de Primera Instancia de que uno de los posibles usos de los aparatos a los que se refiere la
clase 9 está relacionado con la guitarra baja. El hecho de que los aparatos puedan usarse de modo
diverso, al que el signo de que se trata no hace referencia, no significa que el signo carezca de
carácter descriptivo. (32) Por lo tanto, el Tribunal de Primera Instancia declaró acertadamente que
el signo no podía registrarse para los aparatos de la clase 9.
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?lang=es&num=79929392C19050301&... 08/06/2007
Page 9 of 11
52.
Por consiguiente, en mi opinión, el sexto motivo de casación es, por una parte, inadmisible
y, por otra, infundado.
Conclusión
53.
A la vista de las consideraciones precedentes, considero que el Tribunal de Justicia debe:
–
Desestimar el recurso de casación.
–
Condenar al Sr. Wilfer a soportar las costas del recurso de casación.
1 – Lengua original: inglés.
2 – Rec. p. II-1981.
3 – DO 1994 L 11, p. 1.
4 – Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia
de marcas (DO L 40, p. 1). En el contexto de otras disposiciones prácticamente
idénticas de la Directiva 89/104/CEE y del Reglamento, el Tribunal de Justicia ha
dejado claro que su interpretación de una disposición de una de estas normas debe
aplicarse también a las disposiciones de la otra: sentencia de 22 de junio de 2000,
Marca Mode (C-425/98, Rec. p. I-4861), apartados 26 a 28.
5 – El decimotercer considerando del Reglamento establece que las competencias
atribuidas por este Reglamento al Tribunal de Justicia para anular y reformar las
resoluciones de las salas de recurso se ejercerán en primera instancia por el Tribunal
de Primera Instancia de conformidad con la Decisión 88/591/CECA, CEE, Euratom
del Consejo, de 24 de octubre de 1988, por la que se crea un Tribunal de Primera
Instancia de las Comunidades Europeas (DO L 319, p. 1), en su versión modificada
por la Decisión 93/350/Euratom, CECA, CEE, de 8 de junio de 1993 (DO L 144,
p. 21).
6 – En las clases 9, 15 y 18, respectivamente, del Arreglo de Niza relativo a la
Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas,
de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada.
7 – Apartados 10 y 11 de la sentencia recurrida, donde se cita el auto del Tribunal de
Primera Instancia de 9 de septiembre de 2004, Alto de Casablanca/OAMI - Bodegas
Chivite (VERAMONTE) (T-14/04, Rec. p. II-3077), apartado 9, y la jurisprudencia
citada.
8 – Apartados 12 a 14 de la sentencia recurrida, en la que se cita la sentencia de 26 de
noviembre de 2003, HERON Robotunits/OAMI (ROBOTUNITS) (T-222/02, Rec.
p. II-4995), apartados 50 y 51, y la jurisprudencia citada.
9 – Véase el punto 9 supra.
10 – Véase también el apartado 54 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de marzo
de 2007, OAMI/Kaul (C-29/05 P, aún no publicada en la Recopilación), que confirma
el análisis del Tribunal de Primera Instancia en el presente asunto.
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?lang=es&num=79929392C19050301&... 08/06/2007
Page 10 of 11
11 – Sentencias de 29 de octubre de 1980, Van Landewyck y otros./Comisión (209/78 a
215/78, Rec. p. 3125), apartado 47; de 21 de marzo de 1990, Bélgica/Comisión
(C-142/87 Rec. p. I-959), apartado 48, y de 21 de octubre de 2004, KWS Saat/OAMI
(C-447/02 P, Rec. p. I-10107), apartados 47 a 50.
12 – Sentencia de 24 de noviembre de 2004, Henkel/OAMI (T-393/02, Rec. p. II-4115),
apartado 46 y la jurisprudencia citada.
13 – Apartados 28 a 36 de la sentencia recurrida.
14 – Citada en la nota 10. Véanse, en particular, los apartados 42, 43 y 63.
15 – Véase el apartado 39 de la sentencia recurrida.
16 – Sentencia ROBOTUNITS, citada en la nota 8, apartado 41.
17 – Véanse, en relación con la Directiva 89/104/CEE, las sentencias de 12 de febrero de
2004, Koninklijke KPN Nederland (C-363/99, Rec. p. I-1619), apartado 100, y
Campina Melkunie (C-265/00, Rec. p. I-1699), apartado 43.
18 – Sentencia de 20 de marzo de 2002, DaimlerChrysler/OAMI (T-356/00, Rec.
p. II-1963), apartado 29, y ROBOTUNITS, citada en la nota 8, apartado 39.
19 – Apartados 56 a 60 de la sentencia recurrida.
20 – Véanse los apartados 40 y 41 de la sentencia recurrida.
21 – Sentencias ROBOTUNITS, citada en la nota 8, apartado 44, y de 20 de julio de 2004,
Lissotschenko y Hentze/OAMI (LIMO) (T-311/02, Rec. p. II-2957), apartado 41.
22 – Apartados 61 a 63 de la sentencia recurrida.
23 – Sentencia de 23 de octubre de 2003, OAMI/ Wrigley (C-191/01, Rec. p. I-12447),
apartado 32; véase también, en relación con la Directiva sobre la marca comunitaria,
la sentencia Campina Melkunie, citada en la nota 17, apartado 38.
24 – Ambloplites rupestris; en francés, perche des roches, crapet de roche o rouget de
roche; en alemán, gemeiner Felsenbarsch o gemeiner Sonnenbarsch.
25 – Véanse las sentencias a las que se refiere el Tribunal de Primera Instancia y citadas
en la nota 17. Véase también, en relación con el Reglamento, la sentencia de 19 de
abril de 2007, Celltech (C-273/05 P), apartado 77.
26 – Sentencia de 27 de febrero de 2000, Ellos/OAMI (ELLOS) (T-219/00, Rec. p. II-753),
apartado 41.
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?lang=es&num=79929392C19050301&... 08/06/2007
Page 11 of 11
27 – Véase el apartado 42 de la sentencia recurrida.
28 – Sentencia de 27 de febrero de 2002, Streamserve/OAMI (STREAMSERVE) (T-106/00,
Rec. p. II-723), apartado 44.
29 – ROBOTUNITS, citada en la nota 8, apartado 47.
30 – Apartados 70 a 73 de la sentencia recurrida.
31 – Apartado 73.
32 – Véase el punto 33 supra.
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?lang=es&num=79929392C19050301&... 08/06/2007