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Roj:
Id Cendoj:
Órgano:
Sede:
Sección:
Nº de Recurso:
Nº de Resolución:
Procedimiento:
Ponente:
Tipo de Resolución:
AAP M 1667/2011
28079370282011200013
Audiencia Provincial
Madrid
28
545/2010
39/2011
Recurso de apelación
ENRIQUE GARCIA GARCIA
Auto
AUD.PROVINCIAL SECCION N. 28
MADRID
AUTO: 00039/2011
AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID
Sección 28ª
t6
Rollo de apelación nº 545/2010
Materia: Competencia desleal-medidas cautelares previas.
Órgano judicial de origen: Juzgado de lo Mercantil nº 11 de Madrid
Autos de origen: medidas cautelares nº 181/2010
A U T O nº 39/11
En Madrid, a 4 de marzo de 2011.
La Sección Vigésima Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia
mercantil, integrada por los ilustrísimos señores magistrados D. Gregorio Plaza González, D. Enrique García
García y D. Alberto Arribas Hernández, ha visto en grado de apelación, bajo el nº de rollo 545/2010, los
autos del procedimiento de medidas cautelares nº 181/2010, provenientes del Juzgado de lo Mercantil nº 11
de Madrid , el cual fue promovido por PANINI ESPAÑA SA y PANINI SpA contra TOPPS EUROPE LTD y la
SOCIEDAD GENERAL ESPAÑOLA DE LIBRERÍA SA, siendo objeto del mismo medidas cautelares previas
al ejercicio de acciones por competencia desleal.
Han actuado en representación y defensa de las partes, la procuradora Dª María Isabel Torres Ruiz y
el letrado D. Francisco Javier Márquez Martín por PANINI ESPAÑA SA y PANINI SpA, el procurador D.
Ramón Rodríguez Nogueira y el letrado D . Ignacio González Royo por TOPPS EUROPE LTD y el
procurador D. Ramón Rodríguez Nogueira y la letrada Dª Alicia Sigüenza Florez por la SOCIEDAD
GENERAL ESPAÑOLA DE LIBRERÍA SA.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por la representación de PANINI ESPAÑA SA y PANINI SpA se presentó con fecha 4 de
mayo de 2010 solicitud de medidas cautelares previas a la interposición de demanda contra TOPPS
EUROPE LTD y contra la SOCIEDAD GENERAL ESPAÑOLA DE LIBRERÍA SA, en la que se interesaba lo
siguiente:
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"a) Se ordene la cesación provisional de los actos de fabricación, comercialización y distribución de la
colección "ESTRELLAS MUNDIALES (MATCH ATTAX)" editada por TOPS EUROPE LTD. Y distribuida en
España por SOCIEDAD GENERAL ESPAÑOLA DE LIBRERÍA, S.A.;
b) Se ordene la retención y depósito de cuantos ejemplares del mencionado producto (álbumes,
archivadores y cromos) se encuentren en los almacenes de SOCIEDAD GENERAL DE LIBRERÍA, S.A., ya
sea en su sede central o en alguna de las muchas que dispone en el territorio español.
A estos efectos, hacemos constar que la sede central de dicha mercantil se encuentra en Avenida
Valdelaparra, número 29, Polígono Industrial, 28108 ALCOBENDAS (Madrid), y acompañamos, como
documento número 41 un listado con las direcciones de todos los puntos de distribución de la misma en
España, obtenido de su propia página web, por si en ellos pudieran hallarse igualmente productos que son
objeto de estas medidas cautelares.
c) Se proceda a intervenir la documentación que pueda disponer SOCIEDAD GENERAL ESPAÑOLA
DE LIBRERÍA, S.A. tanto sobre los productos entregados por TOPPS EUROPE LTD., como sobre la
distribución de los mismos;
d) En el caso de que el producto infractor ya se hubiese distribuido, total o parcialmente, se requiera a
SOCIEDAD GENERAL ESPAÑOLA DE LIBRERÍA, S.A. a fin de que comunique a sus distribuidores el Auto
adoptando las medidas anteriores, a fin de proceder a su retirada de los puntos de venta y devolución a los
almacenes de la demandada, quedando a disposición de este Juzgado".
SEGUNDO.- Por el Juzgado de lo Mercantil nº 11 de Madrid se dictó auto, con fecha 27 de julio de
2010 , cuya parte dispositiva establece:
"Que debía desestimar y desestimo la solicitud de la medida cautelar interesada por PANINI
ESPAÑA, S.A., y PANINI S.p.A., contra TOPPS EUROPE LTD y SOCIEDAD GENERAL ESPAÑOLA DE
LIBRERÍA imponiendo las costas de este procedimiento al actor"
TERCERO.- Notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de PANINI
ESPAÑA SA y PANINI SpA se interpuso recurso de apelación que, admitido por el juzgado y tramitado en
legal forma, con oposición al mismo por parte de TOPPS EUROPE LTD y de la SOCIEDAD GENERAL
ESPAÑOLA DE LIBRERÍA SA, ha dado lugar a la formación del presente rollo, que se ha seguido con
arreglo a los trámites de los de su clase. La deliberación y votación para el fallo del asunto se realizó con
fecha 3 de marzo de 2011.
Ha actuado como ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Enrique García García, que expresa el parecer
del tribunal.
CUARTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales
RAZONAMIENTOS JURIDICOS
PRIMERO.- Las entidades PANINI ESPAÑA SA y PANINI SpA, que anunciaban su propósito de
interponer una futura demanda por competencia desleal, interesaron, a primeros de mayo de 2010, de modo
previo a la presentación de aquélla, que por el juzgado se adoptasen medidas que impusieran a dichas
sociedades la cesación de la comercialización de la colección "MATCH ATTAX - ESTRELLAS
MUNDIALES", que era editada por la sociedad TOPPS EUROPE LTD e iba a ser distribuida en España por
la SOCIEDAD GENERAL ESPAÑOLA DE LIBRERÍA SA. La solicitante alegaba su condición de licenciataria
de los derechos para editar una colección de cromos sobre las selecciones nacionales y los jugadores
participantes en el Campeonato Mundial de Fútbol Sudáfrica-2010, así como sobre las marcas, logotipo,
mascota y trofeo FIFA (Fédération Internationale de Football Association) correspondiente a dicha
competición deportiva. Advertían de que la parte contraria iba a comercializar en España una colección de
fichas, ya aparecidas en el mercado inglés, que incluyen la imagen de los jugadores de las selecciones
participantes en dicho trofeo, que consideraban además alusiva a los equipos nacionales y al campeonato
mundial de Sudáfrica cuya celebración estaba en ciernes, careciendo, según las solicitantes, de los
derechos necesarios para ello. Su propósito era impedirlo, ya que consideraban que ello entrañaba una
trasgresión de las reglas de la leal competencia, pues incurriendo en actos de confusión, imitación,
aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno y violación de normas, iban a lanzar el mismo producto que
ellas, dirigido al mismo público, en el mismo momento y ámbito geográfico y vinculado al mismo evento.
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El juzgado de lo mercantil denegó las medidas interesadas, pues entendió que no se justificaba la
pretensión de obtener la medida con anterioridad a la demanda y además, en lugar de detenerse en la
ausencia del requisito anterior, negó asimismo a la parte solicitante que le asistiera apariencia de buen
derecho que apoyase que el juzgado decretase las cautelas solicitadas.
Para centrar el debate este tribunal debe recordar que los presupuestos legalmente exigidos para la
adopción de una medida cautelar en un proceso civil son los previstos en los artículos 726 (carácter
instrumental de la misma y su adecuación al caso como solución menos gravosa) y 728 de la LEC ("fumus
bonis iuris", "periculum in mora" y ofrecimiento de caución). Además, en el presente caso, también deberían
concurrir circunstancias de urgencia o de necesidad de anticipación a que se refiere el artículo 730.2 de la
LEC , pues la cautela se instó con antelación a la presentación de la demanda.
La polémica entre las partes ha alcanzado, en realidad, a la totalidad de los requisitos enunciados,
por lo que habrá que establecer un orden para el tratamiento de los mismos, advirtiendo que, salvo en los
casos en que pudiera establecerse un reajuste que estuviese al alcance de las facultades del tribunal (como
el elevar la fianza ofertada o señalar, sin alterar los términos del debate, una cautela alternativa), la falta de
alguno de los requisitos legales enunciados debería conllevar la denegación de la medida. Por ello iremos
analizando de modo individualizado las referidas premisas, en relación con el caso concreto, por el orden
que este tribunal considera más lógico y llegaremos exclusivamente hasta donde resulte necesario para
comprender si la medida debió o no ser otorgada.
Este tribunal se ceñirá en su análisis al estado de cosas existente al momento de solicitud de las
medidas, si bien somos conscientes de que, dado el tiempo transcurrido, la eficacia a estas alturas de las
cautelas de índole cesatoria poco tendría que ver con la que habría obtenido de haber sido entonces
adoptadas. Pero el interés de las partes nos exige efectuar ese análisis por lo que, a los limitados efectos
que puedan ya producirse, lo acometeremos.
Significamos asimismo, que no nos detendremos en el alegato de falta de legitimación pasiva de la
entidad Sociedad General Española de Librería SA porque entendemos que la ostentaba en la medida en
que según la petición de la actora era la directa y principalmente llamada a tener que soportar la medida
cautelar de cesación que había sido interesada, con las consecuencias que a ella se anudaban en la
solicitud, que es lo que aquí debe ocuparnos. La polémica restante resulta impropia de este trámite cautelar.
SEGUNDO.- Cuando la solicitud de medidas se plantea con antelación a la demanda hace falta
cumplir unos requisitos específicos, según establece nuestra normativa procesal civil. Sin la concurrencia de
las especiales circunstancias de urgencia o de necesidad de anticipación a que se refiere el artículo 730.2
de la LEC la solicitud de medidas solo podrá efectuarse acompañando a la correspondiente demanda
(artículo 730.1 de la LEC ). Se trata de una sabia precaución del legislador que implica que la tutela
provisional que conlleva la medida vaya ligada a la existencia de contienda judicial al respecto, previniendo
así que las peticiones de medidas cautelares puedan emplearse como simple herramienta de presión ante
la contraparte o a modo de prueba sobre la probabilidad de éxito de una futura demanda. De ahí que sin la
concurrencia de esas circunstancias especiales, que justificarían la excepción a la regla, no deban
solicitarse ni mucho menos decretarse las medidas con antelación a la presentación de la demanda.
El requisito adicional exigido por el citado artículo 730.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ("razones de
urgencia o necesidad ") no puede ser confundido o identificado con el del peligro en la demora propio de
todas las medidas cautelares y previsto en el artículo 728.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (consistente en
que se justifique que, en el caso de que se trate, podrían producirse durante la pendencia del proceso, de
no adoptarse las medidas solicitadas, situaciones que impidieren o dificultaren la efectividad de la tutela que
pudiere otorgarse en una eventual sentencia estimatoria, en lo que puede subyacer la pretensión de evitar
que el demandado se siga beneficiando de la posible infracción del derecho ajeno mientras se tramita el
litigio). De operarse esa identificación, la solicitud de medidas cautelares con carácter previo a la
presentación de la demanda quedaría desprovista de singularidad, y el requisito adicional del artículo 730.2
de la Ley de Enjuiciamiento Civil resultaría vaciado de significado. Sin embargo, no puede considerarse, en
principio, que ningún contenido de una disposición legal, en este caso el artículo 730.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil , sea superfluo o carezca de significado, sobre todo cuando no abunda en algo
innecesario sino que contempla, precisamente, una situación especial. Por lo que, conforme al mismo,
deberá ponerse de manifiesto que la adopción previa e inmediata de las medidas resulta en el caso
concreto justificada sin que pudiera esperarse, dadas las circunstancias, al cauce natural del análisis del
conflicto en el marco del correspondiente juicio, dentro del cual existe una previsión, ya no excepcional,
sobre la posibilidad de obtenerlas.
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Esa urgencia o necesidad de anticipación exigidas de modo alternativo en el artículo 730.2 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil han de relacionarse necesariamente con la existencia de motivos que impidan o
dificulten seriamente a la parte solicitante la presentación inmediata de la demanda iniciadora del
procedimiento principal, con la que de ordinario habrían de solicitarse las medidas cautelares, y que
provoquen que en el periodo imprescindible para preparar la presentación tal demanda (necesariamente
breve, puesto que la misma ha de presentarse dentro de los 20 días posteriores a la adopción de las
medidas) pudieran producirse acontecimientos que impidiesen o dificultasen la efectividad de la tutela que
pudiera otorgarse en la eventual sentencia estimatoria.
Entendemos que tales requisitos contemplados por el artículo 730.2 de la LEC concurrían en el
presente caso, pues hemos de reconocer que estando en ciernes, en mayo de 2010, cuando se presentó la
solicitud, el comienzo del Campeonato Mundial de Fútbol organizado en Sudáfrica, que se iniciaba el 11 de
junio de 2010, y habiéndose hecho pública la previsión del lanzamiento en España del producto ofertado por
la parte demandada, justamente en esas fechas inmediatas al inicio de la competición deportiva, solamente
la adopción con prontitud, en esos precisos momentos, de una medida tendente a impedir su
comercialización podría haber producido el efecto que se perseguía de evitar su irrupción y consolidación en
el mercado.
Por otro lado, en la propia solicitud se explicaba, de modo convincente, como se encontraba entonces
inmersa la parte solicitante en el proceso de obtención de algunos de los documentos que precisaba
(relativos a múltiples compromisos contraídos con entidades y sujetos de diferentes partes del mundo) y de
traducción al español (lo que puede diferenciar de lo ocurrido en otros países) de un volumen ingente de
documentación que necesitaba para poder presentar de modo completo la demanda (pues así lo exige en
nuestro sistema procesal el artículo 144 de la LEC ), lo que justifica su pretensión de que, en aras a un
resultado eficaz de la misma, la tutela cautelar se antepusiera a la interposición de aquélla.
TERCERO.- Estimamos que concurría, asimismo, en el presente caso el denominado "periculum in
mora" (nº 1 del artículo 728 de la LEC ), indispensable en el ámbito cautelar, en relación con el sentido de la
medida de carácter cesatorio en la actividad comercializadora de determinados productos (artículo 727.7ª
de la LEC ) que había sido interesada, pues si la conducta que se tachaba de ilícita en la solicitud persistía
durante la pendencia del litigio se estaría permitiendo al sujeto infractor disfrutar de modo continuado de una
actuación por la vía de hecho, agravándose con ello de modo progresivo los daños y perjuicios para la
contraparte, que pueden ser no sólo de índole económica (morales, prestigio, etc). El posterior resarcimiento
pecuniario que pudiera acordarse, con independencia de su cuantía, podría no borrar todos las
consecuencias adversas que podrían derivarse si se permitiese el mantenimiento de la situación infractora
hasta que finalizase la contienda judicial (entre ellos una caída de precios de productos y la pérdida de la
posición alcanzada en el mercado, durante el período en el que no deberían producirse tales efectos, sobre
todo si se fuese beneficiario de una exclusiva). Por lo que parece claro el riesgo de que el resultado final del
proceso pudiera suponer una solución tardía y poco eficaz para el conflicto.
No debe perderse de vista la relevancia que han adquirido las medidas cautelares que se han dado
en llamar anticipatorias en los litigios sobre propiedad industrial y competencia desleal, sobre todo cuando
se ejercitan acciones de cesación o prohibición de determinadas conductas, puesto que con aquéllas se
garantiza la efectividad del derecho accionado, no tanto porque faciliten que en su día pueda ejecutarse el
fallo de la sentencia que haya de dictarse, sino porque evitan que se prolongue en el tiempo una situación
que, "prima facie", se presenta como antijurídica, y que por tanto se agrave el daño que se está causando al
actor, facilitando que la ejecución de la sentencia tenga el efecto de tutela de sus derechos perseguido por
el demandante. La medida cautelar resulta justificada por la legítima pretensión de evitar que el demandado
pudiera seguir beneficiándose de una posición infractora mientras se tramita el litigio.
Es más, en el presente caso podría llegar a producirse una consumación total del perjuicio que
pretendía evitarse invocando la tutela judicial. El producto de la parte demandante tenía prevista su
comercialización en esas fechas inmediatas al inicio del campeonato mundial, durante el mismo (11 de junio
a 11 de julio de 2010) y en fechas inmediatamente ulteriores a él, sin que tuviese vocación de permanencia
en el mercado mucho más allá de ese lapso temporal tan escaso. Por lo que solo unas medidas adoptadas
a su debido tiempo podían garantizar la protección eficaz pretendida por la parte solicitante de las
cautelares.
CUARTO.- La concurrencia del preceptivo "fumus bonis iruis" (artículo 728.2 de la LEC ), sin el cual
no procedería el otorgamiento de la tutela cautelar, exige analizar con la profundización que ello requiera,
según las circunstancias del caso, aunque sea de modo provisional y barajando sólo la información de la
que entonces se disponga (que podrá ser ampliada en la fase probatoria del proceso), el análisis de lo
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fundado del derecho que debería asistir al demandante, pues resulta indispensable para justificar que
pudiera anticipársele cualquier tipo de tutela judicial.
Si se desea obtener una medida cautelar la parte que la solicita deberá aportar, porque así lo exige la
ley (artículos 728.2 y 732.1 de la LEC), justificación suficiente que revele, siquiera de modo indiciario, que lo
más probable es que el derecho que trata de ejercitar en el litigio principal vaya a merecer un juicio
favorable. No se trata de prejuzgar, pero sí de constatar que la pretensión de la parte solicitante tiene el
grado de solidez necesario para motivar la concesión de la tutela cautelar.
Debemos significar que el Derecho de la competencia desleal ya no se concibe tanto como un
instrumento dirigido a resolver conflictos entre los competidores sino mas bien de ordenación y control de
las conductas en el mercado, que pretende expurgar cualquier tipo de obstaculización entre los agentes
económicos que no responda a la pugna entre sí por criterios de eficiencia, garantizándose con ello la
libertad de elección del consumidor. La Ley de Competencia Desleal (LCD), como se advierte en su
exposición de motivos, contiene unas tipificaciones muy restrictivas, que en algunas ocasiones, más que
dirigirse a incriminar una determinada práctica, tienden a liberalizarla o por lo menos a zanjar posibles dudas
acerca de la deslealtad de terminados comportamientos, siendo contrario a la finalidad que persigue dicho
texto legal que prácticas concurrenciales incómodas puedan ser calificadas, simplemente por ello, de
desleales De manera que habrá que comprobar, con la información de la que disponemos en este trámite, si
el comportamiento de la demandada resulta en principio subsumible en alguno de los ilícitos de
competencia desleal que se le imputaban en la solicitud cautelar (en concreto los de los artículos 6, 11, 12 y
15 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal ).
Las imputaciones eran de cuatro tipos de ilícito competencial, que vamos a exponer a continuación, al
tiempo que procedemos, de modo sucesivo, a dar la presupuesta pertinente a cada una de ellas. Se trata de
las siguientes:
a) la comisión de actos de confusión, tipificados en el artículo 6 de la LCD , por comercializar una
colección vinculada al Campeonato Mundial de Fútbol y por utilizar la denominación ESTRELLAS
MUNDIALES, que considera la peticionaria de las medidas que se asociaría al Mundial de Sudáfrica; la
jurisprudencia ha considerado que para que pueda considerarse que se han producido actos de confusión
del artículo 6 de la Ley de Competencia Desleal es preciso que sean idóneos para provocar en el
consumidor no cualquier error, sino uno específico sobre el origen o la fuente empresarial de una actividad,
una prestación o un establecimiento en relación con otros ajenos (en este sentido, la sentencia de la Sala 1ª
del TS de 19 de mayo de 2008 ); de manera que lo que infringiría el artículo 6 de la LCD es la utilización de
cualquier medio de identificación empresarial o profesional (tanto a título de signo como por la forma de
presentación de la prestación) para introducir confusión en el mercado, de modo que los potenciales clientes
puedan identificar incorrectamente el origen del producto que se oferta con los de otro empresario (y con
ello provoquen decisiones fundadas en una falsa o incorrecta representación de la realidad acerca de la
procedencia empresarial de la actividad); pues bien, del examen de la documentación aportada a los autos
(sobres, naipes, tablero del juego, folletos publicitarios, etc) lo que constatamos es que la parte demandada
utiliza como distintivos, tanto en lo referente al producto (MATCH ATTAX - ESTRELLAS MUNDIALES) como
al empresario (TOPPS), estrictamente los propios signos identificativos, sin que se vislumbre la menor
referencia, siquiera mediata, ni simple evocación, a la actividad, las prestaciones o el establecimiento de
otro; lo que no puede pretender la demandante, como parece que intenta, es arrogarse la exclusiva para la
explotación de cualquier iniciativa de la imaginación humana que tenga su inspiración en una competición
de fútbol, cuando la práctica del mismo y la existencia de eventos deportivos es una realidad que preexistía
a la creación de las federaciones deportivas y que ha estado presente en el mundo y en la sociedad
española desde hace muchos años. El inspirarse en una competición para comercializar un juego, utilizando
junto a sus propios signos identificativos expresiones meramente descriptivas como "ESTRELLAS
MUNDIALES", no puede estimarse como un comportamiento desleal si quién adopta esa iniciativa no se
confunde ante el público con la FIFA, entidad promotora del Mundial de Sudáfrica 2010, ni con las
federaciones de fútbol nacionales ni mucho menos con las prestaciones de las demandantes, PANINI
ESPAÑA SA y PANINI SpA, cuyo producto "SOUTH AFRICA 2010, FIFA WORLD CUP, OFFICIAL
LICENSED STICKER ALBUM", se presenta en un formato muy diferente (en denominación y signos
identificativos, tamaño, colores, formato de cromos, etc), con lo que no tiene por qué necesariamente
producirse asociación de ningún tipo por parte de los consumidores; es claramente perceptible, en este
caso, que no se trataba de una iniciativa empresarial ni procedente ni asociada a dichas entidades (pues no
se utilizaban ni los signos de la FIFA ni los emblemas de los equipos nacionales, ni se esgrimían sus
denominaciones ni sus equipaciones oficiales, ni se trataba de presentarse, sin serlo, como patrocinador
oficial del Campeonato Mundial de Sudáfrica 2010 o como una entidad de algún modo vinculada a las
demandantes
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PANINI ESPAÑA SA y PANINI SpA);
b) la realización de actos de aprovechamiento de la reputación ajena, tipificados en el artículo 12 de
la LCD , por haber lanzado al mercado, careciendo de derechos para ello, un producto que compite
directamente con el de PANINI, beneficiándose así de los esfuerzos de ésta; la aplicación del artículo 12 de
la Ley de Competencia Desleal exigiría constatar el aprovechamiento indebido de las ventajas de la
reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado mediante la imitación de las
manifestaciones externas en las que se encarna tal reputación, es decir, la utilización de los signos
distintivos ajenos u otro medio similar (es el denominado aprovechamiento de la reputación ajena sin
imitación de productos o servicios o con imitación de signos). Lo que el tipo legal sanciona, como señala la
jurisprudencia de la Sala 1ª del TS (sentencias de 19 de mayo de 2008 y de 1 de diciembre de 2010 ), es "la
conducta parasitaria del esfuerzo material y económico de otro y recoge la interdicción de los actos de
expoliación de la posición ganada por un competidor con su esfuerzo para dotar de reputación, prestigio o
buena fama a los productos o servicios con los que participa en el mercado. Tal comportamiento ha de
consistir en "la utilización de elementos o medios de identificación o presentación de los productos
(actividad, establecimiento, prestaciones) empleados por los empresarios en el mercado y que proporcionan
información a los consumidores" ( sentencias de la Sala 1ª del TS de 23 de julio de 2010 y 1 de diciembre
de 2010 ). Y además, como se señala en la última de las citadas resoluciones, tal aprovechamiento ha de
ser indebido, es decir, sin cobertura legal ni contractual, debiendo resultar evitable y carecer de justificación.
Sin embargo, del material probatorio aportado a este expediente no deducimos que ni en los signos
empleados ni en la publicidad ni en la promoción ni en el modo de presentación externa del juego "MATCH
ATTAX - ESTRELLAS MUNDIALES", se dé a entender, como ya hemos dicho, ni pueda tan siquiera
deducirse, la existencia de vínculos de ninguna clase por parte de la empresaria que lo comercializa ni con
la FIFA ni con las federaciones nacionales de fútbol ni con las entidades demandantes, PANINI ESPAÑA
SA y PANINI SpA, que pudiera implicar algún tipo de indebida explotación de la reputación ajena, lo que en
este caso no se vislumbra. Nos remitimos a los detalles que expusimos en el apartado anterior, significando
que el juego tenga como referencia a los futbolistas que son estrellas mundiales no supone que TOPPS se
esté presentando como patrocinador oficial del Campeonato del Mundo de Sudáfrica 2010, que no lo hace,
ni que necesariamente esté asociando su imagen a la de la FIFA o a la de las federaciones nacionales,
pues es perfectamente discernible que su producto consiste en un simple juego inspirado en la competición
futbolística, sin que nada tenga que ver directamente con aquéllas. Solo tenemos que añadir que la
jurisprudencia ha señalado que la mera utilización de nombres de equipos y jugadores de fútbol, si no se
utilizan para proporcionar a los consumidores información alguna como signos, porque no cumplan función
distintiva de la actividad, de los establecimientos o de las prestaciones ajenas, no se integra en ámbito del
ilícito competencial del artículo 12 de la LCD ( sentencia de la Sala 1ª del TS de 23 de julio de 2010 ). Por lo
que al no advertir que estuviese mediando algún modo de
aprovechamiento del esfuerzo empresarial de la contraparte ni de la reputación ajena que pudieran
afectar negativamente al correcto funcionamiento del mercado tampoco podemos apreciar la concurrencia
en el presente caso del tipo del artículo 12 de la LCD ;
c) la comisión de actos de imitación, tipificados en el artículo 11 de la LCD , en relación con una
prestación amparada, según la parte actora, por un derecho de exclusiva; debemos subrayar, en primer
lugar, que estamos en realidad ante dos productos no homogéneos, entre los que existen diferencias muy
remarcables; lo que la actora comercializa es una colección de cromos convencional, en la que se pretende
agrupar a la mayor parte de los integrantes de las plantillas de todas las selecciones participantes en el
Campeonato Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010, con un álbum que debe rellenarse con adhesivos y en el
que figuran los logos, escudos y equipaciones oficiales (salvo la de Inglaterra) de cada uno de los equipos,
además de los signos propios de la entidad organizadora de aquél, así como el calendario de la competición
a celebrar en Sudáfrica; en cambio, el de la parte demandada consiste en un juego de naipes con un
tablero, a modo de campo de fútbol, en cada una de cuyas cartas se reproduce la imagen individual de un
futbolista, de los que se contemplan hasta 130 de diferentes nacionalidades, sin que porten equipaciones ni
escudos federativos oficiales, a los que se asignan puntuaciones, pudiéndose construir con dichas cartas,
combinándolas, el equipo multinacional que el jugador prefiera, sin que se efectúe referencia alguna, directa
ni indirecta, al campeonato de Sudáfrica 2010. Estamos ante productos que tienen una inspiración común,
pero que no pueden considerarse como meras reproducciones, ni tan siquiera imitaciones en sentido
amplio, el uno del otro. En cualquier caso, la regla general en nuestro ordenamiento jurídico es el principio
general de libre imitación de prestaciones no protegidas por derechos de exclusiva (artículo 11.1 de la LCD
), en aras precisamente a la libre competencia empresarial. Pues bien, hemos de señalar que los derechos
de exclusiva que resultan oponibles "erga omnes" son precisamente aquellos que derivan de una expresa
previsión legal (tal como ocurre con los de propiedad industrial- patentes, marcas, diseño industrial- o
intelectual) y no parece que la parte demandante esté en condiciones de blandir titularidades de ese tipo,
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porque no ha justificado que su futura reclamación vaya a sustentarse en esgrimir registros marcarios frente
a un ataque a los mismos, ni tampoco la autorización que haya podido obtener para servirse en
determinadas circunstancias de la imagen de los jugadores convierte a las solicitantes de las medidas en
titulares de un "ius prohibendi" que puedan ejercitar "erga omnes". Es por ello que entendemos que entraña
una contradicción hablar de derechos de exclusiva, en sentido estricto, ante un tercero, porque si así fuera
no habría tenido la parte solicitante que acudir al campo de la competencia desleal sino que habría podido
ampararse en la tutela propia de derechos de esa índole. En consecuencia, en el mejor de los casos para la
parte demandante donde debería situarse el debate sería en si se habrían rebasado los límites que la ley
prevé al principio de libre imitación, cual sería que no mediase el empleo de deslealtad, como ocurre, por
ejemplo, cuando la imitación fuese idónea para generar riesgo de que los consumidores crean que las
prestaciones provienen de un mismo empresario (artículo 11.2 de la LCD, en su primera parte) o el imitador
se estuviese aprovechando además de la reputación ajena (artículo 11.2 de la LCD, en su segunda parte),
salvo que resultase inevitable, o del esfuerzo
ajeno (también previsto en la segunda parte del artículo 11.2 de la LCD , pero sin que rija entonces la
cláusula de inevitabilidad) o se persiguiese, mediante la imitación sistemática, obstaculizar a un competidor,
fuera de lo que sería una respuesta natural del mercado (artículo 11.3 de la LCD ); lo que ocurre es que no
estaríamos en esos casos, pues no tenemos razones para poner en entredicho que, en las circunstancias
que ya hemos descrito, estemos ante una iniciativa empresarial lícita (artículo 38 de la Constitución) y
legítima de la parte demandada que ha invertido sus propios medios y recursos para implantar, al amparo
de su trayectoria empresarial, un producto en el mercado, de manera que la posición que alcance y el
rendimiento que pueda obtener no será el fruto de una actividad ineficiente sino el resultado de su esfuerzo;
y
d) el último argumento era la imputación de un ilícito competencial del artículo 15.1 de la LCD , que
sustenta la apelante en que la contraparte habría obtenido una posición más ventajosa mediante la
infracción de derechos contemplados en la LO 1/1982, en concreto por la utilización del nombre y la imagen
de unas personas (en este caso de los jugadores de fútbol) para fines comerciales, cuya exclusiva habría
contratado, según afirma, la parte demandante. Tal planteamiento desborda, sin embargo, el ámbito del
citado artículo 15.1 de la LCD . En primer lugar, porque la infracción de normas jurídicas que contempla
dicho precepto legal va referida a aquéllas que gozan de alcance general, no a las obligaciones que puedan
resultar de un contrato cuya fuerza de ley opera entre las partes (artículo 1091 del C. Civil ), de modo que
no queda comprendido en dicho precepto competencial la trasgresión por terceros de derechos que puedan
emanar de un simple acuerdo convencional de concesión de una exclusiva, como sería el caso alegado por
la solicitante. Y, en segundo término, porque tampoco quedan comprendidos en el ámbito de protección del
artículo 15 de la LCD aquellas pretendidas infracciones que pudieran afectar a preceptos legales que
determinan el contenido y ámbito de los derechos subjetivos conferidos por el ordenamiento jurídico a los
particulares, entre los que la doctrina (MASSAGUER, ALFARO, SOLER MASOTA, como ya citábamos en la
sentencia de esta sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid de 17 de julio de 2008 ) hace especial
alusión a los derechos de la personalidad y, significadamente, al derecho a la propia imagen; la defensa
ante la violación de tal derecho subjetivo, en la medida en que afecta de modo directo a la esfera individual
de su titular (porque el poder que el ordenamiento le atribuye es de carácter disponible) sólo incumbe a éste
y, en concreto, la protección jurídico civil del derecho a la propia imagen ante cualquier utilización
publicitaria, comercial o de naturaleza análoga de la misma (artículo 7.6 de la LO 1/1982 ) tiene su cauce
específico de protección; una infracción de esa índole (del derecho a la imagen o del nombre de los
futbolistas), en la medida en que no cabe hablar de trasgresión si su titular tolerase la ingerencia de otro,
carece de consecuencias sobre la estructura y formación de las relaciones económicas en el mercado que
justificarían la apreciación del ilícito de deslealtad por infracción de normas; el perjuicio que pudiera resultar
para alguien como consecuencia de una actitud tolerante del titular del derecho hacia el infractor, por la
discriminación que conllevaría sobre el que obtuvo autorización, comportaría la posibilidad de dirigirse a él
para que reaccionase frente a ello o cumpliese los compromisos contractuales que hubiese podido contraer
al respecto, lo que nos situaría al margen del ámbito propio de la competencia desleal, que es el que aquí
nos ocupa.
Por último, debemos reseñar que, en lo que respecta a la proyección en el ámbito patrimonial del
derecho a la propia imagen, sobre lo que se insiste en el recurso, la parte demandante ha esgrimido
autorizaciones para servirse a determinados fines de la imagen y datos de los jugadores de fútbol que, en
muchos casos, habría de serlo, y no sólo en cuanto al medio empleado, en muy determinadas
circunstancias, en tanto que integrantes de la selección nacional, unida a los emblemas de ésta y como
integrantes en conjunto del equipo nacional, y solo en otros ostentaría una autorización del jugador
individualmente considerado, ámbito este último en el que apreciamos que se podrían dar situaciones de
coexistencia de derechos con los que ostenta la demandada, que a su vez ha aportado una multiplicidad de
contratos de autorización relativos al nombre, imagen y determinados datos personales suscritos, a título
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individual, con los futbolistas o con los representantes de éstos. Lo cual abunda en el sentido indicado de
que estamos ante una problemática por completo ajena al ámbito de lo que debería ser un litigo en el
campo de la competencia desleal.
QUINTO.- A tenor de las consideraciones precedentes debemos estimar que la solución correcta era
la denegación de las medidas interesadas, como así ocurrió en la primera instancia. Es por ello que la
apelación merece ser rechazada. En consecuencia, las costas derivadas de esta segunda instancia deben
ser impuestas a la parte apelante al resultar desestimadas todas las pretensiones de su recurso, tal como se
prevé en el nº 1 del artículo 398 de la LEC .
VISTOS los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación.
PARTE DISPOSITIVA
Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación de PANINI ESPAÑA SA y
PANINI SpA contra el auto dictado el 27 de julio de 2010 por el Juzgado de lo Mercantil nº 11 de Madrid, en
el procedimiento de medidas cautelares nº 181/2010 del que este rollo dimana, imponiendo a la parte
apelante las costas derivadas de su recurso.
Así, por este auto, lo acuerdan, mandan y firman los ilustrísimos señores magistrados integrantes de
este tribunal que constan en el encabezamiento de esta resolución.
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