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Órgano:
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Sección:
Nº de Recurso:
Nº de Resolución:
Procedimiento:
Ponente:
Tipo de Resolución:
28079130032007100326
Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
Madrid
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685/2005
RECURSO CASACIÓN
JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT
Sentencia
Voces:
• x RÓTULO DE ESTABLECIMIENTO x
• x PROPIEDAD INDUSTRIAL x
• x RIESGO DE CONFUSIÓN (MARCAS) x
• x RIESGO DE ASOCIACIÓN (MARCAS) x
Resumen:
No pueda registrarse como rótulo de establecimiento un signo que no se distinga
suficientemente de una marca o de un nombre comercial o de otro rótulo registrado para el mismo
término municipal. En el presente caso se aprecia la inexistencia de riesgo de confusión tras valorar,
en una visión global o de conjunto, la integridad de los elementos distintivos del rótulo de
establecimiento concedido Botticelli y de la marca internacional anterior, atendiendo tanto a la
disimilitud de los diseños gráficos como a la fuerza del elemento denominativo que configura el rótulo
de establecimiento.
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a catorce de Noviembre de dos mil siete.
VISTO el recurso de casación número 685/2005, interpuesto por el Procurador Don Federico J.
Olivares de Santiago, en nombre y representación de la Sociedad francesa BALENCIAGA SOCIÉTÉ
ANONYME, con la asistencia de Letrado, contra la sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 10 de septiembre de 2004,
dictada en el recurso contencioso-administrativo 952/2001, seguido contra la resolución de la Oficina
Española de Patentes y Marcas de 23 de abril de 2001, que desestimó el recurso de alzada interpuesto
contra la precedente resolución de 22 de noviembre de 1999, que concedió el rótulo de establecimiento
número 262.515 "BOTTICELLI". Ha sido parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada
y defendida por el Abogado del Estado.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En el proceso contencioso-administrativo número 952/2001, la Sección Cuarta de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 10 de
septiembre de 2004 , cuyo fallo dice literalmente:
«En atención a lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid decide desestimar el recurso contencioso administrativo interpuesto
por el Procurador Sr. Olivares de Santiago en nombre y representación de la entidad BALENCIAGA, S.A.
contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de fecha 23 de abril de 2001, publicadas
en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de 1 de junio de 2001, por la que se desestimaba el recurso
de alzada formalizado por la entidad recurrente contra la concesión, por acuerdo de 22 de noviembre de
1999 de dicha oficina, de Rótulo de Establecimiento número 262 515 (6) "BOTTICELLI" y gráfico,
declarando la resolución recurrida conforme a Derecho, sin hacer expresa imposición de las costas
causadas.».
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SEGUNDO.- Contra la referida sentencia
BALENCIAGA SOCIÉTÉ ANONYME recurso de
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
providencia de fecha 12 de enero de 2005 que,
Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
preparó la representación procesal de la Sociedad
casación, que la Sección Cuarta de la Sala de lo
de Justicia de Madrid tuvo por preparado mediante
al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal
TERCERO.- Emplazadas las partes, la representación de la Sociedad recurrente BALENCIAGA
SOCIÉTÉ ANONYME, compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 25 de
febrero de 2005 , presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras exponer los
motivos de impugnación que consideró oportunos, lo concluyó con el siguiente SUPLICO:
«Que teniendo por presentado este escrito con sus copias, lo admita y en mérito a su contenido tenga
por personada a esta parte recurrente en este Recurso de Casación, dentro del plazo legalmente
establecido y en la representación que ahora ostento; tenga por interpuesto en tiempo y forma Recurso de
Casación contra la Sentencia núm. 846 de fecha 10 de septiembre de 2004m , dictada por la Sección
Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid; admita el
Recurso a trámite y en su día tras los trámites pertinentes, dicte Sentencia en la que se declare que ha lugar
al mismo y que se estiman los Motivos de Casación en que se fundamenta al amparo del Artículo 88.1.d) de
la Ley de la Jurisdicción ; casando y anulando dicha Sentencia ahora recurrida y resolviendo en cuanto al
fondo conforme a Derecho, según establece el Artículo 95.2.d) de la misma Ley Jurisdiccional , en
conformidad al petitum contenido en el Suplico de la precedente Demanda formalizada ante el Tribunal de
instancia, declarando así la nulidad de las resoluciones administrativas de la Oficina Española de Patentes y
Marcas por las que se acordó la CONCESIÓN del rótulo de establecimiento núm. 262.515 "B BOTTICELLI"
y diseño.».
CUARTO.- La Sala, por providencia de fecha 2 de octubre de 2006 , admitió el recurso de casación.
QUINTO.- Por providencia de la Sala de fecha 7 de noviembre de 2006 se acordó entregar copia del
escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (la ADMINISTRACIÓN DEL
ESTADO) a fin de que, en el plazo de treinta días, pudiera oponerse al recurso, lo que efectuó en escrito
presentado el día 3 de enero de 2007, en el que tras exponer los razonamientos que creyó oportunos, lo
concluyó con el siguiente SUPLICO:
«que por formulada oposición a la casación, dicte sentencia desestimando el recurso y con costas.».
SEXTO.- Por providencia de fecha 15 de junio de 2007, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr.
D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 7 de
noviembre de 2007, fecha en que tuvo lugar el acto.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, Magistrado de la Sala.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Sobre el objeto del recurso de casación.
Constituye el objeto de este recurso de casación la sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 10 de septiembre de 2004 ,
que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de
BALENCIAGA SOCIÉTÉ ANONYME contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de
23 de abril de 2001, que desestimó el recurso de alzada formulado contra la precedente resolución de 22 de
noviembre de 2000, que concedió el rótulo de establecimiento número 262.515 con el distintivo
"BOTTICELLI" y gráfico.
SEGUNDO.- Sobre la fundamentación de la sentencia recurrida.
La sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid recurrida declara la conformidad a derecho de las resoluciones de la Oficina Española
de Patentes y Marcas impugnadas, con base jurídica en la aplicación de los artículos 85, 86 y 12.1 a) de la
Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , que impiden el registro de un rótulo de establecimiento que
no se distinga suficientemente de una marca o un nombre comercial o de otro rótulo registrado para el
mismo término municipal, interpretados a la luz de la jurisprudencia de esta Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que permite flexibilizar el juicio de riesgo de comparación,
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al apreciar las diferencias entre los elementos gráficos analizados que componen el rótulo de
establecimiento registrado, que distingue un local comercial, y la marca internacional anterior, que impide la
identificación de ambos signos, descartando que la inscripción del rótulo de establecimiento produzca un
aprovechamiento indebido de la reputación de la marca prioritaria, al considerar que el titular de la marca,
que califica de notoria, no sufre perjuicio al diferenciarse además ambos signos por el elemento
denominativo, que evita que se genere riesgo de confusión o de asociación, según se refiere,
sustancialmente, en el fundamento jurídico segundo, en los siguientes términos:
«La solución a la cuestión planteada ante este Tribunal se encuentra en los criterios que de manera
reiterada ha establecido al Tribunal Supremo a la hora de contraponer, de poner en relación el rótulo de
establecimiento con la marca. Por todas las sentencias de dicho Alto Tribunal se debe atender a lo que se
dice en la Sentencia de 9 diciembre 2003 , donde se sostiene que: "la jurisprudencia de esta Sala Tercera
del Tribunal Supremo (recogida, entre otras, .en las SSTS de 14 de julio de 1990, 11 de octubre de 1994 y
12 de febrero de 2003, las dos primeras referidas al art. 212 del EPI, y la última dictada en el recurso de
casación núm. 9788/1997 , en aplicación de los arts. 85 y 86 de la L.M .) ha declarado "que no se está
previendo como presupuesto para la denegación de un rótulo de establecimiento una simple semejanza,
como ocurre el caso de las marcas, sino que la semejanza ha de ser calificada y de un grado superior a la
que pudiera exigirse para denegar una marca, pues cabe aplicar un criterio más permisivo en cuanto a
aquéllos" y que "la compatibilidad (de un rótulo) con el distintivo de una marca ha de contemplarse con
criterios más flexibles en cuanto a la existencia de una distinción suficiente, dada la específica naturaleza de
los rótulos que distinguen exclusivamente locales comerciales en un ámbito exclusivamente municipal y no
protegen productos ni servicios" o dicho con otras palabras, el rótulo da a conocer al público una actividad,
en tanto que la marca expresa la cualidad de un determinado producto o servicio. [...].
A la luz de estas consideraciones resulta claro que esa especial semejanza entre la marca y el rótulo
no se da en este caso. El rótulo concedido tiene un texto "Botticelli" en la parte inferior del rótulo, con un
tamaño y caracteres de tamaño igualo muy similar al gráfico. La marca que se opone no tiene texto alguno.
La parte gráfica del rótulo se parece básicamente a las alas de una mariposa abiertas desde una
perspectiva vertical, con diferencia de tamaño en la mitad superior -de tamaño más reducido a la mitad
inferior y con doble trazado a los lados-, mientras que la marca opuesta es un anagrama integrado con
seguridad por dos letras "B" adosadas sobre un eje especular. Las diferencias entre ambos símbolos son
claras y sólo una visión simplificadora de ambos permite encontrar similitudes. Se puede admitir que el
gráfico del rótulo también se forma por dos letras "B", dispuestas de igual manera que las de la marca, pero
las diferencias de trazado y de figura de los caracteres en cuestión impiden la identificación entre de ambos.
Unido a todo ello lo que la sentencia citada dice en cuanto a la flexibilidad que se ha de tener a la
hora de comparar una marca con un rótulo, dada la diferencia de ámbitos de actuación y de contenido
existentes entre la marca (expresa, como dice la Sentencia citada, la cualidad de un determinado producto o
servicio) mientras que el rótulo distingue locales comerciales en un ámbito exclusivamente municipal y no
protegen productos ni servicios, en los términos del Tribunal Supremo. Todo ello debe llevar a desestimar la
presente demanda en lo que se refiere a esta alegación.
En cuanto a las alegaciones de la parte recurrente referidas a la marca notoria, si bien es cierto que el
art. 13.c) de la Ley de Marcas impide el acceso al registro de aquellos signos o medios que supongan un
aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados, también ha de tenerse en
cuenta, de acuerdo con la misma Sentencia del Tribunal Supremo de 9 diciembre 2003 , que la
jurisprudencia recaída en aplicación de dicho precepto afirma que la notoriedad de una marca deja de tener
trascendencia impeditiva de acceso al registro de otro signo que suponga un aprovechamiento indebido del
prestigio de aquélla cuando en el signo aspirante -el rótulo, en este caso- hay elementos suficientes que
permiten a los consumidores discernir sin riesgo de confusión ni de asociación cuál es la marca notoria y
cuál no lo es.
Esto es lo que sucede en el supuesto que se somete a esta Sala, en el que, aparte de establecerse la
comparación de la marca notoria no con otra marca sino con un rótulo de establecimiento (lo que no se
ajusta a los términos literales del precepto), este último se compone, además del elemento gráfico que es
diferente de la marca, tal y como se ha dejado claro anteriormente, de un elemento denominativo, de una
palabra, lo que hace al rótulo apto sin duda para eliminar aquel doble riesgo, quedando así a salvo los
intereses del titular de la marca y de los consumidores, pues ni aquél ni éstos experimentarán el perjuicio
que uno y otros si tal discernimiento no pudiera efectuarse con la suficiencia con que en este caso se
produce. Todo ello debe llevar a la desestimación de la demanda.».
TERCERO.- Sobre el planteamiento del recurso de casación.
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El recurso de casación interpuesto por la representación procesal de BALENCIAGA SOCIÉTÉ
ANONYME, se articula en la exposición de un único motivo, que se subdivide en tres apartados, que se
fundan al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la jurisdicción
contencioso-administrativa, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia
aplicable para resolver las cuestiones objeto de debate, por vulneración de los artículos 85, 86, 12.1 a) y 13
c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas
En el primer subapartado del motivo de casación se aduce que la Sala de instancia no ha realizado
una correcta labor comparativa de los signos confrontados, tomando sólo en consideración el diseño gráfico
del rótulo de establecimiento, dado que la marca oponente es gráfica, al no deducir que no existe «distinción
suficiente» entre el rótulo de establecimiento registrado y la marca oponente, a que alude el artículo 86 de la
Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , y, que, en consecuencia, son confundibles.
Se argumenta que la sentencia recurrida contradice los criterios del Tribunal Supremo establecidos en
materia de comparación de rótulos de establecimiento y marcas para evitar que, debido a la existencia de
semejanza entre los signos, se produzca error o confusión en los consumidores.
En el segundo subapartado del motivo de casación se denuncia que la sentencia recurrida vulnera el
artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , al no apreciar adecuadamente la
similitud gráfica existente entre los signos confrontados debido al peculiar diseño de las letras "B" que
componen la marca oponente, que forman, asimismo, parte del rótulo de establecimiento concedido, que
constituye el único elemento relevante de comparación, y no valorar la coincidencia de los signos en la
misma área comercial, lo que no hace posible la coexistencia en el registro y en el mercado de los signos
enfrentados sin riesgo de confusión entre ellos.
En el tercer subapartado del motivo de casación se imputa a la sentencia recurrida la infracción del
artículo 13 c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , en la medida en que no aplica la
prohibición registral establecida en dicho precepto, que tiene por objeto evitar situaciones de competencia
desleal y riesgo de aprovecharse de la reputación ajena, en razón de la gran «similitud gráfica» entre los
signos confrontados y la notoriedad de la que goza la marca anterior, particularmente, en la ciudad de
Alicante, donde va a desarrollar su actividad comercial el titular del rótulo de establecimiento.
CUARTO.- Sobre la improsperabilidad del recurso de casación.
El recurso de casación no puede ser acogido, porque consideramos que la Sala de instancia ha
realizado una aplicación presidida por los cánones de la lógica y la razonabilidad del artículo 86 de la Ley
32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , que prohibe que pueda registrarse como rótulo de
establecimiento un signo que no se distinga suficientemente de una marca o de un nombre comercial o de
otro rótulo registrado para el mismo término municipal, en relación con lo dispuesto en el artículo 12.1 a) de
la referida ley marcaria, al apreciar la inexistencia de riesgo de confusión tras valorar, en una visión global o
de conjunto, la integridad de los elementos distintivos del rótulo de establecimiento concedido y de la marca
internacional anterior, atendiendo tanto a la disimilitud de los diseños gráficos como a la fuerza del elemento
denominativo "BOTTICELLI", que configura el rótulo de establecimiento.
En efecto, cabe estimar que la Sala de instancia no ha incurrido en error patente ni en arbitrariedad al
declarar la inexistencia de semejanza entre el rótulo de establecimiento número 262.515 "BOTTICELLI" y
gráfico, que se compone de dos letras "B" adosadas, que conforman una figura de mariposa, que distingue
un establecimiento comercial dedicado a la actividad de venta al por menor de calzado, en la ciudad de
Alicante, con la marca internacional obstaculizadora número 456.166 "BB", en clases 18 y 25 que,
respectivamente, designan productos de cuero, artículos en estas materias, baúles y maletas, paraguas,
sombrillas y bastones y vestidos, comprendidas las botas, los zapatos y las zapatillas, al evidenciarse que el
rótulo no reproduce o imita los signos gráficos de la marca obstaculizadora al no poder descomponer los
signos del rótulo, de modo que se atribuya sólo capacidad diferenciadora a las letras que componen el
gráfico que acompaña a la denominación "BOTTICELLI".
En particular, debe significarse, que, según es doctrina jurisprudencial reiterada de esta Sala, en los
casos de comparación de signos distintivos de marcas o rótulos de establecimiento, integrados por fonemas
con la adición de formas especiales de representación gráfica, la confundibilidad habrá de ser dilucidada
tomando en consideración todos los elementos en su conjunto, y atendiendo a las figuras, los dibujos, el
color, etc., tanto como a las denominaciones; y determinando de este modo la posible existencia del error en
los consumidores, después de una apreciación en la que se pueda destacar los elementos más llamativos;
pues cuando alguno o algunos de los elementos que, utilizados por las marcas, tienen especial eficacia
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individualizadora, es este particular elemento el que, por la peculiaridad singularizante del producto común,
ha de ser preferentemente contemplado, para decidir si la marca impugnada puede provocar confusión en el
tráfico mercantil, a costa de la marca prioritaria.
En la sentencia de esta Sala de 25 de junio de 2003 (RC 9489/1997 ), cuyos argumentos
reprodujimos en la sentencia de 14 de noviembre de 2006 (RC 2977/2004 ), hemos declarado la siguiente
doctrina sobre el carácter no reivindicable en exclusiva de las letras del alfabeto:
«Es doctrina de esta Sala, sentencia de 10 de abril de 2003 , que las letras como los números, son
elementos de uso común, pertenecientes al dominio público y como tal no susceptibles de ser utilizadas por
nadie en exclusiva, y por tanto, el que pretenda registrarlas como marca, siempre y cuando tenga
substantividad e individualidad propia, no puede impedir a otros que las usen en sus propias marcas
diferentes de las del primero, pues por ser éstas (las letras) de dominio común cualquiera tiene derecho a
usarlas, siempre que contengan suficientes elementos diferenciativos que eviten toda confusión entre
ellas.».
La Sala de instancia no incurre en error jurídico en la aplicación de la doctrina del Tribunal Supremo
que, en materia de comparación de marcas o rótulos que incorporen letras del alfabeto, ha matizado que, a
los efectos de realizar el juicio de riesgo de confundibilidad, "lo relevante es su caprichosa escritura y
disposición -STS de 21 de enero de 1993 y 10 de diciembre de 1993 -.
Cabe, por ello, descartar que la sentencia recurrida infrinja la prohibición de registro contemplada
específicamente en el artículo 12 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre , aplicable de forma
matizada a los rótulos comerciales, que exige, según se refiere en las sentencias de esta Sala del Tribunal
Supremo de 29 de octubre de 2003 (RC 6282/1998) y de 23 de noviembre de 2006 (RC 3173/2004 ), la
concurrencia o simultaneidad de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética,
gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que
tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca
precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o
solicitado, al evidenciarse que la Sala de instancia ha respetado el principio de especialidad, semejanza y
similitud denominativa y gráfica existente entre los signos confrontados, aunque el rótulo de establecimiento
distinga una actividad comercial relacionada con los productos reivindicados por la marca prioritaria
obstaculizadora.
En estas prohibiciones generales, se afirma en las sentencias de esta Sala de 1 de junio de 2004, 29
de junio, 13 de julio y 28 de septiembre de 2004 , «a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca
renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba
permitirse el acceso al Registro de la marca o del rótulo solicitado.».
El riesgo de asociación, a que se refiere el artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de
Marcas , conforme es doctrina reiterada de esta Sala, no constituye un concepto jurídico autónomo o un
criterio alternativo desligado del examen valorativo de la identidad o semejanza fonética, gráfica o
conceptual entre las marcas confrontadas, porque no es posible su apreciación si no existe por parte del
público la percepción de un riesgo de confusión, de modo que se integra en el juicio de confundibilidad de
las marcas, como variante o modalidad del riesgo de confusión indirecto, que contribuye a precisar el
alcance de éste, y que impide que el consumidor pueda confundir el origen de las marcas atribuyéndolas a
una misma empresa o a empresas vinculadas entre sí, al no poder caracterizarse de forma independiente,
en sentido no relativo al origen de la procedencia empresarial de la marca, que constituiría una reducción
injustificada de la libre competencia, por lo que procede rechazar que la denominación del rótulo de
establecimiento concedido evoque los productos de prendas de vestir y zapatos, reivindicados por la
Entidad recurrente, por incluir signos que puedan asociarse a su razón social, al obviar que aquel distintivo
"BOTTICELLI" goza de sustantividad propia.
Y, debe recodarse, que conforme a una consolidada jurisprudencia de esta Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, «al juzgador de instancia le corresponde valorar el grado
de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son
similares o están relacionados. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le
permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo en un
establecimiento que puede crear riesgo de error o confusión o asociarse con los productos que designa la
marca anterior. [...] A diferencia de las identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de
semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar
claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada
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caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada
la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de
actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas
jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues no cabe la
menor duda de que frente a ellas pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean
contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas, e,
incluso, interpretan la legislación anterior que ha sufrido modificación en la actualmente aplicable al caso.
Esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, al consistir en una
valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala.
Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la
definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia
-sentencias, entre otras, de fechas 19 de marzo y 19 de diciembre de 2001, y 14 de abril, 10 de junio y 12
de junio de 2002 -».
En la sentencia de esta Sala de 13 de junio de 2005 (RC 8044/2002 ), dijimos:
«La aplicación del artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas a los rótulos de establecimiento se modula
porque conforme refiere la jurisprudencia de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo, recogida, entre otras, en la sentencia de 12 de febrero de 2003 , no se está previendo como
presupuesto para la denegación de un rótulo de establecimiento una simple semejanza, como ocurre en el
caso de las marcas, sino que la semejanza ha de ser calificada y de un grado superior a la que pudiera
exigirse para denegar una marca, pues cabe aplicar un criterio más permisivo en cuanto a aquéllos y que "la
compatibilidad (de un rótulo) con el distintivo de una marca ha de contemplarse con criterios más flexibles
en cuanto a la existencia de una distinción suficiente, dada la específica naturaleza de los rótulos que
distinguen exclusivamente locales comerciales en un ámbito exclusivamente municipal y no protegen
productos ni servicios" o dicho con tras palabras, el rótulo da a conocer al público una actividad, en tanto
que la marca expresa la cualidad de un determinado producto o servicio, según se advierte en la sentencia
de 16 de diciembre de 2003 (RC 742/1999 )».
Cabe, en consecuencia, concluir el examen de este subapartado del motivo de casación con el
pronunciamiento, coincidente con el criterio jurídico expresado por la Sala de instancia, de que el rótulo de
establecimiento aspirante número 262.515 "BOTTICELLI" y gráfico, es compatible con la marca
internacional registrada número 456.166 "BB", de titularidad de la Sociedad BALENCIAGA, para productos
de las clases 18 y 25 del Nomenclátor Internacional de Marcas, al ser claramente diferenciables los signos
confrontados por el consumidor medio relevante en el sector comercial de la zapatería , ya que la notoriedad
de la marca se asocia al nombre del diseñador de alta costura que identifica al titular de la marca y no
directamente a las letras "BB".
No es óbice, por tanto, para la inscripción del rótulo de establecimiento "BOTTICELLI" la utilización de
las letras "B", porque en este supuesto, siguiendo la jurisprudencia de esta Sala expresada en las
sentencias de 29 de diciembre de 2003 (RC 3587/1999) y de 27 de septiembre de 2004 (RC 3178/2001 ) la
adición a dichas letras del vocablo "BOTTICELLI" tiene suficiente fuerza diferenciadora para poder
integrarse en el signo distintivo del rótulo de establecimiento.
Procede, asimismo, rechazar la infracción de la jurisprudencia invocada, porque la sentencia recurrida
se revela conforme a la doctrina de esta Sala que, en la sentencia de 4 de diciembre de 2003 , ha
observado que "en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas y otros signos, como
rótulos de establecimiento, no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya
que cada recurso debe ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias
concurrentes específicas; de modo que cabe afirmar que no tienen un carácter absoluto ninguno de los
distintos criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error
o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que
concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística como es la de marcas, y
concretamente con referencia a la existencia o no de aquella semejanza, el motivo de casación consistente
en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad".
Debe recordarse, asimismo, la doctrina de esta Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal
Supremo, advertida en la sentencia de 12 de abril de 2002 (RC 553/19996 ), sobre los criterios jurídicos que
presiden la valoración de la similitud o coincidencias entre marcas y otros signos, como rótulos de
establecimiento, y los límites impuestos a esta Sala para modificar o alterar los hechos declarados probados
por el Juzgador de instancia, en razón de la naturaleza extraordinaria del recurso de casación:
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«b) que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en
la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por
la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente
gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida.
c) que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la
presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas
cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar
el citado artículo 12 de la citada Ley de Marcas .
d) en fin, que siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo
alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo
haya violado los preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que
sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos.».
Procede, asimismo, rechazar la prosperabilidad del tercer subapartado del motivo de casación
articulado, que se funda en que la sentencia recurrida infringe el artículo 13 c) de la Ley de Marcas y la
jurisprudencia aplicable, porque la alegación de la defensa letrada de la Entidad recurrente, de que el titular
del rótulo de establecimiento concedido pretende aprovecharse de la notoriedad de la marca internacional
oponente, carece de fundamento como reconoce acertadamente la Sala de instancia.
Conforme es doctrina constante de esta Sala, la apreciación del aprovechamiento indebido de la
reputación de otro signo o medios registrales a que alude el artículo 13 c) de la Ley 32/1988, de 10 de
noviembre, de Marcas , no puede disociarse del "juicio de confundibilidad" entre los signos confrontados, de
modo que habiéndose declarado que no hay riesgo de confusión ni riesgo de asociación entre el rótulo de
establecimiento concedido y la marca internacional anterior, aquel precepto legal deviene inaplicable.
Debe señalarse que una marca es notoria, según refiere esta Sala en la sentencia de 17 de mayo de
2004 (RC 709/1998 ), cuando el general conocimiento que de ella existe se circunscribe al sector al que
pertenecen los productos que distingue, mientras que en el caso de la marca renombrada ese conocimiento
se extendería a la práctica totalidad de los sectores del tráfico mercantil; esto es, la notoriedad de la marca
se refiere al conocimiento por el consumidor medio de una marca concreta en relación con un sector
comercial determinado, en tanto que el renombre se refiere al conocimiento no sólo por el consumidor
medio de una marca sino por el público en general de los productos de la misma, deduciéndose de los
fundamentos jurídicos de la sentencia recurrida que el titular del establecimiento no pretende con la
inscripción del rótulo de establecimiento "BOTTICELLI" y gráfico, aprovecharse del crédito de la marca
internacional prioritaria, cuya notoriedad aparece vinculada a la inclusión en el signo del término
"BALENCIAGA".
Procede, consecuentemente, declarar que no ha lugar al recurso de casación interpuesto por la
representación procesal de BALENCIAGA SOCIÉTÉ ANONYME contra la sentencia de la Sección Cuarta
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 10 de septiembre
de 2004 , dictada en el recurso contencioso-administrativo 952/2001.
QUINTO.- Sobre las costas procesales.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción
contencioso-administrativa, procede imponer las costas procesales causadas en el presente recurso a la
parte recurrente.
En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana
del Pueblo español y nos confiere la Constitución,
FALLAMOS
Primero.- Que no ha lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de de
BALENCIAGA SOCIÉTÉ ANONYME contra la sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 10 de septiembre de 2004 ,
dictada en el recurso contencioso-administrativo 952/2001.
Segundo.- Efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en el presente recurso de
casación a la parte recurrente.
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Centro de Documentación Judicial
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la
publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos,
mandamos y firmamos .- Fernando Ledesma Bartret.- Óscar González González.- Manuel Campos
Sánchez-Bordona.- Eduardo Espín Templado.- José Manuel Bandrés Sánchez- Cruzat.- Rubricados.
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado
Ponente Excmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL BANDRÉS SÁNCHEZ- CRUZAT, estando constituida la Sala en
audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.- Alfonso Llamas Soubrier.- Firmado.
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