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Nº de Recurso:
Nº de Resolución:
Procedimiento:
Ponente:
Tipo de Resolución:
28079330022008101324
Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
Madrid
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418/2005
422/2008
PROCEDIMIENTO ORDINARIO
JUAN FRANCISCO LOPEZ DE HONTANAR SANCHEZ
Sentencia
T.S.J.MADRID CON/AD SEC.2
MADRID
SENTENCIA: 00422/2008
RECURSO Nº 418/2005
SENTENCIA Nº 422
---TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
---Ilustrísimos Señores:
Presidente:
D. Juan F López de Hontanar Sánchez
Magistrados:
Dª. Elvira Adoración Rodríguez Martí
D. Miguel Ángel García Alonso
D. Francisco Javier Canabal Conejos
Dª Sandra González de Lara Mingo
D. Marcial Viñoly Palop
En la Villa de Madrid a veintiocho de Febrero del año dos mil ocho
Vistos por la Sala, constituida por los señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, los autos del
del recurso contencioso-administrativo número 418 de 2005, interpuesto por la entidad «Sociedad
Cinematográfica de Centros Comerciales S.A.» representada por el Procurador Don Javier Lorente Zurdo y
asistida por el Letrado Don Juan Luís Rivas Zurdo contra la resolución de fecha 27 de febrero de 2.004 de la
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Oficina Española de Patentes y Marcas que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra por el
acuerdo de fecha 20 de mayo de 2.003 que concedió la inscripción del rótulo de establecimiento número
273.159, «La Vaguada, Madrid 2» (gráfico-denominativa), solicitada por la entidad «Sociedad de Centros
Comerciales de España S.A.». Ha sido parte la Oficina Española de Patentes y Marcas representada por el
Sr. Abogado del Estado y como codemandada la entidad «Sociedad de Centros Comerciales de España
S.A.» representada por el Procurador Don Manuel Álvarez-Buylla Ballesteros y asistido por el Letrado Don
Antonio J. Vela Ballesteros.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Que previos los oportunos trámites, el Procurador Don Javier Lorente Zurdo en nombre y
representación de la entidad «Sociedad Cinematográfica de Centros Comerciales S.A.» formalizó demanda
el día 27 de diciembre de 2.006 en la que tras exponer los hechos y fundamentos de Derecho que estimó
pertinentes, terminó suplicando Sentencia por la que estimando el recurso interpuesto se declara nula y sin
ningún valor ni efecto la resolución administrativa de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha
27.02.04, por medio de la cual, con desestimación del recurso de alzada de la demandante, fue confirmada
la inscripción y protección en España del rótulo de establecimiento número 273.159/2 "LA VAGUADA
Madrid 2" (mixto), anulándola por no hallarse ajustada a Derecho y declarando procedente la denegación de
protección en España citado del rótulo de establecimiento número 273.159/2 ordenándolo así para su
cumplimiento por el mencionado Organismo, con imposición de las costas procesales a la parte o partes
demandadas que se opongan a las pretensiones de esta parte.
SEGUNDO.- Que asimismo se confirió traslado al Sr. Abogado del Estado para que en
representación de la oficina Española de Patentes y Marcas presentara escrito de contestación a la
demanda, lo que se verificó por escrito de fecha 21de junio de 2.007, en que tras exponer los hechos y
fundamentos de derecho que consideró pertinentes, la parte terminó suplicando el mantenimiento de la
actuación administrativa recurrida.
TERCERO.- Conferido traslado para contestación a la demanda por el Procurador Don Manuel
Álvarez-Buylla Ballesteros en representación de la codemandada la entidad «Sociedad de Centros
Comerciales de España S.A.» se presentó escrito el día 3 de septiembre de 2.007 contestando dicha
demanda en la que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró pertinentes, la parte
terminó suplicando el mantenimiento de la actuación administrativa recurrida, por ser la misma ajustada a
Derecho, con imposición de costas a la parte demandante.
CUARTO.- Por auto de 26 de noviembre de 2.007 se acordó no haber lugar a recibir el recurso a
prueba.
QUINTO.- Que, no estimándose necesaria la celebración de vista pública se concedió a las partes el
término de diez días para concluir por escrito, lo que consta realizado señalándose para la deliberación,
votación y fallo del presente recurso el presente recurso el día 28 de febrero de 2.008 a las 10,00 horas de
su mañana en que tuvo lugar.
VISTOS.- Siendo Magistrado Ponente el Ilustrísimo Señor Don Juan F López de Hontanar Sánchez.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- El Procurador Don Javier Lorente Zurdo en representación de la entidad «Sociedad
Cinematográfica de Centros Comerciales S.A.» interpone recurso contencioso contra la resolución de fecha
27 de febrero de 2.004 de la Oficina Española de Patentes y Marcas que desestimó el recurso de alzada
interpuesto contra por el acuerdo de fecha 20 de mayo de 2.003 que concedió la inscripción del rótulo de
establecimiento número 273.159, «La Vaguada, Madrid 2» (gráfico-denominativa), solicitada por la entidad
«Sociedad de Centros Comerciales de España S.A.».
SEGUNDO.- La Oficina Española de Patentes y Marcas fundamenta su decisión señalando que la
aplicación ponderada al presente caso de las pautas legales anteriormente enunciadas lleva a la conclusión
de que no concurren en el mismo los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro contenida en el
art. 86 ,en relación con los arts. 12.1 y 85 ya citados por existir entre los distintivos enfrentados LA
VAGUADA MADRID 2 y gráfico y sus oponentes LA VAGUADA, LA VAGUADA CINES y LA VAGUADA
CINES CAFÉ, suficientes disparidades de conjunto como para garantizar su recíproca diferenciación,
excluyéndose todo riesgo de error o confusión en el mercado pues el elemento "VAGUADA" se identifica de
inmediato con un conocido complejo comercial, y la solicitud contiene un gráfico de gran carácter que centra
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de inmediato la atención del consumidor, y que se asocia con dicho complejo. En otro sentido debe
señalarse que el solicitante fue titular de distintas marcas hoy caducadas "LA VAGUADA" (1.503.302/3/4/5,
etc.) en diferentes clases del nomenclátor, que no fueron obstáculo en su día para el acceso a registro de
las oponentes, y conviven pacíficamente en las mismas o similares clases de productos y servicios, y el
solicitante es titular de las marcas Nº 2.490.763 igual a la solicitud, 2.490.977 LA VAGUADA MADRID 2 y
2.490.753 LA VAGUADA CENTRO COMERCIAL y gráfico,. El recurrente entiende sin embargo que no
existen suficientes diferencias entre las marcas nº° 1.083.169 LA VAGUADA, nº 2.275.405 LA VAGUADA
CINES y nº 1.275.406 LA VAGUADA CINE CAFÉ y la marca número 2.490.746, «La Vaguada Centro
Comercial». Para fundamentar tal pretensión cita los artículos 86 y 87 en relación con el artículo 12.1. de la
Ley de Marcas que establecen que "No podrán registrarse como marcas los signos o medios que por su
identidad o semejanza fonética gráfica o conceptual con otra marca, anteriormente solicitada o registrada
para designar productos o servicios idénticos o similares, puedan inducir a confusión en el mercado o
generar un riesgo de asociación con la marca anterior"
TERCERO.- El artículo 82 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas establece que se
entiende por rótulo de establecimiento el signo o denominación que sirve para dar a conocer al público un
establecimiento y para distinguirlo de otros destinados a actividades idénticas o similares, señalando el
artículo 86 que no podrá registrarse como rótulo de establecimiento un signo que no se distinga
suficientemente de una marca o un nombre comercial o de otro rótulo registrado para el mismo término
municipal, añadiendo el artículo 85 que además de lo dispuesto en los artículos anteriores, serán de
aplicación al rótulo de establecimiento, en la medida en que no sean incompatibles con su propia
naturaleza, las normas de la presente ley relativas a las marcas. La entidad recurrente fundamenta su
oposición en articulo 12.1 de la Ley de Marcas que establece que "No podrán registrarse como marcas los
signos o medios que por su identidad o semejanza fonética gráfica o conceptual con otra marca,
anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares, puedan
inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior" El Tribunal
Supremo, en sentencias de 22 de septiembre de 2004 ha señalado que para determinar el carácter
distintivo de las marcas enfrentadas en un proceso debe atenderse a evaluar de forma unitaria y ponderada
tanto el grado de identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual como la concurrencia del
presupuesto de que designen productos o servicios idénticos o similares, que puedan inducir a confusión en
el mercado. Debe referirse que la concretización aplicativa del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de
noviembre, de Marcas , por lo órganos jurisdiccionales debe efectuarse desde el análisis hermenéutico
teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución, al
reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de
los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de
las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en
la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores,
como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que en la comparación de
las marcas opositoras en que pueda existir identidad o semejanza fonética o gráfica, esta Sala no sólo
atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la
transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza
la protección de los derechos de los consumidores que se proyectan en el acto de elección de productos o
servicios, permitiéndoles distinguir sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia
empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad.
CUARTO.- Así recuerda a este respecto la doctrina de esta Sala Contencioso-Administrativa del
Tribunal Supremo, advertida en la sentencia de 12 de abril de 2002 , que determina los criterios jurídicos
que presiden la valoración de la similitud o coincidencias en las marcas: a) Que en la apreciación de las
similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los
casos, ya que cada uno deberá ser contemplado de manera individualizada y en relación con las
circunstancias especiales del mismo; o, en el mismo sentido, que no tiene un carácter absoluto ninguno de
los varios criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error
o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que
concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística, como es la de marcas, y
concretamente con referencia a la existencia o no de aquélla semejanza, el motivo de casación consistente
en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad. b) que el análisis del riesgo de
confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel
medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de
decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las
sílabas o letras que compongan la denominación elegida. c) que la existencia de semejanzas, coincidencias
o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre
los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los
tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 12 de la citada Ley de Marcas . Y
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dicho Tribunal ha estimado de forma reiterada, como se refiere en la sentencia de 28 de junio de 2002 , que
los factores que deben tomarse en cuenta para apreciar la referida similitud, mayor o menor, entre los
productos o los servicios designados son de muy diverso orden y difícilmente susceptibles de una
enumeración a priori. Pueden incluirse, sin ánimo de exhaustividad, la naturaleza, el destino y la utilización
de unos u otros servicios o productos, así como el hecho de que pertenezcan a una misma área industrial
o comercial en la que compiten o son complementarios: se tratará, en cada caso, de analizar la relación que
el consumidor medio pueda establecer entre productos o servicios que, no siendo idénticos (en cuyo caso,
insistimos, no existirán dudas), tengan entre sí determinados rasgos que los aproximen comercialmente o
los hagan relativamente cercanos desde el punto de vista del público. Aunque la inclusión en una misma
clase del Nomenclátor internacional no es, de suyo, un elemento de similitud entre productos o servicios,
dada la amplitud clasificatoria de los respectivos epígrafes, tampoco puede excluirse su toma en
consideración como factor eventualmente apreciable. En contraste con la regulación legal anterior (artículo
124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial ), que no hacía referencia alguna a la diversidad o
identidad/similitud de los productos y servicios enfrentados pues tomaba en cuenta tan sólo la semejanza de
los distintivos, el artículo 12.1 a) de Ley 32/1988 , advierte dicha Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Supremo en la sentencia de 22 de julio de 2004 obliga a examinar si la identidad o semejanza
determinante de la prohibición de registro se extiende también a los productos o servicios que designan una
y otra marca. Debe tenerse además tenerse en cuenta que la Sentencia de la sala Tercera del Tribunal
Supremo de 25 de Septiembre de 2.002 establece que hay que tener presente, como señala la sentencia
del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 29 de septiembre de 1998 , que entre la similitud
de los signos y la de los productos existe interdependencia, de tal forma que un bajo grado de similitud entre
los productos o servicios puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas y a la
inversa, «.....» de tal forma que el consumidor medio, esto es, persona dotada con un raciocinio y
perspectivas normales que percibe la marca como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles
-Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 22 de junio de 1999 -podrá caer en error sobre el
origen del producto que adquiere en el caso presente las marcas van destinadas a proteger los mismos
productos.
QUINTO.- En aplicación de dichos criterios en nuestra Sentencia de 22 de Febrero de 2007 (recurso
389/2005 ) seguido entre idénticas partes procesales y donde se ventilaba el acuerdo de la Oficina
Española de Patentes y Marcas que acordaba la inscripción la marca 2.490.745 "LA VAGUADA CENTRO
COMERCIAL", en la Clase 14ª del Nomenclátor internacional en la que se partía de la base de que la
entidad «Sociedad de Centros Comerciales de España S.A.» fue titular de una serie de marcas que incluían
el término "LA VAGUADA" hoy caducadas y que la entidad «Sociedad Cinematográfica de Centros
Comerciales S.A.» es titular de la marcas "LA VAGUADA", nº 1.083.169 Clase 42ª del Nomenclátor, "LA
VAGUADA CINES", nº 2.275.405 Clase 41ª del Nomenclátor, y, "LA VAGUADA CINE CAFÉ", nº 2.275.406
Clase 42ª del Nomenclátor que sirven para distinguir "servicios de educación; formación; esparcimiento;
actividades deportivas y culturales; estudios de cine y de grabación; producción de films (películas) y de
espectáculos; explotación de salas de cine, discotecas, salas de fiestas y de espectáculos; servicios de
artistas de espectáculos (actores); alquiler de aparatos y accesorios cinematográficos, films (películas),
cintas de video y grabación sonora; organización de exposiciones con fines culturales o educativos". En
dicha Sentencia hemos señalado que ante la ausencia de reglas previas para determinar la existencia o no
de semejanza capaz de crear error o confusión en el mercado, el Tribunal Supremo efectivamente ha
tratado de establecer una serie de criterios o pautas, señalando que ostenta un lugar preferente el que con
carácter directo propugna una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada
denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y, en su caso, gráfica, donde la estructura
prevalezca sobre sus integrantes parciales, en una perspectiva cuyo aspecto más importante es el filológico,
ya que tal composición global constituye el impacto verbal y visual inescindible, cuyo eventual parecido
podrá producir la confusión que trata de prevenir la ley (criterio estructural); más también, ha configurado
otros factores o pautas complementarias, como la necesidad de atender al significado o idea que evocan los
distintivos enfrentados (criterio semántico); o ha matizado el propio criterio estructural cuando en los
distintivos se utilizan prefijos o sufijos genéricos para negar la semejanza cuando el resto tiene diferencial
suficiente" - Sentencias de 14, 21, 21 28, 28, de noviembre de 1.996 y de 4, 12, 19 y 19 de diciembre de
1996 , así las cosas, la Sección estima que en el caso de autos, debe confirmarse la resolución recurrida,
dejando a parte alguna de las consideraciones en ella recurrida, lo cierto es que los campos en los cuales
despliegan sus efectos ambas marcas, que es lo que aquí importa, son totalmente dispares, lo que evita
todo riesgo de confusión criterio este que ha tomado tal relevancia que conforme al régimen actual el
artículo 6 apartado 1º letras a) y b) 1 de la Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas establece que no
podrán registrarse como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos
o servicios idénticos o que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o
similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de
confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior. De forma que para que la marca no tenga
acceso al registro se exige una doble identidad o semejanza, en primer lugar la identidad o semejanza
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fonética, pero además y concurrentemente se exige una identidad o semejanza de los servicios o productos
que pretende distinguir, por lo que es posible la inscripción de una marca cuya denominación a otra idéntica
o semejante si los productos o servicios que ambas distinguen son distintos y ello salvo que la marca
prioritaria sea notoria o renombrada puesto que el artículo 8. 1º de la citada Ley 17/2001, de 7 de Diciembre,
de Marcas podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre
comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los
protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de
esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de
aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un
aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos
signos anteriores. de forma que si la marca prioritaria es notoria la protección otorgada alcanzará a
productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de
conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector pertinente del público o en otros
sectores relacionados y si la marca prioritaria es renombrada, esto es sean conocidos por el público en
general el alcance de la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades.
En atención a dichos criterios del Tribunal el recurso ha de ser desestimado, sin perjuicio de lo establecido
en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas que regula el régimen
transitorio de los rótulos de establecimiento registrados.
SEXTO.- Y según lo dispuesto en el apartado primero del artículo 139 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso- administrativa, considerando la Sala que no es de apreciar
temeridad ni mala fe en la actuación procesal de la partes litigantes, es por lo que no procede formular
expresa condena en costas.
VISTOS.-Los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.
FALLAMOS
Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador Don Javier
Lorente Zurdo en representación de la entidad «Sociedad Cinematográfica de Centros Comerciales S.A.» c
contra la resolución de fecha 27 de febrero de 2.004 de la Oficina Española de Patentes y Marcas que
desestimó el recurso de alzada interpuesto contra por el acuerdo de fecha 20 de mayo de 2.003 que
concedió la inscripción del rótulo de establecimiento número 273.159, «La Vaguada, Madrid 2»
(gráfico-denominativa), solicitada por la entidad «Sociedad de Centros Comerciales de España S.A.». por
ser dicho acto ajustado a Derecho sin expresa imposición de las costas a ninguna de las partes.
Notifíquese la presente resolución a las partes con la advertencia de que la misma no es firme
pudiendo interponerse recurso de casación que habrá de prepararse ante esta misma sala en el plazo de
los diez días siguientes a la notificación de la presente resolución.
Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
D. Juan F López de Hontanar Sánchez
Dª. Elvira Adoración Rodríguez Martí
D. Miguel Ángel García Alonso
D. Francisco Javier Canabal Conejos
Dª Sandra González de Lara Mingo
D. Marcial Viñoly Palop
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