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Id Cendoj:
Órgano:
Sede:
Sección:
Nº de Recurso:
Nº de Resolución:
Procedimiento:
Ponente:
Tipo de Resolución:
08019370152008200245
Audiencia Provincial
Barcelona
15
99/2008
383/2008
CIVIL
LUIS GARRIDO ESPA
Auto
Voces:
• x NULIDAD (PATENTES) x
• x SATISFACCIÓN EXTRAPROCESAL DE LA PRETENSIÓN x
• x PATENTE COMUNITARIA x
• x CADUCIDAD (PATENTES) x
• x COSTAS PROCESALES x
Resumen:
Diferencia de efectos entre: Renuncia a la patente y Nulidad de la misma. La renuncia de la
demandada no supone satisfacción extraprocesal del art. 22 LEC.
AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA
SECCIÓN DÉCIMO-QUINTA
ROLLO Nº 99/2008-1ª
PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº 261/2006
JUZGADO MERCANTIL Nº 1 DE BARCELONA
AUTO núm.383/08
Ilmos. Sres. Magistrados
D. IGNACIO SANCHO GARGALLO
D. LUIS GARRIDO ESPA
D. BLAS ALBERTO GONZÁLEZ NAVARRO
En Barcelona a diecinueve de diciembre de dos mil ocho.
Se han visto en grado de apelación ante la Sección Decimoquinta de esta Audiencia Provincial los
autos de juicio ordinario seguidos con el nº. 261/2006 ante el Juzgado Mercantil nº 1 de Barcelona, a
instancia de FARMAPROJECTS S.A., representada por el Procurador D. Federico barba Sopeña y bajo la
dirección del Letrado D. Miquel Vidal-Quadras Trías de Bes, contra ASTRAZENECA AB, representada por
el Procurador D. Carlos Ram de Viu de Sivatte y asistida del Letrado D. Antonio Castán, que penden ante
esta Sala por virtud de sendos recursos de apelación interpuestos contra el Auto dictado en fecha 18 de
octubre de 2007.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. La parte dispositiva del auto apelado es del tenor siguiente: "PARTE DISPOSITIVA:
ACUERDO: La terminación del presente proceso, con expresa condena al demandado del pago de las
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costas originadas hasta la vista de dos de octubre de 2007".
SEGUNDO. Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la representación
procesal de la parte demandada, que fue admitido a trámite. La actora presentó escrito de oposición y, así
mismo, de impugnación del referido auto. A su vez, la demandada resentó escrito de oposición a la
impugnación.
TERCERO. Recibidos los autos y formado en la Sala el Rollo correspondiente, se señaló día para
votación y fallo, que se celebró el pasado 29 de octubre.
Es ponente el Ilmo. Sr. D. LUIS GARRIDO ESPA.
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
PRIMERO. I) El auto apelado declaró la terminación del proceso al amparo del art. 22 de la LEC por
carencia sobrevenida de objeto o bien por satisfacción extraprocesal de la pretensión, al haber renunciado
la parte demandada, la entidad sueca ASTRAZENECA S.A., a la patente europea validada en España cuya
nulidad pretendió la actora, FARMAPROJECTS S.A., imponiendo las costas del litigio, causadas hasta la
vista que prevé el apartado 2 de dicho precepto, a la parte demandada. Dicha parte recurre este último
pronunciamiento, relativo a las costas del proceso, argumentando que conforme al apartado 1 del art. 22
LEC no cabe la imposición de costas y esgrimiendo una serie de datos fácticos que deben ser tenidos en
cuenta a tales efectos, como la falta de requerimiento previo por la actora y la ausencia de actos de la
demandada tendentes a hacer valer la patente frente a los proyectos comerciales de la actora.
A su vez, la actora aprovechó el trámite de oposición al recurso para impugnar la resolución apelada
en lo que respecta a la decisión de dar por concluido el proceso, reiterando sustancialmente los motivos que
alegó en el acto de la vista (la que prevé el art. 22.2 LEC ) para sostener la subsistencia de interés legítimo
en la prosecución del juicio, hasta obtener una sentencia definitiva que enjuicie y declare la nulidad
interesada.
II) Los antecedentes procesales que deben ser valorados, para resolver sendos recursos, son los
siguientes.
FARMAPROJECTS S.A., que se dedica al desarrollo de productos farmacéuticos genéricos, ejercitó
en su demanda, presentada el 12 de abril de 2006, la acción de nulidad de la patente europea EP 652 751
B1, traducida en España como patente ES 2 093 445 T3 (patente de producto que lleva por título "inyección
y estuche de inyección que contiene omeoprazol y sus análogos"), por falta de novedad y de actividad
inventiva. La titular de la patente, ASTRAZENECA AB, tras ser emplazada en Suecia el 1 de diciembre de
2006 (f. 308), se personó dentro del plazo para contestar y acreditó que con fecha 28 de diciembre siguiente
había presentado ante la OEPM un escrito de renuncia a la referida patente ES 2 093 445, por lo que
interesaba la terminación del juicio por carencia sobrevenida de objeto de conformidad con el art. 22 LEC , y
sin imposición de costas. En el acto de la vista que prevé el citado precepto (a la que fueron convocadas las
partes ante la oposición de la actora), se aportó documentación acreditativa de que la OEPM había dictado
resolución el 28 de diciembre declarando la caducidad por renuncia,siendo publicada en el BOPI el 16 de
enero de 2007.
En dicho acto, la parte demandada, por medio de su letrado, manifestó que renunciaba a cualquier
clase de acción o reclamación contra la actora por los daños y perjuicios que en su caso se hubiesen podido
causar a la titular de la patente.
SEGUNDO. La subsistencia de interés legítimo pese a la renuncia del derecho de patente, con
negación de la satisfacción extraprocesal de la pretensión, se hace derivar en el recurso de la actora dos
argumentos:
a) la declaración de nulidad, que es lo solicitado, produce efectos ex tunc, entendiéndose, conforme
dispone el art. 114.1 de nuestra Ley de Patentes , que la patente no fue nunca válida, en tanto que la
caducidad por renuncia, de acuerdo con los arts. 116.2 y 118 LP , produce efectos ex nunc, hacia el futuro,
incorporando el objeto patentado al dominio público desde el momento en que tiene lugar el hecho, acto u
omisión que determina la caducidad, aquí la inscripción de la renuncia en el Registro de Patentes, ex art.
118.3 en relación con el 116.1.b de la Ley de Patentes ;
b) la titular de la patente ha renunciado únicamente a la validación española de la patente europea,
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pero no al título europeo de patente, de modo que la patente sigue siendo válida en aquellos otros Estados
donde haya sido validada.
Es claro que este último argumento no evidencia la subsistencia de un interés legítimo en la
prosecución del procedimiento ya que la sentencia definitiva, en su caso estimatoria, que fuere dictada no
podría conceder el efecto anulatorio del título de patente europea, sino sólo, por virtud del principio de
protección territorial inherente al sistema de patentes (incluido el europeo), de la extensión territorial de la
patente europea a España, es decir, de lo que se viene en denominar la "validación" o traducción española,
representada aquí por la patente ES 2 093 445. Del juego conjunto de los arts. 2.2, 64.1 y 138 del CPE se
deriva que, fuera del caso del éxito de la oposición a la concesión como patente europea (art. 99 CPE ), la
ulterior declaración de nulidad ha de pedirse en cada Estado al que se extienda la patente europea y tendrá
efectos únicamente sobre el territorio del respectivo Estado.
TERCERO. Por lo que respecta al primer argumento estimamos que la caducidad de la patente por
renuncia del titular no satisface plenamente la pretensión de nulidad, dados los distintos efectos de una y
otra figura jurídica, que ya han quedado expuestos. La nulidad retrotrae sus efectos al momento de la
solicitud de la patente (art. 114 LP , por remisión de los arts.138 y 139 CPE ), mientras que la declaración de
caducidad por renuncia deja subsistentes los efectos y consiguientes derechos que confiere la patente
hasta la inscripción de la renuncia en el Registro de Patentes (art. 118.3 en relación con el 116.2 LP).
Además, existen otros efectos vinculados a la declaración de nulidad, como los que previenen o se derivan
de los arts. 114.2 y 77 LP , que no se refieren al supuesto de caducidad por renuncia. Y en coherencia con
tal diversidad de efectos el art. 113.2 LP permite ejercitar la acción de nulidad de la patente una vez
declarada o producida su caducidad (por cualquiera de las causas de caducidad, ya que el precepto no
distingue).
La renuncia a acciones por actos anteriores al efecto de la caducidad manifestada en el acto de la
vista no determina otra solución, porque con ella no se logran los efectos que la Ley asigna a la declaración
de nulidad, y se trata, además, de una renuncia individualizada, sólo frente a la actora, que no alcanza a
cualesquiera terceros que hubieran incidido en el ámbito de la exclusiva mientras la patente renunciada se
mantuvo en vigor.
No cabe atribuir a la renuncia, en fin, la significación y efectos que con la declaración de nulidad se
persiguen, que comportan que la patente nunca fue válida por no reunir los requisitos de patentabilidad, lo
que es netamente diverso de la significación jurídica y de los efectos legalmente atribuidos a la renuncia del
titular. Por ello es reconocible la existencia de un interés legítimo en la prosecución del procedimiento, al no
haberse dado una satisfacción extraprocesal de la pretensión.
CUARTO. Estimado el recurso de la actora deviene carente de objeto el formulado por la demandada,
relativo a la imposición de costas, ya que el proceso debe continuar. Y dado que este recurso no ha sido
objeto de enjuiciamiento, no procede imponer las costas en esta instancia.
Vistos los preceptos legales citados, los alegados por las partes y demás de pertinente aplicación
PARTE DISPOSITIVA
La Sala acuerda desestimar el recurso de apelación formulado por la representación procesal de
ASTRAZENECA AB contra el Auto dictado en fecha 18 de octubre de 2007 , por haber devenido carente de
objeto, y estimar el formulado por la representación procesal de FARMAPROJECTS S.A.contra dicha
resolución, que revocamos, y en su lugar acordamos que no ha lugar a apreciar la carencia sobrevenida de
objeto o la satisfacción extraprocesal de la pretensión, debiendo continuar el proceso por todos sus trámites.
Sin imposición de costas en esta instancia respecto de sendos recursos.
Remítase testimonio de este Auto al Juzgado de procedencia, a los efectos pertinentes.
Así, por este Auto, del que se llevará certificación al Rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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