los derechos de propiedad intelectual y las instituciones que los

PROPIEDAD INTELECTUAL COMO
HERRAMIENTA DE CREACION DE
NUEVOS NEGOCIOS
Ximena Sepúlveda B.
Abogada
PROPIEDAD INTELECTUAL
PATENTES
Invención
Modelo de Utilidad
PROPIEDAD INTELECTUAL
PROPIEDAD INDUSTRIAL
Diseño y Dibujo Industrial
Creaciones de la mente que
son novedosas
universalmente
Esquema de Trazados y
Circuitos Topográficos
DERECHOS DE AUTOR Y
CONEXOS
Secreto Industrial
MARCAS
VARIEDADES VEGETALES
INDICACIONES
GEOGRAFICAS/
DENOMINACIONES DE
ORIGEN
LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y LAS
INSTITUCIONES QUE LOS ADMINISTRAN EN CHILE
EXTRAIDO DESDE www.inapi.cl
INAPI
Patentes de invención
X
Modelos de utilidad
X
Esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados
X
MINAGRI
SAG
ODEPA
Derecho de autor
MINSAL
ISP
MINEDUC Consejo
DIBAM
de
DDI
la Cultura
X
Variedades vegetales
X
X
Marcas
X
Denominaciones de origen
X
X
Indicaciones geográficas
X
X
Diseños industriales
X
Secretos industriales y empresariales
X
Conocimientos tradicionales y Recursos Genéticos
X
X
X
PORQUE DEBO PROTEGER MIS
INNOVACIONES?
•
Por la EXCLUSIVIDAD que los Derechos de PI otorgan a las PYMES
sobres sus invenciones, marcas comerciales, dibujos o diseños,
estrategias comerciales, planes de negocio u otros activos intangibles.
•
Los derechos de PI forman parte de los ACTIVOS INTANGIBLES de la
empresa. La empresa no solo es titular de los activos físicos
(inmuebles, maquinarias, activos financieros, etc.) sino que también
de activos intangibles tales como derechos de PI sobre
procedimientos, nuevos productos, protocolos, marcas comerciales,
etc. cada día de mayor valor.
PORQUE DEBO PROTEGER MIS INNOVACIONES
EN CHILE?
Información extraída desde reporte actividades INAPI 2014.
CHILE
ECOSISTEMA INNOVADOR
•
•
•
•
El número de empresas que innovan ha crecido un 34% desde 2007 a 2012.
La tasa de innovación general aumentó aproximadamente un 23%, alcanzando
una tasa de 23.68% para los años 2011-2012, y de 19.22% para los años 20092010.
La tasa de innovación tanto para las grandes empresas como para las pymes ha
ido en aumento. Específicamente, para los años 2011-2012 la tasa para las
grandes empresas fue de un 40.1% y para las pymes un 23%, versus el 39.3% y
18% obtenido los años 2009-2010 respectivamente.
Chile alcanza una tasa de innovación que se ubica en el promedio de países
pertenecientes a la Unión Europea. La tasa de innovación en Chile de acuerdo a
la 8va Encuesta de Innovación muestra que el 23.68% de las empresas chilenas
realiza algún tipo de innovación, durante los años 2011 y 2012. Haciendo un
proxy a la forma de medición de la UE, la tasa para Chile es de un 26.9%,
mientras que el promedio de la UE es de un 26.8%.
FUENTE: Ministerio de Economía de Chile.
¿QUE DEBEN HACER LAS EMPRESAS PARA
COMERCIALIZAR SUS ACTIVOS INTANGIBLES
EN LOS MERCADOS LATINOAMERICANOS?
Identificar
Comercializar
Sistema
Propiedad
Intelectual
Valorizar
Proteger
a. Identificación:
•
•
•
•
Relacionar activo de PI con derecho de PI de acuerdo a
la legislación del país respectivo.
Por ejemplo un programa de computador en general en
los países del Mercosur solo es protegible por la vía del
derecho de autor, excluido de patentabilidad.
Un solo producto, muchos derechos. Ejemplos.
Capacidad de distinguir las ventajas de cada uno de los
derechos de PI.
La empresa debe preguntarse ¿Que es lo que me
interesa proteger? ¿Que es lo más valioso que
tengo/que hago?
b. Protección
•
•
•
•
Definir los mercados en que se protegerá y
estrategia. Realizar estudios de mercado.
En general en los países del Mercosur se
sigue derecho latino de PI (similar a
regulación de la UE) Que significa esto?
Elegir Mecanismos (Convenio de Paris,
Tratado de Cooperación PCT).
Redacción, presentación y gestión de la
Solicitud.
c. Valorización
• Proceso complejo que dependerá del área
de la tecnología y los métodos a emplear.
• Indispensable para realizar la gestión de los
activos de PI ya sea para negociar contratos
de licencia o compras o fusiones de
empresas.
• Para determinar ventajas competitivas de la
empresa (valorización cualitativa).
El valor que se asigne a la propiedad intelectual dependerá de varios factores,
entre ellos el carácter y duración de los derechos de propiedad intelectual, y la
tecnología y poder relativo de negociación de las partes.
El futuro transferidor deberá realizar una valoración cuidadosa en general
función de:
1) El valor de la tecnología (costos de desarrollo y producción)
2) La necesidad que se tiene de ella,
3) De las tecnologías alternativas disponibles,
4) De las perspectivas de progreso tecnológico y
5) De la producción y rentabilidad probables de la tecnología que puede
transferirse.
El posible transferidor también realizará proyecciones específicas sobre la
producción y la consiguiente fuente de ingresos procedentes de otros
posibles licenciatarios o receptores de tecnología.
d. Comercialización
Tras proteger los activos surge el derecho, el
cual facilitará la comercialización.
Una comercialización exitosa se logra mediante
un proceso de negociación, el cual es complejo,
ya que el elemento a tranzar es una tecnología.
La comercialización se realiza por medio
de diversos mecanismos de contratos
como son: Licencias, Franquicias, Knowhow, Cesión, etc.
En todos estos se transfiere alguno de los
atributos del derecho de los activos.
¿QUE DEBIERA HACER UNA EMPRESA ANTES DE
COMERCIALIZAR?
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD



Un acuerdo de confidencialidad, secreto o no divulgación, es un
contrato en el que el signatario acuerda no divulgar determinada
información, excepto en las condiciones estipuladas en el contrato.
Antes de comenzar con las negociaciones previas para la celebración de
un contrato de licencia o cesión de un derecho de PI, será altamente
probable que las partes necesiten revelar información de carácter
confidencial.
El traspaso de información podría ser unilateral (solo una parte entrega
información), o bien podría revestir el carácter de bilateral (ambas
partes se entregan recíprocamente información secreta).



Con la finalidad de proteger esa información valiosa de las partes, será
necesario que ellas pacten un contrato denominado “Acuerdo de
Confidencialidad”, por el cual se impondrá a la parte (o partes)
receptoras de la información la obligación de mantener secreto
respecto de ella.
Desde la perspectiva de su eficacia jurídica, se recomienda que este
instrumento incluya además paralelamente restricciones al uso de la
información de parte de quien la recepciona.
En cuanto a la Individualización de las partes contratantes. Especial
relevancia tiene que comparezca a suscribir el instrumento en el caso
de personas jurídicas, aquella persona que tenga capacidad de
representarla.
MEMORANDOS DE ENTENDIMIENTO O CARTAS DE
INTENSIÓN



Una Carta de Intención o Memorando de Entendimiento (MOU) es un acuerdo
preliminar en cuya virtud, las partes declaran su interés en celebrar en el futuro
algún contrato de carácter definitivo, que podrá ser una cesión, una licencia u
otro, respecto de un derecho de PI.
Un Memorando de Entendimiento vincula a los participantes de un futuro
negocio y su objetivo es esbozar los servicios a ser intercambiados y las acciones
que deben realizarse dentro de un período específico de tiempo.
Puede ser muy útil como una herramienta para facilitar la colaboración y la
vinculación efectiva entre las partes que finalmente puede concluir con la
celebración de un contrato definitivo respecto de un derecho de PI.
ACUERDOS DE TRANSFERENCIA DE MATERIAL
MTA
Tiene por objeto clarificar de antemano las
diversas situaciones derivadas de la entrega de un
material en que la institución puede ser
proveedora o receptora, fijar las condiciones del
traspaso y las obligaciones del receptor.
COMERCIALIZACION PROPIAMENTE TAL.
LAS PRINCIPALES FORMAS QUE LAS EMPRESAS
PUEDEN USAR PARA TRANSFERIR DERECHOS DE PI
Los contratos más comunes en esta materia son:






Venta o cesión de derechos de propiedad intelectual
Concesión de licencias
Franquicias
Alianzas estratégicas, empresa conjunta o joint ventures
Proyectos llave en mano
Acuerdos sobre consultorías.
FRANQUICIAS


Una franquicia es un contrato por la cual la marca, reputación,
información técnica y conocimientos de una parte se combinan con la
inversión de otra parte con el fin de vender mercancías o servicios o de
prestar servicios directamente al consumidor.
La licencia concedida por el titular para utilizar una marca o nombre se
combina generalmente con el suministro por este titular de
conocimientos técnicos que adoptan alguna forma determinada:
información técnica, servicios técnicos, asistencia técnica o servicios
administrativos relativos a la producción, comercialización,
mantenimiento y administración.
CONTRATO DE LICENCIA
•
Contrato por el cual el titular de un derecho de propiedad intelectual
(licenciante) autoriza a un
tercero (licenciatario) el ejercicio sobre
determinadas facultades de explotación sobre el mismo (uso o goce).
•
Asimilable al arrendamiento.
•
La licencia es la modalidad más habitual del contrato detransferencia
tecnológica, mediante la cual se faculta a un tercero para explotar la
creación protegida o la invención patentada bajo determinadas
condiciones, a cambio del pago de cantidades periódicas cuyo importe
normalmente está en función del beneficio obtenido por el
licenciatario con dicha explotación (royalties), manteniéndose el dominio
del derecho de PI en manos del mismo titular.
CLASES DE LICENCIAS
1) Las empresas pueden optar a otorgar o recibir distintos tipos de licencias, así en razón de la
exclusividad que otorgan al licenciatario para usar la tecnología encontramos:

Licencias Exclusivas

Licencias No exclusivas
La exclusividad de las licencias dice relación con el alcance de los derechos cuyo uso se
permite a través de la licencia y supone el derecho a excluir a otros de la explotación de la
propiedad intelectual. Gran importancia en el tema del precio de la licencia. Normalmente
las licencias exclusivas conllevan el pago de una regalía mayor.
2) En razón de la extensión de la facultad de uso respecto del propio derecho de PI, las empresas
pueden optar en otorgar o recibir :
a.
Licencias Totales: Abarcan todas las facultades que otorga el derecho de PI.
b.
Licencias Parciales: Abarcan como objeto solo ciertas facultades del derecho de PI.
3)
En razón de la extensión territorial que las partes deseen dar al uso del derecho de PI, la
licencias pueden ser: Licencias Regionales, Licencias Nacionales o Licencias Internacionales.-
CESION DE DERECHOS
•
La CESIÓN de derechos de propiedad intelectual, implica la transferencia
de los derechos de una persona a otra en carácter permanente.
•
El titular que transfiere su tecnología dejará de ser el titular de los
derechos relativos a esa tecnología.
EMPRESAS CONJUNTAS O JOINT VENTURES
•
Las empresas conjuntas consisten en una alianza entre dos empresas
separadas las que pueden o no constituir una nueva empresa. En virtud de
tal alianza las empresas pueden complementar las capacidades de cada una
para llevar adelante una innovación.
•
Posibilidad de que empresas extranjeras opten a beneficios tributarios.
•
Especial importancia jurídica tendrá la fórmula de determinación que se
acuerde para establecer la titularidad de la propiedad intelectual resultante
del trabajo conjunto.
CONCLUSIONES