CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA
Consejero Ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA
Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil quince (2015)
Radicación núm.: 11001 0324 000 2007 00391 00
Actor: CONFECCIONES LEONISA S.A.
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Tercero interesado: MARROCAR S.A.
La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción
de nulidad interpuso la sociedad CONFECCIONES LEONISA S.A., a través
de apoderado judicial, contra la Resolución número 019235 del 9 de julio de
2003, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante
la cual concedió el registro de la marca MUJER LATINA (nominativa) a favor
de la sociedad MARROCAR S.A., para distinguir productos comprendidos
en la clase 25 de la clasificación internacional.
I.- COMPETENCIA
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política
y con lo previsto en los artículos 11, 13, 34, 36, 39 y 49 de la Ley Estatutaria
de Administración de Justicia, así como de lo ordenado en el artículo 128 del
Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984 aplicable al presente
proceso) y en el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 expedido por la Sala
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Actor: CONFECCIONES LEONISA S.A.
Plena de esta Corporación, el Consejo de Estado es competente para
conocer del asunto de la referencia.
II.- LA DEMANDA
La parte actora, mediante apoderado presentó ante esta Corporación
demanda en ejercicio de la acción de nulidad para que la Sala se pronuncie
con respecto a las siguientes:
2.1.- Pretensiones.
2.1.1. “Solicito la NULIDAD de las siguiente Resolución:
N° 019235 del 09 de julio de 2003 originaria de la División de Signos
Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio Delegatura para
la Propiedad Industrial, mediante la cual se concedió el registro de la marca
MUJER LATINA.
2.1.2. Al declararse la NULIDAD del acto mencionado, suplico a los H.
Magistrados, se disponga, que la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO:
a. “Inscriba
en
el
registro
la
Nulidad
del
acto
administrativo
correspondiente a la concesión de la marca MUJER LATINA
solicitada por la sociedad MARROCAR S.A., de las condiciones ya
indicadas, para distinguir Vestuario, especialmente ropa interior,
productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación
internacional (8ª Edición) de Niza.
b. Disponer que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia
de Industria y Comercio o la Delegatura para la Propiedad Industrial
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Actor: CONFECCIONES LEONISA S.A.
de la Superintendencia de Industria y Comercio publique la sentencia
que ponga fin a este asunto en la Gaceta de la Propiedad Industrial”1.
2.2.- Fundamentos de hecho
Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes:
2.2.1. La sociedad MARROCAR S.A., solicitó el registro del signo MUJER
LATINA (nominativa), para distinguir productos de la clase 25 de la
clasificación internacional de Niza.
2.2.2. Una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de
Propiedad Industrial no se presentó oposición alguna, razón por la que la
Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución Nº 019235
del 9 de julio de 2003 concedió la marca MUJER LATINA, a favor de la
sociedad MARROCAR S.A., para identificar productos de la Clase 25 de la
Clasificación Internacional de Niza.
2.3.- Normas violadas y concepto de la violación
Estima la parte actora que el acto administrativo demandado es violatorio de
lo dispuesto en los artículos 134 y 135 literales b), e) y f) de la Decisión 486
de la Comunidad Andina. Al explicar el concepto de violación de estas
normas afirmó:
2.3.1. Que el signo MUJER LATINA, es una expresión descriptiva por
cuanto informa a los consumidores lo concerniente a las características de
los productos o del servicio que se quiere distinguir con la marca.
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Folios 10 a 11 del expediente.
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Actor: CONFECCIONES LEONISA S.A.
2.3.2. Que el signo MUJER LATINA, de naturaleza nominativa, no es lo
suficientemente novedoso ni especial por cuanto no reúne los requisitos
para que se le de reconocimiento como marca.
III.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
3.1. La Nación- Superintendencia de Industria y Comercio presentó
escrito de contestación de la demanda en el que defendió la legalidad del
acto acusado así:
3.1.1. Que los actos acusados fueron expedidos en forma legal y válida, de
conformidad con las atribuciones legales conferidas a la Superintendencia
de Industria y Comercio por las normas nacionales y la Decisión 486 de la
Comunidad Andina.
3.1.2. Que el signo MUJER LATINA (nominativo) para distinguir productos
comprendidos en la Clase 25 Internacional además de reunir los requisitos
para ser registrado como marca, no se encuentra incurso en ninguna de las
causales de irregistrabilidad contenidas en la Decisión 486 de la Comunidad
Andina de Naciones.
3.1.3. Que la expresión MUJER LATINA no es usualmente utilizada en el
mercado por los diferentes empresarios para designar una característica y
una cualidad de los productos de la clase 25 de la Clasificación
internacional.
3.2. Según consta en el expediente la sociedad MARROCAR S.A., contestó
la demanda de manera extemporánea, razón por la que el Despacho
sustanciador tuvo por no contestada en tiempo la demanda.
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IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION Y POSICIÓN DEL MINISTERIO
PÚBLICO
4.1. Las partes demandante y demanda presentaron sus respectivos
alegatos de conclusión reiterando en líneas generales los mismos
planteamientos y consideraciones a los cuales se hizo referencia en las
páginas precedentes.
4.2. El Ministerio Público y el tercero interesado guardaron silencio.
V.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
DE LA COMUNIDAD ANDINA
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación
prejudicial núm. 70-IP-2013 de fecha 8 de mayo de 2013, en la que se
exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria
y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus
conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó:
1.
En materia de propiedad industrial, las normas del ordenamiento
jurídico comunitario andino, que regulan los requisitos de validez de un signo,
que se encontraren vigentes al momento de la presentación de la solicitud de
registro son las aplicables en el período de transición de la normatividad
andina.
Si la norma sustancial o material vigente para la fecha de la solicitud de
registro de un signo ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del
procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable
para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen
para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya
aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos
producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de
procedimiento que se inicien a partir de ese momento.
La solicitud relativa al registro del signo “MUJER LATINA” (denominativo), fue
presentada el 5 de diciembre de 2002, en vigencia de la Decisión 486
mencionada, en consecuencia, es la que debe ser aplicada al asunto bajo
examen.
2.
Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue
productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de
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representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134
de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se
confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido
en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos
135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su
perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.
3.
No son registrables como marcas, los signos que carezcan de
distintividad, en armonía con lo señalado en el artículo 135, literal b) de la
misma Decisión.
4.
Las marcas denominativas utilizan expresiones acústicas o fonéticas,
formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o
conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo
pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.
Dentro de las marcas denominativas están las denominativas compuestas,
que son las integradas por dos o más palabras.
5.
El signo descriptivo no es distintivo y, por tanto, no será registrable
como marca si se limita exclusivamente a informar al consumidor o al usuario
acerca de las características u otros datos del producto de que se trate,
comunes a otros productos del mismo género.
6.
En los casos que los signos se encuentren conformados por palabras
genéricas, éstas no deben tomarse en cuenta al efectuar el examen
comparativo entre los signos confrontados.
Corresponderá al juez consultante determinar si el signo “MUJER LATINA”
(denominativo), es un signo genérico de las características, cualidades o
efectos de ropa interior, producto de la clase 25.
7.
En el ámbito de los signos, el evocativo sugiere en el consumidor o
en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del servicio,
exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar
aquel signo con este servicio. El signo evocativo cumple la función distintiva
de la marca y, por tanto, es registrable.
Corresponderá al juez consultante determinar si el signo “MUJER LATINA”
(denominativo), es un signo evocativo del producto que pretende distinguir,
exigiéndose, en consecuencia, hacer uso de la imaginación y del
entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto; y, en
consecuencia, si es o no registrable.
8.
Los signos pueden estar conformados por palabras de uso general o
común. En este caso, la distintividad se busca en el elemento diferente que
integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario,
es decir, la presencia de aquellos no impedirá el registro de la denominación,
caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo
doten de fuerza distintiva suficiente. Y puesto que el vocablo de uso común
no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que lo posea no podrá
impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esa única circunstancia
el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto.
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En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la
distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que
dichos términos son marcariamente débiles.
9.
La Oficina Nacional Competente debe, necesariamente, realizar el
examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, el que
comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión
486. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan
sido presentadas oposiciones a la solicitud.
El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o
desfavorable, que resuelva las oposiciones en el caso de haberlas, y
determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá
plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada
al peticionario.
Asimismo, el examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro
marcario tiene las siguientes características:




Debe ser de oficio.
Es integral.
Se debe plasmar en una resolución debidamente motivada.
Es autónomo.
VI.- CONSIDERACIONES
6.1.- Mediante la resolución demandada la Superintendencia de Industria y
Comercio concedió a favor de la sociedad MARROCAR S.A., el registro de
la marca Mujer Latina (nominativa), para distinguir productos comprendidos
en la clase 25 de la clasificación internacional.
6.2.- El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación
prejudicial emitida en este proceso señaló que la normativa aplicable a este
asunto es la contenida en las siguientes disposiciones de la Decisión 486 de
la Comunidad Andina:
DECISIÓN 486
“(…)
DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS
Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo
que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán
registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.
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Radicación núm.: 11001 0324 000 2007 00391 00
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La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en
ningún caso será obstáculo para su registro.
Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:
a)
las palabras o combinación de palabras; (…)
Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…)
b) carezcan de distintividad; (…)
e)
consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en
el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la
procedencia geográfica, la época de producción u otros datos,
características o informaciones de los productos o de los servicios para
los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las
expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
f)
consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre
genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;
(…)
DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO
(…)
Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se
hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá
a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado
oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y
sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante
resolución.
(…)
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
PRIMERA: Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de
conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión,
se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento,
salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los
derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en
esta Decisión.
En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas
se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión.
Para el caso de los procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en
las etapas que aún no se hubieren cumplido a la fecha de su entrada en
vigencia. (…)”.
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6.3.- Así pues, teniendo en cuenta los argumentos expuestos por la parte
actora, corresponde a la Sala determinar si el signo MUJER LATINA
(Nominativo) cumple con los requisitos para ser concedido como marca o si
por el contrario la Superintendencia de Industria y Comercio erró al
concederlo.
En este punto la Sala Considera necesario recordar los requisitos que debe
reunir un signo para ser registrado como marca:
 PERCEPTIBILIDAD: para que un signo pueda ser captado y
apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material
identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y
asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores
o usuarios.
 SUFICIENTE DISTINTIVIDAD: lleva implícita la posibilidad de
identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de
esa manera la diferenciación por parte del consumidor. Es entonces
distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto
o un servicio sin que se confunda con él o con sus características
esenciales o primordiales.
Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto: I)
distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que
debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado;
y II) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad
del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.
 SUSCEPTIBILIDAD DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA: consiste en
expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos,
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signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes
puedan ser apreciados en el mercado de productos.
El signo tiene que ser representado en forma material para que el
consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo
solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador
hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras,
vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores,
etc.
La Sala advierte que el signo en controversia es denominativo compuesto,
esto es, está integrado por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina ha establecido que: “No existe prohibición
alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de
estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más
palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento
de un gráfico (...)”. 2
En ese orden de ideas, la Sala procederá a verificar si el signo MUJER
LATINA se encuentra incurso en causal de irregistrabilidad, esto es, si es
descriptivo o carece de distintividad como asegura el demandante.
De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Andino, los signos
descriptivos son irregistrables cuando designen exclusivamente la calidad, la
cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u
otros datos característicos o informaciones de los productos o de los
servicios. Si tales características son comunes a otros productos o servicios,
el signo no será distintivo y en consecuencia no podrá ser registrado.
De otro lado, el Tribunal Andino ha diferenciado entre signo descriptivo y
2
Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
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evocativo, entendiendo este último como aquel que sugiere ciertas
características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole
hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar el signo con
el producto o servicio. El Tribunal ha señalado a este respecto, que:
“Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a
una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas
descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o
servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un
proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio”.3
Así pues, el signo evocativo, a diferencia del descriptivo, cumple la función
distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.
En este mismo sentido, ha expresado este Tribunal que:
“Las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto
cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades
o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos
con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir
que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o
características de su marca”. Cabe además recalcar que este tipo de marca
es sin embargo registrable, no así las denominaciones genéricas, que son
irregistrables para precaver que expresiones de uso común o generalizado
puedan ser registradas para asignarlas como denominación exclusiva de un
producto o de un determinado”.
Al respecto, la Sala en reciente jurisprudencia sostuvo que el signo MUJER
LATINA está compuesto por expresiones de uso común, es decir, que el
signo objeto de estudio es de aquellos denominados por la normativa y
jurisprudencia andina como débiles, lo cual implica que nadie puede
apropiarse de esas expresiones4.
Así las cosas la Sala concluye que si bien el signo registrado es evocativo y
débil, no es menos cierto que no está incurso en causal de irregistrabilidad.
No le asiste entonces razón al actor cuando pretende la nulidad del acto
3
Ibídem.
Sentencia del 16 de abril de 2015. M.P.: Guillermo Vargas Ayala. Actor: Confecciones Leonisa. Demandado:
Superintendencia de Industria y Comercio.
4
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Actor: CONFECCIONES LEONISA S.A.
demandado, en tanto la concesión del registro estuvo acorde a lo dispuesto
en la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. En consecuencia
la Sala negará las pretensiones de la demanda.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda de conformidad con
las consideraciones expuestas.
SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de
la Decisión 500 de la Comunidad Andina.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO
MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Presidenta
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
GUILLERMO VARGAS AYALA