ExCo Singapur 2007 Versión FINAL 9 de octubre de 2007

ExCo Singapur 2007
Versión FINAL
9 de octubre de 2007
Resolución
Cuestión Q195
Limitaciones de los derechos conferidos por la marca
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AIPPI
Observando que:
a) Las resoluciones adoptadas anteriormente sobre las cuestiones Q140, Q155, Q156, Q187,
Q188 y Q192 abordaron diversas cuestiones relacionadas con las limitaciones de los
derechos conferidos por la marca, en particular la publicidad comparativa, el agotamiento
internacional de los derechos de marca, las limitaciones de los derechos de marca
derivadas del derecho de la competencia, los conflictos entre las marcas y las
denominaciones sociales y los nombres comerciales, los conflictos entre la protección
conferida por las marcas y la libertad de expresión, y los efectos de la tolerancia de los
derechos de marca.
b) Otras limitaciones de los derechos conferidos por la marca pueden ser admisibles bajo
otras circunstancias, en particular cuando un tercero usa un signo que consiste en o
contiene elementos que forman parte del dominio público, a saber los signos que
constituyen la designación habitual de los productos o servicios para los cuales está
registrada la marca, o que son descriptivos de tales productos o servicios y que, por tanto,
pueden ser libremente usados por cualquiera, inclusive como parte de marcas complejas o
gráficas.
c) Otras limitaciones de los derechos conferidos por la marca pueden ser admisibles para
permitir el uso en el tráfico comercial del nombre propio de un individuo o para reconocer
los derechos anteriores derivados del uso previo de la marca por un tercero.
Considerando que:
a)
Las limitaciones a los derechos conferidos por la marca deben tener por objeto alcanzar
un equilibrio equitativo entre los derechos de los titulares de marcas, por un lado, y los
derechos y los intereses de terceros, por otro lado, incluyendo estos últimos tanto a los
competidores (quienes, en el tráfico comercial, necesitan identificar, describir o hacer
referencia a sus productos o servicios) como a los consumidores (quienes deben recibir
informaciones precisas sobre los productos o servicios y no deben ser inducidos a error
o confusión en lo que respecta a la naturaleza, calidad, origen u otras características de
los productos o servicios).
b)
Existe un amplio consenso en que las limitaciones de los derechos de marca pueden
ser admisibles cuando una marca ajena es usada en el tráfico comercial por un tercero
para indicar la naturaleza, calidad, destino o finalidad, valor, procedencia geográfica o la
fecha de fabricación/prestación u otras características de los productos o servicios de
dicho tercero, así como para indicar la compatibilidad de los productos o servicios del
tercero con los del titular de la marca.
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c)
También existe consenso en que las limitaciones de los derechos de marca pueden
aplicarse asimismo a situaciones en las que un individuo usa su nombre propio en el
tráfico comercial. Los principios generales aplicables a la resolución de conflictos entre
marcas se aplican habitualmente a controversias derivadas del uso de una
denominación social o de un nombre comercial.
d)
El derecho de uso anterior, o un medio de defensa basado sobre el uso anterior, están
generalmente reconocidos como una limitación de los derechos del titular de la marca.
e)
Existe un amplio acuerdo sobre el hecho de que las limitaciones de los derechos de
marca señaladas anteriormente solamente son admisibles bajo determinadas
condiciones, principalmente, según los países, cuando el uso es conforme a prácticas
comerciales honestas y leales, cuando tal uso no es constitutivo de competencia
desleal, cuando no da lugar a confusión entre los consumidores ni perjudica el negocio
del titular de la marca o cuando no constituye un aprovechamiento indebido de la
reputación de la marca.
f)
No hay todavía un consenso en cuanto a si los derechos de marca deberían limitarse
para permitir el uso decorativo de marcas ajenas.
Resuelve que:
1) Deben admitirse las limitaciones de los derechos exclusivos del titular de la marca bajo
ciertas condiciones que se señalan a continuación, para permitir la utilización, por parte de
un tercero, en el tráfico comercial, de un signo que se corresponda en todo o en parte con
una marca ajena para indicar la naturaleza, calidad, destino, valor, procedencia geográfica,
fecha de fabricación/prestación u otras características de los productos o servicios de un
tercero, así como para indicar la compatibilidad entre los productos o servicios del tercero
con los del titular de la marca.
2) Deben admitirse las limitaciones de los derechos exclusivos del titular de la marca, bajo
idénticas condiciones, para permitir que una persona utilice su nombre propio en el tráfico
comercial. Deberán aplicarse los principios generales que gobiernan la resolución de
conflictos entre marcas a las controversias derivadas del uso parcial o total de una marca
en una denominación social o en un nombre comercial.
3) Las limitaciones de los derechos exclusivos del titular de la marca señaladas anteriormente
solamente deberán admitirse en aquellos casos en que el uso de la marca ajena por un tercero:
a)
no provoque confusión,
b)
no capitalice de manera desleal ni suponga un aprovechamiento indebido de la
reputación de la marca,
c)
no sea perjudicial para la marca,
d)
no cause dilución de la marca,
e)
no denigre de manera desleal los productos o servicios del titular de la marca
f)
no presente indebidamente los productos o servicios del tercero como provenientes del
titular de la marca, ni como si hubieren obtenido la aprobación del titular, ni como si
estuvieren asociados de alguna forma con los productos o servicios del titular de la
marca, y
g)
en caso de que el uso de la marca por parte del tercero indique la compatibilidad de
los productos o servicios del tercero con los del titular de la marca, no pueda ser
razonablemente sustituido por otros medios aptos para indicar tal compatibilidad.
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4) Deben admitirse las limitaciones de los derechos exclusivos del titular de la marca en los
casos de uso anterior del signo realizado de buena fe, sea en forma de un medio de
defensa o como un derecho de uso anterior.
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