OPOSICIÓN Nº B

OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR
(MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS)
División de Oposición
OPOSICIÓN Nº B 2 035 080
Global Chaucer S.L.U., C/ Pradillo nº 5, bajo exterior derecha, 28002 Madrid, España
(parte oponente), representada por Ballestero y Cia., C/ Velázquez nº 126, 2º Izqda.,
28006 Madrid (representante profesional).
contra
Grupo Atento Inversiones, S.L., Avda. República Argentina nº 50, 4º-A, 41001
Sevilla, España (solicitante), representado por Pons Consultores de Propiedad
Industrial, S.A., Glorieta de Rubén Darío nº 4, 28010 Madrid, España (representante
profesional).
El 26/11/2013, la División de Oposición adopta la siguiente
RESOLUCIÓN:
1.
La oposición n° B 2 035 080 se estima para todos los servicios impugnados.
2.
La solicitud de marca comunitaria n° 10 663 896 se deniega en su totalidad.
3.
El solicitante carga con las costas, que se fijan en 650 EUR.
MOTIVOS:
La parte oponente presentó una oposición contra todos los servicios de la solicitud
de marca comunitaria nº 10 663 896. La oposición está basada, entre otros, en el
registro de marca española nº 2 309 132. La parte oponente alegó el artículo 8,
apartado 1, letra b) del RMC, el artículo 8 apartado 4 y el artículo 8, apartado 5 del
RMC.
RENOMBRE – ARTÍCULO 8, APARTADO 5, DEL RMC
En virtud del artículo 8, apartado 5, del RMC, mediando oposición del titular de una
marca anterior con arreglo al artículo 8, apartado 2, se denegará el registro de la
marca impugnada cuando sea idéntica o similar a la marca anterior y su registro se
solicite para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que se
haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca comunitaria anterior,
ésta fuera notoriamente conocida en la Comunidad, y, tratándose de una marca
nacional anterior, ésta fuera notoriamente conocida en el Estado miembro de que se
trate, y si el uso sin justa causa de la marca impugnada se aprovechara
indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuera
perjudicial para los mismos.
De lo anterior se deduce que los motivos de denegación indicados en el artículo 8,
apartado 5, del RMC sólo son de aplicación cuando se cumplen las condiciones
siguientes:
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a)
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Los signos deben ser idénticos o similares.
b)
La marca del oponente debe ser renombrada. Dicho renombre ha de ser
previo a la fecha de presentación de la marca impugnada, ha de existir en el
territorio de que se trate y ha de afectar a los productos y/o servicios en los que se
basa la oposición.
c)
Vulneración del renombre: el uso de la marca impugnada debe aprovecharse
indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o ser
perjudicial para los mismos.
Los requisitos mencionados tienen carácter acumulativo, por lo que la falta de
cualquiera de ellos implica la desestimación de la oposición de conformidad con el
artículo 8, apartado 5, del RMC (sentencia de 16/12/2010, asuntos acumulados T
345/08 y T -357/08, ‘BOTOCYL’, apartado 41). No obstante, hay que señalar que el
cumplimiento de dichos requisitos puede no ser suficiente. Así, la oposición puede
fracasar si el solicitante logra demostrar una justa causa para el uso de la marca
impugnada.
En el caso presente, el solicitante no ha alegado justa causa para el uso de la marca
impugnada. Por consiguiente, a falta de indicación en contrario, debe presumirse
que no existe justa causa.
La oposición se basa en más de una marca anterior. Por motivos de economía
procesal, la División de Oposición examinará en primer lugar la oposición respecto a
la marca anterior española nº 2 309 132.
a)
Los signos
Marca anterior
Marca impugnada
El territorio de referencia es España.
Visualmente, pese a la diferente estilización de los vocablos los signos son
similares en la medida en que incluyen el término “A-T-E-N-T-O”, que forman uno de
los elementos del signo impugnado y el único elemento verbal del derecho anterior.
Por otro lado, la marca anterior y el signo impugnado difieren en el elemento verbal
“G-R-U-P-O” y en los elementos figurativos en color del signo impugnado así como
en el signo de puntuación (:) del derecho anterior.
Fonéticamente, la pronunciación de las marcas coincide en el sonido del elemento
verbal “A-TEN-TO”, presente de forma idéntica en ambos signos, y en dicha medida
las marcas son similares fonéticamente. La pronunciación del signo impugnado
difiere en el sonido del elemento verbal “GRU-PO” que no tiene equivalente
respectivo en la marca anterior. Por otro lado, el signo de puntuación (:) del derecho
anterior no será pronunciado por los consumidores relevantes.
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Conceptualmente, el término en común ‘ATENTO’ será percibido por el consumidor
español como alguien que tiene fija la atención en algo (Diccionario de la Real
Academia Española). El término ‘GRUPO’ del signo impugnado se percibirá como
una pluralidad de sociedades que forman un conjunto. El elemento figurativo de la
marca impugnada y el signo ortográfico del derecho anterior carecen de contenido
conceptual. Por lo tanto, los signos son similares desde el punto de vista conceptual
para el público español de referencia que asociará los signos a un significado similar
(atento).
Teniendo en cuenta las coincidencias visuales, fonéticas y conceptuales antes
mencionadas, se considera que los signos comparados son similares.
b)
Renombre de la marca anterior
Según el oponente, la marca anterior es renombrada en España para servicios de
gestión de negocios comerciales; servicios de administración comercial; servicios de
estudios de mercado; servicios de exportación; servicios de consulting profesionales
en materia de negocios; servicios de contabilidad; servicios de contestación
telefónica para abonados ausentes; servicios de transcripción de comunicaciones;
servicios de información estadística; servicios de informes comerciales y de
negocios; servicios de peritaje en materia de negocios; servicios de sondeo de
opinión; servicios de publicidad, en la clase 35.
El renombre implica un umbral de reconocimiento que solamente se alcanza cuando
la marca anterior es conocida por una parte significativa del público pertinente de los
productos o servicios a los que se refiere. La marca anterior debe haber adquirido
renombre entre el público pertinente, lo que significa que, dependiendo del producto
o servicio comercializado, puede tratarse del público en general o de un público más
específico.
La marca impugnada se presentó el 22/02/2012. Por consiguiente, se invitó al
oponente a probar que la marca anterior gozaba de renombre en España antes de
esta fecha. Debería probarse además que el renombre adquirido se refería a los
servicios para los que el oponente alega la existencia del mismo, concretamente
servicios de gestión de negocios comerciales; servicios de administración comercial;
servicios de estudios de mercado; servicios de exportación; servicios de consulting
profesionales en materia de negocios; servicios de contabilidad; servicios de
contestación telefónica para abonados ausentes; servicios de transcripción de
comunicaciones; servicios de información estadística; servicios de informes
comerciales y de negocios; servicios de peritaje en materia de negocios; servicios de
sondeo de opinión; servicios de publicidad, en la clase 35.
Para poder determinar el grado de renombre de la marca hay que tomar en
consideración todos los datos relevantes del caso, incluyendo especialmente la
cuota de mercado de la marca, la intensidad, extensión geográfica y antigüedad de
su uso, y el volumen del gasto dedicado a su promoción.
El oponente aportó a efectos de probar el uso y renombre de su marca, entre otras,
las pruebas siguientes:
1. Diversas noticias de prensa relacionadas con la marca “ATENTO” en el periodo
comprendido entre los años 2008-2012 que corroboran la notoriedad de la marca
“ATENTO”. Destacamos, por ejemplo, de la revista “Estrategia de Comunicación y
Marketing” del año 2011 que “ATENTO es líder en la prestación de servicios
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integrales de atención a las empresas y sus clientes a través de conctact centers o
plataformas multicanal”; la publicación “Directivos y Empresas” del año 2012
“ ATENTO es el “Mejor Outsourcer” del año en las últimas ediciones de 2010 y 2011”;
También se aporta documentación, por otro lado, de la estructura organizativa de la
descripción del grupo de la sociedad del oponente.
2. Resolución firme del 04/04/2008 de la OEPM (Oficina Española de Patentes y
Marcas) denegando el registro de la marca española “ATENTO” nº 2 766 584 debido
a la semejanza con las marcas “ATENTO” del oponente (marcas españolas nº 2 220
470; nº 2 418 519 y nº 2 418 520, así como la comunitaria nº 1 597 566) que
protegen productos y servicios directamente relacionados con las actividades
solicitadas (clase 36).
3. Diversos premios y menciones recibidas por la marca “ATENTO”: Balanced
Scorecard Hall of Fame a la primera empresa de su sector en el mundo en obtener
esta distinción; CRC de Oro del 2009 a la mejor operación externalizada en relación
con clientes referidos a su fidelización, a la mejor operación de venta-recepción y al
mejor servicio de seguros y operación de telecomunicaciones; Premio en 2011 a la
mejor empresa de outsourcing de los premios CRC de Oro por la calidad de los
Contact Centers así como dos reconocimientos como mejor operación Offshore y
mejor soporte técnico por el proyecto de atención a usuarios grandes empresas de
Telefónica; Premio a la Excelencia Empresarial del grupo Dirigentes 2012; Empresa
reconocida como una de las mejores para trabajar en España en 2011 y 2012 por la
Consultora Great Place to Work para empresas de más de 1000 empleados
formando además parte del ranking World´s Best Multinational Work Places 2011
que la reconoce como una de las mejores multinacionales para trabajar en todo el
mundo; Frost & Sullivan la reconoció como empresa líder en su segmento en el año
2001; Marca “Madrid Excelente” del 2010 y 2011 como reconocimiento a la calidad
de sus servicios; Fortius, premio al mejor agente del 2009 otorgado por la Asociación
Española de Contact Center; entre otros premios recibidos.
4. Notificación del foro de Marcas Renombradas Españolas (AMRE) sobre la
pertenencia al mismo de la marca “ATENTO por su reputación. El
renombre/notoriedad de marca y el nivel de internacionalización son los criterios de
admisión más valorados junto con el liderazgo y el tamaño de empresa. En su
página web se indica que “ATENTO” es una de las principales compañías de contact
center del mundo, proveedor de servicios de BPO (Business Process Outsourcing) y
de gestión de clientes, estando presente en 17 países con más de 132.000
empleados. Ocupan la tercera posición en el mundo y la primera en Latinoamérica
por cuota de mercado, con más de 400 clientes líderes en su sector
5. La calidad de marca notoria de “ATENTO” ha sido reconocida por el Centro de
Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
en la decisión adoptada en el caso nº 2010-1165 del 09/09/2010. Donde se indica
que “…el uso de una marca notoria como lo es “ATENTO…” o que “…el demandado
tiene la intención de aprovecharse del conocimiento generalizado que existe de la
marca “ATENTO en el sector de contact centers…”
6. Extracto del folleto informativo del 2011 elaborado por la consultora Ernest &
Young sobre la venta y admisión a negociación de acciones de Atento Inversiones y
Teleservicios, S.A.U., referida a la marca “ATENTO”. En ella se indica que “ATENTO”
se dedica, entre otras actividades, a la gestión del crédito y el riesgo trabajando a lo
largo de todo el proceso del riesgo crediticio y la gestión de riesgos desde el análisis
y la formalización de créditos hasta los sistemas de cobro avanzados.
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7. Declaración jurada de Global Chaucer, S.L., donde indica que las marcas
“ATENTO” han sido usadas durante el periodo comprendido entre los años 2007 y
2012, habiendo obtenido unos ingresos de 1.291.220.674 millones de euros.
8. Dossier de facturas emitidas por la empresa “Arena Media Communications” del
periodo 2007-2013 sobre las inversiones realizadas en publicidad en diferentes
medios de comunicación. Las facturas suponen unos gastos millonarios en euros en
prensa escrita (ABC, AUSBANC, Expansión, Call Center, Comunicaciones Hoy,
Contact Center, Mercado de Dinero, El Publicista, Actualidad Aseguradora, etc.), así
como en las principales cadenas de televisión de ámbito nacional (Tele 5, CUATRO,
Antena 3, La Sexta, MTV, Marca TV, Discovery Max, Xplora, Fox, etc.).
9. Documento “Presentación Corporativa 07”, donde se indica que “ATENTO” es
líder en los mercados de habla hispana y portuguesa, habiendo alcanzado en el año
2007 el importe de 1.179,4 millones de euros de ingresos ocupando el quinto puesto
en el ranking mundial, con una cuota de mercado global de Contact Center de 2,3
por ciento. Siendo líder del mercado de habla hispano-portuguesa.
10. Documento “Presentación Corporativa 2009”, donde se hace mención a la marca
“ATENTO”.
11. Informe de responsabilidad Social Corporativa 2011”, donde aparece la marca
“ATENTO” y se indica que tiene una cartera de más de 550 clientes líderes en
diversos sectores como telecomunicaciones, finanzas y seguros, consumo,
tecnología, administraciones públicas, salud, transporte y automoción, entre otros.
También se enumeran una serie de premios internacionales recibidos en el año
2011 como, por ejemplo, líder en la categoría contact center del ranking “Las
Empresas más Admiradas en Brasil 2011”, publicado por la revista Carta Capital; así
como 8 premios a la excelencia en centros de contacto otorgados por el Instituto
Mexicano de Teleservicios (IMT), entre otros.
12. Folleto corporativo de la marca “ATENTO”. Juntos somos el mejor outsourcing”,
del año 2013, donde se indica, entre otros, que la marca “ATENTO” triunfa en los
premios CRC de Oro 2012, como mejor empresa de Outsourcing en el sector del
contact center.
13. Dossier de facturas del periodo 2007-2013 de “ATENTO”. Las mismas tienen
como destinatarios a clientes de distintas ciudades españolas, incluidas Madrid y
Barcelona.
Sobre la base de cuando antecede, la División de Oposición concluye que la marca
anterior ha sido usada y goza de renombre en España en relación con servicios de
de contact center, proveedor de servicios de BPO (Business Process Outsourcing) y
de gestión de clientes, en la clase 35.
De las pruebas aportadas en su conjunto se desprende claramente que la marca
anterior “ATENTO” desde su nacimiento el año 2000 ha sido objeto de un uso
prolongado e intensivo y goza de general renombre en el mercado pertinente, en el
que ocupa una posición consolidada entre las marcas líderes, como ha quedado
acreditado por fuentes independientes, en concreto, los diversos premios obtenidos,
la certificación de la Asociación de Marcas Renombradas Españolas y otros artículos
de diversos medios de comunicación que nos indican que la marca “ATENTO” es
una marca notoria que goza de gran prestigio y liderazgo en su sector. El signo
mencionado es actualmente una marca líder en España e internacionalmente en
relación con servicios de contact center del mundo, proveedor de servicios de BPO
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(Business Process Outsourcing) y de gestión de clientes. Las cifras de ingresos, las
facturas, gastos en promoción de la marca, la cuota de mercado, así como las
certificaciones aportadas que aparecen en la documentación probatoria, son
circunstancias que indican de forma inequívoca que la marca disfruta de un elevado
nivel de reconocimiento entre el público pertinente en su sector para una parte de los
servicios registrados, en concreto para servicios de contact center, proveedor de
servicios de BPO (Business Process Outsourcing) y de gestión de clientes, en la
clase 35.
a)
El ‘vínculo’ entre los signos
Tal como se ha visto anteriormente, la marca anterior tiene renombre y los signos en
conflicto son, en cierta medida, similares. Para establecer que una marca posterior
vulneraría el renombre de una marca anterior, es necesario demostrar que, teniendo
en cuenta todos los factores relevantes, el público pertinente establecerá un vínculo
(o asociación) entre los signos. La necesidad de dicho ‘vínculo’ entre las marcas en
conflicto en las mentes de los consumidores no se menciona expresamente en el
artículo 8, apartado 5, del RMC pero ha sido confirmada por la jurisprudencia en las
sentencias de 23/10/2003, C-408/01, ‘Adidas’, apartados 29 y 31, y de 27/11/2008,
C-252/07, ‘Intel Corporation’, apartado 66. No se trata de un requisito adicional, sino
que simplemente refleja la necesidad de determinar, después de valorar todos los
factores pertinentes para un caso particular, si la asociación que el público podría
establecer entre los signos es tal que podría provocar un perjuicio o un
aprovechamiento indebido.
Los posibles factores pertinentes para el examen de un ‘vínculo’ incluyen (sentencia
de 27/11/2008, C-252/07, ‘Intel Corporation’, apartado 42):

el grado de similitud entre los signos;

la naturaleza de los productos y servicios, incluido el grado de similitud o de
disimilitud entre dichos productos o servicios, así como el público relevante;

el grado de renombre de la marca anterior;

el grado de carácter distintivo de la marca anterior, bien intrínseco o bien
adquirido por el uso;

la existencia de un riesgo de confusión por parte del público.
Esta lista no es exhaustiva y podrán resultar pertinentes otros criterios, dependiendo
de las circunstancias particulares. Además, la existencia de un ‘vínculo’ puede
establecerse basándose sólo en algunos de estos criterios.
Teniendo en cuenta tanto el grado de similitud existente entre las marcas al coincidir
principalmente los signos en el elemento denominativo ‘ATENTO’, así como el
carácter distintivo intrínseco de la marca anterior y su elevado grado de renombre
entre el público pertinente, la División de Oposición concluye que, sopesando todos
los factores pertinentes del asunto en cuestión, es probable que los consumidores
pertinentes, al encontrarse con la marca impugnada, la asocien con el signo anterior,
es decir, que establezcan una ‘asociación’ mental entre los signos incluso para los
servicios que sean diferentes y no exista riesgo de confusión dado que además las
diferencias figurativas entre las marcas no altera la impresión de semejanza entre
los signos dado que el elemento denominativo suele tener mayor impacto en el
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consumidor siendo, por otro lado, el vocablo “GRUPO” un elemento no distintivo
para servicios empresariales y, por lo tanto, más secundario de la marca impugnada.
Además, no podemos excluir que los servicios renombrados del oponente servicios
de contact center, proveedor de servicios de BPO (Business Process Outsourcing) y
de gestión de clientes, en la clase 35 puedan referirse a los servicios registrados de
la clase 36 del solicitante dado que, tal y como hemos visto anteriormente el
oponente tiene principalmente, entre otros, a clientes pertenecientes también al
sector financiero y asegurador. Sin embargo, aunque un ‘vínculo’ entre los signos es
una condición necesaria para evaluar si es posible un perjuicio o un
aprovechamiento indebido, la existencia de dicho vínculo no es suficiente, en sí
misma, para concluir que pueda existir alguno de los supuestos de vulneración del
renombre mencionados en el artículo 8, apartado 5, del RMC (sentencia de
26/09/2012, T-301/09, ‘CITIGATE’, apartado 96).
b)
Vulneración del renombre
El uso de la marca impugnada encaja en lo previsto en el artículo 8, apartado 5, del
RMC cuando presenta cualquiera de las características siguientes:
 aprovecha indebidamente el carácter distintivo o el renombre de la marca
anterior;
 es perjudicial para el renombre de la marca anterior;
 es perjudicial para el carácter distintivo de la marca anterior.
Aunque en los procedimientos de oposición el perjuicio o el aprovechamiento
indebido pueden ser simplemente potenciales, la mera posibilidad no basta para la
aplicación de lo dispuesto en el artículo 8, apartado 5, del RMC. El titular de la marca
anterior no está obligado a demostrar la existencia de un perjuicio real y actual para
su marca, pero debe «aportar pruebas que permitan concluir prima facie que el
riesgo de un aprovechamiento indebido o perjuicio en el futuro no es meramente
hipotético» (véase la sentencia de 06/06/2012, T-60/10, ‘ROYAL SHAKESPEARE’,
apartado 53).
De ello se sigue que el oponente debe demostrar que es probable la existencia de
un perjuicio o un aprovechamiento indebido, en el sentido de que es previsible en el
curso normal de los acontecimientos. A estos efectos, el oponente debe presentar
pruebas, o al menos definir una línea de alegaciones coherente, poniendo de
manifiesto en qué puede consistir el perjuicio o aprovechamiento indebido y cómo se
producirá, y que permitan concluir prima facie que existe una probabilidad real de
que surja en el curso normal de los acontecimientos.
En el presente caso, el oponente alega principalmente lo siguiente:
(1) El oponente en su escrito de oposición indica: ‘Que el uso sin causa justa de la
marca impugnada se aprovecharía indebidamente del carácter distintivo o del
renombre de la marca anterior o sería perjudicial para aquellos’
(2) ‘...La marca “ATENTO” posee carácter notorio en el sector de los servicios
contact centers o plataformas multicanal con bastante anterioridad a la solicitud de la
marca comunitaria solicitada. El carácter notorio de la marca anterior se deriva del
reconocimiento del mismo en el sector de los contact centers fruto tanto de los
servicios ofertados por el oponente como del esfuerzo e inversión publicitaria
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realizados desde hace más de diez años. Como prueba de este reconocimiento el
oponente ha recibido muchos premios y reconocimientos a nivel nacional e
internacional. Así las cosas, la marca “ATENTO” es un signo que merece una
especial protección incluso más allá del principio de especialidad dado su alto grado
de conocimiento por parte del público y, en definitiva, su elevado carácter distintivo.’
(3) ‘...Habida cuenta de la notoriedad de la marca el uso sin justa causa de la marca
solicitada constituye un aprovechamiento indebido de su carácter distintivo. No en
vano el solicitante se beneficia del atractivo de la marca anterior al fijar en sus
servicios un signo que es ampliamente conocido en el mercado apropiándose
indebidamente de su poder de atracción y de su valor publicitario. Esto conducirá a
situaciones inaceptables de parasitismo comercial en las que el solicitante se lucrará
de la inversión realizada por el oponente en la promoción y creación de un ‘goodwill’
para su marca dado que puede estimular las ventas de los servicios del solicitante
en una medida desproporcionadamente elevada en comparación con la importancia
de sus inversiones en promoción.’
(4) ‘En efecto la conexión especial entre los servicios en pugna permitiría al
solicitante de la marca comunitaria atribuir algunas de las cualidades de los servicios
del oponente a los servicios del solicitante. Y es que las compañías estarán
operando en mercados vecinos en los cuales una extensión de marca parecería más
natural’.
Con otras palabras, el oponente alega que el uso de la marca impugnada supondría
un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca
anterior y un perjuicio para el carácter distintivo y el renombre de la marca anterior.
Antes de examinar las alegaciones del oponente, debe recordarse que la oposición
se dirige contra los siguientes servicios:
Clase 36: consultoría en materia de seguros; consultoría financiera; información y
estimaciones financieras; indagación y consultas sobre créditos; información
financiera en materia de tipos de cambio para inversores y facilitadas por medios
electrónicos; información sobre inversores; administración de bienes inmuebles y
propiedades; administración de carteras de seguros, de cuentas de ahorro, de
fondos de inversión, de pensiones y de fondos mutuos.
Como queda indicado, se ha determinado que la marca anterior tenía renombre en
relación con servicios de contact center, proveedor de servicios de BPO (Business
Process Outsourcing) y de gestión de clientes, en la clase 35.
Por motivos de economía procesal, la División de Oposición comenzará con el
análisis del supuesto alegado por el oponente referido al aprovechamiento indebido
de su carácter distintivo y continuará con el análisis del resto de los supuestos en
caso necesario.
Aprovechamiento indebido
En el contexto del artículo 8, apartado 5, del RMC, el aprovechamiento indebido
comprende los casos en que existe una clara explotación y «parasitismo» a
expensas de una marca famosa, o se intenta sacar partido de su renombre. Dicho
de otro modo, se refiere al riesgo de que la imagen de una marca renombrada, o las
características que transmite, se comuniquen a los productos y servicios amparados
por la marca impugnada y, como consecuencia de ello, la comercialización de tales
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productos y servicios se vea favorecida por la asociación con la marca anterior
renombrada (véanse al respecto las sentencias de 06/06/2012, T-60/10, ‘ROYAL
SHAKESPEARE’, apartado 48, y de 22/03/2007, T-215/03, ‘VIPS’, apartado 40).
La División de Oposición considera que los elementos en común de las marcas en
comparación, es decir el elemento verbal distintivo ‘ATENTO’ junto con el alto nivel
de reputación de la marca anterior, crearán una asociación entre la marca del
oponente y la marca impugnada en la mente del público relevante. Como el
oponente ha probado, la marca anterior ‘ATENTO’ goza de un elevado carácter
distintivo y reputación para los servicios mencionados anteriormente entre el público
relevante, disfrutando de una posición consolidada en el mercado de dicho sector. El
elemento en común ‘ATENTO’ es un término original. Debido a la gran reputación
adquirida entre el público pertinente, este término distintivo y peculiar se asociará de
manera inmediata y espontánea a los servicios de contact center del mundo,
proveedor de servicios de BPO (Business Process Outsourcing) y de gestión de
clientes. Por lo tanto, el uso del término ‘ATENTO’ en la marca impugnada en
relación a servicios diferentes, pero de alguna forma relacionados o vinculados, a los
servicios mencionados podría provocar que el público la asociara con la marca
oponente y se produjera un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o la
reputación de la marca que la parte oponente ha construido durante años de
presencia en el mercado. Teniendo en cuenta la notoriedad de la marca anterior el
uso sin justa causa de la marca solicitada constituye un aprovechamiento indebido
de su carácter distintivo dado que el solicitante se beneficiará del atractivo de la
marca anterior al fijar en sus servicios un signo tan similar y que es ampliamente
conocido en el mercado apropiándose indebidamente de su poder de atracción así
como de su alto valor publicitario. Esto conducirá a situaciones inaceptables de
parasitismo comercial en las que el solicitante se lucraría principalmente de la
inversión realizada por el oponente en la promoción y creación de su marca anterior,
desde hace más de diez años de presencia en el mercado.
Basándose en cuanto antecede, la División de Oposición concluye que el uso de la
marca impugnada probablemente supondrá un aprovechamiento indebido del
carácter distintivo o del renombre de la marca anterior.
c)
Conclusión
Teniendo en cuenta lo anterior, la oposición se fundamenta adecuadamente en el
artículo 8, apartado 5, del RMC. En consecuencia, debe desestimarse la marca
impugnada para todos los servicios impugnados.
Dado que la oposición ha prosperado en su totalidad en virtud del artículo 8,
apartado 5 del RMC, no es necesario examinar los restantes argumentos del mismo
en los que se basa la oposición.
Puesto que el derecho anterior de la marca española nº 2 309 132 conduce a que
prospere la oposición y a la denegación de la marca impugnada para todos los
servicios contra los que iba dirigida la oposición, no es necesario examinar los
demás derechos anteriores invocados por la parte oponente (véase la sentencia de
16/09/2004, T-342/02, ’Moser Group Media’).
Puesto que la oposición ha sido estimada en su totalidad en virtud del artículo 8,
apartado 5, del RMC, no es necesario examinar los demás motivos de la oposición,
a saber el artículo 8 apartado 1, letra b), y el artículo 8 apartado 4 del RMC.
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COSTAS
De conformidad con el artículo 85, apartado 1 del RMC, recaerán en la parte vencida
en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como
todos los gastos sufragados por la misma.
Puesto que el solicitante es la parte vencida, deberá sufragar la tasa de oposición,
así como los gastos en los que haya incurrido la parte oponente en el procedimiento
que nos ocupa.
Con arreglo a la regla 94, apartado 3 y apartado 7, letra d), inciso i) del REMC, los
gastos que deberán pagarse a la parte oponente son la tasa de oposición y los
gastos de representación que se establecerán en función de la tasa máxima que
figura en dichas disposiciones.
La División de Oposición
Agueda MAS PASTOR
Pedro JURADO
MONTEJANO
Blanca ARTECHE
ARBIZU
De conformidad con el artículo 59 del RMC, las resoluciones dictadas en un
procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones
hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 60 del RMC el recurso
deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del
día de la notificación de la resolución. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el
que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la
misma fecha. Sólo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya
pagado la tasa de recurso (800 EUR).
El importe determinado en la fijación de costas solo puede ser revisado a instancia
de parte y mediante una resolución de la División de Oposición. Según la regla 94,
apartado 4 del REMC, dicha petición deberá presentarse en la Oficina en el plazo de
un mes a partir de la fecha de notificación de la fijación de costas y no se
considerará presentada hasta que no se haya pagado la tasa de revisión de la
fijación de costas de 100 EUR (artículo 2, apartado 30 del RTMC).