La cancelación de registros de marcas

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Área Derecho de la Competencia y Propiedad Intelectual
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Contenido
informe especial
La cancelación de registros de marcas (Parte Final)
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GLOSARIO
(Parte Final)
Ficha Técnica
Autor:Dr. Cristhian Northcote Sandoval
Título:La cancelación de registros de marcas
(Parte Final)
Fuente: Actualidad Empresarial, Nº 201 - Segunda
Quincena de Febrero 2010
3.5. La cancelación del registro de
marca
Considerando la vigencia de un registro
de marca y la posibilidad de que su vigencia pueda ser renovada por períodos
sucesivos de diez años indefinidamente,
puede ocurrir, como de hecho ocurre
en la práctica, que el titular del registro
lo pueda mantener en durante todo el
tiempo que considere conveniente.
Esta posibilidad es conferida por la legislación en la medida que la intención de
todo empresario es mantener en uso su
marca durante todo el tiempo que realice
actividades empresariales.
Pero ocurre también que un titular de un
registro de marca no esté haciendo uso de
la misma, ya sea por causas ajenas a su
manejo, como pueden ser los resultados
negativos del negocio o por causas que
obedecen a decisiones propias del empresario, como el haber registrado una
marca de mala fe, para evitar que algún
competidor la utilice.
En efecto, como el registro de marca le
otorga un derecho de uso exclusivo a su
titular, éste puede impedir que cualquier
competidor utilice dicha marca o una
similar. Haciendo un uso indebido de este
derecho, algunos empresarios registran
marcas con la intención de bloquear el
ingreso de competidores.
En cualquiera de los casos, ya sea que se
traten de situaciones intencionales o de
manejo ajeno al del titular del registro, la
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cancelación del registro de una marca se
presenta como un mecanismo para dejar
sin efecto el derecho exclusivo que tiene
el titular sobre la marca debido a que no
la viene utilizando. Es decir, se castiga la
falta de uso de la marca, ya sea que se esté
produciendo en forma intencional o no,
porque lo que se busca es darle el mejor
aprovechamiento a los signos distintivos.
Se trata de un mecanismo importante
porque aunque su concepción original se
sustenta en la necesidad de dejar sin efecto
los registros de marcas que han caído en
desuso porque sus titulares ya no están en
condiciones de seguirlas explotando, también brinda una solución para los casos en
que la marca ha sido registrada de mala fe,
pero sin que se pueda probar esta situación
como para solicitar la nulidad del registro.
Debe tenerse en cuenta que la cancelación
no procede en los casos en que se acredite
que la falta de uso de la marca se debe a supuestos de fuerza mayor o caso fortuito.
3.6. Supuestos en que procede la cancelación
La cancelación del registro de una marca
procede cuando ésta no ha sido utilizada
por su titular durante los tres años anteriores a la fecha en que es presentada la
solicitud de cancelación.
Ahora bien, la solicitud de cancelación puede
ser presentada por cualquier persona ya sea
en vía de acción o en vía de defensa cuando
la marca que se desea cancelar es el sustento
de una oposición a un registro de marca.
En efecto, el supuesto general es que la
cancelación se solicite en vía de acción
cuando una persona tiene interés en la
marca a ser cancelada, pues al declararse
la cancelación se le confiere al solicitante
un derecho de preferencia para obtener
el registro de la marca cancelada.
Pero, también puede ocurrir que la cance-
lación se utilice como un mecanismo de
defensa en un procedimiento de oposición
a un registro de marca. Así por ejemplo,
supongamos un procedimiento de registro
en el que una persona solicite la marca
SENSACIÓN y que en dicho procedimiento de registro se presente la oposición del
titular de la marca SENSATION.
Informe Especial
La cancelación de registros de marcas
De ser el caso, el solicitante de la marca
SENSACIÓN podría defenderse de la
oposición solicitando la cancelación por
falta de uso del registro de la marca SENSATION. Si se verifica la falta de uso de la
marca, entonces se declara la cancelación
de su registro y con ello, queda sin sustento la oposición y se procedería al registro
de la marca SENSACIÓN.
Considerando que la cancelación solamente procede si la marca no ha sido
utilizada en los tres años anteriores a la
presentación de la solicitud de cancelación, serán desestimadas aquellas solicitudes de cancelación contra registros de
marca que aún no cumplieran tres años
desde su otorgamiento.
La entidad competente para resolver los
procedimientos de cancelación de registros de marca es el Indecopi, a través de
su órgano en primera instancia, que sería
la Dirección de Signos Distintivos y, en
segunda instancia, el Tribunal. Al resolver
un procedimiento de cancelación, lo que
evalúan estos órganos es la acreditación del
uso de la marca.
A manera de ejemplo, veamos una Resolución del Tribunal en la que se declara la
cancelación de un registro de marca al no
haberse acreditado su uso:
• Expediente: 343269-2008
Materia:
Cancelación de marca por falta de uso
Accionante:
Eduardo Arturo Guerin Raymond
Emplazado:
Agroindustrias de Alimentos SAC
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Resumen de la Resolución:
Con fecha 5 de febrero de 2008, Eduardo
Arturo Guerin Raymond (Perú) solicitó la
cancelación de la marca de producto KITA-C,
inscrita bajo Certificado Nº 83929, a favor de
Agroindustrias de Alimentos S.A.C. Indicó que
tiene la certeza de que la emplazada no ha empleado su marca de manera constante durante
los últimos tres años, razón por la cual la Oficina
deberá proceder a cancelar la referida marca y a
otorgarle a su favor el derecho preferente.
De la revisión y análisis de los medios probatorios presentados, se desprende lo siguiente:
(i) Las cartas enviadas por Agroindustrias
de Alimentos S.A.C. a distintas empresas no acreditan el uso efectivo
de la marca KITA-C, para distinguir
refrescos, puesto que sólo acreditan
que dicha empresa ofreció sus productos a determinadas empresas; sin
embargo, se desconoce si efectivamente entabló relaciones comerciales
con ellas y si ello fue en función de la
marca KITA-C.
(ii) Las constancias de clientes de la emplazada, tampoco acreditan el uso de la
marca en cuestión, puesto que se trata
de documentos creados a solicitud de la
parte emplazada, los cuales contienen
información que no ha sido corroborada
con documentos adicionales, como podían ser facturas de venta. Por lo tanto,
las constancias por sí solas no constituyen
prueba plena.
(iii) Si bien el CD muestra refrescos KITA-C,
se desconoce si dichos productos fueron
comercializados y en qué fecha. Asimismo, si bien se ha presentado un afiche del
producto KITA-C, éste no tiene fecha cierta, por lo que no es posible determinar el
momento de dicha publicidad, así como
tampoco es posible determinar el ámbito
geográfico de difusión de ella.
(iv) Las facturas emitidas por la emplazada acreditan la comercialización de 76
unidades de refrescos de marca KITA-C;
dichas ventas se han realizado en un período anterior al relevante en el presente
caso, puesto que dichas ventas se han
realizado entre enero y abril de 2004, así
como julio de 2004.
Teniendo en cuenta lo expuesto, los documentos presentados no acreditan el uso de
la marca KITA-C, para distinguir bebidas y
preparaciones para hacer bebidas, bebidas y zumos de fruta, refrescos en polvo,
aguas gaseosas, aguas de mesa, bebidas
no alcohólicas, como bebidas carbonatadas
(gaseosas), bebidas energéticas, bebidas
deportivas, jugos, jarabes, concentrados y
polvos para hacer bebidas, de la clase 32
de la Nomenclatura Oficial.
En consecuencia, en aplicación del artículo
165 de la Decisión 486, corresponde cancelar el registro de la marca KITA-C, otorgado
bajo Certificado Nº 83929, para distinguir
productos de la clase 32 de la Nomenclatura
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Oficial.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución Nº 015-2008/
CSD-INDECOPI de fecha 3 de setiembre de
2008, que CANCELÓ el registro de la marca
de producto KITA-C, otorgado a favor de
Agroindustrias de Alimentos S.A.C., bajo Certificado Nº 83929, para distinguir productos
de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial”.
Como veremos más adelante, existen
algunos criterios que se utilizan para analizar si el uso de la marca es el idóneo para
evitar la cancelación del registro, pero
como se señala en la Resolución antes
citada, al no acreditarse el uso a través de
los medios correspondientes, se procede
a la cancelación del registro.
3.7. La cancelación parcial
Como hemos señalado, el registro de una
marca se otorga con referencia a los productos o servicios contenidos en alguna de
las clases de la Clasificación Internacional
de Niza. Y puede ocurrir que el titular de
un registro de marca únicamente utilice su
marca para distinguir solamente algunos
de los productos o servicios contenidos en
una clase, es decir, que en la práctica, pueden existir productos o servicios dentro de
la clase en cuestión que no estarían siendo
identificados por el titular del registro.
Siendo así, la Decisión Nº 486 también
prevé el supuesto en el que la cancelación
procede con respecto a aquellos productos
o servicios contenidos en la clase que no
son identificados con la marca que se desea cancelar. Esto es lo que se denomina
comúnmente como una cancelación parcial, es decir, en la medida que el titular
del registro sí utiliza la marca, pero no con
respecto a todos los productos o servicios
de la clase correspondiente, entonces se
solicita la cancelación del registro con
respecto a los productos o servicios no
comercializados, de forma tal que en una
misma clase podrían coexistir dos titulares
de registros sobre la misma marca.
Imaginemos por ejemplo el caso de la
marca TIGRE registrada para distinguir
todos los productos de la clase 30, según
el siguiente detalle:
Clase 30
Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú,
sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y
confitería, helados comestibles; miel, jarabe
de melaza; levadura, polvos para esponjar;
sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos);
especias; hielo.
Pero, en realidad, el titular del registro de
la marca TIGRE únicamente viene comercializando azúcar. El resto de productos
contenidos en la clase 30 estarían, por
decirlo de alguna forma, libres.
Siendo así, una persona interesada en la
marca podría solicitar la cancelación del
registro de la marca TIGRE para la clase
30, con respecto a hielo, de forma tal que,
al acreditarse que el titular del registro no
distingue con su marca productos consistentes en hielo, se procedería a la limitación
o reducción de su registro con respecto a
dicho producto, y se le daría el derecho
a la persona que solicitó la cancelación,
a registrar la marca TIGRE en la clase 30
para distinguir hielo.
Para efectos de la cancelación parcial,
se debe considerar la similitud de los
productos o servicios que estarían siendo
identificados con la misma marca por dos
titulares distintos, pues se debe evitar crear
un riesgo de confusión o asociación en los
consumidores.
Veamos cómo se ha pronunciado el Tribunal del Indecopi, entidad competente
en esta materia, para resolver un caso de
cancelación parcial.
• Expediente: 334441-2007
Materia:
Cancelación de marca por uso parcial
Accionante:
Empresa Turística Internacional C.A.
Emplazado:
Touring y Automovil Club del Perú
Resumen de la Resolución:
Con fecha 7 de noviembre de 2007, (ETICA)
Empresa Turística Internacional, C.A. solicitó
la cancelación por falta de uso de la marca de
servicio TOURING (Certificado Nº 36335),
registrada a favor de Touring y Automóvil Club
del Perú, para distinguir servicios de la clase
39 de la Nomenclatura Oficial, por cuanto la
referida marca no ha sido usada por su titular
o licenciatario o persona autorizada alguna en
los últimos tres años. Señaló que tiene legítimo
interés en solicitar la cancelación del registro ya
que mediante Expediente Nº 3148551-2007,
solicitó el registro de la marca de servicio
METROPOLITAN TOURING, para distinguir
servicios de la clase 39 de la Nomenclatura Oficial, la misma que fue denegada mediante Resolución Nº 14723-2007/OSD-INDECOPI, por
resultar confundible con la marca TOURING
cuya cancelación solicita.
(…)
De la revisión y análisis de los medios probatorios, se desprende lo siguiente:
- El Oficio Nº 255-2006-SGPR, de fecha
5 de julio de 2006, que obra a foja 350,
no constituye un documento idóneo para
acreditar el uso de la marca TOURING materia de cancelación, por cuanto del contenido de dicho documento se desprende
una excusa enviada por el presidente
Alejandro Toledo por no poder asistir a la
Cena de Gala en la que se presentarían los
resultados de la campaña “Por amor, use
el cinturón” y la presentación de la nueva
campaña “Piensa antes de conducir”.
- Si bien en la copia legalizada del Contrato
de Servicio de Ventas suscrito entre el
Touring y Automóvil Club Perú y Lap Note
Internacional S.A.C. se señala como objeto
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social de la emplazada la prestación de
servicios de agencia de viaje, de la lectura
del referido contrato se advierte que el
objeto del mismo es la contratación de
servicios de contact center para la campaña de ventas de suministros y/o equipos
para PC´s, los mismos que se ofrecerán
a todos los asociados de la emplazada,
servicios que son distintos a los servicios de
información de viaje y ejecución de planes
de viaje que distingue la marca TOURING
materia de cancelación. Además, en dicho
documento no se hace referencia a la marca TOURING como marca que identifique
a los servicios en cuestión.
- Las copias de las impresiones de las páginas
web www.fiafoundation.com, de fecha 19
de octubre de 2006, www.24horaslibre.
com, de fecha 4 de octubre de 2006, así
como el artículo publicado el 30 de setiembre de 2006, en la sección La Central
del diario Ojo, y los CD´s adjuntados por
la emplazada contienen información sobre
las campañas “Piensa antes de Conducir”
y “Por Amor use el cinturón”; realizadas
con el auspicio de Touring y Automóvil
Club del Perú; sin embargo dichas instrumentales no acreditan el uso de la marca
TOURING materia de cancelación con
relación a servicios de información de viaje
y ejecución de planes viaje, de la clase 39
de la Nomenclatura Oficial.
- El Reglamento Club Tecnológico Touring
Tech (foja 384), el Reglamento de Beneficio de Sepelio para asociados de Lima y
delegaciones (foja 386), el Reglamento
de beneficio de asistencia mecánica
(foja 387), el Reglamento del servicio
de ambulancia en caso de accidentes
de tránsito (foja 388), el Reglamento de
consulta médica domiciliaria (foja 389),
reglamento de los servicios de asistencia
en el hogar (foja 390), reglamento de
servicio de asistencia en caso de accidentes de tránsito (foja 391), el reglamento
del centro de recreación de Tourincamp
(foja 392) son documentos que contienen
cláusulas generales de contratación que
regulan la prestación de los mencionados
servicios; sin embargo ninguno de estos
documentos está referido a la prestación
de servicios de información de viaje y ejecución de planes viaje, de la clase 39 de la
Nomenclatura Oficial, que son los servicios
que identifica la marca TOURING materia
de cancelación, por lo que no constituyen
documentos idóneos para acreditar el uso
de la referida marca.
- Si bien en la copia legalizada del Convenio
de Afiliación celebrado entre el Touring y
Automóvil Club del Perú y el Colegio de
Arquitectos del Perú, se consigna entre los
servicios que se compromete a ofrecer la
emplazada el de agencia de viajes, éste
no constituye un documento idóneo que
acredite el uso de la marca TOURING
materia de cancelación, ya que se trata
de un acto preparatorio para la prestación de los servicios; sin embargo dicho
documento por sí mismo no acredita
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que efectivamente la emplazada haya
prestado dichos servicios en el mercado.
- No obstante lo anterior, la emplazada ha
adjuntado ejemplares y copias legalizadas de diversos números de la la revista
TOURING (fojas 80 a 97, 98 a 113, 114 a
129,297 a 312, 313 a 329), en las cuales
se brinda información al viajero sobre
distintos destinos turísticos tales como:
Pacasmayo, Madre de Dios, Huamanga
(Ayacucho), Puno, la provincia de Burgos,
Choquequirao (Cusco), Quilcayhuanca,
Qaqa, entre otros, incluyendo información
relevante sobre hoteles, restaurantes, forma
como se puede acceder a los mencionados
lugares sea por vía terrestre fluvial o área y
una descripción de los principales atractivos
turísticos, sus festividades y danzas, así
como la temperatura que registran.
Sin perjuicio de lo anterior, dado que en el
caso de marcas de servicio, es necesario que
la fijación de la marca registrada sea realizada
en objetos que puedan ser percibidos por el
público usuario como indicadores de un origen
empresarial y que en el presente caso, la información de viajes es proporcionada a través de
la revista Touring, los usuarios asociarán que
la información sobre viajes proporcionada por
dicha publicación es identificada con la marca
TOURING materia de cancelación. En virtud a
lo anterior, se concluye que, efectivamente, se
ha puesto a disposición del público usuario los
servicios de información de viajes, de la clase
39 de la Nomenclatura Oficial identificados
con la marca TOURING, a través de publicaciones trimestrales realizadas por la emplazada
durante los años 2004, 2005 y 2006, en las
cuales se publicita diferentes destinos turísticos
del Perú y del mundo.
Cabe recordar que la marca TOURING, registrada bajo Certificado Nº 36335, distingue
información de viaje y ejecución de planes
de viaje, de la clase 39 de la Nomenclatura
Oficial; sin embargo, en el presente caso la
Sala considera que se ha acreditado el uso de
la marca TOURING únicamente para distinguir
información de viaje, razón por la cual debe
cancelarse la referida marca respecto de los
servicios cuyo uso no se ha acreditado (ejecución de planes de viaje), debiendo mantenerse
vigente el registro para información de viaje.
(…)
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
Primero.- CONFIRMAR la Resolución Nº
404-2008/CSD-INDECOPI de fecha 10 de
octubre de 2008, en el extremo que declaró
fundada la acción de cancelación interpuesta
contra el registro de la marca de servicio
TOURING (Certificado Nº 36335), respecto
a ejecución de planes de viaje, de la clase 39
de la Nomenclatura Oficial.
Segundo.- REVOCAR la Resolución 4042008/CSD-INDECOPI de fecha 10 de octubre
de 2008, en el extremo que canceló el registro de la marca TOURING (Certificado Nº
36335), con relación a información de viaje,
de la clase 39 de Nomenclatura Oficial.
X
Tercero.- Mantener VIGENTE el registro de
la marca de servicio TOURING, inscrita a
favor de Touring y Automóvil Club del Perú
bajo Certificado Nº 36335, para distinguir
información de viaje, de la clase 39 de la
Nomenclatura Oficial”.
Se trata de un caso interesante, pues para
determinar la cancelación se han discriminado cada uno de los servicios que se distinguían con la marca y se han analizado las
pruebas de uso para cada uno de ellos.
3.8. Acreditación del uso
Ya sea que se solicite la cancelación total
del registro de marca, es decir, para todos
los servicios o productos de la clase en
que está inscrita la marca o sólo en forma
parcial para algunos de ellos, el punto
determinante es la acreditación del uso
que debe hacer el titular.
El uso que debe acreditar el titular del
registro de marca cuya cancelación se ha
solicitado, debe consistir la colocación
comercial de los productos o servicios, es
decir, que se encuentran a disposición de
los consumidores, y que han sido comercializados en la forma y cantidad que es
habitual para el tipo de producto o servicio.
Se considera también como uso de la
marca a la identificación de productos que
son materia de exportación, en este caso,
desde países de la Comunidad Andina.
En reiteradas resoluciones, INDECOPI ha
establecido los siguientes criterios para
evaluar el uso de una marca:
“Condiciones del uso de la marca.El artículo 166º de la Decisión 486 establece
dos supuestos en los cuales se considera que
la marca ha sido usada:
(i) Cuando los productos o servicios que ella
distingue han sido puestos en el comercio
o se encuentran disponibles en el mercado
bajo esa marca, en la cantidad y del modo
que normalmente corresponde, teniendo
en cuenta la naturaleza de los productos o
servicios y las modalidades en que se efectúa
su comercialización en el mercado; y
(ii) Cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de
los Países Miembros, según lo establecido en
el párrafo anterior.
Asimismo, la norma prevé que el uso de la
marca en modo tal que difiera de la forma
como ha sido registrada sólo en cuanto a
detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo no motivará la cancelación
del registro por falta de uso, ni disminuirá la
protección que corresponda a la marca.
A fin de determinar cuándo y cómo se cumple con la obligación de uso de la marca, el
Tribunal Andino en reiterada jurisprudencia
– que también resulta aplicable a la Decisión
486 – ha interpretado lo siguiente:
En cuanto a la forma: el uso de la marca debe
ser real y efectivo de manera que no basta con
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la mera intención de usarla o con la publicidad
de la misma, sino que el uso debe manifestarse
externa y públicamente, para que sea real y
no simplemente formal o simbólico.
En cuanto al elemento cuantitativo: la determinación del uso de la marca es relativa y ha de
relacionarse con el producto o servicio de que
se trate y con las características de la empresa
que utiliza la marca. Así, si una marca distingue
bienes de capital, podría ser suficiente para
acreditar su uso la demostración de que en
un año se han efectuado dos o tres ventas
pues su naturaleza, complejidad y elevado
precio hacen que el número de operaciones
tenga nivel comercial. En cambio, no podría
decirse que existe comercialización real de
un producto, como el maíz, porque en un
año sólo se haya colocado en el mercado tres
bultos del grano.
(…)
Forma del uso de la marca.Dado que el uso de la marca en el mercado
debe estar de acuerdo al producto o servicio
de que se trate, al momento de evaluar tal
uso, debe tenerse en consideración las características y el tipo de cada marca, así como los
productos y servicios correspondientes, ya que
sólo un uso de acuerdo a las características
comerciales del mercado satisface el requisito
de uso previsto por la ley.
En principio, el uso efectivo en el mercado de
una marca de producto podrá acreditarse con
documentos que demuestren, por ejemplo,
la venta de tales productos (facturas, boletas
de venta)en la cantidad suficiente que, dependiendo de la naturaleza, costo o forma
de adquisición del producto de que se trate,
pueda razonablemente revelar un uso efectivo
de la marca en el respectivo producto.
Dichos documentos deberán consignar expresamente la marca registrada o, en todo
caso, el código que se use para identificar a la
misma, lo cual también debe ser acreditado
debidamente. Asimismo, el uso de la marca
registrada deberá apreciarse con respecto a los
productos que distingue y no a título de nombre comercial (a saber, en el encabezado de la
factura o en el membrete de la misma), dado
que dicho uso sólo acreditaría el uso efectivo
de un signo para identificar una empresa en
el ejercicio de sus actividades económicas,
mas no el uso de un signo para identificar un
determinado producto en el mercado.
Así, será distinto el criterio para evaluar el uso
de una marca que distingue productos de
consumo masivo (arroz, menestras, productos
lácteos), que el de una marca que distingue
productos de venta esporádica o por encargo
(automóviles, ropa de diseñador, muebles de
cocina, inmuebles, joyas, etc.).
origen empresarial (carteles, listas de precios, catálogos, volantes, trípticos, encartes,
presupuestos, papel membretado), así como
publicidad efectiva de la marca con relación
a los servicios que distingue.
Sin embargo, no sólo podrá acreditarse el uso
de una marca de producto con documentos
de tipo contable o que demuestren su venta
efectiva en el mercado. La presentación de
catálogos o publicidad, en la que se aprecie
la marca en relación directa con el producto,
serán elementos de juicio que contribuirán a
la comprobación del uso de una marca de
producto.
Habrá que tomar en cuenta que en el caso
de las marcas de servicio la publicidad tiene
más importancia que en el de las marcas de
producto, siendo lo más importante ponderar
si la publicidad resulta suficiente para indicar
que la marca identifica un origen empresarial
determinado.
Al respecto, si bien la presentación de una
muestra física de un determinado producto,
su envoltura o etiqueta, puede servir como elemento de juicio a fin de verificar el uso en el
mercado de la marca en relación directa con
el producto (sobre todo en el caso de marcas
figurativas o mixtas), dichas pruebas no serán
idóneas para acreditar el uso de una marca si
no puede determinarse con precisión la fecha
de su producción, elaboración o impresión y
su efectiva puesta en el mercado.
Al respecto, cabe señalar que las facturas
son documentos de naturaleza mercantil en
los que, por lo general, además de incluirse
una descripción del artículo o artículos que
son objeto de venta, se consigna la marca de
los mismos, escrita de forma denominativa y
no con los especiales o específicos diseños o
elementos gráficos que la conforman.
Sin embargo, a fin de acreditar el uso de
una marca figurativa o mixta, constituirán
pruebas a tomarse en cuenta, entre otras:
la publicidad de dicha marca en el mercado
en la que se pueda apreciar la marca mixta,
las órdenes de confección de etiquetas o la
impresión de envolturas que sean capaces de
crear convicción sobre el uso de la marca tal
cual fue registrada.
Lo dicho con relación a las marcas de producto no se aplica sin más a las marcas de
servicio (por su falta de corporeidad). En este
caso, el empleo de la marca de servicio puede
limitarse al uso en publicidad puesta en establecimientos comerciales u objetos que sirven
para la prestación del servicio. En atención a
ello, serán medios de prueba idóneos a fin
de acreditar el uso de una marca de servicio,
además de facturas, recibos por honorarios
o contratos de servicio, publicidad, etc., la
fijación de la marca registrada en objetos
o lugares que puedan ser percibidos por el
público usuario como identificadores de un
Finalmente, además de los criterios antes
señalados, cabe agregar que todo documento o prueba que se presente u ofrezca debe
cumplir con el requisito de haber sido emitido,
producido o fabricado dentro del plazo que se
tiene para acreditar el uso de la marca, a saber,
dentro de los tres años anteriores al inicio de
la correspondiente acción de cancelación por
falta de uso”. (Resolución Nº 1957-2009/
TPI-INDECOPI).
Debe quedar claro que la acreditación del
uso de la marca le corresponde a su titular,
es decir, una vez presentada la acción de
cancelación del registro, no será el accionante quien deba probar la falta de uso,
sino que será el titular del registro de marca
quien deberá probar que sí está haciendo
uso de ella.
4. Procedimiento de cancelación
La cancelación se deberá presentar ante la
Dirección de Signos Distintivos del Indecopi, ya sea en vía de acción o como medio de
defensa ante una oposición a una solicitud
de registro de marca.
Una vez recibida la acción de cancelación,
la entidad deberá notificarla al titular del
registro para que presente sus descargos y
los medios de prueba que acreditan el uso
de la marca, dentro de un plazo de sesenta
días hábiles.
Una vez evaluadas las pruebas y argumentos, se emite la resolución declarando
fundada o infundada la acción de cancelación. En cualquiera de los casos, quien se
considere afectado, podrá impugnar dicha
decisión ante el Tribunal del Indecopi.
Finalmente, contra lo que se decida en
última instancia administrativa por el
Tribunal del Indecopi, podría accionarse
en la vía contencioso administrativa ante
el Poder Judicial.
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1. 1.¿Cuál es el plazo para presentar una oposición a un
registro de marca?
Una vez publicada la solicitud de registro en el diario oficial El
Peruano, la persona que se considere afectada con dicha solicitud
puede formular su oposición dentro de los treinta días hábiles
siguientes.
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2. ¿El titular de un registro de marca puede transferirlo o darlo
en licencia de uso?
Si, es posible que el titular de un registro de marca lo transfiera, ya sea en
forma gratuita u onerosa, por acto entre vivos o por vía sucesoria.
Asimismo, podría otorgar licencias de uso sobre la marca a las personas que considere conveniente, para que éstas utilicen la marca para
distinguir los productos o servicios para los cuales ha sido registrada.
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