Descargar Resolución - lasclavesdelderecho.com

Resolución 185-IP-2014
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
Magistrado: Luis José Diez Canseco Núñez
Quito, 20 de febrero de 2015
Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina;
y, de oficio, de los artículos 134 literales a), b), e), f) y
g); y 137 de la misma normativa; con fundamento en la
consulta solicitada por la Octava Sala Especializada en
lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en
Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de
Lima, de la República del Perú. Actor: A. W. FaberCastell Peruana S.A. Marca: G-KRISTAL y empaque.
Expediente Interno: 01302-2011-0-1801-JR-CA-01.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA procede a
resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Octava
Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en
Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima de la
República del Perú.
VISTOS:
El Oficio 1302-2011-0/8va SECA-CSJLI-PJ del 22 de octubre del 2014,
recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Octava Sala
Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en
Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del
Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el
Proceso Interno 01302-2011-0-1801-JR-CA-01.
El Auto de 22 de enero de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a
trámite la presente interpretación prejudicial.
A. ANTECEDENTES
1. Partes en el proceso interno:
Apelante:
A.W. FABER-CASTELL PERUANA S.A.
Demandado:
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA
1
PROPIEDAD
INTELECTUAL
REPÚBLICA DEL PERÚ
(INDECOPI),
IMPORT Y EXPORT GOLD SUN S.A.C. (PERÚ)
2. Hechos:
1.
El 2 de abril del 2008, IMPORT Y EXPORT GOLD SUN S.A.C. solicitó
el registro de la marca de producto constituida por el empaque
conformado en la parte anversa y reversa por la denominación GKRISTAL escrita en letras características, acompañada por una figura
rectangular en cuyo interior se aprecia la figura estilizada de un lápiz, la
frase LÁPIZ DE CHEQUEO escrita en letras características (sin
reivindicar), y los números 1198/CONT. 12 UNIDADES escrita en forma
característica (sin reivindicar), todo en los colores rojo en distintas
tonalidades, blanco, negro y amarillo; conforme al modelo, para
distinguir útiles escolares de la Clase 16 del Arreglo de Niza Relativo a
la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro
de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).
2.
El 16 de julio de 2008, A.W. FABER-CASTELL PERUANA S.A. formuló
oposición al registro solicitado sobre la base de las marcas registradas
FABER-CASTELL SINCE 1761 ZONA GRIP ERGONÓMICA
ERGONOMIN GRIP-ZONE SUPER LAVABLE SUPER WASHABLE
NOMBRE/NAME y etiqueta, FABER-CASTELL SINCE 1761 SILICONA
LÍQUIDA y etiqueta (Certificado 135025), FABER-CASTELL SINCE
1761 JUMBO y caja-empaque (Certificado 135023) y FABERCASTELL SINCE 1761 FIESTA SUPER LAVABLE SUPER
WASHABLE SUPER AUSWASCHBAR NOMBRE/NAME y etiqueta
(Certificado 135022), que distinguen productos de la Clase 16 de la
Clasificación Internacional de Niza, con las cuales considera que el
signo solicitado resulta confundible.
3.
El 5 de setiembre del 2008, IMPORT Y EXPORT GOLD SUN S.A.C.
absolvió el traslado de la oposición formulada por A.W. FABERCASTELL PERUANA S.A.
4.
Mediante Resolución 22-2010/CSD-INDECOPI del 6 de enero del
2010, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la oposición
formulada por A.W. FABER-CASTELL PERUANA S.A. y otorgó el
registro solicitado.
5.
El 3 de febrero del 2010, A.W. FABER-CASTELL PERUANA S.A.
interpuso recurso de apelación.
6.
El 5 de mayo del 2010, IMPORT Y EXPORT GOLD SUN S.A.C.
absolvió el traslado del recurso de apelación interpuesto por A.W.
Faber-Castell Peruana S.A.
2
7.
Mediante Resolución 2595-2010/TPI-INDECOPI del 15 de noviembre
del 2010, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del Defensa de
la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI resolvió,
en mayoría, confirmar la Resolución 22-2010/CSD-INDECOPI del 6 de
enero del 2010, que otorgó el registro de la marca de producto
solicitado por IMPORT Y EXPORT GOLD SUN S.A.C. para distinguir
útiles escolares de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.
8.
El 10 de marzo del 2011, A.W. FABER-CASTELL PERUANA S.A.
interpuso demanda contencioso administrativa contra el INDECOPI e
IMPORT Y EXPORT GOLD SUN S.A.C., a fin de que se declare la
nulidad de la Resolución 2595-2010/TPI-INDECOPI y, como
consecuencia, se ordene al INDECOPI denegar el registro de la marca
solicitada por IMPORT Y EXPORT GOLD SUN S.A.C.
9.
El 23 y 26 de agosto del 2011, el INDECOPI e IMPORT Y EXPORT
GOLD SUN S.A.C. contestaron la demanda, respectivamente.
10. El Primer Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de
la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, dictó
sentencia el 11 de abril del 2013 mediante Resolución 9 declarando
infundada la demanda.
11. El 2 de mayo del 2013, A.W. FABER-CASTELL PERUANA S.A.
interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia.
12. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con
Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia
de Lima, mediante su Resolución 3 del 2 de junio del 2014, suspende
el proceso y, en consecuencia, solicita interpretación prejudicial del
literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, de la siguiente manera:
“Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de asociación entre
productos vinculados de la misma Clase”.
3. Argumentos de la demanda:
13. La demandante A.W. FABER-CASTELL PERUANA S.A. manifestó lo
siguiente:
- Las semejanzas existentes entre el signo solicitado por IMPORT Y
EXPORT GOLD SUN S.A.C. y las diversas marcas registradas a su
favor (similitudes gráfico-fonéticas y la identidad conceptual) originan
que la coexistencia de los mismos pueda inducir a confusión y error al
público consumidor, en la medida que se podrían presentar alguna o
varias de las siguientes situaciones:
3
-
-
Se pueda considerar que el signo solicitado es una variación de
su marca;
Se pueda concluir que su empresa, ampliamente conocida en el
rubro de la fabricación de artículos escolares, de oficina y
artísticos, produce y comercializa un nuevo producto bajo la
denominación G-KRISTAL; o
Que entre la demandante y la empresa IMPORT Y EXPORT
GOLD SUN S.A.C. existen vínculos económicos y comerciales,
hecho que no resulta cierto.
- Es indudable e incuestionable que se presenta un riesgo de confusión
y asociación real; situación que las normas aplicables tratan de
impedir con el objetivo de garantizar un regular y legal funcionamiento
del mercado y proteger el interés general de los consumidores.
- La autoridad jurisdiccional debe considerar que la denominación GKRISTAL no puede acceder a ningún tipo de registro de marcas,
debido a que la Sala Suprema de la República del Perú ya se ha
pronunciado y reconocido de manera previa la naturaleza ‘notoria’ de
la marca CRISTAL, inscrita a favor de Unión de Cervecerías
Peruanas Backus y Johnston S.A.A., condición que en el Perú
trasciende al producto que usualmente identifica, por lo que permitir el
registro de la denominación G-KRISTAL a favor de un tercero ajeno
(en este caso a IMPORT Y EXPORT GOLD SUN S.A.C.) configuraría
el aprovechamiento de un nombre que cuenta con un alto prestigio y
que es reconocido por el público debido a las masivas y constantes
campañas de publicidad desarrolladas por su titular.
4. Argumentos de la contestación a la demanda:
14. El demandado INDECOPI contestó la demanda de la siguiente manera:
- El elemento denominativo principal de la marca solicitada se
encuentra constituido por la palabra G-KRISTAL, mientras que el
elemento denominativo principal de las marcas de la opositora se
encuentra constituido por las palabras FABER-CASTELL. Asimismo,
existen elementos figurativos adicionales (silueta de dos caballeros en
combate) presentes en las marcas registradas a favor de A.W. FaberCastell Peruana S.A. y ausentes en la marca solicitada.
- El origen del término FABER-CASTELL en el apellido de una familia
no le resta carácter de fantasía al signo, toda vez que el análisis del
signo debe efectuarse tomando en consideración al consumidor
medio peruano.
- En el presente caso, estamos ante dos marcas que poseen elementos
denominativos diferentes, ambos con una fuerte capacidad distintiva y
diferenciadora (al ser denominaciones de fantasía y arbitrarias
4
respecto de los productos que pretenden identificar), por lo que la
posibilidad de confusión ente ellos es inexistente.
- La sola presencia de un color común en ambas marcas no es
suficiente para determinar un riesgo de confusión, en tanto que el
mismo aparece simplemente como un fondo, sin ninguna delimitación
particular.
- Los criterios contenidos en los pronunciamientos judiciales invocados
por la demandante resultan impertinentes, pues han sido modificados
por el Poder Judicial en jurisprudencia reciente.
15. Por su parte, IMPORT Y EXPORT GOLD SUN S.A.C. señaló lo
siguiente:
-
Los productos que distinguen los signos en conflicto son distintos y
fácilmente diferenciables entre sí, a pesar de estar comprendidas en
la misma Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo
tanto pueden coexistir pacíficamente en el mercado.
-
Los productos en conflicto pueden ser diferenciados de los demás
productos ofrecidos en el mercado por su tipografía, colores y diseño,
así como por la presentación externa de los productos.
-
Desde el punto de vista fonético, los signos se encuentran
conformados por denominaciones diferentes (G-KRISTAL/FABERCASTELL), por lo que generan pronunciación y entonación de
conjunto distintas en cada caso.
-
Desde el punto de vista gráfico, los signos coinciden en presentar el
color rojo como fondo de sus empaques o etiquetas; no obstante, se
advierte que en las marcas registradas se incluye la silueta de dos
caballos en combate, la cual no se presenta en el signo solicitado.
Asimismo los signos difieren en la denominación que contienen. Si
bien en los signos se advierten figuras alusivas al producto, dichas
figuras alusivas se encuentran dispuestas en forma distinta. Lo
anterior determina que los signos en conflicto susciten impresiones
visuales de conjunto diferentes.
-
Respecto de la protección de marcas que incluyen colores, indica que
la protección no se extiende al color en sí individualmente
considerando la combinación de colores, sino a su forma en la que los
colores son incluidos o distribuidos dentro de una forma o
presentación, la cual resulta diferente en los signos en conflicto.
-
Desde el punto de vista conceptual, la denominación FABERCASTELL de las marcas registradas, resultan de fantasía, en tanto no
aludirá a una idea determinada en el consumidor. Por su parte, el
5
signo solicitado se encuentra conformado por la denominación
KRISTAL que sí puede transmitir una idea en el consumidor (por su
similitud con la palabra CRISTAL), resultando arbitraria en relación
con los productos que distingue.
5. Fundamentos de la sentencia de primera instancia:
16. El Primer Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la
Corte Superior de Justicia de Lima dictó sentencia declarando infundada
la demanda, bajo los siguientes fundamentos:
- No existe controversia respecto a si se configura una familia de
marcas a favor de A.W. Faber-Castell Peruana S.A.
- Las marcas en conflicto se encuentran destinadas a distinguir
productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza,
presentando diferencias fonéticas que suscitan una pronunciación y
entonación de conjunto distinta en cada caso; de igual modo, desde el
punto de vista gráfico, en tanto que la marca FABER-CASTELL
incluye la silueta de dos caballos en combate, que no figura en el
signo solicitado; además, de las figuras alusivas al producto que se
encuentran dispuestas en forma disímil, por lo que generan
impresiones visuales de conjunto diferentes, no induciendo a riesgo
de confusión en el público consumidor.
- A.W. Faber-Castell Peruana S.A. no es la única empresa titular de
marca que utiliza el color rojo, lo que no es determinante para
establecer la posibilidad de confusión entre los signos.
- Es distinta la configuración de la marca inscrita con Certificado
135025 y la maca solicitada, pues mientras la primera combina los
colores rojo, blanco, azul y negro, la segunda combina el color rojo en
distintas tonalidades, el blanco, negro y amarillo; y si bien existe un
cuadrado blanco en el primero y un rectángulo blanco en el segundo,
éstos varían porque en este último aparece el dibujo del producto y en
el otro sólo la información escrita.
6. Argumentos del recurso de apelación:
17. A.W. FABER-CASTELL PERUANA S.A. interpuso recurso de apelación
contra la sentencia de primera instancia alegando lo siguiente:
- La sentencia de primera instancia permite que IMPORT Y EXPORT
GOLD SUN S.A.C. registre, con evidente mala fe, la marca GKRISTAL y empaque, con lo cual no sólo se está perjudicando el
volumen de ventas y el prestigio de A.W. FABER-CASTELL
PERUANA S.A. a nivel nacional e internacional, sino que además se
está contraviniendo las disposiciones legales vigentes sobre el
registro de marcas, las cuales tienen como objetivo hacer prevalecer
6
los derechos de sus titulares, cuyos signos distintivos han sido
registrados con anterioridad a aquellas otras marcas que buscan
distinguir elementos que causen confusión o de asociación en los
consumidores, más aún si tales signos identifican productos idénticos
y cuentan con los mismos canales de comercialización y público
objetivo.
B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL
18. La Corte Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 1361
literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Procede la interpretación solicitada; y, de oficio, se interpretarán los
artículos 1342 literales a), b), e), f) y g); y 1373 de la misma normativa.
C. CUESTIONES A INTERPRETAR
19. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la
presente interpretación prejudicial son los siguientes:
1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. La similitud
gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y
de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas.
2. Comparación entre signos tridimensionales mixtos.
3. El registro de un color delimitado por una forma.
4. Marcas de fantasía y arbitrarias.
5. Competencia desleal por confusión con una marca registrada.
Concepto de acto desleal. Actos de competencia desleal por
confusión.
D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR
1
2
3
Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio
afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada
por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de
los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.
Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para
distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos
susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de
aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.
Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:
a) las palabras o combinación de palabras.
b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas,
emblemas y escudos;
(…)
e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;
g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.
Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan
inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de
competencia desleal, podrá denegar dicho registro.
7
1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. LA
SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE
CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS
PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS.
20. En el presente caso, IMPORT Y EXPORT GOLD SUN S.A.C. solicitó el
registro de una marca de producto constituida por el empaque
conformado por la parte anversa y reversa de la denominación GKRISTAL, escrita en letras características, acompañada por una figura
rectangular en cuyo interior se aprecia la figura estilizada de un lápiz, la
frase LÁPIZ DE CHEQUEO escrita en letras características (sin
reivindicar), y los números 1198/CONT. 12 UNIDADES escrita en forma
característica (sin reivindicar); todo en los colores rojo en distintas
tonalidades, blanco, negro y amarillo; para distinguir “útiles escolares” de
la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.
21. A. W. FABER-CASTELL PERUANA S.A. formuló oposición sobre la
base de las marcas registradas FABER-CASTELL SINCE 1761 ZONA
GRIP ERGONÓMICA ERGONOMIN GRIP-ZONE SUPER LAVABLE
SUPER WASHABLE NOMBRE/NAME y etiqueta, FABER-CASTELL
SINCE 1761 SILICONA LÍQUIDA y etiqueta (Certificado 135025),
FABER-CASTELL SINCE 1761 JUMBO y caja-empaque (Certificado
135023) y FABER-CASTELL SINCE 1761 FIESTA SUPER LAVABLE
SUPER WASHABLE SUPER AUSWASCHBAR NOMBRE/NAME y
etiqueta (Certificado 135022), que distinguen productos de la misma
Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, con las cuales
considera que el signo solicitado resulta confundible.
22. Dentro del Proceso 17-IP-2013 de 10 de abril de 2013, este Tribunal
señaló lo siguiente:
23. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la
Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada
específicamente con el requisito de distintividad. Establece que no son
registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca
anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en
relación con los mismos productos o servicios, o para productos o
servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un
riesgo de confusión o de asociación.
24. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de
riesgo. La doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de
confusión o de asociación. Actualmente la lista se ha extendido y se han
clasificado otros tipos de riesgos con el objetivo de proteger los signos
distintivos según su grado de notoriedad4.
4
PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU
IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”. Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho
artículo manifiesta lo siguiente:
8
25. Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado
lo siguiente:
“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al
adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión
directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial
diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que
aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del
producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y
otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso
70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada
en la Gaceta oficial del Acuerdo de Cartagena 1648 de 21 de agosto
de 2008. Marca: SHERATON).
26. Según la normativa comunitaria andina no es registrable un signo
confundible, ya que no posee fuerza distintiva. De permitirse su registro
se estaría atentando contra el interés del titular de la marca
anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha
prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se
desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no
incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que
desea adquirir. En otras palabras, se reducen las asimetrías
informativas.
27. Conforme lo anotado, la oficina nacional competente debe observar y
establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza,
para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión o
asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe
dependerá la registrabilidad o no del signo.
28. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos:
“La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que
puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta
imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos
desembolsos de dinero. Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del
valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el
signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse
las asociaciones positivas que la marca suscita.
De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo
el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada.
Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la
implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se
cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros
riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos
riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la
reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar
negativamente. Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’
para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo
hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”.
9
La similitud ortográfica. Se genera por la semejanza de las letras
entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de
la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las
terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.
La similitud fonética. Se genera por la coincidencia en las raíces o
terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones
comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, para
determinar una posible confusión se debe tener en cuenta las
particularidades de cada caso.
La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una
idea idéntica o semejante.
Reglas para el cotejo entre signos distintivos:
29. La Autoridad Nacional competente deberá proceder al cotejo de los
signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros:
- La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que
conforman el conjunto de la marca. Es decir, cada signo debe
analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad
ortográfica, auditiva e ideológica.
- En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo. Es
decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente
realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al
mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.
- Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que
en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de
asociación.
- Al realizar la comparación resulta importante tratar de colocarse en el
lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el
examinador consiste en determinar cómo el producto o servicio es
captado por el público consumidor.
30. En consecuencia, la Corte Consultante deberá determinar los diferentes
modos en que pueden asemejarse los signos confrontados. Es decir,
deberá analizar si el signo solicitado por IMPORT Y EXPORT GOLD
SUN S.A.C. y las marcas registradas a favor de A. W. FABER-CASTELL
PERUANA S.A. son o no similares al grado de causar riesgo de
confusión en el público consumidor.
2. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS TRIDIMENSIONALES MIXTOS.
10
31. La empresa IMPORT Y EXPORT GOLD SUN S.A.C. solicitó el registro
del signo G-KRISTAL y empaque. Por su parte, A.W. FABER CASTELL
PERUANA S.A. se opuso sobre la base de las marcas registradas
FABER-CASTELL SINCE 1761 ZONA GRIP ERGONÓMICA
ERGONOMIN GRIP-ZONE SUPER LAVABLE SUPER WASHABLE
NOMBRE/NAME y etiqueta, FABER-CASTELL SINCE 1761 SILICONA
LÍQUIDA y etiqueta (Certificado 135025), FABER-CASTELL SINCE 1761
JUMBO y caja-empaque (Certificado 135023) y FABER-CASTELL
SINCE 1761 FIESTA SUPER LAVABLE SUPER WASHABLE SUPER
AUSWASCHBAR NOMBRE/NAME y etiqueta (Certificado 135022), que
distinguen productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de
Niza.
32. En el presente caso, el Tribunal considera pertinente traer a colación el
Proceso 227-IP-2013 de 25 de agosto de 2014, donde se confrontaron
los signos “G-KRISTAL y caja empaque” y “FABER-CASTELL SINCE
1761 BORRADOR FC-30 PLÁSTICO y caja empaque”.
33. Este Tribunal y la doctrina han reconocido la existencia de varias clases
de signos en lo que respecta a la composición del mismo signo,
clasificándolos en: i) denominativos, ii) gráficos o figurativos; y, iii) los
mixtos.
34. Signos denominativos: “Los signos denominativos llamados también
nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas,
formados por una o varias letras, palabras o números, individual o
conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo
pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual. Este tipo
de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una
connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del
producto identificado por el signo; y, arbitrarios que no manifiestan
conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y
funciones del producto que va a identificar”5.
35. Signos gráficos o figurativos: “Los signos figurativos son aquéllos que
se encuentran formados por una gráfica o imagen visual que puede
evocar o no un concepto. En este tipo de signos, en consecuencia, se
pueden distinguir dos elementos, a saber: 1) El trazado: son los trazos
del dibujo que forman el signo; y, 2) El concepto: es la idea o concepto
que el dibujo suscita en la mente de quien la observa”6.
36. Signos mixtos: “Los signos mixtos se componen de un elemento
denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias
imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su
5
6
Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN
BOLA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Proceso 08-IP-2011, publicado en la G.O.A.C. 1946 de 23 de mayo de 2011, marca:
“CARBONERO (mixta)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
11
conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le
permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin
embargo al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de
estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del
consumidor, si el denominativo o el gráfico. Sobre el tema la
jurisprudencia menciona que: “La marca mixta es una unidad, en la cual
se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico,
como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la
protege en su integridad y no a sus elementos por separado” (Proceso
55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 821 del 1 de agosto de 2002,
diseño industrial: BURBUJA videos 2000)”7.
37. Para un mejor análisis el Tribunal procede a reproducir los signos en
conflicto:
38. Este Tribunal refiriéndose al cotejo entre signos mixtos ha expresado lo
siguiente:
7
Proceso 19-IP-2012, publicado en la G.O.A.C. 2097 de 26 de septiembre de 2012, marca:
“FIGURATIVA EN RINOCERONTE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
12
“Dentro de la parte denominativa de un signo mixto, puede darse
que ésta sea compuesta, es decir, integrada por dos o más
palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe
prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre
otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra
compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación
conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...). El Juez
Consultante, al realizar la comparación entre marcas mixtas con
parte denominativa compuesta debe identificar, como ha sido
dicho, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en
la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico; pues, de
acuerdo a la doctrina especializada, “en el análisis de una marca
mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más
característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y
profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo
mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a
suscitar en los consumidores”8 (lo subrayado es nuestro).
39. En consecuencia, si en la marca comparada predomina el elemento
verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que
para ese propósito ha establecido la doctrina y que son las que se
enuncian a continuación:
“(...) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando
con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su
unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en
cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas
y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio
de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia
caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada
función diferenciadora.”
“(...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando
la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica
o muy difícil de distinguir.”
“(...) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la
semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales
asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una
denominación.”
“(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de
encontrar la dimensión más característica de las denominaciones
confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad
penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la
8
Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN
BOLA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
13
impresión general que la denominación va a suscitar en los
consumidores”9.
40. Si, dentro del contexto de un signo predomina el elemento gráfico frente
al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las
marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.
41. En el presente caso, el Juez Consultante deberá tomar en cuenta que, si
bien las etiquetas de los productos se encuentran representadas
bidimensionalmente, las mismas podrían resultar engañosas al ser
utilizadas en forma tridimensional.
3. EL REGISTRO DE UN COLOR DELIMITADO POR UNA FORMA.
42. El Tribunal interpretará el presente tema en virtud de que la demandada
INDECOPI sostuvo que: “La sola presencia de un color común en ambas
marcas no es suficiente para determinar un riesgo de confusión, en tanto
que el mismo aparece simplemente como un fondo, sin ninguna
delimitación particular”.
43. El artículo 134 literal e) de la Decisión 486 permite el registro de un color
delimitado por una forma, o una combinación de colores. Es decir, que
cuando el mismo se encuentra comprendido en una silueta o trazo
puede acceder al registro como marca, al igual que cuando el color que
se desea registrar se plasme o sea parte integrante de un signo
tridimensional o figurativo, ya registrado o solicitado, obviamente,
siempre que éste no caiga en alguna otra causal de irregistrabilidad.
44. Como ya se ha mencionado por este Tribunal:
“Contrario sensu, la Decisión 486 en su artículo 135 literal h) prohíbe
el registro de un color aisladamente considerado. Al respecto el
Tribunal ha señalado: “(…) la prohibición contemplada en el literal h)
del artículo 135 de la Decisión 486 se refiere, en primer lugar, a los
siete colores fundamentales del arco iris, prohibición que se apoya en
la circunstancia de que el número de los colores fundamentales y
puros es ciertamente muy limitado: la acentuada escasez de colores
fundamentales y puros contrasta visiblemente con la gran abundancia
de denominaciones y elementos gráficos. De donde se sigue que, si a
través de una marca, una empresa pudiese apropiarse de un color
fundamental o puro, obtendría una ventaja competitiva desmesurada
y, al mismo tiempo, los competidores tropezarían con un grave
obstáculo que podría llegar a bloquear el libre acceso al mercado. Los
efectos obstruccionistas derivados de la concesión de una marca
sobre un color fundamental o puro serían particularmente palpables
9
FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”, Editorial
Montecorvo S.A., España, 1984, pp. 199 y ss.
14
en la hipótesis de que el color fuese necesariamente común a un
género o línea de productos o a su envoltorio o envase (…). La
mencionada prohibición abarca además a los colores puros que por
su cromatismo son fácilmente identificables, así como, a los colores
secundarios, fruto de combinaciones que en todo caso son
ilimitadas”10.
45. En este sentido, corresponde a la Corte Consultante determinar si los
colores del signo solicitado G-KRISTAL y empaque por la empresa
IMPORT Y EXPORT GOLD SUN S.A.C., se encuentra debidamente
delimitado por una forma y cumple con los demás requisitos exigidos por
la norma comunitaria lo cual le permita acceder al registro y permita al
consumidor no incurrir en error o posible confusión respecto de la marca
de propiedad de A.W. FABER-CASTELL PERUANA S.A., si comparados
los envoltorios el consumidor es capaz de reconocerlos sin confundirlos.
4. MARCAS DE FANTASÍA Y ARBITRARIAS.
46. La IMPORT Y EXPORT GOLD SUN S.A.C. manifestó que “(…) la
denominación FABER-CASTELL de las marcas registradas, resulta de
fantasía, en tanto no aludirá a una idea determinada en el consumidor.
Por su parte, el signo solicitado se encuentra conformado por la
denominación KRISTAL que sí puede transmitir una idea en el
consumidor (por su similitud con la palabra CRISTAL), resultando
arbitraria en relación con los productos que distingue”.
47. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial
de 18 de junio de 2014, expedida en el marco del Proceso 40-IP-2014:
“El Tribunal considera necesario mostrar o evidenciar la línea
jurisprudencial que ha trazado sobre el concepto de signo de
fantasía. Lo primero que se advierte es que no se diferencia entre
los signos de fantasía y los arbitrarios; tampoco los confunde sino
que simplemente adopta un concepto amplio de fantasía.
Si bien para cierta parte de la doctrina los signos de fantasía son
aquellos que no tienen ningún significado idiomático, y los signos
arbitrarios son aquellos que sí tienen significado pero no se
relacionan con los productos o servicios que amparan, para el
Tribunal, debido a la poca incidencia práctica de la distinción, los
agrupa en el mismo concepto amplio de fantasía.
Algunos autores, como Breuer Moreno siguen el mismo parámetro
del Tribunal y expresa: “Es de fantasía toda denominación que no
pueda ser considerada genérica o precisa del producto a distinguir,
aunque sea evocativa; porque la fantasía puede consistir hasta en la
10
Proceso 111-IP-2009, publicado en la G.O.A.C. 1809 de 22 de marzo de 2010, marca: “Un espejo o
reflejo de agua con reivindicación de los colores azul oscuro y azul claro”.
15
denominación arbitraria que se haga de una denominación precisa o
necesaria”11.
Lo anterior, se encuentra soportado en una línea cuya sentencia hito
sería la Interpretación Prejudicial expedida en el marco del Proceso
72-IP-2003, conformadas, entre otras, por las expedidas en el marco
de los procesos: 19-IP-2011, 23-IP-2013, 158-IP-2013, 211-IP-2013
y 1-IP-2014.
Si bien en algunas normativas locales se habla de marcas
arbitrarias, el Tribunal considera pertinente, a efectos del análisis de
registrabilidad12, no establecer criterios de diferenciación y darle un
fuerte grado de oposición a las marcas de fantasía en general.
Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 15 de
mayo de 2013, expedida en el marco del Proceso 23-IP-2013:
“Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de
sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio
pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo
significado propio no evocan los productos que distinguen, ni
ninguna de sus propiedades.
Respecto de esta clase de signos, el Tribunal se ha manifestado de
la siguiente manera:
“Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario
que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o
concepto; también lo son las palabras con significado propio que
distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus
propiedades. Característica importante de esta clase de marcas es
la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones
originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de
palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las
marcas”. (Proceso 72-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 4 de
septiembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena 989 de 29 de septiembre de 2003).
Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de
distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor
fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes”.
48. En el presente caso, se deberá tomar en cuenta que, si bien se alega
que la denominación FABER-CASTELL resulta de fantasía y que la
11
12
Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos
Aires, 1946, pp. 351 y s.s.
Sobre esto se puede ver el literal d) del artículo 131 de la Ley de Propiedad Intelectual peruana: “d)
El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado”.
16
denominación KRISTAL resulta arbitraria, el Tribunal considera
pertinente, a efectos del análisis de registrabilidad, no establecer
criterios de diferenciación y darle un fuerte grado de oposición a las
marcas de fantasía en general.
5. COMPETENCIA DESLEAL POR CONFUSIÓN CON UNA MARCA
REGISTRADA. CONCEPTO DE ACTO DESLEAL. ACTOS DE
COMPETENCIA DESLEAL POR CONFUSIÓN.
49. La sociedad demandante argumentó que existe mala fe por parte del
solicitante, “La sentencia de primera instancia permite que IMPORT Y
EXPORT GOLD SUN S.A.C. registre, con evidente mala fe, la marca GKRISTAL y empaque, con lo cual no sólo se está perjudicando el
volumen de ventas y el prestigio de A.W. Faber-Castell Peruana S.A. a
nivel nacional e internacional, sino que además se está contraviniendo
las disposiciones legales vigentes sobre el registro de marcas”. De esta
forma, alega la aplicación del artículo 137 de la Decisión 486.
50. El Tribunal abordará el tema de la solicitud de registro de marca para
perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. Para
esto se determinará cuál es el ámbito y el campo de aplicación de las
normas comunitarias sobre competencia desleal, cuáles son los actos de
competencia desleal vinculados con la propiedad industrial. Por último,
cómo se estructura la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo
137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
51. El Tribunal tomará como referencia el Proceso 51-IP-2013 de 19 de junio
de 2013, donde se señaló lo siguiente:
Ámbito y campo de aplicación de las normas comunitarias sobre
competencia desleal:
52. “Los artículos 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la
Comunidad Andina, regulan el tema de los actos de competencia desleal
vinculados con la Propiedad Industrial. Cuando la normativa comunitaria
se refiere a competencia desleal vinculada con la propiedad industrial,
está tratando de regular aquella competencia desleal que se relaciona
con el uso, el goce y la protección de los derechos de propiedad
industrial reconocidos por la normativa comunitaria.
Los actos de competencia desleal vinculados con la propiedad
industrial. El concepto de la buena fe vinculado con la competencia
desleal:
53. El artículo 258 de la Decisión 486 señala que: “Se considera desleal todo
acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito
empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos” y en el
artículo 259 enumera algunos de los que se pueden considerar como
17
actos de competencia desleal. De manera que no hay una lista taxativa
que indique cuáles actos se consideran desleales, sino que, más bien,
se brinda una definición, por oposición, de que es desleal todo acto
vinculado con la propiedad industrial, que realizado en el ámbito
empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos.
54. En relación con esto, se deben hacer algunas precisiones:
- Cuando la norma se refiere al “ámbito empresarial”, lo hace en
relación con el empresario dentro del mercado. Es decir, se refiere a
que es desleal todo acto vinculado con la propiedad industrial que
haya sido realizado con ocasión de la actividad empresarial, esto es,
en relación con la empresa vinculada al mercado y la competencia.
- En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas
honestos, el Tribunal ha considerado que “son actos que se producen,
precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de
aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor”, es
decir, con mala fe. (Proceso 38-IP-98. Interpretación Prejudicial de 22
de enero de 1999, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena 419 de 17 de marzo de 1999).
55. El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina “buena fe
comercial”. En ese sentido es pertinente traer al caso, lo que la doctrina
dice sobre el tema:
"Tal y como se emplea en la ley, la buena fe constitutiva de
competencia desleal es calificada con el adjetivo "comercial", por lo
cual no se trata de una buena fe común, sino que está referida a la
buena fe que impera entre los comerciantes. En consecuencia, el
criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe
revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular
especie de buena fe. Teniendo en cuenta la precisión anterior y
uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debe
entender que esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a los
mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y
sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones. La buena
fe era la conciencia de no perjudicar a otra persona ni defraudar la
ley, y por eso solía definirse la buena fe comercial como la
convicción de honestidad, honradez y lealtad en la concertación y
cumplimiento de los negocios”.
56. De manera que los actos de competencia desleal, además de poder
causar daños a un competidor determinado, lo pueden hacer al mercado
mismo y, por lo tanto, al interés del público consumidor. En esta línea se
puede decir que la finalidad de la figura de la competencia desleal se da
en dos aspectos: “de un lado se trata de amparar los intereses de los
demás empresarios, en la medida en que ellos podrían resultar
18
vulnerados por el comportamiento indebido del competidor desleal; pero
además, y esta faceta de la restricción a la competencia desleal es
frecuentemente olvidada, se busca establecer una protección efectiva
para los intereses de los particulares, en cuanto son consumidores y
destinatarios exclusivos de muchas de las prácticas indebidas.
(publicidad engañosa, por ejemplo)”.
57. El artículo 259 enuncia, a título de ejemplo, tres actos de competencia
desleal vinculados con la propiedad industrial que, como ya se anotó, no
configuran una lista taxativa. Estos son:
- Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que
sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad
industrial o comercial de un competidor.
- Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de
desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial
o comercial de un competidor.
- Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del
comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el
modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la
cantidad de los productos.
58. El Tribunal ha determinado ciertas particularidades que debe tener un
acto para ser considerado desleal:
“1. Que el acto o actividad sean de efectiva competencia, es decir, que
el infractor y la víctima estén en una verdadera situación de rivalidad
competitiva, ejerciendo la actividad comercial en la misma o análoga
forma.
1. Que el acto o la actividad sea indebido.
2. Que el acto sea susceptible de producir un daño, según Ascarrelli, un
acto será desleal "cuando sea idóneo para perjudicar a un
empresario competidor, bastando, por lo tanto la probabilidad del
daño (y no el daño efectivo) para justificar la calificación y la sanción”
(Proceso 26-IP-2008).
59. El primer grupo, “actos de competencia desleal por confusión”, goza de
las siguientes características:
- No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos
distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la
imitación de un signo distintivo genere riesgo de confusión o
asociación en el público consumidor. En consecuencia, no se trata de
establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos
distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa. Se
19
trata, entonces, de determinar si dichos actos deshonestos, en
relación con un competidor determinado, generan confusión en el
público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la
actividad industrial o comercial de un competidor. Sobre este tema, el
Tribunal ha manifestado:
“A propósito de la primera categoría de los actos citados, cabe
advertir que los mismos no se refieren propiamente a la
confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los
competidores, toda vez que tal situación se encuentra sancionada
por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos
pudieran producir en el consumidor en lo que concierne al
establecimiento, los productos o la actividad económica de un
competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según
sus necesidades y deseos.” (Interpretación Prejudicial de 13 de
enero de 2005. Proceso 116-IP-2004, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena 1172 de 7 de marzo de 2005).
- La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por
cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar
diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la
actividad industrial o comercial de un competidor. Pueden, en efecto,
darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de
información, imitación de marcas, productos, envases, envolturas,
etc.
En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer
pasar como propios productos ajenos, es considerada como una
práctica desleal.
- Para catalogar un acto como desleal, es necesario que los
competidores concurran en un mismo mercado. Lo anterior es así, ya
que si no hay competencia, es decir, si los actores no concurren en
un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal. En
relación con este punto, el Tribunal ha manifestado:
“En todo caso, procede tener en cuenta que, a los fines de juzgar
sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, es
necesario que los establecimientos, los productos o la actividad
industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo
mercado. En la doctrina se ha dicho sobre el particular que “para que
un acto sea considerado desleal, es necesario que la actuación se
haya producido en el mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda
perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado,
consumidores o empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento
del propio sistema competitivo. (…) para que el sistema competitivo
funcione hay que obligar a competir a los empresarios e impedir que
al competir utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo en
20
sí (…). (FLINT BLANCK, Pinkas: ‘Tratado de defensa de la libre
competencia’, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2002, p.
115)”. (Proceso 116-IP-2004. Ibídem).
60. En el segundo grupo de actos, que se pueden denominar actos de
descrédito comercial, se encuentran todas aquellas aseveraciones
falsas sobre el establecimiento, los productos o la actividad industrial o
comercial de un competidor, que tengan el efecto de desacreditarlo ante
el público consumidor.
61. Se debe entender por aseveración, “toda información que de por cierto
algo del establecimiento, los productos o la actividad industrial o
comercial de un competidor”.
62. El tercer grupo de actos, se refiere a las indicaciones o aseveraciones
cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a
error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la
aptitud en el empleo o la cantidad de los productos, no es más que una
especie del primer grupo de actos de competencia desleal, es decir, es
un conjunto de actos de competencia desleal por confusión.
La solicitud del registro de una marca para perpetrar, facilitar o
consolidar un acto de competencia desleal:
63. El artículo 137 de la Decisión 486 establece: “Cuando la oficina nacional
competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un
registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un
acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro”.
64. La anterior causal de irregistrabilidad se consagra con la finalidad de
salvaguardar el desenvolvimiento honesto y transparente en el mercado
y, para esto, trata de evitar que el registro de un signo como marca se
use para ejecutar un acto de competencia desleal.
65. La norma trascrita consagra tres verbos rectores: perpetrar, facilitar o
consolidar. El primero se realiza cuando la solicitud por sí misma se
configura como un acto de competencia desleal. El segundo se realiza
si la solicitud de registro permite la realización de un acto de
competencia desleal mediante otras plataformas fácticas. Es decir, si la
solicitud genera el escenario propicio para que se den otro tipo de actos
de dicha naturaleza, bajo el soporte de la posible obtención de un
registro de marca. Y el tercero se realiza cuando la solicitud
complementa y perfecciona el acto de competencia desleal. Esto quiere
decir que estamos ante un acto complejo, compuesto de múltiples
acciones que tienen como finalidad realizar un acto de competencia
desleal y que, por supuesto, no está completo o consolidado sin la
solicitud de un determinado registro de marca.
21
66. En el marco de los grupos de actos de competencia desleal arriba
enunciados, la oficina nacional competente deberá concluir si el registro
solicitado puede perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia
desleal. El primer grupo de actos, “actos de competencia desleal por
confusión”, es el más emblemático en relación con el registro de un
signo como marca. Si un competidor solicita el registro con la finalidad
de generar confusión en el mercado como tal y, por lo tanto, de causar
daño a otro competidor, estaremos en frente de la causal anotada.
67. El análisis que haga la oficina nacional competente debe partir de
“indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el
solicitante del registro, de mala fe, podría perjudicar a otro competidor
en el mercado. Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho,
acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran
probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de perpetrar,
facilitar o consolidar un acto de competencia desleal”.
68. El Tribunal tomará como referencia el Proceso 54-IP-2013 de 24 de julio
de 2013, donde se ha precisado lo siguiente:
La competencia desleal por desvío de la clientela:
69. “En el fondo, más allá de la protección del postulado de la transparencia
en el mercado, la regulación de la competencia desleal trae consigo el
resguardo de la clientela obtenida por los empresarios. Posicionar los
productos y servicios ofrecidos en la mente del consumidor, así como
generar fidelidad en este último, es una tarea que compromete ingentes
esfuerzos y recursos. Por lo tanto, todos los actos de competencia
desleal podrían terminar en que la clientela migre de un empresario a
otro ocasionando graves perjuicios tanto a un sujeto determinado como
al mercado como tal.
70. La conducta se realiza cuando de manera deshonesta un competidor,
bajo cualquier plataforma fáctica, planea o logra que la clientela se
aparte de la actividad empresarial de otro competidor en el mercado.
71. Es muy importante tener en cuenta que no es necesario que se dé
efectivamente la desviación, sino que la conducta tenga como objeto
causar el mencionado efecto. Para probar la posible desviación de la
clientela, primero se debe probar la existencia de la misma, ya que de lo
contrario si no existe dicha clientela no habría acto de competencia
desleal. Se debe tener muy en cuenta que no cualquier práctica que
genere o planee dicho desvío encaja dentro del supuesto normativo.
Sólo puede ser por prácticas deshonestas y, por lo tanto, ganar clientela
por medios lícitos se encuentra amparado por el ordenamiento jurídico”.
La competencia desleal por aprovechamiento de la reputación
ajena:
22
72. Sin duda alguna, aprovecharse ilícitamente del prestigio que otro
empresario ha ganado en el mercado es un acto que debe estar
proscrito. Hace parte de ese grupo de conductas que denominamos
desleales y que podrían generar grandes problemas de competencia,
ruptura de la transparencia en el mercado y error en el público
consumidor. El esfuerzo empresarial es un activo que se debe proteger
para desarrollar adecuada y estructuralmente el mercado.
73. La mencionada conducta desleal está dirigida a aprovecharse del
posicionamiento de un producto como tal, de la fama y prestigio de la
organización empresarial, o inclusive de la honestidad y transparencia
en la venta de un producto o en la presentación de un servicio, entre
otras situaciones que podrían constituir la imagen de una empresa.
Posicionarse empresarialmente es una fuerte tarea logística. Permitir
que de manera velada otro competidor se aproveche de dicha situación,
es permitir que el posicionamiento en el mercado se vaya diluyendo,
generando una erosión sistemática de la ubicación de un empresario en
el mercado.
74. La Corte Consultante para establecer la posible conducta desleal en el
marco del artículo 137 de la Decisión 486 debe determinar lo siguiente:
- Posible práctica deshonesta: solicitud de registro de marca.
- Indicios razonables que hagan pensar que dicha solicitud se hubiese
presentado para perpetrar, facilitar o consolidar el aprovechamiento
de la reputación ajena. Para esto se debe probar la existencia de la
reputación ajena que se quiere aprovechar. Si no existe prestigio,
posicionamiento en el mercado o notoriedad de un signo distintivo,
pues no se podría sancionar la conducta como desleal.
75. En este caso es muy importante tener en cuenta que la acción de
aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno es lo
que se debe sancionar, ya que esto genera un deterioro sistemático de
la posición empresarial.
PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO:
De acuerdo con las reglas establecidas en la presente
interpretación prejudicial, para establecer la similitud entre dos
signos distintivos, la oficina nacional competente deberá
proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego
determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación.
Se debe tener en cuenta que basta la posibilidad de
existencia de riesgo de confusión o de asociación para que
opere la prohibición de registro.
23
SEGUNDO:
Al realizar la comparación entre marcas mixtas con parte
denominativa compuesta, el Juez Consultante debe identificar
cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la
mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. En el
análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar
la dimensión más característica de la misma: la dimensión que
con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del
consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión
general que la marca va a suscitar en los consumidores.
Una marca tridimensional dependiendo de su conformación y
elementos constitutivos, puede poseer naturaleza mixta, ya
que además de los gráficos o figuras puede incorporar
palabras, letras, números, colores, etc., dentro de su contexto.
En el presente caso, el Juez Consultante deberá tomar en
cuenta que, si bien las etiquetas de los productos se
encuentran representadas bidimensionalmente, las mismas
podrían resultar engañosas al ser utilizadas en forma
tridimensional.
TERCERO:
El artículo 135 literal h) de la Decisión 486 prohíbe el registro
de un color aisladamente considerado. Dicha prohibición se
refiere, en primer lugar, a los siete colores fundamentales del
arco iris, prohibición que se apoya en la circunstancia de que
el número de los colores fundamentales y puros es
ciertamente muy limitado: la acentuada escasez de colores
fundamentales y puros contrasta visiblemente con la gran
abundancia de denominaciones y elementos gráficos. De
donde se sigue que, si a través de una marca, una empresa
pudiese apropiarse de un color fundamental o puro, obtendría
una ventaja competitiva desmesurada y, al mismo tiempo, los
competidores tropezarían con un grave obstáculo que podría
llegar a bloquear el libre acceso al mercado.
Corresponde a la Corte Consultante determinar si la sola
presencia de un color común en ambas marcas, en efecto, no
es suficiente para determinar un riesgo de confusión entre los
signos confrontados.
CUARTO:
En el presente caso, se deberá tomar en cuenta que, si bien
se alega que la denominación FABER-CASTELL resulta de
fantasía y que la denominación KRISTAL resulta arbitraria, el
Tribunal considera pertinente, a efectos del análisis de
registrabilidad, no establecer criterios de diferenciación y darle
un fuerte grado de oposición a las marcas de fantasía en
general.
24
QUINTO:
La Corte Consultante debe determinar la existencia de
indicios razonables que le hagan pensar que de manera
deshonesta la solicitud del signo G-KRYSTAL y logotipo se
presentó para generar confusión con las marcas opositoras, y
con el objetivo de perjudicar a la sociedad A W. FABERCASTELL PERUANA S.A.
Además, para el caso particular es muy importante que la
Corte Consultante determine:
- Posible práctica deshonesta: solicitud de registro del signo
G-KRYSTAL y logotipo.
- Indicios razonables que permitan pensar que dicha práctica
se realizó para perpetrar, facilitar o consolidar la desviación
o posible desviación de la clientela.
- Indicios razonables que hagan pensar que dicha solicitud
se hubiese presentado para perpetrar, facilitar o consolidar
el aprovechamiento de la reputación ajena. Para esto se
debe probar la existencia de la reputación ajena que se
quiere aprovechar. Si no existe prestigio, posicionamiento
en el mercado o notoriedad de un signo distintivo, pues no
se podría sancionar la conducta como desleal.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina, la Corte Consultante deberá aplicar la
presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso
interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas
en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del
Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que
participaron en su adopción.
Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA
Leonor Perdomo Perdomo
MAGISTRADA
José Vicente Troya Jaramillo
MAGISTRADO
Luis José Diez Canseco Núñez
MAGISTRADO
25
De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la
presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Luis José Diez Canseco Núñez
PRESIDENTE
Patricio Peralvo Mendoza
SECRETARIO (E)
Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia
de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la
Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena.
26