Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina de

Identidad
DIRECTRICES DE OPOSICIÓN
PARTE 2
CAPÍTULO 1:
IDENTIDAD
Versión final: noviembre de 2007
Directrices de Oposición, Parte 2, Capítulo 1
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Identidad
Introducción a la parte 2
El capítulo 1 versa sobre el concepto de identidad, es decir, la identidad de las
marcas y la identidad de los productos y servicios.
El capítulo 2 se centra en el concepto esencial de los procedimientos inter
partes: el riesgo de confusión.
La parte A trata de los aspectos generales de dicho concepto. En particular,
hace referencia a la jurisprudencia aplicable del Tribunal de Justicia y explica el
modo en que se ha de proceder para la apreciación del riesgo de confusión.
La parte B aborda el concepto de similitud de los productos y servicios, y
analiza los diversos factores que deben tenerse en cuenta, a saber, la
naturaleza, el destino, el método de uso, el carácter competidor o
complementario, los canales de distribución, el público de referencia, y la
procedencia habitual de los productos y servicios. La parte B expone también la
forma en que han de aplicarse estos factores a ciertas categorías de productos
y servicios.
La parte C se refiere a la similitud de los signos. Contempla, en particular, los
criterios a aplicar en la comparación desde el punto de vista gráfico, fonético y
conceptual. La parte C desarrolla asimismo de forma específica la cuestión de
los signos que están parcial o totalmente comprendidos en otros signos.
La parte D del capítulo 2 corresponde a la parte final de las resoluciones
dictadas en los asuntos de oposición. Expone cómo debe llevarse a cabo la
apreciación global de todos los factores relevantes para determinar la
existencia del riesgo de confusión. La parte D aborda, en particular, el carácter
distintivo de la marca anterior, la influencia de la especie de los productos y
servicios en la apreciación de la similitud entre los signos y el grado de
sofisticación y de atención del público de referencia.
Directrices de Oposición, Parte 2, Capítulo 1
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Identidad
ÍNDICE
Introducción a la parte 2 ............................................................................... 2
CAPÍTULO 1: IDENTIDAD ART. 8(1)(a), ART. 8(4) RMC.............................. 4
I.
EL CONCEPTO DE IDENTIDAD........................................................ 4
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
II.
La identidad como condición para la aplicación del artículo 8,
apartado 1, letra a) del RMC .......................................................... 4
Identidad de los productos y servicios............................................ 5
Terminología .................................................................................. 5
Determinación del texto de los productos y servicios a considerar 5
2.2.1. Versión lingüística auténtica de la lista de productos y
servicios…………………………. .......................................... 5
2.2.1.1.Marcas comunitarias .......................................................... 5
2.2.1.2. Marcas nacionales anteriores y registros nacionales
anteriores ............................................................................. 6
2.2.2. Alcance pertinente de la lista de productos y servicios ........ 6
Determinación del significado del texto de los productos y servicios a
considerar....................................................................................... 8
2.3.1. Generalidades ...................................................................... 8
2.3.2. El uso de términos idénticos o sinónimos ........................... 9
La marca anterior incluye los productos/servicios de la solicitud de
marca comunitaria .......................................................................... 9
La solicitud de marca comunitaria incluye los productos/servicios de
la marca anterior........................................................................... 10
Una lista incluye los productos/servicios de la otra y la lista más
amplia utiliza todas o parte de las indicaciones del título de una clase
..................................................................................................... 11
Identidad de los signos................................................................. 13
Identidad en sentido estricto......................................................... 13
Marcas denominativas.................................................................. 13
Marcas figurativas ........................................................................ 14
LA IDENTIDAD COMO MOTIVO...................................................... 15
1.
2.
Relación con el artículo 8, apartado 1, letra b) del RMC .............. 15
Estructura de las resoluciones de oposición ................................ 15
Directrices de Oposición, Parte 2, Capítulo 1
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Identidad
CAPÍTULO 1: IDENTIDAD ART. 8(1)(a) RMC
El artículo 8, apartado 1, letra a) del RMC establece que mediando oposición
del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca:
Cuando sea idéntica a la marca anterior y que los productos o los servicios
para los que se solicita la marca sean idénticos a los productos o servicios para
los cuales esté protegida la marca anterior. Esto se denomina doble identidad.
Los criterios para determinar la identidad (de los productos y servicios o de los
signos) son también pertinentes para la aplicación del artículo 8, apartado 1,
letra a) del RMC, a saber, para declarar la identidad de los signos cuando los
productos y servicios son similares, o viceversa.
Por lo demás, con respecto a los productos y servicios, los conceptos y las
definiciones generales que figuran en el presente capítulo son también
pertinentes en el contexto de la similitud de los productos y servicios, que es el
tema del que trata la parte B del capítulo 2.
I.
EL CONCEPTO DE IDENTIDAD
1.
La identidad como condición para la aplicación del artículo 8,
apartado 1, letra a) del RMC
El artículo 8, apartado 1, letra a) del RMC exige la identidad entre los signos así
como la identidad entre los productos y servicios. La identidad entre las marcas
constituye un hecho objetivo que, en principio, puede determinarse
directamente comparando las dos marcas en litigio (y los productos y servicios
protegidos por las mismas) tal como fueron solicitadas o registradas. La forma
en que las marcas son utilizadas es irrelevante.
La protección que confiere el artículo 8, apartado 1, letra a) del RMC a la marca
anterior es absoluta. El texto de esta disposición no condiciona su aplicabilidad
al cumplimiento de ningún otro requisito. En particular, no es necesario
demostrar la existencia de un riesgo de confusión.
Se afirma, en ocasiones, que la confusión es inevitable en tales situaciones
debido a la identidad de los signos y a la identidad de los productos en litigio,
ya que el público no estará en condiciones de distinguir las marcas.
48/1998 GALLUP / GALLUP (EN)
Sin embargo, el artículo 8, apartado 1, letra a) del RMC no se basa en
consideraciones de hecho de esta índole. La doble identidad implica una
presunción de riesgo de confusión irrefutable.
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Identidad
2.
Identidad de los productos y servicios
2.1.
Terminología
Un bien es cualquier clase de artículo susceptible de comercialización.
Ejemplo: La electricidad y el software de ordenador son “bienes”, aunque no
son físicamente tangibles.
La sal y el agua son “bienes”, aunque no fabricados por el hombre.
Los “productos” son artículos individuales vendidos por un determinado
fabricante que tienen las mismas propiedades y presentan el mismo aspecto.
Ejemplo: El Volkswagen Golf y el Opel Astra son bienes idénticos (coches) pero
son productos diferentes.
A veces, en el lenguaje común la palabra “productos” se utiliza para designar
servicios (p. ej. “productos financieros” en lugar de servicios financieros). El
hecho de que, en el lenguaje común, se utilice la palabra “producto” para
describir un término no es relevante a la hora de clasificarlo como un bien o
como un servicio.
La Clasificación de Niza es el instrumento que determina si un artículo es un
“bien” o un “servicio”.
“Servicio” es la realización de actividades para terceros.
Ejemplo: Una reparación es un servicio.
Ser pianista (la actividad de tocar el piano) no constituye un servicio. Dar clases
de piano (servicio prestado al alumno) sí lo es. Dar un concierto de piano es un
servicio prestado por el pianista a los organizadores, y el concierto de piano es
un servicio que los organizadores prestan al público.
Anunciar los propios bienes no es un servicio, pero dirigir una agencia
publicitaria (diseñar campañas publicitarias para terceros) sí lo es.
Por lo tanto, los términos que figuren en la lista de servicios, como, por
ejemplo, “publicidad”, deben referirse (sólo) a la definición de servicios antes
expuesta.
Vender o distribuir los propios productos no es un servicio. El término “servicios
de venta al por menor” se refiere a los servicios que se prestan en torno a la
venta real de productos, como, por ejemplo, ofrecer al cliente la oportunidad de
ver, comparar o probar los productos.
En las resoluciones de la División de Oposición debe evitarse utilizar el término
“productos” como sinónimo de “bienes”.
2.2.
Determinación del texto de los productos y servicios a considerar
2.2.1. Versión lingüística auténtica de la lista de productos y servicios
Como cuestión previa, procede identificar el texto correcto de la lista de
productos y servicios.
2.2.1.1.Marcas comunitarias
Las solicitudes de marca comunitaria han de publicarse en todas las lenguas
oficiales de la Comunidad Europea (artículo 116, apartado 1 del RMC).
Asimismo, todas las inscripciones en el Registro de marcas comunitarias han
de efectuarse en todas esas lenguas (artículo 116, apartado 2 del RMC). Las
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Identidad
solicitudes y las inscripciones en el Registro se publican en el Boletín de
Marcas Comunitarias (regla 85, apartados 1 y 2 del REMC).
Ocasionalmente, pueden existir discrepancias entre:
- la traducción del texto de la lista de productos y servicios de una marca
comunitaria (solicitud o registro) publicada en el Boletín de Marcas
Comunitarias; y
- el texto original tal como fue presentado.
De existir tal discrepancia,
– si la primera lengua de la solicitud no es ninguna de las cinco lenguas de la
Oficina, dará fe el texto redactado en la segunda lengua indicada por el
solicitante (artículo 116, apartado 3 del RMC);
- si la primera lengua es una de las lenguas de la Oficina, dará fe la primera
lengua.
Esto se aplica de forma indiscriminada tanto si la marca comunitaria (o solicitud
de marca comunitaria) constituye el derecho anterior o la solicitud impugnada.
R 203/2001-4 – JET AVIATION/ JET (ES) (06/10/2004),
3091/2000 HOM / XOM (FR).
2.2.1.2.Marcas nacionales anteriores y registros nacionales anteriores
En caso de duda, dará fe la lengua original, y no la traducción a la lengua de
procedimiento de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 115 del RMC y la
regla 17, apartado 2 del REMC.
Por lo que respecta a los registros internacionales en virtud del Arreglo o del
Protocolo de Madrid, dará fe la lengua en la que se haya inscrito el registro
internacional (francés, inglés o español).
2.2.2. Alcance pertinente de la lista de productos y servicios
La comparación de los productos y servicios debe basarse en el texto que
figura en la lista respectiva. El uso real o previsto de los productos y servicios
no contemplados en la lista es irrelevante para el examen.
503/1999 PLENUR (cl. 5) / PLENUM (cl. 5) (EN)
No obstante, cuando se solicite válidamente la prueba del uso de la marca
anterior y la prueba presentada sólo sea suficiente para parte de los productos
de la lista, la marca anterior sólo se considerará registrada para esos productos
(artículo 43, apartado 2 del RMC) y, por lo tanto, el examen se limitará a tales
productos.
Sin embargo, el artículo 43, apartados 2 y 3 del RMC no pretende evaluar el
éxito comercial ni controlar la estrategia económica de una empresa, ni menos
aún reservar la protección de las marcas únicamente a las explotaciones
comerciales cuantitativamente importantes (apartado 42 de la resolución T126/03). No puede entenderse que el concepto de “parte de los productos o
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Identidad
servicios” pueda referirse a todas las formas comerciales de productos o
servicios análogos, sino únicamente a productos o servicios suficientemente
diferenciados para poder constituir categorías o subcategorías coherentes.
(apartado 46 de la resolución T-126/03).
Si una marca ha sido registrada para una categoría de productos o servicios
suficientemente amplia para que puedan distinguirse dentro de ella varias
subcategorías susceptibles de ser consideradas de forma autónoma, la prueba
del uso efectivo de la marca para una parte de esos productos o servicios sólo
implica la protección, en un procedimiento de oposición, de la subcategoría o
subcategorías a las que pertenecen los productos o servicios para los que la
marca ha sido efectivamente utilizada (apartado 45 de la resolución T-126/03).
En cambio, si una marca ha sido registrada para productos o servicios
definidos de forma tan precisa y estricta que no resulta posible establecer
divisiones significativas dentro de la categoría de que se trate, entonces la
prueba del uso efectivo de la marca para dichos productos o servicios cubre
toda esa categoría a los efectos de la oposición.
T-126/03 – ALADIN/ ALADDIN (14/07/2005)
Ejemplo:
Cuando se aporta una prueba del uso efectivo de la marca para un “producto
para pulir metales consistente en algodón impregnado de un pulimento para
metales (algodón mágico)”, que es un “producto para pulir metales”, en el
sentido de la subcategoría de productos a los que se refiere la marca anterior,
el oponente prueba debidamente el uso efectivo de la marca para la
subcategoría “producto para pulir metales”. Esta descripción restringe, tanto
desde el punto de vista de la función de los productos contemplados, a saber,
el pulido, como de su destino, a saber, los metales, la categoría de productos
que abarca, en el sentido del Arreglo de Niza: las “preparaciones para limpiar,
pulir, desengrasar y raspar” dentro de la clase 3 del Arreglo de Niza,
“preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones
para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites
esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos”.
Si el oponente demuestra que la falta de uso obedece a causas justificadas, la
comparación debe limitarse a aquellos productos o servicios a los que atañen
las causas justificadas.
Además, en el caso de la marca anterior, sólo son pertinentes los productos y
servicios en los que se basa válidamente la oposición. En consecuencia, no se
tomarán en consideración los productos o servicios que:
− no puedan tenerse en cuenta por razones de admisibilidad,
− no hayan sido debidamente acreditados (p. ej. sólo se ha presentado
una traducción parcial de la lista de productos o servicios), o
− sobre los que (ya) no se base la oposición.
Del mismo modo, sólo se tendrán en cuenta aquellos productos y servicios de
la solicitud impugnada contra los que se dirige la oposición. Por lo tanto, las
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Identidad
limitaciones efectuadas en el curso del procedimiento bien de la lista de
productos y servicios de la solicitud, bien del alcance de la oposición, o de
ambos, reducirán los productos y servicios a comparar.
Por lo demás, puede ser necesario llevar a cabo una interpretación gramatical
del texto de la lista a fin de determinar el alcance de los productos y servicios
de las dos listas. Lo anterior resulta especialmente cierto cuando se emplean
términos como “en particular”, “a saber”, u otro equivalente con la finalidad de
demostrar la relación de un producto individual con una categoría más amplia.
La expresión “en particular” (o “por ejemplo”, “tales como” u otra equivalente)
indica que los productos específicos no son más que ejemplos de artículos
incluidos en esa categoría, y que la protección no se circunscribe sólo a ellos.
En cambio, el término “a saber” (o “exclusivamente” u otro equivalente) es
excluyente y restringe el alcance del registro a los productos enumerados
específicamente en la lista.
Por ejemplo, en el caso de productos químicos destinados a la industria, a
saber bases para plásticos sólo las bases para plásticos tienen que
compararse con los productos de la otra marca.
546/1999 SYS (cl. 1) / SYSTOL (cl.1) (EN).
2.3.
Determinación del significado del texto de los productos y servicios a
considerar
2.3.1. Generalidades
Una vez identificado el texto de los productos y servicios que deben
considerarse, procede determinar su significado.
En ciertos casos, el significado exacto se deduce de forma inmediata de las
listas de productos y servicios de las marcas, en las que con frecuencia se
aporta una descripción más o menos detallada de los productos y servicios. Por
ejemplo, el texto cinturones (que sean prendas de vestir) excluye por definición
los cinturones de seguridad y los cinturones industriales.
97/1999 MOTOR JEANS (cl.25) / MOTO (cl.25) (EN), confirmada por las SdR
R0260/1999-3 (13/04/2000)
En caso de duda sobre el significado exacto de los términos empleados en la
lista, habrán de interpretarse a la luz de la Clasificación de Niza y también
desde una perspectiva comercial.
10/1999 M(cl.39) / M (cl.20, 22, 25) (EN),
964/1999 THE GRAY LINE (cl.39) / GREYLINE (cl.18, 25, 28) (EN), confirmada
por las SdR R0072/2000-1 (26/07/2001)
En caso de que el significado de los términos en los contextos semántico y/o
comercial y el atribuido en la Clasificación de Niza difiera, prevalecerá el que
figura en la Clasificación de Niza. Los vestidos, por ejemplo, pueden
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Identidad
interpretarse o no en el sentido de que incluyen el calzado. La División de
Oposición, en su práctica constante, las Salas de Recurso, en sus
resoluciones, y el Tribunal de Primera Instancia, en su jurisprudencia, sostienen
que el calzado no está comprendido en los vestidos, por el motivo esencial de
que el calzado figura como artículo independiente en la misma clase 25.
3175/2000, UNDERGROUND, Underground Shoes (fig.) / London Underground
(fig) (EN).
1087/2001,
/
, confirmada en este punto por las SdR R
634/2001-1 de 11.2.2002 y TPI T-115/02.
2.3.2. El uso de términos idénticos o sinónimos
La identidad entre los productos o servicios en conflicto debe determinarse a
partir del texto de las partes pertinentes de las listas de productos y servicios
de las dos marcas que se han identificado con arreglo a los principios
establecidos supra. La identidad es obvia cuando los productos o servicios
objeto de comparación figuran en ambas listas utilizando exactamente los
mismos términos.
35/1998 SIENA / LA SIRENA (FR).
Cuando este no sea el caso, los términos de las listas respectivas habrán de
interpretarse a fin de demostrar que, de hecho, son sinónimos, es decir, que
tienen el mismo significado. La interpretación debe hacerse desde una
perspectiva comercial.
Ejemplos:
Interpretación de los productos o servicios
Bicycle es un sinónimo de cycle.
1548/2001 DRIVE (fig) / I-DRIVE (EN)
Interpretación de otros términos utilizados en la lista
El significado de las palabras “articles” y “requisites” es idéntico. Por lo tanto,
los productos smokers’ requisites de la clase 34 y smokers’ articles, también
pertenecientes a la clase 34, son idénticos.
1109/2001 EXPRESS / STATE EXPRESS (EN)
En caso de duda, la conclusión deberá ser contraria a la identidad.
2.4.
La marca anterior incluye los productos/servicios de la solicitud de marca
comunitaria
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Identidad
En caso de que la lista de productos y servicios del derecho anterior contenga
un término genérico que abarque todos los productos o servicios de la solicitud
impugnada, habrá identidad entre los productos y servicios.
Los automóviles y sus partes y piezas respectivas (solicitud de marca
comunitaria) se consideraron incluidos en vehículos de motor terrestres y sus
partes y piezas respectivas (derecho anterior) y, en consecuencia, fueron
considerados idénticos.
R 969/2000-1 S-TYPE / S-CLASS (EN)
El término pasta (de la lista de productos y servicios del solicitante) designa
cualquiera de los diversos preparados comestibles de formas variadas que se
fabrican con una masa a base de harina y agua, como el spaghetti, y por
consiguiente pertenece a la categoría general de preparados a base de
cereales (protegidos por las marcas del oponente). En consecuencia, los
productos en conflicto fueron considerados idénticos.
1769/2001 MEGABITE/MEGABITE (fig) (EN)
2.5.
La solicitud de marca comunitaria incluye los productos/servicios de la
marca anterior
En caso de que uno o más productos/servicios expresamente designados en la
marca anterior estén comprendidos en un término genérico empleado en la
solicitud de marca comunitaria, los productos/servicios deben considerarse
idénticos, a menos que:
- el solicitante limite la lista, o
- la Oficina pueda “dividir” la lista.
Si el solicitante no especifica/limita la lista de productos y servicios, o lo hace
en una medida insuficiente, la Oficina tratará el término amplio contenido en la
solicitud como una sola unidad y lo rechazará en su conjunto.
Ejemplo:
La solicitud de marca comunitaria se presenta para prendas de vestir, y la
marca anterior está protegida para tejanos.
R 0260/1999-3 MOTO / MOTOR (fig) (EN)
Una categoría ampliamente definida puede consistir en un número indefinido
de productos/servicios que pueden resultar prácticamente imposibles de
identificar, y, en este caso, la Oficina tampoco puede “dividir” la lista.
Así pues, mientras que el solicitante de la marca comunitaria no limite la lista, la
División de Oposición deberá considerar siempre idénticos los
productos/servicios.
Directrices de Oposición, Parte 2, Capítulo 1
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Identidad
Por lo tanto, la práctica a seguir es considerar idénticos los productos
respectivos porque el producto específico (X) está incluido en la categoría
general (X+).
1123/1999 SETTIMA / CERTINA (EN),
1271/2000 NP / NATIONAL POWER (EN),
Sólo habrá que proceder a un examen más amplio cuando algunos de los
productos/servicios específicos incluidos en la categoría general, p. ej. un
artículo del título de una clase, figuren también de forma independiente en la
lista de la solicitud de marca comunitaria. En dichos casos, el resultado de cada
comparación individual no depende de la conclusión a la que se llegue respecto
a la categoría general y podrá denegarse la identidad cuando algunos de los
productos mencionados de forma independiente en la lista de la solicitud de
marca comunitaria no sean idénticos a los productos de la marca anterior.
Ejemplo:
La solicitud de marca comunitaria designa vehículos (categoría general) así
como autobuses, aeronaves, trenes (incluidos en vehículos), por ejemplo, del
siguiente modo: “vehículos, autobuses, aeronaves, trenes”. Cuando, por
ejemplo, la marca anterior esté protegida para autobuses, la identidad se
declarará con respecto a vehículos y autobuses pero no para aeronaves o
trenes.
Se plantea la cuestión de cómo llevar a cabo la comparación de los
productos/servicios cuando la lista de la solicitud de marca comunitaria consiste
en una categoría general a la que no se añaden productos o servicios
independientemente de la categoría general, sino sólo como ilustraciones de
ésta. Para tratar esta situación, el ejemplo antes mencionado puede
modificarse, de modo que la lista de la solicitud de marca comunitaria rece:
vehículos, en particular autobuses, aeronaves, trenes. La marca anterior, como
en el ejemplo precedente, está protegida para autobuses.
La práctica de la División de Oposición a este respecto es la siguiente: Todos
los productos especificados (autobuses, aeronaves, trenes) están incluidos en
la categoría general (vehículos). Si la solicitud se deniega para la categoría
general, se denegará también para el resto de los productos especificados
(autobuses, aeronaves y trenes). El solicitante de la marca comunitaria puede
evitar este resultado suprimiendo la categoría general “vehículos”, la expresión
“en particular”, y la categoría específica “autobuses”.
2.6.
Una lista incluye los productos/servicios de la otra y la lista más amplia
utiliza todas o parte de las indicaciones del título de una clase
Se aplican las mismas reglas cuando el texto de la lista está constituido por el
título de una clase de la Clasificación de Niza o por una o varias indicaciones
del título de una clase. La Oficina no pone objeciones a que se utilicen los
títulos de las clases o una o varias de sus indicaciones generales por ser
demasiado vagas o indefinidas, en contra de la práctica seguida por ciertas
oficinas nacionales de la Unión Europea y de terceros países con respecto a
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Identidad
algunas de las indicaciones generales del título de una clase o al título de la
clase en su conjunto.
La Oficina interpreta el alcance del título de la clase o de una parte del mismo
en las listas de productos y servicios de las marcas comunitarias tal como se
expone a continuación:
Las 34 clases de productos y las 11 clases de servicios abarcan todos los
productos y servicios. Como consecuencia de lo anterior, el uso de todas las
indicaciones generales mencionadas en el título de una clase concreta
constituye una reivindicación de todos los productos o servicios comprendidos
en dicha clase.
Del mismo modo, el uso de una indicación general contenida en el título
de una clase abarcará todos los productos o servicios individuales
comprendidos en dicha indicación general y debidamente clasificados en la
misma clase. Por ejemplo, el uso de la indicación general “productos
farmacéuticos y veterinarios” de la clase 5 abarcará todos los productos
farmacéuticos al margen de su composición o indicación.
Además, cuando no sea obvio en cuál de las diversas indicaciones
generales están comprendidos determinados productos o servicios, existe un
razonamiento basado en la clasificación para clasificarlos correctamente. Por
ejemplo, el “software de ordenador” está clasificado en la clase 9 debido a la
existencia de la indicación general “equipo para el tratamiento de la información
y ordenadores” en dicha clase, porque el software de ordenador se considera
directamente relacionado con el aparato o equipo correspondiente. En
consecuencia, cuando una lista contiene la indicación general “equipo para el
tratamiento de la información y ordenadores”, se considerará que abarca
igualmente el software de ordenador. En cambio, cuando una lista enumere
indicaciones generales de la clase 9 pero no “equipo para el tratamiento de la
información y ordenadores”, el software de ordenador no se considerará
comprendido en dicha lista de productos y servicios.
La regla según la cual el uso del título de una clase concreta significa que están
incluidos todos los productos/servicios pertenecientes a dicha clase tiene la
consecuencia de que cuando la marca anterior reivindica el título de una clase
y la solicitud de marca comunitaria posterior designe productos o servicios
correctamente clasificados en la misma clase, los productos o servicios son
idénticos a los de la marca anterior.
En la situación contraria (la marca anterior reivindica un término específico
perteneciente a dicha clase y la solicitud posterior reivindica el título de la clase
en cuestión), existe identidad con respecto al término específico y se aplica lo
dispuesto en el apartado 2.5 supra (rechazo del término en su conjunto, a
menos que se haya limitado la lista).
En caso de que la lista no incluya todas las indicaciones generales de un título
de clase concreto, sino tan sólo una o algunas de ellas, se declarará la
identidad únicamente cuando el artículo concreto esté comprendido en la
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Identidad
indicación general. Por ejemplo, cuando la marca posterior designe “software
de ordenador”, y la marca anterior esté protegida para ”equipo para el
tratamiento de la información y ordenadores”, o cuando la marca anterior esté
protegida para “productos farmacéuticos” y la marca posterior designe un
medicamento específico, los productos serán idénticos.
3.
Identidad de los signos
3.1.
Identidad en sentido estricto
El concepto de identidad se interpreta en sentido estricto en lo referente a los
signos.
Este enfoque ha sido confirmado por la Tercera Sala de Recurso en su
resolución R-1/2000-3 de 19/06/2002 Arthur et Felicie. La Sala adujo que el
concepto de identidad debe definirse en función del objetivo perseguido por lo
dispuesto en el artículo 8, apartado 1, letra a) del RMC, teniendo en cuenta la
naturaleza y los efectos de los derechos conferidos por la marca comunitaria.
La Sala declaró que la protección conferida por el artículo 8, apartado 1, letra a)
del RMC es absoluta dado que no depende de la existencia de un riesgo de
confusión ni requiere la consideración de los elementos dominantes del signo.
A la luz de esta protección automática y absoluta, la Sala concluye que el
concepto de “identidad” debe interpretarse en sentido estricto con el fin de no
contradecir la diferencia introducida por el Reglamento entre el motivo previsto
en el artículo 8, apartado 1, letra a) y el contemplado en el artículo 8, apartado
1, letra b) del RMC.
No se desprenden otras consideraciones de la sentencia del TJCE dictada en
el asunto C-291/00 “Arthur et Felicie”, que, en su apartado 53, reza como sigue:
“puesto que la percepción de una identidad entre el signo y la marca no es el
resultado de una comparación de todas las características de los elementos
comparados, algunas diferencias insignificantes entre el signo y la marca
pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor medio” y en el
apartado 54: “que el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva debe
interpretarse en el sentido de que un signo es idéntico a la marca cuando
reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que
constituyen la marca o cuando, considerado en su conjunto, contiene
diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de
un consumidor medio.”
Por otro lado, las “diferencias tan insignificantes que pueden pasar
desapercibidas” no deben tomarse en consideración en la apreciación de la
identidad. Lo que pasa desapercibido no puede influir en la declaración de
identidad. No obstante, cuando se aplique este principio, el concepto de
“diferencias insignificantes” debe interpretarse de forma restrictiva para no
difuminar la diferencia que existe entre la identidad y la similitud.
3.2.
Marcas denominativas
Directrices de Oposición, Parte 2, Capítulo 1
Página 13
Identidad
Dos marcas son idénticas si ambas son marcas denominativas y la secuencia
de letras o números coincide exactamente en las dos.
Las marcas denominativas son aquellas que consisten en letras, números y
otros signos representados en la tipografía estándar utilizada por la oficina
respectiva. Esto significa que, en lo que se refiere a estas marcas, no se
reivindica ningún elemento figurativo o apariencia especial. Cuando ambas
marcas están registradas como marcas denominativas, la tipografía utilizada
por la oficina respectiva en el Boletín no es relevante. Las diferencias en el uso
de letras minúsculas o mayúsculas son irrelevantes.
Una diferencia en una única letra basta para declarar que las marcas no son
idénticas.
314/2000
2454/2000
44/1999
1525/1999
3.3.
EN
EN
EN
EN
SEMCO
SAVANNAH
TELIA
NOVALLOY
Semco
savannah
teeli
NOVALOY
Idénticas
Idénticas
No idénticas
No idénticas
Marcas figurativas
Habida cuenta de que la identidad parcial no se admite, cualquier elemento
adicional, por trivial o secundario que sea, basta para concluir que las marcas
no son idénticas; es irrelevante que el elemento adicional sea una palabra, un
dibujo o una combinación de ambos.
En particular, si en una de las marcas
la tipografía utilizada es distintiva, como por ejemplo una tipografía “cursiva”, de
forma que la apariencia global de la marca denominativa pasa a ser la de una
marca figurativa,
se utiliza una tipografía estándar sobre un fondo figurativo (en color)
o una tipografía estándar representada con letras de colores,
y la otra marca es una marca denominativa, no existe identidad.
Ausencia de identidad:
31/1998
EN
92/2001
FR
1270/1999
IT
2455/2000
EN
204/2001
ES
BURGO
EPOCA
SAVANNAH
Directrices de Oposición, Parte 2, Capítulo 1
RENOVA
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Identidad
II.
LA IDENTIDAD COMO MOTIVO
1.
Relación con el artículo 8, apartado 1, letra b) del RMC
En caso de que el artículo 8, apartado 1, letra a) del RMC sea el único motivo
invocado y no pueda declararse la identidad entre los signos y/o los productos,
la oposición se examinará en cuanto al motivo concerniente al riesgo de
confusión previsto en el artículo 8, apartado 1, letra b) del RMC, ya que los
motivos contemplados en el artículo 8, apartado 1 del RMC, se consideran tan
estrechamente relacionados entre sí que la reivindicación de identidad de un
oponente también se interpreta como la reivindicación de riesgo de confusión, y
viceversa.
En cambio, si el artículo 8, apartado 1, letra b) del RMC es el único motivo
invocado y existe doble identidad, la oposición se estimará sobre la base del
motivo del artículo 8, apartado 1, letra a) del RMC, sin entrar a analizar los
factores que influyen en la apreciación global del riesgo de confusión, como
puede ser el uso de la marca anterior.
Así pues, de hecho, el artículo 8, apartado 1, letra a) del RMC, como motivo de
oposición, abarca el artículo 8, apartado 1, letra b) del RMC, y viceversa.
2.
Estructura de las resoluciones de oposición
A los efectos de la estructura de las resoluciones de oposición, lo anterior tiene
las siguientes consecuencias:
- En caso de declararse la doble identidad, la oposición se estimará sobre la
base del motivo contemplado en el artículo 8, apartado 1, letra a) del RMC, sin
necesidad de analizar lo dispuesto en el artículo 8, apartado 1, letra b) del
RMC.
Si no existe doble identidad (es decir, identidad sólo de los signos o sólo de los
productos, o inexistencia total de identidad), la resolución de oposición
comenzará con el análisis del artículo 8, apartado 1, letra b) del RMC. En caso
de estimarse la oposición, el análisis del artículo 8, apartado 1, letra a) del RMC
resulta superfluo. Si se desestima la oposición, el artículo 8, apartado 1, letra a)
del RMC es, lógicamente, el menos aplicable.
Lo anterior es válido independientemente de que el oponente invoque
expresamente como motivo de oposición el artículo 8, apartado 1, letra a) y/o
el artículo 8, apartado 1, letra b) del RMC.
Directrices de Oposición, Parte 2, Capítulo 1
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