Breve análisis sobre la protección del Trade Dress y Diseños

Breve análisis sobre la protección del Trade Dress y Diseños Industriales en
Chile
Durante el último tiempo se ha potenciado en Chile la promoción y protección de la
innovación y el impulso competitivo. Con este objeto, se han realizado importantes
esfuerzos en modernizar y actualizar nuestra normativa relativa a la protección de
los derechos de propiedad industrial.
En este sentido, durante el último año se han realizado modificaciones a la Ley N°
19039 de Propiedad Industrial (en adelante la “Ley”) y a su Reglamento y se ha
abierto a consulta pública el documento de directrices de patentes, elaborado por el
Instituto Nacional de Propiedad Industrial (en adelante “INAPI”), conforme las cuales
se regula en detalle el procedimiento de análisis sustantivo de dichas solicitudes.
Adicionalmente, con fecha 30 de Abril de 2013, se presentó el Proyecto de Ley
Boletín N° 8907-03 (en adelante el “Proyecto de Ley” o el “Proyecto”), el cual busca
modificar de forma íntegra la Ley de Propiedad Industrial y consecuentemente la
forma como se conceden los privilegios industriales en nuestro país.
Sin perjuicio de estos avances, existen ciertas materias que, o bien se encuentran
con una regulación deficiente o derechamente no se encuentran reguladas en Chile.
Lo anterior, abre la puerta a que producto de dichas debilidades o vacíos normativos,
se vulneren derechos de propiedad industrial.
1. Trade Dress
Una de las áreas no reguladas es la protección a la apariencia de los productos,
conocida como “Trade Dress”. En efecto, si bien en Chile es posible obtener
protección por vía de marcas, patentes y derechos de autor, ninguna de estas
normas permite proteger el llamado look and feel de los productos. Así,
características especiales y distintivas de productos y establecimientos que no
pueden ser protegidas en virtud de otros privilegios, no están sujetas a ningún tipo
de protección formal. De esta forma, envases, paquetes, formas de presentación de
productos y staging de tiendas y comercios, entre tantas otras características
distintivas, no se encuentran protegidas por la Ley, aun cuando dichos elementos
sean distintivos de un producto o comercio. A este respecto, en el caso de los
productos, la legislación en materia de propiedad industrial no sólo falla en proteger
su apariencia, sino que también los excluye específicamente de su ámbito de
protección como marcas. En efecto, el artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial,
establece que no podrán registrarse como marcas la forma o el color de los
productos o de los envases. De esta forma, por regla general, cualquier intento de
interpretación a favor de una protección más amplia de la apariencia de los
productos se ve coartada por el contenido de la referida disposición.
Si bien el Proyecto de Ley viene en modificar esta exclusión, incluyendo una
definición más amplia del concepto de marcas, conforme la cual éstas pueden
consistir, además de en palabras y elementos figurativos, en sonidos, olores y
formas tridimensionales, como los envoltorios, los envases y la forma del producto o
de su presentación, este Proyecto se encuentra recién en su primer trámite
legislativo, por lo que sin perjuicio del avance que esto podría suponer en materia de
protección de trade dress (sujeto a la interpretación de los órganos competentes),
por el momento esta norma no tiene ningún tipo de vigencia, aplicándose la
regulación actual de opuesto contenido.
Esta falta de certeza en la adopción de medidas protectoras del trade dress se refleja
también a nivel reactivo, esto es, después de la configuración de una copia de la
apariencia o diseño de un producto o comercio. En efecto, fruto de la inexistencia de
una sede y de un procedimiento formal para hacer frente a casos de copia de la
apariencia de productos y establecimientos, quienes se han visto afectados deben
buscar alternativas de argumentación frente a la copia, las que no son suficientes ni
idóneas para lograr el objetivo deseado.
Las principales acciones tangenciales que se han intentado en materia de trade
dress, a las cual haremos referencia en más detalle a continuación, son la
interposición de una querella por infracción marcaria, una demanda por competencia
desleal y/o una demanda por infracción a la libre competencia. Los resultados de
estas medidas han sido más bien erráticas, toda vez que son muy pocos los casos en
los que se ha obtenido un pronunciamiento favorable en esta materia.
a. Querellas por infracción marcaria. Típicamente estas querellas se interponen en
aquellos casos en donde existen marcas figurativas y/o mixtas, asociadas al producto
copiado, pero son casos en los que la copia va mucho más allá de la marca
propiamente tal, imitándose otros atributos de los productos.
En este orden de cosas, es posible destacar la sentencia del octavo Juzgado de
Garantía de Santiago, de fecha 12 de agosto de 2011, en el que se reconocen
derechos sobre la apariencia de un producto. En este caso, se presentó una demanda
por infracción de marcas por los representantes del ron Flor de Caña por la
comercialización del ron denominado Full de Cuatro.
Si bien de la lectura de las marcas de los licores referidos es posible identificar
diferencias que, en principio permitirían su coexistencia en el mercado, el Tribunal
acogió la tesis de que los acusados actuaron maliciosamente, toda vez que al diseñar
su etiqueta se basaron en la etiqueta del producto “Flor de Caña Gold”, buscando
confundir al público consumidor. Señala la sentencia que “esta semejanza fue
querida y buscada, para ser usada, esto es, maliciosamente, se prueba desde el
encargo de la confección de las etiquetas, frente, contra y collerines, exigiendo que
fuera lo más parecida a la etiqueta de Flor de Caña, teniendo su etiqueta como
modelo, hasta la puesta en venta del ron con la publicidad aparejada, creando la
confusión en el comprador del ron de Flor de Caña”.
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Si bien esta sentencia se constituye como un importante hito en la protección del
trade dress en Chile, no es mérito para subsanar la dificultad basal que existe
producto de la carencia normativa en esta materia.
b. Demanda por competencia desleal. En un segundo orden de cosas, los titulares de
derechos afectados por copia en la apariencia de sus productos han intentado
enfrentar esta situación mediante la interposición de demandas de competencia
desleal. La Ley N° 20.169 establece de manera expresa aquellas causales que dan
origen a hipótesis de competencia desleal. En este sentido, el artículo 3 del referido
cuerpo normativo sindica en términos amplios que “En general, es acto de
competencia desleal toda conducta contraria a la buena fe o a las buenas costumbres
que, por medios ilegítimos, persiga desviar clientela de un agente del mercado.”
Posteriormente, en el artículo 4 de dicha Ley, se establecen ciertas causales
específicas que, conforme al legislador, son consideradas como conductas de
competencia desleal. De las causales referidas, las mencionadas en las letras a) y b)
han sido utilizadas por quienes se han visto afectados por copia a la apariencia de
sus productos para perseguir la responsabilidad de quienes han realizado dicha
imitación. Lo anterior, en tanto la citada Ley señala que se considerarán actos de
competencia desleal “a) Toda conducta que aproveche indebidamente la reputación
ajena, induciendo a confundir los propios bienes, servicios, actividades, signos
distintivos o establecimientos con los de un tercero; b) El uso de signos o la difusión
de hechos o aseveraciones, incorrectos o falsos, que induzcan a error sobre la
naturaleza, proveniencia, componentes, características, precio, modo de producción,
marca, idoneidad para los fines que pretende satisfacer, calidad o cantidad y, en
general, sobre las ventajas realmente proporcionadas por los bienes o servicios
ofrecidos, propios o ajenos.”
De la lectura de los citados preceptos es posible concluir que la Ley es enfática al
sindicar como un acto contrario a la competencia leal aquellos que persiguen
aprovecharse de la reputación de un tercero e inducir a posibles confusiones en los
consumidores, con miras a obtener desviación de clientela. A este respecto, la copia
de la apariencia de los productos y/o servicios, se circunscribe dentro de ambas
hipótesis, toda vez que la intención de quien copia es tanto aprovecharse de la
reputación del dueño de los productos/servicios imitados, como inducir a error al
consumidor al intentar confundirlo respecto a su procedencia.
Sin perjuicio de que la normativa citada permite de manera expresa perseguir actos
de afectaciones al trade dress, los juzgados civiles, quienes son los tribunales
competentes para conocer este tipo de demandas, no han sido proclives a resolver
favorablemente este tipo de pretensiones, elevando el estándar de lo que constituye
un acto de competencia desleal. De esta forma, la falta de una jurisdicción
especializada en la materia influye en que la revisión de estos casos se realice desde
la perspectiva de la competencia desleal y no desde las implicancias de afectaciones
al trade dress. Consecuentemente, aun cuando se reconozca la copia de los
productos, es posible que no se obtenga una sanción por no cumplirse con los
estándares de infracción a la competencia desleal.
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A este respecto, en sentencia de fecha 26 de octubre de 2009, el tercer Juzgado Civil
de Santiago conociendo del caso Clarins S.A. versus Laboratorio S.I.C S, rechazó la
demanda de competencia desleal interpuesta por Clarins S.A. por la comercialización
por parte del demandado de productos (cremas) en envases, cuyos clores, diseños y
apariencia general resultaban prácticamente idénticos a los utilizados por la
demandante. El Tribunal desestimó la demanda considerando que para que se
configure la competencia desleal se requiere de “una conducta contraria a las buena
fe o a las buenas costumbre y por otra parte que la empresa demandada haya
perseguido desviar clientela, lo que supone necesariamente que se trate de
empresas que compitan en el mismo mercado, respecto a productos similares y que
se dirijan al mismo público consumidor”. El Tribunal consideró que en este caso, si
bien las empresas en litigio estaban presentes en el mercado de los cosméticos,
estaban dirigidas a satisfacer necesidades distintas, ya que mientras el demandante
comercializaba productos cosméticos en general de belleza, la demandada vendía
productos destinados al cuidado de la piel de mujeres en etapa pre y post natal. De
esta forma, el Tribunal consideró que los productos de ambas empresas, a pesar de
ser ambos del mercado de las cremas de belleza, estaban dirigidos a consumidores
distintos “por cuanto sus precios son totalmente desiguales”.
El Tribunal específicamente analizó si se ha configurado un aprovechamiento de
imagen y prestigio de la demandante en este caso y consideró que “si bien se puede
apreciar similitudes en cuanto al color de letras y fondo, dichas similitudes no son
suficientes como para inducir a un error o engaño en el público consumidor”
Adicionalmente consideró que “no se trata de productos comparables por lo que no
puede estimarse que se persiga o exista desviación de clientela, ya que ni siquiera se
dirigen al mismo público consumidor (…). A mayor abundamiento la sola existencia
de un producto que se comercialice en envases con algunas características similares
a otro, no necesariamente va a generar una situación de competencia desleal,
puesto que para ello es necesario se produzca una desviación de la clientela del uno
al otro, lo que no ocurre en el presente caso, por que como ya se señaló se trata de
productos dirigidos a satisfacer necesidades distintas y a consumidores diferentes”
Por su parte, el Juzgado Civil apoyó su decisión en consideraciones marcarias,
señalando que al no poderse registrar como marca la forma o el color de los
productos o de los envases, no podría considerarse como competencia desleal la
similitud del envase o de los colores utilizados. De esta manera, el Tribunal
construye esta argumentación, sin atender a la necesidad de proteger la apariencia
de los productos, enfocándose de forma aislada en causales de irregistrabilidad
marcaria
Así pues, el Tribunal decide rechazar los argumentos de la demandante en base a
consideraciones referidas a la competencia desleal y a registrabilidad de marcas, lo
que demuestra que el análisis no es realizado tomando en consideración la
importancia del resguardo del trade dress sino que otras normativas conforme las
cuales no es posible enfrentar este tipo de conflictos jurídicos.
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Un criterio distinto ha sido acogido por el noveno Juzgado Civil de Santiago, al
conocer de la demanda de competencia desleal presentada por Importadora y
Distribuidora Santiago S.A. contra distribuidora Panamá City Ltda., en el caso de Flor
de Caña versus Full de Cuatro, cuyos hechos han sido descritos precedentemente en
este artículo. En sentencia de fecha 31 de enero de 2012, el Juzgado referido señaló
que “la demandada realizó varios actos destinados a desviar la clientela de la
demandante para capturarla para su producto, pues prácticamente copio la etiqueta
y envase del ron Flor de Caña y ella misma distribuía los 2 productos con el fin que
fueran exhibidos y vendidos en forma conjunta, haciendo más fácil con ello la
confusión de ambos, con lo cual se configura la conducta descrita en la letra a) del
artículo 4 de la Ley…” Si bien, el Tribunal realiza una interpretación favorable del
alcance de la competencia desleal, acoge parcialmente la demanda, toda vez que
considera que no se han acreditado perjuicios por parte del demandante.
Así las cosas, se desprende de las sentencias revisadas, que la falta de regulación en
materia de trade dress incide no sólo en una revisión parcializada de este tipo de
casos, sino que también en la configuración de criterios no uniformes, cuestión que
encarece la posibilidad de obtener pronunciamientos favorables en esta sede.
c. Demanda por infracción a la libre competencia. Quienes han sido afectados por
copia en la apariencia de sus productos han optado también por intentar dar
resguardo al trade dress por medio de la normativa relativa a la libre competencia. El
Decreto Ley N° 211 de 1973 establece el marco regulatorio de la libre competencia
en Chile, estatuyendo en su artículo primero que “La presente ley tiene por objeto
promover y defender la libre competencia en los mercados. Los atentados contra la
libre competencia en las actividades económicas serán corregidos, prohibidos o
reprimidos en la forma y con las sanciones previstas en esta ley”.
Con miras a obtener protección del trade dress por medio de la legislación de libre
competencia, se argumenta que la copia de la imagen global o de elementos
distintivos de un producto con el propósito de asociar la imagen de éstos a otros
productos de origen de un competidor que ha invertido tiempo y recursos en la
creación de presentaciones comerciales nuevas, constituye una forma de apropiación
desleal de ventajas desarrolladas por un competidor. Adicionalmente se ha expuesto
que por medio de este tipo de prácticas se atenta contra la toma de decisiones libres
y consientes por parte del público.
Se apoyan dichos argumentos en lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto Ley N° 211
que señala que se consideran como actos que impiden, restringen o entorpecen la
libre competencia “Las prácticas predatorias, o de competencia desleal, realizadas
con el objeto de alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante”. No
obstante la lectura de la norma admitiría una interpretación favorable de este tipo de
pretensiones, es preciso tener en consideración que el artículo recién citado, puede
ser interpretado de forma restrictiva, entendiendo que en el caso de copia de la
imagen o diseño de un producto sin la intención de alcanzar, mantener o
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incrementar una posición dominante no es posible incurrir en hipótesis de afectación
a la libre competencia.
Actualmente, el encargado de resolver estas disputas conforme la Ley N° 19.911 es
el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, quien, de acuerdo a lo señalado
precedentemente, al no constituirse como un ente especializado en materias de
trade dress, ha supeditado la aceptación de este tipo de pretensiones más bien al
cumplimiento irrestricto de aquellos elementos propios del derecho de libre
competencia, en desmedro de la efectividad del acto de copia. Grafica lo señalado el
caso de Laboratorio Especialidades Farmacéuticas Knop Ltda. contra Laboratorio
Maver Ltda., fundado en que Laboratorio Maver Ltda. habría cometido actos de
competencia desleal consistentes en actos de confusión y aprovechamiento de
reputación ajena al haber comercializado los productos “jarabe de palto compuesto
con miel”, “jarabe de palto compuesto” y “jarabe de palto infantil”, imitando además
la denominación, forma del envase y la gráfica del rotulado del producto de
Farmacéuticas Knop “paltomiel”. El Tribunal en sentencia 59/2007, de 9 de octubre
de 2007, si bien reconoció un acto contrario a la libre competencia al imitar tanto la
denominación como la forma del envase y la gráfica del rotulado del producto
“paltomiel”, concluyó que dicha conducta no podía ser objeto de sanción dado que la
demandada no gozaba de una posición dominante y los actos ejecutados carecerían
de la aptitud para alcanzarla. Así pues señaló el Tribunal que “de esta manera,
Maver, empresa que no detenta poder en ninguno de los mercados mencionados en
la presente sentencia, habría imitado un producto que goza de gran prestigio,
mediante el simple expediente de emular su denominación, la forma del envase y la
gráfica de su rotulado, lo que a juicio de este Tribunal, no resulta apto para lograr
alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante… Que, en consecuencia,
resulta claro que las conductas de competencia desleal ejecutadas por Maver en
contra de Knop no fueron realizadas por alguien que gozaba de una posición
dominante, ni pueden ser estimadas como aptas para permitir a Maver alcanzar,
mantener o incrementar una posición dominante en ninguno de los escenarios de
mercado relevante posibles, de modo que no puede considerarse que hayan sido
ejecutadas con tal objeto o finalidad”. Posteriormente el 30 de enero de 2008, la
Corte Suprema rechazó el recurso de reclamación deducido por Laboratorio
Especialidades Farmacéuticas Knop Limitada, en contra de la sentencia referida.
De esta forma, se desprende que en sede de libre competencia, lo verdaderamente
relevante no es la afectación al trade dress, sino que la posición en el que se
encuentra quien ha realizado el acto contrario a la libre competencia, de manera que
aun cuando se reconozca el acto de copia si éste no ha sido realizado por quien
ostenta una posición relevante en el mercado, no existirá aparejada una sanción.
Consecuentemente, las posibilidades de obtener pronunciamiento favorable en caso
de imitación de trade dress se complejizan en esta jurisdicción, debiendo cumplir con
requisitos adicionales.
Conforme a todo lo aquí analizado, queda de manifiesto la urgente necesidad de una
regulación del trade dress en nuestro país, toda vez que la falta tanto de una
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regulación específica, como de una sede especializada en esta materias, se traduce
en la desprotección patrimonial de los titulares legítimos de derechos de trade dress
en Chile.
2. Diseño Industrial
Si bien existe una regulación específica en materia de diseños industriales, la
concepción que existe en Chile de estos privilegios no responde a las necesidades de
los creadores de diseños de carácter industrial. En efecto, el tratamiento que se le
otorga a este privilegio es coincidente con la regulación para la concesión de
patentes de invención o modelos de utilidad, lo que se traduce en requisitos elevados
para la obtención del privilegio, tiempos prolongados de tramitación e imposibilidad
de renovación de la protección.
A este respecto, la Ley de Propiedad Industrial establece que para que un diseño
industrial sea registrable éste debe ser nuevo, esto es, debe diferir de manera
significativa de dibujos o diseños industriales conocidos o de combinaciones de éstos.
La Ley establece específicamente que los envases quedarán comprendidos entre los
artículos que pueden protegerse como diseños industriales, siempre que reúnan la
condición de novedad referida.
Consecuentemente, para que un diseño sea protegido, será necesario acreditar a la
Oficina de Patentes que éste cumple con el requisito de novedad. Para esto, será
necesario que se nombre un experto a cargo de la realización un análisis sustantivo
de la solicitud, conforme al cual se determinará su concesión o rechazo. Este análisis,
por regla general demora en la actualidad un periodo no inferior a 2 años.
Como es posible advertir, el hecho de que la regulación de diseños industriales se
circunscriba a la normativa de patentes o modelos de utilidad, se traduce en un
complejo escenario para los titulares, toda vez que el tiempo de tramitación, muchas
veces supera enormemente el tiempo real de vigencia de un determinado diseño, lo
que en muchos casos conlleva a que el diseño quede obsoleto o sea superado por
una nueva versión del mismo, antes de su concesión.
Por su parte, en el caso de aquellos diseños que se han orientado al posicionamiento
de un producto, por ejemplo, la forma particular de una botella o de un producto de
limpieza, se enfrentan al enorme problema de que el diseño (producto) no pueda ser
renovado, de manera que una vez que su protección legal como diseño prescribe,
esto es luego de 10 años contados desde la fecha de la presentación de la solicitud,
el diseño pasa a ser de dominio público y puede ser utilizado por cualquier tercero e
incluso un directo competidor, lo que abre la puerta a nuevas copias, ahora dentro
del marco jurídico permitido.
Teniendo en consideración algunas de las dificultades que se generan en torno a la
regulación actual de diseños industriales, a través del Proyecto de Ley que
actualmente de discute en el Congreso, se busca modificar de manera sustantiva la
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protección y tramitación de este tipo de privilegios. En efecto, este Proyecto
incorpora una tramitación más expedita de las solicitudes de diseño industrial,
conforme al cual, para conceder el privilegio, se realiza sólo una revisión del
cumplimiento de los requisitos formales de la solicitud, transformándose el análisis
sustantivo en una etapa eventual y posterior del procedimiento, lo que permite
subsanar aquellas dificultades provenientes de la extensa duración de la tramitación
de la solicitud.
En este sentido, luego de la presentación de la solicitud, se realizará un examen
preliminar para verificar el cumplimiento de los requisitos de forma. En caso de que
éstos sean cumplidos o, una vez subsanados las omisiones o errores, en conformidad
a la Ley, el diseño será concedido a registro. Una vez concedida la solicitud se
procederá a publicar un extracto en el Diario Oficial. Dentro de los 60 días contados
a partir de dicha publicación, cualquier interesado podrá solicitar se realice un
examen de fondo del diseño industrial, con el objeto de verificar si éste cumple con
los requisitos sustantivos (novedad y carácter singular) exigidos para su concesión.
En caso de rechazarse el registro de diseño en el examen de fondo, se declarará de
oficio la nulidad del registro.
Finalmente, el Proyecto de Ley incorpora la posibilidad del titular de solicitar la
renovación del plazo de protección del diseño por un periodo de cinco años
adicionales al originalmente concedido, cuestión que es particularmente favorable en
los casos de diseños orientados al posicionamiento de productos, ya que permite
mantener la exclusividad en su comercialización por un término adicional.
Finalmente, es importante hacer presente que el Proyecto también incorpora la
posibilidad de solicitar marcas tridimensionales, lo cual en caso de ser incluido en el
texto final de la nueva Ley, representará otra imporatante alternativa de protección a
la forma de los productos.
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