– IP – 2009 RESUMEN DEL PROCESO 79

RESUMEN DEL PROCESO 79 – IP – 2009
Se trata de una interpretación prejudicial efectuada por el TJCAN, a solicitud de la sala plena
de la anterior C.S.J. de Bolivia sobre los arts. 134 y 136 a) de la Decisión 486 CAN, así como la
interpretación, de oficio, de los arts. 122 y 123 estatuto TJCAN y 150 de la misma Decisión.
ASUNTO DE FONDO: registrabilidad o irregistrabilidad de marcas.
PARTES:
DEMANDANTE: Fabrica de mermeladas y caramelos WATT´S CASAL LTDA. (boligum)
DEMANDADO: SENAPI
3ERO INTERESADO: NESTLE S.A. (bolibomba)
ANTECEDENTES:
El 2006 NESTLE pide al SENAPI el registro de la marca bolibomba. Se publica la solicitud en la
Gaceta.
El mismo año, WATTS presenta oposición a causa de tener el registro de su marca boligum.
El año 2007 el SENAPI dicta R.A. por la que deniega el registro, así como declara sin efecto la
oposición planteada. NESTLE interpone recurso de revocatoria.
SENAPI modifica su R.A. inicial y concede el registro de la marca, a favor de NESTLE, dejando
sin efecto la oposición de WATTS.
WATTS se opone al registro concedido x SENAPI a Nestlé, por su marca bolibomba. SENAPI
dicta R.A. dejando sin efecto la oposición y manteniendo el registro de bolibomba a favor de
NESTLE. WATTS recurre… hasta interponer un recurso jerárquico ante SENAPI, que es
descartado, por tanto, no se resuelve el jerárquico.
WTTS interpone un contencioso administrativo ante la ex C.S.J. pero contra SENAPI, pidiendo
se deje sin efecto la última R.A. que deja sin efecto el jerárquico.
ARGUMENTOS:
Por WATTS:
-
Similitud ortográfica de marcas.
Misma clasificación (30) en Niza.
Mismo público consumidor y mismos lugares de venta.
Grado de conexión competitiva entre ambos productos.
Poder distintitvo de boligum se perdería frente a bolibomba.
Prioridad en el registro.
Incoherencia entre las R.A. sobre Uso común vs. Derecho de flia de marcas.
BOLI no es una partícula de uso común.
Por SENAPI:
-
BOLI es una palabra captada por el público consumidor, por tanto, se puede registrar.
Boli = bolitas y bomba son de uso común.
No hay similitud fonética cuando se quita el sufijo bomba… ¿?
No hay riesgo de confusión.
Son distinguibles.
Por NESTLE:
-
No contestó.
Por la C.S.J.:
-
Competencia para resolver.
Interposición de interpretación prejudicial obligatoria x ser de última instancia.
Arts. 134 y 136 Decisión 486 CAN.
Por el TJCAN:
-
Interpretación de los artículos mencionados + 122 y 123 Estatuto TJCAN y 150 misma
Decisión.
Estatuto TJCAN:
Art. 122 = consulta facultativa.
Art. 123 = consulta obligatoria.
DECISIÓN 486:
DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS
“Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para
distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos
susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de
aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.
(…)
Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio
afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o
registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o
servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión
o de asociación”;
DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO
“Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado
oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.
En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará
sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.
(...)
-
Partes del fallo:
1. INTERP. PREJUDICIAL: FACULTATIVA Y OBLIGATORIA.
Su fin es, primordialmente, asegurar la aplicación del derecho comunitario de manera uniforme
entre los países miembros CAN.
No se atenta contra la imparcialidad de los jueces nacionales pues, al hacer la consulta, actúan
como jueces comunitarios. Suspende el proceso principal y, en este caso, sí se debía haber
realizado, entonces, OK.
2. CONCEPTO DE MARCA Y SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS.
Marca es un bien inmaterial que distingue productos y/o servicios en el mercado.
Debe ser susceptible de representación gráfica = logotipo (palabras) e isotipo
(signos), imágenes, figuras, símbolos.
Clases: denominativas, gráficas o figurativas y MIXTAS (casi todas). Además, la Decisión 486
añade olores, colores, forma de productos, envases, envolturas.
Elementos necesarios:
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Perceptibilidad: una representación material identificable x medios sensoriales =
penetrar en la mente de los consumidores.
Representación gráfica y distintividad. Es distintivo el signo cuando x sí mismo
diferencia un producto o servicio sin confusión.
3. CLASES DE SIGNOS: COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS.
En este caso se trata de marcas denominativas: nominales, verbales que utilizan letras,
números y pueden o no tener un significado conceptual. Se subdividen en: sugestivas =
connotación conceptual que hace referencia a características del producto o servicio y
arbitrarias = que no relacionan el significado de la palabra y las cualidades del producto a
identificar.
Para hacer el examen de los signos, competencia del administrador (SENAPI) o juez nacional,
deben aplicar los criterios vertidos por la doctrina, como ser Fernandez Novoa:
“(...) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los
elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces
parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y
letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos
elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que
ofrezcan atenuada función diferenciadora.”
“(...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las
mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.”
“(...) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas
comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la
sonoridad de una denominación.”
“(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más
característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y
profundidad penetra en la mente del consumidor y - 9 determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los
consumidores.”
El TJCAN ha sostenido que, cuando se hace el registro de marcas denominativas, hay que
fijarse entre la marca a registrarse y otras ya registradas en cuanto a sufijos, prefijos, número
de vocales, etc., para que no haya confusión, siempre en el entendido que los productos a
cubrir sean los mismos, pero tomando en cuenta que el examen marcario es en CONJUNTO
y no fraccionado.
4. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA: IDENTIDAD Y
SEMEJANZA.
El titular de una marca ostenta un derecho de exclusividad y oposición frente a terceros que
hagan un uso indebido.
Confusión absoluta cuando las marcas sean idénticas e individualicen unos mismos productos
o servicios.
Cuando se trata de simple similitud el esfuerzo es mayor.
La jurisprudencia ha acordado tipos de similitud:
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-
-
ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse,
en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de
sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que
la confusión sea más palpable u obvia.
fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La
determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la
sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben
tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si
existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del
contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos
representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al
consumidor distinguir una de otra.
5. RIESGO DE CONFUSIÓN. DIRECTA, INDIRECTA Y/O ASOCIACIÓN.
Por el solo hecho del riesgo de confusión ya es irregistrable porque precautela al consumidor a
que no caiga en confusión.
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Confusión directa = adquirir o consumir pensando en otros productos o servicios.
Confusión indirecta = el consumidor atribuye a 2 productos o servicios un origen
empresarial común.
Riesgo de asociación = cuando el consumidor no confunde el producto ni origen
empresarial pero relaciona el producto y otra empresa como si tuvieran vinculación
econ. Con la sola posibilidad, los empresarios se beneficiarían de ventajas de productos
ajenos.
Visual = aspectos ortográficos, gráficos y de forma.
Auditiva = percepción sonora de la denominación.
Ideológica = relación entre contenido o significado de la marca, es decir, importa la
comprensión.
6. Reglas para realizar el cotejo marcario
Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas (esta es
la regla más usual e importante). Se basa en la impresión del consumidor para ver si se
confunde o no. Se usa para no acudir a la fragmentación de la marca.
Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.
Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las
marcas.
Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener
en cuenta la naturaleza de los productos. El consumidor analiza cada marca x separado y no
haciendo comparación en su mente sobre 2 marcas.
7. Los signos evocativos
Son aquellos que la mente relaciona a un concepto, es decir, un objeto a un concepto x sus
características.
El TJCAN ha señalado: las marcas evocativas o sugestivas son diferentes de las descriptivas,
porque la 1era no guarda relación directa con el producto o servicio, sin embargo, cumple la
función distintiva de la marca y es registrable.
No existe un límite entre uno y otro, por lo que será la autoridad nacional la que establezca o
aclare el mismo.
Las marcas evocativas son marcas DÉBILES, por lo que su titular debe aceptar el hecho de
que otras marcas tengan los mismos sub fijos, pero sí son registrables, a diferencia de aquellas
de uso general.
INTERESANTE: mientras más evocativo es el signo, más débil la marca.
En consecuencia, el Juez Consultante deberá determinar el grado de proximidad entre el
signo “BOLIBOMBA” y los productos que ampara, para determinar de esta forma su
capacidad distintiva y su fuerza para impedir el registro con marcas semejantes.
8. Partículas o palabras de uso común, la marca débil
Al usar prefijos, sufijos o raíces de uso común, una persona no puede adueñarse de los
mismos. En este caso, se buscará la distintividad en los elementos diferentes que integran el
signo, pues los otros son marcadamente débiles.
Al ser vocablos usuales, el titular marcario no puede impedir al público su uso generalizado.
Entonces, para el TJCAN es de uso común el prefijo BOLI.
9. La familia de marcas. La marca derivada
Son aquellas que, en base a una marca titular, también pueden ser registradas en base al
mismo producto o servicio con denominaciones un tanto diferentes o con pequeñas variaciones
no sustanciales y representan el derecho del titular marcario a registrarlas también.
10. Examen de registrabilidad; Debida motivación.
Es obligatorio para la autoridad administrativa nacional hacer el examen de registrabilidad sin
importar que se haya hecho oposición o no, pues es una de sus funciones.
Ahora, la existencia de las oposiciones compromete más al funcionario al examen de fondo,
pero la inexistencia de las mismas no lo libera de su obligación.
El examen de registrabilidad, además, DEBE SER MOTIVADO para ser válido.
CONCLUSIÓN:
1.La consulta de interpretación prejudicial es obligatoria para los Tribunales Nacionales de
última instancia que deban conocer sobre la aplicación de algunas de las normas que
conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina y, deberán suspender el
procedimiento mientras el Tribunal Comunitario precise el contenido y alcance de las normas
interpretadas. Por lo tanto, en el presente caso la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia
de la República de Bolivia se encontraba obligada a solicitar la interpretación prejudicial
respectiva ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
2. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el
mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con
lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en
ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la
mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera
de los sentidos.
3. Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones
acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o
conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no
tener significado conceptual.
Al comparar marcas denominativas debe realizarse una visión de conjunto, considerando la
totalidad de los elementos integrantes y teniendo en cuenta, en el juicio comparativo, la
totalidad de las sílabas y letras que conforman los vocablos de las marcas en pugna.
4. No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida
Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una
marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos
o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el
público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el
signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es
suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de
irregistrabilidad.
5. El riesgo de confusión y/o de asociación deberá ser analizado por la Autoridad Nacional
Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de
signos.
6. El signo evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por lo tanto, es registrable. Sin
embargo, entre más sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se
pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en
consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se
asemejen al signo evocativo marcadamente débil.
El Juez Consultante deberá determinar el grado de proximidad entre el signo BOLIBOMBA y
los productos que ampara, para determinar de esta forma su capacidad distintiva y su fuerza
para impedir el registro de marcas semejantes.
7. Los signos pueden estar conformados por partículas o palabras de uso general o común. En
este caso, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la
condición de signo de fantasía del conjunto marcario, es decir, la presencia de aquéllos no
impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de
otros elementos que lo doten de fuerza distintiva suficiente. Y puesto que el vocablo de uso
común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que lo posea no podrá impedir su
inclusión en otro signo, ni fundamentar en esa única circunstancia el riesgo de confusión entre
las denominaciones en conflicto.
En el caso de denominaciones conformadas por partículas o palabras de uso común, la
distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichos términos son
marcariamente débiles.
8. En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas
que posean un rasgo distintivo común que, por lo general, figura al inicio de la denominación y
que será el elemento dominante. Este elemento dominante hará que las marcas que lo incluyan
produzcan una impresión general común, en el sentido de que inducirá a los consumidores a
asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen
común.
El titular de la marca inscrita podrá solicitar el registro de signos que constituyan derivación de
aquélla, siempre que las nuevas solicitudes comprendan la marca en referencia, con
variaciones no sustanciales, y que los productos que constituyan su objeto correspondan a los
ya amparados por la marca registrada.
9. La Oficina Nacional Competente debe, necesariamente, realizar el examen de registrabilidad
del signo solicitado para registro, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias
establecidas por la Decisión 486. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que
no hayan sido presentadas oposiciones a la solicitud.
10. El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable,
resuelva las oposiciones y determine la concesión o la denegación del registro de un signo,
deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al
peticionario.
LEGISLACIÓN APLICABLE EN BOLIVIA:
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Ley de derechos de autor y su reglamento.
Código de comercio
Decisión 486 CAN de Régimen común de propiedad intelectual de 2000.
Decisión de la CAN No. 351 (Régimen Común sobre Derecho de Autor y D.C.). de
1993.
Decisión de la CAN N° 391 (Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos).
02/07/1996.
ADPIC = Aspectos relativos al derecho de propiedad intelectual en el comercio.
Convención de Berna (Protección de las Obras Literarias y Artísticas) de 1886.
Convenio de París (Protección de la Propiedad Industrial). 28/09/1979.
DECIMA Clasificación de Niza Dic / 2011 pero con vigencia en enero/2012.