Diario LA LEY 22/10/2015

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Las invenciones laborales en la nueva Ley de Patentes
Faustino CAVAS MARTÍNEZ
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Murcia
Diario La Ley, Nº 8623, Sección Tribuna, 13 de Octubre de 2015, Ref. D-369, Editorial LA LEY
LA LEY 5656/2015
I. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DE LA NORMA
En el BOE del pasado día 25 de julio de 2015 apareció publicada la Ley 24/2015, de 24 de julio, de
Patentes (LP 2015), que sustituye a la ley homónima de 1986 ( Ley 11/1986, de 20 de marzo, de
Patentes). No obstante, la norma contempla una vacatio legis inusualmente amplia, estando
previsto que entre en vigor el 1 de abril de 2017. La amplitud de este plazo responde a la ineludible
necesidad de aprobar durante el mismo un Reglamento de ejecución de la nueva ley, en aplicación
de lo establecido en su disposición final séptima.
Tras su remisión por el Gobierno, el Anteproyecto de Ley de Patentes fue dictaminado por el Pleno
del CES en su sesión ordinaria del día 28 de mayo de 2014, que hizo una valoración global positiva
del nuevo texto, sin perjuicio de las observaciones generales y particulares contenidas en el
dictamen. La norma ha sido debatida, votada y aprobada con competencia legislativa plena en la
Comisión de Industria, Energía y Turismo, tanto en el Congreso de los Diputados (10 de junio de
2015) como en el Senado (13 de julio de 2015).
La anterior Ley de Patentes fue incorporada al ordenamiento jurídico español en el contexto de la
adhesión de España a la Comunidad Económica Europea, pero desde entonces se han producido
importantes cambios en el Derecho internacional de patentes, algunos de los cuales se han ido
adoptando por la legislación española a través de reformas parciales. Estos cambios hacían
necesaria, como se afirma en el preámbulo de la LP 2015, «una actualización general de la
normativa» que no podía acometerse mediante «una simple reforma parcial como las realizadas
hasta la fecha». En definitiva, y respondiendo a los objetivos señalados en normas recientes como
la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la
Ciencia, la Tecnología y la Innovación y la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de Apoyo a los
emprendedores y su internacionalización, la nueva norma se plantea la revisión integral de la ley de
1986, en aras de intentar otorgar una mayor eficacia y seguridad jurídica a la legislación sobre
patentes, ofrecer a las empresas españolas un instrumento más flexible y adecuado a sus
necesidades, facilitar la obtención de títulos sólidos para los innovadores españoles, reducir cargas
administrativas y actualizar el derecho de patentes español a la vista de los cambios derivados de la
evolución del derecho internacional.
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La nueva Ley de Patentes consta de dieciséis títulos que contienen 186 artículos (24 más que la LP
1986), diez disposiciones adicionales, seis disposiciones transitorias, una disposición derogatoria,
nueve disposiciones finales y un anexo sobre tasas y exacciones parafiscales. La regulación de las
«invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de servicios» se alberga en el
Título IV (arts. 15 a 21, uno más que en la LP 1986) (1) , sin variaciones sustanciales respecto de la
contenida en la ley precedente en cuanto a la atribución de su titularidad. Las novedades en el
régimen jurídico de las invenciones del trabajo, destacadas en el preámbulo de la norma, se centran
en tres aspectos: 1) Se precisan las condiciones para el ejercicio de los derechos que la ley
reconoce a cada una de las partes en las relación de empleo o de servicios, «buscando un mayor
equilibrio entre el deber de información del empleado y el de respuesta y ejecución del compromiso
asumido, en su caso, por el empresario o empleador»; 2) Se sustituye la presunción iuris et de iure,
que permitía al empresario reclamar directamente la titularidad de las invenciones cuya patente se
solicitara dentro del año siguiente a la extinción de la relación de empleo, por otra, que admite la
prueba en contrario (iuris tantum), de que esas invenciones fueron realizadas durante la vigencia de
la prestación de servicios; 3) En lo que atañe a las invenciones realizadas por el personal
investigador de las Universidades Públicas y de los Entes Públicos de Investigación, se ha pretendido
integrar la Ley de Patentes con las previsiones sobre la materia contenidas en la Ley de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación —que modificó la propia Ley de Patentes en su disposición final
segunda— y con la Ley de Economía Sostenible, si bien el legislador asume que en este ámbito
«inevitablemente existirá una cierta dispersión normativa dada la remisión de la propia Ley de
Patentes a los órganos de gobierno de las Universidades y a la potestad reglamentaria del Gobierno
o de las Comunidades Autónomas».
A los anteriores cambios se adicionan otras modificaciones recogidas más adelante, en el Capítulo IV
del Título XII de la Ley (arts. 133 a 136), que se ocupa de la conciliación en materia de invenciones
de empleados y del arbitraje y la mediación como mecanismos para la solución extrajudicial de
controversias. Se revisan a tal efecto las normas de la LP 1986 referidas a la conciliación en caso de
litigio, de manera que, a partir de la entrada en vigor de la LP 2015, la conciliación ante la Oficina
Española de Patentes y Marcas (en adelante OEPM) (2) deja de ser un trámite obligatorio y previo a
la interposición de acciones judiciales para convertirse en voluntaria; se revisa la composición de la
comisión encargada de realizar la conciliación, cuya paridad quedaba en entredicho cuando el
empleado, al plantear la reclamación, había dejado de pertenecer a la plantilla de la empresa; y, por
último, se regula de forma más completa la propuesta de acuerdo y los efectos de la certificación
del mismo por la dirección de la OEPM si hubiera conformidad, cuya ejecución se llevará a cabo de
conformidad a lo establecido en la LEC para la ejecución de sentencias y convenios judicialmente
aprobados. En todo caso, este tipo de conciliación se mantiene como una opción más, que se suma
a las ya existentes de mediación y arbitraje reconocidas en el art. 136 de la Ley y en cuya aplicación
se prevé la futura participación de la OEPM, al incluirse entre sus fines y funciones los de posible
institución mediadora y arbitral de acuerdo con la disposición final segunda.
II. CONCEPTO, TIPOLOGÍA Y TITULARIDAD DE LAS INVENCIONES LABORALES
No se observan novedades significativas en los preceptos que la LP 2015 dedica a delimitar lo que
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se entiende por invención patentable. De conformidad con lo previsto en su art. 4, pueden ser
objeto de patente «en todos los campos de la tecnología, las invenciones que sean nuevas,
impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial». Dos son, así pues, los
requisitos que la ley exige para que la invención haya de seguir este régimen legal: en primer lugar,
que sea «invención nueva», lo cual sucede «cuando no está comprendida en el estado de la
técnica» (art. 6.1 LP 1986 y LP 2015); que impliquen «actividad inventiva», lo que ocurre si
«aquella no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la
materia» ( art. 8.1 LP 1986, LP 2015); y, adicionalmente, que sea susceptible de aplicación
industrial, lo cual ocurre «cuando su objeto puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de
industria, incluida la agrícola» (art. 9 LP 1986 y LP 2015). Por lo demás, ambas leyes se ciñen a las
«invenciones susceptibles de aplicación industrial», una de cuyas manifestaciones es la «invención
laboral» (3) , que puede revestir a su vez diversas modalidades, con su régimen jurídico
parcialmente distinto.
Un problema singular en la delimitación entre el derecho de la propiedad intelectual (regulado por el
RDLeg. 1/1996) y el de propiedad industrial (regulado por la Ley de Patentes) lo constituyen los
programas de ordenador (software). La solución en el plano normativo es aparentemente clara:
mientras el art. 4.4 c) LP 2015 nos dice, copiando el texto de 1986, que no se considerarán
patentables los programas de ordenador, el art. 10.1 i) del Texto Refundido de la Ley de Propiedad
los incluye en su ámbito de aplicación y les dedica un Título completo, el VII del Libro I (arts. 95 a
104).
Sin embargo, la práctica judicial nos muestra casos en los que la anterior disociación no resulta tan
clara, habiendo llegado los tribunales a soluciones completamente diferentes. Así, mientras que la
STSJ Asturias (Soc.) de 10 de diciembre de 1999 (rec. 2246/1999) considera que la creación del
programa de ordenador ha de someterse al derecho de propiedad intelectual, la STSJ Aragón (Soc.)
de 17 de mayo de 1999 (rec. 307/1999) resuelve que ha de regirse por el derecho de patentes. La
confusión ha llegado hasta el extremo de calificar como invención laboral (mixta) el programa de
ordenador obtenido en el marco de una relación laboral pero con aplicación del régimen propio de la
propiedad intelectual ( SAP Ciudad Real de 10 de febrero de 2000, rec. 505/1999). Obviamente, al
trabajador no le resulta indiferente que su obra o invención quede afectada por el derecho de
propiedad intelectual o por el derecho de patentes, pues ambos regímenes reconocen un juego de
derechos y obligaciones y atribuyen una posición al trabajador y a la empresa respecto de la obra
original o de la invención sensiblemente diferentes.
La LP 2015 se diferencia de su predecesora en que nominaliza las diversas modalidades de invención
laboral, si bien evita recurrir a las denominaciones habitualmente empleadas por la doctrina —sin que
exista unanimidad en este campo—, para identificarlas mediante el criterio de atribución de su
titularidad. Así, las generalmente conocidas como «invenciones de servicio» o «invenciones de
encargo» reciben el nombre legal de «invenciones pertenecientes al empresario», que son aquellas
realizadas por el empleado o prestador de servicios (trabajador asalariado, arrendador de servicios,
funcionario público, contratado administrativo) durante la vigencia de su contrato o relación de
empleo o de servicios con el empresario «que sean fruto de una actividad de investigación explícita
o implícitamente constitutiva del objeto de su contrato». Estas invenciones son las realizadas por
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personas que prestan su trabajo, sea para un empresario privado o público, dado que es indiferente
la naturaleza del contrato o relación de empleo que ligue a las partes (4) , siendo lo determinante
que nacen de un compromiso de investigación expresa o tácitamente asumido por el trabajador,
que es contratado con esa finalidad (5) . Las notas de ajenidad y dependencia resplandecen en este
tipo de inventos; de ahí la atribución de titularidad que, como fruto industrial, realiza la ley al
empresario, desde el mismo momento de su obtención ( art. 15.1 LP 2015), sin que jamás los
autores del invento lleguen a ser propietarios del mismo, y sin que el trabajador tenga derecho a
remuneración suplementaria por la invención, «excepto si su aportación personal a la invención y la
importancia de la misma para la empresa exceden de manera evidente del contenido explícito o
implícito de su contrato o relación de empleo», es decir, de lo esperado ( art. 15.2 LP 2015).
El art. 16 LP 2015 intitula «Invenciones pertenecientes al empleado o prestador de servicios» las
comúnmente denominadas «invenciones libres», es decir, aquellas en cuya realización no concurren
las circunstancias descritas en el art. 15. Al no ser el resultado de una actividad de investigación del
trabajador, que explícita o implícitamente constituya el objeto del contrato o prestación de servicios
comprometida por aquél, la titularidad de estos inventos pertenece a su autor. En este grupo se
incluyen las invenciones no realizadas por el trabajador durante la vigencia de su contrato o relación
de trabajo o servicios, sino antes o después, o sea, fuera del contrato, así como aquéllas que, aun
obtenidas durante la vigencia del contrato o relación de empleo o servicios, son producto de una
actividad no encuadrable en la de encargo ni entre las de experiencia a las que se alude a
continuación.
Por último, la LP 2015 se ocupa en su art. 17 de las «invenciones asumibles por el empresario»,
también conocidas como invenciones «mixtas», «invenciones de experiencia» o «invenciones de
servicio relativas», que son las realizadas por quien no fue contratado para inventar (motivo por el
que no se trata de un invento por encargo), pero guardan relación con la actividad profesional
desarrollada por el trabajador en la empresa (para la que sí fue expresamente contratado) y en
cuya obtención «hubieran influido predominantemente conocimientos adquiridos dentro la empresa
o la utilización de medios proporcionados por ésta», debiendo concurrir simultáneamente ambos
requisitos (6) . En estos casos, la norma, antes y ahora, dispone que el empresario «tendrá
derecho a asumir la titularidad de la invención o reservarse el derecho de utilización de la
misma» (7) ; y que si el empresario ejerce efectivamente esas facultades, «el empleado tendrá
derecho a una compensación económica justa», fijada en atención a la «importancia industrial y
comercial del invento», el «valor de los medios o conocimientos facilitados por la empresa» y las
«aportaciones propias del empleado» (art. 17.2 LP 1986 y LP 2015). Como novedad, la nueva ley
de patentes ejemplifica que dicha compensación económica podrá consistir en «una participación en
los beneficios que obtenga la empresa de la explotación o de la cesión de sus derechos sobre dicha
invención», cuya concreción habrán de acordar las partes interesadas.
Lógicamente, la cuantificación de esa «compensación económica justa» diferirá si el empresario
asume directamente la titularidad de la invención —supuesto en el que el trabajador tiene derecho a
ser mencionado como inventor en la patente, art. 14 de la Ley— del caso en que sólo se reserve un
derecho de utilización de la misma conservando el trabajador la titularidad.
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III. DEBERES DE COLABORACIÓN Y MEDIOS DE PROTECCIÓN
La legislación de patentes establece un genérico deber de colaboración entre las partes, del que se
deriva la obligación de contribuir a la efectividad de los reconocidos a cada una, absteniéndose de
cualquier actuación o comportamiento que pueda redundar en menoscabo de tales derechos (art.
18.2 LP 1986, art. 18.4 LP 2015). Por lo demás, resulta de aplicación en este ámbito el
sometimiento a las exigencias de la buena fe que proclama el art. 7.1 del Código Civil.
Además, la nueva Ley de Patentes regula, con mayor detalle que su predecesora de 1986, el deber
de información que recae sobre el trabajador, como autor de la invención, con la finalidad de que la
empresa pueda hacer valer sus derechos en la materia, dependiendo del tipo de invención. Se busca
con esta nueva regulación alcanzar un mayor equilibrio, correspondencia y proporcionalidad entre
las obligaciones que la ley impone a ambas partes y una mayor seguridad jurídica, toda vez que la
normativa anterior era muy exigente con el trabajador en lo relativo al cumplimiento de su deber de
comunicación y a las consecuencias derivadas de su infracción, mientras que dejaba en un terreno
de completa indefinición —sólo en parte corregida por la doctrina judicial— las consecuencias de la
inacción de la empresa en cuanto a respuesta y realización efectiva de las facultades que la Ley le
confiere, una vez recibida dicha información, evitando de este modo perjudicar al trabajador.
En concreto, la LP 2015 dispone en su art. 18.1 que el empleado que realice una invención de
servicio o mixta (arts. 15 y 17), deberá informar de ello al empresario mediante comunicación
escrita, con los datos e informes necesarios para que éste pueda ejercitar los derechos que le
correspondan. A diferencia de la anterior LP , que no fijaba el plazo para efectuar dicha
comunicación, la LP 2015 establece que la misma deberá realizarse en el plazo de un mes
computado desde la fecha en que se haya concluido la invención; el incumplimiento de esta
obligación llevará consigo la pérdida de los derechos que pudieran corresponderle, a saber: el
derecho a una remuneración suplementaria en el caso de los inventos libres que excedan
manifiestamente de lo esperado y el derecho a una compensación económica justa en el supuesto
de invenciones mixtas o de experiencia.
Cuando se trate de una invención asumible por el empresario de acuerdo con el art. 17 LP 2015
(invención mixta), el empresario dispondrá de un plazo de tres meses, contados a partir del día
siguiente al de la recepción de la comunicación por el trabajador, para evaluar la invención de que se
trate y comunicar por escrito al empleado su voluntad de, bien asumir la titularidad de la invención,
bien reservarse un derecho de utilización sobre la misma. Sigue diciendo el flamante art. 18.2 LP
2015 que si el empresario no comunica al empleado su voluntad de asumir la titularidad de la
invención en el indicado plazo de tres meses, caducará su derecho sobre la invención, pudiendo el
empleado presentar la solicitud de la patente a su nombre (8) . Si el empresario manifiesta al
empleado su voluntad de asumir la titularidad de la invención, pero no presenta la solicitud de
propiedad industrial dentro de un plazo adicional razonable fijado de común acuerdo con el
trabajador, podrá éste presentar la solicitud de patente en nombre y por cuenta (a cargo) del
empresario.
Novedosa es igualmente la regulación que el art. 18.3 LP 2015 dedica a las mejoras técnicas no
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patentables, obtenidas por el empleado en el desarrollo de las actividades previstas en los arts. 15 y
17, que mediante su explotación como secreto industrial ofrezcan al empleador una posición
ventajosa similar a la obtenida a partir de un derecho de propiedad intelectual. Tales mejoras darán
derecho a reclamar del empleador una compensación razonable fijada de acuerdo con los criterios
establecidos en los artículos citados, tan pronto como el empresario explote la propuesta.
La LP 2015 rebaja también el exorbitante nivel de protección conferido al empleador en la anterior
norma, al sustituir en su art. 19. 1 la previsión que permitía al empresario reclamar la titularidad de
las invenciones para las que se presentase una solicitud de patente u otro título de protección
exclusiva dentro del año siguiente a la extinción de la relación laboral (medida que se hizo acreedora
a las críticas más severas de la doctrina) (9) , por una simple presunción, destruible mediante
prueba en contrario, de que las invenciones para las que se presente una solicitud de patente o de
otro título de protección exclusiva dentro del año siguiente a la extinción de la relación de empleo o
de servicios, se presumen realizadas durante la vigencia de ésta. Con ello se pretende proteger al
empleador de las consecuencias desfavorables que derivarían de la decisión del trabajador de causar
baja en la empresa cuando la invención ya se ha obtenido o está a punto de conseguirse,
silenciando dolosamente esta circunstancia a fin de que la empresa no pueda ejercitar sus derechos
sobre las invenciones de encargo y mixtas. En tal supuesto, al trabajador corresponderá aportar
prueba en el sentido de que la invención se obtuvo cuando la relación de trabajo o de servicios ya se
había extinguido y/o que ninguna relación guarda con la actividad realizada en la empresa.
El art. 19.2 LP 2015 mantiene la medida especial de protección consistente en la prohibición de
renuncia anticipada por parte del trabajador de los derechos que la ley le reconoce, que hace nulos
los pactos o compromisos que entrañen dejación de esos derechos. Estamos ante la incardinación
en el Derecho de patentes de un principio prototípico del Derecho del Trabajo, recogido en el art. 3.5
del Estatuto de los Trabajadores.
IV. INVESTIGACIONES UNIVERSITARIAS Y EN ENTES PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN
La LP 2015 regula de forma más precisa que su antecesora (básicamente centrada en la figura del
profesor universitario) el régimen jurídico de las invenciones obtenidas por el personal investigador
de las Universidades públicas y de otros entes públicos de investigación, que incluyen los centros y
organismos públicos de investigación de la Administración General del Estado, los centros y
organismos de investigación de otras Administraciones Públicas, los de las Fundaciones del Sector
Público Estatal y los de las Sociedades Mercantiles Estatales.
Dichas invenciones pertenecerán a las entidades cuyos investigadores las hayan obtenido en el
ejercicio de las funciones de investigación que les son propias (asimiladas a invenciones de servicio),
con independencia de la naturaleza jurídica de la relación que les vincule (laboral, funcionarial,
estatutaria, beca…) ( art. 21.1 LP 2015). A estos efectos, se considera en todo caso personal
investigador el definido como tal en el art. 13 de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación,
el personal técnico considerado en dicha Ley como personal de investigación y el personal técnico
de apoyo que, conforme a la normativa interna de las universidades y de los centros de
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investigación, también tenga la consideración de personal de investigación (art. 21.1, pr. 2.º, LP
2015).
Se impone al investigador un deber de comunicación análogo al previsto en el art. 18 LP 2015, si
bien el plazo para cumplirlo se amplía a tres meses; su omisión llevará aparejada la pérdida de los
derechos que la Ley le reconoce sobre la invención. Por su parte, el organismo o la entidad pública a
la que esté vinculado el inventor deberá comunicar por escrito a éste su voluntad de mantener sus
derechos sobre la invención, solicitando la correspondiente patente, o de considerarla como secreto
industrial reservándose el derecho de utilización sobre la misma en exclusiva. El plazo para hacerlo
es de tres meses a contar desde la recepción de la notificación por el inventor; si el organismo o
entidad pública no comunica en el plazo indicado su voluntad de mantener sus derechos sobre la
invención, el autor o autores de la misma podrán presentar la solicitud de patente de acuerdo con lo
previsto en el art. 18.2. No podrá publicarse el resultado de una investigación susceptible de ser
patentada antes de que transcurra dicho plazo o hasta que la entidad o el autor hayan presentado la
solicitud de patente ( art. 21.3 LP 2015).
Al margen de la retribución que pudiera corresponderle por sus servicios o de la beca que viniera
disfrutando, el investigador que haya observado el deber de comunicación antes expuesto tendrá
derecho a participar en los beneficios que obtengan las entidades en las que presta sus servicios
procedentes de la explotación o de la cesión de sus derechos sobre dichas invenciones, cuando la
patente se solicite a nombre de la entidad o se decida el secreto industrial. Estas entidades podrán
también ceder la titularidad de dichas invenciones al autor de las mismas, reservándose una licencia
no exclusiva, intransferible y gratuita de explotación o una participación en los beneficios que se
obtengan con la explotación de esas invenciones ( art. 21.4 LP 2015). En los contratos o convenios
que las Universidades y otros entes públicos de investigación concierten con entes públicos o
privados (transferencia del conocimiento) habrá de estipularse a quién corresponderá la titularidad
de las invenciones que el personal investigador pueda realizar en el marco de dichos contratos o
convenios, así como todo lo relativo a los derechos de uso y explotación comercial y el reparto de
los beneficios obtenidos ( art. 21.5 LP 2015).
En los apartados 6 y 7 del art. 21, la LP 2015 regula el procedimiento para determinar las
modalidades y la cuantía de la participación del personal investigador en los beneficios que se
obtengan con la explotación de las invenciones en las que hayan intervenido y, en su caso, de la
participación de la Universidad o ente público de investigación en los beneficios obtenidos por el
investigador con la explotación de las mismas. Así, tratándose de investigadores de las
universidades públicas, dicha determinación corresponderá al Consejo de Gobierno de cada
Universidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 83 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades
(10) y en el art. 64 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (11) . En el caso de
investigadores pertenecientes a otros entes públicos de investigación, las modalidades y cuantía de
su participación en los beneficios que se obtengan de la explotación o cesión de las invenciones se
establecerán por el Gobierno atendiendo a las características concretas de cada Ente Público de
Investigación, sin que en ningún caso dicha participación tenga naturaleza retributiva o salarial (12) .
Las CC.AA. también podrán desarrollar por vía reglamentaria regímenes específicos de participación
en beneficios para el personal investigador de Entes Públicos de Investigación de su competencia.
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V. CUESTIONES CONTENCIOSAS Y SOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE LOS LITIGIOS
Las acciones que investigador o empresa ejerciten para la reclamación de sus respectivos derechos,
de las que conoce en principio la jurisdicción civil (STS 17 de julio de 1989), debían ir precedidas
conforme al art. 140 LP 1986 de un intento de conciliación ante la Comisión correspondiente del
Registro de la Propiedad Industrial.
La nueva Ley de Patentes ha eliminado la obligatoriedad de ese trámite preprocesal, que desde el
año 1992 se sustancia ante la OEPM, si bien no lo suprime. Sólo se llevará a cabo si las partes así lo
acuerdan (art. 133 LP 2015). Además, abre otras posibilidades a la solución extrajudicial de las
cuestiones litigiosas que puedan surgir entre las partes, a menudo más efectivas, como la mediación
o el arbitraje, en aquellas materias no excluidas de libre disposición de las partes conforme a
derecho ( art. 136 LP 2015).
En lo que atañe a la conciliación ante la OEPM, la misma experimenta varios cambios que tienden a
hacer más garantista el procedimiento, contemplando aspectos que antes se silenciaban. A la
espera de lo que se disponga reglamentariamente, la comisión de conciliación estará presidida por
un experto de la OEPM designado por su Director y otros dos elegidos respectivamente por cada
una de las partes en conflicto, mientras que en la regulación anterior la designación del experto que
debía velar por los intereses del inventor correspondía hacerla, no a éste, sino a los trabajadores de
la empresa y siempre que aquél siguiera vinculado a la misma, lo que suscitaba un problema en el
caso de que el inventor ya hubiera dejado la organización. Cuando el inventor sea una persona al
servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, el representante de éstas se designará en la
forma que reglamentariamente se establezca, dentro del marco de la legislación laboral o
estatutaria aplicable a la relación de empleo ( art. 134.1 LP 2015). Cuando se trate de un
investigador perteneciente a una Universidad pública o a un ente público de investigación, el
miembro de la comisión que represente a la Universidad o al organismo o centro de investigación se
designará en la forma que dispongan los estatutos u otra normativa interna de la Universidad o la
normativa reguladora del organismo o centro de investigación; en su defecto, su designación
corresponderá al Consejo de Gobierno en el caso de las Universidades y, en el caso de los
organismos o centros de investigación, a su máximo órgano de gobierno ( art. 134.2 LP 2015).
La comisión deberá emitir una propuesta de acuerdo en el plazo máximo de dos meses desde que
se solicitó la conciliación, y las partes deberán manifestar en el plazo máximo de 15 días si están
conformes o no con dicha propuesta. La aceptación debe ser expresa, interpretándose el silencio
como disconformidad con la misma, a diferencia de lo establecido en el art. 142.1 LP 1986 que
interpretaba el silencio como conformidad. En caso de que no sea posible constituir la comisión de
conciliación por incomparecencia de alguna de las partes, o alguna de ellas no acepte la propuesta
de acuerdo dentro de los plazos respectivos, se dará por concluido el procedimiento ( art. 135.1 LP
2015). Si hubiere conformidad, el Director de la OEPM emitirá una certificación del acuerdo según la
propuesta aceptada por las partes ( art. 135.2 LP 2015), que llevará aparejada ejecución conforme
a lo establecido en la LEC para la ejecución de sentencias y convenios judicialmente aprobados (art.
135.3 LP 2015).
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El art. 136 LP 2015 se ocupa —cosa que no hacía la LP 1986— de la mediación o el arbitraje como
medios extrajudiciales de solución de conflictos a los que pueden acudir o someterse las partes con
ocasión del ejercicio de sus derechos sobre las invenciones laborales o universitarias, como
alternativa de la conciliación (que pasa a ser voluntaria como se vio) o en caso de que ésta resulte
fallida (el silencio de la norma avala esta posibilidad), salvo en aquellas materias que estén excluidas
de la libre disposición de las partes conforme a derecho. Se considera que no son de libre disposición
y, por tanto, quedan excluidas de la mediación o el arbitraje, las cuestiones relativas a los
procedimientos de concesión, oposición o recursos referentes a los títulos regulados en la ley,
cuando el objeto de la controversia sea el cumplimiento de los requisitos exigidos para su
concesión, su mantenimiento o su validez (art. 136.2 LP 2015).
El laudo arbitral firme producirá efectos de cosa juzgada de acuerdo con lo establecido en el art. 43
de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, que será de aplicación en todo lo no previsto
en el art. 136 LP 2015, procediendo la OEPM a realizar las actuaciones necesarias para su ejecución
( art. 136.3 LP 2015). Del mismo modo procederá la OEMP con el acuerdo de mediación suscrito
por el mediador y las partes, una vez que, elevado a escritura pública u homologado por el juez, se
constituya en título ejecutivo, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de
mediación en asuntos civiles y mercantiles ( art. 136.4 LP 2015).
Deberán comunicarse a la OEPM la presentación de los recursos que se interpongan frente al laudo
arbitral o el ejercicio de una acción de nulidad contra lo convenido en el acuerdo de mediación. La
norma no precisa quién debe realizar esa comunicación, pero entre el órgano judicial y las partes,
entendemos que será la parte que presente el recurso o plantee la acción de nulidad la que debe
efectuar dicha obligación informativa, a fin de paralizar el proceso de ejecución del título
extrajudicial. Una vez firmes las correspondientes resoluciones, se comunicarán fehacientemente a
la OEPM a efectos de su ejecución ( art. 136.5 LP 2015).
VI. A MODO DE CONCLUSIÓN
La Ley 24/2015 ha actualizado el derecho de patentes español para adecuarlo a la evolución
experimentada por el derecho internacional sobre la materia, imprimiendo una mayor eficacia y
seguridad jurídica a la legislación sobre patentes y previendo soluciones más justas y equilibradas
para los intereses de las partes en conflicto.
Entre las novedades que constituyen una clara mejora de la regulación precedente sobre las
invenciones laborales pueden señalarse la regulación expresa de las propuestas de mejoras técnicas
y o de sugerencias sobre el proceso productivo que por su relativa relevancia no merecen el
calificativo de invenciones «mayores» o «medias» y, de manera consecuente, no son susceptibles
de protección a través de uno de los instrumentos típicos y apropiados del derecho de la propiedad
industrial, esto es, mediante patente o modelo de utilidad. En relación con estas mejoras técnicas
no patentables, obtenidas por el empleado en el desarrollo de las actividades previstas en los arts.
15 y 17, que mediante su explotación como secreto industrial ofrezcan al empleador una posición
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ventajosa similar a la obtenida a partir de un derecho de propiedad intelectual, se reconoce al
trabajador el derecho a reclamar del empleador una compensación razonable fijada de acuerdo con
los criterios establecidos en los artículos citados, tan pronto como el empresario explote la
propuesta.
Otro cambio significativo es la regulación más precisa y completa que dedica la nueva Ley al deber
del trabajador de informar de las invenciones laborales por encargo y mixtas a la empresa o ente
para el que presta servicios, persiguiendo un mayor equilibrio o proporcionalidad entre las
obligaciones que la ley impone a ambas partes y una mayor seguridad jurídica, especialmente en los
supuestos de inacción de la empresa para evitar que el inventor se vea sorprendido por
reclamaciones relacionadas con la titularidad y/o el ejercicio de derechos sobre la invención.
Merece ser destacada igualmente la sustitución de la regla, que en la práctica conllevaba la atribución
de titularidad a la empresa, contenida en el precedente art. 19.1 de la LP 1986, reconociendo a
aquella el derecho a reclamar todas las invenciones para las que se solicitara una patente u otro
título de protección exclusiva por el trabajador dentro del año siguiente a la extinción de la relación
de trabajo o de servicios, por una presunción iuris tantum de que han sido realizadas durante la
vigencia de la relación de empleo o de servicios pero sin que ello comporte un derecho automático
de apropiación por la empresa.
La regulación de las invenciones universitarias —ya no solo de los docentes universitarios— se revisa
para adecuarla a los cambios producidos en otros grupos normativos, tales como la Ley de la
Ciencia, la Tecnología y la Innovación y la Ley de Economía Sostenible, regulándolas de forma
conjunta con las invenciones producto de la investigación realizada en otros centros u organismos
de investigación no universitarios.
En fin, muy mejorada técnicamente y más garantista para el inventor resulta la regulación que la LP
2015 dedica a la solución extrajudicial de los litigios que puedan suscitarse entre las partes
interesadas, dando entrada a la mediación y el arbitraje junto a la conciliación sustanciada ante la
OEPM.
Pero estos indudables avances no ocultan la existencia de algunas carencias que se arrastran desde
la anterior ley y que el nuevo texto podía haber tratado. Nos referimos, por ejemplo, a la deficiente
regulación que presenta la determinación de la compensación suplementaria que tiene derecho a
reclamar el trabajador cuando el resultado obtenido exceda notoriamente de lo previsto en las
invenciones por encargo, desoyendo la recomendación del Consejo Económico Social que en su
dictamen sobre el Anteproyecto de Ley de Patentes propuso expresar en positivo que el empleado
autor de la invención tendrá derecho a una remuneración suplementaria por su realización cuando
se den los requisitos previstos en aquélla y que el mecanismo para determinar esa remuneración
suplementaria debería recogerse explícitamente en el contrato de trabajo y regularse en la
negociación colectiva, con el ánimo de dotar a ese derecho de una adecuada seguridad jurídica y de
evitar la posible litigiosidad al respecto.
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(1)
La regulación de la LP 1986 sobre invenciones laborales vino a sustituir a la contenida en los arts.
20 y 30 de la Ley de Contrato de Trabajo de 1944, preceptos estos que fueron derogados por el
apartado 3 de la Disposición Derogatoria de la Ley de Patentes.
Ver Texto
(2)
La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) —denominación que recibe el Organismo
Autónomo Registro de la Propiedad Industrial creado por Ley 17/1975, de 2 mayo, a partir de la
Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria— es un Organismo Autónomo del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo que impulsa y apoya el desarrollo tecnológico y económico otorgando
protección jurídica a las distintas modalidades de propiedad industrial mediante la concesión de
patentes y modelos de utilidad (invenciones); diseños industriales (creaciones de forma); marcas
y nombres comerciales (signos distintivos) y títulos de protección de las topografías de productos
semiconductores. Asimismo, difunde la información relativa a las diferentes formas de protección
de la propiedad industrial.
Ver Texto
(3)
MARTÍN VALVERDE, A., RODRÍGUEZ-SAÑUDO GUTIÉRREZ, F. y GARCÍA MURCIA, J., Derecho del
Trabajo, 23.ª ed., Madrid, tecnos, 2014, pág. 718.
Ver Texto
(4)
El art. 20 de la LP 2015 establece que las normas contenidas en el Título IV «serán asimismo
aplicables a los funcionarios, empleados y trabajadores del Estado, Comunidades Autónomas,
Provincias, Municipios y demás Entes Públicos, sin perjuicio de lo previsto en el artículo siguiente»,
que se refiere a las invenciones realizadas por el personal investigador de las Universidades
Públicas y de los Entes Públicos de Investigación.
Ver Texto
(5)
La STS (Civ.) de 31 diciembre 1999 (rec.cas. 1305/1995), tras precisar que la relación de
servicios con la empresa a que se refiere el art. 15 LP 1986 no se limita a la relación laboral, sino
que comprende el arrendamiento de servicios en general, concluye que la titularidad del invento
corresponde al empresario porque, si bien es cierto que la invención fue ideada antes de la
incorporación del trabajador a la empresa, sin embargo se concluyó durante el transcurso de la
relación laboral y merced a la actividad de investigación constitutiva del objeto del contrato de
trabajo.
Ver Texto
(6)
La SAP Murcia de 12 diciembre 2006 (rec. 208/2006) se plantea, a propósito de la reclamación
de titularidad de una patente presentada por una empresa de gestión de aguas, si se trata de un
invento libre o de una invención mixta, y concluye que debe considerarse una invención libre
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porque no existe constancia (la prueba correspondía a la empresa) de que el trabajador, cuya
categoría no es la de inventor, empleara conocimientos o medios técnicos de la empresa para
conseguir su invento (tratamiento de depuración de aguas residuales), por cuanto la
experimentación para determinar la viabilidad del invento se inició cuatro meses después de haber
solicitado el trabajador la patente, sin que la empresa hubiera aportado con anterioridad medios
humanos o materiales para dar a luz el invento.
Ver Texto
(7)
Como lo que el art. 17 LP establece es una excepción a la atribución de titularidad en favor del
trabajador prevista en el art. 16, las circunstancias a las que el precepto se refiere (relación con la
actividad profesional realizada en la empresa e influencia predominante de los conocimientos y/o
medios facilitados por ésta) habrán de ser acreditadas por el empresario que pretenda hacer valer
sus derechos de titularidad o explotación sobre la invención mixta (SAP Murcia 12 diciembre 2006,
cit.).
Ver Texto
(8)
Al amparo de la legislación anterior, la STSJ Murcia de 4 marzo 2002 (rec. 63/2002) considera
que no cometió falta sancionable con el despido el trabajador que tras comunicar a su empresa la
invención y trascurridos tres meses, ante el silencio o la pasividad de la misma, decide solicitar la
inscripción de la patente a su nombre, precisando que el deber del trabajador era simplemente
informativo, no estando obligado a solicitar la patente a nombre de la empresa.
Ver Texto
(9)
Al art. 19.1 LP 1986 se le achacó que, interpretado literalmente, otorgaba un derecho absoluto al
empresario difícilmente justificable sobre todas las invenciones del trabajador, también sobre las
obtenidas al margen de la relación laboral; que se trataba de un precepto gravemente atentatorio
para los intereses de los trabajadores e inconstitucional por contravenir el derecho de propiedad
establecido en el art. 33 CE. No obstante, otras opiniones doctrinales más centradas apuntaron
que debía ser la concurrencia de los requisitos exigidos por la norma —esto es, que se trate de
una invención de encargo o de experiencia y que éstas se hayan originado durante la relación
laboral—, susceptibles de contradicción y prueba, los que legitimen al empresario para ejercitar el
derecho de reclamación que le otorgaba el art. 19.1 LP 1986. Cfr. PÉREZ PÉREZ, M., Invenciones
laborales de trabajadores, profesores universitarios y personal investigador, Madrid, Civitas, 1994,
págs. 292-293; LOIS BASTIDA, F., La protección del inventor asalariado, Madrid, Civitas, 2000,
págs. 250-251.
Ver Texto
(10)
Se refiere este precepto a la colaboración de los grupos de investigación reconocidos por la
Universidad, los Departamentos y los Institutos Universitarios de Investigación, y su profesorado a
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través de los mismos o de los órganos, centros, fundaciones o estructuras organizativas similares
de la Universidad dedicados a la canalización de las iniciativas investigadoras del profesorado y a la
transferencia de los resultados de la investigación, pudiendo celebrar contratos con personas,
Universidades o entidades públicas y privadas para la realización de trabajos de carácter científico,
técnico o artístico, así como para el desarrollo de enseñanzas de especialización o actividades
específicas de formación.
Ver Texto
(11)
En el art. 64 de la Ley de Economía Sostenible se regula la colaboración de las Universidades con
el sector productivo mediante la investigación y transferencia del conocimiento, a través de
diversos instrumentos, entre ellos, las empresas innovadoras de base tecnológica.
Ver Texto
(12)
Por RD 55/2002, de 18 de enero, se regula el régimen de explotación y cesión de invenciones
realizadas en lo entes públicos de investigación, de conformidad con lo establecido en el art. 20 de
la Ley 11/1986, de Patentes.
Ver Texto
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