1 JUZGADO DE MARCA COMUNITARIA C/Pardo Gimeno, 43 Tlno

JUZGADO DE MARCA COMUNITARIA
C/Pardo Gimeno, 43
Tlno.965936093-4-5-6
Alicante
Procedimiento: JUICIO ORDINARIO núm.124/2004 D
Parte demandante: COMPAÑÍA PETROLIFERA LUKOIL
Procurador: FERNANDEZ ARROYO
Abogado: DE ALONSO OLIVE
Parte demandada: SARMET ON PLUS SL
Procurador: DIEGO MARIN
Abogado: CASTAÑA MANTILLA
SENTENCIA núm.
En Alicante, a 4 de Julio de 2005
Vistos por mí, D. Rafael Fuentes Devesa, Magistrado Juez del Juzgado de
Marca Comunitaria, los presentes autos de Juicio Ordinario seguidos con el numero
124/2004 D promovidos a instancia de COMPAÑÍA PETROLIFERA LUKOIL
representado/a por el/la Procurador/a Sr/a. FERNANDEZ ARROYO y defendido/a por
el/la
letrado/a Sr/a. DE ALONSO OLIVE contra SARMET ON PLUS SL
representado/a por el/la Procurador/a Sr/a. DIEGO MARIN y defendido/a por el/la
letrado/a Sr/a CASTAÑA MANTILLA sobre reivindicación de marca comunitaria
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero - Que la meritada representación de la parte actora formuló demanda
arreglada a las prescripciones legales en la cual, previa alegación de los hechos y
fundamentos de derecho que estimo pertinentes, que en esencia se concretan en el
registro de la marca comunitaria LUKOIL OIL COMPANY por SARMET ON PLUS
SL a su nombre en la OAMI sin autorización de la actora, solicitaba que se dictara
sentencia por la que se condene a SARMET ON PLUS a que reconozca la titularidad de
LUKOIL sobre la marca comunitaria 003052099 LUKOIL OIL COMPANY,
actualmente registrada en la Oficina para la Armonización del Mercado Interior a
nombre de SARMET ON PLUS SL y se acuerde el cambio de titularidad de la marca a
favor de LUKOIL, procediéndose al registro de la nueva titularidad en la Oficina de
Armonización del Mercado Interior y se condene a la demandada a satisfacer a la actora
los daños y perjuicios causados por la solicitud y posterior registro de la marca
comunitaria 003052099 y al abono de las costas
Segundo.- Que admitida a trámite, se dispuso el emplazamiento de la/s parte/s
demandada/s para que en el término legal, compareciere/n en autos y contestara/n
aquélla, verificándolo en tiempo y forma, mediante la presentación de escrito de
contestación, en el que solicito la desestimación de la demanda, previa alegación de los
hechos y fundamentos de derecho que consideró aplicables
Tercero.-Precluido el trámite de contestación a la demanda, se convocó a las partes
personadas a la audiencia previa al juicio prevista en el art. 414, que tuvo lugar el día y
hora señalado, con la asistencia de la parte actora y demandada/s personada/s, sin que se
lograse acuerdo, y no suscitadas cuestiones de orden procesal, se interesó por las partes
la práctica de las pruebas documental, interrogatorio y testifical que se admitieron,
señalándose la celebración del juicio
Cuarto - El día y hora señalado tuvo lugar el juicio, en el que se practicaron las
diligencias probatorias declaradas pertinentes y acordada su interrupción, se reanudó el
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día señalado, y tras el trámite de informe y conclusiones, se dio por concluido el acto y
visto para sentencia
Quinto.- En la sustanciación del presente juicio se han observado las prescripciones
legales y demás de pertinente aplicación al supuesto de autos, excepto el plazo para
dictar sentencia por la acumulación de señalamientos y asuntos concursales de
preferente tramitación
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero: Por la compañía de nacionalidad rusa Sociedad Anónima de Tipo Abierto
"Compañía Petrolífera LUKOIL " (en adelante LUKOIL) se formula demanda contra la
mercantil SARMET ON PLUS SL ( en adelante SARMET ) ejercitando la acción de
cesión de marca del agente, y subsidiariamente la acción reivindicatoria de la marca, así
como la de daños y perjuicios interesando que se reconozca la titularidad de LUKOIL
sobre la marca comunitaria 003052099 "LUKOIL OIL COMPANY " actualmente
registrada en la Oficina para la Armonización del Mercado Interior a nombre de
SARMET y se acuerde el cambio titularidad de dicha marca a favor de LUKOIL,
procediéndose al registro de la nueva titularidad en la OAMI y la condena a SARMET
de los daños y perjuicios causados por la solicitud y posterior registro de dicha marca
comunitaria, al amparo todo ello del artículo 18 del Reglamento CE 40/94, de 20
diciembre 1993, regulador de la cesión de marca registrada a nombre del agente, y
subsidiariamente en base al artículo 348 del Código Civil español, que prevé la acción
reivindicatoria y del art 2 de la Ley española de marcas, así como artículo 1902 del
Código Civil, que establece el régimen de la responsabilidad extracontractual. Y ello, en
esencia, porque la mercantil demandada ha registrado la marca comunitaria citada, que
notoriamente pertenece a la actora, estando ambas mercantiles en negociaciones para el
establecimiento de LUKOIL en España formulando SARMET propuestas de negocio,
por lo que al registrar ésta la marca a su nombre, ha desposeído a la actora de su
principal elemento distintivo, y en consecuencia, tales derechos registrales han sido
obtenidos de forma ilegítima y son utilizados para presionar a la actora a embarcarse o
cooperar en un proyecto empresarial gestado por SARMET
Frente a ello la demandada entiende que entre ambas mercantiles han existido relaciones
en las que SARMET elaboró y desarrolló un plan de negocios encargado por LUKOIL
para la implantación en España de una compañía conjunta y, dado que las marcas
internacionales ostentadas por LUKOIL en los países de la Unión Europea estaban
caducadas en su mayoría por falta de uso y era una marca desconocida en Europa
occidental, procedió, tras comentar esta circunstancia con los representantes de la
actora, a solicitar el registro de la marca ante la OAMI; solicitud y registro de la marca
adoptados con pleno conocimiento y consentimiento de la actora dentro del marco de
proyecto conjunto en el que ambas compañías estaban trabajando y con arreglo a la
buena fe, ya que lo único pretendido por SARMET era preservar el buen fin del
proyecto y sobre la referida marca, por lo que entiende que no es reprochable ni existe
mala fe en su actuación; mala fe que imputa a la compañía petrolífera actora por un
injustificado abandono del plan de negocios, negando, finalmente que haya perjuicios a
la actora, ya que la marca en ningún momento ha sido utilizada
Debemos dejar sentado, como ya se dijo de forma reiterada en la audiencia previa al
tratar de fijar los hechos controvertidos (art 428 de Ley de Enjuiciamiento Civil-en
adelante LEC-aplicable por la remisión del art 97 RMC), que el objeto del presente
litigio es determinar única y exclusivamente si concurren los presupuestos previstos en
el artículo 18 del Reglamento de Marca Comunitaria, y en su caso, aquéllas
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consecuencias inseparablemente unidas a esta pretensión por aplicación del derecho
nacional al que se remite el artículo 97 del Reglamento, que son las únicas de las que
puede conocer este órgano jurisdiccional, conforme se estableció en el auto de 18 de
marzo de 2005, por lo que quedan al margen del presente litigio cualesquiera
controversias que pudieran tener las partes relativas al cumplimiento de los pactos,
negocios, precontratos, o cualesquiera otras formas jurídicas que pudiesen existir entre
las partes relativos al plan de negocios presentados por SARMET para la implantación
de LUKOIL en España, que deberán ser dilucidadas por las partes ante el juzgado
competente, y que únicamente deben tenerse presente en este litigio a los efectos
determinar si dichas relaciones permiten aplicar el precepto comunitario mentado
Segundo: La acción de cesión de marca comunitaria registrada a nombre de agente, que
es la acción instada de forma preferente y principal, está recogida en el artículo 18 del
Reglamento según el cual " En el caso de haberse registrado una marca comunitaria a
nombre del agente o del representante del titular de esa marca, sin autorización del
titular, éste tendrá el derecho de reivindicar que se le ceda el registro a su favor, a no ser
que el agente o representante justifique su actuación ".
Se trata de un supuesto de acción reivindicatoria específica para el caso que la marca
haya sido registrada injustamente por el agente a su nombre y que viene a completar la
protección del titular de la marca frente a la actuación del agente que actúa sin su
consentimiento, registrando la marca en su propio nombre.
Así, frente a esta actuación - agente o representante del titular de la marca que la solicita
en su propio nombre y sin el consentimiento del titular- y salvo que el agente o
representante justifique su actuación, el Reglamento faculta al titular marcario para
oponerse al registro de la marca (artículo 8.3); y una vez registrada puede solicitar su
nulidad, bien mediante solicitud ante la OAMI bien mediante demanda reconvencional
ante los tribunales de marca comunitaria (artículo 52. 1.b); oponerse a que su agente o
representante que ha registrado a su nombre la marca la utilice sin su autorización (art
11), y finalmente solicitar
que se le ceda el registro a su favor (art 18). Protección que tiene su antecedente en el
artículo 6 septies del Convenio de la Unión de París y que es recogida por los distintos
derechos nacionales de marca, entre ellos el español en el artículo 10 de la Ley
17/2001, 17 de diciembre, de marcas
Este derecho de reivindicar la cesión del registro contemplado en el artículo 18 exige el
cumplimiento de los siguientes requisitos: i) que el actor sea titular de la marca
reivindicada; ii) que la marca haya sido registrada a su nombre por el agente o
representante del titular de la marca; iii) que el registro se ha realizado sin autorización
del titular de la marca y iv) que no haya causa que justifique la actuación del agente o
representante
Antes de analizar si concurren tales requisitos en el caso que nos ocupa debemos poner
de relieve que el concepto de agente o representante que aparece en el art 18 y en los
demás preceptos del Reglamento antes mencionados, ha de ser interpretado no en un
sentido estricto sino amplio, al margen de cualquier denominación o calificación
jurídica que las partes den a la relación jurídica que les ligue. No solo las relaciones
jurídicas que tienen su encaje en la figura del agente regulado en la Directiva
86/653/CEE relativa a la coordinación de los derechos de los Estados miembros en lo
referente a los agentes comerciales independientes y que inspira la Ley española
12/1992 sino que la expresión “representante” permite englobar más supuestos, de
forma que lo esencial es que se trate de una relación comercial que liga al titular de la
marca con el solicitante de la misma para la explotación de los servicios o productos
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distinguidos con esa marca, en la que se genera una relación de confianza propia de la
relaciones mercantiles, en las que inherente a las mismas aparece el deber de probidad y
de comportamiento justo y leal, y en consecuencia, de respeto hacia los derechos que
sobre sus signos distintivos tiene el titular de la marca.
En este sentido amplio se pronuncia las directrices de la OAMI y la doctrina más
autorizada, entre otros, Fernández Novoa, que señala que como agente o representante
ha de calificarse a la persona física o jurídica se celebra con el titular de la marca un
contrato de distribución, así como cualquier tercero que entabla contratos o inicia
negociaciones tendentes a establecer un sistema de distribución de los artículos
portadores de la marca del titular. Y añade, opinión que compartimos, que lo esencial,
como ha puesto de relieve la doctrina alemana (Ingerl), es que entre el titular de la
marca y el tercero que la registra a su nombre haya una relación que obliga este último a
gestionar los intereses del titular de la marca; relación que, como se ha dicho
anteriormente, debe estar presidida por la buena fe, la confianza mutua y que es el cauce
por el que este agente o representante adquiere conocimiento de la existencia e
importancia de la marca, que después solicita o registra a su nombre. Criterio extensivo
compartido por Casado Cerviño, Llobregat Hurtado y Lobato y asumida por los
Tribunales españoles ( SAP de Madrid de 6 de Noviembre de 2000)
En definitiva, podemos concluir que subjetivamente abarca toda clase de relaciones
contractuales o precontractuales que puedan utilizarse en los distintos canales de
distribución comercial, ya que lo relevante, al margen del nomen iuris, es que a través
del contrato o de las negociaciones o tratos preliminares, ese tercero (agente o
representante) haya tenido conocimiento de la marca del empresario principal, no
registrada en la UE y sabiendo del interés de éste en la comercialización de sus
productos o servicios en la UE, dicho agente o representante solicite su registro como
marca comunitaria a su nombre, con lo cual gana una posición de dominio en esas
negociaciones o relaciones
Tercero: El primero de los requisitos apuntados no presenta especial controversia, ya
que se reconoce la contestación a la demanda que la marca
LUKOIL es una
marca cuya titularidad corresponde a la mercantil actora, coincidente con su
denominación social, siendo un hecho sobre el que no existe controversia, según se dejó
sentado en la audiencia previa. Y en todo caso es abundante la prueba que corrobora que
dicha marca, después registrada por la demandada como marca comunitaria número
003052099 (documento número 16 de la demanda) que da lugar al presenta litigio,
estaba registrada en numerosos países a favor de la mercantil rusa y para los mismos
productos o servicios para los que se registra como marca comunitaria, de forma
idéntica o tan semejante que necesariamente conlleva a confusión: marcas
internacionales número 681461; 678637; 678644; 701776; 699516; 699736; 691220 y
669471 ( documentos núm. 1 a 8 de la demanda) así como el resultado de búsquedas
comunitarias en relación con el expediente de marca comunitaria tramitado por la
OAMI remitido en periodo probatorio. De igual manera, en el documento número 33
SARMET reconocer que " podría resultar dañino para la reputación de la empresa el
mero hecho de que LUKOIL no es propietario de su propia marca en Europa " y da por
presupuesta tal titularidad de la marca en favor de la mercantil actora rusa, el
representante de SARMET y el testigo José María Porta (también administrador de
SARMET que interviene en las negociaciones) que reconocen en el interrogatorio y
testifical practicadas en el acto del juicio que la marca se registró no para usarla sino
para proteger el plan de negocios, sabiendo que era de LUKOIL y por entender que las
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marcas internacionales de ésta no otorgaban suficiente protección en Europa occidental
al estar caducadas
Cuarto: En cuanto al segundo de los requisitos señalados relativo a que la marca
reivindicada haya sido registrada por agente o representante, evidentemente no se
discute que la demandada fuese la solicitante de la marca comunitaria objeto de
reivindicación (y a cuyo favor se registró con el número 003052099, documento número
16) y en cuanto a la condición de " agente o representante " de SARMET, la demandada
en la contestación no cuestiona la aplicación del art 18 del Reglamento, sino que a su
entender, ha existido autorización para registrar por parte del titular de la marca y
además que hay razones que justifican su actuación; y así al folio 14 de la contestación,
tras reproducir el texto del artículo 18 del Reglamento dice: " En este punto debemos
aclarar que si bien puede entenderse que (mi) representada queda encuadrada dentro del
amplio término agente que tiene estipulada la jurisprudencia, mi mandante actuaba
como socio de la compañía LUKOIL”. Por tanto debemos concluir ( art 405 LEC) que
la demandada asume tal condición de agente y que queda acreditado este segundo de los
requisitos objeto de análisis. En todo caso añadir que no se cuestiona por ninguna de las
partes (folios 2, 9 y ss de la demanda y folios 2 y ss de la contestación) la existencia de
negociaciones para establecerse LUKOIL, empresa petrolífera, en España, siendo esto
un hecho manera admitido en la audiencia previa (art 414 y 428 LEC), discrepando en
cuanto a la intensidad, duración y obligaciones derivadas de tales negociaciones. En
todo caso tales cuestiones, a los efectos que aquí nos interesan, no son especialmente
relevantes, pues lo determinante es que con anterioridad a la fecha de la solicitud de la
marca por SARMET (el 24/02/2003-Doc num. 16) había unos contactos previos, unas
negociaciones, por las que SARMET era conocedora de la ajenidad de la marca
LUKOIL y el interés de la compañía rusa titular de dicha marca de desarrollar su
actividad relacionada con el mercado petrolífero en España.
Las vicisitudes posteriores a esa fecha podrán tener trascendencia en otros ámbitos,
relativos a eventuales responsabilidades por ruptura de negociaciones pero que quedan
extramuros de este litigio, como de forma reiterada se expuso por este Juzgador a las
partes. Únicamente, y por lo que aquí interesa, no se comparte la calificación de socio
que entiende SARMET que ostenta, ya que no hay documento alguno que de soporte a
tal afirmación, incluso los términos de su comunicación realizada en fecha 4 de octubre
de 2004 (documento número 25 y 25 bis de la demanda) ponen de relieve que lo
existente eran unas negociaciones para implantar ese plan de negocios a través de
alguna forma de asociación (sin precisar su forma jurídica); plan de negocios que se
aporta como documento número 7 de la contestación, que tampoco consta firmado o
suscrito por LUKOIL ni que éste le haya dado de forma de expresa y por escrito su
aprobación, reiterando que las partes deberán, en el proceso declarativo y ante el
órgano correspondiente, dilucidar sus diferencias y eventuales responsabilidades por ese
injustificado comportamiento que se achacan recíprocamente respecto de esas
negociaciones, que es cierto que se mantuvieron
Quinto: El tercero de los requisitos- la falta autorización- es el que provoca las
discrepancias entre las partes, siendo el demandado quien debe probar tal autorización.
Debemos dejar sentado que si bien es cierta la vigencia de la regla «incumbit probatio
qui dicit non qui negat», la misma no tiene un valor absoluto y axiomático, matizando la
moderna doctrina el alcance del principio del «onus probandi» que el artículo 217.2 y 3
de la LEC sanciona, en el sentido de que si bien incumbe al actor la prueba de los
hechos normalmente constitutivos de su pretensión, y al demandado, en general, la de
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los impeditivos o extintivos que debe ponderarse en el caso concreto atendiendo a la
facilidad y disponibilidad de las fuentes de prueba, de forma que cuando un hecho es de
muy difícil demostración para una parte y en cambio muy sencilla para la otra, es ésta la
que debe probarlo. Y señala al efecto el Tribunal Supremo que el demandado habrá de
probar también aquellos hechos que por su naturaleza especial o carácter negativo, no
podrían ser demostrados por la parte adversa sin grandes dificultades, línea
jurisprudencial consagrada legislativamente en la LEC en el art 217.6. Y que está en
sintonía con la jurisprudencia del TJCE mantenida en orden a la carga de la prueba del
consentimiento en materia de agotamiento marcario( art 13 RMC y 7 de la Directiva
89/104/CEE), ya que se ha concluido que le corresponde a quien afirma la existencia
del consentimiento (sentencia del TJCE de 20 noviembre de 2001, asuntos” Zino
Dadivoff y Levi Strauss” y de 8 de abril de 2003, caso “Van Doren”), así como con el
criterio mantenido por la OAMI, cuyas pautas y directrices, aunque propiamente no son
jurisprudencia, constituyen criterios especialmente válidos a la hora de interpretar el
Reglamento 40/1994
Es, pues, el agente o representante a quien le corresponde probar que está autorizado por
el titular de la marca para la solicitud y registro de ésta a su nombre; en el caso presente,
SARMET, ya que LUKOIL afirma de forma rotunda que aquella ha llevado una
actuación usurpadora al registrar la marca sin su autorización, a sus espaldas y sin su
conocimiento. Autorización que debe ser clara, precisa y no ofrecer dudas al implicar
renuncia de derecho, y no solo para registrar la marca ajena, sino para que la registre el
agente o representante a su propio nombre y no a favor del titular de la marca. Y ello si
tomamos como pauta interpretativa la jurisprudencia recaída acerca de otros preceptos
del Reglamento en los que se establece la necesidad de autorización del titular de la
marca como límite a sus derechos, y en concreto, en materia de agotamiento, habiendo
manifestado el TJCE que el consentimiento del titular de la marca exigido, además de
expreso, puede ser tácito, pero que dado que implica una renuncia a un derecho, debe
manifestarse éste último de una manera que refleje con certeza la voluntad de renuncia
del titular marcario a tal derecho; aclarando en relación al silencio del titular de la marca
que no equivale a un consentimiento tácito (sentencia del TJCE de 20 noviembre de
2001, asuntos” Zino Dadivoff y Levi Strauss”), recordando en esta sentencia el Tribunal
de Justicia que debe realizarse una interpretación uniforme del concepto de
consentimiento. En definitiva, se deduce de ello que la claridad y certeza de la
autorización es una exigencia derivada del Reglamento
Sexto: De la prueba practicada, valorada en su conjunto, puesta en relación con las
alegaciones de las partes, no podemos entender como probado que SARMET actuase
con autorización de LUKOIL.
Así, lo primero que llama la atención es que una decisión de tal calibre, ya que implica
que una sociedad permita que otro inscriba a su nombre el signo distintivo con el que se
sirve en el mercado para diferenciar sus productos y servicios, con el valor patrimonial
que supone, no se realice por escrito. Aunque no es un requisito ad solemnitatem o
indispensable, la forma escrita parece especialmente recomendable, como lo pone de
relieve la doctrina y el funcionamiento de las relaciones comerciales; realidad social con
arreglo a la cuál debe valorarse el litigio planteado. Pero además, no existe claridad en
la demandada a la hora de determinar los términos de esa autorización verbal que dice
existente, ya que en la contestación a la demanda, tras indicar que la presentación del
plan de negocios elaborado por SARMET se efectúa el 22 de enero 2003 en Moscú,
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interviniendo por LUKOIL el vicepresidente señor Tarasov, tras una primera reunión
con uno de los vicepresidentes de Lukoil ( Sr. Sharifov), señala que se celebró una
reunión en Chipre en febrero de 2004 a instancia del coordinador del proyecto de
desarrollo de Lukoil (Alexandre Nerush ) a la que asistió el director ejecutivo de la
compañía rusa (Boris Parsoutin) y que dicha reunión se dio luz verde al plan de
negocios, y se ordenó de inmediato a SARMET que se pusiera a desarrollar el plan de
negocios, en especial a preservar su entorno jurídico (folios 4 y 8).En cambio, en el
interrogatorio practicado al legal representante de SARMET éste reconoce que carece
de cualquier autorización escrita, y que obtuvieron autorización para registrar la marca
del señor Tarasov y del señor Nerush, manifestado el primero, de forma verbal, que
todo lo que fuera bueno para Lukoil y el plan de negocios que lo realizara. Sin embargo,
es cierto, y así lo manifiesta el legal representante de SARMET, que el plan de
negocios presentado el día 22 enero 2003 (acompañado como doc num 7 y 8 de la
contestación) no mencionaba para nada la necesidad de registrar las marcas, que no
olvidemos, se solicita su registro el 24 de febrero de 2003 (documento 16 de la
demanda). En parecidos términos se pronuncia el otro administrador de SARMET -José
María Porta- que concreta que la iniciativa de solicitar el registro de la marca
comunitaria objeto litigio parte de ellos, es decir, de SARMET, ya que al comentar la
falta de protección de la marca y denominación social ( de palabra, ya que en el plan no
constan estos extremos, ni que había posibilidad de confusión con otras marcas o
denominaciones, según manifiesta) al Sr. Tarasov, les dijo que todo lo que fuera
conveniente que lo hicieran. Una cuestión de esta trascendencia como la que nos ocupa
no solo no consta en el referido Plan sino que tampoco se deja constancia en la acta que
de dicha reunión se levanta (aportada como documento 10 y 10 bis de la demanda) y se
expone tal autorización (no adverada) en unos términos difusos y vagos, que no son
compatibles con la propia entidad de la autorización que nos ocupa, que, como dijimos,
debe ser clara, precisa y no ofrecer dudas.
Añadir que no se advera que LUKOIL tuviera conocimiento de tal solicitud por parte de
SARMET, que no sería bastante, ya que no debe confundirse conocimiento con
consentimiento, sino que los actos posteriores a dicha solicitud (presentada el 24 de
febrero de 2003) confirman lo expuesto por la actora. Así el primer lugar, no hay
constancia probatoria fehaciente de que se comunicase por parte de SARMET que había
solicitado la marca comunitaria en febrero de 2003, como la lógica de las relaciones
comerciales y la buena fe que debe presidirlas exige. Al margen de unas conversaciones
telefónicas cuyo contenido no queda adverado, lo cierto es que se afirma que se envió
un fax al Sr. Nerush comunicando tal solicitud, pero tal fax no es aportado a la causa, ni
tampoco nada relativo a la entrega de todo el registro de la marca al citado señor en una
reunión en Atenas, según manifestación del señor Porta; extremos sobre los que la
contestación tampoco es clarificadora, ya que al folio 11 reconoce que " en este
momento está parte no puede determinar el momento el que comunicó a los actores su
decisión de proceder al registro de dicha marca …" Y en segundo lugar, porque ante la
petición de aclaración formulada el 30 agosto 2004 por el departamento de patentes de
Lukoil al manifestar dicha empresa que tenia conocimiento de la marca registrada ( doc
núm. 20 y 20 bis de la demanda) en el que se pedía que facilitaran copia del contrato u
otras instrucciones recibidas por Lukoil para que registrase la marca, se contesta ( doc
núm. 21 y 21 bis) por SARMET que “no precisó de ninguna autorización más que la
del órgano administrativo de la misma empresa " y ante la reiteración de nuevas
aclaraciones ( doc núm. 22 y 22 bis) se vuelve a decir que “SARMET ON PLUS
considera de suma importancia la protección legal de sus intereses. Por lo tanto, cuando
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la empresa está a punto de comenzar un proyecto encargaría a su departamento legal la
protección de los aspectos legales respecto del mismo y seguiría el consejo que le
proporcionaren sus abogados. Son precisamente los mismos precepto los que motivaron
el registrado de la referida marca. El consejo de administración de la empresa tiene la
libertad de adoptar cualquier decisión relacionada con un determinado proyecto y no
hay nada que puede evitar que la empresa ejecute tal decisión. Por otra parte, ya que la
iniciativa de la empresa de registrar y proteger dicha marca bajo las leyes de la
Comunidad Europea no un requiere autorización alguna por parte de Lukoil, dicha
registro se puede efectuar sin restricción ". Implica ello un reconocimiento expreso de
que se actuó sin ningún tipo de autorización, y que no se consideraba ésta necesaria. Y
si bien es cierto que la mercantil demandada ha podido obtener formalmente la
titularidad registral de la marca LUKOIL OIL COMPANY, ello es por el sistema
adoptado en el Reglamento por el que, de oficio la OAMI no controla las prohibiciones
relativas sino solo las absolutas, y por tanto, la existencia de anteriores derechos
marcarios a favor de LUKOIL. Pero ello no implica que esa adquisición sea inatacable,
ya que precisamente, si el solicitante reúne la condición subjetiva de agente o
representante, como aquí ocurre, la falta de autorización conlleva que el titular de la
marca pueda pedir, no sólo que se anule la marca (art 52.1b) sino la cesión de ese
registro (Art. 18)
Todo esto no ve contradicho por el hecho de que no se haya podido practicar el
interrogatorio de la mercantil actora en la persona del vicepresidente Sr. Tarasov, ya que
la aplicación de artículos 304-admisión tácita de los hechos por incomparecenciaúnicamente tiene lugar en caso de incomparecencia injustificada, siendo facultad del
juzgador su aplicación, como pone de relieve el término " podrá " empleado en el
precepto, sin que en este caso se entienda procedente, a la vista del conjunto de pruebas
antes desglosadas, así como por el dato de que el solicitado vicepresidente de la
mercantil no pudo comparecer por causa justificada al no concedérsele el visado, según
acredita con la documentación aportada en la sesión del juicio realizado el día 16 de
junio, sin que sea éste el cauce para dilucidar si tal denegación fue o no acertada. A lo
que hay que unir el dato de que no existió oposición de la mercantil actora a que se
practicase el interrogatorio en otro legal representante, incluso el primer día del juicio se
propuso como tal a otro vicepresidente que compareció como testigo, y que no
corresponde a la parte demandada elegir quien debe representar a la persona jurídica
contraria; y ello sin perjuicio de que si alguna pregunta se refiere a hechos en que no
hubiera intervenido el representante de la persona jurídica, deba responder según sus
conocimientos, identificando a la persona que, en nombre de la parte, hubiera
intervenido en aquellos hechos, en cuyo caso podrá ser citada dicha persona para ser
interrogada como diligencia final al amparo del artículo 309 en relación con artículo el
art 435 de la ley procesal civil española. Sin olvidar, además, que en todo caso
estaríamos ante una prueba más, la de interrogatorio, a valorar junto con las demás
pruebas (316 LEC) y, como se ha expuesto anteriormente, de la valoración conjunta de
la abundante prueba aportada, queda desdicha la tesis expuesta por la demandada
Sexto: Por último, el cuarto de los presupuestos es que no haya causa que justifique la
actuación del agente o representante, correspondiendo a este último la carga de la
prueba, por las razones antes señaladas. A pesar de que aparece como presupuesto
distinto a la falta de autorización, se confunde o solapa en gran medida este requisito
con el anterior, ya que estará justificada su actuación si la solicitud ante la OAMI se
presentó en base a algún tipo de acuerdo, pacto o consentimiento del titular de la marca,
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como así lo entiende la OAMI en sus Directrices. En la propia contestación se
entremezcla esta justificación con la existencia de autorización, por lo que al no
acreditarse esta última ( por lo dicho ut supra), debemos concluir que tampoco está
adverado que la actuación de SARMET estuviese justificada. Únicamente adicionar que
los motivos aducidos relativos a que la marca de la actora no estaba suficientemente
protegida en el territorio de la Unión Europea no sólo no está justificado, ya que no
basta decir que están caducados sus derechos derivados de las marcas internacionales de
las que es titular, entre ellas, en varios países de la Unión, sino que además, en todo
caso, ello no legitimaría que el agente o representante, por su cuenta, sin dar aviso ni
solicitar permiso alguno al titular de la marca, procediese a registrar a su nombre la
marca, reiterando aquí que no se puede considerar probado que esta medida- la solicitud
de la marca por SARMET a su nombre - esté dentro del marco del proyecto conjunto
en el que ambas compañías estaban trabajando, ya que en el plan de negocios aportado
no consta esta actuación, ni se acredita en ningún momento que se comunicase la misma
con carácter previo a la parte actora, tratándose como se trata de una cuestión de
especial trascendencia
Quedan, pues, acreditados todos los requisitos que el Art. 18 de Reglamento impone,
por lo que debe ser estimada la acción reivindicatoria instada y, en consecuencia, que
se ceda a favor de LUKOIL el registro de la marca comunitaria número 003052099
LUKOIL OIL COMPANY
Séptimo: Finalmente queda por analizar la indemnización de daños y perjuicios
interesados por la actora.
En el suplico de su demanda solicita “que se condene a SARMET ON PLUS SL a
satisfacer los daños y perjuicios causados por la solicitud y posterior registro de la
marca comunitaria 003052099, siendo los daños y perjuicios calculados sobre la
facturación de SARMET ON PLUS SL y de la divulgación que se ha hecho de la
marca, así en base a la pérdida por parte de mi mandante de la oportunidad de negocio
consistente en operar normalmente en el mercado español en base a sus signos
distintivos, según informe pericial que se aportará con posterioridad a la demanda en
base al artículo 337 de la de 1/2000” añadiendo “Subsidiariamente a lo anterior: que se
condene a SARMET ON PLUS SL a indemnizar a mi mandante, sin necesidad de
prueba y como responsabilidad objetiva en el 1% de la cifra de negocios realizada por
las demandadas, de acuerdo con el artículo 43.5 de la Ley de marcas, aplicable al caso "
Conviene precisar respecto de esta pretensión los siguientes particulares: i) que solo
aquéllas consecuencias inseparablemente unidas a la pretensión reivindicatoria, por
aplicación del derecho nacional al que se remite el artículo 97 del Reglamento, son las
que pueden ser conocidas por este órgano jurisdiccional (auto de 18 de marzo de 2005.
Quedan, pues, al margen cualesquiera consecuencias que pudieran tener las partes
relativas al cumplimiento o no de los pactos, negocios, precontratos, o cualesquiera
otras formas jurídicas que pudiesen existir relativos al plan de negocios presentado por
SARMET para la implantación de LUKOIL en España, a debatir por las partes ante el
juzgado competente, y ii) la indemnización se debe fijar, en su caso, con arreglo a las
bases y concepto expuestos en la demanda (art 219 LEC), sin que sea válido después
introducir nuevos parámetros en el acto del juicio, ya que ello esta prohibido por el art
412,ni aportar nuevos documentos en apoyo de tales parámetros, ya que de lo contrario
se provocaría indefensión a la contraparte, proscrita por el art 24CE ni diferir la
liquidación a ejecución, ya que ello solo es factible cuando dicha determinación
consista en una simple operación aritmética ( art 219LEC), y no como aquí pretendía la
dirección letrada de la actora en su informe final, ya que eran las propias bases las que
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se buscaban determinar en ejecución, olvidando que anunció un dictamen pericial para
su determinación que después no aporta en su momento procesal
En el caso presente, los términos del suplico deben completarse con lo expuesto al folio
33 de la demanda en el que se indica que los daños causados residen, esencialmente, en
haber sido privada la actora de obtener los beneficios generados por el uso de su marca
por parte de la demandada, y ver impedida su normal actividad en el mercado español,
a determinar según un informe pericial que se anuncia pero no se aporta, lo cual ya es
bastante para desechar, por lo dicho, la petición indemnizatoria interesada de forma
principal.
Pero, además, ninguno de estos dos extremos quedan acreditados, teniendo presente que
es doctrina pacífica y constante de la jurisprudencia española la que determina que para
una declaración de una responsabilidad extracontractual plasmada en el artículo 1902
del Código Civil, es preciso que concurran los siguientes requisitos: a) Una acción u
omisión culposa o negligente, b) La producción de un daño efectivo y evaluable
pecuniariamente, y c) Un nexo causal entre dicho acto humano y el resultado dañino,
correspondiendo al actor reclamante la prueba, sin que en la materia que nos ocupa
opere la inversión de la carga de la prueba de la culpa, admitida para otros supuestos (
accidente de circulación u otras actividades de riesgo)
No se aporta prueba alguna que acredite que la demandada haya hecho uso de la marca
comunitaria objeto del presente litigio en el mercado, ni empleado para publicitarse, ya
que los documentos 32 y 33 consistentes en unas noticias que aparece en la página
www.labolsa.com únicamente hacer referencia a los contactos existentes entre ambas
empresas, pero no que la demandada sea la titular de la marca LUKOIL OIL
COMPANY y se aproveche de ello con merma de las funciones de la marca (indicadora
de la procedencia empresarial, indicadora de la calidad, condensadora del eventual
goodwill o reputación y publicitaria). Y evidentemente esos contactos y negociaciones
entre ambas empresas existían y es un hecho incontrovertido, como ya se dijo, sin que
tampoco sea del todo creíble que una noticia que apareció en junio de 2003 en la prensa
económica pasase desapercibida para la actora, con interés en implantarse o introducirse
en España (doc. Núm.1 a 3 de la contestación) y sea ahora, con motivo de este juicio,
cuando es conocida.
Tampoco queda acreditado que la demandante haya intentado operar en el mercado
español en base a sus signos distintivos, y que la actuación de la demandada le haya
privado de ello, cerrándole el mercado y privándole por ello de obtener unas ganancias
que deban ser resarcidas, ya que si hubiese tenido tal interés hubiese aportado prueba
alguna de ello (proyectos, negociaciones, tratos preliminares con otros operadores o
consultoras, estudios de mercado….) y nada aporta; es más, nada impedía que hubiese
iniciado las actuaciones propias para operar en el mercado español, y para el caso de
que la demandada hubiese realizado, al amparo de la marca comunitaria inscrita
indebidamente a su nombre, un acto de obstaculización, entonces sí que estaría
totalmente justificada la indemnización interesada. Si ello unimos que la propia testigo
que comparece, empleada de Lukoil y encargada del servicio jurídico de patentes( Sra
Besperstova) en el acto del juicio expone que la empresa ha optado por iniciar sus
negocios en UE en Finlandia, y que el único problema que tuvieron al intentar registrar
la marca en dicho país lo solventaron con la presentación de documentos (parece que la
acreditación de haber presentado la presente demanda ante este Juzgado) y que
registraron su marca en Finlandia, y actúan sin mas problemas, sin que el
vicepresidente de LUKOIL –Sr. Sarifov- aporte dato alguno sobre esos alegados (y no
probados) eventuales intereses de iniciar actividades en España, hasta el punto de
manifestar que SARMET no ha querido obligar a Lukoil a celebrar negocios, debemos
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concluir que no sea probado daño alguno, sin que el legal representante de Lukoil haya
podido aportar datos al respecto al no comparecer, debiendo asumir la parte las
consecuencias de su actuación. A este respecto no basta la mera probabilidad incierta de
pérdida, ya que éstas deben estar justificadas y fundadas como es doctrina
jurisprudencial consolidada, resumida en la sentencia de 5 de noviembre de 1998, citada
por la reciente de 28 de octubre de 2004 en estos términos: «El lucro cesante tiene una
significación económica; trata de obtener la reparación de la pérdida de ganancias
dejadas de percibir, concepto distinto del de los daños materiales (así, sentencia de 10
de mayo de 1993), cuya indemnización por ambos conceptos debe cubrir todo el
quebranto patrimonial sufrido por el perjudicado (así, sentencia de 21 de octubre de
1987 y 28 de septiembre de 1994. El lucro cesante, como el daño emergente, debe ser
probado; la dificultad que presenta el primero es que sólo cabe incluir en este concepto
los beneficios ciertos, concretos y acreditados que el perjudicado debía haber percibido
y no ha sido así; no incluye los hipotéticos beneficios o imaginarios sueños de fortuna.
Por ello, esta Sala ha destacado la prudencia rigorista (así, sentencia de 30 de junio de
1993) o incluso el criterio restrictivo (así, sentencia de 30 de noviembre de 1993) para
apreciar el lucro cesante; pero lo verdaderamente cierto, más que rigor o criterio
restrictivo, es que se ha de probar, como en todo caso debe probarse el hecho con cuya
base se reclama una indemnización; se ha de probar el nexo causal entre el acto ilícito y
el beneficio dejado de percibir –lucro cesante– y la realidad de éste, no con mayor rigor
o criterio restrictivo que cualquier hecho que constituye la base de una pretensión (así,
sentencias de 8 de julio de 1996 y 21 de octubre de 1996.
En este caso no se ha acreditado suficientemente ni el daño emergente (disminución
efectiva del patrimonio) ni el lucro cesante ( ganancias dejadas de obtener).
Por ultimo, no consideramos que sea aplicable el apartado 5º del artículo 43 de la Ley
de Marcas española (aplicable por la remisión que efectúa el artículo 14 y 97 del
reglamento) según el según " el titular de la marca cuya violación hubiera sido
declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho
a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1% de la cifra de
negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados"
Y ello porque este precepto aparece como fórmula de cálculo de la indemnización de
daños y perjuicios cuyos presupuestos vienen establecidos en el artículo 42 y que aquí
no concurran, dado que se está refiriendo a actos de violación de marca, distintos al
supuesto de reivindicación de la marca del agente, a lo que hay que añadir el propio
tenor literal del precepto invocado, que habla del 1% de la cifra de negocios realizada
por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. Es decir, presupone
que el infractor haya hecho uso de la marca ajena y aquí tal uso no se ha producido.
Por tal circunstancia tampoco entendemos de aplicación la jurisprudencia invocada, que
se refiere a supuestos en los que el agente, o en general, el infractor había hecho uso de
la marca ajena. Uso en el mercado que aquí no se ha producido, teniendo presente que,
como dice la sentencia del TS de 3 de marzo de 2004, si bien “es cierto que en algunas
Sentencias de esta Sala, entre ellas la citada en el escrito de recurso y las más recientes
de 10 de octubre de 2001 y 3 de febrero de 2004, se ha admitido la aplicación de la
doctrina «in re ipsa», pero ello no implica que quepa establecerla con carácter general
(Sentencia 29 septiembre 2003), sino que ha de atenderse a las circunstancias del caso,
como por lo demás es consustancial a dicha doctrina” asumiendo la doctrina de la
Sentencia de 9 de diciembre de 1996, que se reproduce literalmente en la de 23 de
septiembre de 2003 conforme a la cual la producción o existencia de los daños o
perjuicios ha de probarlos en el proceso el titular registral de la marca afectada para que
pueda ser declarada la procedente indemnización de los mismos, pudiendo solamente
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dejarse para la fase de ejecución de sentencia la determinación o concreción de su
cuantía. Y en la misma línea se manifiestan, entre otras, las Sentencias de 20 de julio de
2000 y 3 de febrero y 29 de septiembre de 2003. Y que es válida con la matización que
la nueva Ley de Marcas efectúa en el art 42.1 y 2, supuestos que aquí no son aplicables
Octavo: Dado que la estimación de la demanda es parcial, cada parte abonara las costas
causadas a su instancia y las comunes por mitad, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 394 de la LEC
Visto los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación.
FALLO
Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por COMPAÑÍA PETROLIFERA
LUKOIL contra SARMET ON PLUS SL debo declarar y declaro la titularidad de la
COMPAÑÍA PETROLIFERA LUKOIL sobre la marca comunitaria 003052099 “
LUKOIL OLI COMPANY” registrada en la Oficina de Armonización del Mercado
Interior a nombre de SARMET ON PLUS SL y ,en consecuencia, se acuerda el
cambio de titularidad de la marca a favor de la actora, absolviendo a la demandada de la
pretensión indemnizatoria interesada contra la misma
Firme esta resolución, líbrese mandamiento a la OAMI para que proceda a registrar la
nueva titularidad de la marca comunitaria 003052099 “ LUKOIL OLI COMPANY”
Cada parte abonara las costas procesales causadas a su instancia y las comunes por
mitad
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles constar que no es firme y
que contra la misma cabe recurso de apelación para ante el Tribunal de Marca
Comunitaria, a preparar ante este Juzgado en el plazo de cinco días desde su
notificación.
Así, por esta, mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.
E/.
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